4a O 59/13 – Monolithischer Vielschichtaktor

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 2325

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 16. Oktober 2014, Az. 4a O 59/13

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,

Monolithische Vielschichtaktoren aus einem gesinterten Stapel dünner Folien aus Piezokeramik mit eingelagerten metallischen lnnenelektroden,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

die wechselseitig aus dem Stapel herausführen und über Außenelektroden elektrisch parallel geschaltet sind,

wobei die Außenelektroden auf den Kontaktseiten des Stapels aus einer aufgebrachten Grundmetallisierung bestehen, die mit elektrischen Anschlußelementen bevorzugt über eine Lötung verbunden sind,

zwischen der Grundmetallisierung und den Anschlußelementen eine dreidimensional strukturierte, elektrisch leitende Elektrode angeordnet ist, die über partielle Kontaktstellen mit der Grundmetallisierung verbunden ist und zwischen den Kontaktstellen dehnbar ausgebildet ist und die Elektrode zwischen den Kontaktstellen von der Grundmetallisierung abhebt, und die Elektrode an den Kontaktstellen durch Löten, Kleben mit Leitkleber oder Schweißen, z.B. Laserschweißen mit der Grundmetallisierung verbunden ist;

2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 21.08.2003 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer und der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu lit. a) und b) Rechnungen in Kopie vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen,

wobei Angaben zu den Einkaufspreisen sowie den Verkaufsstellen nur für die Zeit seit dem 01.09.2008 zu machen sind,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist und

wobei die Angaben nach Ziffer I.2. lit. e) nur für die Zeit ab dem 01.01.2010 zu machen sind;

3. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum der Beklagten befindlichen unter Ziffer I.1. beschriebenen Erzeugnisse zu vernichten oder nach Wahl der Beklagten an einen von der Klägerin zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 21.08.2003 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich die Schadensersatzpflicht für die bis zum 31.12.2009 begangenen Handlungen auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagte durch die Benutzung des deutschen Teils des Europäischen Patents EP 0 844 XXX auf Kosten der Klägerin erlangt hat.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte, mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Streithelferin, die diese Kosten selbst trägt.

V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 2.000.000,00; der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch (Ziffer I.2. des Tenors) ist auch gesondert gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 200.000,00 vorläufig vollstreckbar; hinsichtlich des Kostenpunkts ist das Urteil ebenfalls auch gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

TATBESTAND

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter unmittelbarer Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung sowie Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.

Die Klägerin ist im Register eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des in deutscher Verfahrenssprache erteilten Europäischen Patents EP 0 844 XXX mit dem Titel „Z“ (im Folgenden kurz: Klagepatent, Anlage rop2). Sie ist nach Verschmelzung und formwechselnder Umwandlung Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Patentinhaberin. Das Klagepatent wurde am 13.11.1997 unter Inanspruchnahme des Prioritätsdatums 25.11.1996 der DE 196 48 XXX angemeldet. Das Klagepatent wurde erteilt und der Hinweis auf die Erteilung am 14.08.2002 vom Europäischen Patentamt veröffentlicht. Das Klagepatent hat ein Einspruchsbeschwerdeverfahren durchlaufen. Die Einspruchsabteilung hat das Klagepatent in einem gegenüber der erteilten Fassung geänderten Umfang aufrechterhalten. Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Einsprechenden A AG wurde durch Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer (im Folgenden kurz: TBK) vom 23.11.2010, Az. T 1371/07, zurückgewiesen. Für die Einzelheiten wird auf die in Anlage rop3 zur Akte gereichte Entscheidung verwiesen.

Der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents lautet mit Bezugsziffern wie folgt:

„Monolithischer Vielschichtaktor (1) aus einem gesinterten Stapel (2) dünner Folien aus Piezokeramik mit eingelagerten metallischen lnnenelektroden (3), die wechselseitig aus dem Stapel (2) herausführen und über Außenelektroden elektrisch parallel geschaltet sind,

wobei die Außenelektroden auf den Kontaktseiten des Stapels (2) aus einer aufgebrachten Grundmetallisierung (4) bestehen, die mit elektrischen Anschlußelementen (5) bevorzugt über eine Lötung verbunden sind,

zwischen der Grundmetallisierung (4) und den Anschlußelementen (5) eine dreidimensional strukturierte, elektrisch leitende Elektrode (6) angeordnet ist, die über partielle Kontaktstellen (7) mit der Grundmetallisierung verbunden ist und zwischen den Kontaktstellen (7) dehnbar ausgebildet ist und die Elektrode (6) zwischen den Kontaktstellen (7) von der Grundmetallisierung (4) abhebt, und die Elektrode (6) an den Kontaktstellen (7) durch Löten, Kleben mit Leitkleber oder Schweißen, z. B. Laserschweißen mit der Grundmetallisierung (4) verbunden ist.“

Zur Verdeutlichung der geschützten Lehre werden nachfolgend Fig. 3 und Fig. 6 des Klagepatents eingeblendet:

Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch einen erfindungsgemäßen Aktor mit einer strukturierten wellenförmigen Elektrode. Hierin sind die Innenelektroden (3) erkennbar, wobei jede zweite Innenelektrode eine Aussparung besitzt und damit nur die Hälfte der Innenelektroden bis zur Grundmetallisierung (4) reicht. Zwischen dem Anschlusselement (5) und der Grundmetallisierung (4) ist eine wellenförmige, dreidimensional strukturierte Elektrode (6) angeordnet. Die Elektrode (6) ist zum einen über Kontaktstellen (7) mit der Grundmetalisierung leitend verbunden, zum anderen über Lötungen bzw. Lote (12) mit dem Anschlusselement (5). Ebenfalls in Fig. 3 zu erkennen ist ein Riss (14), der die Grundmetallisierung (4) durchtrennt. Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf eine im Querschnitt wellenförmige Elektrode, ähnlich der in Fig. 3 gezeigten Elektrode (6).

Die Beklagte ist ein Unternehmen aus Deutschland, das als Holding fungiert und unter dessen Dach verschiedene Tochtergesellschaften existieren und operativ tätig sind. Hierunter befindet sich die B C GmbH, welche Diesel-Injektoren mit Piezo-Aktoren (im Folgenden: angegriffene Ausführungsformen) vertreibt.

Die Streithelferin stellt seit dem Jahre 2000 die angegriffenen Piezo-Aktoren her und vertreibt diese. Die angegriffenen Ausführungsformen bestehen aus einem gesinterten Stapel dünner Keramikfolien mit eingelagerten metallischen Innenelektroden. An zwei gegenüberliegenden Seiten des Stapels sind Außenelektroden angebracht, welche jeweils aus drei übereinanderliegenden Schichten bestehen – einer Silberschicht (Grundsilber) direkt an den Innelektrode, einer Verstärkungsschicht (Decksilber) sowie einer nahezu vollflächigen Lotschicht. Die Innenelektroden lassen abwechselnd das Stück an der Ecke der Folienfläche aus, welches an eine der beiden Außenelektroden angrenzt. Dadurch ist an jede der beiden außen am Stapel angebrachten Außenelektroden jede zweite Innenelektrode angeschlossen. Über die beiden Außenelektroden ist jeweils eine Hälfte der Innenelektroden parallel geschaltet. Zur Verdeutlichung wird nachfolgend eine Abbildung der Streithelferin von Bl. 56 GA eingeblendet, wobei der hierin gezeigte Aufbau der angegriffenen Ausführungsform, nicht aber die Bezeichnung / Bewertung der einzelnen Elemente unstreitig ist:

Zur weiteren Illustrierung wird eine schematische Zeichnung (aus Anlage rop9, Folie 13) sowie ein Bild der angegriffenen Ausführungsform (aus Anlage rop15, S.1) eingeblendet:

Hinsichtlich der schematischen Darstellungen merken die Beklagte und die Streithelferin an, dass in der angegriffenen Ausführungsform das Lot die Grundmetallisierung vollständig bedecke; ferner deckten die Drähte in der Realität die gesamte Breite der Grundmetallisierung ab.

Die Klägerin und die Streithelferin waren im Jahre 2000 und der Folgezeit die einzigen Unternehmen, die versuchten, Piezo-Stacks für Kraftstoffeinspritzanwendungen bis zur Serienreife zu entwickeln. Die Streithelferin wurde für ihre Entwicklungen mit dem D 2005 ausgezeichnet und hat dies offensiv bekannt gemacht. Die Klägerin lieferte seit dem Jahre 2003 an die Streithelferin Folien für die Herstellung von piezokeramischen Aktoren für einen anderen Kunden der Streithelferin.

Die Beklagte und die Streithelferin erheben die Einrede der Verjährung. Die Klage ist der Beklagten am 21.08.2013 zugestellt worden (Bl. 23 GA).

Die Klägerin behauptet, die Beklagte vertreibe die angegriffenen Ausführungsformen bundesweit. Sie ist der Ansicht, die Beklagte bewerbe auf ihrer Homepage Diesel-Injektoren (Diesel Piezo Common Rail Injektoren PCRs 5), in denen – insoweit unstreitig – die angegriffenen Aktoren enthalten sind. Man gelangt – unstreitig – über die Homepage der Beklagten auf die Darstellung der angegriffenen Ausführungsformen. Die Beklagte sei zudem für patentverletzende Handlungen innerhalb des Konzerns aufgrund ihrer Konzernstruktur verantwortlich.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Innenelektroden führten bei der angegriffenen Ausführungsform wechselseitig im Sinne des Klagepatents aus dem Vielschichtaktor heraus. Anspruchsgemäß erfordere dies, dass die Innenelektroden abwechselnd jeweils nur mit einer der beiden Außenelektroden verbunden sind.

Ferner sei bei den angegriffenen Ausführungsformen jeweils eine patentgemäße dreidimensional strukturierte Elektrode an den beiden Grundmetallisierungen angeschlossen. Die harfensaitenartig an der Außenelektrode angebrachten Drähte stellten hierbei eine zwischen der Grundmetallisierung und den Anschlusselementen angeordnete Elektrode dar. Die Stäbe an den Enden der harfensaitenartigen Drähte seien jeweils im Bereich der Drähte ebenfalls ein Teil der dreidimensional strukturierten Elektrode; der sich daran jeweils anschließende Bereich des Stabes bilde ein Anschlusselement (dieser Teil ist rot in der oben eingeblendeten schematischen Figur aus Anlage rop9, Folie 13 dargestellt).

Die harfensaitenartigen Drähte würden sich auch zwischen ihren Kontaktstellen abheben, da es zwischen den einzelnen angelöteten Drähten Zwischenräume gebe, die über den (Anschluss-) Stab überbrückt würden.

Das Klagepatent werde sich auf die anhängigen Nichtigkeitsklagen auch als rechtsbeständig erweisen. Es sei neu gegenüber den vorgebrachten Entgegenhaltungen. Die Entgegenhaltung D3 (Praktikumsbericht/Vortrag E) sei zudem kein Stand der Technik. Deren Vorveröffentlichung bestreitet die Klägerin. Insbesondere bestreitet die Klägerin, dass Herr E die in dem Praktikumsbericht gezeigte Spinnenlötung im Rahmen eines Vortrages öffentlich beschrieben hat.

Der Einwand der Verjährung sei unbegründet, jedenfalls stehe der Klägerin aber ein Restschadensersatzanspruch zu, der von den Klageanträgen umfasst sei. Die Klägerin habe keine Kenntnis von sämtlichen Verletzungshandlungen der Beklagten gehabt.

Die Beklagte hat der Streithelferin mit am 07.01.2014 zugestellten Schriftsatz den Streit verkündet. Die Streithelferin ist dem Rechtsstreit mit Schriftsatz vom 07.02.2014, bei Gericht eingegangen am 11.02.2014, beigetreten.

Die Klägerin beantragt:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,

Monolithische Vielschichtaktoren (1) aus einem gesinterten Stapel (2) dünner Folien aus Piezokeramik mit eingelagerten metallischen lnnenelektroden (3),

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

die wechselseitig aus dem Stapel (2) herausführen und über Außenelektroden elektrisch parallel geschaltet sind,

wobei die Außenelektroden auf den Kontaktseiten des Stapels (2) aus einer aufgebrachten Grundmetallisierung (4) bestehen, die mit elektrischen Anschlußelementen (5) bevorzugt über eine Lötung verbunden sind,

zwischen der Grundmetallisierung (4) und den Anschlußelementen (5) eine dreidimensional strukturierte, elektrisch leitende Elektrode (6) angeordnet ist, die über partielle Kontaktstellen (7) mit der Grundmetallisierung verbunden ist und zwischen den Kontaktstellen (7) dehnbar ausgebildet ist und die Elektrode (6) zwischen den Kontaktstellen (7) von der Grundmetallisierung (4) abhebt, und die Elektrode (6) an den Kontaktstellen (7) durch Löten, Kleben mit Leitkleber oder Schweißen, z.B. Laserschweißen mit der Grundmetallisierung (4) verbunden ist;

2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 14.09.2002 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer und der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu lit. a) und b) Rechnungen vorzulegen hat,

wobei Angaben zu den Einkaufspreisen sowie den Verkaufsstellen nur für die Zeit seit dem 01.09.2008 zu machen sind,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

3. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum der Beklagten befindlichen unter Ziffer I.1. beschriebenen Erzeugnisse zu vernichten oder nach Wahl der Beklagten an einen von der Klägerin zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 14.09.2002 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte und die Streithelferin beantragen jeweils,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise:

den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen das Patent EP 0 844 XXX eingereichten Nichtigkeitsklagen auszusetzen.

Die Beklagte trägt vor, sie sei nicht passivlegitimiert. Als Holding sei sie im Hinblick auf die streitgegenständlichen Diesel-Injektoren nicht operativ tätig, vielmehr werde dies von der B C GmbH vorgenommen.

Die angegriffene Ausführungsform verwirkliche Anspruch 1 des Klagepatents nicht. So führten bei der angegriffenen Ausführungsform die Innenelektroden nicht wie vom Klagepatent verlangt wechselseitig, sondern wechselkantig aus dem Stapel heraus, da nur jeweils eine Ecke der Innenelektrode ausgespart ist.

Die vom Klagepatent vorgesehene dreidimensionale Struktur der Elektrode bedeute, dass sie sich substantiell in alle drei Raumrichtungen erstrecken müsse. Soweit das Klagepatent fordert, die Elektrode müsse zwischen den Kontaktstellen dehnbar ausgebildet sein, sei damit eine Eigenschaft des für die Elektrode verwendeten Werkstoffes gemeint. Dieser müsse anspruchsgemäß unter Krafteinwirkung seine Form verändern, ohne zu brechen oder zu reißen. Die Elektrode müsse sich ferner im Überlappungsbereich mit der Elektrode über dieser abheben.

Würde man – aus Sicht der Beklagten unzutreffend – den Anschlussstab als Teil der dreidimensional strukturierten Elektrode ansehen, würde es an einem Anschlusselement fehlen. Die Klägerin spalte den Stab in unzulässiger Weise künstlich auf, indem sie ihn einerseits als Teil der Elektrode, anderseits als Anschlusselement ansehen möchte.

Da die Drähte bei der angegriffenen Ausführungsform im Bereich der Grundmetallisierung vollflächig (statt über partielle Kontaktstellen) angelötet seien, würden sich diese auch nicht über der Grundmetallisierung abheben.

Die Streithelferin ist ebenfalls der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagepatent nicht. Hierzu trägt sie im Wesentlichen dieselben Argumente wie die Beklagte vor. Darüber hinaus meint die Streithelferin, dass die Außenelektrode (Grundmetallisierung) patentgemäß nur aus einer einzelnen unverstärkten Metallschicht bestehen dürfe, wohingegen die Grundmetallisierung in der angegriffenen Ausführungsform – unstreitig – aus drei übereinanderliegenden Schichten aufgebaut ist. Bei der patentgemäßen dreidimensional strukturierten Elektrode müsse es sich um ein eigenständiges und selbsttragendes elektrisch leitendes Element handeln, wobei die Elektrode bereits vor dem Anbringen auf der Grundmetallisierung eigenständig und selbsttragend strukturiert sein müsse, was bei den angegriffen Ausführungsformen nicht der Fall sei.

Die Beklagte ist der Ansicht, etwaige Ansprüche der Klägerin wären ohnehin verjährt. Es obliege der Klägerin im Rahmen der sekundären Beweislast darzulegen, von was sie wann Kenntnis erlangt hat. Die Streithelferin beruft sich ebenfalls auf Verjährung für die Zeit vor dem 01.01.2010. Hierzu trägt die Streithelferin vor, die Klägerin habe seit dem Serienstart der angegriffenen Ausführungsform im Jahre 2000 Kenntnis von deren Aufbau. Unabhängig von der Kenntnis sei zudem nach § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB Verjährung ab dem 27.09.2003 eingetreten.

In Bezug auf aus ihrer Sicht nicht vorliegende Restschadensersatzansprüche beruft sich die Beklagte auf die Einrede der Entreicherung. Etwaig ersparte Lizenzgebühren seien vollständig reinvestiert. Ohne die ersparten Gebühren wären diese Investitionen nicht vorgenommen worden.

Die Beklagte trägt ferner vor, etwaige Ansprüche der Klägerin wären jedenfalls verwirkt. Die angegriffene Ausführungsform sei im Jahre 2000 werbewirksam auf den Markt gebracht worden, was der Klägerin nicht entgangen sei. Dies gelte insbesondere, da die Klägerin – insoweit unstreitig – seit dem Jahre 2003 Folien zur Herstellung von piezoelektrischen Aktoren an die Streithelferin liefert. Es seien Einrichtungen geschaffen und Investitionen getätigt worden, um das Erzeugnis anbieten zu können.

Die Beklagte und die Streithelferin tragen ferner vor, das Verfahren sei zumindest im Hinblick auf die anhängigen Nichtigkeitsklagen der Beklagten und der Streithelferin auszusetzen. Das Klagepatent werde sich als nicht rechtsbeständig erweisen. So sei es neuheitsschädlich etwa durch die JP 08 236 XXX (Entgegenhaltung D1, deutsche Übersetzung: Anlage S5a) getroffen, ebenso durch die WO 98/20XXX (Entgegenhaltung D2, Anlage rop6). Der Praktikumsbericht von Herrn E (Entgegenhaltung D3, Anlage BSS5) sei von diesem vor Publikum öffentlich vorgetragen worden, womit es sich um Stand der Technik des Klagepatents handele. Der Praktikumsbericht und entsprechend der Vortrag von Herrn E nähmen ebenfalls die Lehre des Klagepatents neuheitsschädlich vorweg. Die Streithelferin beruft sich zudem auf die von ihr als neuheitsschädlich betrachtete EP 0 479 XXX A2 (Entgegenhaltung D7, Anlage S4/S4a).

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die ausgetauschten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18.09.2014 verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet. Die Beklagte verletzt das Klagepatent durch Mitwirkung am Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen wortsinngemäß. Der Klägerin stehen daher aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1, Abs. 2, 140a Abs. 1, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB die geltend gemachten Ansprüche dem Grunde nach zu. Aufgrund der erhobenen Verjährungseinrede kann die Klägerin jedoch für die Zeit vor dem 21.08.2003 keine Ansprüche durchsetzen und besitzt für die Zeit vom 21.08.2003 bis zum 31.12.2009 nur einen Restschadensersatzanspruch. Entsprechend steht ihr auch der geltend gemachte Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch in zeitlicher Hinsicht nur überwiegend zu. Das Verfahren war nicht nach § 148 ZPO im Hinblick auf die anhängigen Nichtigkeitsklagen auszusetzen.

I.
Die Beklagte ist passivlegitimiert. Über ihre Homepage gelangt man zu Informationen zu der angegriffenen Ausführungsform und zu einer Broschüre hierzu („Daten und Fakten“, Anlage rop13). Diese Darstellungen stellen ein patentrechtliches Angebot dar, für das die Beklagte auch verantwortlich ist, obwohl diesen Darstellungen selbst kein unmittelbarerer Hinweis auf die Beklagte zu entnehmen ist. Aufgrund der „durchgängigen Geschäftsverantwortung“ der Beklagten auch für ihre insoweit handelnde Tochter B C GmbH hat die Beklagte die Möglichkeit und Pflicht, derartige Verletzungen des Klagepatents zu verhindern.

1.
Der Begriff des Anbietens ist rein wirtschaftlich zu verstehen. Er umfasst jede im Inland begangene Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert den Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.03.2014 – Az. I-15 U 19/14, Tz. 50 bei Juris m.w.N.). Daher ist nicht erforderlich, dass das Anbieten die Voraussetzungen eines rechtswirksamen und verbindlichen Vertragsangebotes im Sinne von § 145 BGB erfüllt. Maßgeblich ist vielmehr nur, ob mit der fraglichen Handlung tatsächlich eine Nachfrage nach schutzrechtsverletzenden Gegenstand geweckt wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.02.2014 – Az. I-2 U 42/13, Tz. 47 bei Juris). Davon ausgehend werden von einem „Anbieten“ im Sinne von § 9 PatG insbesondere auch vorbereitende Handlungen umfasst, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter dem Schutz des Patents stehenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen, das die Benutzung dieses Gegenstands einschließt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.03.2014 – Az. I-15 U 19/14, Tz. 50 bei Juris m.w.N.).

Diese Voraussetzungen sind hier durch die Abbildung der Diesel-Injektoren, die angegriffene Ausführungsformen enthalten, auf einer Internetseite und in einer Broschüre erfüllt. Dies ist erkennbar auch an das Inland gerichtet. Ein verständiger Dritter fasst diese Publikation so auf, dass die dort gezeigten Diesel-Injektoren mit den angegriffenen Ausführungsformen erworben werden können.

2.
Auch wenn sich auf der Unter-Internetseite selbst und in der dort herunterladbaren Broschüre kein Hinweis auf die Beklagte selbst befindet, ist sie passivlegitimiert. Verletzer ist auch, wer schuldhaft – und sei es nur fahrlässig – die Verwirklichung des Benutzungstatbestandes durch einen Dritten objektiv ermöglicht oder fördert, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt (BGH, GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 850). Neben dem objektiven Mitverursachungsbeitrag muss hinzukommen, dass eine Rechtspflicht verletzt wird, die zumindest auch dem Schutz des verletzten absoluten Rechts dient und bei deren Beachtung der Mitverursachungsbeitrag entfallen oder zumindest als verbotener und daher zu unterlassener Beitrag des Handelnden zu der rechtswidrigen Handlung eines Dritten erkennbar gewesen wäre. Ob und in welchem Umfang eine Rechtspflicht zur Vermeidung eines schutzrechtsverletzenden Erfolges besteht, richtet sich im Einzelfall nach der Abwägung aller betroffenen Belange und einschlägigen rechtlichen Wertungen (BGH, GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import; OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.03.2014 – Az. I-15 U 19/14, Tz. 59 bei Juris).

Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Durch die Verlinkung auf ihrer Internetseite trägt die Beklagte zum patentverletzenden Anbieten bei, da sie so den Zugang zu den ein patentrechtliches Angebot darstellenden Abbildungen schafft.

Es bestand insoweit auch eine Rechtspflicht der Beklagten zur Vermeidung des schutzrechtsverletzenden Erfolges. Auf den Unter-Internetseiten und im Impressum der Broschüre „F“ (Anlagen rop13 und BSS6) wird die B C GmbH als Verantwortliche genannt. Wie die Klägerin unter Bezugnahme auf die Anlage rop11 substantiiert dargelegt hat, trägt die Beklagte die Geschäftsverantwortung für die Divisionen und Geschäftsbereiche, die in Tochterunternehmen organisiert sind. Es handelt sich bei der B C GmbH damit nicht nur um ein „einfaches“ Tochterunternehmen, dessen Anteile der Beklagten gehören und das mit ihr ggf. über einen Gewinnabführungsvertrag verbunden ist. Vielmehr bedient sich die Beklagte für die Durchführung ihrer eigenen operativen Tätigkeiten der B C GmbH als eine ihrer Divisionen. Ihre Divisionen sind alle auch im Vorstand der Beklagten vertreten. Die Beklagte hat auch nicht abgestritten, ihre Tochterfirma zu kontrollieren und so Einfluss auf deren Handeln nehmen zu können. Insofern ist eine Prüfungs- und Vermeidungspflicht der Beklagten hier zu bejahen.

Die Verantwortung der Beklagten für die operativen Handlungen zeigt sich auch im Vortrag der Beklagten zum Verwirkungseinwand. Hierzu behauptet die Beklagte, es „sei ein wertvoller Besitzstand geschaffen“ worden, da „Einrichtungen geschaffen und Investitionen getätigt“ worden seien, „um das Erzeugnis anbieten zu können“ (Bl. 154 GA). Zur Begründung eines behaupteten Wegfalls der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) trägt die Beklagte weiterhin vor, „etwaig ersparte Lizenzgebühren“ seien „angesichts der ohnehin nur geringen Gewinnmarge jedenfalls vollständig reinvestiert“ worden (Bl. 152 GA). Hiermit bringt die Beklagte zum Ausdruck, dass sie bei den Angebotshandlungen verantwortlich mitwirkt. Zumindest hätte die Beklagte darlegen müssen, warum sie Kenntnis davon hat, dass Investitionen getätigt worden sind, um die angegriffenen Ausführungsformen anzubieten, ohne aber selbst an entsprechenden Verletzungshandlungen verantwortlich mitzuwirken.

3.
Der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vom 18.09.2014 angeführte Aspekt, dass der Klägerin bekannt gewesen ist, dass die angegriffene Ausführungsform von der B C GmbH vertrieben wird, berührt die Passivlegitimation erkennbar nicht. Dass die B C GmbH unter Umständen ebenfalls patentrechtlich relevante Handlungen in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform vornimmt, hat keinen Einfluss auf die Haftung der Beklagten. Entsprechend irrelevant für die Passivlegitimation ist daher auch die Kenntnis der Klägerin von den Handlungen der B C GmbH.

II.
Die angegriffene Ausführungsform verletzt das Klagepatent wortsinngemäß.

1.
Das Klagepatent betrifft einen monolithischen Vielschichtaktor. In seiner einleitenden Beschreibung schildert das Klagepatent die Verwendung von Piezokeramiken in monolithischen Vielschichtaktoren. Piezokeramiken laden sich einerseits unter mechanischem Druck bzw. Zug auf, andererseits dehnen sie sich bei elektrischer Aufladung aus oder ziehen sich zusammen (Abs. [0002] Sp. 1 Z. 5 – 8 der Klagepatentbeschreibung nach Anlage rop2; im Folgenden kurz als „rop2“ zitiert). Um diesen Effekt zu verstärken, werden monolithische Vielschichtaktoren verwendet, die aus einem gesinterten Stapel dünner Folien aus Piezokeramik mit eingelagerten metallischen Innenelektroden bestehen. Diese lnnenelektroden werden über Außenelektroden elektrisch parallel geschaltet (Abs. [0002] rop2). Auf den Kontaktseiten des Stapels ist hierzu eine Grundmetallisierung aufgebracht, die mit den einzelnen lnnenelektroden verbunden ist. Legt man eine elektrische Spannung an die Außenelektroden an, so dehnen sich die Piezofolien in Feldrichtung aus, was durch die Serienschaltung der einzelnen Piezofolien in dem Vielschichtaktor schon bei niedrigen elektrischen Spannungen die Nenndehnung erreichen lässt (Abs. [0002] rop2). Solche monolithischen Vielschichtaktoren werden etwa in Strömungsdurchsatz-Regulierventilen verwendet, wie aus der DE 40 36 XXX C2 hervorgeht (Abs. [0003] rop2).

Das Klagepatent schildert es jedoch als nachteilig, dass die Piezokeramiken spröde sind und nur eine geringe Zugfestigkeit aufweisen. Dies führt zur Bildung von Rissen (Abs. [0005] rop2), die aber unter normalen Betriebsbedingungen nicht zum Ausfall der Aktoren führen (Abs. [0006] rop2). Auch lässt sich das Risswachstum innerhalb der Keramik gut unter Kontrolle bringen (Abs. [0007] rop2).

Allerdings können diese Risse bei hohen dynamischen Belastungen der Vielschichtaktoren dazu führen, dass die Grundmetallisierung und die aufgebrachte Lotschicht durchtrennt werden. Dies kann an der Risskante Spannungsüberschläge verursachen, die zu einer Zerstörung des Vielschichtaktors führen, da der gesamte an dieser Stelle fließende Betriebsstrom abgetrennt wird (Abs. [0008] rop2).

In Abs. [0009] rop2 verweist das Klagepatent auf den Stand der Technik EP 0 569 XXX A1, bei dem die elektrische Verbindung über eine Art Reibkupplung erfolgt, ohne hieran Kritik zu üben. Weiter schildert das Klagepatent in Bezug auf die US 4,012,XXX ein System zum Übertragen der Stellung eines Gegenstands. Das hierin vorgesehene Federelement dient aber lediglich zur Vibrationsentkoppelung, kann mangels fixierter Verbindung keine hohen Ströme übertragen und ist daher nicht für einen Vielschichtaktor geeignet (Abs. [0010] rop2).

Vor diesem Hintergrund nennt es das Klagepatent in Abs. [0011] rop2 als seine Aufgabe, einen monolithischen Vielschichtaktor derart zu verbessern, dass auch bei hohen dynamischen Belastungen keine Zerstörung des Vielschichtaktors eintritt.

2.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent den Gegenstand des Anspruchs 1 vor, der in Form einer Merkmalsanalyse wie folgt dargestellt werden kann:

a) Monolithischer Vielschichtaktor (1) aus einem gesinterten Stapel (2) dünner Folien aus Piezokeramik mit eingelagerten metallischen lnnenelektroden (3).

b) Die Innenelektroden führen wechselseitig aus dem Stapel (2) heraus.

c) Die Innenelektroden sind über Außenelektroden elektrisch parallel geschaltet.

d) Die Außenelektroden auf den Kontaktseiten des Stapels (2) bestehen aus einer aufgebrachten Grundmetallisierung (4).

e) Die Grundmetallisierung(en) sind mit elektrischen Anschlußelementen (5) bevorzugt über eine Lötung verbunden.

f) Zwischen der Grundmetallisierung (4) und den Anschlußelementen (5) ist eine dreidimensional strukturierte, elektrisch leitende Elektrode (6) angeordnet.

g) Die Elektrode ist über partielle Kontaktstellen (7) mit der Grundmetallisierung verbunden.

h) Die Elektrode ist zwischen den Kontaktstellen (7) dehnbar ausgebildet.

i) Die Elektrode (6) hebt zwischen den Kontaktstellen (7) von der Grundmetallisierung (4) ab.

j) Die Elektrode (6) ist an den Kontaktstellen (7) durch Löten, Kleben mit Leitkleber oder Schweißen, z. B. Laserschweißen mit der Grundmetallisierung (4) verbunden.

Der Schutzbereich eines Patents wird durch die Ansprüche bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung heranzuziehen sind (vgl. § 14 S. 1 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ). Die Auslegung hat aus Sicht eines Durchschnittsfachmanns im Prioritäts- bzw. Anmeldezeitpunkt zu erfolgen (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 64). Maßgebend ist der Offenbarungsgehalt der Patentansprüche und ergänzend – im Sinne einer Auslegungshilfe – der Offenbarungsgehalt der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat (BGH, GRUR 1999, 909, 911 – Spannschraube; GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Hierbei ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt der Patentschrift dem Fachmann vermittelt.

Das Klagepatent schlägt in den Merkmalen a) bis e) einen vorbekannten Vielschichtaktor vor. Um die geschilderten Probleme durch Risse in der Grundmetallisierung zu lösen, wird nach Merkmal f) zwischen der Grundmetallisierung und den elektrischen Anschlusselementen eine dreidimensional strukturierte, elektrisch leitende Elektrode angeordnet. Die Lehre des Klagepatents verhindert nicht die Bildung von Rissen in der Grundmetallisierung. Vielmehr zielt das Klagepatent darauf ab, die Funktionsfähigkeit des Aktors auch beim Auftreten von solchen Rissen zu erhalten (vgl. Abs. [0013] rop2). Dazu schreibt das Klagepatent in den Merkmalen g) bis i) eine bestimmte Struktur der zwischen Grundmetallisierung und Anschlusselementen angeordneten Elektrode vor. Die Elektrode überbrückt in der Grundmetallisierung auftretende Risse, wodurch die einzelnen Innenelektroden auch dann noch mit Strom versorgt werden, wenn die Grundmetallisierung durchtrennt wurde. Merkmal j) macht schließlich Vorgaben zu der Verbindung zwischen der Elektrode und der Grundmetallisierung.

3.
Die Auslegung und Verwirklichung der Merkmale a), c) und j) des Klagepatents ist zu Recht unstreitig, so dass hierzu keine weiteren Ausführungen erforderlich sind.

4.
a)
Merkmal b),

„Die Innenelektroden führen wechselseitig aus dem Stapel (2) heraus“,

schreibt vor, dass die Innenelektroden jeweils nur auf einer Seite mit einer Außenelektrode (d.h. der Grundmetallisierung) verbunden sind, also nicht mit beiden Grundmetallisierungen verbunden sind, sondern abwechselnd jeweils nur zu einer Außenelektrode reichen. Merkmal b) verlangt entgegen der Auffassung der Beklagten und der Streithelferin nicht, dass die Innenelektroden eine sich über eine gesamte Seitenbreite erstreckende Aussparung aufweisen müssen.

Dem Fachmann ist zunächst bekannt, dass Merkmal b) den anspruchsgemäßen Vielschichtaktor von Varianten mit vollflächigen Innenelektroden abgrenzt, wie auch die Technische Beschwerdekammer des EPA ausführt (dort unter 2.3 – 2.3.4, S. 8 ff. Anlage rop3). Die Ausführungen der TBK im Rahmen der Entscheidung über die Einspruchsbeschwerde sind als gewichtige sachkundige Äußerungen bei der Auslegung zu berücksichtigen (BGH, GRUR 1998, 895 – Regenbecken; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 55). Bei Aktoren mit vollflächigen Innenelektroden stellt sich das patentgemäße Problem der Rissbildung nicht (TBK, S. 10 Anlage rop3 unter 2.3.4).

Der Fachmann entnimmt Merkmal b) aus dem Zusammenhang mit den Merkmalen c) und d),

„c) Die Innenelektroden sind über Außenelektroden elektrisch parallel geschaltet.

d) Die Außenelektroden auf den Kontaktseiten des Stapels (2) bestehen aus einer aufgebrachten Grundmetallisierung (4)“,

dass das wechselseitige Herausführen der Innenelektroden (d.h. Merkmal b)) die technische Funktion hat, nur jede zweite Innenelektrode mit der Außenelektrode (Grundmetallisierung) einer Seite zu verbinden. Die übrigen Innenelektroden sind dagegen mit der anderen Außenelektrode verbunden. Die Außenelektroden sind auf den Kontaktseiten des Stapels aufgebracht (Merkmal c)). Dies bedeutet für Merkmal b), dass eine Nichtkontaktierung jeder zweiten Innenelektrode dadurch erreicht wird, dass ein Bereich der Innenelektrode im Stapel ausgespart wird, so dass diese nicht an die Kontaktseite und damit auch nicht an die Grundmetallisierung heranreicht. Dabei muss sich die Aussparung nicht über die gesamte Seite des Stapels erstrecken. Vielmehr sind die jeweiligen Breiten der Aussparung und der Grundmetallisierung in das Belieben des Fachmanns gestellt, solange jede zweite Innenelektrode aufgrund einer Aussparung mit der Außenelektrode einer Seite nicht in Verbindung steht.

b)
Merkmal b) wird bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht, da hierin die Innenelektroden im Stapel abwechselnd mit jeweils einer Außenelektrode verbunden sind, während zu der anderen Außenelektrode aufgrund der Aussparungen an den gegenüberliegenden Ecken des Stapels keine Verbindung besteht. Dass die Aussparung nicht eine gesamte Seite, sondern nur den Bereich der Seite umfasst, auf dem die Grundmetallisierung aufgebracht ist, berührt die Verwirklichung von Merkmal b) nicht.

5.
a)
Merkmal d),

„Die Außenelektroden auf den Kontaktseiten des Stapels (2) bestehen aus einer aufgebrachten Grundmetallisierung (4)“,

spezifiziert die in Merkmal c) erwähnte Außenelektrode weiter. Diese soll auf den Kontaktseiten angeordnet sein und aus einer dort aufgebrachten Grundmetallisierung bestehen. Diese räumlich-körperliche Vorgabe steht im Zusammenhang mit der funktionalen Anweisung von Merkmal c), wonach die Innenelektroden über die Außenelektrode elektrisch parallel geschaltet sind. Merkmal d) schreibt konkretisierend vor, dass sich die Außenelektroden an den Kontaktseiten befinden – damit sind die Seiten mit den herausführenden Innenelektroden gemeint. Ferner soll die Außenelektrode aus einer aufgebrachten Grundmetallisierung bestehen. Dabei muss die Grundmetallisierung die gesamte Kontaktseite bedecken und darf nicht in mehrere Teilmetallisierungen zerfallen, da sonst eine parallele Schaltung über die Außenelektrode – wie von Merkmal c) verlangt – nicht möglich wäre (so auch die TBK, S. 17 Anlage rop3 unter 4.2.4).

Merkmal d) verlangt entgegen der Auffassung der Streithelferin nicht, dass die Grundmetallisierung im vertikalen Aufbau nur aus einer einzigen Schicht besteht. Der Wortlaut „Grundmetallisierung“ macht keine Aussage zu einer Begrenzung hinsichtlich übereinanderliegender Schichten der Grundmetallisierung. Die Ausgestaltung der Grundmetallisierung überlässt das Klagepatent vielmehr dem Fachmann. Auch funktional gibt es im Klagepatent keinen Anhaltspunkt für eine Begrenzung der Grundmetallisierung auf einschichtige Ausführungsvarianten. Zwar erlaubt die Elektrode gemäß den Merkmalen f) – i) die Ströme aufzuteilen, so dass die geschützte Lehre die Möglichkeit bietet, auf eine besonders stark ausgeführte Grundmetallisierung zu verzichten. Hierbei handelt es sich jedoch erkennbar nicht um einen erfindungswesentlichen Vorteil, so dass sich die Lehre des Klagepatents nicht auf entsprechende Ausführungsformen beschränkt. Ferner bedeutet der Umstand, dass eine Grundmetallisierung aus verschiedenen Schichten besteht, nicht automatisch, dass es sich hierbei um eine besonders dicke bzw. starke Grundmetallisierung handelt.

b)
Hiernach ist Merkmal d) in den angegriffenen Ausführungsformen verwirklicht. Auf den Seiten des Stapels, an denen die Innenelektroden wechselseitig herausführen, ist eine Grundmetallisierung aufgebracht, durch welche die Innenelektroden parallel geschaltet werden. Aus welchen Schichten diese Grundmetallisierung besteht, ist für die Frage der Merkmalsverwirklichung nicht relevant.

6.
a)
Merkmal f),

„Zwischen der Grundmetallisierung (4) und den Anschlußelementen (5) ist eine dreidimensional strukturierte, elektrisch leitende Elektrode (6) angeordnet“,

schreibt zunächst die Anordnung einer Elektrode zwischen der Grundmetallisierung und den Anschlusselementen vor. Dabei ist „zwischen“ vor dem Hintergrund der Funktion der Elektrode nicht als direkte räumlich-körperliche Vorgabe, sondern als „zwischengeschaltet“ zu verstehen. Soweit die Elektrode „elektrisch leitend“ sein soll, ist dies primär klarstellend, da eine Elektrode üblicherweise Elektrizität leitet (so auch die TBK, S. 14 Abs. 3 Anlage rop3).

Ferner schreibt Merkmal f) vor, dass die Elektrode „dreidimensional strukturiert“ ist. Damit ist eine Struktur der Elektrode beansprucht, welche die Anforderungen der Merkmale g) bis i) erfüllt. Patentgemäße Funktion der Elektrode ist es, auch bei Rissen in der Grundmetallisierung die Stromversorgung der Innenelektroden sicherzustellen (Abs. [0012] rop2). Hierzu ist die Elektrode nicht vollflächig, sondern nur über partielle Kontaktstellen mit der Grundmetallisierung verbunden (Merkmal g)) und zwischen diesen Kontaktstellen dehnbar ausgestaltet (Merkmal h)). Dadurch wird verhindert, dass sich Risse in der Grundmetallisierung in die Elektrode fortpflanzen (Abs. [0013] rop2). Letztlich als Folge der partiellen Kontaktstellen soll sich die Elektrode nach Merkmal i) zwischen den Kontaktstellen über der Grundmetallisierung abheben, was ebenfalls eine Überbrückung von Rissen in der Grundmetallisierung gewährleistet. Diese Auslegung wird von Abs. [0032] rop2 bestätigt:

„[0032] Es sind für einen Fachmann diverse andere Elektrodenformen denkbar, wobei immer sichergestellt sein muß, daß die Elektrode nur über eine Anzahl von Kontaktstellen, d.h. nichtvollflächig die Grundmetallisierung berührt und der Zwischenbereich zwischen zwei Kontaktstellen in Bezug auf die Ausdehnung und Kontraktion des Stapels eine gewisse Dehnung ausführen kann, sodaß die Elektrode 6 in diesem Bereich bei einem auftretenden Riß in der Keramik nicht durchtrennt wird.“

Diesen Vorgaben entsprechen auch die vom Klagepatent beispielshaft beschriebenen Elektroden. Das Klagepatent nennt insoweit Elektroden mit einem wellenförmigen Querschnitt (Abs. [0016], [0026], [0029] – [0031] sowie Fig. 3, 6, 7 und 8 rop2), aus einem Drahtgewirk (Abs. [0019], [0027] und Fig. 4 rop2), einem Drahtgeflecht (Abs. [0019] rop2) und einem offenporigen Metallschaum (Abs. [0019], [0028] und Fig. 5 rop2).

Darüber hinausgehende Anforderungen stellt Merkmal f) an die Elektrode nicht. Entgegen der Ansicht der Beklagten muss sich die Elektrode nicht „substanziell“ in alle drei Raumrichtungen erstrecken. Für eine solche Lehre gibt es weder im Anspruchswortlaut noch in der Beschreibung einen Anhaltspunkt. Zudem verdeutlichen etwa die vom Klagepatent in den Fig. 3 – 8 beispielshaft gezeigten Elektroden, dass eine besondere Höhe der Elektrode nicht erforderlich ist.

Ebenso wenig muss die Elektrode anspruchsgemäß „selbsttragend“ oder ein „eigenständiges Element“ sein. Dies lässt sich aus dem Wortlaut „dreidimensionale Struktur“ nicht herleiten. Ob die Elektrode selbsttragend, als eigenes Element oder unter Nutzung schon vorhandender Elemente konstruiert wird, ist vielmehr in das Belieben des Fachmanns gestellt. Aus dem Vergleich zum vom Klagepatent geschilderten Stand der Technik in Abs. [0002] a.E. rop2, worin allgemein die Anlötung elektrischer Zuleitung an die Grundmetallisierung geschildert wird, kann allenfalls geschlossen werden, dass die Elektrode eine strukturierte Form haben muss.

Auch die TBK legt das Merkmal f) in dem Sinne aus, dass es nur verlangt, dass die Elektrode patentgemäß eine Struktur haben muss, die es ihr erlaubt, die Merkmale g) bis i) zu erfüllen (vgl. Anlage rop3, S. 14 Abs. 2 und S. 20 Abs. 2).

b)
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wird Merkmal f) von der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht. Die harfensaitenartigen Drähte und der hieran angeschlossene Teil des Anschlussstabs bilden eine patentgemäße, dreidimensional strukturierte Elektrode. Dass diese Elemente elektrischen Strom leiten, ist unstreitig. Diese Elektrode erfüllt ferner die Anforderungen der Merkmale g) bis i), wie unten noch gezeigt werden wird.

Es stellt die Merkmalsverwirklichung nicht in Frage, dass der (Anschluss-) Stab bei der angegriffenen Ausführungsform somit einerseits Teil der Elektrode, andererseits das patentgemäße Anschlusselement ist. Die beiden Funktionen sind auf dem Stab räumlich klar trennbar: Das Anschlusselement beginnt nach der Verbindung des Stabes mit dem äußersten Draht. Für die patentgemäße Lehre ist es ohne Belang, ob die Elektrode nahtlos in das Anschlusselement übergeht oder ob es sich hierbei um zwei unterschiedliche Bauteile handelt, die verbunden sind. Beide Möglichkeiten berühren die Funktion des Anschlusselementes nicht. Auch bei getrennten Elementen ist eine feste Verbindung erforderlich, um den Strom leiten zu können. Etwas anderes lässt sich auch nicht Merkmal e) entnehmen. Dieses verlangt lediglich eine Verbindung zwischen der Grundmetallisierung und den elektrischen Anschlusselementen, was unstreitig hier der Fall ist.

7.
a)
Die Merkmale g) und i),

„g) Die Elektrode ist über partielle Kontaktstellen (7) mit der Grundmetallisierung verbunden.

i) Die Elektrode (6) hebt zwischen den Kontaktstellen (7) von der Grundmetallisierung (4) ab“,

konkretisieren die Vorgaben hinsichtlich der dreidimensional strukturierten Elektrode und sollen so deren oben beschriebene Überbrückungsfunktion sicherstellen.

Mit Merkmal g) grenzt sich das Klagepatent insbesondere von vollflächig an der Grundmetallisierung anliegenden Elektroden ab (vgl. Abs. [0032] rop2). Entsprechend dürfen weder die Elektrode noch die Grundmetallisierung vollflächig vom jeweils anderen Bauteil bedeckt sein. Vielmehr sollen (freie) Bereiche vorhanden sein, die nicht durch kontaktierende Flächen des anderen Bauteils bedeckt sind.

Das Abheben der Elektrode von der Grundmetallisierung zwischen den Kontaktstellen nach Merkmal i) ist Folge der partiellen Kontaktstellen. Dem Klagepatent kann jedoch nicht entnommen werden, dass sich die Elektrode in räumlicher Hinsicht über der Grundmetallisierung abheben muss. Wo im Raum sich die Elektrode befindet, lässt das Klagepatent offen. „Abheben“ bedeutet vielmehr nur, dass die Elektrode außerhalb der partiellen Kontaktstellen nicht mit der Grundmetallisierung verbunden ist. Es spielt für die Funktion des Merkmals keine Rolle, ob sich die nicht mit der Grundmetallisierung in Kontakt befindlichen Teile der Elektrode direkt oberhalb bzw. über der Grundmetallisierung befinden oder seitlich versetzt angeordnet sind.

b)
Demgemäß macht die angegriffene Ausführungsform von den Merkmalen g) und h) ebenfalls wortsinngemäß Gebrauch. Die aus den Drähten und einem Teil des (Anschluss-) Stabes bestehende Elektrode ist nicht vollflächig, sondern nur mit den Enden der Drähte an der Grundmetallisierung verbunden. Zwischen den Kontaktstellen (d.h. den angelöteten Drähte) befinden sich Freiräume auf der Grundmetallisierung.

Soweit die Beklagte meint, die Drähte seien im Überlappungsbereich mit der Grundmetallisierung vollflächig an diese angelötet, berührt dies die Merkmalsverwirklichung nicht. Dadurch ist weder die Elektrode vollflächig mit der Grundmetallisierung verbunden, noch wird die Grundmetallisierung vollflächig von der Elektrode bedeckt.

Die Elektrode hebt sich zwischen den Kontaktstellen auch wie von Merkmal i) verlangt über der Grundmetallisierung ab, da zwischen den bzw. außerhalb der Kontaktstellen keine Verbindung zur patentgemäßen Elektrode besteht. Dass die Drähte seitlich von der Grundmetallisierung weg verlaufen, ist für die Merkmalsverwirklichung ohne Belang.

8.
a)
Merkmal h),

„Die Elektrode ist zwischen den Kontaktstellen (7) dehnbar ausgebildet“,

soll verhindern, dass sich ein Riss in der Grundmetallisierung in die dreidimensional strukturierte Elektrode fortsetzt (Abs. [0013], [0032] rop2); d.h. durch die Dehnbarkeit sollen keine Brüche in der Elektrode aufgrund von Rissen in der Keramik auftreten können (Abs. [0026] Sp. 4 Z. 45 – 48 rop2). Bei der Bildung eines Risses können sich die Abstände zwischen den Kontaktstellen der Elektrode mit der Grundmetallsierung vergrößern. Würde die Elektrode nicht über eine gewisse Flexibilität verfügen, welche diese räumliche Änderung aufnehmen kann, könnte auch die Elektrode „zerrissen“ werden.

Wie diese Dehnbarkeit erreicht wird, überlässt das Klagepatent dem Fachmann. So wird in Abs. [0015] rop2 eine Folie vorgeschlagen, die selbst dehnbar ist. Allerdings ist dem Klagepatent entgegen der Ansicht der Beklagten nicht zu entnehmen, dass die Dehnbarkeit eine Materialeigenschaft der Elektrode sein muss. Bei der in der Patentbeschreibung genannten dehnbaren Folie handelt es sich ersichtlich nur um ein Beispiel, da auch noch weitere mögliche Elektrodenarten genannt werden. So erwähnt das Klagepatent als weitere anspruchsgemäße Elektroden unter anderem ein Drahtgeflecht und ein Drahtgewirk (Abs. [0019], [0027] und Fig. 4 rop2). Bei diesen Ausführungsvarianten sind die einzelnen Drähte selbst nicht dehnbar, sondern können sich vielmehr relativ zueinander bewegen und ermöglichen so einen größeren Abstand zwischen den Kontaktstellen, falls dies aufgrund von Rissen in der Grundmetallisierung erforderlich ist. Hinsichtlich der technischen Funktion des Merkmals ist es gleichfalls nicht relevant, ob die beanspruchte Dehnbarkeit unmittelbar aus dem Material der Elektrode folgt oder durch deren sonstige Ausgestaltung erreicht wird.

b)
Die angegriffenen Ausführungsformen machen auch von Merkmal h) Gebrauch. Im Falle eines Risses in der Grundmetallisierung können die Kontaktstellen auseinanderrücken, ohne dass die Elektrode beschädigt wird, da die einzelnen Drähte sich relativ zueinander bewegen können.

III.
1.
Der zuerkannte Schadensersatzanspruch ab dem 01.01.2010 folgt aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG. Der Restschadensersatzanspruch für die Zeit vom 21.08.2003 bis zum 31.12.2009 folgt aus § 852 S. 1 BGB. Für die davorliegende Zeit hat die Klägerin keine Ansprüche, so dass die Klage insofern abzuweisen ist.

a)
Es liegt ein für den Schadensersatzanspruch nach § 139 Abs. 2 PatG erforderliches Verschulden der Beklagten vor. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB.

b)
Allerdings kann die Klägerin Schadensersatzansprüche nicht für den gesamten geltend gemachten Zeitraum durchsetzen, da die Beklagte die Einrede der Verjährung erfolgreich erhoben hat.

Nach § 141 S. 1 PatG ist hinsichtlich der Verjährung von patentrechtlichen Ansprüchen auf die §§ 194 ff. BGB abzustellen. Danach verjähren Ansprüche drei Jahre nach dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB).

Die Beklagte hat dargelegt, dass der Klägerin die angegriffenen Ausführungsformen seit dem Jahre 2000, spätestens aber seit dem Jahre 2003, kannte oder zumindest ohne grobe Fahrlässigkeit kennen musste. Dies hat die Klägerin nicht ausreichend bestritten. Sie hat lediglich vorgetragen, keineswegs Kenntnis „von sämtlichen Verletzungshandlungen“ zu haben. Zwar ist die Beklagte als Schuldnerin des Anspruchs für die Voraussetzungen der Verjährung darlegungs- und beweispflichtig, die Klägerin als Anspruchsgläubigerin muss hieran aber im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast mitwirken (Palandt/Ellenberger, 73. Aufl. 2014, § 199 Rn. 50) Bei der vorliegenden Sachlage wäre die Klägerin für ein wirksames Bestreiten dazu verpflichtet gewesen, darzustellen, wovon sie Kenntnis hatte und wovon nicht. Die Aussage, keine Kenntnis von „sämtlichen Verletzungshandlungen“ zu haben, stellt zudem unstreitig, dass die Klägerin zumindest von einem Teil der Verletzungshandlungen der Beklagten positiv wusste.

aa)
Die Klägerin hat trotz der Einrede der Verjährung einen (durchsetzbaren) Schadensersatzanspruch für die Zeit ab dem 01.01.2010. Schadensersatzansprüche, die auf Handlungen ab diesem Zeitpunkt beruhen, waren im Zeitpunkt der Zustellung der Klage am 21.08.2013 noch nicht verjährt. Ab diesem Zeitpunkt ist Verjährung nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB gehemmt.

bb)
Für einen Teil des Zeitraums, der von der Einrede der Verjährung betroffen ist, namentlich vom 21.08.2003 bis zum 31.12.2009, hat die Klägerin einen Restschadensersatzanspruch aus § 852 BGB. Der Antrag auf Restschadensersatzfeststellung ist als Minus vom Antrag auf Schadensersatzfeststellung umfasst (vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 1562).

Soweit sich die Beklagte auf den Wegfall der Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB beruft, greift dies nicht durch. Zum einen ist dieser Einwand unsubstantiiert erhoben worden. Die Beklagte belässt es bei der pauschalen Behauptung, etwaige Gewinne seien vollständig reinvestiert worden und ohne die Gewinne wären die Investitionen nicht getätigt worden. Zum anderen ist die Frage der Entreicherung im Einzelnen erst in einem etwaigen Höheprozess zu klären. Für die streitgegenständliche Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung von Restschadensersatz ist ausreichend, dass die Wahrscheinlichkeit eines (Rest-) Schadens besteht. Dies ist der Fall.

cc)
Für die Zeit vor dem 21.08.2003 ist der Restschadensersatzanspruch nach § 852 S. 2, 1. Alt. BGB verjährt. Bei der 10-jährigen Frist des § 852 S.2, 1. Alt. BGB gilt nicht die Jahres-End-Verjährung des § 199 Abs. 1 BGB. Ab dem Datum der Zustellung der Klage am 21.08.2013 ist die 10-jährige Verjährungsfrist für den Restschadensersatzanspruch nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB gehemmt.

c)
Die genaue Schadens- und Restschadensersatzhöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden (bzw. Restschaden) entstanden ist und dieser von ihr noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadenersatz- und Restschadensersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.

2.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatz- und Restschadensersatzanspruch zu beziffern, ist die Beklagte zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Daneben hat die Klägerin einen Auskunftsanspruch aus § 140b Abs. 1 PatG (i.V.m. Art. 64 EPÜ). Durch die von ihr verlangten Auskünfte wird die Beklagte auch nicht unzumutbar belastet (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 242 BGB / § 140b Abs. 4 PatG).

In zeitlicher Hinsicht beschränkt sich der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch jedoch auf den Zeitraum, für den der Klägerin ein Schadensersatz- oder Restschadensersatzanspruch zusteht, d.h. ab dem 21.08.2003. Hinsichtlich der Angaben zu den nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns (Antrag I.2. lit. e)) hat die Klägerin nur für die Zeit einen Auskunftsanspruch, für die sie Schadensersatz verlangen kann, also ab dem 01.01.2010. Da sich der Restschadensersatzanspruch nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnet, bedarf die Klägerin dieser Angaben für die davor liegende Zeit, in der sie nur einen solchen Anspruch und keinen Schadensersatzanspruch geltend machen kann, nicht (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 1183).

Daneben war die Belegvorlage auf Kopien zu beschränken und der Beklagten die Möglichkeit einzuräumen, hierin geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Angaben zu schwärzen.

3.
Der Unterlassungsanspruch beruht auf § 139 Abs. 1 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ, da die Benutzung des Erfindungsgegenstandes ohne Berechtigung erfolgt. Durch die Angebotshandlungen der Beklagten hat die Klägerin auch einen Unterlassungsanspruch in Bezug auf die übrigen tenorierten Benutzungshandlungen, da insoweit zumindest Erstbegehungsgefahr besteht.

4.
Gegenüber der Beklagte steht der Klägerin des Weiteren aus § 140a Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ ferner ein Anspruch auf Vernichtung zu. Anhaltspunkte, die eine Unverhältnismäßigkeit des Vernichtungsanspruchs (§ 140a Abs. 4 PatG) begründen könnten, hat die Beklagte nicht vorgebracht.

5.
Die Ansprüche der Klägerin sind nicht verwirkt.

a)
Der Verwirkungseinwand ist ein Anwendungsfall des allgemeinen Einwands aus Treu und Glauben (§ 242 BGB). Ein Recht ist verwirkt, wenn sich ein Schuldner wegen der Untätigkeit seines Gläubigers über einen gewissen Zeitraum hin (Zeitmoment) bei objektiver Beurteilung darauf einrichten durfte und auch eingerichtet hat, dieser werde sein Recht nicht mehr geltend machen, und deswegen die verspätete Geltendmachung gegen Treu und Glauben verstößt (Umstandsmoment) (BGH, GRUR 2001, 323, 324 m.w.N. – Temperaturwächter). Zeit- und Umstandsmoment sind nicht voneinander unabhängig zu betrachten, sondern stehen in einer Wechselwirkung. Die zeitlichen wie die sonstigen Umstände des Falls müssen in ihrer Gesamtheit die Beurteilung tragen, dass Treu und Glauben dem Gläubiger die Verfolgung des Anspruchs verwehren, mit dessen Geltendmachung der Schuldner nicht mehr rechnen musste (BGH, GRUR 2001, 323, 324 m.w.N. – Temperaturwächter).

Die weiteren vom BGH aufgestellten Anforderungen für das Vorliegen einer Verwirkung unterscheiden sich abhängig von den geltend gemachten Ansprüchen:

aa)
Beim Unterlassungsanspruch kommt Verwirkung in Betracht, wenn der Rechtsinhaber über einen längeren Zeitraum untätig geblieben ist, obwohl er den Verstoß gegen seine Rechte kannte oder bei der gebotenen Wahrung seiner Interessen kennen musste, so dass der Verletzer mit der Duldung seines Verhaltens durch etwaige Berechtigte rechnen durfte und sich daraufhin einen wertvollen Besitzstand geschaffen hat BGH, GRUR 2001, 323, 325 m.w.N. – Temperaturwächter).

bb)
Die Verwirkung des Schadensersatzanspruchs setzt keinen schutzwürdigen Besitzstand voraus, wie er für die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs erforderlich ist, sondern nur, dass der Schuldner aufgrund eines hinreichend lange dauernden Duldungsverhaltens des Rechtsinhabers darauf vertrauen durfte, dieser werde nicht mehr mit Schadensersatzansprüchen wegen solcher Handlungen an den Schuldner herantreten, die er aufgrund des geweckten Duldungsanscheins vorgenommen hat (BGH, GRUR 2001, 323, 325 – Temperaturwächter). Statt eines Besitzstands im Sinne der sachlich-wirtschaftlichen Basis für die künftige wirtschaftliche Betätigung des Verletzers genügt es, wenn der Schuldner sich bei seinen wirtschaftlichen Dispositionen darauf eingerichtet hat und einrichten durfte, keine Zahlung an den Gläubiger (mehr) leisten zu müssen (BGH, GRUR 2001, 323, 325 – Temperaturwächter).

cc)
Auch gegenüber dem bereicherungsrechtlichen Anspruch auf Herausgabe des durch eine Patentverletzung Erlangten ist der Einwand der Verwirkung nicht schlechthin oder regelmäßig ausgeschlossen (BGH, GRUR 2001, 323 – Temperaturwächter). Dies gilt entsprechend für den Restschadensersatzanspruch. Allerdings kommt bei Ansprüchen aus § 852 BGB eine Verwirkung vor Eintritt der Verjährung nur ausnahmsweise in Betracht, wenn das Unterbleiben einer Korrektur nach den Grundsätzen der Verwirkung zu einem im Einzelfall mit Recht und Gerechtigkeit offensichtlich nicht mehr zu vereinbarenden Ergebnis führen würde (Staudinger/Vieweg, BGB, Neubearbeitung 2007, § 852 Rn. 22).

b)
Die Voraussetzungen einer Verwirkung sind hier bei allen geltend gemachten Ansprüchen nicht erfüllt.

aa)
Das Zeitmoment ist hier nur schwach ausgeprägt, da insofern nur ein Zeitraum von unter drei Jahren relevant ist. Zwar ist das Klagepatent bereits im Jahre 2002 erteilt worden, jedoch ist zu berücksichtigen, dass das Klagepatent ein Einspruchsbeschwerdeverfahren durchlaufen hat, welches erst mit Entscheidung der TBK vom 23.11.2010 (Anlage rop3) abgeschlossen wurde. Ferner ist zu bedenken, dass erfahrungsgemäß nach der Entscheidung der TBK weitere Zeit vergeht, bis der Patentinhaberin die schriftlichen Entscheidungsgründe zugehen. Der Zeitraum bis zur Zustellung der Entscheidungsgründe der das Einspruchsbeschwerdeverfahren abschließenden Entscheidung kann beim Zeitmoment nicht berücksichtigt werden. Denn bis zu diesem Zeitpunkt kann sich ein Vertrauen der Beklagten nicht aufbauen, die Patentinhaberin werde ihr Schutzrecht nicht geltend machen. Eine Patentinhaberin ist zur Vermeidung des Verwirkungseinwands nach Treu und Glauben nicht verpflichtet, bereits während eines laufenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens gegen Patentverletzungen vorzugehen. Bis zu einer erstinstanzlichen Entscheidung eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren läuft die Dringlichkeitsfrist im einstweiligen Verfügungsverfahren nicht (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 1814). Wenn aber das Zuwarten auf das Ende eines Rechtsbestandsverfahrens (zumindest in der ersten Instanz) nicht dringlichkeitsschädlich für eine einstweilige Verfügung ist, darf ein solches Zuwarten erst recht im Rahmen des Verwirkungseinwands nicht zu Lasten des Patentinhabers gehen.

bb)
Bei dem somit nur schwach ausgeprägten Zeitmoment sind strenge Anforderungen an das Umstandsmoment zu stellen. Dieses beschränkt sich hier auf das Nichtvorgehen der Klägerin gegen die Beklagte trotz Kenntnis der Verletzungshandlungen.

Auch dass die Klägerin Piezofolien an die Streithelferin und Herstellerin der angegriffenen Ausführungsformen geliefert hat, lässt die jetzige Klage nicht treuwidrig erscheinen. Die von der Klägerin gelieferten Piezofolien wurden von der Streithelferin nicht bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform verwendet. Zudem hat die Klägerin nicht an die Beklagte selbst geliefert. Diese kann aus der Lieferbeziehung zwischen der Klägerin und der Streithelferin ohne weitere, hier nicht ersichtliche Umstände, kein eigenes schutzwürdiges Vertrauen ableiten.

Daneben hat die Beklagte nur pauschal behauptet, sie habe in der Erwartung, dass die Klägerin aus dem Klagepatent nicht gegen sie vorgeht, einen wertvollen Besitzstand geschaffen hat und wirtschaftliche Dispositionen getätigt. Ein solcher Vortrag ist nicht ausreichend substantiiert, um das Vorliegen der Verwirkungsvoraussetzungen hinsichtlich des Unterlassungs- bzw. Schadensersatzanspruches bejahen zu können. Hierfür hätte die Beklagte den geschaffenen Besitzstand und ihre (Re-) Investitionen konkret bezeichnen und darlegen müssen, inwiefern diese im Vertrauen auf die Duldung der Verletzung des Klagepatents erfolgt sind.

6.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits nach § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Klägerin ist nur zu einem geringen Umfang unterlegen. Das Unterliegen beschränkt sich auf einen zeitlichen Teil der geltend gemachten Anträge auf Schadensersatzfeststellung und Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Details hinsichtlich der Belegvorlage. Innerhalb dieser Anträge ist das Maß des Unterliegens gering. Der streitgegenständliche, in der Vergangenheit liegende Zeitraum beträgt ca. zwölf Jahre (vom Beginn des Zeitraums, für den die Klägerin Schadensersatz- und Auskunftsansprüche geltend macht (14.09.2003), bis zur Entscheidung im hiesigen Verfahren). Für diesen Zeitraum hat die Klägerin nur für eine Periode von ca. einem Jahr keine Ansprüche, also ca. 9 %. Für den Rest der Zeit kann sie Restschadensersatz- oder Schadensersatzansprüche erfolgreich geltend machen. Soweit die Klägerin statt eines Schadensersatzanspruches nur einen Restschadensersatzanspruch zugesprochen bekommen hat, führt dies nur zu einem geringfügigen, für die Kostenentscheidung nicht ausschlaggebenden Unterliegen der Klägerin (vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Auflage 2013, Rn. 1562).

Die Beschränkung des Unterlassungsantrages auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in der mündlichen Verhandlung vom 18.09.2014 war nicht als Klagerücknahme, sondern lediglich als Klarstellung zu werten.

Die Streithelferin trägt ihre außergerichtlichen Kosten selbst, da die von ihr unterstützte Beklagte vollständig unterlegen ist (§ 101 Abs. 1, 2. Var. ZPO).

7.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. Auf Antrag der Klägerin war für die Vollstreckung des Rechnungslegungstenors eine Teilsicherheit festzulegen.

IV.
Das Verfahren wird nicht nach § 148 ZPO ausgesetzt. Nach § 148 ZPO kann das Gericht bei der Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens einen Rechtsstreit aussetzen. Die Vorgreiflichkeit ist aufgrund der angenommenen Verletzung des Schutzrechtes hinsichtlich des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens gegeben (vgl. Kühnen, Hdb der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 1579). Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage stellt ohne Weiteres noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen. Die Patenterteilung ist auch für die (Verletzungs-) Gerichte bindend. Im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessenentscheidung kommt eine Aussetzung nur in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist (BGH GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; OLG Düsseldorf, Urteil vom 31. August 2006, Az. I-2 U 49/05, Rn. 65 bei Juris; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 1586; Haedicke/Timmann-Bukow, Hdb. des Patentrechts, 2012, § 9 Rn. 167).

Diese überwiegende Wahrscheinlichkeit einer Vernichtung des Klagepatents konnten die Beklagte und die Streithelferin vorliegend nicht aufzeigen.

1.
Die Entgegenhaltung JP 08 236 XXX (Entgegenhaltung D1, eine deutsche Übersetzung ist als Anlage S5a zu den Akten gereicht worden) nimmt die Lehre des Klagepatents nicht neuheitsschädlich vorweg, da zumindest Merkmal j),

„Die Elektrode (6) ist an den Kontaktstellen (7) durch Löten, Kleben mit Leitkleber oder Schweißen, z. B. Laserschweißen mit der Grundmetallisierung (4) verbunden“,

in der Entgegenhaltung D1 nicht offenbart ist. Eine explizite Offenbarung einer solchen Verbindung zwischen der Grundmetallisierung und der gewellten Platte in der Entgegenhaltung D1 konnten Beklagte und Streithelferin nicht aufzeigen. Vielmehr wird die Verbindung zwischen der gewellten Platte (Bezugsziffer 3 in der D1) und der Grundmetallisierung nach Abs. [0027] D1 durch einen „Schrumpfschlauch 41 als Vorspannmittel“ geschaffen. Dieser klemmt „zusammen mit den Außenelektroden 21, 22 die gewellten Platten 3 ein und spannt die gewellten Platten 3 pressend gegen die Außenelektroden 21, 22 vor“.

Eine solche Verbindung unterscheidet sich aber von Merkmal j). Die drei dort aufgeführten Verbindungen erfolgen jeweils über einen Stoffschluss. Dies lässt sich nicht gleichsetzen mit der Verbindung über einen Schrumpfschlauch, bei dem keine feste, stoffschlüssige Verbindung hergestellt wird, sondern die gewellte Platte und die Grundmetalisierung gegeneinander gepresst werden und so ein Kontakt hergestellt wird. Soweit die Beklagte auf eine Bewegungsmöglichkeit bei bestimmten Klebern hinweist, ändert dies hieran nichts, da im Klagepatent auch bei einem solchen Kleber eine feste Verbindung zwischen Grundmetallisierung und Elektrode bestehen würde.

Dass der Fachmann – wie die Beklagte und die Streithelferin annehmen – eine anspruchsgemäße Verbindung als übliche Verbindungsart mitliest, kann nicht festgestellt werden. Vielmehr lehrt der gezeigte Schrumpfschlauch von der technischen Lehre des Merkmals j) weg. Dem steht auch Abs. [0031] D1 nicht entgegen, da hierin ebenfalls keine stoffschlüssige Verbindung offenbart ist. Dass die gewellten Platten (3) federelastisch sind und damit die Ausdehnungs- und Kontraktionsbewegungen des geschichteten Körpers (2) nicht stören (Abs. [0031]), sagt nichts über die Art der Verbindung aus. Ein solches „Mitbewegen“ der gewellten Platten mit dem Körper ist auch möglich, wenn die Verbindung über den erwähnten Schrumpfschlauch erfolgt.

2.
Die Entgegenhaltung WO 98/20XXX (Entgegenhaltung D2, Anlage rop6) ist ebenfalls kein neuheitsschädlicher Stand der Technik. Die Entgegenhaltung D2 war bereits als dortige Entgegenhaltung D1 Gegenstand der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 23.11.2010 (Anlage rop3, dort S. 12 ff.). Die TBK hat eine Neuheitsschädlichkeit abgelehnt, da in der D2 die Merkmale g), h), i) und j) nicht gezeigt seien. Vielmehr sei in der Entgegenhaltung D2 offenbart, eine Kontaktfahne vollflächig mit der Grundmetallisierung zu verbinden (S. 15 Anlage rop6).

Die Beklagte beruft sich nun darauf, dass in der D2 auch die Möglichkeit aufgezeigt sei, mehrere Anschlüsse an die Grundmetallisierung anzulöten und dies – unter Zugrundelegung einer Auslegung, die zu einer Verletzung der angegriffenen Ausführungsform kommt – die Merkmale f) bis j) offenbare. So heißt es auf S. 8 Z. 24 – 29 D2:

„An jedem Metallisierungsstreifen 4, 5 wiederum werden nun die elektrischen Anschlüsse 6 und 7 befestigt, beispielsweise durch Auflöten eines elektrischen Leiters. Die Verbindung kann dabei an einem oder an mehreren Punkten eines Metallisierungsstreifens oder der Kontaktfahne hergestellt werden.“

Allerdings ist nicht hinreichend klar, ob ein Fachmann die patentgemäße Lehre aus dieser einzelnen Stelle unmittelbar und eindeutig entnehmen kann, da genauere Informationen zu der Verbindung nicht gegeben werden und auch nicht gesagt wird, dass dies Risse in der Grundmetallisierung überbrücken würde. Vielmehr ist hierzu die vollflächige Kontaktfahne in der Entgegenhaltung D2 vorgesehen.

Zudem ist bei der Aussetzungsentscheidung zu berücksichtigen, dass die Entgegenhaltung D2 bereits Gegenstand des Einspruchsbeschwerdeverfahrens war. In einer solchen Situation müssen besondere Umstände für eine Aussetzung sprechen, etwa eine Unvertretbarkeit der Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, 1589). Dies ist – wie gesehen – hier nicht der Fall. Zudem erscheint es wenig nachvollziehbar, dass die TBK eine Schrift entgegengehalten hat, hierbei aber Aspekte übersehen hat, welche für die Frage der Neuheit entscheidend sind.

3.
Auch die Entgegenhaltung D3 (Praktikumsbericht und Vortrag von Herrn E, vgl. Anlagen BSS5 und BSS8) rechtfertigt keine Aussetzung des Verfahrens.

Ein Aussetzungsantrag der zumindest in Teilen auf einen Zeugenbeweis angewiesen ist, muss ohne Erfolg bleiben. Eine Zeugenvernehmung zur Frage der Aussetzung findet im Verletzungsprozess nicht statt (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636 – Ventilanbohrvorrichtung). Eine Aussetzung verbietet sich in einer solchen Situation, da unklar ist, wie der Zeuge im Rechtsbestandsverfahren aussagen wird. Dies gilt auch dann, wenn schriftliche Erklärungen des Zeugens vorgelegt werden (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 1591 – für die Frage der Offenkundigen Vorbenutzung).

Vor diesem Hintergrund kann keine Aussetzung erfolgen. Die Veröffentlichung des Praktikumsberichts ist von der Klägerin bestritten worden. Er ist auch nicht datiert und enthält keine Angaben zu seiner Veröffentlichung. Um die Veröffentlichung des Praktikumsberichts (Anlage BSS5) und/oder den Inhalt des von Herrn E nach Vortrag der Beklagten gehaltenen Vortrages feststellen zu können, müsste Zeugenbeweis erhoben werden. Die von Herrn E abgegebene eidesstattliche Versicherung (von der nur eine Kopie vorliegt, Anlage BSS8) reicht zum Beleg nicht aus. Es ist für die Kammer nicht vorauszusagen, ob durch eine Zeugenanhörung vor dem Bundespatentgericht bewiesen werden kann, dass Herr E in seinem Vortrag tatsächlich den im Praktikumsbericht gezeigten Aspekt der Spinnenlötung geschildert hat. Dies gilt insbesondere deshalb, weil es sich hierbei nur um einen Nebenaspekt im Praktikumsbericht handelt. Aufgrund der Unklarheit, zu welchem Ergebnis die Beweiserhebung kommt, kann eine für die Aussetzung erforderliche überwiegende Vernichtungswahrscheinlichkeit nicht festgestellt werden.

4.
Die Kammer konnte auch keine für eine Aussetzung erforderliche Vernichtungswahrscheinlichkeit aufgrund der Entgegenhaltung EP 0 479 XXX A2 (Entgegenhaltung D7, Anlagen S4/S4a) feststellten. Diese Entgegenhaltung war als Entgegenhaltung D4 bereits Gegenstand der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des EPA (vgl. S. 16 ff. Anlage rop3). Bei dieser Sachlage hat eine Aussetzung bereits dann zu unterbleiben, wenn die Argumentation im Rechtsbestandsverfahren möglich und mit nachvollziehbaren Gründen vertretbar erscheint (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, 1589).

Eine Unvertretbarkeit der Argumentation der TBK konnte die Streithelferin jedoch nicht aufzeigen. Ihr Einwand, die nunmehr in den Mittelpunkt des Rechtsbestandsangriffs gerückten Figuren 2A und 2B der Entgegenhaltung D7 seien von der TBK nicht beachtet worden, greift nicht durch. Denn auch in diesen Figuren der D7 sind die Außenelektroden (Bezugsziffern 4a, 4b) unterbrochen. Eine Verbindung wird erst durch die Verbindungen 8 hergestellt, wie sich in der nachfolgend eingeblendeten Fig. 2A erkennen lässt:

Insofern bleibt die Argumentation der TBK weiter gültig, dass eine solche Ausführungsform keine Offenbarung der Merkmale c) und d),

„c) Die Innenelektroden sind über Außenelektroden elektrisch parallel geschaltet.

d) Die Außenelektroden auf den Kontaktseiten des Stapels (2) bestehen aus einer aufgebrachten Grundmetallisierung (4)“,

enthält. In der Entgegenhaltung werden nämlich die Innenelektroden nicht wie vom Klagepatent vorgeschrieben über Außenelektroden in Form einer Grundmetallisierung parallel geschaltet, sondern erst durch die Verbindungen 8 (so auch die TBK, S. 17 unter 4.2.4 der Entscheidung, Anlage rop3).

5.
Die in der mündlichen Verhandlung vom 18.09.2014 ferner angesprochene Entgegenhaltung D9 kann eine Aussetzung ebenfalls nicht stützen. Diese Entgegenhaltung wurde im hiesigen Verfahren nicht vorgelegt und auch von der Beklagten oder der Streithelferin schriftsätzlich nicht erläutert. Zudem geht aus der Nichtigkeitsklage der Streithelferin (Anlage S2, S. 36) hervor, dass die in der Entgegenhaltung D9 gezeigten Aktoren aus übereinandergestapelten, kommerziell erhältlichen Vielschichtaktoren bestehen. Damit fehlt es aber an einer Offenbarung einer Parallelschaltung von Innenelektroden über eine (durchgängige) Grundmetallisierung.

V.
Der Streitwert wird auf EUR 2.000.000,00 festgesetzt.