4b O 58/13 – Tupfer II

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 2247

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 22. Juli 2014, Az. 4b O 58/13

I.
Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen und durch Vorlage eines geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in Deutschland in der Zeit vom 03.02.2013 bis zum 31.03.2014 Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben angeboten, in Verkehr gebracht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben, welche jeweils die folgenden Merkmale aufweisen:

der Tupfer weist einen Stab auf, der in eine Spitze ausläuft und eine Faserschicht, die die Spitze bedeckt,
die Fasern sind durch Flockung auf der Oberfläche der Spitze aufgebracht, und
die Faserschicht ist mit einer Menge an Fasern ausgebildet, mindestens 100 μl einer flüssigen Probe zu absorbieren,
wobei die Fasern aus Polyester sind

unter Angabe

a. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,

b. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie der Typenbezeichnungen und der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

c. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Typenbezeichnungen und der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagehöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e. sowie der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des jeweils erzielten Gewinns,

wobei

es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten tragen und ihn ermächtigen, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu a) und zu b) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen) in Kopie vorzulegen haben, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der rechnungslegungspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I. bezeichneten, in Deutschland in der Zeit vom 04.02.2013 bis zum 31.03.2014 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV.
Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu 60% zu tragen. Die Beklagte zu 1) hat die Kosten zu 20% und die Beklagten zu 2) und zu 3) jeweils zu 10% zu tragen.

V.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 40.000,00 €, für die Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

TATBESTAND

Die Klägerin nimmt die Beklagte aus dem deutschen Gebrauchsmuster 20 2004 XXX932 (nachfolgend: Klagegebrauchsmuster, Anlage FR2a) auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.

Die Klägerin ist Inhaberin des Klagegebrauchsmusters, das von dem europäischen Patent 1 608XXXB1 (nachfolgend EP XXX, Anlage FR4a) abgezweigt wurde. Das Klagegebrauchsmuster wurde am 31.03.2004 unter Inanspruchnahme einer italienischen Priorität vom 01.04.2003 angemeldet. Die Eintragung im Register erfolgte am 12.11.2012, die Bekanntmachung im Patentblatt am 03.01.2013. Die Beklagte zu 3) reichte am 6.11.2013 beim DPMA einen Löschungsantrag gegen das Klagegebrauchsmuster ein (Anlage MB4), über den noch nicht entschieden worden ist. Das Klagegebrauchsmuster ist am 31.03.2014 durch Zeitablauf erloschen.

Das Klagegebrauchsmuster betrifft Tupfer zur Aufnahme von biologischen Proben.

Die Klägerin verteidigt das Klagegebrauchsmuster im Löschungsverfahren im Hilfsantrag 1 nur noch in der nachstehenden Fassung des Schutzanspruchs 1, die nunmehr auch mit der vorliegenden Klage geltend gemacht wird:

Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben,
der einen Stab (14) aufweist, der in eine Spitze (16) ausläuft und eine Faserschicht (17), die die Spitze (16) bedeckt,
wobei die Fasern durch Flockung auf der Oberfläche der Spitze (16) aufgebracht sind, und
wobei die Faserschicht (17) mit einer Menge an Fasern ausgebildet ist, um mindestens 100 μl einer flüssigen Probe zu absorbieren, und
wobei die Fasern aus Polyester hergestellt sind.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen eine auseinander gezogene Darstellung der beiden Bestandteile einer erfindungsgemäßen Ausführungsform, nämlich Stab und Teströhrchen, wobei das Teströhrchen teilweise in Längsrichtung unterteilt ist (Figur 1) sowie eine vergrößerte Detailansicht des Tupfers aus Figur 1 im Schnitt (Figur 2).
Die Beklagte zu 1) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das – wie die Klägerin – auf die Herstellung von Laborbedarf spezialisiert ist. Sie stellt Tupfer mit den Bezeichnungen „A“, „B“ und „B C“ her (nachfolgend: angegriffene Ausführungsformen), die u.a. die auf Bl. 8 d. A. aufgeführten Artikelnummern haben. Darunter fallen auch die Tupfer mit den Artikelnummern E 811 und 812 aus der Gruppe „A“ und Tupfer mit den Artikelnummern E 819 und 820 aus der Gruppe „B C“ (vgl. Anlage FR7), wobei die Artikelnummern mit der Bezeichnung „E“ von der Beklagten zu 3) vergeben werden. Die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsformen ergibt sich aus den Anlagen FR8a-10b, 11, 12 und 14. Die Beklagte zu 1) bietet ihre Produkte weltweit über ihren Internetauftritt www.com (Anlage FR5a/5b) an und vertreibt sie über Vertriebspartner in Deutschland.

Die Beklagten zu 2) und zu 3) sind Vertriebspartner der Beklagten zu 1). Sie bieten die angegriffenen Ausführungsformen über ihre Internetauftritte www. uk und www..de (Anlagen FR6a, 6b, 7) an und vertreiben sie in Deutschland.

Der nachfolgenden Tabelle lassen sich die F Artikelnummern für die angegriffenen A-Tupfer und die angegriffenen B-Tupfer entnehmen (vgl. Seite 8 der Klageschrift), denen – soweit möglich – die zugehörigen E-Artikelnummern der Beklagten zu 3) zugeordnet wurden (vgl. Anlage FR13). Die Zuordnung basiert auf der im selbstständigen Beweisverfahren (Az.: 4b O 176/12) vorgenommenen Zuordnung.

Anders als die angegriffenen Tupfer aus der Gruppe „B C“ weisen die angegriffenen Tupfer aus der Gruppe „A“ an ihren Spitzen Fasern mit aufgespleißten Enden auf. Nachfolgend sind Bilder der Tupfer aus der Gruppe B (Anlage FR9b), der Gruppe A“ (Anlage FR8a) und eine Gegenüberstellung der Tupfer aus beiden Gruppen (Anlage FR8a und FR6a) dargestellt.

B (Anlage FR9b)

A und B (Anlage FR8a)

A und B (Anlage FR6a)

Die Klägerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Klagegebrauchsmusters in der geltend gemachten Fassung schutzfähig sei, auch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung und gegenüber dem von den Beklagten entgegengehaltenen Stand der Technik.

Zum Vorwurf der unzulässigen Erweiterung führt sie u.a. aus, dass nicht das Fasermaterial selbst hydrophil sein müsse, sondern die Fasern in ihrer Gesamtheit bzw. die Faserschicht ihre hydrophilen Eigenschaften durch die Feinheit der Fasern, durch die hohe Anzahl der Fasern und deren enge Anordnung zueinander erhalte.

Die Klägerin vertritt des Weiteren die Ansicht, dass der Gegenstand der geltend gemachten Anspruchskombination neu sei, insbesondere auch gegenüber der US 4,922,936 (nachfolgend: US 936). Zudem beruhe die beanspruchte Anspruchskombination auf einem erfinderischen Schritt. Die Anspruchskombination sei auch unter Berücksichtigung der Kombination US 5,623,XXX (nachfolgend: US XXX) mit dem allgemeinen Fachwissen erfinderisch.

Die Klägerin ist darüber hinaus der Meinung, die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichten sämtliche Merkmale der geltend gemachten Anspruchskombination wortsinngemäß. Bei den angegriffenen Ausführungsformen bedecke die Faserschicht die Spitze des Stabes. Dass die Faserschicht ausgebildet sei, mindestens 40 Mikroliter einer flüssigen Probe zu absorbieren, ergebe sich aus den Anlagen FR11, 12, 15 und 16a/b. Die Faserschicht sei auch ausgebildet, mindestens 100 Mikroliter einer flüssigen Probe zu absorbieren.

Die Klägerin beantragt,
wie erkannt, wobei sie ihren Antrag auf sämtliche Typen von angegriffenen Ausführungsformen bezieht.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise, das Verfahren bis zur erstinstanzlichen Entscheidung über den Löschungsantrag gegen das Klagegebrauchsmuster DE 20 2004 XXX932 U1 auszusetzen.

Die Beklagten vertreten die Auffassung, der geltend gemachte Schutzanspruch sei unzulässig erweitert, da der Gegenstand für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig der Ursprungsoffenbarung WO 2004/086XXX A1 (nachfolgend: WO XXX) bzw. der EP XXX, die aus der Euro-PCT-Anmeldung WO XXX hervorgegangen sei, zu entnehmen sei. Anders als in der Ursprungsoffenbarung erfasse das Klagegebrauchsmuster u.a. auch Tupfer mit Fasern ohne hydrophile Eigenschaften.

Die beanspruchte Erfindung sei überdies nicht neu. Jedenfalls fehle es an einem erfinderischen Schritt.

Die Klägerin habe sich durch die Abzweigung von insgesamt fünf Gebrauchsmustern aus der EP XXX, darunter das Klagegebrauchsmuster, auf unzulässige Weise mehrfach identische Rechtspositionen verschafft.

Die Erfindung sei nicht ausführbar.

Schließlich stellen die Beklagten eine wortsinngemäße Verletzung des Klagegebrauchsmusters in Abrede. Insbesondere wiesen die angegriffenen Ausführungsformen keine Faserschicht auf, die die Spitze bedecke. Das Klagegebrauchsmuster verlange diesbezüglich eine Beflockung bis zur Sättigung, d.h., dass keine Fasern mehr in der Oberfläche verankert werden könnten. Dies setze 3000 bis 6250 Fasern pro mm2 voraus. Die angegriffenen Ausführungsformen wiesen – unstreitig – eine deutlich darunter liegende Faserdichte auf. Die Faserschicht der angegriffenen Ausführungsformen sei nicht mit einer Menge an Fasern ausgebildet, um mindestens 100 Mikroliter einer flüssigen Probe zu absorbieren. Es liege kein Nachweis dafür vor.

Auf Antrag der Klägerin vom 06.11.2012 hat das Landgericht Düsseldorf mit Beschluss vom 14.11.2012 in Bezug auf die angegriffenen Ausführungsformen und das im Parallelverfahren (Az.: 4b O 59/13) streitgegenständliche Gebrauchsmuster (DE 20 2004 XXX787) ein selbstständiges Beweisverfahren eingeleitet, das unter dem Az.: 4b O 176/12 geführt wird. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme im selbstständigen Beweisverfahren wird auf das Gutachten des gerichtlich bestellten Sachverständigen Dr. J vom 15.01.2013 in dem Verfahren 4b O 176/12 verwiesen (Anlage FR14). Die Akten mit den Az. 4b O 59/13 und 4b O 176/12 und 4b O 39/12 sind beigezogen worden und Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 24.06.2014 Bezug genommen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Die zulässige Klage ist zum Teil begründet. Der Klägerin stehen gegen die Beklagten die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gemäß §§ 24 Abs. 2, 24b Abs. 1 und 3 GebrMG i.V.m. §§ 242, 259 BGB für die angegriffenen Ausführungsformen mit den Artikelnummern 3406-H, 3506-H, 3316-H, 3306-U, 3406-U, 3506-U und 3316-U zu. Das Klagegebrauchsmuster ist schutzfähig. Es wird durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen mit den oben genannten Artikelnummern verletzt. Die angegriffenen Ausführungsformen mit den übrigen Artikelnummern verletzen Schutzanspruch 1 in der geltend gemachten Fassung dagegen nicht.

I.
Die Erfindung betrifft einen Tupfer zur Aufnahme biologischer Proben.

Das Klagegebrauchsmuster führt einleitend zum Stand der Technik aus, dass auf dem Gebiet klinischer und diagnostischer Analysen Tupfer zur Aufnahme biologischer Proben von organischem Material bekannt seien. Die bekannten Tupfer bestünden im Wesentlichen aus einem zylindrischen Stab, um dessen eines Ende (Spitze) ein Bausch von Fasern, wie beispielsweise Viskose (Rayon) oder eine natürliche Faser, wie beispielsweise BauEolle, mit hydrophilen Eigenschaften gewickelt sei. Der Bausch solle eine rasche Absorption der Probenmenge, die abgenommen und getestet werden solle, ermöglichen. Eine stabile Haftung der Faser, die um die Spitze des Stabs gewickelt sei, werde durch Kleben erreicht.

Das Klagegebrauchsmuster erläutert weiter, dass insbesondere dann, wenn die Probe durch Kultivieren der Mikroorganismen, die gleichzeitig mit der Probeaufnahme mit abgenommen worden seien, untersucht werden sollten, ein Tupfer sofort nach der Aufnahme in ein Teströhrchen eingetaucht werde. Dabei enthalte das Teströhrchen ein Kulturmedium, um die Probe während Lagerung und/oder Transport bis zum Analyselabor entsprechend zu konservieren.

Eine derartige Vorrichtung sei durch das europäische Patent 0643131 offenbart. Das Patent betreffe einen Tupfer für die Aufnahme und den in-vitro-Transport von Proben. Der Tupfer bestehe aus einem Teströhrchen mit Kulturmedium in Gelform und einem Stab, der an einem Ende einen Stopper für den Verschluss des Teströhrchens und an dem gegenüber liegenden Ende Mittel für die Aufnahme der genannten Proben trage. Das Mittel für die Aufnahme von Proben könne zum Beispiel ein Faserbausch sein, der um die Spitze des Stabes gewickelt sei, um in das Kulturmedium eingetaucht zu werden.

Das Klagegebrauchsmuster betont, dass die Spitze des zylindrischen Stabs, die aus im Wesentlichen starrem Material wie beispielsweise extrudiertem Kunststoff hergestellt sei, üblicherweise einen trunkierten Abschnitt aufweise. Dieses „abgeschnittene“ Ende mache es schwierig, den Tupferstab in Öffnungen, wie z.B. Mund, Nase, Auge, Rektum, Harnröhre und Vagina des Patienten einzuführen, wenn die Spitze nicht entsprechend geschützt sei. Aus diesem Grund müsse der Bausch aus hydrophilen Fasern, der um das trunkierte Ende gewickelt sei, nicht nur ausreichend Material enthalten, um die Absorption der Probe in der gewünschten Menge (100 Mikroliter) zu ermöglichen, sondern er müsse auch eine ausreichend dicke und abgerundete Form aufweisen, damit dem Patienten während der Probenentnahme kein Schaden zugefügt werde. Aus diesem Grund sei der Faserbausch um die Spitze des Stabs in einer runden Form gewickelt, die typischerweise die Form eines Spitzbogens oder eine ähnlich Form annehme. Die Form werde allmählich zum Ende des Stabs hin dicker und erreiche eine maximale Dicke und demnach auch einen maximalen protektiven Effekt genau um das trunkierte Ende herum.

Das Klagegebrauchsmuster kritisiert an dem derart geformten Bausch, dass die Dicke des Bauschs, wegen der hydrophilen Natur der Faser, zur Penetration der abgenommenen flüssigen Probe in die Masse des genannten Bauschs führe. Da die Probe aus praktischen Gründen zum Zeitpunkt der Analyse aus dem Tupfer freigesetzt werde, indem einfach der Stab des Tupfer ergriffen und seine Spitze und damit auch die mit der Flüssigkeit imprägnierte Faser vorsichtig, zum Beispiel entlang einer Petrischale mit Kulturmedium, ausgestrichen werde, sei es selbst bei vorsichtigem Wiederholen dieses Vorgangs nicht möglich, das gesamte Volumen (z.B. die 100 μl an absorbierter Probe) freizusetzen. Denn der Teil der Probe, der in den Innenbereich des Bauschs in Richtung seiner Spitze penetriert sei, könne nicht in Richtung zur Oberfläche ausgepresst und dadurch auch nicht durch den Tupfer freigesetzt werden.

Das Klagegebrauchsmuster führt an, dass durch diesen Mangel bedingt, im Durchschnitt nur etwa 40% der flüssigen Probe, die aufgenommen worden sei, in der Praxis für die Analyse wieder gewonnen werden könne. Ein solcher Verlust an Probe führe unweigerlich zu einer herabgesetzten Empfindlichkeit der Analyse und einer erhöhten Anzahl an falsch negativen Ergebnissen. Es sei schwierig festzustellen, ob ein negativer Test sich tatsächlich aus dem Fehlen der gesuchten Mikroorganismen oder eher aufgrund des nicht erfolgten oder unzureichenden Transfers vom Tupfer zur Testplatte ergebe.

Ein weiteres Problem des voluminösen Faserbausches eines Tupfers zeige sich, wenn der Tupfer z.B. im Bereich der Harnröhre und am Auge eingesetzt werde. Bei diesen Anwendungen sei es wünschenswert, die Tupferdicke zu minimieren, um Irritationen beim Patienten während der Probenahme zu verringern.

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Klagegebrauchsmuster die Aufgabe, die aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile zu vermeiden.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt es vor, einen Tupfer bereit zu stellen, der die folgenden Merkmale aufweist:

1. Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben bestehend aus

2. einem Stab
a. der Stab läuft in eine Spitze aus

3. einer Faserschicht
a. die Faserschicht bedeckt die Spitze des Stabs
b. die Fasern sind durch Flockung auf der Oberfläche der Spitze aufgebracht
c. die Faserschicht ist mit einer Menge an Fasern ausgebildet, um mindestens 100 Mikroliter einer flüssigen Probe zu absorbieren
d. die Fasern sind aus Polyester.

II.
Im Hinblick auf den streitigen Vortrag der Parteien bedarf Merkmal 3.a der vorstehend wiedergegebenen Merkmalsgliederung der Auslegung.

Gemäß Merkmal 3.a weist der Tupfer eine Faserschicht auf, die die Spitze des Stabes bedeckt.

Das Merkmal stellt keine besonderen Anforderungen an die Faserschicht. Sie soll lediglich dazu geeignet sein, eine flüssige Probe zu absorbieren und wieder abzugeben. Da die Absorption der Flüssigkeit von den weiteren in der Merkmalskombination genannten Parametern abhängt, wird man jede hinreichend dichte Beflockung einer Stabspitze mit Fasern als ausreichend ansehen können, die auch den weiteren Anforderungen des Schutzanspruchs gerecht wird.

Weder dem Anspruchswortlaut noch der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters lässt sich entnehmen, dass mit „bedeckt“ eine Beflockung bis zur Sättigung gemeint ist. Eine Bedeckung der Spitze kann daher nicht erst dann angenommen werden, wenn keine Fasern mehr in der Oberfläche der Stabspitze verankert werden können. Auch sind für eine Bedeckung der Spitze nicht 3000 bis 6250 Fasern pro mm2 erforderlich. Eine derartige Zahlenangabe findet sich in dem Klagegebrauchsmuster nicht. Ob die Fasern für eine „Bedeckung“ so dicht stehen müssen, dass zwischen ihnen eine Kapillarwirkung möglich ist, kann dahinstehen. Denn zwischen den Fasern bzw. Faserbündeln der angegriffenen Ausführungsformen besteht unstreitig eine solche Kapillarwirkung.

Die Äußerungen der Klägerin im Einspruchsverfahren sind nicht als schutzbereichsbeschränkende Erklärungen anzusehen. Zum einen betraf das Einspruchsverfahren ein anderes Schutzrecht. Zum anderen ist den Erklärungen nicht der Wille der Klägerin zu entnehmen, den von ihr beanspruchten Gegenstand der Erfindung von der Ausführungsform abzugrenzen, die die Beklagten benutzen, oder gar eine noch weiter reichende Verzichtserklärung abzugeben (vgl. BGH, NJW-RR 1993, 1132 – Weichvorrichtung). Im Übrigen haben diese Erklärungen in den geltend gemachten Schutzansprüchen keinen Niederschlag gefunden.

III.
Es besteht kein Löschungsgrund gemäß §§ 15 Abs. 1, 13 Abs. 1 GebrMG. Eine unzulässige Erweiterung ist zu verneinen. Die von der Klägerin geltend gemachte Fassung des Schutzanspruchs 1 ist gemäß § 1 Abs. 1 GebrMG schutzfähig.

1.
Ein Löschungsgrund gemäß §§ 15 Abs. 1 Nr. 3, § 13 Abs. 1 GebrMG scheidet aus. Der Gegenstand des Klagegebrauchsmusters geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.

Vielmehr deckt sich der Gegenstand des Klagegebrauchsmusters mit dem Gegenstand der maßgeblichen ursprünglichen Offenbarung (WO XXX).

Das Argument der Beklagten, in Anspruch 1 und Abs. [0008] führe die Streichung der Wörter „Fasern mit hydrophilen Eigenschaften“ dazu, dass das Klagegebrauchsmuster – anders als die WO XXX – auch Tupfer umfasse, deren Fasern keine hydrophilen Eigenschaften aufwiesen, verfängt nicht. Zwar verwendet die WO XXX in seinem Anspruch 1 in der Tat den Passus „fibre (17) with hydrophilic properties to allow absorption“, der im Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters fehlt. Mit „fibre“ (17) in der WO XXX ist aber nicht die einzelne Faser gemeint, sondern – wie bereits aus den Figuren 1 und 2 und der Bezugsziffer (17) ersichtlich – die Faserschicht, also die Gesamtheit der Fasern, die die Stabspitze umhüllen. Diese Faserschicht ist hydrophil, da zwischen den feinen Fasern eine sehr hohe Anzahl von Kapillaren in den Zwischenräumen zwischen benachbarten Fasern gebildet wird, die einen großen Teil der (ggf. wässrigen) Probe absorbieren und halten, die dann durch Abstreifen des Tupfers aufgetragen werden können (vgl. auch Anlage FR4d, Seite 3, Abs. 6 – Zwischenentscheidung des EPA im Einspruchsverfahren gegen EP XXX). Entsprechend nimmt die WO XXX auf Seite 4, Zeile 22 bis Seite 5, Zeile 4 auf die Kapillaren (und nicht auf das Material der einzelnen Fasern) Bezug, die die Absorption und Freisetzung der Probe ermöglichen („the capillary represented by each fibre, by virtue of which it can carry out its task of absorbing and releasing“). In dem Abschnitt der WO XXX heißt es weiter: “the fibre is chosen from a wide range of materials provided they are hydrophilic by capillarity”. Es sind also nicht die Fasern selbst, die hydrophil sein müssen. Das Material der Fasern kann vielmehr aus einem großen Bereich von unterschiedlichen (auch hydrophoben) Materialen gewählt werden, wenn nur die Kapillaren die Aufnahme von wässrigen Lösungen ermöglichen. Entsprechend nennt die WO XXX auf Seite 5 und in Unteranspruch 7 auch hydrophobe Materialien als mögliches Material für die Faserschicht. Im Ergebnis kommt es damit sowohl der WO XXX als auch dem Klagegebrauchsmuster auf den Kapillareffekt an, der die Aufnahme und Abgabe von wässrigen Proben ermöglichen soll. In beiden Schriften ist es also nicht zwingend das Material der Faser selbst, das hydrophil sein muss. Das Herausstreichen des Passus „fibre (17) with hydrophilic properties to allow absorption“ und die Aufnahme des Merkmals 3.c in das Klagegebrauchsmuster („Die Faserschicht ist mit einer Menge an Fasern ausgebildet, um mindestens 100 Mikroliter einer flüssigen Probe zu absorbieren“) führt in der Gesamtschau folglich nicht zu einer unzulässigen Erweiterung.

Die Beklagten sind der Ansicht, es finde sich keine ausdrückliche Offenbarung der Absorbtion von mindestens 100 Mikroliter einer flüssigen Probe (vgl. Merkmal 3.c.). In der WO XXX, Seite 4, Zeile 32 findet sich aber der Satz: „The amount of fibre to be deposited for forming the flocked layer in accordance with the invention is determined on the basis of the type of fibre and the prechosen layer characteristics of thickness and fineness, in such a manner as to enable 100 microlitres of specimen to be absorbed“. Soweit die Beklagte argumentiert, das Verfügungsgebrauchsmuster offenbare aufgrund dieser Passage lediglich, dass genau 100 Mikroliter einer Probe absorbiert werden könne, ist dem zu widersprechen. Zum einen ist der zitierten Stelle bereits nicht zu entnehmen, dass es sich bei den 100 Mikrolitern um einen exakten Wert handeln muss. Zum anderen ergibt sich aus weiteren Passagen der WO-Schrift, dass der Verlust an aufgenommener Flüssigkeit möglichst gering gehalten werden soll, damit die Proben in einer Menge abgegeben werden können, die zuverlässige Tests erlauben. Dabei versteht sich von selbst, dass die Tests je zuverlässiger werden, desto mehr Flüssigkeit zu Untersuchungszwecken zur Verfügung steht. Die in der WO-Schrift angegebenen 100 Mikroliter sollen daher keine Obergrenze angeben. Im Gegenteil ist nach Sinn und Zweck der Schrift eine höhere Aufnahmefähigkeit sogar gewünscht.

Unabhängig davon, dass § 15 GebrMG die Zwischenverallgemeinerung als Löschungsgrund nicht nennt, ist nicht ersichtlich, warum die Aufnahme der Wörter „die Faserschicht ist mit einer Menge an Fasern ausgebildet, um mindestens 100 Mikroliter einer flüssigen Probe zu absorbieren“ in Merkmal 3.c des Anspruchs 1 unzulässig sein soll. Dass die Faserschicht aus Fasern besteht, ist selbstverständlich. Gleiches gilt für den Umstand, dass auch die Menge der Fasern Einfluss auf die Fähigkeit der Faserschicht haben wird, eine bestimmte Menge an flüssiger Probe zu absorbieren.

Soweit die Beklagten meinen, dass Anspruch 29 unzulässig erweitert sei, da die Ursprungsoffenbarung nicht per se Materialien wie Polyester offenbare, sondern nur solche, die die weitere Maßgabe „hydrophil aufgrund seiner Kapillarität“ erfüllten, kann dem nicht gefolgt werden. Es geht in beiden Schriften nicht um das Material der Fasern an sich, sondern um den Kapillareffekt, der durch die Kapillaren in den Zwischenräumen benachbarter Fasern gebildet wird. Die Bildung von Kapillaren zwischen benachbarten Fasern aus Polyester ist möglich. Konsequenterweise nennt die Ursprungsoffenbarung Polyester als eines der Materialen, aus denen die Fasern bestehen können.

2.
Es besteht kein Löschungsgrund gemäß §§ 15 Abs. 1 Nr. 1, 13 Abs. 1 GebrMG

Der Gegenstand der geltend gemachten Anspruchskombination des Klagegebrauchsmusters ist gemäß § 3 Abs. 1 GebrMG neu, da er nicht zum Stand der Technik gehört.

Entgegen der Auffassung der Beklagten wird die technische Lehre des Anspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters in der US 936 nicht offenbart.

Die US 936 offenbart einen Zahnreiniger nach der Art eines Zahnstochers zur Reinigung insbesondere der Zahnzwischenräume (Anlage 13B, Sp. 1 a.A.). Es ist nicht ersichtlich, dass der Zahnreiniger der US 936 derart ausgebildet ist, dass er mindestens 100 Mikroliter einer flüssigen Probe absorbieren kann. Dies ergibt sich auch nicht zwangsläufig aus den in der Entgegenhaltung angegebenen Faserlängen und Faserfeinheiten. Denn es handelt sich dabei um Wertebereiche, für die eine bestimmte Absorptionsmenge nicht angegeben werden kann, zumal die Menge auch von der Dichte der Fasern und der Fläche, die die Faserschicht bedeckt, abhängig ist. Der Fachmann liest das Merkmal daher auch nicht mit. Für die Üblichkeit dieser Absorptionswerte ist nichts dargetan.

Es lässt sich auch nicht feststellen, dass ein nach den übrigen Merkmalen des Klagegebrauchsmusters ausgebildeter Tupfer zwingend mindestens 100 Mikroliter einer flüssigen Probe absorbieren kann (Merkmal 3.c). Es kann daher nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass es sich bei Merkmal 3.c um ein bloß funktionales Merkmal handelt, das keine Auswirkungen auf die Struktur bzw. Konstruktion des anspruchsgemäßen Tupfers hat und daher in der Entgegenhaltung auch nicht offenbart sein muss.

3.
Die US XXX offenbart i.V.m. dem allgemeinen Fachwissen die technische Lehre des Anspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters nicht in naheliegender Weise. Die Erfindung beruht auf einem erfinderischen Schritt, § 1 Absatz 1 Satz 1 GebrMG.

Die US XXX offenbart eine Abstrichbürste für medizinische Zwecke, insbesondere für die Entnahme von biologischem Material und zur Aufbringung des entnommenen Materials durch Abstreifen auf einer Oberfläche, (Anlage MB17B, Sp. 1 und Sp. 2, jeweils 2. Absatz). Die Beklagten haben jedoch keine Stelle in der US XXX aufzeigen können, nach der die Bürste eine Faserschicht mit einer Menge an Fasern enthält, die ausgebildet ist, um mindestens 100 Mikroliter einer flüssigen Probe zu absorbieren. Soweit sie argumentieren, dies ergebe sich aus dem allgemeinen Fachwissen, erschließt sich dies nicht. Aus der in Anlage MB33 zitierten Passage, nach der ein Tupfer nach der US XXX eine „large quantity of (…) specimen“ verliert, kann nicht geschlossen werden, dass die Faserschicht mindestens 100 Mikroliter einer flüssigen Probe absorbieren kann.

4.
Es besteht kein Anspruch auf Löschung der Gebrauchsmustereintragung für jedermann gemäß §§ 15 Abs. 1 Nr. 2, 13 Abs. 1 GebrMG. Der Gegenstand des Klagegebrauchsmusters ist nicht bereits aufgrund einer früheren Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden. Die Klägerin benennt als älteres Recht mit identischem Erfindungsgegenstand die DE 20 2004 XXX908 (nachfolgend: DE 908, Anlagenkonvolut MB19).

Älter i.S.v. § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG ist ein Recht, das einen früheren Anmeldetag oder Prioritätstag hat. Die DE 908 ist – wie das Klagegebrauchsmuster – am 31.03.2004 angemeldet worden und nimmt eine Priorität vom 01.04.2003 in Anspruch. Es handelt sich damit bereits nicht um ein älteres Recht.

5.
Soweit die Beklagte darauf hinaus möchte, dass die mehrfache Abzweigung unzulässig ist, ist unklar, welche Rechtsfolgen sie daraus ableiten möchte. Ein Teil der Literatur geht davon aus, dass eine Doppelabzweigung nicht verboten (also zulässig) ist und allenfalls der Anspruch auf Eintragung verbraucht ist. Ist die Eintragung eines bereits eingetragenen Gebrauchsmusters aber bereits erfolgt, kann aufgrund des numerus clausus der Löschungsgründe die Löschung des später eingetragenen identischen Gebrauchsmusters nicht wegen des „Verbrauchs der Eintragung“ erfolgen (vgl. Busse Keukenschrijver, Patentgesetz, 7. Auflage, § 5 GebrMG Rn. 17). Selbst wenn man dies anders sieht, stellt sich vorliegend die Frage einer unzulässigen Mehrfachabzweigung auch deswegen nicht, da das Klagegebrauchsmuster nur noch eingeschränkt verteidigt wird. Im Vergleich zu den übrigen Abzweigungen fehlt es daher jedenfalls an der Identität der Gebrauchsmuster, die die Mehrfachabzweigung nach anderer Ansicht erst unzulässig macht (vgl. Goebel, GRUR 2001, 604 a.E.).

6.
Die Beklagten tragen erstmals in der Duplik pauschal vor, dass die Erfindung nicht ausführbar sei (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG). Die Ausführungsbeispiele lassen es aber zu, dass die Erfindung regelmäßig mit Erfolg von einem Fachmann angewendet werden kann, d.h. technisch durchführbar und gewerblich anwendbar ist. Insbesondere ist nicht feststellbar, dass das Klagegebrauchsmuster unter Berücksichtigung der Beschreibung nur dann ausführbar wäre, wenn zusätzlich im Anspruch Merkmale zur einheitlichen Faserdicke, zur Dichte der Fasern und zu deren senkrechten Anordnung aufgenommen worden wären.

IV.
Die angegriffenen Ausführungsformen mit den Artikelnummern 3406-H, 3506-H, 3316-H, 3306-U, 3406-U, 3506-U und 3316-U verletzen Schutzanspruch 1 in der geltend gemachten Fassung.

Merkmale 1, 2, 3.b und 3.d sind unstreitig verwirklicht. Die angegriffenen Ausführungsformen mit den oben genannten Artikelnummern verwirklichen darüber hinaus auch die im Streit stehenden Merkmale 3.a und 3.c.

Die angegriffenen Ausführungsformen mit den oben genannten Artikelnummern weisen eine Faserschicht gemäß der Merkmale 3.a und 3.c. auf. Zur Verwirklichung des Merkmals 3.a müssen die Fasern an der Stabspitze der angegriffenen Tupfer dazu geeignet sein, eine flüssige Probe aufzunehmen und wieder abzugeben. Gemäß Merkmal 3.c ist die Faserschicht der Tupfer mit einer Menge an Fasern ausgebildet, um mindestens 100 Mikroliter einer flüssigen Probe zu absorbieren.

Die Klägerin hat eine Verwirklichung der Merkmale 3.a und 3.c für die angegriffenen Ausführungsformen mit den Artikelnummern 3406-H, 3506-H, 3316-H, 3306-U, 3406-U, 3506-U und 3316-U teils unter Bezugnahme auf die Geschäftsunterlagen der Beklagten zu 1) (Anlage 16a/b, Tabellen 1, 2 und 5), teils durch eigene Versuche (Anlage FR12) nachgewiesen. Die Beklagten sind dem nicht ausreichend entgegen getreten.

Die Tabellen 1 und 2 der Anlage 16a zeigen die Ergebnisse des Eintauchverfahrens (vgl. Anlage FR16a, Seite 3, Absatz 1). Tabelle 5 zeigt Absorptionsdaten für die beim bakteriellen Freisetzungstest verwendeten Tupfer (vgl. Anlage FR16a, Seite 3, letzter Absatz). Sämtliche aufgenommene Proben (Samples) der angegriffenen Tupfer mit der Artikelnummer 3406-H sind in einer Menge absorbiert worden, die oberhalb von 100 Mikrolitern liegt (vgl. Anlage FR16a, Tabellen 1 und 5, jeweils erste Spalte). Gleiches gilt für die Tupfer mit der Artikelnummer 3506-H (Anlage FR16a, Tabelle 1, zweite Spalte). Bei den Tupfern mit der Artikelnummer 3316-H liegen zumindest zwei Werte (0,1004 ml und 0,1019 ml) oberhalb der 100 Mikroliter. Dass die übrigen getesteten Tupfer mit der Artikelnummer 3316-H eine Probe von weniger als 100 Mikroliter aufgenommen haben und auch der Durchschnittswert unterhalb der 100 Mikroliter-Grenze liegt, ist unbeachtlich. Denn weder sind einzelne getestete Werte, die unterhalb von 100 Mikroliter liegen, maßgeblich, noch ist auf den Durchschnittswert abzustellen. Entscheidend ist, dass die Tupfer dazu geeignet sind, 100 Mikroliter aufzunehmen. Dass dies der Fall ist, belegen die Samples 2 und 7, die die oben genannten Werte von über 100 Mikrolitern aufweisen. Durch den Versuch in Anlage FR12 haben die Kläger nachgewiesen, dass die Tupfer mit der Artikelnummer 3306-U 140 Mikroliter aufnehmen können (Anlage FR12, Seite 2). Aus den Tabellen 2 und 5 der Anlage FR 16a ergibt sich, dass die Tupfer mit der Artikelnummer 3406-U in 10 Versuchen jeweils mehr als 100 Mikroliter aufgenommen haben (Anlage FR16a, Tabellen 2 und 5, jeweils 1. Spalte). Gleiches gilt für die Tupfer mit der Artikelnummer 3506-U (Anlage FR16a, Tabelle 2, Spalte 2). Schließlich zeigt Tabelle 2, 3. Spalte der Anlage FR16a, dass mit den Tupfern mit der Artikelnummer 3316-U jedenfalls 4 Mal eine Menge von über 100 Mikroliter aufgenommen wurde (0,1023 ml, 0,1003 ml, 0,1XXXml, 0,103 ml). Damit sind auch diese Tupfer dazu geeignet, den durch Merkmal 3.c vorgeschriebenen Wert von mindestens 100 Mikrolitern zu absorbieren.

Für die restlichen angegriffenen Tupfer hat die Klägerin eine Verwirklichung des Merkmals 3.c nicht nachgewiesen. Aus den Anlagen FR12, FR16a/b (Tabellen 1, 2, 5) ergibt sich sogar, dass die angegriffenen Tupfer mit den Artikelnummern 3317-H, 3317-U (Anlage FR12, FR 16a) und 3318-H und 3318-U (Anlage FR16a) gerade nicht geeignet sind, 100 Mikroliter einer flüssigen Probe zu absorbieren. Bei diesen Tupfern führten sämtliche Eintauchversuche zu einer Absorption von unter 100 Mikrolitern.

V.
Da ein Teil der angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des Klagegebrauchsmusters Gebrauch macht, rechtfertigen sich in Bezug auf diese angegriffenen Ausführungsformen die tenorierten Rechtsfolgen.

1.
Die Beklagten haben der Klägerin Schadenersatz zu leisten (§ 24 Abs. 2 GebrMG). Denn als Fachunternehmen hätten sie die Gebrauchsmusterverletzung durch die angegriffenen Ausführungsformen bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadenersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.

2.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch zu beziffern, sind die Beklagten im zuerkannten Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Darüber hinaus werden die Beklagten durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagten haben schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen
(§ 24 b GebrMG). Soweit ihre nicht gewerblichen Abnehmer und bloßen Angebotsempfänger hiervon betroffen sind, ist den Beklagten im Hinblick auf ihre Rechnungslegungspflicht ein Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen (vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 20.09.2001, Az.: 2 U 91/00).

VI.
Für eine Aussetzung der Verhandlung wegen der patentverletzenden angegriffenen Ausführungsformen bestand keine Veranlassung, § 19 GebrMG, § 148 ZPO. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die entsprechenden Ausführungen zur Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters Bezug genommen.

VII.
Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 92 Abs. 1 Satz 1, 100 Abs. 1 und 2 ZPO. Da die Klägerin die Verletzung lediglich in Bezug auf 7 von jedenfalls 19 angegriffenen Tupfern mit unterschiedlichen Artikelnummern (vgl. Klageschrift, S. 8) nachgewiesen hat, hat sie einen Großteil der Kosten zu tragen. Die Beklagten sind unterschiedlich am Rechtsstreit beteiligt, so dass § 100 Abs. 2 ZPO greift. Die Beklagte zu 1) ist als Herstellerin der angegriffenen Ausführungsformen, die ihre Produkte auch nach Deutschland vertreibt, höher beteiligt als die Beklagten zu 2) und zu 3), die lediglich Vertriebspartner der Beklagten zu 1) sind und die angegriffenen Ausführungsformen in Deutschland vertreiben.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Streitwert: 100.000,00 €, wobei für die Klage gegen die Beklagte zu 1) ein Streitwert von 50.000,00 € anzusetzen ist, während für die Klagen gegen die Beklagten zu 2) und zu 3) ein Streitwert in Höhe von jeweils 25.000,00 € anzusetzen ist.