4b O 124/08 – Inukleotidsynthese (Arbeitnehmererf.)

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1635

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 1. März 2011, Az. 4b O 124/08

I. Die Beklagte wird verurteilt,

Zug-um-Zug gegen Zahlung eines Betrages in Höhe von 201.477,95 Euro

1. einer Umschreibung folgender Patentanmeldungen in den Patentregistern zuzustimmen und die zur Umschreibung notwendigen Erklärungen gegenüber den Patentämtern abzugeben:

a) alle über die PCT-Anmeldung vom 15. Dezember 2005 mit dem Titel „Synthesis of phosphitylated compounds using a quaternary heterocyclic activator“, internationale Anmeldenummer PCT/EP2005/0XXX15, Veröffentlichungsnummer WO 2006/064XXX A1, Priorität vom 15. Dezember 2004, verfolgten nationalen/regionalen Anmeldungen sowie der EP 04106XXX.6 auf sämtliche Kläger,

b) alle über die PCT-Anmeldung vom 30. Januar 2006 mit dem Titel „Purification of InucleoF“, internationale Anmeldungsnummer PCT/EP2006/050XXX, internationale Veröffentlichungsnummer WO 2006/079XXX A1, Priorität vom 28. Januar 2005, verfolgten nationalen/regionalen Anmeldungen, sowie der EP 05001XXX.0 auf die Kläger zu 1), 2), 3) und 5),

c) alle über die PCT-Anmeldung vom 6. März 2006 mit dem Titel „Synthesis of InucleoF“, internationale Anmeldungsnummer PCT/EP2006/060XXX, internationale Anmeldungsnummer WO 2006/094XXX A1, Priorität vom 4. März 2005 und 11. März 2005, weiterverfolgten nationalen/regionalen Anmeldungen sowie der EP 05101XXX.9 auf die Kläger zu 1), 2), 3), 5) und 6),

2. den Klägern sämtliche im Rahmen der Anmeldung der unter Ziffer I.1. genannten Patentanmeldungen zum Patent geführte Korrespondenz mit den Erteilungsämtern und den jeweils nationalen Korrespondenzanwälten in Kopie herauszugeben.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte den Klägern zum Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet ist, der den Klägern durch die Verweigerung der Übertragung der unter Ziffer I.1. genannten Patentanmeldungen entstanden ist und zukünftig entstehen wird.

III. Im Übrigen werden die Klage und Widerklage abgewiesen.

IV. Die Kosten des Rechtstreits trägt die Beklagte.

IV. Das Urteil ist für die Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 400.000,- Euro vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer im Gebiet der Europäischen Union ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

T a t b e s t a n d

Die Kläger machen mit der vorliegenden Klage Ansprüche wegen der im Tenor zu I. näher bezeichneten Patentanmeldungen gegenüber der Beklagten geltend.

Die Erfindungen betreffen die Synthese von Inucleotiden. Bei der Synthese von Inucleotiden findet eine Verknüpfung eines Nucleosides über eine Phosphatbrücke mit einem anderen Nucleosid statt. Diese neue entstandene Struktur wird wiederum über eine Phosphatbrücke mit einem anderen Nucleosid verknüpft und so können längere Strukturen aufgebaut werden. Dem Grundsatz nach bestehen drei Synthesemöglichkeiten für Inucleotide. So kann bei der Festphasensynthese das Inucleotid an einen polymeren Träger gebunden werden, die weiteren Reagenzien sind dann flüssig. Bei dem Flüssigphasenverfahren mit festphasengebundenen Reagenzien ist das Inucleotid gelöst und die Reagenzien sind an einen polymeren Träger gebunden. Beim Flüssigphasenverfahren sind das Inucleotid und die Reagenzien gemeinsam gelöst. Im Stand der Technik wurden Inucleotide an fester Phase synthetisiert. Problemtisch an dieser Gewinnung von Inucleotiden war einerseits die Beschränkung auf die Menge der herzustellenden Substanzen. Zum anderen musste auch eine bestimmte Reinheit erzielt werden, im Rahmen der Festphasensynthese betrug diese ca. 85 bis 90 %. Vor diesem Hintergrund lag den Erfindungen, welche Gegenstand der Klage sind, die Aufgabe zugrunde, einen anderen Syntheseweg bereitzustellen und zu optimieren. In der WO 2006/064XXX A1 mit Priorität vom 15. Dezember 2004 (Anlage K 1, nachfolgend: „Streitanmeldung 1“) wird der erste Schritt in der Synthese von Inucleotiden beschrieben und zwar die Phosphitylierung von teilweise geschützten Nucleosiden, teilgeschützten Inucleotiden oder anderen Alkoholen zu Phosphoramiditen. In der WO 2006/079XXX A1 mit Priorität vom 28. Januar 2005 (Anlage K 2, nachfolgend „Streitanmeldung 2“) wird die Reinigung von vollständig geschützten oder teilweise entschützten Inucleotiden beschrieben. Die Reinigung erfolgt mittels Kristallisation aus iso-Propanol. In der WO 2006/094XXX A1 mit Priorität vom 4. März 2005 (Anlage K 3, nachfolgend „Streitanmeldung 3“) ist die Kupplung der in der Streitanmeldung 1 phosphitylierten Komponente mit teilweise geschützten Nucleosiden, teilgeschützten Inucleotiden oder anderen Alkoholen beschrieben, wobei hierfür zwei Aktivatoren verwendet werden. Das hieraus resultierende Kupplungsprodukt kann dann nach der Streitanmeldung 2 gereinigt, anschließend teilweise entschützt und erneut gekuppelt werden. Die Streitanmeldung 1 wurde am 15. Dezember 2005, die Streitanmeldung 2 am 30. Januar 2006 und die Streitanmeldung 3 am 6. März 2006 angemeldet.

Die Kläger waren im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojektes bei der Beklagten als Arbeitnehmer zu dem Zweck tätig, die Entwicklung der streitgegenständlichen Erfindungen zu betreiben. Beschäftigt waren sie an dem Produktionsstandort der Beklagten in A.

Bei dem Kläger zu 1) handelt es sich um den zum 31. August 2008 aus dem Unternehmen der Beklagten ausgeschiedenen Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für das Inucleotidsyntheseverfahren. Hinsichtlich seiner Rolle ist zwischen den Parteien streitig, ob er neben seiner wissenschaftlichen Leistungsfunktion auch administrative (Leitungs-)Tätigkeiten wahrgenommen hat, wie die eigenständige Überwachung und Durchführung von Patentanmeldungen für die Beklagte. In der Anlage 1 zum Arbeitsvertrag der Beklagten und dem Kläger zu 1) vom 22./25. Februar 2004 ist als Stellenbezeichnung „Projektleiter Inukleotidsynthese B“ angegeben. In Ziffer 7 unter der Überschrift „Gesamtaufgabe“ heißt es im 5. Absatz:

„Der Stelleninhaber ist für die wissenschaftliche Projektleitung des Teilprojektes Inukleotidsynthese zuständig.“

Im Betrieb war der Kläger zu 1) mit seiner Abteilung, d.h. der Forschungsgruppe bestehend aus den Klägern zu 2) bis 6), dem Vorstand Produktion und Technik unterstellt. Hierbei handelte es sich zu Beginn der Tätigkeit des Klägers zu 1) im Jahre 2002 zunächst um Herrn Dr. C, der jedoch zum 31. Dezember 2004 bei der Beklagten ausschied. Zum 1. April 2005 trat als neuer Leiter für den Bereich Produktion und Technik Herr Dr. D in das Unternehmen ein, der zum 1. April 2006 bis zum 13. August 2008 zum Vorstand bestellt wurde. Ansprechpartner für den Kläger zu 1) waren ferner der Vorstandvorsitzende Herr E und der Vorstandvorsitzende Herr F. Gegenüber diesem Personenkreis berichtete der Kläger zu 1) von den Aktivitäten und Ergebnissen der Forschungsgruppe. Frau Dr. G war als Leiterin der Gruppe Forschung benannt. In einem „Internal Memo“ vom 16. September 2002 (Anlage K 4, und B 5) von Herrn E u.a. an den Kläger zu 1) wird ihre Stellung wie folgt beschrieben:

„I have asked G, Director of Regulatory Affairs, to handle a special task form me which is of great importance to the H Group.

G will coordinate and monitor all aspects of our I business until it can be laid into the hands of a Business Manager, yet to be appointed.

These aspects include matters such as:

(….)

J Project: indentify risks, progress, timing, cost effectiveness of new methodology vs. solid phase, patent situation of H,(…)”

Im Zuge der Anmeldung der Erfindung nach der Streitanmeldung 1 unterzeichneten die Kläger Anfang des Jahres 2005 die nachfolgend wiedergegebene Erklärung.

Die spätere Unterzeichnung der vorgenannten Erklärung durch den Zeugen E und den Kläger zu 3) liegt in dem Umstand begründet, dass deren Benennung als Erfinder erst später erfolgte (vgl. Email vom 29. August 2005, Anlage B 6 e sowie 2. Januar 2006, Anlage B 6c).

Das Dokument, welches das Assignment enthielt, wurde Frau Dr. G durch den Patentanwalt der Beklagten, Herrn Dr. K, mit Schreiben vom 7. Januar 2005 übermittelt (Anlage K 8).

Mit Erklärung vom 4. Juni 2007 erklärten die Beklagte und der Zeuge E, dass die Erfindung der drei Streitanmeldungen auf die Beklagte übergegangen sei (Anlage B 25). Mit Schreiben vom 8. Juni 2007 (Anlage K 12) schrieben die Kläger die Beklagte an und wiesen auf die Erfindereigenschaft der Kläger, die streitgegenständlichen Erfindung und die Frage der Rechtezuordnung hin.

Zwischen den Parteien unstreitig sind der Beklagten Kosten für die Patentanmeldungen und –aufrechterhaltung in Höhe von 192.927,93 Eur entstanden.

Die Kläger sind der Auffassung, dass die Erfindungen nach den Streitanmeldungen frei geworden seien, da die Beklagte diese nicht wirksam in Anspruch genommen habe. Entsprechend könnten sie die Umschreibung und die Herausgabe entsprechender Unterlagen und die Feststellung verlangen, dass ein etwaiger Schaden zu ersetzen ist. Im Hinblick auf die nicht mehr begehrte Umschreibung der US-Prioritätsanmeldungen und PCT-Anmeldungen liege Unmöglichkeit vor. Da eine Erfinderstellung des Zeugen E nicht vorliege, komme eine Teilumschreibung der Streitpatente nicht in Betracht. Die Benennung von dem Zeugen E als Erfinder sei erfolgt, da es so üblich gewesen sei. Der Zeuge L habe an den Erfindungen nicht schöpferisch mitgewirkt.

An Kosten für die Patentanmeldung- und aufrechterhaltung, welche im Rahmen der Zug-um-Zug-Verurteilung zu berücksichtigen seien, könnten lediglich die Kosten externer Patentanwälte sowie Rechnungen der Ämter berücksichtigt werden. Die von der Beklagten beanspruchten IAM-Kosten (Intellectual Assets Management) seien nicht zu erstatten, da es sich hierbei um interne Kosten der Patentabteilung des M-Konzerns handeln würde.

Die Kläger beantragen, nachdem die ursprüngliche Klage im Hinblick auf die Streitanmeldung zu 2) betreffend die Klägerinnen zu 4) und 6), die Streitanmeldung zu 3) betreffend die Klägerin zu 4) mit Zustimmung der Beklagten zurückgenommen wurde und sie die Klage im Hinblick auf die Herausgabe der US-Prioritätsanmeldungen 60/636,XXX und 60/647,XXX und 60/XXX,XXX sowie der PCT-Anmeldungen für erledigt erklärt haben,

zu erkennen wie geschehen.

Die Beklagte, die sich der Erledigungserklärung nicht angeschlossen hat, beantragt,

die Klage abzuweisen,

widerklagend beantragt sie,

festzustellen, dass die Kläger zu 1) bis 6) verpflichtet sind, der Beklagten denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr daraus entstanden ist oder zukünftig entstehen wird, dass die Kläger Rechte aus den unter Ziffer I.1.) der Klage bezeichneten Erfindungen geltend machen.

Die Kläger beantragen,

die Widerklage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass eine Erledigung in Bezug auf die Herausgabe der US-Prioritätsanmeldungen nicht erklärt werden könne, da eine solche objektiv unmöglich war. Die entsprechenden Prioritätsanmeldungen hätten, was die Kläger nicht bestritten haben, eine Laufzeit von maximal zwölf Monaten, so dass die Anmeldungen zum Zeitpunkt der Klageerhebung bereits erloschen waren. Das gelte auch für die PCT-Anmeldungen.
Die Klage sei in Bezug auf die Streitanmeldungen 1 und 3 bereits unzulässig. Auf Grund der als Anlage B 12 vorgelegten Erklärung hätten sich die Kläger ihrer Rechte an der Erfindung nach der Streitanmeldung 1 begeben. Das gleiche gelte für die Streitanmeldung 3, da diese mit der Streitanmeldung 1 im Zusammenhang stehe. Im Übrigen bestehe eine Vindikationslage nicht, da die Kläger mittels der in Anlage B 12 abgegeben Erklärung ihre Rechte an den Erfindungen 1 und 3 auf die Beklagte übertragen hätten. Sollte dies nicht der Fall sein, hätte die Beklagte die Erfindungen jedenfalls konkludent in Anspruch genommen. Im Übrigen läge jedenfalls eine rechtsgeschäftliche Übertragung zu einem späteren Zeitpunkt vor. Das Verhalten des Klägers zu 1) habe auch gezeigt, dass dieser die Erfindung nicht als „seine“, sondern als der Beklagten zugehörig ansehe, so dass es nunmehr rechtsmissbräuchlich sei, wenn diese herausverlangt würden. Dem Kläger zu 1) sei nicht lediglich eine wissenschaftliche Tätigkeit im Hinblick auf die Forschung im Bereich der Synthese von Inucleotiden zugekommen. Zu seinem Aufgabenbereich habe auch die Aufgabe gehört, die aus dem Forschungsprojekt gewonnenen Entwicklungen einer Patentierung zugunsten der Beklagten zuzuführen und den diesbezüglichen Patentbestand zu betreuen. So sei der Kläger zu 1) von Anfang an in strategische Beratungen zur Entwicklung des Patentportfolios der Beklagten eingebunden gewesen. Dies zeige sich insbesondere an dem als Anlagenkonvolut B 6 sowie den Anlagen B 7 bis B 11 vorgelegten Schriftverkehr.
Entgegen der Auffassung der Kläger seien auch die IAM-Kosten im Rahmen des Zurückbehaltungsrechtes zu erstatten, da es sich bei diesen Kosten um solche handle, die entstanden seien, als die Beklagte die Patentabteilung des M-Konzern wie einen externen Dienstleister in Anspruch genommen habe. Die IAM-Abteilung habe gegenüber der Beklagten die betreffenden Beratungsleistungen in Bezug auf die Anmeldung der Streiterfindung (Anlage B 37, B 49) abgerechnet.

Die Widerklage sei begründet, da sich die Kläger entsprechend der in Anlage B 12 abgegebenen Erklärung zur Unterlassung eines Verhaltens verpflichtet hätten, das mit der Übertragung der Rechte an diesen Erfindungen auf die Beklagte nicht in Einklang stehe. Die Verpflichtung umfasse, neben dem Ausschluss einer klageweisen Geltendmachung von Rechten an dieser Erfindung, auch jegliche weitere Handlung, mittels derer sich die Kläger einer Inhaberschaft an der Erfindung oder aus ihr abgeleiteten Rechten berühmen sowie sonstige Handlungen, die dem Ergebnis der Übertragung zuwider laufen. Indem die Kläger nunmehr auch außerprozessual Rechte an den Erfindungen geltend machen, hieraus Forderungen gegen die Beklagte ableiten würden, seien sie der Beklagten gemäß § 280 Abs. 1 BGB für den daraus entstandenen und zukünftig entstehenden Schaden ersatzpflichtig. Für die in der Streitanmeldung 2 geschützte Erfindung gelte dies auf Grund ihrer arbeitsvertraglichen Treupflicht. Zu den kausal verursachten Schäden würden interne wie externe Kosten der vor- und außerprozessualen Auseinandersetzung über die Inhaberschaft an den Erfindungen ebenso gehören wie Kosten, die durch die Weigerung der Kläger entstanden seien, gegenüber ausländischen Patentämtern die notwendigen Erklärungen in Beug auf die Streiterfindungen abzugeben sowie Schäden im Zusammenhang mit der Verzögerung der jeweiligen Patenterteilungen und Wertminderungen der Patentanmeldungen.

Die Klägerin tritt diesem Vorbringen entgegen. Die Klage sei nicht wegen der in Anlage B 12 abgegebenen Erklärung unzulässig. Hierbei habe es sich lediglich um eine Formalerklärung gegenüber dem US-amerikanischen Patentamt gehandelt. Eine Übertragung etwaiger Rechte bzw. ein Verzicht auf eine rechtliche Geltendmachung sei damit nicht verbunden gewesen. Das Dokument sei den Klägern seitens des Patentanwaltes der Beklagten (Herrn Dr. K) zur Verfügung gestellt worden ohne den Hinweis, dass es sich hierbei um eine Verfügung über die Rechte handeln sollte. Mit diesem Verständnis eines Formalaktes habe der Kläger zu 1) das Formular auch an die übrigen Kläger weitergeleitet, von welchen – unstreitig – drei der englischen Sprache nicht mächtig seien, was der Beklagten bekannt gewesen sei. Dass es sich lediglich um eine Formalerklärung handle ergebe sich auch aufgrund des Umstandes, dass eine ähnliche Erklärung im August 2005 für die Anmeldung eines US-Patentes Nummer 10/522,XXX (Anlage B 52) abgegeben worden sei.
Auch bestehe eine Vindikationslage, da die Diensterfindung der Kläger frei geworden sei, da weder eine Inanspruchnahme noch eine sonstige Übertragung der Erfindung auf die Beklagten stattgefunden habe. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten auf Seiten des Klägers zu 1) bestehe nicht, da er keine Verpflichtung gehabt habe auf die Inanspruchnahme der Erfindungen durch die Beklagte hinzuwirken. Dieser seien die maßgeblichen Tatsachen durch die zuständigen Personen, wie Frau Dr. G, bekannt gewesen.
Der widerklagend geltend gemachte Schadensersatzfeststellungsanspruch bestehe nicht, da eine vertragliche Pflichtverletzung nicht vorliege. Die Kläger würden ihre berechtigten Interessen wahrnehmen.

Die Kammer hat Beweis erhoben gemäß der Beweisbeschlüsse vom 8. Oktober 2009 (Bl. 220 GA) und 25. August 2010 (Bl. 312 GA) durch Vernehmung der Zeugen E und L. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Protokolle der Beweisaufnahme vom 17. Dezember 2009 (Bl. 228 ff. GA) und 21. Oktober 2010 (Bl. 318 ff. GA) verwiesen.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet, so dass die klageweise geltend gemachten Ansprüche im Wege einer Zug-um-Zug-Verurteilung gegen Zahlung der Kosten der Patentanmeldung und -aufrechthaltung zuzusprechen waren. Die Widerklage ist unbegründet.

I.
Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Klage zulässig. Das von den Klägern im Januar unterzeichnete „assignment“ (Anlage B 12), welches im Tatbestand wiedergegeben wurde, steht einer Klageerhebung nicht entgegen. Ungeachtet dessen, dass die Erklärung nicht alle drei Schutzrechte betrifft, sondern lediglich die der Streitanmeldung 1 zugrundeliegende US-amerikanische Prioritätsanmeldung US-A 60/636 XXX, angemeldet am 15. Dezember 2004, ist die Erklärung nicht als Prozesserklärung in dem Sinne zu verstehen, dass die Kläger auf die klageweise Geltendmachung etwaiger Rechte an der Erfindung verzichten, so dass es auf die zwischen den Parteien streitige Frage, ob auch die weiteren Erfindungen von der Vereinbarung umfasst sind, nicht ankommt. Soweit die Beklagte meint, dass in der Verpflichtung, keine Handlungen vorzunehmen, die der Übertragung der Erfindungsrechte zuwider läuft, die Verpflichtung beinhaltet sei, die Erfindung nicht klageweise herauszuverlangen, kann dem nicht gefolgt werden. So heißt es zwar im letzten Absatz auf Seite 1 der Anlage B 12:

“Upon said consideration we do hereby covenant und agree with said Assignee, its successors and assigns, that we will not execute in writing or do any act whatsoever conflicting with these presents, …..”

„Mit Erhalt der Gegenleistung sichern wir hiermit zu und vereinbaren mit dem Abtretungsempfänger, seinen Rechtsnachfolgern und Zessionaren, dass wir keine schriftlichen Erklärungen abgeben oder sonstige Handlungen vornehmen werden, die mit der vorliegenden Urkunde nicht im Einklang stehen, ……“

Die Erklärung kann indes nicht dahingehend verstanden werden, dass zwischen den Parteien eine Prozessvereinbarung getroffen werden sollte, die die Klagbarkeit des geltend gemachten Anspruchs ausschließt. Es ist nicht zu erkennen, dass die Parteien bei Abschluss der Vereinbarung eine Willenserklärung mit diesem Umfang abgegeben haben. Voraussetzung hierfür wäre, dass sich die Parteien bei Abgabe der Erklärung zumindest ansatzweise Gedanken über die Tragweite einer solchen Erklärung gemacht haben und insbesondere die Kläger hierüber auch aufgeklärt wurden, was von der Beklagten selbst nicht vorgetragen wurde. Zwar soll den Klägern, wie die Beklagte vorgetragen hat, eine Woche Zeit für die Abgabe der Unterschrift gegeben worden sein. Dass jedoch ein Bewusstsein bei allen Klägern vorhanden war, dass sie sich mit einer solchen Erklärung ihrer Rechte an der der Streitanmeldung 1 zugrundeliegenden Erfindung begeben, ist nicht zu erkennen. Die Beklagte hat zwar bestritten, dass bei den Klägern keine Kenntnis vorhanden gewesen sein soll. Ein einfaches Bestreiten ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht zulässig, da es der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten obliegt, die Tatsachen vorzutragen, welche zu dem Ergebnis führen könnten, dass die Kläger tatsächlich eine Erklärung des von der Beklagten vorgetragenen Inhalts abgegeben haben.

Für das Vorliegen einer Formalerklärung ohne einen rechtsgeschäftlichen Willen des Inhalts, sich der Erfindungen und der hieraus resultierenden Rechte zu begeben, spricht insbesondere die Vereinbarung eines nur symbolischen Gegenwertes in Höhe von 1 US-Dollar. Auch haben die Kläger unwidersprochen vorgetragen, dass drei Erfinder der englischen Sprache nicht mächtig sind und damit den Inhalt einer von der Beklagten behaupteten Prozessvereinbarung nicht verstehen konnten. Für das Vorliegen lediglich einer Formalerklärung gegenüber dem US-amerikanischen Patentamt spricht des weiteren das von der Beklagten als Anlage B 52 vorgelegte „assignment“, welches eine US-Anmeldung 10/522,XXX mit dem Titel „Method for preparing InucleoF“ betrifft, an welcher u.a. die Kläger zu 1) und 2) beteiligt waren und welches im August 2005 unterzeichnet wurde. Hierbei handelt es sich zwar nicht um eine dem Wortlaut identische Erklärung. Auch hier erklären die Erfinder aber, für einen Betrag von 1 US-Dollar die Erfindung an die Beklagte, das D und die University of E zu verkaufen. Der auch hier für den lediglich symbolischen Betrag von 1 US-Dollar erklärte Verkauf der Erfindungen an die genannten Unternehmen lässt daher den Schluss zu, dass eine solche Erklärung standardgemäß vor dem US-Patentamt abzugeben ist, wenn, wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, der „assignee“, d.h. der Abtretungsempfänger, als Patentinhaber eingetragen werden soll, was vorliegend der Fall sein sollte. Hierfür sprechen im Übrigen auch die von dem Patentanwalt der Beklagten Herrn Dr. K an Frau Dr. G mit Schreiben vom 7. Juli 2005 (Anlage K 6) dieses „assignment“ betreffenden Ausführungen, welche wie folgt lauten:

„(…) Weiterhin hat der Kollege uns mitgeteilt, dass das US-Patentamt eine sogenannte „Notification of Missing Requirements Under 35 U.S.C. § 371 in the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US)“ erlassen hat, da die Anmeldung ohne Formalpapiere beim US-Patentamt eingereicht worden sind.

(…)

Wir bitten Sie, die beigefügten Formalpapiere (Declaration for Patent Application, Assignment und Power of Attorney) zu unterzeichnen bzw. unterzeichnen zu lassen und an uns zurückzuschicken, damit wir diese unverzüglich an den US-Kollegen weiterleiten können.“

Herr Dr. K, der für die u.a. US-amerikanische Patentanmeldung zuständiger Patentanwalt, bezeichnet das „assignment“ gemäß Anlage B 52 mithin als Formalpapier, welches für die Patentanmeldung in den USA offensichtlich vorgeschrieben ist.
Von dem Vorliegen einer Formalerklärung, welche lediglich der Vorlage vor dem US-amerikanischen Patentamt dient, nicht jedoch einer Übertragung der Erfindung der Streitanmeldung 1 auf die Beklagte, gingen die Patentanwälte der Beklagten auch im weiteren Schriftverkehr nach Unterzeichnung des „assignments“ im Januar 2005 aus, wenn mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass eine Inanspruchnahme der Erfindungen durch die Beklagte noch notwendig ist. So heißt es im letzten Satz des Schreibens vom 30. August 2005 (Anlage B 10) betreffend die Erfindung nach der Streitanmeldung 1:

„Bitte denken Sie an eine rechtzeitige Inanspruchnahme der Erfindung“.

In den Schreiben vom 9. März 2005 und 30. März 2005 (Anlagen B 7 und B 8) wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass noch geklärt werden müsse, wie „das Recht zur Anmeldung von den Erfindern auf die Anmelderin übergegangen ist“. Es heißt dann weiter (vgl. Anlage B 7 Seite 2 Absatz 1):

„Das Recht geht dann durch eine Inanspruchnahmeerklärung über, d.h. H AG muss gegenüber den Arbeitnehmern erklären, dass die Erfindung in Anspruch genommen wird. Die Frist endet hierzu vier Monate nach einer schriftlichen Erfindungsmeldung der Erfindung. Ist eine solche nicht erfolgt, sollte die Inanspruchnahme zumindest innerhalb von vier Monaten nach dem Anmeldetag erfolgen.“

Das Schreiben betraf zwar die Anmeldung der Erfindung, welche der Streitanmeldung 3 zugrunde liegt. Diese Ausführungen gelten jedoch auch für die Erfindung der Streitanmeldung 1, wenn man der Ansicht der Beklagten folgt, dass die beiden Erfindungen im Zusammenhang stehen, die Streitanmeldung 3 daher von dem „assignment“ mit umfasst ist. Aus dem Schreiben wird deutlich, dass Herr Dr. K die Abgabe einer entsprechenden Inanspruchnahmeerklärung als notwendig erachtete. Einer solchen Erklärung bedürfte es nicht, wenn mit dem „assignment“ auch eine Übertragung der Rechte an den Erfindungen erfolgen sollte. Denn bei einer einvernehmlichen Übertragung der Schutzrechte auf die Beklagte wäre eine Inanspruchnahmeerklärung nicht mehr erforderlich gewesen. Zwar mag Herrn Dr. K als „Nichtjurist“ der Bedeutungsgehalt des „assignments“, wie von den Beklagten vorgetragen, nicht bekannt gewesen sein. Wenn jedoch der von der Beklagten vertretene Umfang der Erklärung einem mit der Ausarbeitung und weltweiten Anmeldung von Patenten vertrauten Patentanwalt nicht bewusst ist, ist nicht erklärlich, wie dies den Klägern als Wissenschaftlern bzw. wissenschaftlichen Mitarbeitern bewusst sein soll.

Es ist im Übrigen nicht zu erkennen und von der Beklagten auch nicht vorgetragen worden, zu welchem Zeitpunkt vor Unterzeichnung der Erklärung durch die Kläger eine Übertragung der Streitanmeldung 1 auf die Beklagte stattgefunden haben soll. Denn in Absatz 3 des assignments heißt es wie folgt:

„NOW, THEREFORE, for and in consideration of One Dollar ($1.00) and other good and valuable consideration to us in hand paid by said Assignee, the receipt of which is hereby acknowledged, we have sold, assigned and transferred,….”.

Durch die Aussage „we have sold, assigned and transferred…“, was in deutscher Übersetzung bedeutet, „wir haben verkauft, abgetreten und übertragen“, wird deutlich gemacht, dass in der Vergangenheit eine entsprechende rechtsgeschäftliche Erklärung abgegeben worden sein soll. Wenn die Beklagte sich daher auf den wortlautgemäßen Inhalt des „assignments“ berufen will, muss sie sich auch entgegen halten lassen, dass weder vorgetragen noch zu erkennen ist, zu welchem Zeitpunkt die rechtsgeschäftlichen Vorgänge vor Abgabe der Erklärung stattgefunden haben sollen.

Auf Grund der genannten Umstände ist nicht davon auszugehen, dass zwischen den Parteien eine Prozessvereinbarung getroffen wurde, die die Zulässigkeit der Klage ausschließt. Hierfür spricht im Übrigen auch, dass sich die Beklagte im vorgerichtlichen Schriftverkehr hierauf nicht berufen hat.

II.
Der von der Klägern geltend gemachte Anspruch auf Umschreibung der die Streitpatente 1 bis 3 betreffenden nationalen/regionalen Anmeldungen sowie die entsprechenden europäischen Patente beruht auf §§ 413, 412, 403 BGB. § 8 PatG ist insoweit nicht von Relevanz, da dieser eine materielle Übertragung von Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen beinhaltet, vorliegend bedarf es jedoch einer materiellen Übertragung nicht, da die Kläger bereits materiell berechtigt sind. Denn eine wirksame Übertragung der Streitpatente 1 bis 3 auf die Beklagte ist nicht erfolgt, so dass die Diensterfindungen der Kläger gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG frei geworden sind. Im Einzelnen:

1.
Die Kläger haben die den Streitanmeldungen 1 bis 3 zugrundeliegenden Erfindungen nicht in dem „assignment“ gemäß Anlage B 12 übertragen. Es handelt sich hierbei lediglich eine formelle Erklärung gegenüber der US-amerikanischen Patentbehörde, nicht jedoch um eine rechtsgeschäftliche Übertragung der Rechte an und aus den Erfindungen. Insoweit kann auf die Ausführungen unter Ziffer I. verwiesen werden.

2. a)
Auch im Übrigen kann nicht festgestellt werden, dass die Beklagte eine dem § 6 ArbEG entsprechende Inanspruchnahme erklärt hat. Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG wird eine Diensterfindung frei, wenn der Arbeitgeber sie nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 1 und 3 ArbEG) oder im Falle des § 7 Abs. 2 ArbEG innerhalb von zwei Monaten nach dem Verlangen des Arbeitnehmers in Anspruch nimmt. Nach § 6 Abs. 2 ArbEG erfolgt die Inanspruchnahme durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer. Die Erklärung soll sobald wie möglich abgegeben werden; sie ist spätestens bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 und 3) abzugeben.

Zwischen den Parteien unstreitig wurde eine Erfindungsmeldung im Sinne des § 5 Abs. 2 und 3 ArbEG nicht abgegeben. Nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichtes Düsseldorf, welche vom Bundesgerichtshof bestätigt wurde (Mitt. 2006, 363 – Haftetikett), wird in den Fällen, in welchen eine schriftliche Erfindungsmeldung nicht vorliegt, die Inanspruchnahmefrist mit der Einreichung der prioritätsbegründenden Patentanmeldung regelmäßig in Gang gesetzt. Diese sind daher im vorliegenden Fall am 15. Dezember 2004 (Anlage K 1), 28. Januar 2005 (Anlage K 2) und 4. März 2005 (Anlage K 3) in Gang gesetzt worden. Eine schriftliche Inanspruchnahme durch die Beklagte ist hingegen innerhalb von vier Monaten nicht erfolgt. Das ArbEG sieht in § 6 Abs. 1 Satz 1 jedoch zwingend eine schriftliche Inanspruchnahme vor und die Schriftform wird auch nicht dadurch gewahrt, dass die Erfindung zum Patent angemeldet und der Arbeitnehmer als Erfinder benannt wird (vgl. OLG Düsseldorf, MItt. 2004, 418, 421 – Hub-Kipp-Vorrichtung; BGH Mitt. 2006, 363 – Haftetikett). Denn mit der Anmeldung der Erfindung erfüllt der Arbeitgeber nur seine Pflicht aus § 13 Abs. 1 ArbEG. Das ist von der Frage der Inanspruchnahme unabhängig. Die Erfinderbenennung ist nur eine pflichtgemäße Erklärung gegenüber dem Patentamt. Zwar kann auf die Schriftform verzichtet werden (vgl. BGH GRUR 1963, 135 – Cromegal). Insoweit wird jedoch ein einvernehmlicher Verzicht auf die Schriftform gefordert. Dass ein solcher einvernehmlicher Verzicht getroffen wurde, trägt auch die Beklagte nicht vor. Auch wird diskutiert, ob an die Erklärungen verschieden strenge Anforderungen gestellt werden können, wenn die Erfindungsmeldung nicht schriftlich erfolgt ist, was als zulässig angesehen wird, und auch eine schriftliche Inanspruchnahme nicht erfolgt ist. Die Schiedsstelle hat wiederholt angenommen, dass sich weder der Arbeitnehmer auf das Fehlen der Schriftform der Inanspruchnahme berufen kann, wenn er selbst nicht schriftlich gemeldet hat, noch der Arbeitgeber auf das Fehlen einer schriftlichen Meldung, wenn er selbst nicht schriftlich in Anspruch genommen hat (vgl. Nachweise bei Reimer/Schade/Schippel – Rother, ArbEG 8. Aufl. § 6 Rdnr. 17). Die Rechtsprechung bleibt demgegenüber konsequent und verlangt eine schriftliche Inanspruchnahmeerklärung auch dann, wenn eine schriftliche Erfindungsmeldung vom Arbeitnehmer nicht vorgelegt wurde (vgl. OLG Düsseldorf a.a.O. – Hub-Kipp-Vorrichtung; BGH, a.a.O. – Haftetikett).

b)
Die Erfindungen wurden durch die Beklagte auch nicht durch schlüssige Handlung in dem Zeitraum von vier Monaten nach den Prioritätsanmeldungen in Anspruch genommen, d.h. 15. Dezember 2004, 28. Januar 2005 und 4. März 2005. Eine Inanspruchnahmeerklärung als einseitige Handlung kann grundsätzlich nicht durch einseitiges schlüssiges Handeln des Arbeitgebers erfolgen, und zwar auch nicht durch Handeln innerhalb der Inanspruchnahmefrist. Dementsprechend ist in der Aufnahme von Benutzungshandlungen durch den Arbeitgeber keine schlüssige Inanspruchnahme zu sehen, und zwar gleichgültig, ob damit die Entscheidung zugunsten oder zu Lasten des Arbeitsnehmers ausfiel. Solche tatsächlichen Benutzungshandlungen ergeben sich aus dem Betriebsablauf mehr oder weniger zwangsläufig; es handelt sich hierbei um einen tatsächlichen Vorgang, während die Inanspruchnahme eine Willenserklärung voraussetzt (vgl. Bartenbach/Volz, § 6 Rdnr. 35). Das gleiche gilt für Schutzrechtsanmeldungen im Inland sowie die schriftliche Ankündigung des Arbeitgebers, die Diensterfindung zum Schutzrecht anmelden zu wollen. Ebenso wenig reichen Informationen an den Arbeitnehmer über das Schutzrechtserteilungsverfahren aus. Bei diesen Sachverhalten müssen regelmäßig weitere Tatbestände hinzutreten, aus denen der Arbeitnehmer einen entsprechenden Inanspruchnahmewillen des Arbeitgebers erkennen kann. Hierzugehören etwa die parallele Aufnahme von Vergütungsverhandlungen, eindeutige Erklärungen über die Zuordnung der Erfindung zum Unternehmen oder auch die Hinzuziehung des Arbeitnehmers zu Lizenzvertragsverhandlungen. Nur durch das Abstellen auf derartige zusätzliche Umstände wird verhindert, dass einerseits der Erfinder über die Inanspruchnahme und den daran anknüpfenden Vergütungsanspruch im Unklaren bleibt und andererseits der Arbeitgeber in eine Vergütung hineinrutscht.

Solche zusätzlichen Tatbestände innerhalb der viermonatigen Frist, welche auf einen Inanspruchnahmewillen der Beklagten schließen lassen könnten, vermag die Kammer hingegen nicht festzustellen. Die insoweit von der Beklagten angeführte Anlage B14 ist nicht behelflich, da sie vom 28. September 2004 stammt, also einem Zeitpunkt vor Anmeldung der Prioritätsdokumente. Dies gilt auch für das als Anlage B 15 überreichte Protokoll der Vorstandssitzung vom 23. März 2005 (Anlage B 15). Denn bei solchen Informationen, wie sie in dem Protokoll wiedergegeben werden, handelt es sich um normale Betriebsinformationen, denen ein eindeutiger Inanspruchnahmewille nicht entnommen werden kann. Im Übrigen kann den Aussagen in dem Protokoll über drei neue Patentanträge („Diese Arbeiten haben bereits zu drei neuen Patentanträgen geführt, die kürzlich eingereicht worden sind“.) keine eindeutige Zuordnung zur Beklagten entnommen werden. Auch die weiteren von der Beklagten in diesem Zusammenhang aufgeführten Äußerungen der Beklagten führen zu keinem anderen Ergebnis. Die als Anlage B 16 vorgelegte Einladung zur Konferenz F 2006, welche nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist erstellt wurde, gibt keinen Bezug auf die streitgegenständlichen Erfindungen und erfolgte nur in der Öffentlichkeit. Das gilt auch für die als Anlagenkonvolut B 17 vorgelegte Präsentation anlässlich der Konferenz F im Mai 2006, welche nach Fristablauf erfolgte. Ungeachtet dessen, dass es sich um Äußerungen in der Öffentlichkeit handelte, ist eine Verbindung zu den streitgegenständlichen Erfindungen weder zu erkennen noch vorgetragen. Auf Seite 7 Bild 13 ist zwar von „patentes“ die Rede. Auf den folgenden Seiten werden dann einzelne Reaktionsschritte beschrieben. Ob es sich hierbei um solche handelt, welche Gegenstand der Erfindungen sind, ist nicht ersichtlich. Die Klägern haben unwidersprochen vorgetragen, dass sich der Vortrag mit der Erfindung WO 2004/013XXX – Method for preparing Inucleodides aus dem ersten SI-Projekt beschäftigt, während die Erfindung nach den Streitpatenten das SI II-Projekt betreffen. Der Verweis auf weitere Äußerungen der Beklagten nach dem Anlagenkonvolut B 18 bleibt ohne Erfolg. Zwar mag hier am 10. Mai 2006 im Verhältnis zu den Streitpatenten von „Our patentes“ die Rede sei. Ein eindeutiger gegenüber den Klägern erklärter Inanspruchnahmewille lässt sich dem jedoch nicht entnehmen, da es sich hierbei um für die Öffentlichkeit/Kunden gedachte Äußerungen handelt. Das gleiche gilt auch für ihr Vorbringen zu einer möglichen Kenntnis und Billigung des Klägers zu 1) von ihrem Inanspruchnahmewillen. Die in diesem Zusammenhang geschilderte Handlung, nämlich die Beauftragung mit der Erstellung der Patente erfolgte im Jahre 2006 (Anlage B 19, 29. April 2006). Eine schlüssige Inanspruchnahme innerhalb der Inanspruchnahmefrist liegt daher nicht vor.

c)
Darüber hinaus vermag die Kammer auch eine ausdrückliche oder konkludente Vereinbarung über die Überleitung der Erfindungen auf die Beklagte nicht festzustellen. Eine ausdrückliche oder konkludent getroffene – formlos gültige – Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die einverständliche Überleitung einer Diensterfindung auf den Arbeitgeber ist grundsätzlich möglich. An das Vorliegen von Umständen, die den einvernehmlichen Übergang ohne wirksame Inanspruchnahme nahelegen, müssen strenge Anforderungen gestellt werden. In einer stillschweigenden Hinnahme bzw. in einem tatsächlichen Verhalten des Arbeitnehmers liegt nur dann eine schlüssige Erklärung, wenn hieraus nach Treu und Glauben der Schluss gezogen werden kann, dass der Arbeitnehmer auf Grund eines bestimmten rechtsgeschäftlichen Willens gehandelt hat (vgl. LG Düsseldorf, Entsch. 2000, 25. 30 – Reißverschluss und 2000, 32, 38 – Müllbehältergreifvorrichtung). Aus dem gesamten Sachverhalt muss sich nach außen erkennbar unzweideutig ergeben, dass der Arbeitnehmer seine Erfindung dem Arbeitgeber übertragen und Letzterer die Erfindung übernehmen will. Der durch die Übertragung bewirkte Rechtsverlust setzt regelmäßig die Kenntnis dieses Rechts voraus.

So wurde ein schlüssiges, auf Vollrechtsübertragung gerichtetes Verhalten des Arbeitnehmers im Einzelfall angenommen, wenn er eine Schutzrechtsanmeldung auf den Namen seines Arbeitsgebers aktiv, selbständig oder gar in eigener Verantwortung über eine Mitwirkungshandlung im Sinne des § 15 Abs. 1 ArbEG hinaus betreibt, intensiv als gleichzeitiger Patentsachbearbeiter bzw. als Verantwortlicher für Patentangelegenheiten an dem Schutzrechtserteilungsverfahren für den Arbeitgeber ohne Geltendmachung eigener Rechte tätig geworden ist oder sich in die Handhabung seines Arbeitgebers, ausgehend davon, dass diesem die Erfindung zustehen soll, widerspruchslos gefügt hat (Bartenbach/Volz, § 6 Rdnr. 63 m.w.N.). Für die Umstände, die eine konkludente Überleitung begründen, ist der Arbeitgeber darlegungs- und beweispflichtig.

Der vorstehend geschilderte Sachverhalt ist mit dem vorliegenden nicht vergleichbar. So hat der Kläger zu 1), welcher nach der Behauptung der Beklagten auch stellvertretend für die weiteren Kläger gehandelt haben soll, also auch eine entsprechende rechtsgeschäftliche Erklärung abgegeben haben soll, unstreitig intensiv mit den für die Patentanmeldung zuständigen Patentanwälten der Beklagten zusammengearbeitet. Der von den Parteien vorgelegte Schriftverkehr zeigt jedoch, dass die Rolle des Klägers zu 1) sich vornehmlich auf eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Erfindung beschränkte, wie dies auf Grund seiner Rolle als Projektleiter Inukleotidsynthese B (vgl. Arbeitsplatzbeschreibung Anlage B 1) naheliegt. Der Kläger zu 1) war mit den wissenschaftlichen Hintergründen der Erfindungen bestens vertraut und konnte daher den sachbearbeitenden Patentanwälten die Erfindungen betreffende Auskünfte geben. Dass dem Kläger zu 1) auch eine rechtliche Beauftragung im Rahmen der Schutzrechtsanmeldungen zukam, ist nicht zu erkennen. Hierfür spricht zunächst die bereits genannte Arbeitsplatzbeschreibung nach Anlage B 1. Dort ist von einer Betreuung von Patentangelegenheiten über eine wissenschaftliche Unterstützung bzw. Mitwirkungshandlung im Sinne des § 15 Abs. 1 ArbEG hinaus nicht die Rede. Es heißt dort (letzter Absatz Seite 1):

„der Stelleninhaber ist für die wissenschaftliche Projektleitung des Teilprojektes Inukleotidsynthese zuständig. „

Auch das „Internal Memo“ vom 16. September 2002 (Anlage K 4) zeigt, dass nicht der Kläger zu 1), sondern Frau Dr. G für das „Project: …….patent situation of H…“ zuständig war. Entsprechend wurde diese auch in dem vorliegend maßgeblichen Schriftverkehr betreffend die Abgabe der Inanspruchnahmeerklärungen (Anlagen B 7 und B 8), also einem rechtlichen Aspekt der Schutzrechtsanmeldungen, in „cc)“ gesetzt. Auch der weitere von den Parteien vorgelegte Schriftverkehr zeigt, dass der Kläger zu 1) vornehmlich mit der wissenschaftlichen Betreuung der Schutzrechtsanmeldungen befasst war, nicht hingegen einer maßgeblichen rechtlichen (vgl. nur Anlagenkonvolut B 6). Zwar zeigen die Anlagen B 6 g bis 6 i) über § 15 Abs. 1 ArbEG hinausgehend, dass der Kläger zu 1) maßgeblicher Ansprechpartner für die zuständigen Patentanwälte war. So wurde der Kläger zu 1) insbesondere damit betraut, Vollmachten der Erfinder einzuholen und Erklärungen abzugeben, welche Prioritätsanmeldungen aufrechterhalten werden sollen. Diese Erklärungen betrafen jedoch lediglich reine Aspekte der Schutzrechtsanmeldung bzw. -weiterverfolgung und nicht arbeitnehmererfinderrechtliche. In genau diesem Fall wurde die zuständige Bearbeiterin Frau Dr. G in „cc)“ gesetzt, d.h. diese erhielt eine Abschrift der Schreiben vom 9. und 30. März 2005 (Anlagen B 7 und B 8) und es ist vorliegend davon auszugehen, dass diese die Schreiben auch erhielt. Jedenfalls wurde von der Beklagten anderweitiges nicht behauptet.

Der Kläger zu 1) war damit weder durch eine arbeitsvertragliche noch durch eine faktische Erteilung damit betraut, die arbeitsnehmerrechtlichen Belange der Beklagten im Rahmen der Schutzrechtsanmeldungen wahrzunehmen. Ihm oblag lediglich die wissenschaftliche Betreuung, da er auch als Leiter der Projektgruppe mit dem Gegenstand der Erfindungen bestens vertraut war. Eine über den § 15 Abs. 1 ArbEG im Rahmen der Schutzrechtsanmeldungen hinausgehende Aufgabenwahrnehmung liegt daher nicht vor, so dass der obige Sachverhalt nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden kann. Die Nichtgeltendmachung seiner Rechte und stellvertretend der Rechte der weiteren Erfinder kann daher nicht als schlüssige Rechtsübertragung angesehen werden. Auch ansonsten sind keine weiteren Anhaltspunkte zu erkennen, wonach die Kläger in Kenntnis des Rechtsverlustes eine konkludente Übertragung vorgenommen haben.

3.
a)
Dem Herausgabeverlangen der Kläger steht auch nicht der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegen. Die Beklagte macht insoweit geltend, dass sich die Kläger widersprüchlich verhalten hätten und der Kläger zu 1) eine rechtzeitige Inanspruchnahme durch die Beklagte verhindert habe, indem der Kläger die Information des Erfordernisses einer rechtzeitigen Inanspruchnahme nicht weitergeleitet habe.

Zuzustimmen ist der Beklagten, dass dem geschilderten Verhalten der Kläger, insbesondere des Klägers zu 1) nicht ausdrücklich entnommen werden kann, dass ihnen als Erfinder und nicht der Beklagten die Erfindungen zustehen sollten. So hat der Kläger zu 1) die Erfindungen mehrfach als „H Patent Nr. 3“, „Patent der H“ etc. bezeichnet (Anlage B 4 und B 20 und B 40). Auch präsentierte der Kläger zu 1) die Erfindung gegenüber Dritten als solche der Beklagten. Der Kläger zu 1) und damit auch die weiteren Kläger machten daher deutlich, dass sie davon ausgingen, dass die Erfindungen der Beklagten zustehen.

Demgegenüber ist jedoch nicht zu erkennen, dass sich die Beklagte auf Grund dieses Verhaltens von einer Inanspruchnahme hätte abgehalten fühlen müssen bzw. eine solche durch den Kläger verhindert worden ist. Denn sowohl die Schreiben von Herrn Dr. K an den Kläger zu 1) (Anlage B 7 und B 8), in welchen die Notwendigkeit der Überleitung der Erfindungen auf die Beklagte bzw. die Inanspruchnahme angesprochen wurde und Frau Dr. G in cc) gesetzt wurde als auch das Schreiben des Patentanwaltes Dr. K an Frau Dr. G vom 28. Januar 2005 (Anlage K 10) zeigen, dass der erforderliche Schriftverkehr über Frau Dr. G in den „Machtbereich“ der Beklagten gelangt ist, so dass dieser entsprechende Handlungen, d.h. eine Inanspruchnahme, ohne Weiteres möglich gewesen wären. Da der Beklagten mithin die Notwendigkeit einer fristgebundenen Rechteüberleitung bekannt war, hätte sie, selbst wenn sie dies auf Grund der Äußerungen des Klägers zu 1) als nicht notwendig erachtet hat, die Inanspruchnahme der Erfindung der Ordnung halber noch erklären können.

4.
Die Kläger können eine Umschreibung der Streitpatente auch auf sich beanspruchen. Eine Anteilsgemeinschaft mit der Beklagten liegt nicht vor. Denn die darlegungs- und beweisbelasteten Kläger haben bewiesen, dass der Beklagten auf Grund Inanspruchnahme der behaupteten Erfindungsanteile der Zeugen E und L keine Anteile an den Erfindungen zustehen. Denn weder der Zeuge E noch der Zeuge L haben Beiträge zu den Erfindungen geleistet. Für den Zeugen L ist dies nach Durchführung der Beweisaufnahme zwischen den Parteien unstreitig. Dies gilt jedoch ebenso für den in den Streitanmeldungen als Erfinder benannten Zeugen E. Denn insoweit haben die Kläger bewiesen, dass der Zeuge keinen erfinderrechtlichen Beitrag zu den den Streitanmeldungen zugrunde liegenden Erfindungen geleistet hat.

Miterfinder ist derjenige, der einen schöpferischen bzw. erfinderischen Beitrag zu der Erfindung beigesteuert hat. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (Mitt. 1996, 16, 18 – Gummielastische Masse; GRUR 2001, 226, 227 – Rollenantriebseinheit) muss der einzelne Beitrag für sich allein keine Erfindungsqualität besitzen; es dürfe, so die Rechtsprechung, kein zu strenger Maßstab an die Qualität des Beitrages angelegt werden. Damit scheiden bloß handwerkliche Mitarbeiten und technische Hilfestellungen ebenso wie Beiträge materieller Art (Geld, Bereitstellung von Personal) aus. Der Bundesgerichtshof lässt es jedoch auch zu andere Kriterien zur Bestimmung der Miterfinderschaft heranzuziehen. Zur Beurteilung an der erfinderischen Gesamtleistung ist eine rückschauende Betrachtung des Standes der Technik mit der Kenntnis der Erfindung zu vermeiden. Die geistige Mitarbeit muss bei der Problemlösung stattfinden. Hieran fehlt es, wenn lediglich eine Aufgabe gestellt bzw. Anregungen oder bloße Ideen, die noch nicht Gestalt angenommen haben, vermittelt werden; der Aufgabesteller ist als solcher also noch nicht Miterfinder. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn er über die bloße Aufgabestellung hinaus Lösungshinweise gibt (BGH, GRUR 1971, 210, 213 – Wildverbissverhinderung).

Etwas anderes als die Vorgabe der allgemeinen Aufgabenstellung vermochte die Kammer bei der Einvernahme des Zeugen E nicht festzustellen. Der Zeuge E, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Beklagten, der am 30. September 2005 ausgeschieden ist, bekundete in seiner Zeugenvernehmung am 17. Dezember 2009, dass er auf Grund der schlechten Ergebnisse bei der Festphasensynthese von Inucleotiden die Vorstellung hatte in Ergänzung zu den Ergebnissen im Rahmen der Forschung von Prof. J an der Universität E Inucleotide im Wege der Flüssigphasensynthese in Rührwerken herzustellen. Dabei sollte die Verwendung von Acetonitril als Lösungsmittel vermieden werden, da Acetonitril zum einen teuer ist und zum anderen aufwendig entsorgt werden musste. Auch die Aufreinigung der Syntheseprodukte über Chromatographieverfahren sollte vermieden werden, da diese Form der Aufreinigung neben den Chromatographieanlagen selbst sehr teuer war. Weiterhin sollten Blöcke von Is zur Lagerung als Zwischenprodukte hergestellt werden, welche dann jeweils für den Kunden weiterbearbeitet werden konnten.
Bei diesen genannten Vorgaben, welche nach den Bekundungen des Zeugen E in Bezug auf die Forschungsarbeiten der Kläger zu bewerkstelligen waren, vermag die Kammer nicht mehr als eine allgemeine Aufgabenstellung zu erkennen. Der Zeuge E beschrieb anschaulich die vornehmlich wirtschaftlich geprägten Nachteile der Festphasensynthese von Inucleotiden und benannte als Ziel der Forschungsarbeiten der Kläger, die Herstellung von Inucleotiden in Wege der Flüssigphasensynthese und Vermeidung von Acetonitril als Lösungsmittel. Diese allgemeine Aufgabestellung gibt jedoch weder Lösungshinweise noch besteht ein konkreter Bezug zu den den Streitanmeldungen zugrundeliegenden Erfindungen. Denn die Streitanmeldung 1 betrifft die Phosphitylierung von teilweise geschützten Nucleosiden, teilgeschützten Inucleotiden oder anderem Alkoholen zu Phosporamiditen. Hierbei wird als Aktivator ein Salz aus N-Methylimidazol und Trifluoressigsäure verwendet. In der Streitanmeldung 2 wird die Reinigung der Zwischenstufen durch Kristallisation aus iso-Propanol beschrieben und in der Streitanmeldung 3 die Kupplung der in der Streitanmeldung 1 geschützten phosphitylierten Komponente mit teilweise geschützten Nucleosiden unter Verwendung zweier Aktivatoren. Der Zeuge E konnte auf Nachfrage weder Angaben zum Titel der Erfindungen noch zu deren konkreten Inhalt machen. Er bekundete lediglich, dass die Streitanmeldungen 1 und 3 die chemische Synthese der Inucleotide betreffe. Nähere Angaben konnte er hierzu nicht machen. Im Hinblick auf die Streitanmeldung 2 führte er aus, dass diese Dichlormethan und Aceton als Lösungsmittel betreffe. Er bekundete zwar, dass es Ziel war die Aufreinigung der Zwischenstufen mittels Ausfällung oder Kristallisation vorzunehmen. Er bekundete auch, dass ein Keton hierfür verwendet werden sollte. Einen Grund hierfür konnte er jedoch nicht nennen. Auf Nachfrage konnte er auch nicht bestätigen, dass im Streitpatent 2 Dichlormethan und Aceton als Lösungsmittel verwendet werden und eine Kristallisation aus iso-Propanol erfolgt.

Der Zeuge E vermochte daher nicht mehr als eine allgemeine Aufgabenstellung den Klägerin für ihre Forschungsarbeiten vorzugeben. Einen Beitrag zur Lösung der konkreten, in den Streitpatenten gegebenen Probleme machte der Zeuge E nicht. Aus welchem Grunde der Zeuge E als Erfinder insbesondere von dem Kläger zu 1) benannt wurde, ist nicht zu erkennen, jedoch für die Frage der Erfinderstellung des Zeugen, welche nicht festgestellt werden konnte, ohne Relevanz.

III.
1.
Die Kläger können mithin die Umschreibung der in den Streitpatenten niedergelegten Erfindungen entsprechend der Tenorierung auf sich verlangen, §§ 413, 412 und 403 BGB. Im Hinblick auf die der Beklagten für die Anmeldung und Aufrechterhaltung der Streitpatente können sie jedoch lediglich eine Verurteilung Zug-um-Zug verlangen.

Die Klägerin hat insoweit einen Betrag 192.927,93 Euro anerkannt. Hierin enthalten sind entsprechend der Anlage B 37 die Kosten in der Spalte „externe Gebühren“ aufgelisteten Kosten in Höhe von 73.052,77 Euro sowie ein Betrag in Höhe von 38.654,68 Euro, welcher Rechnungen der Patentanwälte M umfasst. Weitergehend haben die Kläger entsprechend der Anlage B 49 Kosten ausländischer Patentanwälte für die Jahre 2009 und 2010 in Höhe von 56.905,48 Euro und Kosten der IAM-Abteilung für die Jahre 2009 und 2010 in Höhe von 24.315 Euro anerkannt, wie sich aus der in der mündlichen Verhandlungen genannten Summe von 192.927,93 Euro ergibt. Denn dieser Betrag folgt aus der Summe der genannten Beträge. Wenn die Klägerin jedoch für die Jahre 2009 und 2010 auch die Kosten der IAM-Abteilung als Kosten der Patentanmeldung und –aufrechterhaltung als berechtigt ansieht und insoweit eine Zug-um-Zug-Verurteilung anerkennt, ist nicht zu erkennen, aus welchem Grunde dies nicht auch für die in den Jahren 2006 bis 2008 entstandenen IAM-Kosten in Höhe von 8.550,03 Euro gelten soll. Die Kläger haben zwar die Erstattungsfähigkeit dieser Kosten in Abrede gestellt. Durch die Zuerkennung der entsprechenden IAM-Kosten für die Jahre 2009 und 2010 im Wege der beantragten Zug-um-Zug-Verurteilung setzen sie sich zu ihrem ursprünglichen Bestreiten in Widerspruch, so dass die Kammer davon ausgehen muss, dass die IAM-Kosten nunmehr als erstattungsfähig anerkannt werden. Dementsprechend steht dem Umschreibungsanspruch der Klägerin ein Anspruch der Beklagten in Höhe von 201.477,96 Euro gegenüber, welcher im Wege der Zug-um-Zug-Verurteilung zu berücksichtigen ist.

Als Annex des Umschreibungsanspruches können die Kläger auch eine Herausgabe der im Rahmen der Anmeldung der Streitpatente geführten Korrespondenz mit den Erteilungsämtern in Kopie verlangen.

2.
Die Kläger können auch die Feststellung verlangen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Klägern denjenigen Schaden zu ersetzen, der den Klägern durch die unberechtigte Anmeldung entstanden ist. Der Anspruch folgt aus § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. § 256 ZPO. Das Erfinderrecht der Kläger ist als Immaterialgüterrecht an der Erfindung ein „sonstiges“ Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB (vgl. BGH, Mitt. 1996, 16 – 18 – Gummielastische Masse). Da die Kläger einen Schaden derzeit nicht beziffern können, können sie eine entsprechende Feststellung beanspruchen.

3.
Es kann hingegen nicht festgestellt werden, dass sich die Anträge auf Umschreibung der PCT-Anmeldungen und der US-Prioritätsanmeldungen, wie ursprünglich beantragt, erledigt haben, so dass die Klage insoweit abzuweisen war.

Die insoweit von der Klägerin erhobene Klage war nicht ursprünglich zulässig und begründet und ist nicht nachträglich durch ein erledigendes Ereignis gegenstandslos geworden. Die Klage war bereits ursprünglich unbegründet. Denn die Umschreibung der US-Prioritätsanmeldungen, welche im Tatbestand näher bezeichnet sind, war von Anfang an unmöglich, da die US-Prioritätsanmeldungen gemäß Sec. U.S.C. § 111 (b) (5) eine Laufzeit von maximal 12 Monaten haben. Da die Anmeldungen der Streitpatente zwischen dem 15. Dezember 2004 und dem 11. März 2005 erfolgten, waren diese lange vor Klageerhebung erloschen.

Das gleiche gilt für die ursprünglich begehrte Umschreibung der PCT-Anmeldungen. Denn einem auf eine solche Umschreibung gerichteten Begehren steht zum einen der Umstand entgegen, dass diese Anmeldungen infolge Eintritts in die nationalen nicht mehr existent sind. zum anderen kann eine solche Umschreibung auch aus Rechtsgründen nicht erfolgen, da für eine solche Umschreibung einer PCT-Anmeldung kein Verfahren vorgesehen ist. Dies entspricht dem Umstand, dass die PCT-Anmeldung keine Aussage über die Inhaberschaft enthält, angegeben wird lediglich der Anmelder („applicant“).

Insoweit waren die ursprünglichen Anträge daher unbegründet, so dass insoweit eine Klageabweisung erfolgte.

IV.
Der von der Beklagten im Wege der Widerklage geltend gemachte Antrag auf Feststellung einer Schadensersatzverpflichtung der Klägerin ist unbegründet. Denn einen entsprechenden Anspruch der Beklagten vermag das Gericht nicht zu erkennen. Aus einer Verletzung einer in dem Assignment getroffenen Vereinbarung, dass keine Rechte klageweise geltend gemacht würden, kann Schadensersatz nicht begründet werden. Denn – wie ausgeführt – handelt es sich bei dem Assignment lediglich um eine Formalerklärung gegenüber dem US-Patentamt. Auch arbeitsvertragliche Treuepflichten wurden durch die Kläger nicht verletzt. Die gerichtliche Geltendmachung einer Umschreibung einer frei gewordenen Diensterfindung beinhaltet keine Verletzung des Arbeitsvertrages, da insoweit berechtigte Interessen durch den Diensterfinder wahrgenommen werden.

V.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO. Die Rücknahme der Klagen soweit sie die Klägerinnen zu 4) und 6) betreffen, haben ebenso wenig Mehrkosten verursacht, wie die ursprüngliche Geltendmachung der US-Prioritätsanmeldungen und der PCT-Anmeldungen. Die Zug-um-Zug-Verurteilung wurde von den Klägerin bereits in der Klageschrift beantragt.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ist in §§ 709, 108 ZPO begründet. Die Zug-um-Zug-Verurteilung wird von der von den Klägern zu erbringenden Sicherheitsleistung nicht abgezogen (Zöller/Herget, ZPO, 28. Aufl. § 709 Rn. 6).

Der Streitwert wird auf 550.000,- Euro festgesetzt (§ 45 Abs. 1 Satz 1 GkG): 400.000,- Euro für die Klage, 150.000,- Euro für die Widerklage.