Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 17. März 2011, Az. 4b O 200/09

I. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie

ein Resorzinharz zum Vermischen mit Kautschuk

in der Bundesrepublik Deutschland in dem Zeitraum vom 29. Dezember 1995 bis zum 28. September 2009 angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat, das unter Verwendung der folgenden Verfahrensschritte hergestellt wurde:

Reagieren von Resorzin mit Styrol und Formaldehyd, wobei das Molverhältnis von Formaldehyd zu Resorzin im Bereich von 0,5 bis 0,8 Mol zu 1,0 Mol liegt,

und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen und genauen Produkt- bzw. Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer unter Vorlage von Belegen in Form von Rechnungen,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen sowie der genauen Produkt- bzw. Typenbezeichnungen unter Angabe der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet sowie bei Internetwerbung der Domain, der Schaltungszeiträume sowie Zugriffszahlen,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu Ziffer I. bezeichneten, in dem Zeitraum vom 29. Dezember 1995 bis zum 28. September 2009 begangenen Handlungen entstanden ist.

III. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie

eine Methylen-Akzeptorverbindung, wobei die Methylen-Akzeptorverbindung Resorzin-Novolakharz ist, wobei Resorzin den wichtigsten phenolischen Bestandteil darstellt, wobei mindestens 10 Mol-% der Phenolgruppen der Methylen-Akzeptorverbindung nach der Herstellung des Novolakharzes mit Styrol aralkyliert wurden, und wobei die Phenolgruppen des Resorzin-Novolakharzes mit Styrol aralkyliert sind,

welche dazu geeignet ist, in einer vulkanisierbaren Kautschukzusammensetzung verwendet zu werden, wobei die vulkanisierbare Kautschukzusammensetzung weiterhin umfasst

eine Kautschukkomponente, ausgewählt aus Naturkautschuk, synthetischem Kautschuk oder Kombinationen davon, und eine Methylen-Donatorverbindung, die beim Erwärmen Formaldehyd erzeugt,

in der Bundesrepublik Deutschland in dem Zeitraum vom 18. November 1995 bis zum 18. Februar 2011 angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat, ohne im Falle des Anbietens im Angebot darauf hingewiesen zu haben, dass die oben genannte Methylen-Akzeptorverbindung nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des europäischen Patents EP 0 443 XXX B1 in der oben bezeichneten vulkanisierbaren Kautschukzusammensetzung, für die sich die oben genannte Methylen-Akzeptorverbindung eignet, verwendet werden dürfen,

und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen und genauen Produkt- bzw. Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer unter Vorlage von Belegen in Form von Rechnungen,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen sowie der genauen Produkt- bzw. Typenbezeichnungen unter Angabe der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet sowie bei Internetwerbung der Domain, der Schaltungszeiträume sowie Zugriffszahlen,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.

IV. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu III. bezeichneten, in dem Zeitraum vom 18. November 1995 bis zum 18. Februar 2011 begangenen Handlungen entstanden ist.

V. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

VI. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 300.000,- (200.000,- für den Tenor zu Ziffer I. und € 40.000,- für den Tenor zu Ziffer III.) des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer im Gebiet der Europäischen Union ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

T a t b e s t a n d

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patentes 0 419 XXX (nachfolgend „Klagepatent I“, Anlage K 1, deutsche Übersetzung Anlage K 1a), welches am 28. September 1989 angemeldet und dessen Patenterteilung am 29. November 1995 veröffentlicht wurde. Bis zu seinem Ablauf der Schutzdauer stand das Klagepatent I, dessen Verfahrenssprache Englisch ist, in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Das Klagepatent I betrifft ein Zumischharz für Gummi.

Die für den vorliegenden Rechtsstreit maßgeblichen Patentansprüche 1, 2, 3, 4, welche von der Klägerin in beschränkter Kombination geltend gemacht werden, haben folgenden Wortlaut:

„Verfahren zur Herstellung von Phenolharz zum Vermischen mit Kautschuk, wobei das Verfahren die Schritte umfasst:
Reaktion von Resorcin mit Styrol und Formaldehyd, wobei das Molverhältnis von Formaldehyd zu Resorcin im Bereich von 0,5 bis 0,8 Mol zu 1,0 Mol liegt.“

Die Klägerin ist weiterhin eingetragene Inhaberin des europäischen Patentes 0 443 XXX (nachfolgend: „Klagepatent II“, Anlage K 2, deutsche Übersetzung Anlage K 2a), welches am 18. Februar 1991 unter Inanspruchnahme der Priorität vom 21. Februar 1990 der US 482 XXX angemeldet und dessen Erteilung am 18. Oktober 1995 veröffentlicht wurde. Bis zu seinem Ablauf der Schutzdauer stand das Klagepatent II, dessen Verfahrenssprache Englisch ist, in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft.

Die für den vorliegenden Rechtsstreit maßgeblichen Patentansprüche 1 und 3, welche von der Klägerin in beschränkter Kombination geltend gemacht werden, haben folgenden Wortlaut:

„Vulkanisierbare Kautschukzusammensetzung, umfassend:
(I) eine Kautschukkomponente, ausgewählt aus Naturkautschuk, synthetischem Kautschuk oder Kombinationen davon,
(II) eine Methylen-Donatorverbindung, die beim Erwärmen Formaldehyd erzeugt, und
(III) eine Methylenakzeptorverbindung,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Methylenakzeptorverbindung Resorcin-Novolakharz oder Resorcin-Phenol-Novolkaharz ist, wobei Resorcin den wichtigsten phenolischen Bestandteil darstellt und mindestens 10 Mol.% der Phenolgruppen der Methylenakzeptorverbindung entweder vor oder nach der Herstellung des Novolakharzes mit Styrol aralkyliert wurden.“

Gegen den Rechtsbestand der Klagepatente erhob die Beklagte jeweils Nichtigkeitsklage beim Bundepatentgericht, über die noch nicht entschieden wurde.

Die Klägerin nimmt die Beklagte mit der vorliegenden Klage wegen unmittelbarer Verletzung des Klagepatentes I und mittelbarer Verletzung des Klagepatentes II auf Auskunft- und Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung in Anspruch.

Die Beklagte, welche eine Wettbewerberin der Klägerin ist, stellt in ihrem Werk in A, B, C her, welche unter der Bezeichnung D vertrieben werden. Zu diesen C gehört D XXX (nachfolgend „angegriffene Ausführungsform“), welches die Beklagte in der Vergangenheit an die E GmbH in F zur Verwendung in einer vulkanisierbaren Kautschukzusammensetzung geliefert hat.

Mit Schreiben vom 2. Juni 2008 wandte sich die Klägerin an die Beklagte mit der Aufforderung zu einer möglichen Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform Stellung zu nehmen. Dieses Begehren wurde durch die Beklagte mit Schreiben vom 12. Juni 2008 sowie 18. Juli 2008 zurückgewiesen. Die Klägerin beantragte daraufhin beim Handelsgericht in Antwerpen im ex-parte-Verfahren den Erlass eines Gerichtsbeschlusses, damit ein Gerichtssachverständiger bei der Beklagten Beweise für das Vorliegen einer Patentverletzung in Bezug auf die beiden Klagepatente beschlagnahmt und untersucht. Das Handelsgericht Antwerpen erließ den Beschluss am 24. Juni 2009. Am 16. Juli 2009 haben die belgischen Gerichtssachverständigen den Sitz der Beklagten aufgesucht und daraufhin das als Anlage K 3 vorgelegte Gutachten (deutsche Übersetzung Anlage K 3a) erstellt. In Rahmen der Untersuchungen wurde festgestellt, dass die angegriffene Ausführungsform Alkyrez-50 enthält. Alkyrez-50 ist eine Mixtur aus Schieferölphenolen und besteht im wesentlichen aus Alkyl-Resorzin, wobei der größte Anteil dessen 5-Methyl-Resorzin ist (vgl. Anlage K 3a Seite 18 oben).

Die Klägerin untersuchte ein von der E GmbH mit der Bezeichnung „G“ erhaltenes Produkt und stellte fest, dass „G“ Formaldehyd und Styrol enthält.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass die angegriffene Ausführungsform als unmittelbares Verfahrenserzeugnis von dem Klagepatent I unmittelbar und mittelbar von dem Klagepatent II Gebrauch gemacht habe. Dass die angegriffene Ausführungsform als weiteren Bestandteil Alkyrez-50 enthalte, sei für die Frage der Verletzung unerheblich. Der Patentanspruch sei hinsichtlich der verwendbaren Ausgangsstoffe nicht abschließend. Eine mittelbare Patentverletzung liege vor, da die Beklagte die angegriffene Ausführungsform im Internet auf ihrer Webseite anbiete. Außerdem ergebe sich eine mittelbare Patentverletzung auf Grund der Untersuchung der Substanz G, welche die Klägerin von der E GmbH in F erhalten habe.

Sie beantragt nunmehr, nachdem sie den Antrag auf Unterlassung in Bezug auf das Klagepatent II vor dem Hintergrund des Ablaufes der Schutzdauer des Klagepatentes II vor der mündlichen Verhandlung ebenso zurückgenommen hat wie die geltend gemachten Ansprüche beschränkt wurden,

zu erkennen, wie geschehen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage bis zu rechtskräftigen Entscheidungen in der gegen das europäische Patent EP 0 719 XXX beim Bundespatentgericht anhängigen Nichtigkeitsklage 3 Ni 9/10 (EU) und in der gegen das europäische Patent EP 0 443 XXX beim Bundespatentgericht anhängigen Nichtigkeitsklage 3 Ni 8/10 (EU) auszusetzen.

Sie stellt eine Verletzung der Klagepatente in Abrede. Eine Verletzung des Klagepatentes I liege nicht vor, da der Anspruch im Hinblick auf die Verwendung der einzusetzenden Verbindungen abschließend sei, die angegriffene Ausführungsform enthalte als weitere Verbindung jedoch Alkyrez-50. Eine mittelbare Verletzung des Klagepatentes II liege nicht vor, da eine Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland nicht vorliege. Ein Anbieten könne in ihrem Internetauftritt nicht gesehen werden. Die Untersuchung von G begründe eine Verletzung nicht, da nicht zu erkennen sei, dass es sich bei G und der angegriffenen Ausführungsform um identische Verbindungen handele. Im Übrigen seien die Klagepatente nicht schutzfähig gewesen, wie sich in den Nichtigkeitsklagen zeigen werde.

Die Klägerin tritt diesem Vorbringen entgegen.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage ist hinsichtlich beider Klagepatente begründet, so dass der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Schadensersatzfeststellung zustehen, Art. 64 Abs.2 EPÜ, §§ 9, 10, 139, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB. Im Einzelnen:

A.
I.
1.
Die Erfindung nach dem Klagepatent I betrifft Phenolharze, die zur Herstellung von Haftmitteln verwendet werden und insbesondere Resorzin-Aldehyd-Harze, die mit Vulkanisiermitteln bei Kautschuk verwendet werden, wodurch eine bessere Haftung des Kautschuks am Reifencord erhalten wird.

Zum Hintergrund der Erfindung führt das Klagepatent aus, dass Resorzin-Aldehyd-Harze vom Novolak-Typ als Haftmittel bei Kautschuk verwendet werden, um die Haftung des Kautschuks am Stahlcord zu fördern. Bekannte Harze weisen im Allgemeinen 10 bis 20 % unreagiertes Resorcin auf und erzeugen eine beträchtliche Rauchbildung, wenn sie Kautschuk zugesetzt werden. Die Harze sind auch hygroskopisch und können bei der Lagerung und Handhabung Probleme zeigen. Versuche zur Verbesserung der Harze, wobei die Formaldehydcharge vergrößert wurde, damit mehr Resorzin umgesetzt wird, waren im Allgemeinen nicht erfolgreich: Es wurde festgestellt, dass der Erweichungspunkt des Harzes zu hoch wird, um eine Vermischung mit dem Kautschuk zu ermöglichen, obwohl die Menge des unreagierten Resorzins verringert wird. Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, ein Phenolharz vom Novolak-Typ bereitzustellen, das wenig Rauch erzeugt, nicht hygroskopisch ist, wenig freies Resorzin hat und mit Vulkanisiermitteln im Kautschuk vernetzen kann, wodurch eine bessere Haftung des Kautschuk am Cord erreicht wird.

Hierzu schlägt das Klagepatent I in der durch die Klägerin eingeschränkten Geltendmachung der kombinierten Patentansprüche 1, 2, 3 und 4 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:

1. Verfahren zur Herstellung von Phenolharz zum Vermischen mit Kautschuk,

2. wobei das Verfahren die Schritte umfasst: Reaktion

2.1 von Resorzin

2.2 mit Styrol

2.3 und Formaldehyd

3. wobei das Molverhältnis von Formaldehyd zu Resorcin im Bereich von 0,5 bis 0,8 Mol zu 1,0 Mol liegt.

2.
Die angegriffene Ausführungsform, das Resorcin-Formaldehyd-Harz D XXX, macht als unmittelbares Verfahrensprodukt trotz des Zusatzes von Alkyrez-50 bei der Herstellung von der Lehre nach dem Klagepatent I Gebrauch. Bereits der Wortlaut des Patentanspruches in der geltend gemachten eingeschränkten Fassung lässt die Verwendung einer weiteren Substanz neben Resorzin, Styrol und Formaldehyd bei einer rein philologischen Betrachtung offen, wenn formuliert ist, dass das Verfahren die Schritte „umfasst“. Der Begriff „umfasst“ lässt das Vorhandensein weiterer Verfahrensschritte sowie Ausgangsstoffe zu. Auch im Übrigen kann der Klagepatentschrift nicht entnommen werden, dass es aus technischen Gründen einer Beschränkung auf die in dem eingeschränkt geltend gemachten Patentanspruch genannten Stoffe ankommt. Denn mit der Erfindung nach dem Klagepatent soll ein Phenolharz vom Novolak-Typ bereitgestellt werden, welches wenig Rauch erzeugt, nicht hygroskopisch ist, wenig freies Resorzin hat und mit Vulkanisiermitteln im Kautschuk vernetzen kann, wodurch eine bessere Haftung am Cord erreicht wird. Maßgeblich hierfür ist, die Menge an freiem Resorzin möglichst gering zu halten. Denn die Kritik des Klagepatentes am Stand der Technik zeigt gerade, dass das freie Resorzin für die nachteiligen Eigenschaften ursächlich ist: freies Resorzin verursacht die Rauchbildung bei Zusatz mit Kautschuk; auch sind die entsprechenden Harze hygroskopisch mit der Folge, dass die Lagerungsbedingungen erschwert sind. Die Verringerung des freien Resorzins kann jedoch auch bei Zusatz einer weiteren Substanz erzielt werden, solange die gewünschten Eigenschaften – Vernetzung mit Vulkanisiermitteln im Kautschuk zur besseren Haftung am Cord – beibehalten werden.

Für die Zulässigkeit der Verwendung weiterer, dem technischen Zweck der Erfindung nicht zuwiderlaufender Substanzen spricht zudem die von der Klägerin aufgezeigte Textstelle auf Seite 6 der Klagepatentschrift I, wo beschrieben wird, dass dem Reaktor ein handelsüblicher Resorzindestillationsrückstand, der als RM-441 bekannt ist, zugegeben wird. Bei diesem Destillationsrückstand handelt es sich um eine andere Substanz als Resorzin, Formaldehyd und Styrol, was zeigt, dass die Zugabe weiterer Substanzen erfindungsgemäß ist. Unabhängig von der Frage, ob die genannte Beschreibungsstelle nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes „Maschinensatz“ (GRUR 2010, 904) wegen der Beschränkung des Klagepatentes I durch die Klägerin noch berücksichtigt werden kann, unterstützt sie jedenfalls die vorstehende Auslegung des Klagepatentes I.

Dem steht nicht entgegen, wie die Beklagte eingewandt hat, dass im Patentanspruch 20 eine Verbindung mit einer definierten Struktur als Erzeugnis des erfindungsgemäßen Verfahrens unter Schutz gestellt wird, nämlich

Denn hierbei handelt es sich um einen Nebenanspruch, der den Schutzbereich des Hauptanspruches nicht beschränken kann, so dass es auf die Frage, ob eine Berücksichtigung der aufgezeigten Struktur als unmittelbares Verfahrenserzeugnis nach der „Maschinensatz“-Entscheidung möglich ist, nicht ankommt.

Demzufolge steht entsprechend der vorstehenden Auslegung der Zusatz von Alkyrez-50 bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform einer Verletzung des Klagepatentes nicht entgegen. Die hiergegen vorgebrachten Einwände der Beklagte bleiben ohne Erfolg. Dass sich durch den Zusatz von Alkyrez-50 die Produktstruktur verändert, wie von der Beklagten vorgetragen und von der Klägerin in Abrede gestellt, kann zumindest insoweit zugunsten der Beklagten unterstellt werden, als der Zusatz von Alkyrez-50 teilweise andere Verfahrenserzeugnisse entstehen lässt, als sich dies bei der ausschließlichen Verwendung von Resorzin, Formaldehyd und Styrol ergeben würde. Die Beklagte selbst hat jedoch nicht vorgetragen, dass durch den Zusatz von Alkyrez-50 und die hieraus zumindest teilweise veränderte Produktstruktur die erfindungsgemäße Aufgabe nicht mehr erfüllt wird. Soweit die Beklagte auf die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften von Alkyrez-50 zu Resorzin verweist, ist dies ohne Relevanz, da nicht vorgetragen ist, dass dies Auswirkungen auf das unmittelbare Verfahrenserzeugnis hat. Es kommt auch nicht darauf an, dass durch die Verwendung von Alkyrez-50 weniger Resorzin und Styrol verwendet wird. Das Klagepatent setzt keine bestimmten Mengen an Resorzin und Styrol voraus; es muss lediglich das in Merkmal 3 beschriebene Molverhältnis eingehalten werden und dies wurde von der Beklagten nicht in Abrede gestellt. Auch der Einwand, durch die Verwendung vor-alkylierter Moleküle führe dazu, dass eines der im Klagepatent beschriebenen Probleme, nämlich freies Resorzin durch Alkylierung „unschädlich“ zu machen, für einen Teil des Resorzins nicht auftrete, weil es bereits alkyliert sei, führt nicht zu einem anderen Verständnis, da zwar ein Teil des Resorzins schon „unschädlich“ gemacht worden sein mag, dies gilt hingegen nur für einen Teil des Resorzins. Das verbleibende Resorzin muss noch behandelt werden und dies geschieht auch bei der angegriffenen Ausführungsform in patentgemäßer Weise.

Eine Verletzung des Klagepatentes I durch die angegriffene Ausführungsform als unmittelbares Verfahrenserzeugnis liegt daher vor.
II.

Auch eine mittelbare Verletzung des Klagepatentes II ist gegeben.

1.
Das Klagepatent II betrifft vulkanisierbare Kautschukzusammensetzungen und insbesondere vulkanisierbare Kautschukzusammensetzungen, die Resorcin/Novolak-Harze enthalten.

Zum Hintergrund der Erfindung führt das Klagepatent aus, dass es bei der Herstellung verstärkter Gummiprodukte, z.B. Autoreifen von Bedeutung ist, dass der Kautschuk gut am Verstärkungsmaterial haftet. Ursprünglich wurde die Haftung des Kautschuks durch Vorbehandlung des Verstärkungsmaterials mit bestimmten Haftmitteln gefördert. Dies hat sich als unbefriedigend erwiesen, und es ist jetzt üblich, beim Mischen verschiedene Chemikalien in den Kautschuk einzuführen, deren Reaktion die Haftung des Kautschuks beim Vulkanisieren an den Verstärkungsmaterialien verbessert. Dieses mischende Haftverfahren wird jetzt allgemein unabhängig davon vorgenommen, ob die Verstärkungsmaterialien mit Haftmitteln vorbehandelt wurden oder nicht.

Das herkömmliche Mischverfahren mit Haftmitteln umfasst das Mischen eines zweiteiligen Haftsystems in den Kautschuk vor dem Vulkanisieren, wobei ein Teil eine Methylen-Donatorverbindung, die beim Erwärmen Formaldehyd erzeugt, und der andere Teil eine Methylenakzeptorverbindung ist. Beim Vulkanisierverfahren setzt der Methylen-Donator beim Erwärmen Formaldehyd frei, und der Methylen-Akzeptor reagiert mit dem Formaldehyd, dem Kautschuk und dem Verstärkungsmaterial, dadurch nimmt die Haftung des Kautschuks am Verstärkungsmaterial zu. Außerdem kann die geeignete Auswahl des Methylen-Donators und des Methylen-Akzeptors viele andere Eigenschaften des Endproduktes verbessern. Der Methylen-Donator und der Methylen-Akzeptor werden in den Kautschuk eingemischt und können somit einen deutlichen Einfluss auf das Herstellungsverfahren des verstärkten Gummiproduktes ausüben.

Als vorteilhaft beschreibt das Klagepatent II die Verwendung von Resorzin-enthaltenden Verbindungen, da es sich hierbei nicht nur um gute Mittel für die Verbesserung der Haftung, sondern auch um wärmehärtende oder vulkanisierende Weichmacher handelt. Die Verwendung solcher Verbindungen beschreibt das Klagepatent II als bekannt, beschreibt sie jedoch auch als nachteilhaft. Die Rauchbildung und Hygroskopizität Resorzin enthaltender Methylen-Akzeptoren zeigen beim Mischen und der Behandlung des Kautschuks Probleme. Zur Beseitigung dieser Nachteile haben die Hersteller modifizierte Resorzin-Derivate gesucht, die bei den Temperaturen des H-Mischers keine flüchtigen Verbindungen, z.B. Resorzin erzeugen, nicht hygroskopisch sind und nicht anlaufen. So werden in US 4 889 XXX und EP-A 440 XXX verschiedene Verbindungen beschrieben.

Das Klagepatent II führt weiter aus, dass, obwohl die Resorzin enthaltenden Methylen-Akzeptoren vorteilhaft sein können, immer noch Bedarf nach besseren Methylen-Akzeptorverbindungen besteht. Dies trifft besonders für Methylen-Akzeptorverbindungen zu, die eine große Vielfalt der erwünschten Eigenschaften bieten. Vor dem Hintergrund dieses Standes der Technik hat es sich das Klagepatent II daher zur Aufgabe gemacht, einen besseren Methylenakzeptor auf der Basis von Resorzin-Novolakharzen bereitzustellen. Hierzu schlägt das Klagepatent II in seinen eingeschränkt und kombiniert geltend gemachten Patentansprüchen 1 und 3 folgende Verbindung vor:

1. Vulkanisierbare Kautschukzusammensetzung, umfassend

1.1 eine Kautschukkomponente, ausgewählt aus Naturkautschuk, synthetischem Kautschuk oder Kombinationen davon,

1.2 eine Methylen-Donatorverbindung, die beim Erwärmen Formaldehyd erzeugt und

1.3 eine Methylen-Akzeptorverbindung

2. die Methylen-Akzeptorverbindung ist ein Resorzin-Novolakharz

2.1 wobei Resorzin den wichtigsten phenolischen Bestandteil darstellt und

2.2 mindestens 10 Mol-% der Phenolgruppen der Methylen-Akzeptorverbindung wurden aralkyliert

2.2.1 nach der Herstellung des Novolakharzes

2.2.2 mit Styrol.

Das Klagepatent II sieht es an dieser Kautschukzusammensetzung als vorteilhaft an, dass sie ein besseres Verfahren für das Haften des Kautschuks am Verstärkungsmaterial bieten, wobei das Methylen-Donator/Methylen-Akzeptor-Fördersystem verwendet wird, bei dem der Methylen-Akzeptor wie beschrieben ist.

2.
Die Klägerin hat eine Verletzung der Merkmale 1.3, 2., 2.1, 2.2 des Klagepatentes II durch die angegriffene Ausführungsform schlüssig vorgetragen. Es wurde in diesem Zusammenhang auf den Seiten 18 f. der Klageschrift dargelegt, dass die angegriffene Ausführungsform Resorzin, Styrol und Formaldehyd als Basisbestandteile enthält, was auch zwischen den Parteien unstreitig ist und eine aus diesen Bestandteilen bestehende Verbindung eine Methylen-Akzeptorverbindung im Sinne der vorgenannten Merkmale darstellt. Die Beklagte hat eine Verwirklichung der Merkmale 1.3, 2., 2.1, 2.2 nicht in Abrede gestellt. In der Klageerwiderung (Seite 27, Bl. 94 GA) wurde lediglich vorgetragen, dass die angegriffene Ausführungsform von der Beklagten in Deutschland nicht mehr vertrieben wird. Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass in der Vergangenheit ein Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform erfolgte, was für die Darlegung eines Benutzungstatbestandes im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland genügt. Insoweit kommt es daher auf das weitere Vorbringen der Klägerin, eine Angebotshandlung ergebe sich zum einen aus dem Internetauftritt der Beklagten sowie Untersuchungen des von der E GmbH erhaltenen Harzes „G“ nicht an.

B.
Aus der Verletzung der Klagepatente ergeben sich folgende Rechtsfolgen:

Da die Beklagte die Klagepatente widerrechtlich benutzt hat und sie ein zumindest fahrlässiges Verschulden trifft, schuldet die Beklagte für die Zeit nach Patenterteilung Ersatz des Schadens, welcher der Klägerin entstanden ist, Artikel 64 EPÜ, §§ 9 f., 139 Abs. 2 PatG. Bei Anwendung der von ihr im Geschäftsverkehr zu fordernden Sorgfalt hätte sie die Benutzung der Klagepatente erkennen und vermeiden können.

Da die genaue Schadensersatzhöhe derzeit noch nicht feststeht, die Klägerin nämlich keine Kenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen durch die Beklagte hat, hat sie ein rechtliches Interesse gemäß § 256 ZPO daran, dass die Schadensersatzpflicht der Beklagten dem Grunde nach festgestellt wird. Um die Klägerin in die Lage zu versetzen, den ihr zustehenden Anspruch auf Schadensersatz zu beziffern, ist die Beklagte verpflichtet, im zuerkannten Umfange über ihre Benutzungshandlungen Rechnung zu legen. Im Rahmen der gemäß § 140 b PatG bestehenden Auskunftspflicht hat die Beklagte außerdem die betreffenden Belege, hier Rechnungen, zu überlassen (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 5, 249 – Faltenbalg).

C.
Veranlassung zur Aussetzung im Hinblick auf die von der Beklagten erhobenen Nichtigkeitsklagen besteht nicht.

I.
Die Kammer vermag nicht festzustellen, dass der von der Beklagten entgegengehaltene Stand der Technik mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu einer Vernichtung des Klagepatentes I führt. Im Einzelnen:

1. a)
Die DE 36 04 XXX (Anlage B4 NK4), welche die Verwendung von Novolaken offenbart, steht der Erfindung nach dem Klagepatent nicht neuheitsschädlich entgegen. Unabhängig von der zwischen den Parteien diskutierten Frage, ob ein Verfahren mit den in den kombiniert geltend gemachten Ansprüchen genannten Verbindungen – Resorzin, Styrol und Formaldehyd – offenbart, wird, vermag die Kammer nicht festzustellen, dass das in Merkmal 3 genannte Molverhältnis von Formaldehyd zu Resorzin im Bereich von 0,5 bis 0,8 Mol zu 1,0 Mol liegt. Die Beklagte meint insoweit, dass der Ausdruck „Novolake“ impliziere, dass die Novolake aus 0,5 bis 0,8 Mol Phenolderivaten pro 1,0 Mol Aldehyd hergestellt werden und verweist insoweit auf einen Auszug aus dem Lexikon „I“ Stichwort: Novolake (Anlage B4 NK5), wo angegeben ist, dass Novolake unter Verwendung von 1,2 bis 2 Mol Phenole pro 1 Mol Formaldehyd hergestellt werden. Dieser Bereich entspricht unstreitig 0,5 bis 0,8 Mol Aldehyd pro 1,0 Mol Phenol, also dem in der Erfindung nach dem Klagepatent I unter Schutz gestellten Bereich.

Es steht jedoch nicht zur Überzeugung der Kammer fest, dass der Fachmann mit dem allgemeinen Ausdruck „Novolak“ ein Molverhältnis von 0,5 bis 0,8 Mol Aldehyd pro 1,0 Mol Phenol gleichsetzt. Denn dies würde voraussetzen, dass es keine alternativen Definitionen des allgemeinen Begriffs „Novolak“ gibt. In der Entscheidung „Olanzapin“ (GRUR 2009, 382) hat der Bundesgerichtshof in Abschnitt 28 ausgeführt:

„Als offenbart kann eine nicht ausdrücklich genannte Einzelverbindung vielmehr nur dann gelten, wenn der Fachmann sie im vorstehend ausgeführten Sinne „mitliest“, etwa weil sie ihm als die übliche Verwirklichungsform der genannten allgemeinen Formel geläufig ist und sich ihm daher sofort als jedenfalls auch gemeint aufdrängt, wenn er die allgemeine Formel liest.“

Dass dies für den Begriff Novolak gilt, ist nicht zu erkennen, da es Alternativen zu diesem Molbereich gibt. So ergibt sich bereits aus dem von der Beklagten vorgelegten Auszug aus „I“ gemäß Anlage B4 NK7, Stichwort: Phenoplaste, dass auch Harze außerhalb dieses Molbereiches als Novolake bezeichnet werden, wenn es heißt:

„Novolake werden mit weniger als 0,9 Mol Formaldehyd je Mol Phenol, meist mittels anorg. od. org. Säuren kondensiert…“.

Zwar werden die Molbereiche für Novolake jeweils unter unterschiedlichen Stichworten – Novolake und Phenoplast – genannt. Phenoplast ist jedoch lediglich der Oberbegriff für Kunstharze und Kunststoffe aus phenolischen Verbindungen, zu welchen die Novolake zählen. Wenn daher innerhalb eines Standardlexikons unterschiedliche Molverhältnisse angegeben werden, würde ein Fachmann das erfindungsgemäße Molverhältnis nicht automatisch bei der Herstellung der in dem Klagepatent I genannten Novolake in Erwägung ziehen. Denn er würde erkennen, dass auch andere Bereiche möglich sind.

b)
Da hinsichtlich der weiter von der Beklagten entgegen gehaltenen DE 26 04 XXX (Anlage B4 NK6) erhebliche Zweifel bestehen, ob die Druckschrift die Verwendung von Resorcin offenbart, ist eine Vernichtung des Klagepatentes I nicht zu erwarten. Zwischen den Parteien unstreitig wird Resorcin nicht genannt. Lediglich durch die Aussage: „Das bevorzugte Phenol ist Phenol selbst“, meint die Beklagte herleiten zu können, dass hierdurch auch Resorcin offenbart ist. Sie meint zudem, dass der Fachmann auf Grund seines allgemeinen Fachwissens wisse, dass gerade im Rahmen der Reifenherstellung und der Haftungsvermittlung von Kautschuk im Reifen Resorcin-Formaldehyd-Novolake eine geeignete Substanz darstellen. Dass Resorcin-Formaldehyd-Novolake in der Reifenherstellung eingesetzt werden, dürfte zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehören, da dies bereits seit langem im Stand der Technik bekannt war. Die Kammer vermag hingegen nicht festzustellen, dass ein Fachmann lediglich durch den obigen Satz, dass das bevorzugte Phenol ein Phenol selbst ist, auch zu einer Offenbarung von Resorcin gelangt. Denn die Druckschrift gibt zum einen keinerlei Anhaltspunkte auf die Verwendung eines anderen „Phenols“; es werden lediglich Versuche mit Phenol selbst beschrieben. Auch könnten mit anderen Phenolen auch alkylsubstituierte Phenole gemeint sein. Ein selbstverständliches „mitumfasst-sehen“, wie es die Beklagte vorträgt, liegt daher nicht ohne weiteres vor.

c)
Auch der Auszug aus J (Anlage B 14) steht der Erfindung nach dem Klagepatent nicht entgegen. Dort wird auf Seite 388 Absatz 3 die Verwendung von Resorcin/Formaldehyd-Copolymerisaten mit Stryrol als Haftvermittler zwischen Cord und Kautschuk beschrieben, also die gleiche Zusammensetzung wie in dem geltend gemachten Patentanspruch des Klagepatentes I. Dabei vertritt die Klägerin die Auffassung, dass die Druckschrift nicht zeige, dass Styrol und Resorcin/Formaldehyd miteinander reagieren würde und legte zum Nachweis hierüber in der mündlichen Verhandlung als Anlage K 11 einen Auszug aus „K“ vor. Hierauf kommt es hingegen nicht an, da jedenfalls das Merkmal 3 nicht offenbart wird. Unabhängig von der Tatsache, dass in der Entgegenhaltung der Begriff Novolake bereits nicht genannt wird, so dass ein Verweis auf den Auszug aus „I“ Stichwort: Novolake, wie unter a) diskutiert, nicht in Betracht kommen dürfte, scheidet eine Offenbarung des in Merkmal 3 genannten Molverhältnisses entsprechend der unter a) gemachten Ausführungen aus.

II.
Auch eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Vernichtung des Klagepatentes II vermag die Kammer nicht festzustellen.

1. a)
Die von der Beklagten entgegengehaltene Druckschrift US 4 889 XXX (Anlage B7 NK7) kann nicht berücksichtigt werden, da die Druckschrift nicht in deutscher Übersetzung vorgelegt wurde.

b)
Die Druckschrift DE 36 04 XXX (Anlage B7 NK8), welche die Beklagte bereits für die Frage der Neuheitsschädlichkeit der Erfindung nach dem Klagepatent entgegengehalten hat (siehe unter 1.a)), steht auch der Lehre nach dem Klagepatent II nicht neuheitsschädlich entgegen. Unabhängig von der zwischen den Parteien auch im vorliegenden Zusammenhang diskutierten Frage der Offenbarung der einzelnen Verbindung, wird jedenfalls Merkmal 2.2, welches besagt, dass mindestens 10 Mol-% der Phenolgruppen der Methylen-Akzeptorverbindung aralkyliert wurden, durch die Druckschrift nicht offenbart. Es gilt das zum Klagepatent I Gesagte. Die Beklagte hat zwar insoweit vorgetragen, dass ein styrolisertes Resorcin nach dem Verständnis des Fachmanns mindestens 10 % Styrolgruppen enthält; es sei davon auszugehen, dass bei Einsatz von styrolisiertem Resorcin eine mehr oder weniger vollständig umgesetzte und damit zu praktisch 100 % styrolisierte Ausgangssubstanz verwendet. Es ist für die Kammer hingegen nicht zu erkennen, aus welchem Grund ein Fachmann von einem Gehalt von mehr als 10 Mol-% Styrol ausgehen sollte. Die Druckschrift gibt keinen Hinweis auf die in den Versuchen eingesetzten Mengen, so dass hieraus kein Schluss auf den Umfang der Aralkylierung gezogen werden kann.

c)
Die Druckschrift EP 0 440 XXX A1 (Anlage B7 NK 9) ist, wie die prioritätsbegründende Druckschrift DE-OS 40 01 XXX (Anlage B7 NK10) prioritätsälter als das Klagepatent, so dass diese im Rahmen des Art. 54 Abs. 3 EPÜ zu berücksichtigen sind. Gegen eine solche Neuheitsschädlichkeit spricht bereits der Umstand, dass das EP 0 440 XXX A1 bereits im Erteilungsverfahren des Klagepatentes II berücksichtigt wurde, wie sich aus dem Deckblatt des Klagepatentes II ergibt. Im Übrigen wird, was zwischen den Parteien unstreitig ist, das Merkmal 2.2.1 nicht ausdrücklich offenbart, wonach die Aralkylierung nach der Herstellung des Novolakharzes erfolgt. Die Beklagte meint insoweit, eine Offenbarung auch dieses Merkmals liege vor, da sich aus Seite 7 letzter Absatz bis Seite 8 1. Absatz das Klagepatentes II ergebe, dass das Klagepatent II die Verfahrensführung, d.h. in dem Fall die zeitliche Abfolge völlig offenlasse, so dass auch eine gleichzeitige Zugabe der Reagenzien, wie in Spalte 2 Zeilen 19 ff. der EP 0 440 XXX A1 offenbart, den Gegenstand der Erfindung offenbare. Diesem Vorbringen vermag die Kammer hingegen nicht zu folgen. Denn dem von der Beklagten angeführten Verweis auf das Klagepatent II auf Seite 7 f. kann nicht entnommen werden, dass auch eine gleichzeitige Zugabe aller Reagenzien zielführend ist. Das Klagepatent II beschreibt, dass a) die Alkylierung erfolgen kann, nachdem das Novolakharz hergestellt wurde, b) die Phenolverbindung kann zuerst allein oder mit zusätzlichen Phenolverbindungen mit dem Keton oder Aldehyd umgesetzt werden, wodurch das Novolakharz entsteht. Als bevorzugt beschrieben werden die Alkylierung der Phenolverbindung und die anschließende Umsetzung mit dem Aldehyd oder Keton. Eine gleichzeitige Zugabe der Reagenzien kann dem nicht entnommen werden. Selbst wenn man der Textstelle des Klagepatentes II eine annähernd gleichzeitige Zugabe und Reaktion entnehmen könnte, spiegelt sich dies in dem Patentanspruch 1 des Klagepatentes II nicht wieder, wo nunmehr von einer Alkylierung nach der Herstellung des Novolakharzes in Merkmal 2.2.1 die Rede ist.

d)
Auch die nachveröffentlichte EP 0 419 XXX (Anlage B7 NK11) steht der Lehre nach dem Klagepatent nicht im Sinne des Art. 54 Abs. 3 EPÜ entgegen. Gegen eine Vorwegnahme der Erfindung spricht bereits der Umstand, dass diese bereits im Erteilungsverfahren des Klagepatentes II berücksichtigt wurde.

Zudem vermag die Kammer eine eindeutige Offenbarung der Merkmale 1 und 1.1 in der Entgegenhaltung nicht festzustellen. Denn die Verwendung der offenbarten Zusammensetzungen in vulkanisierbaren Kautschukverbindungen wird nicht zweifelsfrei beschrieben. So macht die Druckschrift in den Tabellen 1 und 2 zwar Angaben dahingehend, dass die entsprechend der Beispiele 1 und 2 hergestellten Verbindungen im Rahmen einer Eigenschaftsprüfung auch einer Haftungsprüfung vollzogen werden. Insoweit verweisen die Tabellen auf die ASTM-2229. Hinsichtlich der Härteeigenschaft verweisen die Tabellen auf die ASTM-2240. Die Beklagte legte als Anlagen B 15 und B 16 Ablichtungen der „Standard Test Method for Rubber Property – Durometer Hardness“ (ASTM-2240) und „Standard Test Method for Adhesion between Steel Tire Cords and Rubber“ (ASTM-2229). Ungeachtet dessen, dass die Ablichtungen lediglich in englischer Sprache vorgelegt wurden, stammen diese aus dem Jahre 2010 bzw. 2007, also einem Zeitpunkt lange nach Priorität des Klagepatentes II. In der mündlichen Verhandlung legte die Beklagte eine Ablichtung der ASTM-2229 mit Stand August 1985 vor. Auch hier fehlt eine deutsche Übersetzung, so dass der gesamte Offenbarungsgehalt der Druckschrift durch die Kammer nicht nachvollzogen werden kann. Die Beklagte hat zwar in der mündlichen Verhandlungen auf Ziffer 3. „Summary of Method“ der ASTM-2229, Stand August 1985, verwiesen und dargelegt, dass hierin beschrieben werde, dass die Stahlcords in eine Kautschukzusammensetzung vulkanisiert werden und die Kraft gemessen wird, welche notwendig ist, um das Cord aus dem Kautschuk zu ziehen. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine ohne Zusammenhang zur weiteren Offenbarung stehende Teilübersetzung, so dass die Kammer nicht beurteilen kann, ob hierin tatsächlich eine Verwendung der in den Beispielen 1 und 2 beschriebenen Zusammensetzungen in Kautschukverbindungen oder möglicherweise etwas anderes beschrieben wird.

2.
Letztlich vermag die Kammer auch eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Vernichtung des Klagepatentes II mangels erfinderischer Tätigkeit festzustellen. Die Beklagte nimmt zur Begründung ihrer Auffassung insoweit Bezug auf die US 4 889 XXX (Anlage B7 NK7), welche jedoch nicht in deutscher Übersetzung vorgelegt wurde, so dass die Kammer sie nicht zu berücksichtigen vermag.

V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1 i.V.m. 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Die teilweise Klagerücknahme durch die Klägerin im Hinblick auf den Unterlassungsantrag betreffend das Klagepatent II vor mündlicher Verhandlung (vgl. Zöller/Greger, ZPO § 269 Rn. 18 mit Verweis auf § 91a ZPO) ist geringfügig und führte zu keinen Mehrkosten.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.

Der Streitwert beträgt bis zum 9. Juli 2010 300.000,00 €, danach 240.000,- EUR (für das Klagepatent I 200.000,- Eur, für das Klagepatent II bis zum 9. Juli 2010: 100.000,- Eur, danach 40.000,- Eur).