Urteil vom 15. September 2011, Az. 4b O 216/08
A.I. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft am jeweiligen Geschäftsführer der Beklagten zu 1) zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
in der Bundesrepublik Deutschland
Vorrichtungen, die hinsichtlich ihrer Größe ca. 20 % kleiner als eine Kreditkarte ausgebildet und aus einem verhältnismäßig steifen Material wie Kunststoff hergestellt sind, und die in einem Mittelteil der ein- ander gegenüberliegenden Schmalseiten einen Bereich aufweisen, der mit einem Schlitz zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers festgebissen oder seine Rüssel in die Haut eines Menschen oder eines Tiers gebohrt hat, gestaltet ist,
herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter 1. bezeichneten Handlungen seit dem 9.3.2007 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und -zeiten,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen,
c) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer, Lieferanten und sonstigen Vorbesitzer,
d) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
e) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
f) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei die Angaben zu f) jedoch erst für die Zeit ab dem 29.8.2007 zu machen sind.
3. die im Besitz bzw. im Eigentum der Beklagten zu 1) befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer 1. zu vernichten;
4. die im Eigentum der Beklagten zu 1) stehenden und ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur widerrechtlichen Herstellung der Erzeugnisse gemäß Ziffer 1. benutzten oder bestimmten Vorrichtungen zu vernichten;
5. an die Klägerin EUR 6.196,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 8.5.2008 zu zahlen.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin
1. für die Zeit in der Zeit vom 9.3.2007 bis zum 28.9.2007 begangenen Handlungen gemäß Ziffer I.1. eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
2. allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Handlungen gemäß Ziffer I.1. seit dem 29.8.2007 entstanden ist oder noch entstehen wird.
III. Im Übrigen wird die gegen die Beklagte zu 1) gerichtete Klage abgewiesen.
B.I. Die Beklagte zu 2) wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen Geschäftsführern der Beklagten zu 2) zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
in der Bundesrepublik Deutschland
Vorrichtungen, die hinsichtlich ihrer Größe ca. 18 % kleiner als eine Kreditkarte ausgebildet und aus einem verhältnismäßig steifen Material wie Kunststoff hergestellt sind, und die in einem Mittelteil der einander gegenüberliegenden Schmalseiten einen Bereich aufweisen, der mit einem Schlitz zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers festgebissen oder seine Rüssel in die Haut eines Menschen oder eines Tiers gebohrt hat, gestaltet ist,
anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter 1. bezeichneten Handlungen seit dem 29.9.2007 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;
3. die im Besitz bzw. im Eigentum der Beklagten zu 2) befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer 1. zu vernichten;
4. an die Klägerin EUR 6.196,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 18.7.2008 zu zahlen.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Handlungen gemäß Ziffer 1. seit dem 29.8.2007 entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Im Übrigen wird die gegen die Beklagte zu 2) gerichtete Klage abgewiesen.
C. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.
D. Das Urteil ist gegen beide Beklagten vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils EUR 125.000.
E. Der Streitwert wird auf EUR 250.000 festgesetzt.
T a t b e s t a n d
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 1 424 XXX B1 („Klagepatent“, Anlage K 22), das am 01.10.2001 unter Inanspruchnahme einer Priorität der C 200 101 XXX vom 13.09.2001 und einer Priorität der C 200 200 XXX vom 6.3.2002 angemeldet wurde. Die Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents erfolgte am 29.08.2007. Zu den benannten Vertragsstaaten gehört auch die Bundesrepublik Deutschland.
Mit Urteil vom 29.3.2011 wies das Bundespatentgericht (1Ni 12/09 (EU), Anlage B 7) die aus Anlage B 6 ersichtliche Nichtigkeitsklage der hiesigen Beklagten zu 2) ab. Gegen dieses Urteil legte die Beklagte zu 2) mit Schriftsatz vom 15.6.2011 Berufung ein (Anlage B 8; Berufungsbegründung in Anlage B 10), über die nicht entschieden ist.
Der Anspruch 1 des Klagepatents hat in deutscher Übersetzung folgenden Wortlaut (ohne Bezugszeichen):
„Vorrichtung, die mit einem Schlitz zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tieres festgebissen oder seinen Rüssel in die Haut eines Menschen oder eines Tieres gebohrt hat, versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zur Aufbewahrung in einer Brieftasche, in einer Hosen- oder Jackentasche, in einer Tasche oder an einem ähnlichen Ort geeignet ist, indem die Vorrichtung in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte ausgebildet ist, dass die Karte aus einem relativ steifen Material, wie z.B. Pappe oder Kunststoff, hergestellt ist und dass die Karte einen Eckbereich aufweist, der mit einem Schlitz zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers festgebissen oder seinen Rüssel in die Haut eines Menschen oder eines Tiers gebohrt hat, gestaltet ist.“
Die nachfolgend eingeblendete Figur 1 des Klagepatents zeigt die Vorderseite einer Ausführungsform einer patentgemäßen Vorrichtung in Form einer „Borreliose-Karte“ für die Verwendung beim Lösen einer Zecke.
Im Geschäftsjahr 2008 stellte her und vertrieb die Beklagte zu 1) eine Zeckenkarte (vgl. Muster gemäß Anlage K 9, nachfolgend: „angegriffene Ausführungsform 1“), deren Ausgestaltung anhand der nachfolgend wiedergegebenen Abbildung ersichtlich wird. Die angegriffene Ausführungsform 1 ist 7,5 cm lang und 4,5 cm breit.
Mit rechts- und patentanwaltlichem Schreiben vom 17.03.2008 (Anlage K 11) mahnte die Klägerin die Beklagte zu 1) ab. Die Beklagte zu 1) wies die geltend gemachten Ansprüche mit Schreiben vom 31.3.2008 zurück (Anlage K 12). Am 2.5.2008 forderte die Klägerin die Beklagte zu 1) unter Fristsetzung bis zum 8.5.2008 zur Erstattung der ihr entstandenen außergerichtlichen Kosten von EUR 6.196,00 auf (Anlage K 13). Mit Telefax vom 9.3.2007 (Anlage K 41) hatte die Klägerin die Beklagte zu 1) bereits einmal wegen einer anderen, hier nicht streitgegenständlichen Ausführungsform abgemahnt, wobei eine deutsche Übersetzung der Klagepatentansprüche beigefügt war.
Die eine Werbeagentur betreibende Beklagte zu 2) vertrieb im Geschäftsjahr 2008 eine Zeckenkarte, deren Ausgestaltung sich aus dem als Anlage K 19 ersichtlichen Muster (nachfolgend: „angegriffene Ausführungsform 2“) und der unten ersichtlichen Abbildung ergibt.
Mit rechts- und patentanwaltlichem Schreiben vom 02.07.2008 (Anlage K 20) mahnte die Klägerin die Beklagte zu 2) ab, wobei sie für die Erstattung der ihr entstandenen außergerichtlichen Kosten in Höhe von EUR 6.196,00 eine Frist bis zum 18.7.2008 setzte. Die Beklagte zu 2) wies die geltend gemachten Ansprüche mit Schreiben vom 17.7.2008 zurück (Anlage K 21).
Die Klägerin behauptet, personenidentisch mit der vormals in der Patentrolle (Anlage B 1) als Patentinhaberin eingetragenen „A, B/C“, zu sein. Es existiere gar kein Rechtsträger mit der vorgenannten Firma; vielmehr liege der entsprechenden Eintragung ein Übertragungsfehler des DPMA zugrunde. Sie meint, die angegriffenen Ausführungsformen machten jeweils Gebrauch von der technischen Lehre des Klagepatents. Beide angegriffenen Ausführungsformen seien in den Abmessungen „wie eine Kreditkarte“ ausgebildet: Dass die Flächen um ca. 20 % bzw. ca. 18 % kleiner als die einer handelsüblichen Kreditkarte seien, sei unerheblich, da deren Flächen im Wesentlichen proportional zu den Abmessungen einer Kreditkarte gewählt seien. Auch dass die Schlitze der angegriffenen Ausführungsformen nicht im Eckbereich, sondern jeweils mittig zwischen zwei Eckbereichen angeordnet seien, stehe der Annahme einer Verletzung nicht entgegen. Es handele sich um sog. verschlechterte Ausführungsformen, die in äquivalenter Weise die technische Lehre des Klagepatents verwirklichten. Der Fachmann erhalte im Abschnitt [0017] des Klagepatents einen Hinweis darauf, dass die Lehre des Klagepatents gerade nicht auf eine Anordnung des Schlitzes im Eckbereich beschränkt sei.
Die Klägerin beantragt,
im Wesentlichen wie erkannt, wobei sie von der Beklagten zu 1) Angaben zu Gestehungskosten und zum Gewinn jedoch schon ab dem 9.3.2007 begehrt.
Die Beklagten beantragen jeweils,
1. die Klage abzuweisen;
2. den Rechtsstreit bis zum Abschluss des beim BGH unter dem Aktenzeichen X ZR 72/11 anhängigen Nichtigkeitsberufungsverfahren betreffend den deutschen Teil (DE 602 22 XXX) des Klagepatents auszusetzen.
Die Beklagten treten dem Verletzungsvorwurf zum einen unter Hinweis darauf entgegen, dass sie andere Abmessungen haben als eine Kreditkarte. Unter der Abmessung einer Kreditkarte verstehe der Fachmann die in der ISO/IEC (Anlage B 2) vorgegebenen Werte. Für dieses Verständnis im Sinne einer konkreten Bemessungsvorgabe spreche zudem der Hergang des Erteilungsverfahrens. Ferner machen sie geltend, es fehle an einer Patentverletzung, weil – was in tatsächlicher Hinsicht unstreitig ist – sich der Schlitz zur Entfernung einer Zecke bei beiden angegriffenen Ausführungsformen in der Mitte eines Seitenbereichs der angegriffenen Ausführungsformen befinde. Der Absatz [0017] des Klagepatents könne allenfalls so verstanden werden, als dass der Schlitz nicht in einem Winkel von 45 Grad in die kurze Seite der Karte münden müsse, sondern auch vertikal aus dem Eckbereich in die Schmalseite münden könne. Sie meinen, das Klagepatent werde im Nichtigkeitsberufungsverfahren wegen einer unzulässigen Erweiterung und/oder fehlender erfinderischer Tätigkeit vernichtet werden.
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist begründet.
Da die angegriffenen Ausführungsformen von der technischen Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents Gebrauch machen, stehen der Klägerin die aus dem Tenor näher ersichtlichen Ansprüche gegen die Beklagten zu.
I.
Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zum Entfernen einer Zecke.
Aus der einleitend vom Klagepatent gewürdigten US 5595XXX ist eine entsprechende löffelförmige Vorrichtung bekannt, wobei die äußere oder leitende Kante des Löffelschöpfteils eine schräge V-förmige Kerbe mit einer Größe aufweist, die es erlaubt, den Schöpfteil zwischen der Zecke und der Haut des Wirts hindurchzuführen, bis die Kelle in die Zecke unterhalb ihres Körpers auf drei Seiten eingreift. Eine weitere vorwärtsgleitende Bewegung des ausgesparten Bereichs entlang der Haut löst die Zecke vollkommen.
Weiterhin erwähnt das Klagepatent als Stand der Technik die US 5447XXX, die ein Werkzeug zum Entfernen verankerter Zecken aus der Haut eines Tiers oder eines Menschen lehrt. Das Zeckenentfernungswerkzeug umfasst ein verlängertes Element mit einer Längsachse, einer Querachse, einer Vorderkante und einem Griffende. Ein verjüngender Spalt ist im verlängerten Element gebildet. Der verjüngende Spalt ist entlang der Längsachse angeordnet und geht zur Vorderkante hin auseinander und schmilzt mit der Vorderkante zusammen. Das Werkzeug wird so betätigt, dass die Mundteile und der Kopf der Zecke im verjüngenden Spalt positioniert und gesichert werden.
Schließlich erwähnt das Klagepatent Anordnungen, z.B. als kleine Wegwerfpackungen, mit einem gefalteten Feuchttuch zum Reinigen der Hände und/oder des Gesichts, die meistens in Form von Aufreißtüten aus Kunststoff- oder Metallfolie zur Anwendung kommen, als bekannt.
Vor diesem Hintergrund stellt sich das Klagepatent die Aufgabe, eine neue und verbesserte Vorrichtung zu schaffen, die es Personen auf einfache Weise ermöglicht, eine Zecke oder ähnliches Insekt, das sich in die Haut eines Menschen oder Tieres festgebissen oder gebohrt hat, zu entfernen. Eine weitere Aufgabe besteht in der Bereitstellung einer neuen und verbesserten Vorrichtung, die es auf einfache Weise ermöglichen soll, eine oder mehrere Vorrichtungen mit der Absicht der Reinigung von Händen oder anderen Körperteilen beim Entfernen der Zecke oder eines ähnlichen Insekts mit sich zu tragen.
Zur Lösung dieses technischen Problems schlägt der Anspruch 1 des Klagepatents eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:
1. Vorrichtung, die mit einem Schlitz (36, 54, 50) zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tieres festgebissen oder seinen Rüssel in die Haut eines Menschen oder eines Tieres gebohrt hat, versehen ist.
2. Die Vorrichtung ist zur Aufbewahrung in einer Brieftasche, in einer Hosen- oder Jackentasche, in einer Tasche oder an einem ähnlichen Ort geeignet.
3. Die Vorrichtung ist in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte ausgebildet.
4. Die Vorrichtung ist aus einem relativ steifen Material, wie z.B. Pappe oder Kunststoff, hergestellt.
5. Die Vorrichtung weist einen Eckbereich auf.
6. Der Eckbereich ist mit einem Schlitz (36, 54, 50) zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts gestaltet, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers festgebissen oder seinen Rüssel in die Haut eines Menschen oder eines Tiers gebohrt hat.
II.
1.
Die Aktivlegitimation der Klägerin als eingetragene Inhaberin des Klagepatents ist zu bejahen. Der Eintragung „A“ in die Patentrolle liegt ein Übertragunsfehler des DPMA zugrunde, der zwischenzetlich vom DPMA korrigiert wurde. Diesen – durch Vorlage von Unterlagen (siehe insbesondere den neuen Auszug aus der Patentrolle gemäß Anlage K 44) substantiierten – Ausführungen der Klägerin in der Replik trat die Beklagte nicht mehr entgegen, so dass der Klägervortrag nach § 138 Abs. 3 ZPO als unstreitig gilt.
2.
Zwischen den Parteien ist zu Recht unstreitig, dass die angegriffenen Ausführungsformen die Merkmale 1, 2 und 4 verwirklichen. Darüber hinaus machen die angegriffenen Ausführungsformen allerdings auch von den weiteren Merkmalen des Anspruchs 1 Gebrauch.
1.
Dies gilt zunächst im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform 1.
a)
Das Merkmal 3 verlangt, dass die Vorrichtung in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte ausgebildet ist.
Dem Merkmal 3 ist keine exakte Maßangabe immanent. Vielmehr versteht der Fachmann dessen Lehre so, dass die Vorrichtung – ohne dass es auf bestimmte Maße ankommt – wie eine Kreditkarte flächig als im Wesentlichen zweidimensionaler, kartenartiger Gegenstand ausgebildet ist und daher so wie eine Kreditkarte aufbewahrt und mitgeführt werden kann.
Schon der Wortlaut verdeutlicht dem Fachmann, dass die Worte „in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte“ keine minutiöse Größenangabe enthalten. Es heißt gerade nicht, dass es auf genormte Kreditkartenmaße ankommen soll. Diese Überlegungen werden durch den systematischen Zusammenhang mit dem Merkmal 2 noch deutlicher: Die im Merkmal 2 beschriebene Eignung der Vorrichtung zur Aufbewahrung in einer Brieftasche pp. soll gemäß dem Anspruch gewährleistet werden, indem sie entsprechend Merkmal 3 ausgestaltet ist. Anhand dessen sieht der Fachmann, dass die technische Funktion der Lehre des Merkmals 3 dahin geht, die Vorrichtung ähnlich einer Kreditkarte zu gestalten, um sie leicht in Behältnissen aufbewahren zu können, die Personen regelmäßig mit sich führen, damit sie diese im Ernstfall prompt zur Hand haben können.
Der Absatz [0016] (Quellenangaben beziehen sich nachfolgend jeweils auf die T2 Schrift) des Klagepatents, wonach „die erfindungsgemäße Vorrichtung die Größe einer Kreditkarte hat, d.h. sie ist mit runden Ecken mit einer Länge von ca. 85 mm, einer Breite von ca. ca. 54 mm und einer gesamten Dicke von ca. 4mm, vorzugsweise weniger als 2 mm, ausgebildet“, gibt keinen Anlass zu einer engeren Auslegung. Der Fachmann sieht zum einen, dass im betreffenden Absatz lediglich ungefähre Größenangaben, mithin keine auf den Millimeter genauen, abschließenden Maßangaben erfolgen. Zum anderen gilt, dass ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel die allgemeine technische Lehre eines Patentanspruchs nicht zu beschränken vermag (BGH, GRUR 2008, 979 – Mehrgangnabe). Um ein bloßes Ausführungsbeispiel handelt es sich jedoch hinsichtlich der Angaben im Absatz [0016], welche auf die exemplarisch gezeigten Figuren des Klagepatents bezogen sind.
Vor dem Hintergrund der technischen Funktion der Lehre des Merkmals 3 wird der Fachmann bei der Beantwortung der Frage, ob das Merkmal 3 verwirklicht ist, deshalb nicht die ISO/IEC 7810 (Anlage B 2) zu Rate ziehen. Da aus diesem Grunde die in selbiger genannten Mindest- bzw- Höchstwerte nicht eingehalten sein müssen, verweisen die Beklagten ohne Erfolg auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes betreffend Zahlen- und Maßangaben (vgl. BGH, GRUR 2002, 519, 521 f. – Schneidmesser, BGH, GRUR 2002, 527, 530 – Custodiol II).
Schließlich verweisen die Beklagten zur Untermauerung ihrer Auslegung vergeblich auf den Hergang des Erteilungsverfahrens, in dessen Rahmen der Anmelder ursprünglich noch einen Anspruch 1 angemeldet hatte, dem zufolge die „Kreditkarte vorzugsweise wie eine Kreditkarte ausgebilet ist“, das Wort „vorzugsweise“ jedoch auf Hinweis des EPA aus dem Anspruch gestrichen wurde. Denn der Inhalt der Erteilungsakte hat grundsätzlich keine Bedeutung für die Ermittlung des Schutzbereichs des Klagepatents (vgl. BGH, GRUR 2002, 511 – Kunststoffrohrteil; vgl. zu einem – hier mangels Beteiligung der Beklagten am Erteilungsverfahren nicht einschlägigen – Ausnahmefall: BGH, Mitt. 1997, 364 – Weichvorrichtung II), der sich allein nach den in Art. 69 EPÜ geregelten Auslegungskriterien bestimmt.
Aus vorgenannten Gründen steht es der wortsinngemäßen Verwirklichung des Merkmals 3 nicht entgegen, dass die angegriffene Ausführungsform 1 mit einem Längenmaß von 7 cm und einer Breite von 4,5 cm etwas kleiner als eine herkömmliche Kreditkarte ausgestaltet ist. Sie lässt sich im Scheckkartenfach einer Brieftasche aufbewahren. Damit genügt sie dem Zweck, dass der Nutzer sie jederzeit auf einfache Weise zur Hand haben kann. Soweit die Beklagte zu 1) einwendet, die angegriffene Ausführungsform „verschwinde“ im Scheckkartenfach und sei dann nicht mehr zu sehen, ist dies unerheblich: Die Sichtbarkeit wird vom Klagepatent nicht als Vorteil herausgestellt bzw. vorausgesetzt. Dies erkennt der Fachmann nicht zuletzt auch daran, dass als anderes geeignetes Behältnis bespielsweise die Hosentasche des Nutzers erwähnt wird. Entsprechendes gilt hinsichtlich des Einwandes, die angegriffene Ausführungsform 1 falle leicht aus einem Scheckkartenfach raus: Ob dies überhaupt in tatsächlicher Hinsicht zutrifft, kann dahinstehen, weil eine entsprechende Anforderung im Klagepatent keinen Niederschlag gefunden hat; auf Äußerungen im Rahmen des Erteilungsverfahrens (vgl. Anlage K 39) kommt es aus oben erwähnten Gründen wiederum nicht an.
Fehl geht schließlich das Argument der Beklagten zu 1), dass die angegriffene Ausführungsform 1 eine „wesentlich geringere Werbefläche“ zur Verfügung stelle. In der (subjektiven) Aufgabenschilderung (Absatz [0006]) wird eine Werbemöglichkeit nicht erwähnt. Im Absatz [0007] heißt es lediglich, dass die Vorrichtung eine Anzeigefläche aufweisen kann, was belegt, dass es sich lediglich um einen fakultativen Vorteil handelt, der nicht zwingend verwirklicht sein muss.
b)
Auch das Merkmal 5 wird durch die angegriffene Ausführungsform 1 wortsinngemäß verwirklicht.
Die angegriffene Ausführungsform 1 weist vier Eckbereiche auf, nämlich an den Stellen, wo die Längs- und Schmalseiten zusammenlaufen. Wie der Absatz [0016] des Klagepatents belegt, können klagepatentgemäße Ecken auch rund sein, so dass es unerheblich ist, dass die angegriffene Ausführungsform nicht exakt rechteckig ausgebildet ist.
c)
Wie auch die Klägerin einräumt, wird das Merkmal 6, wonach ein Eckbereich mit einem Schlitz zum Entfernen einer Zecke pp. gestaltet ist, nicht wortsinngemäß verwirklicht. Jedoch erweist sich die angegriffene Ausführungsform 1 als eine patentrechtlich äquivalente Verwirklichung des Anspruchs 1 des Klagepatents.
Bei einer vom Sinngehalt der Patentansprüche abweichenden Ausführung liegt eine Benutzung der technischen Lehre gleichwohl vor, wenn der Fachmann aufgrund von Überlegungen, die an den Sinngehalt der in den Ansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als für die Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems gleichwirkend auffinden konnte (BGH, GRUR 2002, 511 – Kunststoffrohrteil; BGH, GRUR 2002, 527 – Custodiol II; BGH, GRUR 2006, 313 – Stapeltrockner; BGH, GRUR 2007, 959 – Pumpeneinrichtung; BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IV)).
Das Austauschmittel, welches darin zu sehen ist, dass bei der angegriffenen Ausführungsform Schlitze in der Mitte der Schmalseiten verkörpert sind, ist objektiv gleichwirkend im Vergleich zur vom Anspruch 1 geforderten Anordnung im Eckbereich. Denn der den Schlitz umgebende Bereich kann genauso wie ein den Schlitz umgebender Eckbereich zwischen die Zecke und die Haut des Betroffenen geschoben werden und geringfügig abgewinkelt werden, um das Werkzeug sicher durch den Schlitz zu umfassen und den Rüssel zum Anheben der Karte aufgrund deren relativer Steifigkeit sicher aus der Haut zu schieben. Zwar ist eine Anordnung des Schlitzes im Eckbereich der Karte insoweit vorteilhafter, als dass ein zielgenaueres Ansetzen der Zeckenkarte im Bereich von Körperfalten besser möglich ist, da der Eckbereich aufgrund der im rechten Winkel aufeinander zulaufenden Seiten für bessere Sichtverhältnisse sorgt und einen geringeren Platzbedarf aufweist. Gleichwohl ist die angegriffene Ausführungsform zumindest eine sog. verschlechterte Ausführungsform (vgl. dazu Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 5. Auflage, Rn 113). Denn auch bei einer solchen Anordnung ist nämlich eine vorsichtige Entfernung einer Zecke ohne die Gefahr der Quetschung der Zecke möglich. Die bessere Einsehbarkeit gehört nicht zu den im Klagepatent als obligatorisch geforderten Vorteilen.
Die bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklichte Anordnung des Schlitzes in der Mitte der Schmalseiten war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Klagepatents auch naheliegend. Wie die Klägerin unwidersprochen vorgebracht hat, bedurfte es keiner erfinderischen Überlegungen, den Schlitz an einer anderen Stelle im Randbereich der Karte anzuordnen.
Auch die Gleichwertigkeit ist zu bejahen. Der Fachmann konnte zu der abgewandelten Ausführungsform gelangen, indem er sich an der im Patentanspruch offenbarten technischen Lehre und dem darin zum Ausdruck kommenden Lösungsgedanken orientierte. Denn das Klagepatent gibt ihm im Absatz [0020] den deutlichen Hinweis, dass „der offenbarte Schlitz … alternativ oder ergänzend an einer kurzen Seite der Karte vorgesehen sein kann.“
Soweit die Beklagte zu 1) meint, der Absatz [0020] könne allenfalls so verstanden werden, dass der Schlitz nicht im 45-Grad-Winkel verlaufend in die gerundete Ecke der Kante münden müsse, sondern auch vertikal verlaufend in die kurze Seite der Karte münden könne, überzeugt dies nicht. Dies gilt zum einen vor dem Hintergrund, dass schon einmal im allgemeinen Beschreibungsteil anklingt, dass die Anbringung des Schlitzes nicht zwingend ist. Im Absatz [0011] heißt es nämlich, dass die Karte „z.B. in einem Eckbereich“ mit einem im wesentlichen spitzwinkligen Schlitz versehen ist. Dort erhält der Fachmann einen ersten Hinweis, dass ein Schlitz erfindungsgemäß außerhalb eines Eckbereichs vorgesehen werden kann. Insofern stellt der Absatz [0020] eine Konkretisierung dar, indem klargestellt wird, dass der Schlitz alternativ zur Anordnung im Eckbereich auch an der kurzen Seite vorgesehen sein kann. Zum anderen steckt in der Formulierung „Eckbereich“ bereits der Hinweis, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, den Schlitz im betreffenden Bereich anzubringen, da die Breite des Schlitzes geringer ist als die Ausdehnung des gesamten Eckbereichs. Wenn Absatz [0020] so zu verstehen wäre, dass die 45 Grad-Linie verlassen werden dürfe, wäre er gänzlich obsolet. Dagegen spricht allerdings, dass der zweite Satz des Absatzes [0020] mit der im Satz 1 geschilderten Alternative/Ergänzung einen – exklusiv zu verstehenden – Vorteil verbindet, indem es nämlich heißt: „Dadurch wirkt die „Borreliose-Karte“ wie eine vorgespannte Feder …“ (Hervorhebung durch Kammer).
Auch unter Berücksichtigung, dass eine Orientierung am Patentanspruch verlangt, dass der Patentanspruch in all seinen Merkmalen nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Überlegungen des Fachmanns bildet (BGH, GRUR 1989, 205 – Schwermetalloxidationskatalysator; BGH, GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I), ist die Gleichwertigkeit aufgrund der vorgenannten Überlegungen gegeben. Dies gilt auch vor dem Hintergrund der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Frage der Äquivalenz bei einer im Patentanspruch getroffenen Auswahlentscheidung (BGH, GRUR 2011, 701, 705 – Okklusionsvorrichtung). Nach dieser Entscheidung (vgl. auch den amtlichen Leitsatz b) gilt: Offenbart die Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglicheiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründet die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln. Vorliegend durften Wettbewerber der Klägerin angesichts des Absatzes [0020] des Klagepatents nicht darauf vertrauen, außerhalb des Eckbereichs der Karte angebrachte Schlitze, und sei es auch in der Mitte zwischen zwei Eckbereichen, führten aus der Verletzung des Klagepatents. Gerade angesichts der oben erwähnten Vorteilsangabe in der betreffenden Passage besteht bei redlicher Lektüre kein Anlass zur Annahme, die Patentinhaberin habe für Karten mit Schlitzen außerhalb des Eckbereichs keinen Patentschutz beanspruchen wollen.
Ohne Erfolg wendet die Beklage zu 1) schließlich ein, eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln scheide aus, weil die Klägerin letztlich eine – keine Ansprüche wegen Patentverletzung auslösende – sog. Unterkombination geltend mache. Eine Unterkombination zeichnet sich dadurch aus, dass für ein Mittel des geltend gemachten Anspruchs bei einer angegriffenen Ausführungsform kein Austauschmittel vorgesehen ist, das betreffende Merkmal also ersatzlos fehlt (Kühnen, a.a.O., Rn 83). So verhält es sich bei der angegriffenen Ausführungsform 1 jedoch nicht, weil das Austauschmittel zur Schlitzanordnung im Eckbereich darin begründet liegt, dass stattdessen jeweils ein Schlitz in der Mitte der Schmalseiten angeordnet ist.
2.
Die vorstehenden Ausführungen zur angegriffenen Ausführungsform 1 gelten entsprechend auch für die angegriffene Ausführungsform 2.
Das Merkmal 3 wird von der angegriffenen Ausführungsfrom 2 erst recht verwirklicht, weil sie länger und breiter als die angegriffene Ausführungsfrom 1 ist.
In Bezug auf das Merkmal 6 unterscheidet sich die angegriffene Ausführungsform 2 allein dadurch von der angegriffenen Ausführungsform 1, dass erstere lediglich einen Schlitz aufweist, der in der Mitte einer Schmalseite der Karte liegt.
III.
1)
Da die Beklagten das Klagepatent jeweils widerrechtlich benutzt haben, sind
sie der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet (Art. 64 EPÜ, §§ 9, 139 Abs. 1 PatG).
Die Geschäftsführer der Beklagten trifft hinsichtlich der Patentverletzungen auch ein zumindest fahrlässiges Verschulden, welches den Beklagten jeweils gemäß § 31 BGB zugerechnet wird. Bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt hätten sie das Klagepatent kennen und dessen Verletzung durch die angegriffenen Ausführungsformen voraussehen können. Die Beklagten haften der Klägerin deshalb jeweils auf Schadensersatz (Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG), allerdings erst für die Zeit ab dem 29.09.2007, da eine Karenzzeit von einem Monat ab Veröffentlichung der Erteilung zu berücksichtigen ist (Kühnen, a.a.O., Rn 876). Da die genaue Schadenshöhe derzeit noch nicht feststeht, hat die Klägerin ein berechtigtes Interesse daran, die Schadenersatzverpflichtung der Beklagten zunächst dem Grunde nach feststellen zu lassen (§ 256 ZPO). Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch zu beziffern, haben die Beklagten im zuerkannten Umfang Rechnung über ihre Benutzungshandlungen zu legen (Art. 64 EPÜ, § 140b PatG, §§ 242, 259 BGB). Die Klägerin kann von der Beklagten zu 1) Angaben zu Gestehungskosten und zum Gewinn erst für die Zeit ab dem 29.8.2007 verlangen, weil sie für die davor liegende Zeit allein einen Entschädigungsanspruch geltend macht und insofern nicht der Kenntnis der Kosten- und Gewinn-Situation der Beklagten zu 1) bedarf (vgl. Kühnen, a.a.O., Rn 1038). Die zuerkannten Vernichtungsansprüche finden ihre Grundlage in Art. 64 EPÜ; § 140 a Abs. 1 bzw. Abs. 2 PatG. Die Verpflichtung zur Erstattung außergerichtlicher Kosten für die Rechts- .und Patentanwälte in Höhe von jeweils EUR 6.196,00 folgt aus Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG, §§ 13 f., Nr. 2400, Nr. 7002 RVG. Der Geltendmachung einer 1,5 – Geschäftsgebühr sind die Beklagten zu Recht nicht entgegen getreten. Die zuerkannten Verzugszinsen ab dem 8.5.2008 bzw. ab dem 18.7.2008 folgen jeweils aus §§ 288 Abs. 1, 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB; mit den Schreiben gemäß Anlagen K 12 bzw. K 20 verweigerten die Beklagten jegliche Ansprüche der Klägerin ernsthaft und endgültig.
III.
Dem Antrag beider Beklagten auf (weitere) Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsberufung durch den BGH ist nicht zu entsprechen, weil die erforderlichen Voraussetzungen des § 148 ZPO nicht vorliegen.
Die Entscheidung über die Aussetzung steht im Ermessen des Verletzungsgerichts, wobei dieses anhand des ihm vorgelegten Sachverhalts zum Nichtigkeitsverfahren die Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage überprüft. Aufgrund der Tatsache, dass die Aussetzung für den Kläger wegen der langen Verfahrensdauer von Einsprüchen und Nichtigkeitsklagen einen erheblichen Einschnitt in seine Rechte, vor allem den zeitlich begrenzten Unterlassungsanspruch bedeutet und außerdem ein Missbrauch des Beklagten vermieden werden soll, kommt eine Aussetzung in der Regel nach der derzeitig gültigen Rechtsprechung in der ersten Instanz nur dann in Betracht, wenn es in hohem Maße wahrscheinlich erscheint, dass das Klagepatent aufgrund des Einspruchs und der Nichtigkeitsklage widerrufen oder vernichtet wird (vgl. BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug).
Eine solche Sachlage besteht vorliegend nicht. Wird ein Patent erstinstanzlich aufrechterhalten und wird in der Berufung kein neuer Stand der Technik eingeführt, der der Lehre des Patents näher ist, kommt eine Aussetzung regelmäßig nicht in Betracht (vgl. BGH, GRUR 1959, 320 – Moped-Kupplung; OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636).
Das BPatG hat sich mit dem Einwand einer unzulässigen Erweiterung dezidiert auseinandergesetzt (vgl. Ziffer II.3. der Anlage B 7). Es ist demnach zumindest nicht überwiegend wahrscheinlich, dass der BGH zu der Auffassung gelangen wird, das Klagepatent sei gegenüber der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert.
Soweit in der Nichtigkeitsberufungsbegründung weiterhin fehlende erfinderische Tätigkeit unter Verweis auf die Entgegenhaltung D 4 als nächstliegendem Stand der Technik eingewendet wird, gibt auch dies keinen Anlass zu einer Aussetzung. Das BPatG ging im Nichtigkeitsurteil ebenfalls von der D4 als nächstliegendem Stand der Technik aus und führte aus, die dort gelehrte Vorrichtung sei in den Abmessungen nicht wie eine Kreditkarte ausgestattet und die übrigen eingewendeten Druckschriften gäben keine Anregung, die flächige Ausgestaltung nach der D4 mit den Abmessungen einer Kreditkarte auszubilden. Die Beklagten verweisen nun darauf, es habe im Stand der Technik eine allgemeine Tendenz gegeben, scheckkartenformatige Träger mit unterschiedlichen zusätzlichen Funktionen zu versehen, um diese mit den Vorteilen des Scheckkartenformats zu verbinden (Verweis auf neue Entgegenhaltungen Ni 18 bis Ni 25). Wie die Beklagten selbst einräumen (vgl. explizit Ziffer IV. des Schriftsatzes vom 9.8.2011), lässt sich darauf in der vorliegend zu treffenden Prognose keine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Vernichtung des Klagepatents stützen.
IV.
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 Abs. 2 ZPO.
Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit basieren auf § 709 ZPO.