Urteil vom 27. Januar 2011, Az. 4b O 224/10

I.
Die einstweilige Verfügung der Kammer vom 29.10.2010 wird im Kostenausspruch (Ziffer II.) dahingehend abgeändert, dass die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin auferlegt werden.

II.
Die weiteren Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin.

III.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Antragstellerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Antragsgegnerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

T a t b e s t a n d :

Herr A ist eingetragener Inhaber des EP 0 666 XXX (im Folgenden: Streitpatent), welches unter Inanspruchnahme einer österreichischen Priorität vom 21.10.1992 am 20.10.1993 angemeldet und dessen Erteilung am 11.06.1997 veröffentlicht wurde. Zu den benannten Vertragsstaaten gehört unter anderem die Bundesrepublik Deutschland. Im Rahmen einer Nichtigkeitsklage verteidigte der Patentinhaber den deutschen Teil des vorgenannten Patents in zweiter Instanz nur eingeschränkt. Nach dem am 23.07.2009 im Nichtigkeitsverfahren verkündeten Urteil des Bundesgerichtshofs steht der eingeschränkte Anspruch 1 des Streitpatents in Kraft.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen.

Vor Einschränkung lautete der Anspruch 1 des Streitpatents:
„Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen, insbesondere Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstemperatur erwärmt, in diesem Zustand zu dem Formteil geformt und anschließend unter diese Verformungstemperatur abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
– die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Zustand zu ein geringes Übermaß gegenüber den gewünschten Endmaßen aufweisenden Zwischenprodukten geformt
– und erst nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur
– in einem materialverdichtenden Pressvorgang
– auf die gewünschten Endabmessungen gebracht werden.“

Nunmehr lautet der Anspruch 1 des Streitpatents nach Einschränkung (vgl. BGH, Urteil vom 23.07.2009, Az. Xa ZR 84/05, Rn 13 – Anlage EVK 8, dort S. 8 f.):
„Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen, insbesondere Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstemperatur erwärmt, in diesem Zustand zu dem Formteil geformt und anschließend unter diese Verformungstemperatur abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
– die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Zustand zu ein geringes Übermaß gegenüber den gewünschten Endmaßen aufweisenden Zwischenprodukten geformt
– und erst nach Abkühlung unter die Verformungstemperatur
– in einem materialverdichtenden Pressvorgang nochmals verformt werden,
– bei dem das Zwischenprodukt zunächst unter seine Endabmessungen gebracht wird,
– so dass es nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweist.“

Zwischen der Antragstellerin und unter anderem dem eingetragenen Inhaber des Streitpatents war in Italien, vor dem Tribunale di Genova, ein Rechtsstreit anhängig, in dem am 06.07.2010 ein erstinstanzliches Urteil erging, das noch nicht rechtskräftig ist. Gegenstand dieses Verfahrens war der nicht eingeschränkte Anspruch 1 des Streitpatents. Im Hinblick auf diesen nicht eingeschränkten Anspruch zu 1 verpflichtete das Tribunale di Genova die Antragstellerin, „zur Unterlassung der Werbung für B-Maschinen, die das im Patent angegebene Verfahren anwenden, sowie zur Unterlassung deren Produktion und Vermarktung“ (deutsche Übersetzung des Urteils, Anlage EVK 5, dort S. 17).

Die Antragsgegnerin, deren Geschäftsführerin Frau A ist, stellte ebenso wie die Antragstellerin ihre Anlagen auf der in der Zeit vom XXX bis zum XXX in Düsseldorf stattgefundenen Messe „C“ aus. Auf ihrem Messestand fanden sich Banner mit den folgenden Aussagen

„TRIBUNALE DI GENOVA
for B S.p.A. in Italy is forbidden to produce, advertise ad sell pipe belling machines with antishrinkage system (B System)“

und

„D pipe belling machine with antishrinkage system only by E“.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, die Antragsgegnerin erwecke damit den Eindruck, als wäre es ihr (der Antragstellerin) auch außerhalb Italiens verboten, und zwar endgültig, die fraglichen Maschinen herzustellen und zu vermarkten, weswegen allein die Antragsgegnerin in der Lage sei, derartige Maschinen zu liefern.

Ohne vorherige Abmahnung hat die Antragstellerin mit Antragsschrift vom 28.10.2010, per Fax am selben Tage und im Original am 29.10.2010 bei Gericht eingegangen, den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Antragsgegnerin beantragt. Am 29.10.2010 hat die Kammer antragsgemäß eine einstweilige Verfügung mit folgendem Inhalt erlassen:

„I. Der Antragsgegnerin wird es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, untersagt,

im geschäftlichen Verkehr mit Maschinen zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen zu erklären:

„TRIBUNALE DI GENOVA
for B S.p.A. in Italy is forbidden to produce, advertise and sell pipe belling machines with antishrinkage system (B System)“

und/oder

„D pipe belling machine with antishrinkage system
only by E“.

II. Die Kosten des Verfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.
[…]“

Die einstweilige Verfügung ließ die Antragstellerin der Antragsgegnerin am 29.10.2010 um 16:00 Uhr auf der Messe zustellen. Mit Schriftsatz vom 19.11.2010, eingegangen bei Gericht am 22.11.2010, hat die Antragsgegnerin die einstweilige Verfügung vom 29.10.2010 als endgültige Regelung anerkannt und Kostenwiderspruch eingelegt.

Die Antragstellerin behauptet, der hinter der Antragsgegnerin stehende eingetragene Inhaber des Streitpatents habe sich in zahlreichen bei Gericht anhängig gewesenen Verfahren stets uneinsichtig gezeigt und ohne gerichtlichen Nachdruck keine der ihm gebotenen Handlungen vorgenommen; das im hiesigen Verfahren erklärte Anerkenntnis sei offensichtlich ein Verdienst der Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin.

Die Antragstellerin ist der Ansicht, eine Abmahnung der Antragsgegnerin sei entbehrlich gewesen; sie habe nach dem bisherigen internationalen Prozessverhalten des eingetragenen Inhabers des Streitpatents keinesfalls davon ausgehen können, dass er die beanstandeten Plakate auf bloße außergerichtliche Aufforderung hin entfernen würde. Aus diesem Grunde habe die Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

die einstweilige Verfügung im Kostenausspruch zu bestätigen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Kosten des einstweiligen Verfügungsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin behauptet, außer der von einer F GmbH gegen das Streitpatent erhobenen Nichtigkeitsklage, auf die das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 23.07.2009 ergangen sei, sowie der im Juli 2005 von der Antragstellerin vor dem Gericht in Genua erhobenen negativen Feststellungsklage u.a. gegen den Patentinhaber, auf die dieser Widerklage gerichtet auf u.a. Unterlassung patentverletzender Handlungen erhoben habe, existierten keine Rechtsstreitigkeiten zwischen der Antragstellerin und dem Patentinhaber.

Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, ihr Anerkenntnis der einstweiligen Verfügung sei sofort im Sinne von § 93 ZPO erfolgt; für die Antragstellerin sei eine Abmahnung vor Beantragung der einstweiligen Verfügung nicht entbehrlich gewesen; der Antragstellerin sei es möglich und zumutbar gewesen, ihr gegenüber eine Abmahnung mit kurzer Frist auszusprechen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie auf die zu den Akten gereichten Unterlagen Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I.
Auf den Kostenwiderspruch der Antragsgegnerin waren die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen. Zwar ist die Antragsgegnerin, die die einstweilige Verfügung im Übrigen anerkannt hat, als in der Sache unterlegene Partei anzusehen. Gleichwohl trifft sie nicht – entsprechend der allgemeinen Regelung des § 91 Abs. 1 ZPO – die Kostenlast. Denn zu ihren Gunsten war die Sondervorschrift des § 93 ZPO anzuwenden. Diese Norm ist auch im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes anwendbar (Zöller/Herget, ZPO, 28. Auflage, § 93 Rn 6, Stichwort: Einstweilige Verfügung). Danach sind dem obsiegenden Kläger die Kosten aufzuerlegen, wenn der Beklagte den Klageanspruch sofort anerkennt und dem Kläger zuvor keinen Anlass zur Klageerhebung gegeben hat. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

1.
Die Antragsgegnerin hat die einstweilige Verfügung sofort anerkannt. Das Anerkenntnis liegt im Schriftsatz vom 19.11.2010, mit dem die Antragsgegnerin die einstweilige Verfügung ausdrücklich anerkennt und ihren Widerspruch auf die Kostenfolge beschränkt. Das Anerkenntnis erfolgte auch sofort im Sinne von § 93 ZPO. Im einstweiligen Verfügungsverfahren ist Sofortigkeit gegeben, wenn das Anerkenntnis erfolgt, ohne dass der Antragsgegner zuvor angekündigt hat, der Beschlussverfügung entgegentreten zu wollen (Kühnen / Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Auflage, Rn 1141). Das ist hier der Fall. Das Anerkenntnis erfolgte im ersten Schriftsatz der Antragsgegnerseite.

2.
Die Antragsgegnerin hat durch ihr Verhalten auch keine Veranlassung zur gerichtlichen Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs gegeben.
Anlass zur gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs ist gegeben, wenn Tatsachen vorliegen, die in der Antragstellerin vernünftigerweise die Überzeugung oder Vermutung hervorrufen mussten, sie werde ohne gerichtliche Geltendmachung nicht zu ihrem Recht kommen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07.08.2002, Az. 2 W 10/02 – Turbolader II, Rn 2 – zitiert nach juris; Benkard, PatG, 10. Auflage, § 139 Rn 163). Die Patentverletzung als solche, auch wenn sie sich aus der Sicht der Antragstellerin als vorsätzlich begangen darstellt, ist eine solche Tatsache nicht (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07.08.2002, Az. 2 W 10/02 – Turbolader II, Rn 2 m.w.N. – zitiert nach juris). Der Verletzte wird deshalb in der Regel den Verletzer vor Erhebung der Klage abmahnen müssen, wenn er für den Fall des sofortigen Anerkenntnisses der Kostenfolge des § 93 ZPO entgehen will (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07.08.2002, Az. 2 W 10/02 – Turbolader II, Rn 2 – zitiert nach juris; Benkard, PatG, 10. Auflage, § 139 Rn 163). Der Grundsatz, dass der Gläubiger eines Unterlassungsanspruches den Schuldner grundsätzlich vor Klageerhebung oder Beantragung einer einstweiligen Verfügung abmahnen muss, wenn er eine Kostenbelastung nach § 93 ZPO vermeiden möchte, gilt nicht nur im Wettbewerbsrecht, denn der Regelungszweck des § 93 ZPO liegt darin, unnötige Prozesse zu vermeiden (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07.08.2002, Az. 2 W 10/02 – Turbolader II, Rn 2 m.w.N. – zitiert nach juris).

Ob eine Abmahnung entbehrlich ist, beurteilt sich nicht nach der Prognose, inwieweit sie tatsächlich erfolgsversprechend sein kann, sondern entscheidend ist vielmehr, ob aus der Sicht des Klägers oder Antragstellers zu der Zeit, zu der er entscheiden muss, ob er im betreffenden Einzelfall abmahnt oder dies unterlässt, eine Verwarnung des Verletzers bei Anlegung eines objektiven Maßstabes für ihn unzumutbar ist (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07.08.2002, Az. 2 W 10/02 – Turbolader II, Rn 3 m.w.N.). Dies war hier jedoch nicht der Fall. Für die Antragstellerin war eine Abmahnung mit der Setzung einer kurzen Frist ohne weiteres zumutbar.

Unzumutbarkeit ist gegeben, wenn a) die mit einer vorherigen Abmahnung notwendig verbundene Verzögerung unter Berücksichtigung der gerade im konkreten Fall gegebenen außergewöhnlichen Eilbedürftigkeit schlechthin nicht mehr hinnehmbar ist, etwa um besonderen Schaden von dem Kläger abzuwenden, oder b) sich dem Kläger bei objektiver Sicht der Eindruck geradezu aufdrängen musste, der Verletzer baue auf die grundsätzliche Abmahnpflicht und wolle sich diese zunutze machen, um mindestens eine Zeitlang ungestört die Verletzungshandlungen begehen zu können und sich gegebenenfalls nach damit erzieltem wirtschaftlichem Erfolg unter Übernahme vergleichsweise niedriger Abmahnkosten zu unterwerfen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07.08.2002, Az. 2 W 10/02 – Turbolader II, Rn 3 m.w.N.).

Beides ist hier nicht der Fall.
Eine so außergewöhnliche Eilbedürftigkeit der Angelegenheit, dass eine Verzögerung durch eine vorherige Abmahnung nicht hinnehmbar gewesen wäre, ist nicht gegeben. Zwar handelt es sich vorliegend um eine Messesache; dies macht eine Abmahnung aber nicht entbehrlich. Denn auch, wenn das rechtsverletzende Verhalten auf einer (nur wenige Tage dauernden) Messe stattfindet, besteht die Möglichkeit, den Anspruchsgegner zumindest mittels E-Mail, Fax oder mündlich unter Setzen einer kurzen (gegebenenfalls nur nach Stunden bemessenen) Frist abzumahnen (Kühnen / Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Auflage, Rn 452). Diese Möglichkeiten der Abmahnung standen der Antragstellerin auch vorliegend zur Verfügung. Sie hätte die Antragsgegnerin kurzfristig auf der Messe abmahnen können. Eine Abmahnung unter Setzung einer Frist von einigen Stunden hätte nicht zu einer für die Antragstellerin unzumutbaren Verzögerung der Sache geführt. Denn ein so außergewöhnliches Eilbedürfnis, dass die Sache gar keinen Aufschub geduldet hätte, ist nicht gegeben. Zu diesem Punkt trägt die Antragstellerin auch nicht vor. Gegen ein so außergewöhnliches Eilbedürfnis spricht im Übrigen der tatsächliche zeitliche Ablauf. Denn der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ist zunächst per Fax und erst einen Tag später im Original bei Gericht eingegangen.

Darüber hinaus musste sich der Antragstellerin nicht bei objektiver Sicht geradezu der Eindruck aufdrängen, der Verletzer baue auf die grundsätzliche Abmahnpflicht und wolle sich diese zunutze machen, um mindestens eine Zeitlang ungestört die Verletzungshandlungen begehen zu können. Objektive Anhaltspunkte, die für eine solche Motivation der Antragsgegnerin sprechen würden, sind nicht gegeben. Tatsachen, die eine hartnäckige Verletzung der Rechte der Antragstellerin durch die Antragsgegnerin belegen würden, sind weder vorgetragen noch aus den sonstigen Umständen ohne weiteres abzuleiten. Die Antragsgegnerin hat die streitgegenständlichen Aussprüche, soweit ersichtlich, erstmals getätigt. Diese greifen zwar in die Rechte der Antragstellerin ein; in den Äußerungen beruft sich die Antragsgegnerin jedoch auf ein Urteil eines italienischen Gerichts, das tatsächlich erlassen wurde. Angesichts dessen ist nicht völlig ausgeschlossen, dass die Äußerungen auf einer rechtlichen Fehleinschätzung der Reichweite dieses Urteils durch die Antragsgegnerin beruhen. Soweit sich die Antragstellerin auf das „bisherige internationale Prozessverhalten“ des eingetragenen Patentinhabers beruft, führt dies nicht zu einer anderen Beurteilung durch die Kammer. Denn diesem Vortrag fehlt jegliche Substanz. Konkrete Verhaltensweisen der Antragsgegnerin oder einer für diese tätigen Person sind daraus nicht erkennbar. Ein irgendwie gearteter Zusammenhang zwischen den streitgegenständlichen Äußerungen und einem angeblichen Verhalten des Patentinhabers –einer von der hiesigen Antragsgegnerin verschiedenen Person– in anderen Rechtsstreitigkeiten ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

II.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO; die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 6, 709 S. 2, 711 ZPO.

III.
Streitwert:
bis 22.11.2010: 500.000,00 €
danach: die Summe der gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten