4b O 229/09 – Kamin

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1538

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 11. Januar 2011, Az. 4b O 229/09

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,
im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Einrichtungen zum Betrieb einer Feuerstätte für den häuslichen Bereich, umfassend mindestens eine Feuerstätte mit Mitteln für den Rauchabzug sowie weiterhin umfassend einen Schornstein, der strömungstechnisch mit den Mitteln für den Rauchabzug verbunden ist und bei Betrieb der Feuerstätte den Rauch abführen kann, wobei die Feuerstätte in den Schornstein integriert ist,

anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu benutzen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

wobei der Schornstein eine oberhalb eine Hohlraumes angeordnete Zwischenwand aufweist, die den Hohlraum, in welchen die Feuerstätte eingebracht ist, von einem oberen Abschnitt des Schornsteins trennt;

2. der Klägerin über den Umfang der unter 1. beschriebenen seit dem 19. Januar 2010 begangenen Handlungen Rechnung zu legen, und zwar unter Vorlage eine Verzeichnisses mit der Angabe der einzelnen Lieferungen unter Nennung

a) von Liefermengen, Typenbezeichnung, Artikelnummern, Lieferzeiten, Lieferpreisen und Namen und Anschriften der Abnehmer und Lieferanten,

b) der Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie des erzielten Gewinns und unter Angabe der einzelnen Angebote und Werbung

c) der Angebotsmengen, der Typenbezeichnungen, Artikelnummern, Angebotszeiten und Angebotspreise sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der einzelnen Werbeträger, der Auflagenhöhe, der Verbreitungszeitraums und des Verbreitungsgebietes

wobei es der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger und der nicht gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch seine Einschaltung entstandenen Kosten trägt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Abnehmer und/oder Lieferungen in der Aufstellung enthalten sind.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin und der A GmbH allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziffer 1. bezeichneten seit dem 19. Januar 2010 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Widerklage wird abgewiesen.

V. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 20% und die Beklagte zu 80%.

VI. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung von 250.000,00 € und für die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

VII. Der Streitwert wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

T a t b e s t a n d :

Die Parteien sind Mitbewerber auf dem Gebiet des Schornsteinbaus.

Die Klägerin ist Rechtsnachfolgerin der B GmbH. Die Klägerin ist seit dem 19. Januar 2010 eingetragene Mitinhaberin des EuBäischen Patents EP 1 437 XXX B1 (im Folgenden: Klagepatent), welches am 18. Dezember 2003 angemeldet wurde. Zuvor war die B GmbH & Co. KG eingetragene Mitinhaberin. Die Veröffentlichung und die Bekanntmachung der Patenterteilung erfolgten am 12. April 2006. Weitere Mitinhaberin des Klagepatents ist die A GmbH. Als Erfinder sind Herr C sowie Herr D, der ehemalige Prokurist der Rechtsvorgängerin der Klägerin, eingetragen. Das Klagepatent, welches eine Einrichtung zum Betrieb einer Feuerstätte für den häuslichen Bereich betrifft, steht in Kraft. Im Vorfeld der Anmeldung des Klagepatents gab es ein gemeinsames Treffen der B GmbH und der A GmbH, welches in den Räumlichkeiten der A GmbH stattfand und bei dem auch der Geschäftsführer der Rechtsvorgängerin der Klägerin Herr E anwesend war. Herr D erhielt keine Vergütung für die Erfindung.

Der hier interessierende Hauptanspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut:

„Einrichtung zum Betrieb einer Feuerstätte für den häuslichen Bereich, umfassend mindestens eine Feuerstätte (3) mit Mitteln für den Rauchabzug sowie weiterhin umfassend einen Schornstein (1), der strömungstechnisch mit den Mitteln für den Rauchabzug verbunden ist und bei Betrieb der Feuerstätte (3) den Rauch abführen kann, wobei die Feuerstätte (3) in den Schornstein (1) integriert ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Schornstein (1) eine oberhalb eines Hohlraums (2) angeordnete Zwischenwand (7) aufweist, die den Hohlraum (2), in welchem die Feuerstätte (3) eingebracht ist, von einem oberen Abschnitt des Schornsteins (1) trennt.“

Zu Veranschaulichungszwecken wird nachfolgende Figur 2 aus dem Klagepatent eingeblendet, die einen vertikalen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Einrichtung darstellt:

Die Beklagte bietet ein Kamin-Modul unter der Bezeichnung „F“ (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform) an. Die angegriffene Ausführungsform hat folgende Ausgestaltung, wie sich aus den Anlagen K 5 und K 6 ergibt:

Mit Schreiben vom 12. Januar 2009 mahnte die Klägerin die Beklagte unter einem Gegenstandswert von 100.000,00 € ab und forderte sie auf, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Dies lehnte die Beklagte unter dem Hinweis auf eine fehlende Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform und den fehlenden Rechtsbestand des Klagepatents ab.

Die Klägerin vertreibt ihrerseits ein Schornsteinsystem unter der Bezeichnung „G“ (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform der Widerklage), das folgenden Aufbau hat:

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent verletze. Bei der angegriffenen Ausführungsform handele es sich um eine Feuerstätte mit integriertem Schornstein, der gemäß dem Klagepatent gefertigt sei.
Zudem sei sie auch rechtmäßige Mitinhaberin des Klagepatents.
Die Rechtsvorgängerin der Klägerin habe die Erfindung ihres Prokuristen und für Patentfragen zuständigen Mitarbeiters Herrn D in Anspruch genommen, sodass die Erfindung nicht zugunsten des Herrn D frei geworden sei, wobei die Klägerin mit Nichtwissen bestreitet, dass Herr D an der Erfindung mitgewirkt habe. Eine ausdrückliche Inanspruchnahme habe es zwar nicht gegeben. Herr D sei für die Patente zuständig gewesen und habe sich auch um das Klagepatent im Namen der Rechtsvorgängerin der Klägerin gekümmert. Daher habe er auch die Regelungen des Arbeitnehmerfindergesetzes gekannt. Spätestens aber seit dem 17. Juni 2008 habe er hiervon Kenntnis gehabt. Er habe die gesamte Kommunikation mit der Mitanmelderin, der A GmbH, sowie mit den Patentanwälten im Namen der Rechtsvorgängerin der Klägerin getätigt und habe auch maßgeblich an der Vermarktung der Erfindung mitgewirkt, was sich u.a. auch aus Presseberichten ergebe. Einer ausdrücklichen Inanspruchnahme habe es aus dem Grund nicht bedurft, da Herr D als Prokurist seine eigene Erfindung selbst hätte in Anspruch nehmen müssen. Aufgrund seiner gehobenen Stellung im Betrieb der Rechtsvorgängerin der Klägerin sei er zumindest verpflichtet gewesen, die Inanspruchnahme der Erfindung herbeizuführen, sodass bei Versäumnis dieser Verpflichtung zumindest ein Schadensersatzanspruch der Klägerin bestehen würde bzw. Herr D den Rechtsschein der wirksamen Inanspruchnahme durch die Klägerin gesetzt habe. Da die Kommunikation mit der A GmbH ausschließlich über Herrn D stattgefunden habe und sogar eine Anmeldung der Erfindung allein durch die A GmbH in Rede zunächst diskutiert worden sei, hätten andere Mitarbeiter bzw. die Geschäftsführer der Rechtsvorgängerin der Klägerin keine Kenntnis von der Erfindung gehabt, sodass eine Inanspruchnahme durch diese nicht möglich gewesen sei. Zumindest habe die Klägerin ein Vorbenutzungsrecht an der Erfindung.
Die Klägerin habe auch die Abmahnung als materiellrechtlich berechtigte Inhaberin aussprechen können. Auch die Berechnung der Gebühren hierfür auf der Basis von einem Gegenstandswert in Höhe von 250.000,00 € sei gerechtfertigt, da dies der wahre Gegenstandswert sei. Die Angabe des Gegenstandswerts in Höhe von 100.000,00 € habe nur eine außergerichtliche Einigung vereinfachen sollen.

Die Klägerin beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 5335,20 € zu zahlen und im Übrigen wie erkannt.

Hinsichtlich des weitergehenden Antrags auf Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung des Schadensersatzanspruches für den Zeitraum vom 12. April 2006 bzw. 12. September 2008 bis zum 18. Januar 2010 hat die Klägerin die Klage insoweit mit Einverständnis der Beklagten zurückgenommen.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen;

hilfsweise:
Der Beklagten nachzulassen, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.

Im Wege der Widerklage beantragt die Beklagte,

I. die Klägerin zu verurteilen,

1. durch Erklärung gegenüber den Deutschen Patent- und Markenamt die Umschreibung des Klagepatents (DE 50302XXX) auf die Beklagte als Mitinhaberin anstelle der Eintragung der Klägerin als Mitinhaberin zu bewilligen,

2. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an den Geschäftsführern der Klägerin zu unterlassen,

im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Einrichtungen zum Betrieb einer Feuerstätte für den häuslichen Bereich, umfassend mindestens eine Feuerstätte mit Mitteln für den Rauchabzug sowie weiterhin umfassend einen Schornstein, der strömungstechnisch mit den Mitteln für den Rauchabzug verbunden ist und bei Betrieb der Feuerstätte den Rauch abführen kann, wobei die Feuerstätte in den Schornstein integriert ist,

herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu benutzen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

wobei der Schornstein eine oberhalb eine Hohlraumes angeordnete Zwischenwand aufweist, die den Hohlraum, in welchen die Feuerstätte eingebracht ist, von einem oberen Abschnitt des Schornsteins trennt;

3. der Beklagten unter Vorlage eines einheitlichen geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Klägerin die zu Ziffer I.2. bezeichneten Handlungen seit dem 18.12.2003 begangen hat und zwar unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und –zeiten,

b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Artikelnummern, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und –preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) den nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinnes,

wobei die Klägerin hinsichtlich der Angaben zu lit. a) und b) Rechnungen vorzulegen hat,

wobei der Klägerin vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Beklagten einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Klägerin die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nichtgewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

II. festzustellen, dass die Klägerin verpflichtet ist, an die Beklagte alles das herauszugeben, was die Klägerin bis zum 15. Dezember 2009 auf Kosten von Herrn D und seit dem 16. Dezember 2009 auf Kosten der Beklagten durch die zu Ziffer I.2 dieser Wiederklage bezeichneten seit den oben jeweils angegebenen Daten begangenen Handlungen ungerechtfertigt erlangt hat und zukünftig noch erlangen wird, zzgl. 5% Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit

Die Klägerin beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass sie zur Benutzung der Erfindung berechtigt sei und die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht verletze, da die angegriffene Ausführungsform die Feuerstelle („F Parat“) und den Schornstein („G“) getrennt vertreibe und liefere und diese auch Gegenstand getrennter Zulassungsverfahren seien. Das Modul „F Parat“ sei nicht rußbrandbeständig und habe daher nicht die Funktion eines Schornsteins. Daher sei die Feuerstätte nicht in den Schornstein integriert. Zudem weise der Schornstein keine Zwischenwand oberhalb eines Hohlraumes auf.
Zudem habe die Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerin als Arbeitgeberin des Erfinders Herrn D, die Erfindung, die dem Klagepatent zugrunde liege, nicht in Anspruch genommen, sodass sie keine Rechte an der Erfindung erworben habe und daher nicht rechtmäßige Inhaberin des Klagepatents sei. Herr D habe die Erfindung nicht gemeldet, da er sich dieser Pflicht nicht bewusst gewesen sei. Er sei auch nicht für den Bereich Patente bei der Rechtsvorgängerin der Klägerin zuständig gewesen. Auch in der Mitwirkung an der Erfindungsanmeldung oder der Erfinderbenennung sei weder eine Inanspruchnahme der Erfindung durch die Rechtsvorgägnerin der Klägerin bzw. eine Übertragung der Rechte durch Herrn D zu sehen. Die Geschäftsführer der Rechtsvorgängerin der Klägerin hätten spätestens seit dem 8. Oktober 2003 Kenntnis von der Erfindung gehabt, was einer ordnungsgemäßen Meldung gleichzusetzen sei. Der Erfinder Herr D habe seine Rechte an der Erfindung an die Beklagte am 15. Dezember 2009 abgetreten, die damit materiellrechtliche Inhaberin des Klagepatents geworden sei. Auf diesen Sachverhalt sei auch die Widerklage gestützt.
Die US-Schrift 4,230,XXX offenbare das Klagepatent in neuheitsschädlicher Weise und sie zeigt alle Merkmale, die die angegriffene Ausführungsform verwirklichen sollten.
Mit der angegriffenen Ausführungsform der Widerklage verletze die Klägerin ihrerseits das Klagepatent.
Zudem könne die Klägerin keine Erstattung der Abmahnkosten verlangen, da sie zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht eingetragene Inhaberin des Klagepatents gewesen sei. Auch sei die Gebühren allenfalls nach einem Streitwert von 100.000,00 € in Ansatz zu bringen, da dies der damals angegebene Streitwert gewesen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die Klage ist überwiegend begründet. Die Widerklage ist dagegen unbegründet.

Die Klägerin hat einen Anspruch auf Unterlassung nach § 139 Abs. 1 PatG, auf Schadensersatz gemäß § 139 Abs. 1 und Abs. 2 PatG und auf Auskunft und Rechnungslegung gemäß § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB. Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten gemäß §§ 677, 683, 670 BGB bzw. § 139 Abs. 1, Abs. 2 PatG besteht dagegen nicht.

I.
Die Klägerin ist seit dem 19. Januar 2010 als Mitinhaberin im Patentregister eingetragen.

II.
Das Klagepatent betrifft eine Einrichtung zum Betrieb einer Feuerstätte für den häuslichen Bereich.

Beispielsweise kann es sich bei einem Schornstein um einen in ein Wohnhaus integrierten normalen Schornstein oder um einen sog. Luft-Abgas-System-Schornstein (LAS-Schornstein) handeln, der zusätzliche Schächte für die Zufuhr von Frischluft umfasst. Derartige Zuluftschächte sind insbesondere bei sehr dicht ausgeführten Wohnhäusern sinnvoll, damit die Raumluft nicht für das Verbrennen der Brennstoffe genutzt wird. Bei der Feuerstätte kann es sich beispielsweise um einen mit Festbrennstoffen, Heizöl oder Gas betriebenen Ofen oder um einen Kamin handeln, der strömungstechnisch mit dem Schornstein verbunden ist. Als nachteilig bei den herkömmlichen Einrichtungen erweist es sich, dass zuerst ein Schornstein in dem Haus installiert werden muss und daran anschließend unter Umständen mit beträchtlichem Aufwand ein Kamin oder ein Ofen installiert und mit dem Schornstein verbunden werden muss.
Aus dem US-Patent US-A-3,094,XXX ist eine Einrichtung der oben genannten Art bekannt, bei der beispielsweise für den Einbau in ein Wohnmobil in einen Schornstein eine Feuerstätte integriert ist. Der Schornstein weist oberhalb der Feuerstätte einen vergleichsweise kleinen horizontalen Querschnitt auf, erweitert sich jedoch im Bereich der Feuerstätte in horizontaler Richtung, um der integrierten Feuerstätte Platz zu bieten.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung der oben genannten Art zu schaffen, die kostengünstiger ist und einfacher herstellbar ist und/oder platzsparender einbaubar ist.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent eine Einrichtung nach dem Hauptanspruch 1 vor, der wie folgt gegliedert werden kann:

1. Eine Einrichtung zum Betrieb einer Feuerstätte für den häuslichen Bereich

1.1 umfassend mindestens eine Feuerstätte (3) mit Mitteln für den Rauchabzug sowie

1.2 weiterhin umfassend einen Schornstein (1),

1.2.1. der strömungstechnisch mit den Mitteln für den Rauchabzug verbunden ist und

1.2.2. bei Betrieb der Feuerstätte (3) den Rauch abführen kann,

1.2.3. wobei die Feuerstätte (3) in den Schornstein (1) integriert ist,

1.3 der Schornstein (1) eine oberhalb eines Hohlraumes (2) angeordnete Zwischenwand (7) aufweist,

1.3.1. die den Hohlraum (2), in welchem die Feuerstätte (3) eingebracht ist, von einem oberen Abschnitt des Schornsteins (1) trennt.

III.
Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Klagepatents in wortsinngemäßer Weise Gebrauch.
Zu Recht besteht allein über die Verwirklichung der Merkmale 1.2.3 und 1.3 Streit, sodass sich Ausführungen zu den übrigen Merkmalen erübrigen.

1.
Die angegriffene Ausführungsform macht von Merkmal 1.2.3. in wortsinngemäßer Weise Gebrauch.

a.
Merkmal 1.2.3. gibt vor, dass die Feuerstätte in den Schornstein integriert ist und somit beide Elemente aus einer Einheit bestehen, wobei deutlich gemacht wird, dass die Feuerstelle Bestandteil des Schornsteins ist und daher diesem räumlich auch unmittelbar zugeordnet ist. Dies ergibt sich aus der Formulierung:

„wobei die Feuerstätte in den Schornstein integriert ist“ (Merkmal 1.2.3., Hervorhebung hinzugefügt)

Durch diese Einheit wird die Aufgabe, die sich das Klagepatent stellt, gelöst, mithin der einfache und kostengünstige Einbau einer Feuerstelle, da die Feuerstelle nicht mehr im Nachhinein mit dem Schornstein verbunden werden muss. Auf diese Weise kann auch die Optik der Feuerstelle verbessert werden, da auf sichtbare Rohre verzichtet werden kann [vgl. Abschnitt [0006] des Klagepatents, Anlage K 2). Die Integration der Feuerstelle in den Schornstein bewirkt daher eine optische, räumliche und funktionale Verbindung der Feuerstelle mit dem Schornstein, die zu den genannten Vorteilen führt. Weitergehende Anforderungen an die Ausgestaltungen gibt der Hauptanspruch 1 des Klagepatents nicht. Insbesondere ist es nicht zwingend erforderlich, dass die patentgemäße Einrichtung nur aus einem einzigen Teil bestehen darf und als Ganzes eingebaut werden muss. Auch ist es nicht zwingend erforderlich, dass diese Einrichtung mit nur einem einzigen Arbeitsgang eingebaut werden darf. Dies schlägt das Klagepatent lediglich als Möglichkeit vor:

„Die Feuerstätte kann beispielsweise … in einem einzigen Arbeitsgang … installiert werden.“ (Abschnitt [0006] des Klagepatents, Anlage K 2)

Auch der Hinweis der Beklagten auf den Unteranspruch 6, nach dem der Schornstein zusammen mit der Feuerstätte als Fertigbauteil ausgeführt werden kann, führt zu keiner anderen Auslegung. Da es sich bei dem Anspruch um einen Unteranspruch handelt, bedarf es dessen Verwirklichung nicht, um das Klagepatent zu verletzen. Daher muss ein Schornstein mit integrierter Feuerstätte gerade nicht zwingend aus einem oder einem mehrteiligen Fertigteil gefertigt sein. Dies sieht das Klagepatent lediglich als besonders vorteilhaft an. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber, dass eine patentgemäße Einrichtung gerade diese Voraussetzung nicht zwingend erfüllen muss. Entgegen der Auffassung der Beklagten beziehen sich die Unteransprüche 6 und 7 auch nicht nur auf den Schornstein. Vielmehr kann ausweislich des Unteranspruchs 6 der Schornstein zusammen mit der Feuerstätte aus einem Fertigbauteil bestehen.
Weitere Anforderungen an die Einrichtung, insbesondere besondere Brandsicherheitskriterien, stellt das Klagepatent nicht.
Brandsicherheitsaspekte werden vom Klagepatent nicht thematisiert, sodass das Klagepatent selbst den Schornstein lediglich räumlich und auf die Funktion als Abgasleitung definiert und auf diese Vorgaben reduziert, sodass nicht erkennbar ist, dass die von die der Beklagten vorgelegte nachprioritäre und nur als „Vornorm“ benannte DIN-Norm und die dort vorgenommenen Definitionen des Schornsteins und der Feuerstätte auch hier gelten bzw. dem Fachmann bekannt sind und auch bei der Lektüre des Klagepatents mitgelesen werden. Insbesondere eine Rußbrandbeständigkeit sieht das Klagepatent nicht vor.
Schließlich gibt das Klagepatent ebenso wenig konkret vor, auf welche Weise und mit welchen Mitteln der Rauch aus der Feuerstätte durch den Schornstein abgeführt wird. Der Anspruch benennt als notwendige Bestandteile lediglich allgemein „Mittel für den Rauchabzug“. Hierzu können daher auch Flexschläuche dienen, die zusätzlich als Wärmetauscher eingesetzt werden.
Als zu verwendendes Material schlägt das Klagepatent u.a. Beton vor (vgl. Abschnitt [0016] des Klagepatents).

b.
Ausgehend von diesem Verständnis macht die angegriffene Ausführungsform von dem Merkmal in wortsinngemäßer Weise Gebrauch.
Dabei ist es entgegen der Auffassung der Beklagten unerheblich, ob der der Schornstein besonderen Zulassungsvorschriften und einem Zulassungsverfahren unterliegt, da dies keinen Rückschluss für die patentgemäße Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform zulässt. Aus den Prüf- und Zulassungsunterlagen ist nicht zu erkennen, dass eine strikte funktionale Trennung zwischen den beiden Elementen „F“ und „G“ vorzunehmen ist. Vielmehr ist hieraus ersichtlich, dass beide Module zumindest teilweise aus demselben Material, nämlich Leichtbeton bestehen und sich somit auch in dieser Hinsicht ergänzen. Dies ergibt sich für das Modul „G“ aus der bauaufsichtlichen Zulassung unter Ziffer 2.1.2 (Anlage B 7). Dass auch das Modul „F“ aus Leichtbeton hergestellt wird, gab die Beklagte im Rahmen der mündlichen Verhandlung an. Auch ist den Prüf- und Zulassungsverfahren zu entnehmen, dass beide Module auf ihre Brandsicherheit getestet wurden. Dabei ist eine etwaige Rußbrandbeständigkeit weder bei dem Raumheizer-Modul noch bei dem Schornstein-Modul ausdrücklicher Bestandteil der Prüfung gewesen, sodass diesen Unterlagen nicht zu entnehmen ist, ob die Rußbrandbeständigkeit eine unverzichtbare Voraussetzung für einen Schornstein darstellt und ob diese Eigenschaft nur bei dem Modul „G“ vorhanden ist,
Auch die unterschiedliche Bezeichnung der Elemente durch die Beklagte führt zu keiner anderen Auslegung, zumal die Elemente nicht separat erhältlich sind, sondern ausweislich des Bestellformulars (Anlage B 5) zusammen bestellt und geliefert werden. Die Abbildungen der angegriffenen Ausführungsform (Anlage K 5, K 6 und B 5 sowie B 9a – 10f) lassen erkennen, dass die Feuerstelle sowohl räumlich als auch optisch und funktional in den Schornstein integriert ist. Der Teil des Schornsteins, der auch die Feuerstelle beinhaltet, dient ausweislich der Anlage B 5 auch als Schornstein für das Stockwerk, in dem sich der Kamin befindet. Dies wird durch die angedeutete Deckenaussparung in den Zeichnungen sowie durch die Beschriftung der Zeichnung deutlich, die die Option vorsieht, den Schornstein auch im Bereich des unteren Moduls abzustützen und damit das untere Modul als Schornstein bezeichnet wird. Ein zusätzlicher Schornstein oder eine Verbindung zu einem Schornstein ist nicht ersichtlich. Dieses Element, welche die Beklagte als „F“ kennzeichnet, hat daher sowohl die Funktion des Schornsteins als auch der Feuerstelle, sodass beide Elemente bei der angegriffenen Ausführungsform miteinander verbunden sind. Hinzu kommt, dass die Beklagte mit dieser Funktion selbst wie folgt wirbt:

„Kamin-Modul F im Schornstein integriert“

„Der F Kamin-Modul im Schornstein integriert ist eine fix und fertig werksseitig vormontierte Wärmeeinheit. … Bereits in der Rohbauphase wird der F Modulschornstein mit integriertem Kamineinsatz „am Stück“ versetzt. Der integrierte Kamineinsatz dient in der Aufstellebene bereits als Schornstein und spart somit schon bei der Installation Kosten…“ (Anlage K 5)

Zumindest als zusätzliche Funktion wird auch bei der angegriffenen Ausführungsform der Rauch mittels der Flexschläuche abgeführt werden müssen, da anderenfalls der Rauch in den Wohnraum abgeleitet werden müsste.

2.
Auch das Merkmal 1.3 verwirklicht die angegriffene Ausführungsform in wortsinngemäßer Weise. Danach weist der Schornstein oberhalb eines Hohlraumes eine Zwischenwand auf.

a.
Der Schornstein muss mit einer Zwischenwand ausgestattet sein, die oberhalb eines Hohlraumes angebracht ist, in welchem die Feuerstätte eingebracht ist (Merkmal 1.3.1.). Die Zwischenwand verhindert, einen übermäßigen Rauchabzug und gewährleistet so die Raumbeheizung. Durch diese Zwischenwand wird der Hohlraum von einem oberen Abschnitt des Schornsteins getrennt, in dem ein Abzugsrohr und ein Zuluftschacht untergebracht sind, wobei das Vorhandenseins des Abzugsrohrs und des Zuluftschachts keine vom Patentanspruch geforderte zwingende Vorgabe ist (vgl. Abschnitt [0016] des Klagepatents, Anlage K 2). Weitere Angaben macht das Klagepatent nicht, sodass allein diese räumliche Ausgestaltung nach dem Klagepatent vorliegen muss.
Ferner ist aus dem Klagepatent auch nicht ersichtlich, dass der Querschnitt des Schornsteins in gleichbleibender Weise erforderlich oder gewünscht ist. Hierfür ist auch kein funktionaler Grund ersichtlich. Dies ist auch entgegen der Ansicht der Beklagten nicht Teil der Aufgabe des Klagepatents. Auch die Funktion des Hohlraums als Umluftöffnung bei der angegriffenen Ausführungsform ist für die Verwirklichung des Merkmals unerheblich. Der Hohlraum dient lediglich der Integration der Feuerstätte in den Schornstein.

b.
Dies ist bei der angegriffenen Ausführungsform der Fall. Auch sie verfügt über eine patentgemäße Zwischenwand. Die gegenteilige Auffassung, dass es sich bei der Wand um eine obere Abschlusswand und gerade nicht um eine Zwischenwand handeln soll, verfängt nicht. Wie bereits dargestellt, bedarf es für eine patentgemäße Einrichtung nicht einer einzigen Einheit. Vielmehr genügt ein Zusammenbauen der Anlage aus mehreren Einzelteilen zur Verwirklichung der patentgemäßen Lehre. Die von der Beklagten beigefügten Anlagen (B 5 und B 9a – 10f) zeigen, dass die von der Klägerin bei der angegriffenen Ausführungsform bezeichnete Wand (Bezugsziffer 7 auf den Bildern 1 und 3 der Anlage K 6) eine Zwischenwand im Sinne des Merkmals 7 ist. Insbesondere die Zeichnung unten rechts in der Anlage B 5 macht deutlich, dass der Schornstein oberhalb dieser Wand fortgeführt wird, sodass ein oberer Abschnitt des Schornsteins auch bei der angegriffenen Ausführungsform existiert, der durch die Zwischenwand mit dem Hohlraum, der auch die Feuerstätte beinhaltet, abgetrennt ist. Dieser Hohlraum ist auf dem Bild 5 der Anlage K 6 zu erkennen, was von der Beklagten nicht in Abrede gestellt wird. Dass der obere Schornstein erst im Nachhinein auf die Zwischenwand aufgesetzt wird, ist aus den bereits genannten Gründen unerheblich und spielt auch für ihre Funktion keine Rolle. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der obere Teil des Schornsteins, der sich oberhalb der Zwischenwand befindet, eine geringere Breite hat als der untere Teil.

IV.
Da eine äquivalente Verletzung von der Klägerin nicht geltend gemacht ist, bedarf es keiner Auseinandersetzung mit dem für diesen Fall erhobenen Formsteineinwand der Beklagten.

V.
Die Beklagte ist nicht aus abgeleitetem Recht am Klagepatent als Mitinhaberin zu dessen Benutzung berechtigt.
Herr D hat keine eigenen Rechte an dem Klagepatent, die er der Beklagten abtreten konnte. Dabei bedarf es keiner Aufklärung, ob er einen erfinderischen Beitrag zu der dem Klagepatent zugrundeliegenden Erfindung gemacht hat, da er selbst als tatsächlicher Miterfinder des Klagepatents keine Rechte hieraus herleiten kann. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die B GmbH, die von Herrn D nach § 5 ArbnErfG gemeldete Erfindung des Herrn D nicht nach §§ 6, 7 ArbnErfG a.F. in Anspruch genommen hätte und Herr D daher die Rechte an der Erfindung erhalten hätte, die er auch gegenüber der Klägerin durchsetzen kann. Dies ist indes nicht der Fall.
Zwar liegt spätestens mit der Schutzrechtsanmeldung der Erfindung eine Meldung vor. Wenn der Arbeitgeber die Erfindung zum Patent unter Nennung des Erfinders anmeldet, hat er umfassende Kenntnis von der Erfindung. Da die Meldung nur dieser Wissensvermittlung dient, wäre es treuwidrige Förmelei, die zum unzumutbaren Nachteil des Arbeitnehmers führen würde, wenn auf einer schriftlichen Meldung beharrt werden würde (BGH, Urt. v. 04.04.2006, AZ: X ZR 155/03 – Haftetikett, Rn. bei juris 26).
Eine anderweitige Meldung ist hier nicht zu erkennen. Inwieweit aufgrund eines gemeinsam mit dem Geschäftsführer Herrn E wahrgenommenen Termins bei der A GmbH eine Erfindungsmeldung zu sehen ist, bleibt unklar, da die Beklagte nicht dargelegt hat, in welcher Form über die Erfindung gesprochen worden sein soll, sodass nicht die inhaltlichen Voraussetzungen, die § 5 Abs. 2 ArbnErfG an die Meldung stellt, dargelegt worden sind.
Die Rechtsvorgängerin der Klägerin hat die Erfindung unstreitig zu keinem Zeitpunkt schriftlich in Anspruch genommen. Im Gegensatz zur Meldung nach § 5 ArbnErfG handelt es sich bei der Inanspruchnahme gemäß § 6 ArbnErfG um eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, sodass ein Verstoß gegen die Formvorschrift zur Nichtigkeit nach § 125 BGB führt (BGH, Urt. v. 04.04.2006, AZ: X ZR 155/03 – Haftetikett, Rn. bei juris 27). Auch die schriftliche Anmeldung der Erfindung zum Patent ist keine Inanspruchnahme, da sie unabhängig von der persönlichen Beteiligung des Arbeitgebers an der Anmeldung keine Erklärung ihm gegenüber ist und von ihm auch nicht so eingeordnet werden wird (OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.02.2003, AZ; I-2 U 42/00, Rn. bei juris: 170 – Hubkippvorrichtung). Dasselbe gilt für die schriftliche Erfinderbenennung (OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.02.2003, AZ; I-2 U 42/00, Rn. bei juris: 172 – Hubkippvorrichtung).
Auch hat Herr D hier nicht auf das Schriftformerfordernis der Inanspruchnahme konkludent verzichtet. Ein ausdrücklicher Verzicht ist nicht dargetan. Aufgrund der strengen Anforderungen, die aus Gründen des Arbeitnehmerschutzes an den Verzicht auf die förmliche Inanspruchnahme gestellt werden, ist hier ein solcher Verzicht auch nicht konkludent anzunehmen. Im Fall der lediglich mündlichen oder konkludenten Meldung der Erfindung kann der Arbeitnehmer trotz seines eigenen Formverstoßes auf eine schriftliche Inanspruchnahme des Arbeitsgebers bestehen, sodass allein die nicht formgemäße Meldung das Formerfordernis der Inanspruchnahme nicht entfallen lässt (OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.02.2003, AZ; I-2 U 42/00, Rn. bei juris: 176 – Hubkippvorrichtung). Für die Annahme eines stillschweigenden Verzichts auf die Schriftform bedarf es vielmehr der Feststellung von zusätzlichen Umständen, die den sicheren Schluss rechtfertigen, auch der Arbeitnehmer begnüge sich mit einer formlosen und schlüssig erklärten Inanspruchnahme (OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.02.2003, AZ; I-2 U 42/00, Rn. bei juris: 174 – Hubkippvorrichtung). Solche Umstände sind hier nicht ersichtlich. Zwar hat hier Herr D maßgeblich an der Anmeldung der Erfindung mitgewirkt oder sie sogar allein für die Rechtsvorgängerin der Klägerin durchgeführt und das erfindungsgemäße Produkt für die Rechtsvorgängerin der Klägerin vermarktet und beworben. Allein die Mitwirkung an der Anmeldung der Erfindung reicht aber noch nicht aus, um einen konkludenten Verzicht anzunehmen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.02.2003, AZ; I-2 U 42/00, Rn. bei juris: 170 – Hubkippvorrichtung). Zudem hat Herr D zu keinem Zeitpunkt eine Arbeitnehmererfindervergütung in Anspruch genommen, was den Schluss zulassen würde, dass er die Erfindung als in Anspruch angenommen betrachten würde. Zwar hat Herr D auch maßgeblich an der späteren Vermarktung des erfindungsgemäßen Produkts mitgewirkt, aber auch dies lässt keinen Willen erkennen, dass er auf eine schriftliche Inanspruchnahme der Erfindung verzichtet. Die Vermarktung der Erfindung kann nicht als rechtsgeschäftliche Handlung in Bezug auf die Rechte an der Erfindung eingestuft werden. Auch die von ihm unterzeichnete Erfinderbenennung in der Anlage K 17 stellt keinen konkludenten Verzicht auf die förmliche Inanspruchnahme dar. Dies gilt auch, obwohl dort die Inanspruchnahme nach §§ 6, 7 ArbnErfG angegeben ist. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob dieses Formular das Klagepatent, die Prioritätsschrift oder ein anderes Schutzrecht betrifft und ob die Erfinderbenennung beim DPMA eingegangen ist, was die Klägerin im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 20. Dezember 2010 dargelegt hat, da jedenfalls die Arbeitgeberin des Herrn D, die Rechtsvorgängerin der Klägerin, weder Adressatin des Schreibens war noch eine Beteiligung der Rechtsvorgängerin der Klägerin aus dem Formular hervorgeht. Herr D hat hier für die H GmbH unterzeichnet, die nicht seine Arbeitgeberin war. Sonstige Anhaltspunkte für einen Verzicht auf eine förmliche Inanspruchnahme der Erfindung sind nicht ersichtlich.
Auch eine konkludente Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Erfindung von Herrn D auf die Rechtsvorgängerin hat die Klägerin nicht dargelegt. Nach § 22 S. 2 ArbnErfG a.F. wäre zwar auch eine rechtsgeschäftliche Übertragung der gemeldeten Erfindung auf die Rechtsvorgängerin der Klägerin möglich gewesen. Hierfür gibt es aber keine Anhaltspunkte. Eine ausdrückliche Vereinbarung zwischen Herrn D und der Rechtsvorgängerin der Klägerin, die die Übertragung der Rechte an der Erfindung zum Gegenstand hatte, gibt es nicht. Zwar kann sich hier Herr D nicht auf ein behauptetes Missverständnis des Arbeitnehmererfindergesetzes dahingehend zurückziehen, dass er davon ausgegangen sei, dass Diensterfindungen stets dem Arbeitgeber zustehen würden. Auch wenn die Erfinderbenennung in der Anlage K 17 nicht als Verzicht auf eine förmliche Inanspruchnahme gewertet werden kann, werden die einschlägigen Regelungen des Arbeitnehmererfindergesetzes von Herrn D ausdrücklich benannt und von ihm unterzeichnet, sodass davon auszugehen ist, dass er diese Regelungen kannte und er daher weiß, dass es einer Inanspruchnahme des Arbeitgebers zur Überleitung der Rechte an der Diensterfindung bedarf. Trotz der Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Regelungen und der umfangreichen Tätigkeiten, die Herr D die Erfindung betreffend für die Rechtsvorgängerin der Klägerin getätigt hat, wie z.B. die Ausarbeitung der Patentanmeldung und der Vermarktung des patentgemäßen Produkts, ist hierin kein rechtsgeschäftlicher Übertragungsakt zu erkennen. Dabei handelt es sich bei der Übertragung des Rechts an einer Erfindung um einen Vertrag bestehend aus Angebot und Annehme und nicht um einen bloß rein tatsächlichen Zuordnungsvorgang (BGH, Urt. v. 04.04.2006, AZ: X ZR 155/03 – Haftetikett, Rn. bei juris: 33). Da der Arbeitnehmer bei der Übertragung seiner Rechte an der Erfindung um eine Aufgabe eines geldwerten Rechts handeln würde, ist davon auszugehen, dass eine solche Vereinbarung nicht unentgeltlich getroffen werden würde, sondern mit einer Einigung über eine entsprechende Arbeitnehmererfindung einhergeht (BGH, Urt. v. 04.04.2006, AZ: X ZR 155/03 – Haftetikett, Rn. bei juris: 33). Hier hat Herr D unstreitig zu keinem Zeitpunkt eine Vergütung erhalten oder ausdrücklich auf den Erhalt verzichtet. Aus dem Grund liegt hier keine rechtsgeschäftliche Übertragung des Rechts an der Erfindung im Sinne des § 22 S. 2 ArbnErfG a.F. vor.
Allerdings kann sich Herr D und daher auch die Beklagten nach §§ 404, 413 BGB gegenüber der Klägerin gemäß § 242 BGB nicht auf seine Rechte an der Erfindung stützen, da Herr D sich seinerseits gegenüber der Klägerin schadensersatzpflichtig gemacht hat. Herr D hat sich einer Vertragspflichtverletzung aus seinem Arbeitsvertrag schuldig gemacht, da hier Herr D aus seiner Stellung als Prokurist verpflichtet war, für die Inanspruchnahme der Erfindung durch die Rechtsvorgängerin der Klägerin zu sorgen. Gemäß § 49 Abs. 1 HGB berechtigt die Prokura zu allen Rechtsgeschäften, die der Betrieb mit sich bringt. Der Prokurist hat daher die umfassende Befugnis für das Unternehmen zu handeln und hat daher eine mit dem Geschäftsführer vergleichbare Position. Herr D war daher grundsätzlich befugt, Diensterfindungen für die Rechtsvorgängerin der Klägerin in Anspruch zu nehmen. Auch sein Dienstvertrag schließt ihn im Innverhältnis zum Unternehmen nicht davon aus. Dass die Beschränkungen aus § 4 lit. m) und p) hier einschlägig waren, hat die Beklagte nicht dargelegt. Allerdings war Herr D nach § 4 lit. n) des Dienstvertrages sowie gemäß § 181 BGB daran gehindert, seine eigene Diensterfindung in Anspruch zu nehmen. Auch wenn es sich bei der Inanspruchnahme um eine einseitige Willenserklärung handelt, fällt die Inanspruchnahme einer selbst getätigten Erfindung unter § 181 BGB, da hier eine Möglichkeit der Interessenkollision ebenso wie bei einem zweiseitigen Rechtsgeschäft vorliegt (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, § 6, Rn. 6.2). Herr D konnte daher selbst nicht die Inanspruchnahme gegenüber sich selbst erklären. Allerdings wäre er aufgrund seiner arbeitgeberähnlichen Position als Prokurist verpflichtet gewesen, eine Diensterfindung, die ein Dritter ihm gemeldet hätte, für das Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Er hätte daher für eine ordnungsgemäße Überleitung Sorge tragen müssen. Dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin die Erfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hätte, kann aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung angenommen werden (so auch: OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.02.2003, AZ; I-2 U 42/00, Rn. bei juris: 196 ff. – Hubkippvorrichtung). Von dieser Verpflichtung war er aber nicht wegen § 181 BGB bzw. der entsprechenden Klausel im Arbeitsvertrag befreit. Eine Inanspruchnahme durch ihn selbst war zwar ausgeschlossen, aber er hätte dafür Sorge tragen müssen, dass auf andere Weise eine ordnungsgemäße Inanspruchnahme erfolgt, indem er beispielsweise eine dritte, ebenfalls zur Inanspruchnahme berechtigte Person informiert hätte. Anderenfalls hätte § 181 BGB, der Interessenkollisionen gerade vermeiden soll, hier seinen Zweck verfehlt. Für eine solche Verpflichtung spricht auch der § 4 am Ende lit. b) des Arbeitsvertrages, wonach Herr D zur Unterrichtung über Geschäfte, die für die Rentabilität der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung waren, verpflichtet war und § 3 des Arbeitsvertrages, der den Prokuristen zur sorgfältigen Geschäftsführung verpflichtet.
Da Herr D allein aus seiner Stellung als Prokurist zur ordnungsgemäßen Inanspruchnahme der Erfindung verpflichtet war, kann hier dahinstehen, ob er darüber hinaus für das Patentwesen oder zumindest für diese spezielle Erfindung bei der Rechtsvorgängerin der Klägerin allein verantwortlich war und daher aus dieser Stellung Arbeitgeberpflichten hatte oder ob vorrangig Herr E oder Herr I, der in der Regel für das Patentwesen zuständig war, für die Inanspruchnahme von Diensterfindungen zuständig war.
Herr D hat sich daher aufgrund seines Fehlverhaltens der Rechtsvorgängerin der Klägerin gegenüber schadensersatzpflichtig gemacht. Der Anspruch ist im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge auf die Klägerin übergegangen. Diese Vertragsverletzung kann die Klägerin Herrn D nach § 242 BGB entgegenhalten, da es treuwidrig wäre, von der Vertragsverletzung gegenüber dem Vertragspartner zu profitieren und ihm gerade das eigene Versäumnis entgegenzuhalten. Diesen Einwand kann die Klägerin auch der Beklagten nach §§ 404, 413 BGB entgegenhalten. Ein Recht an der Erfindung steht der Beklagten folglich nicht zu.

VI.
Eine Auseinandersetzung mit der vermeintlich neuheitsschädlichen US 4,230,XXX (Anlage B 11) ist entbehrlich, da eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung über den Rechtsbestand des Klagepatents durch das Bundespatentgericht von der Beklagten nicht begehrt wird. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, dass sie den Rechtsbestand des Klagepatents mit einer hierfür vorgesehenen Klage angreift.

VII.
Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche weitgehend zu.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Unterlassung des weiteren Vertriebs der angegriffenen Ausführungsform gemäß § 139 Abs. 1 PatG, da die Benutzung des Erfindungsgegenstands ohne Berechtigung erfolgt.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus § 139 Abs. 1 und 2 PatG, weil die Beklagte die Patentverletzung schuldhaft beging. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin als Inhaberin des Klagepatents durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist. Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht. Die Klägerin kann allerdings nicht Schadensersatz ausschließlich für sich begehren, sondern nur für alle Patentinhaber gemeinschaftlich. Insoweit ist sie gesetzliche Prozessstandschafterin (Palandt-Bassenge, BGB, 67. Auflage, § 1011, Rn. 2).

Der Klägerin steht gegen die Beklagte auch ein Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunft aus § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist im Übrigen auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

Dagegen hat die Klägerin keinen Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten nach §§ 677, 683, 670 BGB bzw. aus § 139 PatG. Zum Zeitpunkt der Abmahnung war die Klägerin nicht als Inhaberin des Klagepatents im Patentregister eingetragen. Zwar hat die Eintragung lediglich deklaratorische Bedeutung. Aber nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG bleibt derjenige berechtigt und verpflichtet, der im Patentregister als Inhaber eingetragen ist. Sind der materiell Berechtigte und der im Patentregister Eingetragene nicht identisch, bleibt der Eingetragene unabhängig von gutem oder bösem Glauben bis zur Umschreibung gegenüber dem Patentamt, dem Bundespatentgericht, Verletzungsgerichten und Dritten der allein Befugte. Der Eingetragene kann kraft seiner formalen Legitimation über fremdes Recht verfügen (Schulte-Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Auflage, § 30, Rn. 47). Anders als im Markenrecht, das eine entsprechende Regelung nicht kennt, kann allein der Eingetragene Inhaber aus dem Patent vorgehen. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die Vornahme gerichtlicher Schritte, sondern auch für die Verwarnung aus dem Schutzrecht. Gegenüber Dritten ist der Eingetragene der alleinige Befugte (so auch Rogge, GRUR 1985, 734 (738 f.)). Nur derjenige kann gerichtliche Schritte androhen, der auch befugt ist, diese auch tatsächlich vorzunehmen. Mit dem Wortlaut des § 30 Abs. 3 PatG und dessen Sinn, neben der Sicherheit des Verkehrs mit dem Patentamt, auch den Beteiligten für die Richtung von Angriff und Verteidigung des Schutzrechts eine fest bestimmte, leicht erkennbare Grundlage zu bieten, ein Mittel zu verschaffen, um die Legitimation für die Vertretung zuverlässig und leicht erbringen zu können (RGZ 67, 176 (179)), ist es nicht angebracht zwischen außergerichtlicher und gerichtlicher Geltendmachung von Ansprüchen gegen einen Verletzer zu differenzieren. Wer vorprozessual abgemahnt oder zu Zahlung aufgefordert wird, muss sich schnell entscheiden, wenn er einen Prozess vermeiden will (Rogge, GRUR 1985, 734 (738)). Aus dem Grund konnte die Klägerin keine Abmahnung aussprechen, sodass diese nicht berechtigt war. Dies gilt auch dann, wenn die Klägerin im Rahmen der Abmahnung offenlegt, dass sie noch nicht eingetragene Inhaberin des streitgegenständlichen Patents ist. Auch dann besteht ein berechtigtes Interesse des Abmahngegners, nachvollziehbare Rechtssicherheit über die Berechtigung des Abmahnenden zu haben. Vielmehr hätte ohne Weiteres die noch eingetragene Inhaberin die Rechte aus dem Patent geltend machen können. Die Erstattung der Kosten kommt daher nicht in Betracht.

VIII.
Die zulässige Widerklage ist unbegründet.
Der Beklagten stehen keine Rechte aus dem Klagepatent zu, sodass sie weder die Umschreibung verlangen kann noch Ansprüche gegen die Klägerin aus dem Klagepatent geltend machen kann. Die Frage der Aktivlegitimation für den Unterlassungsanspruch und die Frage der Verletzung können daher dahinstehen.

IX.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in § 709 ZPO. Der Streitwert der Klage und der Widerklage war wegen § 45 Abs. 1 S. 3 GKG nicht zu erhöhen, da die Ansprüche denselben Gegenstand, nämlich das Klagepatent und die Rechte daran betreffen.