4b O 278/08 – Lysin III

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1760
Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 4. Oktober 2011, Az. 4b O 278/08

Rechtsmittelinstanz: 2 U 98/11

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,

eine L-Aminosäure (L-Lysin), deren Biosynthese reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat erfordert, in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen, das mittels eines Verfahrens durch einen Mikroorganismus hergestellt wurde, welches folgende Stufen umfasst:

Kultivierung eines Mikroorganismus in einer Kultur, um die L-Aminosäure zu produzieren und in dem Kulturmedium anzuhäufen, und Gewinnen der L-Aminosäure aus dem Kulturmedium, wobei der Mikroorganismus so modifiziert worden ist, dass die Fähigkeit des Mikroorganismus, reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat aus reduziertem Nicotinamidadenindinucleotid herzustellen durch Erhöhen der exprimierten Menge eines Gens, welches für die Nicotinamidadenindinucleotidhydrogenase kodiert, in der Zelle des Mikroorganismus erhöht ist, wodurch die Produktivität des Mikroorganismus für reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat erhöht ist;

2. den Klägerinnen unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 12. Januar 2002 begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei sämtliche Angaben gegenüber der Klägerin zu 2) erst ab dem 5. Dezember 2006 zu machen sind,

wobei die Angaben zu den Einkaufspreisen sowie den Verkaufsstellen nur für die Zeit seit dem 1. September 2008 zu machen sind und

wobei die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu lit. a) und b) die entsprechenden Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, in Kopie vorzulegen haben, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

2. die gemäß dem unter Ziffer I. 1. beschriebenen Verfahren hergestellte L-Aminosäure (L-Lysin) gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den durch das Urteil der Kammer vom heutigen Tage gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, gegebenenfalls bereits gezahlte Kaufpreise bzw. sonstige Äquivalente zu erstatten, sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten und mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, soweit die Erzeugnisse nach dem 30. April 2006 angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht, oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen wurden,

wobei diese Verpflichtung gegenüber der Klägerin zu 2) erst für Erzeugnisse besteht, die nach dem 5. Dezember 2006 angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht, oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen wurden.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist,

1) der Klägerin zu 1) allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu Ziffer I. 1. bezeichneten und seit dem 12. Januar 2002 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird,

2) der Klägerin zu 2) allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu Ziffer I. 1. bezeichneten und seit dem 05. Dezember 2006 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Kosten des Rechtsstreits verteilen sich wie folgt:
Die Beklagten haben 37/40 der Gerichtskosten und eigenen außergerichtlichen Kosten, 19/20 der außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1) und 18/20 der außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 2) zu tragen. Die Klägerin zu 1) hat 1/40 der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten der Beklagten und 1/20 ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten zu tragen. Die Klägerin zu 2) hat 2/40 der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten der Beklagten und 2/20 ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten zu tragen.

V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar für die Klägerinnen jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 750.000,00 €,. Die Klägerinnen dürfen die Vollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund des Urteils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

T a t b e s t a n d
Die in Japan geschäftsansässige Klägerin zu 1) ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 28. Oktober 1993 (JP 27082XXX) am 26.10.1994 angemeldeten europäischen Patents 0 733 XXX (nachfolgend: Klagepatent, Anlage K B 12), dessen Erteilung am 12. Dezember 2001 veröffentlicht worden ist. Als Vertragsstaat ist unter anderem die Bundesrepublik Deutschland benannt. Der deutsche Teil des in englischer Verfahrenssprache abgefassten Klagepatents ist unter dem Aktenzeichen DE 694 29 XXX (Anlage K B 13) veröffentlicht.
Gegenüber einer Abnehmerin der Beklagten, der A AG in B (Aktenzeichen 4b O 188/09), hat die Kammer mit Urteil vom 03. November 2009 die geltend gemachten Ansprüche im Wesentlichen zugesprochen. Das OLG Düsseldorf hat die hiergegen gerichtete Berufung sowie die Anschlussberufung der Klägerin zu 2) mit Urteil vom 28. April 2011 (Aktenzeichen I- 2 U 246/09) ganz überwiegend zurückgewiesen.
In der ursprünglich erteilten Fassung des Klagepatents lauteten die von den Klägerinnen in Kombination geltend gemachten Ansprüche in deutscher Übersetzung wie folgt:

„1. Verfahren zur Herstellung einer Zielsubstanz durch einen Mikroorganismus, welches folgende Stufen umfasst:

Kultivierung eines Mikroorganismus in einer Kultur, um die Zielsubstanz zu produzieren und in dem Kulturmedium anzuhäufen, und

Gewinnen der Zielsubstanz aus dem Kulturmedium,

wobei der Mikroorganismus so modifiziert worden ist, dass die Fähigkeit des Mikroorganismus, reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat aus reduziertem Nicotinamidadeninindinucloetid herzustellen, erhöht ist, wodurch die Produktivität des Mikroorganismus für reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat erhöht ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Zielsubstanz eine Substanz ist, deren Biosynthese reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat erfordert.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Zielsubstanz eine L-Aminosäure ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Fähigkeit des Mikroorganismus, reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat aus reduziertem Nicotinamidadenindinucleotid herzustellen, durch Erhöhen der exprimierten Menge eines Gens, welches für die Nicotinamidadenintranshydrogenase kodiert, in der Zelle des Mikroorganismus erhöht ist.“

Die Beklagten zu 1) und 2) haben mit Schriftsatz vom 30. April 2008 Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatentes erhoben. Das Bundespatentgericht hat durch Urteil vom 21. Juli 2009 (Aktenzeichen 3 Ni 21/08 (EU), Anlage K 30) – entsprechend einer Selbstbeschränkung der Klägerin zu 1) – den deutschen Teil des Klagepatentes im eingeschränkten Umfang aufrechterhalten. Die vom Bundespatentgericht aufrechterhaltenen Patentansprüche 1 und 6 lauten nunmehr wie folgt:

„1. Verfahren zur Herstellung einer L-Aminosäure, deren Biosynthese reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat erfordert, durch einen Mikroorganismus, welches folgende Stufen umfasst:

Kultivierung eines Mikroorganismus in einer Kultur, um die L-Aminosäure zu produzieren und in dem Kulturmedium anzuhäufen, und Gewinnen der
L-Aminosäure aus dem Kulturmedium,

wobei der Mikroorganismus so modifiziert worden ist, dass die Fähigkeit des Mikroorganismus, reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat aus reduziertem Nicotinamidadenindinucleotid herzustellen, erhöht ist, wodurch die Produktivität des Mikroorganismus für reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat erhöht ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Fähigkeit des Mikroorganismus, reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat aus reduziertem Nicotinamidadenindinucleotid herzustellen, durch Erhöhen der exprimierten Menge eines Gens, welches für die Nicotinamidadenindinucleotidhydrogenase kodiert, in der Zelle des Mikroorganismus erhöht ist.

Wegen der weiteren Patentansprüche, insbesondere der Unteransprüche 2, 3 und 7 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.

Gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts haben die Nichtigkeitsklägerinnen Berufung eingelegt (vgl. Anlage B 2), über die der Bundesgerichtshof noch nicht entschieden hat. Mit Beschluss vom 29. Juni 2010 hat der Bundesgerichtshof im Hinblick auf eine für erforderlich erachtete Einholung eines Sachverständigengutachtens den Beklagten zu 1) und 2) die Einzahlung eines Kostenvorschusses aufgegeben.

Die Klägerin zu 2) ist eine in Frankreich ansässige Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1). Die Klägerinnen schlossen am 14. September 1994 ein in englischer Sprache verfasstes „Licence Agreement“ (Anlage K 34a, nachfolgend: Lizenzvertrag), mit welchem die Klägerin zu 1) der Klägerin zu 2) eine ausschließliche Herstellungs- und Vertriebslizenz für die im dortigen Appendix 3 aufgelisteten Patente einräumte. Hierzu heißt es in Artikel 2 des Lizenzvertrages in der deutschen Übersetzung wie folgt:

„(A) C erteilt D hiermit für die Laufzeit dieses Vertrages ein nicht übertragbares und ausschließliches Recht und eine nicht übertragbare und ausschließliche Lizenz – oder das Recht zur Erteilung von unter Lizenzen – zur Herstellung, zur Nutzung und zum Vertrieb des PRODUKTS in dem VERTRAGSGEBIET gemäß den PATENTEN … und/oder dem KNOW-HOW nach Maßgabe der in Art. 2 (B) und (C) festgelegten Bestimmungen.

(B) …

(C) Falls D nicht in der Lage ist, die Nachfrage nach dem PRODUKT in dem VERTRAGSGEBIET zu decken, ist C nach ihrer Wahl berechtigt, das PRODUKT über ihn das VERTRAGSGEBIET aufzuhören.“

Das „VERTRAGSGEBIET“ umfasst gemäß Art. 1 (A) des Lizenzvertrages die in Anlage 2 des Vertrages aufgeführten Länder, zu denen u. a. die Bundesrepublik Deutschland gehört. Das „PRODUKT“ ist in der Vorbemerkung des Lizenzvertrages als „L-Lysin Monohydrochlorid Feed Grade, ELL-28 und ELL-60“ bezeichnet und in Anlage 1 zum Vertrag definiert. Der Begriff „PATENTE“ ist in Art. 1 (B) des Lizenzvertrages in der deutschen Übersetzung wie folgt definiert:

„Der Begriff „PATENTE“ bedeutet diejenigen Patente und Patentanmeldungen, die C derzeit in dem VERTRAGSGEBIET in Bezug auf das PRODUKT besitzt oder kontrolliert oder zu einem späteren Zeitpunkt besitzen oder kontrollieren kann und die in der beigefügten und zum Bestandteil dieses Vertrages gemachten Anlage 3 aufgeführt sind oder auf Verlangen Ds aufgeführt werden können, und umfasst ebenfalls alle Patente, die C auf solche Patentanmeldungen hin erteilt werden.“

Der Lizenzvertrag, der nach seinem Art. 18 französischem Recht unterliegt, sieht in Art. 6 eine von der Klägerin zu 2) zu zahlende Umsatzlizenz vor. Außerdem enthält er Regelungen für den Fall einer Verletzung der lizenzierten Patente. Hierzu heißt es in Art. 11 des Lizenzvertrages in der deutschen Übersetzung auszugsweise:

„Vereinbaren C und D die Erhebung einer Schadensersatzklage wegen Verletzung der PATENTE, so wird die Klage durch C eingereicht und D leistet die für die wirksame Rechtsverfolgung im Zusammenhang mit einer solchen Klage erforderliche Unterstützung; alle Kosten sowie die zuerkannte Entschädigungssumme werden zu gleichen Teilen zwischen den Vertragsparteien geteilt.
Wünscht D allein eine Klageerhebung gegen den Verletzer, so stellt C alle erforderlichen Unterlagen und Vollmachten zur Verfügung. Alle im Zusammenhang mit einer solchen Klage entstehenden Kosten werden ausschließlich von D getragen und die zuerkannte Entschädigungssumme steht in voller Höhe D zu.“

Mit einem ebenfalls in englischer Sprache verfassten „Memorandum“ vom 25. Juni 2008 (Anlage K 34b; deutsche Übersetzung Anlage K 40) änderten die Klägerinnen den Lizenzvertrag vom 14. September 1994 mit Wirkung zum 5. Dezember 2006 ab; u. a. wurde der ursprüngliche Appendix 3 zum Lizenzvertrag durch einen neuen Appendix 3 (Anhang 1 zum Memorandum) ersetzt, in welchem erstmals das Klagepatent aufgeführt ist. Wegen der weiteren Einzelheiten des Lizenzvertrages vom 14. September 1994 und des Memorandums vom 25. Juni 2008 wird auf die von den Klägerinnen zur Akte gereichten Vertragsablichtungen nebst den überreichten deutschen Übersetzungen Bezug genommen.

Unter dem Datum des 25. August 2010 schlossen die Klägerinnen eine weitere, in englischer Sprache verfasste und mit „Licence Agreement“ überschriebene Vereinbarung (Anlage K 41). In dieser heißt es in der deutschen Übersetzung auszugsweise:

„1. Dieser Lizenzvertrag stellt den bestehenden Lizenzvertrag, geändert durch das Memorandum, hinsichtlich des Gebiets Deutschlands klar und ergänzt ihn. Die Bestimmungen dieses Vertrages verdrängen abweichende oder entgegen stehende Bestimmungen des bestehenden Lizenzvertrages und des Memorandums.

2. In Klarstellung von Artikel 1 (B) des bestehenden Lizenzvertrages wird die von C D erteilte exklusive Lizenz an dem deutschen Teil der Europäischen Patente EP 0 733 XXX (DE 694 34 XXX) EP 0733 XXX (DE 69429 XXX) und EP 0 796 XXX (DE 695 34 XXX) rückwirkend gültig ab dem Datum der Patenterteilung.

3. In Klarstellung von Art. 11 des bestehenden Lizenzvertrages sollen C und D auch dazu berechtigt sein sollen, Verletzungsverfahren parallel oder gemeinsam anzustrengen. Sie sind beide berechtigt, alle gesetzlichen Ansprüche wegen Patentverletzung geltend zu machen, insbesondere die Ansprüche auf Unterlassung und für Schadensersatz.

5. Dieser Lizenzvertrag unterliegt deutschem materiellem Recht und ist gemäß diesen Rechts auszulegen. Die Anwendung der Vorschriften des Kollisionsrechts ist ausgeschlossen.“

Die Klägerin zu 1) behielt sich für den Fall, dass die Klägerin zu 2) den Bedarf von Lysin im Vertragsgebiet nicht decken kann, das Recht vor, von ihr selbst hergestelltes Lysin in das betreffende Gebiet zu liefern (Art. 2 (C) des Lizenzvertrages). Die Parteien vereinbarten zudem eine Umsatzlizenz (Art. 6 des Lizenzvertrages) und stellten Regelungen für den Fall einer Verletzung eines lizensierten Rechtes auf (Art. 11 des Lizenzvertrages). Wegen des weitergehenden Inhalts und des konkreten Wortlauts des Lizenzvertrages, des Memorandums und des Appendix 3 wird auf die hiervon überreichten Kopien Bezug genommen.

Bei der Beklagten zu 1) handelt es sich um ein chinesisches Unternehmen, das auf den Cayman Islands eingetragen ist, seine Hauptverwaltung und seinen Geschäftssitz unter der im Rubrum angegebenen Adresse hat. Die Beklagte zu 3), ein Tochterunternehmen der Beklagten zu 1) stellt eine große Palette von Produkten her, darunter auch Aminosäuren und vertreibt diese u.a. über die Beklagte zu 2). Zu der Produktpalette gehört L-Lysin. Im Jahre 2005 teilte die Beklagte zu 1) in einer Mitteilung gegenüber einem Analysten (Anlage K 6) und in einer Pressemitteilung (Anlage K 5) mit, dass bei der Herstellung ihres Lysins ein neuartiger Stamm von Mikroorganismen zum Einsatz kommt, was mit verschiedenen Vorteilen verbunden sei. In der Folgezeit führten und führen die Parteien in den Niederlanden, Belgien und Polen Rechtsstreitigkeiten, die das Klagepatent zum Gegenstand haben.

In den Niederlanden wurde Anfang 2006 von den Klägerinnen ein Besichtigungsverfahren eingeleitet, welches von der A AG (Partei des abgetrennten Verfahrens 4b O 188/09) in die Niederlande geliefertes Lysin betraf, das von den Beklagten hergestellt und vertrieben worden war. Die aus dem besichtigten Lysin genommenen Proben wurden von dem niederländischen E Institut (Anlage K 22, deutsche Übersetzung K 22a) untersucht. Gestützt auf diese, auf den 26. Juni 2006 datierende Analyse erkannte das Gericht ´s Gravenhage mit Urteil vom 22. August 2007 (Anlage K 4) auf eine Verletzung des Klagepatents in den Niederlanden. Mit Urteil vom 29. März 2011 (Anlage K 48a) wies der Gerichtshof in Den Haag die Berufung u.a. der Beklagten zurück und bestätigte die Verletzung und den Rechtsbestand des Klagepatentes.
In Belgien ordnete im Frühjahr 2008 das Handelsgericht Antwerpen eine Besichtigung bzw. Beschlagnahme der Lager-/Büroräume der A Benelux N.V. sowie eines von der A AG genutzten Lagerhauses der Firma F an. Der gerichtliche Sachverständige stellte in seinem Bericht vom 4. August 2008 (Anlage K 2, deutsche Übersetzung Anlage K 2b) hierzu fest, dass ein erheblicher Teil des in dem Lagerhaus der Firma F befindlichen Lysins im Eigentum der A AG stand und für den Transport nach Deutschland bestimmt war. Beides bestätigte die A AG im Rahmen eines Schriftsatzes, mit dem sie aus eben diesen Gründen eine Aufhebung der Beschlagnahme begehrte (Schriftsatz vom 6. August 2008, Anlage K 17, deutsche Übersetzung K 17a). Als Herstellerin eines Großteils des beschlagnahmten Lysins ermittelte der gerichtliche Sachverständige die Beklagten zu 1) und 2). Proben des aufgefundenen Lysins ließ der gerichtliche Sachverständige durch das Institut G BV (deutsche Übersetzung Anlage K 16a) untersuchen. Die Untersuchung veranlasste den gerichtlichen Sachverständigen zu der Schlussfolgerung, dass für die Herstellung aller (bis auf eine) Proben ein E.coli-Stamm eingesetzt wurde, der ein entsprechend dem in dem Parallelverfahren 4b O 215/08 geltend gemachten europäischen Patent 0 733 XXX mutiertes Gen enthält.

Im Auftrag der Klägerinnen wurden in Deutschland zwei Säcke à 25 kg Lysin erworben (Anlage K 9). Diese Säcke wurden an einen deutschen Abnehmer, die H GmbH, geliefert. Auf diesen Säcken wird die Beklagte zu 3) als Herstellerin genannt. Darüber hinaus findet sich ein Hinweis auf die Homepage der Beklagten zu 1) (www.I.com). Beide Säcke weisen die Chargennummer XXX auf. Der niederländische Prozessbevollmächtigte der Klägerinnen, Herr J, leitete die beiden Säcke an das niederländische Testinstitut E in K in den Niederlanden weiter, welche unter dem 10. September 2008 (Anlage K 10a) einen Untersuchungsbericht erstellte. Die Klägerinnen ließ diesen Untersuchungsbericht durch Herrn Prof. L, den Leiter des Instituts für Biochemie an der Universität M, erläutern (Anlage K 11).

Die Klägerinnen sind der Ansicht, die Analyse des Instituts E der aus diesen Säcken gezogenen Proben belege, wie der Untersuchungsbericht vom 10. September 2008 (Anlage K 10, deutsche Übersetzung Anlage K 10a) zeige, eine Verwirklichung des Klagepatents. Die dortigen Experimente 3A und 3B hätten sichtbar gemacht, dass in den untersuchten Lysinproben DNA des Bakteriums Escherichia Coli (im folgenden: E.coli) vorhanden sei, welches über die chromosomale DNA hinaus, die die Basensequenzen des pntA und pntB Gens von E.coli enthält, zusätzlich Plasmid-DNA aufweist, die ebenfalls diese Sequenzabschnitte beinhalte. Die Erhöhung der Fähigkeit der E.coli Bakterien, Nicotinamidadenindinucleotidphosphat (nachfolgend: NADPH) aus Nicotinamidadenindinucleotid (nachfolgend: NADH) herzustellen, sei mithin dadurch erreicht worden, dass die Anzahl der Kopien der Gene pntAB, die für die Nicotinamidadenindinucleotidhydrogenase (nachfolgend: Transhydrogenase) kodieren, im Vergleich zum Wildtyp erhöht sei. Neben der chromosomalen Kopie von pntAB liege zusätzlich die auf dem Plasmid enthaltene Kopie von pntAB vor. Durch Exprimierung der Kopien dieser Gene werde eine erhöhte Menge an Transhydrogenaseenzym produziert. Es sei mithin in dem Lysin DNA einer anspruchsgemäßen Mutation des E.coli Bakteriums gefunden worden, wobei die gefundene Mutation sogar einem bevorzugten Ausführungsbeispiel des Klagepatents (Anspruch 7) entspreche. Dies alles folge auch aus dem Privatgutachten von Prof. Dr. L vom 11. September 2009 (Anlage K 11), welches die von dem Institut E durgeführten analytischen Experimente im Einzelnen erläutere sowie deren Richtigkeit bestätige. Die Beklagten zu 1) bis 3) seien passivlegitimiert. Für die Beklagten zu 1) und 3) ergebe sich dies auf Grund ihrer Benennung auf den in Deutschland erworbenen Säcken mit Lysin. Die Verantwortlichkeit der Beklagten zu 2) ergebe sich auf Grund des unstreitigen Umstandes, dass diese auf Rechnungen, welche an ein deutsches Unternehmen, die A AG, gesandt wurden und L-Lysin zum Gegenstand haben, als Absender genannt werde.

Die Klägerinnen beantragen, nachdem sie in der mündlichen Verhandlung vom 20. September 2011 die ursprünglich geltend gemachten Ansprüche auf Urteilsveröffentlichung und Vernichtung zurückgenommen haben, den Rückrufanspruch ebenso zeitlich beschränkt haben wie den Rechnungslegungs- und Auskunftsanspruch und den Schadenersatzfeststellungsanspruch sowie den Rückrufanspruch für die Klägerin zu 2)

wie zuerkannt,
wobei sie hinsichtlich des Rechnungslegungsanspruchs zu Ziffer I.2.e) zusätzlich beantragt haben, dass die dort geforderten Auskünfte denjenigen Gewinn betreffen, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, und auch Auskunft der Beklagten zu 3) über Herstellungsmengen und –zeiten begehren.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen den deutschen Teil des Klagepatents gerichtete Nichtigkeitsklage auszusetzen,

sowie weiter hilfsweise den Beklagten nachzulassen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft) abzuwenden.

Die Beklagten bestreiten die Aktivlegitimation der Klägerinnen.
Die Beklagten sind ferner der Ansicht, die Klägerinnen hätten eine Verletzungshandlung ihrerseits nicht substantiiert vorgetragen. Insbesondere finde sich eine irgendwie geartete Verbindung zwischen den in der Abbildung K 9 gezeigten Säcken und der Beklagten zu 2) nicht.
Die Beklagten meinen des Weiteren, die Klägerinnen hätten eine Verletzung des Klagepatents nicht schlüssig vorgetragen. Die Vorlage des Analyseberichts des Instituts E vom 10. September 2008 (Anlage K 10a) genüge nicht. Es handele sich lediglich um eine Analyse des Endprodukts. Damit sei eine Aussage über das Herstellungsverfahren des Lysins nicht möglich. Soweit in dem Bericht die Feststellung getroffen werde, dass in den untersuchten Proben DNA von Bakterien der Gattung E.coli aufgefunden worden sei, sei die Herkunft des Bakteriums völlig unklar. Der Bericht schließe nicht aus, dass es sich um eine bloße Verunreinigung handele. Das Institut E habe es außerdem unterlassen, zu untersuchen, ob in den Proben etwa auch DNA des Corynebakteriums enthalten sei. Erheblich mit Lücken behaftet sei darüber hinaus der Vortrag der Klägerinnen, dass in der Probe eine DNA mit der spezifischen Modifikation des E. coli Bakteriums gefunden worden sei. Der Vortrag der Klägerinnen sei unschlüssig. Die durchgeführten Experimente seien nicht aussagekräftig. So genüge beispielsweise der Nachweis des Vorhandenseins eines Plasmids mit einem flankierenden Teil eines Gens nicht, weil dies nichts darüber aussage, ob das Gen tatsächlich funktional vorhanden sei und ob die entsprechenden Sequenzen, die die Expression des Gens bewirkten, ebenfalls vorhanden seien. Solange keine vollständige Gen-Sequenz des Transhydrogenase-Gens im Plasmid gezeigt sei, verbiete sich jede Schlussfolgerung. Darüber hinaus fehle die Darlegung bzw. der Nachweis einer erhöhten Produktivität des Mikroorganismus für NADPH. Die theoretischen Überlegungen der Klägerinnen, die auch noch an falsche Schlussfolgerungen, eine zusätzliche Kopie des für Transhydrogenase kodierenden pntAB-Gens erhöhe automatisch die Produktivität, anknüpften, genügten nicht. Dem Lysin als Endprodukt lasse sich die anspruchsgemäße Erhöhung ebenso wenig ansehen. Dazu bedürfe es vielmehr konkreter Untersuchungen des lebenden Mikroorganismus. Ferner lasse das klägerische Vorbringen einen schlüssigen Vortrag zur erhöhten Enzymaktivität sowie zur Erhöhung der exprimierten Menge des für die Transhydrogenase kodierenden Gens vermissen. Darüber hinaus hätten die Klägerinnen nicht berücksichtigt, dass das von ihnen getestete Lysin nichtfunktionale DNA-Sequenzen enthalte. Der EuGH habe in seiner Entscheidung „Monsanto/Cefetra“ jedoch einen Patentschutz für eine DNA-Sequenz ohne eine funktionale Angabe abgelehnt. Überdies stelle Lysin nicht das unmittelbare Verfahrenserzeugnis dar.
Der Rechtsstreit sei jedenfalls auszusetzen. Auch wenn das Bundespatentgericht erstinstanzlich das Klagepatent aufrechterhalten hat, bestünden die Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents unverändert fort. Dies zeige sich insbesondere daran, dass der Bundesgerichtshof die Einholung eines Sachverständigengutachtens beabsichtige.

Wegen des weitergehenden Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
Die zulässige Klage ist – soweit noch über sie zu entscheiden war – ganz überwiegend begründet. Es ist festzustellen, dass das von den Beklagten in Deutschland vertriebene Lysin nach einem Herstellungsverfahren hergestellt ist, das von den Merkmalen des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch macht. Die Beklagten sind deshalb zur Unterlassung, Auskunft- und Rechnungslegung und zum Rückruf verpflichtet. Festzustellen war überdies ihre Schadenersatzpflicht. Ein Anlass, den Rechtsstreit auszusetzen, besteht nicht.

I.
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer L-Aminosäure, insbesondere von Lysin, unter Verwendung eines Mikroorganismus.

Lysin ist eine essentielle L-Aminosäure, mithin ein Proteinbaustein, den tierische Organismen für ihr Wachstum und die Wiederherstellung von Gewebe benötigen. Da Lysin nicht im tierischen Körper selbst erzeugt werden kann, sondern in Pflanzen und Mikroorganismen aus Asparaginsäure biosynthetisiert wird, bedarf es der Zufuhr dieser Aminosäure, was vorzugsweise über die Nahrung geschieht. Lysin findet deshalb Verwendung in Tierfutter und ist, da es sich um eine so genannte limitierende Aminosäure handelt, deren Mengenanteil in der Nahrung die Fähigkeit des Tieres Proteine zu synthetisieren begrenzt, ein entscheidendes Qualitätskriterium des Tierfutters. Die industrielle Herstellung von Lysin hat infolge dessen große Bedeutung erlangt.

Lysin wird industriell mittels Fermentationsverfahren hergestellt. Hierbei werden Rohstoffe wie Glukose in einen Fermentationsbehälter gefüllt, in dem dann durch Einsatz von spezifischen Mikroorganismen durch den Metabolismus des Mikroorganismus Lysin erzeugt wird. Diese Biosynthese besteht aus verschiedenen chemischen Umwandlungsschritten. Als Mikroorganismen können Bakterien zum Einsatz kommen, insbesondere Bakterien der Gattung E.coli. Der dabei stattfindende Biosyntheseweg kann wie nachfolgend eingeblendet veranschaulicht werden:

Bei der Fermentation von L-Aminosäuren wird, wie das Klagepatent ausführt, die rekombinante DNA-Technologie eingesetzt. Dabei werden zur Beschleunigung des Biosynthesesystems der L-Aminosäuren in einem Wirtsorganismus ein oder mehrere Gene, die für ein oder mehrere Enzyme im biosynthetischen Weg einer L-Aminosäure kodieren, angereichert. Dies veranlasst die Mikroorganismen dazu, L-Aminosäuren in erhöhtem Maße zu produzieren.

Einige der an der Biosynthese von L-Aminosäuren beteiligten Enzyme benötigen so genannte Coenzyme, um ihre Funktion ausüben zu können. Eines der wichtigen Coenzyme für die Biosynthese von Lysin ist reduziertes NADPH. Dieses Coenzym wird im Rahmen der enzymatischen Reaktion zu NADP oxidiert und dadurch „verbraucht“. Aus oxidiertem NADP wird in vivo durch Reduktion wiederum NADPH gebildet, was mit Hilfe des so genannten Pentosephosphatzyklus geschieht, welcher Glukose verbraucht.
Im Rahmen des Fermentationsprozesses von Lysin wird mithin an zwei Stellen Glukose benötigt: erstens als Rohstoff für die Herstellung des Lysins als solchem und zweitens zur Erzeugung des erforderlichen Coenzyms NADPH. Wenn also – wie es das Klagepatent als These formuliert – die Bildung von NADPH in dem Mikroorganismus erhöht wird, was angesichts der Erkenntnisse aus dem Stand der Technik zu einer Beschleunigung des Fermentationsprozesses und zur Produktivitätserhöhung des Mikroorganismus führen sollte, ist dies mit der nachteiligen Folge verbunden, dass die hierfür verbrauchte Glukose nicht mehr als Zielsubstanzrohstoff zur Verfügung stehen kann. Eine Steigerung der Produktivität des Mikroorganismus ist mithin (letztlich nur) dann zu erzielen, wenn eine größere Menge an NADPH bereitgestellt wird, ohne dass dafür Glukose verbraucht wird.

Hierfür bietet sich das in den meisten Zellen in großen Mengen vorhandene reduzierte Nicotinamidadenindinucleotid (nachfolgend NADH) an, welches in vivo aus oxidiertem Nicotinamidadenindinucleotid (nachfolgend: NAD) mit Hilfe des Zitronensäurezyklus gebildet wird. NADH ähnelt NADPH, kann als Coenzym für die Biosynthese von Lysin aber nicht verwertet werden. Es kann jedoch als Wasserstoffquelle genutzt werden.

Ausgehend hiervon formuliert das Klagepatent zwei Annahmen:

– Wenn intrazelluläres NADH effizient in NADPH umgewandelt werden kann, kann die Glukose, die für die Biosynthese von NADPH durch einen Mikroorganismus erforderlich ist, gespart, und eine L-Aminosäure bei höherer Produktivität hergestellt werden.

– Eine Möglichkeit zur effizienteren Umwandlung von NADH zu NADPH kann durch eine Erhöhung des Enzyms Transhydrogenase erfolgen. Transhydrogenase ist für die Produktion von NADPH verantwortlich und kann als Mittel zum Umwandeln von NADH in NADPH eingesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Klagepatent die Aufgabe zugrunde, die Produktivität einer Biosynthese für eine L-Aminosäure unter Einsatz eines Mikroorganismus zu verbessern.

Zur Lösung dieses technischen Problems schlägt das Klagepatent in der geltend gemachten Anspruchskombination (Patentansprüche 1 und 6 in der Fassung des Urteils des Bundespatentgerichtes vom 21. Juli 2009) ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:

1. Verfahren zur Herstellung einer L-Aminosäure, deren Biosynthese reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat (NADPH) erfordert, durch einen Mikroorganismus, welches folgende Stufen umfasst:

2. Kultivierung eines Mikroorganismus in einer Kultur, um L-Aminosäure zu produzieren und in dem Kulturmedium anzuhäufen, wobei

a) der Mikroorganismus so modifiziert worden ist, dass die Fähigkeit des Mikroorganismus, reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat (NADPH) aus reduziertem Nicotinamidadenindinucleotid (NADH) herzustellen, erhöht ist,

b) durch Erhöhung der exprimierten Menge eines Gens, welches für die Nicotinamidnucleotidtranshydrogenase (Transhydrogenase) kodiert, in der Zelle des Mikroorganismus,

c) wodurch die Produktivität des Mikroorganismus für reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat (NADPH) erhöht ist.

3. Gewinnen der L-Aminosäure aus dem Kulturmedium.

Als eine Möglichkeit einer Modifikation des Mikroorganismus, bei welcher die Expressionsmenge eines Gens, das für die Transhydrogenase codiert, erhöht wird, benennt das Klagepatent die Erhöhung der Anzahl der Kopien des für die Transhydrogenase codierenden Gens in der Zelle des Mikroorganismus (nunmehriger Unteranspruch 7, Anlage K B 13, S. 8/9). Die in einem E.coli Bakterium vorhandenen Gene, welche für die Transhydrogenase codieren, werden als „pntA“ und „pntB“, zusammengefasst als „pntAB“ bezeichnet.

II.
Die Beklagten bieten an und vertreiben auf dem deutschen Markt Lysin, welches wortsinngemäß nach der technischen Lehre des Klagepatents hergestellt worden ist.

1)
Hinsichtlich aller Beklagten ist die Passivlegitimation zu bejahen:
Die Beklagte zu 3) wird auf den in Deutschland von den Klägerinnen im Auftrag erworbenen Säcken mit L-Lysin als Herstellerin genannt. Dass die Säcke ohne ihr Wissen und Wollen in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gelangt seien, hat die Beklagte zu 3) selbst nicht behauptet, so dass ihr die Vertriebshandlungen der Beklagten zu 2) – siehe unten – zuzurechnen sind.
Überdies ist auch die Beklagte zu 1) für Benutzungshandlungen, welche Gegenstände der vorliegenden Klage sind, verantwortlich. Diese wird unter ihrer Internetadresse www.I.com auf den streitgegenständlichen in Deutschland erworbenen Säcken genannt, wodurch sie als Anbieterin von Lysin auftrat.
Entgegen der Auffassung der Beklagten ist auch die Beklagte zu 2) für die vorliegend geltend gemachte Patentverletzung verantwortlich. Diese wird zwar auf den genannten Säcken nicht namentlich genannt. Die Beklagten selbst haben jedoch vorgetragen, dass es sich bei der Beklagten zu 2) um ein mit der Beklagten zu 3) verbundenes Unternehmen handelt, das im Bereich des Vertriebs der von der Beklagten zu 3) hergestellten Erzeugnisse tätig ist. Wenn daher die Beklagte zu 3) als Herstellerin auf den Lysin-Säcken genannt wird und es sich bei der Beklagten zu 2) nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten um ein Unternehmen handelt, das im Bereich des Vertriebs der von der Beklagten zu 3) hergestellten Erzeugnisse tätig ist, besteht kein vernünftiger Zweifel daran, dass die Beklagte zu 2) auch für den Vertrieb der streitgegenständlichen Lysin-Säcke in Deutschland verantwortlich ist. Dass die Beklagte zu 2) gerade für den Vertrieb von Lysin in die Bundesrepublik Deutschland nicht verantwortlich sein sollte, haben die Beklagten selbst nicht vorgetragen. Dies stünde im Übrigen im Widerspruch zu den von den Klägerinnen als Anlagenkonvolut K 38 vorgelegten Rechnungen „invoice“ an die A AG, welche die Beklagte zu 2) als Rechungsausstellerin bezeichnen. In diesen Rechnungen werden verschiedene Lieferungen von Lysin an die A AG in Rechnung gestellt. Dass es sich hierbei um anders hergestelltes Lysin als dasjenige, welches in den von den Klägerinnen im Auftrag erworbenen Säcken untersuchte Lysin handeln könnte, ist nicht ersichtlich. Dies erscheint auch weder wirtschaftlich, betrieblich noch technisch sinnvoll. Es entspräche ferner auch nicht der unbestrittenen Mitteilung der Beklagten zu 1) aus dem Jahre 2005 (Anlage K 5), in der es heißt, dass der neuartige Stamm von Mikroorganismen in der zweiten Hälfte des Jahres in allen Produktionsbereichen voll zum Einsatz kommen wird. Angesichts dessen hätte es der Beklagten zu 2) oblegen, aufzuzeigen, dass das von ihr entsprechend der Nennung in den Rechnungen in Deutschland vertriebene Lysin sich in irgendeiner Weise von dem in den erworbenen Säcken befindlichen Lysin unterscheidet, was ihr angesichts der von den Klägerinnen vorgelegten Untersuchungen auch möglich gewesen wäre.
Auf diesen Gesichtspunkt wurde die Beklagte zu 2) hingewiesen (S. 2 des Protokolls vom 20.9.2011).

2)
Unter Berücksichtigung des unter 1) Ausgeführten erlangen mithin die Untersuchungen des Instituts E vom 10. September 2008 (Anlage K 10a) für den vorliegenden Rechtsstreit Relevanz. Auf dieser Grundlage ist festzustellen, dass das streitgegenständliche Lysin nach dem klagepatentgemäßen Verfahren hergestellt worden ist.

a)
Die Klägerinnen haben die Benutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens bei der Herstellung des Lysins substantiiert und schlüssig vorgetragen. Ihr Sachvortrag enthält die Behauptung, dass das Herstellungsverfahren die Merkmalsgruppe 1 und das Merkmal 2 verwirklicht. Hierzu haben sie insbesondere vorgebracht, dass das streitgegenständliche Lysin durch Kultivierung eines Mikroorganismus, nämlich eines E.coli Bakteriums, in einer Kultur hergestellt und angereicht wurde, dass das E.coli Bakterium so modifiziert war, dass seine Fähigkeit, NADPH aus NADH herzustellen, erhöht wurde, wodurch gleichzeitig die Produktivität der Lysinherstellung und somit auch der Ertrag erhöht wurde und dass diese erhöhte Fähigkeit mittels Erhöhung der exprimierten Menge der Transhydrogenase in der Zelle des Bakteriums E.coli erzielt worden ist. Ihr Vorbringen haben die Klägerinnen mit der Vorlage des Analyseberichts des Instituts E vom 10. September 2008 (Anlage K 10a) und dem Privatgutachten von Prof. Dr. L vom 11. September 2008 (Anlage K 11) weiter substantiiert und untermauert.

Sowohl dem Analysebericht als auch dem Privatgutachten ist zu entnehmen, dass die Proben des untersuchten Lysins DNA Material des Mikroorganismus E.coli aufweisen, welches zudem über mindestens eine zusätzliche Kopie des pntAB-Gens auf einem Plasmid verfügt.

Das Vorhandensein eines Bakteriums der Gattung E.coli in den untersuchten Lysinproben hat ausweislich des Analyseberichts des Instituts E (Anlage K 10a) das dort näher auf den Seiten 4 ff. beschriebene Experiment 1a ergeben. Mittels einer Polymerasenkettenreaktion(PCR)-Versuchsreihe wurde untersucht, ob in den Proben eine DNA-Sequenz aus dem cysG-Gen von E.coli aufzufinden ist. Das cysG-Gen kodiert in E.coli ein bekanntes Enzym der Biosynthese des Häm Cofaktors; es findet sich nicht in der Gattung des ebenfalls im Rahmen von Fermentationsprozessen von Lysin verwendeten Corynebakteriums. Zur Feststellung, ob eine DNA-Sequenz des cysG-Gens aufzufinden ist, wurden – entsprechend den in der Biochemie gebräuchlichen und etablierten Nachweismethoden – Primer, d.h. kurze DNA-Sonden, die sich spezifisch an in der Sequenz komplementäre Bereiche der Ziel-DNA anlagern, den Proben zu gefügt. Die spezifischen Primer waren mit cysG9115S bzw. cysG9230AS bezeichnet; sie amplifizieren keine Corynebakterien. Bei der sich anschließenden PCR vervielfältigten sich die DNA-Stücke, die zwischen den Primern lagen. Nach Auftrennung wurden sie in dem Verfahren der Gelelektrophorese sichtbar gemacht. Die mittels der Gelelektrophorese identifizierten DNA – Stücke wiesen laut des Analyseberichts die Länge auf, nämlich 120 Basenpaare, die sie infolge der eingesetzten spezifischen Primer haben sollten bzw. die vorausgesagt war. Hieraus folgert der Analysebericht, dass das E.coli cysG-Gen in beiden Proben des untersuchten Lysins vorhanden war, und zwar auch – wie dem Analysebericht weiter zu entnehmen ist – in einer signifikanten Menge. Die Vorgehensweise und die Experimente des Instituts E finden ihre Bestätigung in dem Privatgutachten (Anlage K 11, Seite 1 f.).

Zwecks Feststellung der anspruchsgemäßen Modifikation hat das Instituts E die im Analysebericht geschilderten Experimente 3A und 3B (Anlage K 10a, S. 22 ff) durchgeführt.
Das Experiment 3A hat hiernach den Nachweis eines in den Proben vorhandenen Plasmids, d. h. eines runden DNA-Fragments, das eine relativ kurze Kette hat, zum Gegenstand, welches in dem Wildstamm von E.coli nicht existiert. Grundlage des Experiments waren von der Klägerin zu 1) zur Verfügung gestellte Plasmide, welche in dem von der Klägerin zu 1) verwendeten Bakterienstamm vorhanden sind. Eines der Plasmide (Plasmid 2) enthält das pntAB-Gen. Da pntAB-Sequenzen per se durch eine PCR-Reaktion amplifiziert werden, so dass eine Unterscheidung zwischen chromosomalen und Plasmid-pntAB nicht ohne weiteres möglich ist, wurden für das Experiment Sequenzen, die die Kodierungsbereiche von pntAB flankieren und damit spezifisch für die Konstruktion des Plasmids sind, mittels der PCR amplifiziert. Zur Amplifikation von chromosomaler DNA und von DNA aus Plasmid 2 wurden Primer eingesetzt, die ebenfalls von der Klägerin zu 1) zur Verfügung gestellt wurden. Der für das Plasmid 2 konstruierte Primer trägt die Kennzeichnung AKIA7816 und ist auf eine Sequenz gerichtet, die an pntAB auf dem Plasmid 2, nicht aber auf der natürlich vorkommenden DNA angrenzt. In Kombination mit dem für die chromosomale DNA konzipierten Primer (AKIA7935) ist für das Plasmid 2 eine Amplifikation in der Größe von ca. 120 Basenpaaren zu erwarten. Die PCR ergab, wie die Abbildung 10 belegt, dass die untersuchten Proben entsprechend große Amplifikationen aufweisen, wobei die Amplikongröße sogar mit derjenigen aus dem von der Klägerin zu 1) zur Verfügung gestellten DNA-Stamm identisch ist. Dies führte zu der nachvollziehbaren Schlussfolgerung des Instituts E, dass die Proben DNA mit aneinander angrenzenden Sequenzen enthalten, die künstlich bei der Konstruktion von Plasmid 2 kombiniert wurden. Angesichts der Identität der Amplikongröße wurde verständlicherweise außerdem gefolgert, dass die Bindungsstellen der Primer der Proben durch dieselbe Anzahl von Nukleotiden voneinander getrennt sind wie die des Bakterienstammes der Klägerin zu 1). Schließlich gilt als belegt, dass die untersuchten Proben neben den Plasmidsequenzen auch chromosomale Sequenzen umfassen.
Das Experiment 3B diente dem Nachweis, dass die untersuchten Proben DNA enthalten, die für das Plasmid aus dem von der Klägerin zu 1) zur Verfügung gestellten Bakterienstamm, das das pntAB-Gen trägt, spezifisch ist, und dass dieses Plasmid das pntAB Gen trägt. Hierfür wurden 4 Paare von DNA-Primern verwendet, die jeweils Teile des pntAB Gens mit den dieses Gen stromaufwärts und stromabwärts liegenden flankierenden Bereiche erkennen. Die für das Plasmid 2 konzipierten Primer tragen die Kennzeichnung pntAB_A_uF02 und pntAB_A_uR01 (Grenzbereich stromaufwärts) sowie pntAB_A_dF02 und pntAB_A_dR02 (Grenzbereich stromabwärts). Die an die flankierenden Bereiche des chromosomalen pntAB-Gens anbindenden Primer tragen die Bezeichnung pntAB_dF01 und pntAB_dR02. Die jeweiligen Primer sind spezifisch. Die erstgenannten Paare binden nur an Plasmid-Kopien des pntAB Gens, die zweitgenannten nur an genomischen Kopien des pntAB Gens. Bei Durchführung einer PCR-Versuchsreihe war sowohl für die stromaufwärts- wie auch für die stromabwärts spezifische PCR-Reaktion bezüglich Plasmid-DNA amplifizierte DNA mit einer erwarteten Amplikongröße von 330 bzw. 290 Basenpaaren feststellbar. Dagegen konnte bei Verwendung der Primer-Kombination keine amplifizierte DNA aus der Wildtyp E.coli DNA gewonnen werden (Abbildung 11A des Analyseberichts). Entsprechendes gilt für die genomische Kopie des pntAB Gens; auch hier wurde die erwartete Amplikongröße bei den untersuchten Proben festgestellt (Abbildung 11B). Mittels der sich anschließenden Sequenzanalyse wurde sodann erkannt, dass die PCR-Produkte der untersuchten Proben plasmidspezifische DNA-Sequenzen stromaufwärts und stromabwärts des pntAB Gens unter Einschluss einer lagen DNA-Sequenz aus dem pntAB Gen selbst enthalten (Abbildungen 12 A – 15 E). Angesichts dessen heißt es als naheliegende Schlussfolgerung im Analysebericht des Instituts E, dass die Lysinproben chromosomale DNA aus E.coli enthalten, die zumindest Teile des pntAB-Gens darstellen, und dass zusätzlich DNA enthalten ist, die ebenfalls einen Teil des E.coli pntAB-Gens darstellt, welches in ihrer natürlichen chromosomalen Umgebung nicht vorkommt. Stattdessen liege dieser Kodierungsbereich höchstwahrscheinlich künstlich in Plasmid-DNA vor.
Die Versuchsreihen und die Bewertungen der Ergebnisse des Instituts E werden bestätigt durch das Privatgutachten von Prof. Dr. L (Anlage K 11, S. 5 f.).

b)
Diesem schlüssigen und substantiierten Vorbringen sind die Beklagten nicht in erheblicher Weise entgegen getreten.

Will ein Beklagter im Patentverletzungsrechtsstreit geltend machen, dass der Kläger die angegriffene Ausführungsform in ihren konstruktiven Einzelheiten unzutreffend beschrieben habe, darf er sich nicht darauf beschränken, den Sachvortrag des Klägers zur Ausgestaltung des vermeintlichen Verletzungsgegenstandes lediglich pauschal zu bestreiten. Er ist vielmehr gehalten, zu den einzelnen relevanten Behauptungen der klagenden Partei Stellung zu nehmen und sich über die diesbezüglichen tatsächlichen Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß zu erklären (§ 138 Abs. 1 und 2 ZPO). Dies bedeutet zwar nicht, dass der Beklagte von sich aus das Gericht und den Kläger über den wirklichen Verletzungstatbestand zu unterrichten hätte. Der Beklagte kann sich auf das Bestreiten bestimmter vom Kläger behaupteter technischer Merkmale beschränken. Allerdings darf dieses Bestreiten nicht pauschal bleiben, sondern muss substantiiert sein. Kein erhebliches Bestreiten stellt es dar, wenn sich der Beklagte darauf beschränkt, am Sachvortrag des Klägers lediglich zu bemängeln, dessen Ausführungen zum Verletzungstatbestand seien unsubstantiiert. Zwingend erforderlich ist vielmehr zunächst die wahrheitsgemäße Angabe, ob und gegebenenfalls welches konkrete Merkmal der technischen Lehre des Klagepatents denn nicht verwirklicht sein soll. Dies kann – je nach Substantiierungsgrad des klägerischen Vortrages – (zunächst) in pauschaler Weise erfolgen. Hat ein Kläger im Einzelnen ausgeführt, aufgrund welcher Untersuchungen er zu welchen die Patentverletzung bestätigenden Ergebnissen gelangt ist, muss der Beklagte seinerseits in erheblicher Weise dartun, weshalb das bestrittene Merkmal nicht verwirklicht sein soll. Dies bedeutet in der Regel, dass der Beklagte, wenn der Kläger eigene Untersuchungsberichte und/oder Privatgutachten vorgelegt hat, seinerseits eigene Untersuchungen und/oder Gutachten beibringen muss (OLG Düsseldorf, I-2 U 87/09, Urteil vom 04. August 2009; Kühnen, Handbuch des Patentrechts, 5. Aufl. Rdnrn. 1223 ff.).

Diesen Anforderungen sind die Beklagten nicht gerecht geworden, auch nicht auf ausdrücklichen Hinweis in der mündlichen Verhandlung (siehe Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 20. September 2011). Gerade da die Beklagte zu 3) das hier in Rede stehende Lysin selbst herstellt, wäre ihr eine konkrete Einlassung ohne weiteres möglich gewesen.

c)
Einer weitergehenden Auseinandersetzung mit den Einwendungen der Beklagten gegen den Analysebericht des Instituts E vom 10. September 2008 (Anlage K 10a) bedarf es deshalb nicht. Lediglich zur Abrundung ist anzumerken, dass die Einwände nicht verfangen. Zunächst bleibt festzuhalten, dass das Institut E nicht „das Lysin“ untersucht hat, sondern mittels Analyse nach DNA-Material des Bakteriums E.coli gesucht hat. Das Auffinden solchen DNA-Materials in den Lysinproben lässt Rückschlüsse auf das Herstellungsverfahren zu, da gerade diese Mikroorganismen im Fermentationsprozess eingesetzt werden. Dafür, dass das gefundene DNA-Material von E.coli Bakterien stammt, die infolge einer Verunreinigung in das Lysin bzw. die untersuchten Proben gelangt sind, fehlt jeglicher Anhalt. Allein die (theoretische) Möglichkeit einer Kontamination von Trinkwasser und/oder Lebensmitteln mit E.coli Bakterien gibt keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass eine derartige Verunreinigung bei der Herstellung und/oder Untersuchung des hier in Rede stehenden Lysins tatsächlich geschehen wäre. Unerklärlich bliebe insoweit auch, wieso gerade eine „Verunreinigung“ mittels anspruchsgemäßer mutierter E.coli Bakterien erfolgt sein sollte und nicht lediglich mit dem Wildtyp. Hinzukommt, dass auch die Beklagten nicht behaupten, in ihrem Besitz befindliches Lysin untersucht und hierbei keine E.coli-DNA gefunden haben. Überdies haben die Beklagten in dem niederländischen Verfahren selbst angegeben, dass sie für die Herstellung von Lysin einen E.coli-Stamm verwenden (vgl. Anlage K 4, Seite 14 Ziff.5.27). Vor diesem Hintergrund kann eine Verunreinigung mit E.coli ausgeschlossen werden.

Soweit die Beklagten die durchgeführten Experimente für nicht ausreichend erachten und einen weitergehenden Nachweis für erforderlich halten dass das in der Lysin-Proben nachgewiesene plasmidische E.coli pntAB-Gen vollständig und funktionsfähig war und auch tatsächlich exprimiert wurde, kann dem nicht gefolgt werden. Die Beklagten zeigen keinen Grund für die Verwendung eines Plasmids mit einem nicht-funktionsfähigen pntAB-Gen auf. Da die Verwendung eines derartigen Plasmids die Lysin-Produktion in E.coli nicht verbessern würde und auch sonst kein Grund für die Verwendung eines solchen Plasmids dargetan oder ersichtlich ist, muss davon ausgegangen werden, dass ein voll funktionsfähiges pntAB-Gen auf dem benutzten Plasmid vorhanden ist. Die Klägerinnen haben überdies dargelegt, dass die sequenzierte DNA-Sequenz den natürlichen Promotor und die Initiationssequenz des E.coli-pntAB-Gens aufweist. Die in dem Analysebericht in der Abbildung 12D zu erkennenden Sequenzen der PCR-Amplifikationen weisen – wie die Klägerinnen unwidersprochen vorgetragen haben – neben dem Beginn des kodierenden Teils des pntAB auch dessen natürlichen Promotor und die Initiationssequenz für die Transkription des Gens auf. Weshalb das auf dem Plasmid befindliche pntAB Gen gleichwohl nicht funktionsfähig sein soll, erschließt sich angesichts dessen nicht, jedenfalls nicht ohne weitergehenden Vortrag. Wenn eine zusätzliche Kopie eines pntAB-Gens in Plasmiden vorhanden ist, lässt dies auch auf eine Erhöhung der Transhydrogenase bzw. eine gesteigerte Enzymaktivität schließen. Zwar ist es im Ansatz zutreffend, dass für die Feststellung einer erhöhten NADPH-Produktion eines Mikroorganismus grundsätzlich der Mikroorganismus zu untersuchen ist. Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass in ausreichender Weise das Vorhandensein zusätzlicher Kopien des pntAB Gens auf Plasmiden dargetan wurde und dieser Vortrag, wie dargelegt, als zugestanden gilt. Dies bedeutet, dass der zur Herstellung von Lysin verwendete Mikroorganismus im Vergleich zum Wildtyp von E.coli über zusätzliche DNA, die ebenfalls für das Enzym kodiert, verfügt. Bei einer größeren Anzahl dieser Gene wird – der Logik entsprechend – eine größere Menge an Transhydrogenase codiert und eine größere Menge dieses Enzyms führt zu einer verstärkten Umwandlung von NADH in NADPH. Im Klagepatent ist diese Erkenntnis ausdrücklich beschrieben. Hinsichtlich eines experimentellen Nachweises dieses Zusammenhangs haben die Klägerinnen im Übrigen die eidesstattliche Versicherung von Herrn N (Anlage K 32a, deutsche Übersetzung K 32b) vorgelegt. Ohne weitergehenden, erheblichen Vortrag ist nicht zu erkennen, weshalb für die untersuchten Proben trotzdem nur eine Produktivität wie bei einem Wildstamm vorliegen sollte. Anzumerken ist schließlich, dass dem Analysebericht des Instituts E für die untersuchten Proben sogar ein Nachweis eines Plasmids zu entnehmen ist, welches mit demjenigen des von den Klägerinnen entwickelten Stammes identisch ist.
Ohne Erfolg wenden die Beklagten ferner ein, die Klägerinnen hätten weder dargelegt, dass der Mikroorganismus eine erhöhte Fähigkeit zur Herstellung von NADHP besitze, noch dass diese Fähigkeit durch Erhöhung der Enzymaktivität von Transhydrogenase in einer Zelle erhöht worden sei, noch dass ein Zusammenhang zwischen der Erhöhung der Enzymaktivität und der Erhöhung der exprimierten Menge eines für Transhydrogenase kodierenden Gens und eine dadurch erhöhte Produktivität des Mikroorganismus für NADPH. Nach der Lehre des Klagepatents soll der Mikroorganismus so modifiziert werden, dass seine Fähigkeit, NADPH aus NADH herzustellen, erhöht ist. Unteranspruch 5 – auf den der hier in Kombination mit Patentanspruch 1 geltend gemachte Unteranspruch 6 rückbezogen ist – schlägt hierzu zunächst vor, dass die Fähigkeit des Mikroorganismus, NADPH aus NADH herzustellen, durch Erhöhen der Enzymaktivität von Transhydrogenase erhöht wird. Wenn Unteranspruch 6 sodann lehrt, die Fähigkeit des Mikroorganismus zur Herstellung von NADPH aus NADH durch Erhöhen der exprimierten Menge eines für Transhydrogenase kodierenden Gens zu erhöhen, geht das Klagepatent davon aus, dass die Erhöhung der exprimierten Menge eines Transhydrogenasegens zwangsläufig zu einer erhöhten Enzymaktivität führt. Eine Erhöhung der Enzymaktivität wird mit anderen Worten aus der Sicht des Klagepatents zwangsläufig durch eine Erhöhung der exprimierten Menge eines für Transhydrogenase kodierenden Gens erreicht. Als eine Möglichkeit einer Modifikation des Mikroorganismus, bei welcher die Expressionsmenge eines Gens, das für die Transhydrogenase kodiert, erhöht wird, schlägt das Klagepatent in Unteranspruch 7 ausdrücklich die Erhöhung der Anzahl der Kopien des für die Transhydrogenase kodierenden Gens in der Zelle des Mikroorganismus vor. Das Klagepatent geht folglich davon aus, dass durch diese Maßnahme eine Erhöhung der Expressionsmenge eines für Transhydrogenase kodierenden Gens erreicht wird, dies eine erhöhte Enzymaktivität von Transhydrogenase zur Folge hat und dies in der Folge zu einer erhöhten Fähigkeit des Mikroorganismus zur Herstellung von NADPH aus NADH führt. Die Erhöhung der Anzahl der Kopien des für die Transhydrogenase kodierenden Gens in der Zelle des Mikroorganismus hat damit nach der Lehre des Klagepatents zwangsläufig eine Erhöhung der Expression von Transhydrogenase zur Folge. Dies ist – wie es das Gericht ´s Gravenhage in dem niederländischen Verfahren ausgedrückt hat (Anlage K 4, Seite 22 Ziff. 5.57) – eine „logische Folge“ dieser Maßnahme. Die erhöhte Menge exprimierter Transhydrogenase führt zu einer erhöhten Enzymaktivität, was in der Folge zu einer erhöhten Fähigkeit, NADPH aus NADH herzustellen, führt.

Im Ansatz zutreffend ist es zwar, dass für die Feststellung einer erhöhten NADPH-Produktion des Mikroorganismus grundsätzlich der Mikroorganismus untersucht werden müsste. Eine solche Untersuchung ist jedoch zur schlüssigen Darlegung einer Verletzung des Klagepatents nicht erforderlich. Denn das Klagepatent geht nicht nur davon aus, dass die vorgeschlagene Erhöhung der Anzahl der Kopien des für die Transhydrogenase kodierenden Gens in der Zelle des Mikroorganismus zu einer erhöhten Fähigkeit des Mikroorganismus zur Herstellung von NADPH aus NADH führt, sondern es geht auch davon aus, dass durch diese Maßnahme die Produktivität des Mikroorganismus für NADPH erhöht ist, weil die Transhydrogenase NADH in NDPH katalysiert und so eine größere Menge an NADPH bereitgestellt wird, ohne dass dafür Glukose verbraucht wird. Dass dem so ist, ergibt sich auch aus der Klagepatentbeschreibung, in der es auf Seite 12, zweiter bis vierter Absatz, heißt (Unterstreichungen hinzugefügt):

„Als Mittel zur Erhöhung der Produktivität eines Mikroorganismus kann ein Mittel zum Erhöhen der Enzymaktivität von Transhydrogenase in einem Mikroorganismus beispielhaft genannt werden.

Als Mittel zum Erhöhen der Enzymaktivität von Transhydrogenase kann ein Mittel zum Erhöhen der Expressionsmenge eines Transhydrogenasegens in einem Mikroorganismus beispielhaft genannt werden. …

Als Mittel zum Erhöhen der exprimierten Menge eines Transhydrogenasegens in einem Mikroorganismus kann ein Mittel zum Erhöhen der Kopienzahl eines Transhydrogenasegens in einem Mikroorganismus beispielhaft genannt werden.“

Vorliegend ist – wie ausgeführt – aufgrund des von den Klägerinnen vorgelegten
ten E-Analyseberichts aus dem Jahr 2008 davon auszugehen, dass der E.coli-Produktionsstamm, mit dem das untersuchte Lysin hergestellt wurde, (mindestens) eine zusätzliche Kopie des pntAB-Gens aufweist, nämlich die des Plasmids. Das bedeutet, dass der zur Herstellung von Lysin verwendete E.coli-Stamm über zusätzliche DNA verfügt, die ebenfalls für das Enzym Transhydrogenase kodiert. Bei einer größeren Anzahl dieser Gene wird eine größere Menge an Transhydrogenase kodiert und eine größere Menge dieses Enzyms führt zu einer verstärkten Umwandlung von NADH in NADPH, wodurch – nach der Logik des Klagepatents – die Produktivität gesteigert wird.

Zwar kann das Enzym grundsätzlich auch die umgekehrte Reaktion (NADPH zu NADH) katalysieren. Hierfür liegen vorliegend jedoch keine Anhaltspunkte vor. Es geht um die industrielle Produktion von Lysin. Diese erfolgt selbstverständlich unter Bedingungen, in denen ausreichend Ausgangsmaterialien, Vorprodukte sowie Energie für die Lysin-Biosynthese zur Verfügung stehen. Unter diesen Bedingungen katalysiert die Transhydrogenase die Umwandlung von NADH in NADPH. Anhaltspunkte dafür, dass bei der Herstellung des angegriffenen Lysins das Enzym unter Produktionsbedingungen zur Reaktion in die umgekehrte Richtung führt, sind weder dargetan noch ersichtlich.

d)
Bei dem angegriffenen Lysin handelt es sich entgegen der Ansicht der Beklagten um ein unmittelbares Verfahrensprodukt im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG. Vergeblich wenden die Beklagten in diesem Zusammenhang ein, das angegriffene Lysin unterscheide sich in seinen stofflichen Eigenschaften nicht von außerhalb des patentgeschützten Verfahrens hergestellten Lysin. Der Schutz des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG erfordert lediglich, dass das patentgeschützte Verfahren einen Gegenstand hervorgebracht hat, der vorher noch nicht vorhanden war und in diesem Sinne neu sein muss, sich aber in seinen Eigenschaften nicht von auf anderem Wege hergestellten gleichartigen Gegenständen zu unterscheiden braucht (vgl. RGSt 46, 262, 263; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 9, Rdnr. 100; Benkard/Scharen, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 9, Rdnr. 53). Dass das als unmittelbares Verfahrenserzeugnis geschützte Produkt keine von gleichartigen Gegenständen abweichende Eigenschaften aufzuweisen braucht, ergibt sich nicht zuletzt aus § 139 Abs. 3 PatG, der für Erzeugnisse mit neuen Eigenschaften eine Beweiserleichterung vorsieht, indem bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche von einem anderen hergestellte Erzeugnis als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt. Diese Regelung hätte nicht auf neuartige Erzeugnisse beschränkt zu werden brauchen, wenn ohnehin keine anderen Erzeugnisse vom Schutz des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG erfasst wären. Das unmittelbare Verfahrenserzeugnis muss daher nicht mit bestimmten, durch das patentgeschützte Verfahren vermittelten spezifischen Eigenschaften, versehen sein. Denn für die Beurteilung des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses macht eines keinen Unterschied, ob die mit der Verfahrenserfindung hervorgerufenen Eigenschaften ihren Niederschlag in einer neuartigen Ausgestaltung oder in einer verbesserten Funktionsweise des Verfahrensproduktes gefunden haben oder (bloß) darin liegen, dass ein strukturell bereits bekanntes Erzeugnis im Vergleich zum Stand der Technik lediglich preiswerter gefertigt werden kann (vgl. Kühnen, a.a.O. Rdnr. 174) oder – wie im vorliegenden Fall – mit einer höheren Ausbeute. Patente auf Herstellungsverfahren, mit denen sich Produktionskosten einsparen lassen, können wertvoller sein als Schutzrechte auf Verfahren, mit denen Erzeugnissen eine verbesserte oder zusätzliche Funktionalität verliehen wird. Sie vom ergänzenden Sachschutz auszunehmen, ist weder aus betriebs- noch aus volkswirtschaftlicher Sicht vernünftig und auch im Hinblick auf den Zweck gewerblicher Schutzrechte nicht angebracht. Deshalb stellt der Gesetzeswortlaut von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG einzig und allein darauf ab, dass mit dem Verfahren ein Erzeugnis hergestellt wird; darüber hinaus ist es nicht zur Bedingung gemacht, dass das mittels des Verfahrens hergestellte Erzeugnis neu zu sein hat.

Dass im Streitfall das angegriffene Lysin durch das zu seiner Herstellung angewandte Verfahren körperlich erst hervorgebracht wird, kann keinem ernsthaften Zweifel unterliegen und wird auch von den Beklagten nicht in Abrede gestellt. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist es auch ohne Bedeutung, dass der eigentliche Fermentationsprozess, aus dem das Lysin hervorgeht, durch die in der geltend gemachten Patentanspruchskombination gelehrten Maßnahmen nicht berührt wird. Auch mikrobiologische Verfahren sind Herstellungsverfahren, die unmittelbare Verfahrenserzeugnisse hervorbringen können (Benkard/Scharen, a.a.O., Rdnr. 53, letzter Abs., Busse/Keukenschrijver, a.a.O., Rdnrn. 102 – 104; Schulte/Kühnen, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 82). Dieses Verfahren muss lediglich die Schutzvoraussetzungen erfüllen, ohne dass es darauf ankommt, an welcher Stelle des Verfahrens seine unter Schutz gestellte Besonderheit liegt. § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG schafft einen bedingten Erzeugnisschutz und erfasst jedes Erzeugnis, das durch das geschützte Verfahren unmittelbar hergestellt wird, so, als seien sie durch ein Erzeugnispatent unter Schutz gestellt (Benkard/Scharen a.a.O., Rdnr. 53, Abs. 1 a.E. m.w.N.). Hierbei kommt es nicht nur auf die einzelnen Verfahrensschritte an, die zur Herstellung des unmittelbaren Erzeugnisses ausgeführt werden müssen, sondern die Besonderheit kann auch darin bestehen, dass andere Randbedingungen des Verfahrens verändert werden und der Erfolg dieser Veränderung darin besteht, dass die ansonsten gleich gebliebenen Verfahrensschritte zu einer höheren Erzeugnisausbeute führen oder den Herstellungsvorgang beschleunigen. Zur erstgenannten Kategorie gehört auch das im Klagepatent unter Schutz gestellte Verfahren, bei dem der Mikroorganismus, aus dem Lysin hergestellt wird, durch Erhöhung der exprimierten Menge eines Gens, welches für die Transhydrogenase kodiert, so modifiziert worden ist, dass die Fähigkeit des Mikroorganismus, NADPH aus NADH herzustellen, erhöht worden ist; hierdurch ist die Produktivität des Mikroorganismus für NADPH erhöht worden, was zu einer Erhöhung der Lysinausbeute führt. Auch diese Beeinflussung der Erzeugnisausbeute kann Teil eines unter Schutz gestellten Verfahrens sein.

Entgegen der Ansicht der Beklagten steht dem auch nicht entgegen, dass sich der Schutz des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG auf unmittelbar durch das geschützte Verfahren hergestellte Erzeugnisse beschränkt. Auch diese Eigenschaft weist das angegriffene wie das nach dem schutzbeanspruchten Verfahren hergestellte Lysin auf. Unmittelbar durch das geschützte Verfahren hervorgebracht worden ist jedes Erzeugnis, für dessen Entstehung das unter Schutz gestellte Verfahren einen wesentlichen Ursachenbeitrag geleistet hat und das keinen weiteren Bearbeitungs- oder Behandlungsschritten unterzogen worden ist, die seine Selbständigkeit und nach der Verkehrsauffassung prägenden Eigenschaften nicht verändert oder beseitigt haben (OLG Karlsruhe, InstGE 11, 15 – SMD-Widerstand, RGZ 152, 113; OLG Düsseldorf, Urteil vom 10. April 2005 – U(Kart) 44/01; Kühnen, a.a.O., Rdnrn. 163 ff.; Schulte/Kühnen, a.a.O., Rdnr. 84). Unstreitig führt die in dem erfindungsgemäßen Verfahren vorgenommene Mutation des die DDPS kodierenden Gens durch die Desensibilisierung der Feedback-Hemmung zu einer Steigerung der Lysin-Ausbeute, auch wenn diese wie die Beklagten vortragen, „nur 6 %“ beträgt. Die Steigerung der Ausbeute hat ihre Ursache in dem erfindungsgemäßen Verfahren, haftet dem Verfahrenserzeugnis daher auch nach Durchführung der weiteren Verfahrensschritte an. Zwar machen die Beklagten mit Verweis auf Kraßer (Patentrecht, 6. Aufl. Seite 775) geltend, dass eine Unmittelbarkeit nicht vorliege, wenn die vorteilhafte Eigenschaft lediglich in einer höheren Ausbeute liege. Damit wird jedoch dem Zweck des komplementären Sachschutzes gemäß § 9 S. 2 Nr. 3 PatG nicht genügt. Denn kostensenkende oder wie hier ausbeutesteigernde Herstellungsverfahren unterscheiden sich nicht in entscheidungserheblicher Weise von solchen Verfahren, die ein strukturell verändertes Produkt hervorbringen, weshalb beide Kategorien von Herstellungsverfahren im Hinblick auf den Erzeugnisschutz gleich behandelt werden sollten. In dem Verfahrensprodukt wird immer noch die vorteilhafte Wirkung des patentierten Verfahrens repräsentiert, weshalb ihm prinzipiell derselbe Schutz wie dem geschützten Verfahren gebührt.

Soweit die Beklagten in diesem Zusammenhang auf die EuGH-Entscheidung „Monsanto/Cefetra“ (GRUR 2010, 989, 990 = GRUR Int. 2010, 841) verweisen, der dort ausgesprochen hat, DNA-Sequenzen ohne eine funktionale Angabe seien dem Patentschutz nicht zugänglich, und meinen, dementsprechend müsse auch das von den Klägerinnen getestete Lysin selbst die Funktion erfüllen, für die die DNA-Sequenz, die das Lysin enthalte, Patentschutz genieße, was auf das Lysin der Klägerinnen jedoch nicht zutreffe, weil es keine DNA-Sequenzen enthalte, die über eine Funktionsangabe verfügten, verhilft auch dies nicht zum Erfolg. Das genannte Urteil des EuGH befasst sich mit der Reichweite des Stoffschutzes auf Gensequenzen gerichteter Patentansprüche. Es ging um Patentschutz für eine Gensequenz, deren Einschleusung in die DNA Soja-Pflanzen resistent gegen das Herbizid Glyphosat machte, während die im dortigen Patent enthaltenen relevanten Verfahrensansprüche auf die Herstellung Glyphosat-resistenter Pflanzen gerichtet waren und das aus den Bohnen entsprechend veränderter Sojapflanzen hergestellte Sojamehl kein Verfahrensprodukt im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG war. Hier geht es jedoch nicht um Stoffschutz für eine Gensequenz, sondern um ein Verfahrensprodukt, das unter Benutzung des klagepatentgeschützten Verfahrens hergestellt worden ist. Im Streitfall dienen die im untersuchten Lysin aufgefundenen DNA-Spuren des Herstellungsorganismus nur als Nachweis, dass der zur Herstellung verwendete E.coli-Stamm anspruchsgemäß modifiziert wurde, sie bilden aber nicht den Grund der Patentverletzung.

Die genannte EuGH-Entscheidung führt auch nicht zu einer anderen Beurteilung der Frage, was unter einem unmittelbaren Verfahrenserzeugnis zu verstehen ist. Die betreffenden Argumente in der Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde vom 5. September 2011 gegen das Urteil des OLG Düsseldorf in dem Verfahren gegen die A AG verfangen nicht: Die Beklagten meinen insoweit, aus der Entscheidung ergebe sich die besondere Bedeutung der dem biologischen Material innewohnenden Funktion. Dieser Bedeutung werde man nur dann gerecht, wenn man für den erweiterten Verfahrensschutz nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG fordert, dass sich die besondere Funktion des biologischen Materials auch auf das unmittelbare Erzeugnis, hier Lysin, auswirkt. Bei dieser Betrachtungsweise verkennen die Beklagten jedoch, dass vorliegend nicht die Herstellung von biologischem Material Gegenstand des Herstellungsverfahrens ist. Denn nach der Legaldefinition in § 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG ist biologisches Material ein Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. Dies mag auf den im erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren verwendeten E.coli-Stamm zutreffen, nicht hingegen für das aus dem Herstellungsverfahren erhaltene Lysin selbst. Dieses enthält keine genetische Information und kann sich auch nicht selbst reproduzieren. Das erfindungsgemäße Verfahren stellt daher kein Verfahren zur Herstellung von biologischem Material dar, so dass bei der Frage, ob es sich bei Lysin um ein unmittelbares Verfahrensprodukt handelt, nicht die von den Beklagten geforderte Bedeutung der dem biologischen Material innenwohnenden Funktion berücksichtigt werden muss. Das Verfahren ist vielmehr vergleichbar mit einem chemischen Syntheseverfahren, bei welchem zwar sowohl das Edukt als auch das Produkt bekannt sind, jedoch durch eine Erfindung der Syntheseweg beispielsweise mittels eines Katalysators verbessert wird.

III.
Aus dem Vorstehenden ergeben sich folgende Rechtsfolgen:

1)
Die Beklagten sind gemäß Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet, da sie den Gegenstand des Klagepatents rechtswidrig benutzt haben. Die Unterlassungspflicht gilt gegenüber beiden Klägerinnen. Sowohl die Klägerin zu 1) als auch die Klägerin zu 2) sind aktiv legitimiert. Die Beklagten haben in der mündlichen Verhandlung vom 20. September 2011 auf den Hinweis der Kammer, wonach das OLG Düsseldorf in dem abgetrennten Parallelverfahren die Aktivlegitimation der Klägerinnen bejaht hat und die Kammer dieser Sichtweise folgen wolle, keine weiteren Einwendungen erhoben, so dass hierzu folgende Ausführungen genügen:

Hinsichtlich der Klägerin zu 1) ergibt sich ihre Aktivlegitimation bereits aus ihrer Stellung als eingetragene Inhaberin des Klagepatentes. Die Klägerin zu 2) kann als ausschließliche Lizenznehmerin eigenständig Ansprüche aus dem Klagepatent geltend machen; daneben bleibt auch die Klägerin zu 1) hierzu befugt, und zwar schon deshalb, weil sie nicht sämtliche Rechte aus dem Klagepatent aus der Hand gegeben, sondern sich vorbehalten hat, selbst Lysin in das Vertragsgebiet zu liefern, falls die Klägerin zu 2) die Nachfrage nicht decken kann. Ausschließliche Lizenznehmerin ist die Klägerin zu 2) jedenfalls mit Wirkung vom 5. Dezember 2006, denn mit Wirkung von diesem Tag ist das Klagepatent durch das Memorandum vom 20. Januar 2008 (Anlage BB 4) ausdrücklich in den Kreis der Lizenzschutzrechte einbezogen worden. Für den Unterlassungsanspruch genügt es, dass die Klägerin zu 2) jedenfalls bei Schluss der mündlichen Verhandlung ausschließliche Lizenznehmerin an dem Klageschutzrecht ist. Beide Klägerinnen können ihren Unterlassungsanspruch – und ebenso die weiteren, unter 2) bis 4) erörterten Ansprüche – auch gemeinsam geltend machen; ein Nebeneinander ist möglich (BGH, GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone).

2)
Die Beklagten haben den Klägerinnen darüber hinaus Schadensersatz gemäß Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG zu leisten. Denn als Fachunternehmen hätten sie bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, dass der Vertrieb des angegriffenen Lysins eine Patentverletzung darstellt. Da überdies durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten die Entstehung eines Schadens hinreichend wahrscheinlich ist, der durch die Klägerinnen noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennen, ist ein rechtliches Interesse der Klägerinnen an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.

Auch insoweit sind beide Klägerinnen, insbesondere die Klägerin zu 1) aktiv legitimiert, wie die Kammer in dem Parallelverfahren 4b O 188/09 bzw. das OLG Düsseldorf – I-2 U 146/09 – festgestellt hat. Einwendungen gegen diese Feststellungen haben die Beklagten nicht erhoben. Danach kann ein Schutzrechtsinhaber einen Verletzer auch neben einem ausschließlichen Lizenznehmer in Anspruch nehmen, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens besteht (BGH GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone, BGH GRUR 1992, 559 – Mikrofilmanlage), die allerdings nicht hoch zu sein braucht (BGHZ 130, 205 = GRUR 1995, 744 – Feuer, Eis & Dynamit I). Ob und was für ein Schaden entstanden ist, bedarf keiner Klärung (BGH, GRUR 1960, 423 – Kreuzbodenventilsäcke I; BGH, GRUR 1996, 109 – Klinische Versuche I), wenn nach der Erfahrung des täglichen Lebens der Eintritt eines Schadens mit einiger Sicherheit zu erwarten ist (BGH, GRUR 1996, 109 – Klinische Versuche I; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 139 Rn. 14). Hiervon ist im Grundsatz auch nach der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz auszugehen, wenn der Schutzrechtsinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert. Haben die Lizenzvertragsparteien eine Umsatz- oder Stücklizenz vereinbart, stellt es im Regelfall eine nicht nur entfernt liegende Möglichkeit dar, dass mit der Schädigung des Lizenznehmers auch eine Schädigung des Schutzrechtsinhabers verbunden ist, welche ihre Ursache darin hat, dass er vom Lizenznehmer höhere Lizenzeinnahmen erhalten hätte, wenn dieser dem Verletzer eine Unterlizenz erteilt oder wegen des Fehlens der schutzrechtsverletzenden Konkurrenztätigkeit höhere Umsätze gehabt hätte (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl., § 139 Rn. 58). Ein hierauf beruhender Rückgang der Lizenzeinnahmen stellt einen ersatzfähigen Schaden dar (BGH GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone; BGH, GRUR 2005, 935 – Vergleichsempfehlung II; Kraßer, a.a.O., S. 895; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 139 Rn. 14).
Dies berücksichtigend lässt sich die erforderliche Wahrscheinlichkeit eines eigenen Schadens auch mit Blick auf die Klägerin zu 1) bejahen. Die Klägerinnen haben – insoweit unstreitig – in Art. 6 des Lizenzvertrages eine umsatzbezogene Lizenz vereinbart, so dass auch das Vermögen der Klägerin zu 1) durch den Vertrieb des angegriffenen Lysins beeinträchtigt sein kann. Diese Wahrscheinlichkeit genügt. In welcher Höhe ein Schaden bei der Klägerin zu 1) eingetreten ist oder sein kann, muss derzeit nicht geklärt werden. Folglich kommt derzeit auch der Regelung des Art. 6 (C) Lizenzvertrages insoweit, als dass darin eine Anpassung der umsatzbezogenen Lizenz vorgesehen ist, keine entscheidende Bedeutung zu. Im Übrigen ist auch hier auf Art. 2 (C) des Lizenzvertrages zu verweisen, welcher der Klägerin zu 1) eine Einstandsmöglichkeit gewährt. Die Aktivlegitimation der Klägerin zu 2) ergibt sich aus ihrer Eigenschaft als ausschließliche Lizenznehmerin. Sie kann den Ersatz ihres eigenen Schadens verlangen (BGH GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 139 Rn. 14), allerdings erst ab dem Zeitpunkt, ab dem das Klagepatent an sie lizensiert wurde. Dies war unstreitig der 5. Dezember 2006.

3)
Damit die auch insoweit jeweils aktiv legitimierten Klägerinnen die ihnen jeweils zustehenden Schadensersatzansprüche beziffern können, sind die Beklagten ihnen gegenüber in zuerkanntem Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet, Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 242, 259 BGB sowie Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140b PatG, wobei die Beklagten im Rahmen des Auskunftsanspruchs gemäß § 140b PatG die betreffenden Rechnungen in Kopie zu überlassen haben (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 5, 249 – Faltenbalg). Die Klägerinnen sind auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügen. Die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagte zu 3) hat allerdings im Rahmen dieser Rechnungslegung keine Angaben zu Herstellungsmengen und –zeiten zu machen. Zwar stellt die Beklagte zu 3) unstreitig selbst her, dies geschieht jedoch im patentfreien Ausland. Unabhängig von der Frage, ob auch dann, wie die Klägerinnen meinen, in Anlehnung an die Entscheidung des BGH „Funkuhr“ (GRUR 2002, 599) Auskunft über die Herstellung zu erteilen wäre, scheidet ein solcher Anspruch vorliegend aus, da die Klägerinnen im Rahmen der Schadensersatzfeststellung lediglich Schadensersatz wegen der im Antrag zu I.1. genannten Handlungen begehren, Schadensersatz wegen des Herstellens wird hier nicht genannt. Wenn jedoch kein Schadensersatz für ein Herstellen verlangt wird, ist nicht zu erkennen, aus welchem Grunde als Hilfsanspruch eine Auskunft über die Herstellungsmengen und –zeiten zu gewähren sein sollte.

4)
Zuzuerkennen ist zudem der geltend gemachte Rückrufanspruch, Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 1, 3 PatG. Gegenüber der Klägerin zu 2) besteht der Rückrufanspruch allerdings nur für die Erzeugnisse, die nach dem Zeitpunkt der Lizensierung des Klagepatents angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht, oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen wurden, was die Klägerinnen nach der teilweisen Klagerücknahme auch nur noch beanspruchen. Zudem ist der Rückrufanspruch auf Erzeugnisse zu begrenzen, die nach dem 30. April 2006 in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen wurden.

IV.
Eine Veranlassung, den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss der gegen den deutschen Teil des Klagepatents gerichteten Nichtigkeitsklage gemäß § 148 ZPO auszusetzen, besteht nicht.

Ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung der Nichtigkeitsklage stellen als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine dem Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen (BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; LG Düsseldorf, Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung, BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus).
Die Aussetzung kommt danach in Betracht, wenn entweder das prozessuale Ver-halten der Klägerin eindeutig ihre Interessen hinter die der Beklagten zurücktreten lässt und/oder mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Ver-nichtung des Klagepatents zu erwarten ist. Letzteres wiederum kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der dem Klagepatent am nächsten kom-mende Stand der Technik im Erteilungsverfahren oder in einem erfolglos durchgeführten Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bereits berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist eine Aussetzung des Rechtsstreits nicht veranlasst. In dem gegen den deutschen Teil des Klagepatents gerichteten Nichtigkeitsverfahren (3 Ni 21/08 (EU)) hat die Klägerin zu 1) das Klagepatent infolge einer Selbstbeschränkung nur in eingeschränktem Umfang verteidigt. In diesem Umfang hat das Bundespatentgericht die Nichtigkeitsklage mit Urteil vom 21.07.2009 (Anlage K 30, Berichtigungsbeschluss Anlage K 29b) abgewiesen und das Klagepatent in vollem Umfang aufrechterhalten.
Dass die Beurteilung des Bundespatentgerichts unter Berücksichtigung der von den Nichtigkeitsklägerinnen im Nichtigkeitsberufungsverfahren vorgelegten Privatgutachten von Prof. O (Anlage NK 12 zur Anlage BK 2) und Prof. P (Anlage NK 13 zur Anlage BK 2) offensichtlich unrichtig ist und die Nichtigkeitsberufung zu einer Vernichtung des Klagepatents in dem hier geltend gemachten Umfang führen wird, vermag die Kammer – wie auch das OLG in dem Parallelrechtsstreit gegen die A AG – ohne sachverständige Beratung nicht festzustellen. Es besteht nicht einmal eine Vernichtungswahrscheinlichkeit, wenn der im Rechtsbestandsverfahren zur Diskussion stehende Sachverhalt derart kompliziert oder komplex ist, dass sich das Verletzungsgericht keinen wirklichen Einblick in die Gegebenheiten verschaffen kann (vgl. Kühnen, a.a.O. Rdnr. 1394). Der Bundesgerichtshof holt im Nichtigkeitsberufungsverfahren ein Sachverständigengutachten ein; unstreitig ist dort zwischenzeitlich ein Sachverständiger bestellt worden. Im vorliegenden Verfahren kommt eine Beweisaufnahme (Einholung eines Sachverständigengutachtens) zur weiteren Klärung des voraussichtlichen Erfolgs der Nichtigkeitsberufung als Grundlage für die Aussetzungsentscheidung nach § 148 ZPO nicht in Betracht.

Es bestehen nach dem Vorbringen der Beklagten auch im Übrigen keine nachvollziehbaren Anhaltspunkte, dass die Entscheidung des Bundespatentgerichtes evident unrichtig ist. Die Beklagten meinen insoweit, dass das Bundespatentgericht von einem unzutreffenden Verständnis des Fachmannes zum Prioritätszeitpunkt ausgehend von Tosaka und Takinami („Biotechnology of amino acid production“ in progress in industrial microbiology, 1986, Seiten 233 bis 246) wäre. Die entsprechenden Seiten der Druckschrift wurden von den Beklagten hingegen nicht vorgelegt. Gegenstand der Gerichtsakte sind lediglich die Seiten 152 bis 172; die nachfolgenden Seiten fehlen. Dementsprechend ist bereits eine Beurteilung des Ausgangspunktes der Argumentation der Beklagten, wonach dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatentes bekannt gewesen sei, dass die Verfügbarkeit des Co-Enzyms NADPH bei der Aminosäurenherstellung eine limitierende Rolle spiele, ebenso wie das Glutamat-Angebot als Aminogruppenquelle nicht nachvollziehbar.
Hinsichtlich des weiteren Vorbringens ist es zwar zutreffend, dass in dem Lehrbuch „Biochemie“ von Stryer auf Seite 603 ausgeführt wird, dass für die Synthese von L-Glutamat sowohl die Glutamatdehydrogenase als die die Glutamin-Synthetase benötigt werden und zusätzlich Ammoniak für die Bildung der Aminogruppe benötigt werden. Weiter wird auch ausgeführt, dass die Reaktion NADPH als Coenzym benötigt. Die Kenntnis der Synthese von L-Glutamat kann jedoch der konkreten Kenntnis der Synthese der weiteren Aminosäuren nicht gleichgestellt werden, mit anderen Worten, die Reaktionsmechanismen müssen sich nicht entsprechen, insbesondere kann hieraus nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass eine erhöhte Produktion durch eine Steigerung der NADPH-Konzentration erzielt werden kann. Insbesondere ergibt sich hieraus auch nicht, dass die Transhydrogenase die Bildung von NADPH katalysiert. Aus diesem Grunde kann nicht ohne weiteres nachvollzogen werden, aus welchem Grunde der Fachmann auf die Untersuchungen von Liang (NK 8 (Liang A. et. Al, Coregulation of Oxidized Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Phosphat) Transhydrogenase and Glutamate Dehydrogenase Activities in Enteric Bacteria During Nitrogen Limitation, Journal of Bacteriology, 1981, 146 (3), s. 997 ff, deutsche Übersetzung Anlage B 2d) zurückgegriffen hätte, welche zeigen, dass das für die Biosynthese von L-Glutamat benötigte NADPH mit Hilfe der Transhydrogenase hergestellt wird. Auch die weitere Argumentation der Beklagten, wonach es für den Fachmann nahe lag, einen Mikroorganismus zu nutzen, der die Fähigkeit der Bildung von NADPH aus NADP besitzt, um den zur Produktion der L-Aminosäuren benötigten Bedarf an NADPH zu decken und dabei das NADPH produzierende Enzym Transhydrogenase zu erhöhen, ist so nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Denn dies setzt voraus, dass der Fachmann Kenntnis hatte, dass ein erhöhtes NADPH-Angebot zu einer Steigerung der Biosynthese führt bzw. umgekehrt, dass die Konzentration an NADPH die Aminosäureproduktion bestimmt. Dass dies – entgegen der Auffassung der Beklagten – nicht der Fall war, haben die Klägerinnen vorgetragen. Hiervon ist auch das Bundepatentgericht ausgegangen. Dass diese Annahme gerade vor dem Hintergrund der von den Klägerinnen vorgelegten Entgegenhaltungen Varma (Anlage B 2- NK 12.8, „Metabolic Capabilities of Escherichia coli; I. Synthesis of Biosynthetic Precursors and Cofactors; deutsche Übersetzung K 49) oder Stephanopoulos & Vallino (Anlage K 42 – NB 7, „Network Rigidity and Metabolic Engineering in Metabolite Overproduction“, deutsche Übersetzung Anlage K 50) evident unrichtig ist, vermag die Kammer nicht festzustellen.

Gegen eine Aussetzung sprechen im Übrigen auch formale Gründe. Die Beklagten haben in den Schriftsätzen vom 15. Juli 2010 und 29. Oktober 2010 Ausführungen zur der Behauptung gemacht, das Klagepatent werde sich im Berufungsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen. Diesem Vorbringen sind die Klägerinnen mit Schriftsatz vom 29. Dezember 2010 dezidiert entgegen getreten. Eine Erwiderung, insbesondere eine Auseinandersetzung mit der Argumentation der Klägerinnen erfolgte nicht mehr. Dies wäre jedoch zu erwarten gewesen, wenn die Vernichtung des Klagepatentes im Berufungsverfahren, wie die Beklagten meinen, so wahrscheinlich wäre, um die Kammer zu veranlassen den Rechtsstreit bis zum Abschluss des Nichtigkeitsberufungsverfahrens zu veranlassen.

V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 100 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.

Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit finden ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 11, 709 S. 1 und 2, 711 ZPO. Der beantragte Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO ist den Beklagten nicht zu gewähren. Die entsprechenden Voraussetzungen wurden weder vorgetragen noch glaubhaft gemacht.

Der Streitwert beträgt 750.000,- Euro