Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 8. September 2011, Az. 4b O 55/09
I.
Die Klage wird abgewiesen.
II.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III.
Das Urteil ist für den Beklagte vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
IV.
Der Streitwert beträgt EUR 1.000.000.
T a t b e s t a n d :
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung u.a. für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache verfassten europäischen Patents 0 808 XXX („Klagepatent“, Anlage K 6a) mit der Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung von medizinischen Vorrichtungen; intravaskuläre Okklusionsvorrichtung“. Der Hinweis auf die Erteilung des eine Priorität vom 08.07.1994 in Anspruch nehmenden Klagepatents wurde am 05.10.2005 veröffentlicht.
Die im vorliegenden Rechtsstreit in erster Linie interessierenden Patentansprüche 1 und 16 haben – in deutscher Übersetzung (DE 695 34 XXX T2, Anlage K 7) – folgenden Wortlaut:
1.
Kollabierbare medizinische Vorrichtung (60), umfassend ein aus geflochtenen Metalllitzen gebildetes Metallgewebe, wobei die Vorrichtung (60) eine kollabierte Konfiguration zur Zuführung durch einen Kanal in einem Patienten hat und eine allgemein hantelförmig entfaltete Konfiguration mit zwei Teilen mit erweitertem Durchmesser (64) hat, die durch einen zwischen ent-gegengesetzten Enden der Vorrichtung gebildeten Teil mit reduziertem Durch-messer (62) getrennt sind,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass Klemmen (15) zum Festklemmen der Litzen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung ausgeführt sind.
16.
Verfahren zum Herstellen einer medizinischen Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
(a) Bereitstellen eines Metallgewebes, das aus einer Mehrzahl von geflochtenen Litzen gebildet ist, wobei die Litzen aus einem Metall hergestellt werden, das wärmebehandelt werden kann, um im Wesentlichen eine gewünschte Form festzulegen;
(b) Verformen des Metallgewebes, damit es allgemein einer inneren Wand-fläche eines Formelements entspricht;
(c) Wärmebehandeln des Metallgewebes in Kontakt mit der Oberfläche des Formelements bei einer erhöhten Temperatur, wobei die Temperatur und die Dauer der Wärmebehandlung ausreichen, um die Form des Gewebes in seinem verformten Zustand im Wesentlichen festzulegen;
(d) Entfernen des Metallgewebes aus dem Kontakt mit dem Formelement und
(e) Festklemmen der entgegengesetzten Enden der Litzen der Vorrichtung mit Klemmen.
Im September 2006 gab der Beklagte im Rahmen einer Pressemitteilung die aus Anlagen K 20a, 20b ersichtlichen Erklärungen im Zusammenhang mit einem damals noch in erster Instanz befindlichen Verletzungsrechtsstreit gegen die A GmbH, deren Geschäftsführer er seit dem 4.2.2009 ist, ab.
Mit Email vom 30.7.2007 (Anlagen K 21a, 21b) informierte der Beklagte Kunden über die Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent.
Der Beklagte ist ferner Verwaltungsratsmitglied („Chairman“) der A International AB (Auszug aus dem schwedischen Unternehmensregister, Anlagen K 3b, 3c). Schließlich ist der Beklagte auch Chairman des schwedischen Unternehmens B AB (D&B Auszug vom 17.2.2009, Anlage K 4a), welches Inhaberin der Website www.A.com ist.
Auf der genannten Website (vgl. Auszug vom 10.2.2009 im Anlagenkonvolut K 10, S. 5 – 8) werden Occluder der Typen „C“ und „D“ (nachfolgend: „angegriffene Ausführungsform II“) angeboten. Ferner befindet sich auf dieser Website eine Pressemitteilung vom 30.10.2008 (Anlage K 22a, 22b), mit der darauf hingewiesen wird, dass das Gericht in Den Haag im niederländischen Parallelverfahren gegen die A GmbH auf eine Nichtverletzung des Klagepatents erkannte. Am 20.10.2008 gab der Beklagte ein im Schweizer Fernsehen ausgestrahltes Interview, dessen Inhalt der aus Anlage K 27 vorgelegten Abschrift zu entnehmen ist. In einer weiteren auf der Website befindlichen Pressemitteilung vom 19.3.2009 (Anlage K 23a, 23b) wird der Beklagte als einziger Ansprechpartner benannt. Die aus dem Anlagenkonvolut K 26 ersichtlichen Pressemitteilungen, welche dem Webauftritt der A International AB entstammen, erwähnen den Beklagten als Kontaktperson.
Am 23.2.2009 wurden auf dem Gelände der A GmbH Occluder sequestriert. Die zuständige Gerichtsvollzieherin fertigte den aus der Anlage K 17 ersichtlichen Vollstreckungsnachweis. Mit Schreiben vom 25.2.2009 (Anlage K 28) übersandte die Gerichtvollzieherin dem Beklagten eine vorläufige Protokollabschrift der Herausgabevollstreckung.
Im Juli 2009 verwendete Prof. Dr. E vom H Centrum in F die angegriffene Ausführungsform auf der Fachmesse G 2009 im Rahmen eines sog. „LiveCases“. Der „LiveCase“ wurde im Auditorium „I“ der F vorgeführt. Die A GmbH war als sog. „Diamond Sponsor“ einer der beiden Hauptsponsoren der F 2009.
Am 11.8.2009 gab der für die Rechnungslegung der A GmbH verantwortliche Mitarbeiter Herr J die aus Anlage K 29 ersichtliche eidesstattliche Versicherung ab, wonach am 16.1.2009 bei der A GmbH 724 verkaufsfähige und 4.391 halbfertige Occluder vorlagen.
Am 19.8.2009 gaben die A Int. AB und deren Geschäftsführerin die aus Anlage B 8 ersichtliche strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ab. Mit Teil-Anerkenntnisurteil der Kammer vom 27.11.2009 wurden die A Int. AB und deren Geschäftsführerin wegen Verletzung des hiesigen Klagepatents verurteilt (Anlage B 10). Am 13.1.2010 gaben die A Int. AB und deren Geschäftsführerin die aus der Anlage B 11 ersichtliche Abschlusserklärung ab. Zwischenzeitlich änderte die A Int. AB ihren Webauftritt in der Weise, dass dort in englischer und deutscher Sprache darauf hingewiesen wird, dass Produkte nur außerhalb Deutschlands angeboten und vertrieben würden (vgl. Auszug gem. Anlage B 12).
Die Klägerin meint, der Beklagte habe als Störer ein Anbieten der angegriffenen Ausführungsform II auf der Website www.A.com auch für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verantworten. Sie behauptet, der Beklagte lasse neben der angegriffenen Ausführungsform II weiterhin auch „Occluder K“ (angegriffene Ausführungsform I) in M produzieren. Sie verweist auf die auf Seite 3 der aus der Anlagen K 11a, 11 b ersichtlichen Unternehmensbroschüre, die unstreitig Inhalt der Website www.A.com ist und die – unstreitig – auch von Distributoren der A GmbH und der A Int. AB auf diversen einschlägigen Fachmessen vertrieben wurde. Die Weiterführung der Produktion der angegriffenen Ausführungsformen in M werde auch durch Äußerungen des ehemaligen Geschäftsführers der A GmbH belegt (vgl. Schreiben gem. Anlage K 14a, E-Mail gem. Anlage K 15, weitere Email gem. Anlage K 16). Auch andere Vertreter der A GmbH hätten geäußert, dass eine Einhaltung des entsprechenden Unterlassungstenors des OLG Düsseldorf nicht beabsichtigt sei. Schließlich ergebe sich die Weiterproduktion auch aus einem Vergleich der Rechnungslegung der A GmbH zum Stichtag 16.1.2009 und dem Ergebnis der Beschlagnahme am 23.2.2009, wobei sie insbesondere auf die von ihr erstellte Tabelle gemäß Anlage K 32 Bezug nimmt. Auch der aus Anlagen K 18a, 18b, K 19a, 19b ersichtlichen – unstreitig erfolgten – Zeugenerklärung der Frau Dr. L im Parallelverfahren in Großbritannien sei die Tatsache einer Weiterproduktion der angegriffenen Ausführungsform I zu entnehmen. Schließlich habe eine Mitarbeiterin der A GmbH anlässlich der Messe „F“ 2009 in F gesagt, die angegriffene Ausführungsform I werde in M hergestellt, wobei für Deutschland ein Vertriebsverbot bestehe. Hinsichtlich des „LiveCases“ auf der F 2009 falle dem Beklagten ein pflichtwidriges Unterlassen zur Last: Er habe die Vorführung unterbinden können und müssen; insbesondere sei für ihn während der Durchführung des „LiveCases“ erkennbar gewesen, dass die angegriffene Ausführungsform verwendet wurde. Ein Angebot der angegriffenen Ausführungsformen sei auch der Email gemäß Anlage K 35, 35a zu entnehmen, mit welcher sich der Beklagte unstreitig an Händler- und Abnehmerkreise richtete.
Die Klägerin, zu deren Klagerücknahme vom 21.7.2011 der Beklagte seine Zustimmung verweigert hat, beantragt,
I. den Beklagten zu verurteilen,
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,
1. kollabierbare medizinische Vorrichtungen umfassend ein aus geflochtenen Metalllitzen gebildetes Metallgewebe, wobei die Vorrichtung eine kollabierte Konfiguration zur Zuführung durch einen Kanal in einem Patienten hat und eine allgemeine hantelförmige entfaltete Konfiguration mit zwei Teilen mit erweitertem Durchmesser hat, die durch einen zwischen entgegengesetzten Enden der Vorrichtung gebildeten Teil mit reduziertem Durchmesser getrennt sind,
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
bei denen Klemmen zum Festklemmen der Litzen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung ausgeführt sind;
2. ein Verfahren zum Herstellen einer medizinischen Vorrichtung nach Ziffer 1. in der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
(a) Bereitstellen eines Metallgewebes, das aus einer Mehrzahl von geflochtenen Litzen gebildet ist, wobei die Litzen aus einem Metall hergestellt werden, das wärmebehandelt werden kann, um im Wesentlichen eine gewünschte Form festzulegen;
(b) Verformen des Metallgewebes, damit es allgemein einer inneren Wandfläche eines Formelementes entspricht;
(c) Wärmebehandeln des Metallgewebes in Kontakt mit der Oberfläche des Formelementes bei einer erhöhten Temperatur, wobei die Temperatur und die Dauer der Wärmebehandlung ausreichen, um die Form des Gewebes in seinem verformten Zustand im Wesentlichen festzulegen;
(d) Entfernen des Metallgewebes aus dem Kontakt mit dem Formelement;
(e) Festklemmen der entgegengesetzten Enden der Litzen der Vorrichtung mit Klemmen;
3. der Klägerin in einer geordneten Aufstellung unter Vorlage von Belegen zumindest hinsichtlich der Angaben zu a) – c) über den Umfang der zu 1. und 2. bezeichneten, seit dem 5.11.2005 begangenen Handlungen Rechnung zu legen, und zwar unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und Herstellungszeiten, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen,
b) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
c) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
d) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebots-mengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
e) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
f) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei dem Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und An-schriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nichtgewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
4. die in seinem unmittelbaren und mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, unter I.1. genannten Vorrichtungen an einen von der Klägerin zu benennden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf seine, des Beklagten Kosten herauszugeben.
II.
festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1. und I.2. bezeichneten und seit dem 5.11.2005 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Wegen der „insbesondere“ geltend gemachten Anträge wird auf Seiten 2 – 4 der Klageschrift verwiesen.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Der Beklagte behauptet, auf dem Betriebsgelände der A GmbH in M seien die angegriffenen Ausführungsformen seit dem 16.1.2009 nicht mehr hergestellt worden; in diesem Zusammenhang verweist er auf das Kundenschreiben der A GmbH vom 19.1.2009 (Anlage B 6). Insbesondere habe er die Produktion nach Übernahme der Geschäftsführung der A GmbH nicht mehr aufleben lassen. Die von der Klägerin angeführte Zeugenaussage der Frau Dr. L in Großbritannen habe auf einem Missverständnis beruht, wie die aus Anlage B 7 ersichtliche eidessstattliche Versicherung der Frau Dr. L ergebe. Auch aus einem Vergleich des Ergebnisses der – unstreitigen – Beschlagnahme von Occludern am 23.2.2009 mit dem Inhalt der Rechnungslegung der A GmbH lasse sich nicht ableiten, dass noch nach dem 16.1.2009 oder gar nach dem 4.2.2009 in M weiterhin die angegriffene Ausführungsform produziert worden sei. Er wisse insbesondere nicht, ob und zu welchem Anteil es sich dabei um funktionsfähige Occluder gehandelt habe. Für die Website www.A.com sei er ebenso wenig verantwortlich wie für die aus Anlage K 11a ersichtliche Unternehmensbroschüre. Die Occutech Int. AB bediene bestimmungsgemäß ausschließlich den ausländischen Markt, während den deutschen Markt allein die A GmbH beliefere. Er sei nur notgedrungen Geschäftsführer der A GmbH geworden, obwohl er selbst gar nicht operativ habe tätig werden wollen.
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e:
Da die nach bereits durchgeführter mündlicher Verhandlung erfolgte Klagerücknahme mangels Zustimmung des Beklagten wirkungslos blieb (§ 269 Abs. 1 ZPO), ist durch Endurteil über die Klage zu befinden.
Die zulässige Klage ist unbegründet.
Die von der Klägerin gegen den Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung und Vernichtung stehen ihr mangels einer Verletzung des Klagepatents durch die angegriffenen Ausführungsformen nicht zu.
I.
Das Klagepatent betrifft intravaskuläre Vorrichtungen zum Behandeln bestimmter medizinischer Leiden. Als Anwendungsfälle nennt die Klagepatentschrift beispielhaft die Notwendigkeit, das Gefäß eines Patienten zu verschließen, um den Blutstrom an einen Tumor oder an eine andere Schädigung zu unterbinden. Allgemein – so heißt es – werde dies durch Einführen von vaskulären Verschlusspartikeln oder kurzen Abschnitten von Schraubenfedern vorgenommen, wobei sich die genannten Embolisationsagentia im Gefäß festsetzen sollen. Kritisch hierbei sei jedoch, dass die Verschlusspartikel häufig vom Ort ihrer Einführung mit dem Blutstrom abwärts fließen, bevor sie an der vorgesehenen Stelle das Gefäß verschließen. Mangels einer zuverlässig präzisen Positionierung seien die Embolisationsagentia daher praktisch von lediglich begrenztem Nutzen.
Als alternative Behandlungsmittel seien bereits lösbare Ballonkatheter vorgeschlagen worden, die in ihrem Inneren mit einem aushärtenden Harz versehen sind. Nach ihrer Verbringung zum Einsatzort werde der Ballon dabei vom Ende des Katheters abgelöst und an der vorgesehenen Verschlussstelle zurückgelassen. Als nachteilig beurteilt die Klagepatentschrift hieran, dass Sicherheitsprobleme auftreten können, wenn der Ballon nicht ausreichend aufgefüllt sei, weil er in diesem Fall keinen festen Sitz im Gefäß finde und infolge dessen stromabwärts an eine nicht vorgesehene Stelle des Gefäßes treiben könne. Um diese Problemlage zu vermeiden, könne es vorkommen, dass der Arzt den Ballon übermäßig fülle, was wiederum die Gefahr mit sich bringe, dass der Ballon reiße und das Harz in den Blutstrom des Patienten entlassen werde.
Schließlich befasst sich die Klagepatentschrift mit mechanischen Embolisationsvor-richtungen, Filtern und Fallen, die jedoch als vergleichsweise kostspielig kritisiert werden.
Vor dem Hintergrund des geschilderten Standes der Technik formuliert die Klagepatentschrift die Aufgabe, „eine zuverlässig wirkende Embolisationsvorrichtung zu schaffen, die sowohl ohne Schwierigkeiten entfaltet als auch präzise in einem Gefäß eingesetzt werden kann“.
Zur Lösung sehen die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 16 die Kombination folgender Merkmale vor:
S a c h a n s p r u c h 1:
(1) Kollabierbare medizinische Vorrichtung (60), die ein Metallgewebe umfasst.
(2) Das Metallgewebe ist aus geflochtenen Metalllitzen gebildet.
(3) Die Vorrichtung (60) hat
(a) eine kollabierte Konfiguration zur Zuführung durch einen Kanal in einem Patienten;
(b) eine allgemeine hantelförmige entfaltete Konfiguration.
(4) Die allgemeine hantelförmige (entfaltete) Konfiguration hat
(a) zwei Teile mit erweitertem Durchmesser (64),
(b) die durch einen Teil mit reduziertem Durchmesser (62) getrennt sind, der zwischen entgegengesetzten Enden der Vorrichtung gebildet ist.
(5) Es sind Klemmen (15) zum Festklemmen der Litzen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung (60) ausgeführt.
V e r f a h r e n s a n s p r u c h 1 6:
(1) Verfahren zum Herstellen einer medizinischen Vorrichtung mit den Merkmalen (1) bis (5) von Patentanspruch 1.
(2) Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:
(a) Bereitstellen eines Metallgewebes, das aus einer Mehrzahl von geflochtenen Litzen gebildet ist, wobei die Litzen aus einem Metall hergestellt werden, das wärmebehandelt werden kann, um im Wesentlichen eine gewünschte Form festzulegen;
(b) Verformen des Metallgewebes, damit es allgemein einer inneren Wandfläche eines Formelementes (20) entspricht;
(c) Wärmebehandeln des Metallgewebes in Kontakt mit der Oberfläche des Formelements (20) bei einer erhöhten Temperatur, wobei die Temperatur und die Dauer der Wärmebehandlung ausreichen, um die Form des Gewebes in seinem verformten Zustand im Wesentlichen festzulegen;
(d) Entfernen des Metallgewebes aus dem Kontakt mit dem Formelement (20);
(e) Festklemmen der entgegengesetzten Enden der Litzen der Vorrichtung (60) mit Klemmen (15).
II.
Die angegriffenen Ausführungsformen stellen unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt eine Verwirklichung der technischen Lehre der Ansprüche 1 und 16 des Klagepatents dar. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweist die Kammer auf die Ausführungen des Bundesgerichtshofs in dem den Parteien hinlänglich bekannten Urteil „Okklusionsvorrichtug“ (BGH, GRUR 2011, 701), welches die Klägerin auch veranlasste, die hiesige Klage zurücknehmen zu wollen.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.