2 U 62/04 – Schwangerschaftstestgerät XIV

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1657

Oberlandesgericht Düsseldorf

Urteil vom 24. Juni 2011, Az. 2 U 62/04

A.
Auf die Berufung der Beklagten wird – unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels – das am 13. Mai 2004 verkündete Urteil der 4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:

I.
Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie

1.
in der Zeit vom 16. März 1994 bis zum 26. April 2008

analytische Testgeräte, umfassend einen trockenen porösen Träger, ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, in trockenem Zustand in einer Zone stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die Flüssigkeitsprobe, die dem Gerät zugeführt ist, das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann,

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen haben,

bei denen der poröse Träger und das markierte spezifische Markierungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehäuses enthalten sind, das Gehäuse aus flüssigkeitsundurchlässigem festen Material aufgebaut ist, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses derart in Verbindung steht, dass flüssige Testprobe auf dem porösen Träger aufgebracht werden kann, das Gehäuse Mittel zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist, das markierte Reagenz in einer ersten Zone des trockenen porösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, die beiden Zonen derart angeordnet sind, dass eine auf dem porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone dringen kann, und der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst;

2.
in der Zeit vom 26. August 2000 bis zum 26. April 2008

analytische Testgeräte, welche zur Durchführung eines spezifischen Bindungsassays geeignet sind, umfassend die Verwendung eines für einen Analyten spezifischen markierten Reagenz, das durch einen porösen Träger frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyten enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone gibt, in der ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyten permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyten und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, bei denen die Markierung eine Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist und bei denen auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone vorhanden ist, wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, oder wobei die Kontrollzone immobilisierten Analyten enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, und bei denen das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und die Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assay-Ergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch in der Kontrollzone zeigt, und sich ein negatives Assay-Ergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenzes nur in der Kontrollzone zeigt, wobei der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst,

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angeboten und/oder an solche geliefert haben,

und zwar jeweils unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer sowie der Vorbesitzer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen,
-zeiten und –preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist;

II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen,

1.
der der A N.V. durch die zu I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom
16. März 1994 bis zum 20. Juni 2002 begangenen Handlungen und der der Klägerin durch die zu I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 21. Juni 2002 bis zum 26. April 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch künftig entstehen wird,

2.
der der A N.V. durch die zu I. 2. bezeichneten, in der Zeit vom
26. August 2000 bis zum 20. Juni 2002 begangenen Handlungen und der der Klägerin die zu I. 2. bezeichneten, in der Zeit vom 21. Juni 2002 bis zum 26. April 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch künftig entstehen wird.

III.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

B.
Von den Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz haben die Klägerin 15 % und die Beklagten 85 % zu tragen.
C.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Den Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 400.000,00 Euro abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils beizutreibenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagten zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

E.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt 2.500.000,00 Euro.

G r ü n d e :

I.
Die vormals als B GmbH firmierende Klägerin ist seit dem 21. Juni 2002 als Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 291 XXX(Klagepatent I; B1-Schrift Anlage MBP 1, deutsche Übersetzung, DE 38 87 YYY T2, Anlage MBP 3; B2-Schrift Anlage MBP 17) eingetragen, das auf einer am 26. April 1988 unter Inanspruchnahme zweier britischer Prioritäten vom 27. April 1987 und 30. Oktober 1987 eingereichten Anmeldung beruht. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 16. Februar 1994. Die Patentansprüche wurden am 20. Dezember 2001 in deutscher Übersetzung veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents I wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 38 87 YYY geführt. Vormalige Inhaberin des Klagepatents I war die A N.V. Das Klagepatent I ist
– während des Berufungsverfahrens – am 26. April 2008 durch Zeitablauf erloschen.

Das Klagepatent I betrifft ein analaytisches Testgerät. Es war Gegenstand eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens, in dem es vom Europäischen Patentamt in beschränkter Fassung aufrechterhalten wurde. In der deutschen Übersetzung lautet Patentanspruch 1 in der Fassung der Einspruchsbeschwerdeentscheidung wie folgt (vgl. deutsche Übersetzung der EP 0 291 XXXB2, Anlage MBP 24a, sowie DE 38 87 YYY T3):

„Analytisches Testgerät, umfassend einen trockenen porösen Träger (10), unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone (14) permanent immobi-lisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die Flüssigkeitsprobe, die dem Gerät zugeführt ist, das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann, dadurch gekennzeichnet, dass der poröse Träger und das markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehäuses (30) enthalten sind, das aus feuchtigkeitsundurchlässigem, festem Material aufgebaut ist, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses derart in Verbindung steht, dass flüssige Testprobe auf den porösen Träger aufgebracht werden kann, das Gehäuse Mittel (32) zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist, das markierte Reagenz in einer ersten Zone (12) des trockenen porösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, wobei die beiden Zonen derartig angeordnet sind, dass eine auf den porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone dringen kann, und der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst.“

Auf eine von dritter Seite erhobene Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht das Klagepatent I durch Urteil vom 7. Juni 2005 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Auf die Berufung hat der Bundesgerichtshof diese Entscheidung durch Urteil vom 4. November 2008 (X ZR 154/05; Anlage MBP-A 28) abgeändert und das Klagepatent I mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende – einer Selbstbeschränkung entsprechende – Fassung erhalten hat (im Nichtigkeitsverfahren erfolgte Änderungen
durch Unterstreichung hervorgehoben) :

„Analytisches Testgerät, umfassend einen trockenen porösen Träger (10), unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone (14) permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die Flüssigkeitsprobe, die dem Gerät zugeführt ist, das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann, dadurch gekennzeichnet, dass der poröse Träger und das markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehäuses (30) enthalten sind, das aus feuchtigkeitsundurchlässigem, festem Material aufgebaut ist, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses derart in Verbindung steht, dass flüssige Testprobe auf den porösen Träger aufgebracht werden kann, das Gehäuse Mittel (32) zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist, das markierte Reagenz in einer ersten Zone (12) des trockenen porösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, wobei die beiden Zonen derartig angeordnet sind, dass eine auf den porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone dringen kann, und der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst.“

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 bis 3 stammen aus der Klagepatentschrift I und zeigen ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung nach dem Klagepatent I.

Die Klägerin ist ferner seit dem 21. Juni 2002 als Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 560 ZZZ (Klagepatent II; Anlage MBP 13, deutsche Übersetzung Anlage MBP 14) eingetragen. Ursprüngliche Inhaberin des Klagepatents II war ebenfalls die A N.V. Das Klagepatent II beruht auf einer am 26. April 1988 unter Inanspruchnahme zweier britischer Prioritäten vom 27. April 1987 und 30. Oktober 1987 eingereichten Anmeldung. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 26. Juli 2000. Der deutsche Teil des Klagepatents II wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 38 56 YXY geführt. Auch das Klagepatent II ist am 26. April 2008 durch Zeitablauf erloschen.

Das Klagepatent II betrifft spezifische Bindungsassay. Der im vorliegenden Rechtsstreit geltend gemachte Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

“A specific binding assay involving the use of a labelled reagent specific for an analyte which labelled reagent is free to migrate through a porous carrier (206) moistened by the application thereto of an aqueous sample suspected of containing the analyte, there being a detection zone (209) an the porous carrier, in which detection zone an unlabelled specific binding agent for the analyte is permanently immobilised and is therefore not mobile in the moist state, which unlabelled specific binding agent can participate in a sandwich-format reaction with the analyte and the labelled reagent, the porous carrier comprising part of an analytical test device, characterised in that

a) the label is a particulate direct label;

b) there is a control zone (210) on the porous carrier downstream from the detection zone, which control zone contains immobilised antibody that Gen bind to the labelled reagent or immobilised analyte that can bind to the labelled reagent; and

c) the labelled reagent is picked up from the dry state within the analytical test device by the aqueous sample and migrates therewith through the detection zone and the control zone, whereby a positive assay result is revealed by visible binding of the same labelled reagent in both the detection zone and the control zone, and a negative assay result is revealed by visible binding of the labelled reagent in the control Zone only.”

In der vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlichten deutschen Übersetzung (Anlage MBP 14) lautet Anspruch 1 des Klagepatents II wie folgt:

„Spezifisches Bindungsassay, umfassend die Verwendung eines für einen Analyt spezifischen markierten Reagenz, wobei das markierte Reagenz durch einen porösen Träger (206) frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyten enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone (209) gibt, in der Detektionszone ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyt permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyt und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann, und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass

a) die Markierung eine partikelförmige Direktmarkierung ist,

b) es auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone (210) gibt, wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz oder den immobilisierten Analyt, der an das markierte Reagenz binden kann, binden kann, und

c) das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assayergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch der Kontrollzone zeigt, und sich ein negatives Assayergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenzes nur in der Kontrollzone zeigt.“

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 6 und 7 stammen aus der Klagepatentschrift II. Sie verdeutlichen den Gegenstand der Erfindung nach dem Klagepatent II anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels.

Gegen die Erteilung des Klagepatents II sind mehrere Einsprüche eingelegt worden, denen die Beklagte zu 1. beigetreten ist. Durch Entscheidung vom 11. Dezember 2007 (Anlage MBP-A 30; deutsche Übersetzung Anlage MBP-B 30a) hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes diese Einsprüche zurückgewiesen.

Die Beklagte zu 1., deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2. ist, bietet an und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland unter der Bezeichnung „C“ Schwangerschaftstestgeräte, wie sie aus den von der Klägerin überreichten Anlagen MBP 16 bis MBP 16b und MBP 32 ersichtlich sind (angegriffene Ausführungsform). Im Verhandlungstermin vor dem Senat hat die Klägerin ferner ein Muster eines solchen Schwangerschaftstestgeräts vorgelegt.

Im Inneren des Testgerätes der Beklagten befindet sich ein poröser Träger mit einer Nachweiszone, in der Kaninchen-Anti-t-hCG-Antikörper immobilisiert sind. Stromaufwärts der Nachweiszone ist auf einem Glasfaserkissen, welches auf dem porösen Träger aufliegt, eine Reaktionszone vorgesehen, die als Bindungsreagenz markierte Kaninchen-Anti-Maus-Antikörper aufweist. Die Reaktionszone trägt außerdem unmarkierte Maus-Anti-ß-hCG-Antikörper. Beide Antikörper bilden
– spätestens mit dem Aufbringen einer flüssigen Probe – einen Komplex. Wird das Testgerät in Gebrauch genommen, bindet in der Testprobe vorhandenes hCG zunächst im Bereich der Reaktionszone an die unmarkierten Maus-Anti-ß-hCG-Antikörper. In der stromabwärts folgenden Nachweiszone bindet sodann der Kaninchen-Anti-t-hCG-Antikörper (als Anti-α-Antikörper) an ein Epitop auf der α-Kette des
hCG-Hormons. Stromabwärts der Nachweiszone verfügt der poröse Träger über eine Kontrollzone mit Ziege-Anti-Kaninchen-Antikörpern, welche an die markierten Kaninchen-Anti-Maus-Antikörper der Reaktionszone binden.

Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung der Klagepatente. Mit ihrer Klage hat sie die Beklagten deshalb aus beiden Klagepatenten auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung der als patentverletzend angegriffenen Gegenstände sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch genommen. Die Klägerin hat vor dem Landgericht geltend gemacht, dass das Schwangerschaftstestgerät der Beklagten wortsinngemäß, jedenfalls aber mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln von der technischen Lehre beider Klagepatente Gebrauch mache. Die angegriffene Ausführungsform verwirkliche sämtliche Merkmale des jeweiligen Anspruchs 1 der Klagepatente. Sie – die Klägerin – sei insgesamt aktivlegitimiert. Die Firma A habe ihr neben den Klagepatenten und dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb auch die ihr zustehenden Schadensersatzansprüche abgetreten.

Die Beklagten, die um Klageabweisung und hilfsweise um Aussetzung des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Erledigung des gegen das Klagepatent II anhängigen Einspruchsverfahrens gebeten haben, haben eine Verletzung der Klagepatente in Abrede gestellt. Sie haben geltend gemacht:

Wenn in den Klagepatenten davon die Rede sei, dass das markierte Reagenz und das unmarkierte Bindungsagens „spezifisch“ für die Nachweissubstanz zu sein hätten, so besage dies für den Durchschnittsfachmann, dass das Reagenz und das Bindungsagens nur mit der Nachweissubstanz (und mit keinem anderen Stoff) eine Bindung eingehen könne. Bei der angegriffenen Ausführungsform liege eine derartige Spezifität nicht vor, weil der in der Nachweiszone immobilisierte Antikörper nicht nur mit dem hCG-Hormon, sondern gleichermaßen mit anderen im Urin unabhängig von einer Schwangerschaft vorkommenden Hormonen, nämlich Lutropin (LH), Follitropin (FSH) und Thyrotropin (TSH), reagieren könne. Das markierte Bindungsagens der Reaktionszone sei in dem gleichen Sinne ebenso wenig spezifisch für das hCG-Hormon. Das Agens befinde sich überdies nicht auf dem porösen Träger (in einer ersten Zone), sondern in einem davon gesonderten Glasfaserkissen.

Soweit es um das Klagepatent II und dort um die Bestückung der Kontrollzone gehe, sei die veröffentlichte deutsche Übersetzung des Patentanspruchs 1 zudem fehlerhaft. Die fehlerhafte deutsche Übersetzung besage, dass in der Kontrollzone ein immobilisierter Antikörper enthalten sei, der Bindungseigenschaften für das markierte Reagenz und den immobilisierten Analyten besitze. Dies sei bei der angegriffenen Ausführungsform nicht der Fall. Vor diesem Hintergrund könnten sie – die Beklagten – sich auf ein Weiterbenutzungsrecht gemäß Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG berufen.

Darüber hinaus sei das Klagepatent II nicht rechtsbeständig, weshalb das Verfahren jedenfalls bis zur Entscheidung des Einspruchsverfahrens auszusetzen sei.

Außerdem haben die Beklagten die rückwirkende Abtretung von Schadensersatzansprüchen auf die Klägerin bestritten.

Durch Urteil vom 13. Mai 2004 hat das Landgericht dem Klagebegehren im Wesentlichen entsprochen, wobei es in der Sache wie folgt erkannt hat:

„I.
Die Beklagten werden verurteilt,

1.
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten zu 1) an ihrem Geschäftsführer zu vollziehen ist, zu unterlassen,

a)
analytische Testgeräte, umfassend einen trockenen porösen Träger, ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, in trockenem Zustand in einer Zone stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die Flüssigkeitsprobe, die dem Gerät zugeführt ist, das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

bei denen der poröse Träger und das markierte spezifische Markierungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehäuses enthalten sind, das Gehäuse aus flüssigkeitsundurchlässigem festen Material aufgebaut ist, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses derart in Verbindung steht, dass flüssige Testprobe auf dem porösen Träger aufgebracht werden kann, das Gehäuse Mittel zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, der Markierungsstoff ein teilchenförmiger Direktmarkierungsstoff ist, das markierte Reagenz in einer ersten Zone des trockenen porösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, die beiden Zonen derart angeordnet sind, dass eine auf dem porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone dringen kann;

b)
spezifische Bindungsassays mit einem für einen Analyten spezifischen markierten Reagenz, das durch einen porösen Träger frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyten enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Nachweiszone gibt, in der ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyten permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei ferner das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyten und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Test-vorrichtung umfasst,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

bei denen die Markierung eine partikelförmige Direktmarkierung ist und bei denen auf dem porösen Träger stromabwärts von der Nachweiszone eine Kontrollzone vorhanden ist, wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, oder wobei die Kontrollzone immobilisierten Analyten enthält, der an das Reagenz binden kann, und bei denen das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Nachweiszone und die Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assay-Ergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Nachweiszone als auch in der Kontrollzone zeigt, und sich ein negatives Assay-Ergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenzes nur in der Kontrollzone zeigt;

2.
der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die zu 1.a) bezeichneten Handlungen seit dem 16.03.1994 und die zu 1.b) bezeichneten Handlungen seit dem 26.08.2000 begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und
–preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer sowie der Vorbesitzer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und
–preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten, des Umsatzes und des erzielten Gewinns,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist;

3.
die in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Bindungsassays, wie vorstehend unter 1. beschrieben, zu vernichten.

II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1.a) bezeichneten, seit dem 16.03.1994 begangenen sowie durch die zu I.1.b) bezeichneten, seit dem 26.08.2000 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.“

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlich ausgeführt, dass die angegriffene Ausführungsform sowohl von der technischen Lehre des Klagepatents I als auch von der technischen Lehre des Klagepatents II wortsinngemäß Gebrauch mache. Das Schwangerschaftstestgerät der Beklagten verwirkliche sämtliche Merkmale des jeweiligen Anspruchs 1 der Klagepatente. Insbesondere weise es ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für hcG in einer ersten Zone und ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für hCG in einer Nachweiszone auf. Die angegriffene Ausführungsform besitze auch einen porösen Träger im Sinne der Klagepatente. Hinsichtlich des Klagepatents II könnten sich die Beklagten nicht auf ein Weiterbenutzungsrecht nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG berufen. Zwar enthalte die veröffentlichte deutsche Übersetzung des Patentanspruchs 1 einen Übersetzungsfehler. Für die Beklagten habe jedoch im Hinblick auf die Funktion der Kontrollzone und die Beschreibung kein vernünftiger Zweifel daran bestehen können, dass die deutsche Übersetzung von Patentanspruch 1 hinsichtlich der Beschaffenheit der Kontrollzone fehlerhaft übersetzt sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten der Begründung wird auf das landgerichtliche Urteil Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Klageabweisungsbegehren weiter verfolgen.

Mit Rücksicht auf den zwischenzeitlichen Ablauf der gesetzlichen Schutzdauer der Klagepatente haben die Parteien die auf diese gestützten Unterlassungs- und Vernichtungsansprüche in der Berufungsinstanz übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt.

Die Beklagten machen unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens geltend:

Das Landgericht habe den Begriff „spezifisch“ unzutreffend ausgelegt. Nach allgemeinem Fachsprachgebrauch bedeute „Spezifität“, dass der entsprechende spezifische Antikörper nur mit dem Analyten reagiere und dass die Differenzierung zwischen „hochspezifisch“ und „spezifisch” allein den Grad der nicht vermeidbaren Kreuzreaktivität umschreibe, der bei „spezifischen“ Antikörpern bei weniger als etwa 5% liege, während er bei einem „hochspezifischen“ Antikörper bei weniger als etwa 0,1% liege. „Spezifität“ sei aus fachmännischer Sicht eine Frage des Nachweisziels. Ein anti-α-Antikörper könne im vorliegenden Zusammenhang nicht spezifisch sein, weil in der zu untersuchenden Probe zu keinem Zeitpunkt nur hCG oder LH oder FSH vorhanden sei. Aufgrund der Funktionalität des Tests erkenne der Fachmann, dass die von den Klagepatenten vorgesehene doppelte spezifische Reaktion den Sinn habe, Fehler zu vermeiden. Es gehe darum, zum einen ein falsch positives Ergebnis und zum anderen ein falsch negatives Ergebnis zu vermeiden.

Soweit das Landgericht angenommen habe, die vorstehend skizierte Auslegung sei nicht zutreffend, weil der Test andernfalls nicht ausführbar sei, überzeuge dies schon deshalb nicht, weil die mangelnde Ausführbarkeit ein Argument für das Nichtigkeitsverfahrens sei. Unabhängig davon sei ihr (der Beklagten) erstinstanzliches Vorbringen zu korrigieren. Wie sich aus einer zwischenzeitlich aufgefundenen Veröffentlichung ergebe, sei es nicht so, dass zwei spezifische Antikörper generell nicht gleichzeitig mit der ß-Kette von hCG reagieren könnten. Tatsächlich gebe es Anti-ß-hCG-Antikörper, die sich gegenseitig blockierten, wohingegen dies bei anderen Anti-ß-hCG-Antikörpern nicht der Fall sei.

Bei der angegriffenen Ausführungsform sei das Bindungsreagenz auch nicht in dem trockenen porösen Träger enthalten. Stattdessen sei es in einem separaten Kissen aus Glasfaser enthalten, welches auf dem porösen Träger angeordnet sei. Dieses Kissen sei keine Zone des Trägers. Nach der Formulierung des Patentanspruchs sei das markierte Reagenz aber „in“ einer ersten Zone des trockenen porösen Trägers enthalten, wohingegen das unmarkierte Reagenz „auf“ dem porösen Träger permanent immobilisiert sei. Hinsichtlich des Klagepatents I habe das Merkmal „poröser Träger“ im Nichtigkeitsverfahren zudem die Einschränkung erfahren, dass der Träger einen Streifen oder eine Folie umfasse, wobei die Klägerin nunmehr auch das Klagepatent II nur noch mit dieser Einschränkung geltend mache. Das Trägermaterial könne danach nicht mehr aus zwei oder mehr diskreten Körpern von porösem Festphasenmaterial bestehen, sondern nur noch aus einem.

Zu Unrecht habe das Landgericht schließlich hinsichtlich des Klagepatents II ein Weiterbenutzungsrecht verneint. Sie – die Beklagten – hätten den Übersetzungsfehler nur bei intensivem Studium der Patentschrift im Original und der deutschen Übersetzung und bei einem Vergleich beider Versionen feststellen und sich erarbeiten können. Für die Beurteilung des Schutzumfangs eines Patents seien aber die Patentansprüche maßgebliche Grundlage.

Außerdem haben die Beklagten die Aktivlegitimation der Beklagten in Abrede gestellt.

Die Beklagten beantragen,

das landgerichtliche Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt sinngemäß (vgl. Bl. 419 – 423, 440 – 443, 492 – 494 und 541 – 542 GA),

die Berufung zurückzuweisen mit der Maßgabe, dass das Urteil des Landgerichts mit der aus dem Tenor des Senatsurteils folgenden Fassung aufrechterhalten werden soll,

wobei der Rechnungslegungstenor zu I. 1. jedoch vorrangig dahin gefasst werden soll, dass die Beklagten zu 1. und 2. verurteilt werden, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 26.08.2000 bis zum 26.04.2008 in der Bundesrepublik Deutschland

spezifisches Bindungsassay mit einem für einen Analyten spezifischen markierten Reagenz, das durch einen porösen Träger frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyten enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone gibt, in der ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyt permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyten und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, bei denen die Markierung eine Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist und bei denen auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone vorhanden ist, wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz oder den immobilisierten Analyt, der an das markierte Reagenz binden kann, oder wobei die Kontrollzone immobilisierten Analyten enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, und bei denen das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assayergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch der Kontrollzone zeigt, und sich ein negatives Assayergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenzes nur in der Kontrollzone zeigt, wobei der poröse Träger ein Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst,

angeboten haben, in den Verkehr gebracht haben oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen haben, und zwar unter Angabe der im landgerichtlichen Urteil aufgeführten Einzeldaten,

und Rechnungslegung im nunmehr gemäß dem Tenor zu A. I. 1. zuerkannten Umfang nur hilfsweise begehrt wird,

und wobei es im Feststellungsausspruch zur Schadensersatzverpflichtung der Beklagten heißen soll, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen,

1. der durch die zu I. 1. bezeichneten Handlungen der A NV in der Zeit vom 16. März 1994 bis zum 20. Mai 2002 und der der Klägerin in der Zeit vom
21. Mai 2002 bis zum 26. April 2008 entstanden ist und noch künftig entstehen wird,

2. der durch die zu I. 2. bezeichneten Handlungen der A NV in der Zeit vom 26. August 2000 bis zum 20. Mai 2002 und der der Klägerin in der Zeit vom
21. Mai 2002 bis 26. April 2008 entstanden ist und noch künftig entstehen wird,

hilfsweise, die Verpflichtung zum Schadensersatz zu Gunsten der A NV festzustellen.

Die Klägerin verteidigt das landgerichtliche Urteil, wobei sie den Anspruch 1 des Klagepatents I nunmehr in der Fassung geltend macht, die dieser im Nichtigkeitsverfahren erlangt hat, und wobei sie die zum Klagepatent I neu hinzugekommenen Merkmale auch in ihren auf das Klagepatent II gestützten Antrag aufnimmt. Die Klägerin macht geltend, dass die angegriffene Ausführungsform auch die in dem das Klagepatent I betreffenden Nichtigkeitsverfahren neu hinzugekommenen Merkmale verwirkliche und tritt dem Vorbringen der Beklagten unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags im Einzelnen entgegen. Hilfsweise beruft sie sich auf eine mittelbare Verletzung des Klagepatents II. Außerdem trägt die Klägerin ergänzend zur Übertragung der Klagepatente und Abtretung der Schadensersatzansprüche von der A NV auf sie vor.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.
Die zulässige Berufung der Beklagten hat überwiegend keinen Erfolg. Nachdem die Parteien den Rechtsstreit betreffend die auf das Klagepatent I und das Klagepatent II gestützten Unterlassungs- sowie Vernichtungsansprüche übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt haben, ist in der Sache nur noch über die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Schadensersatz zu entscheiden. Diese Ansprüche stehen der Klägerin, die aktivlegitimiert ist, im tenorierten Umfang zu (Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1, 139 Abs. 2, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB). Die Beklagten haben mit ihrem unter der Bezeichnung „C“ vertriebenen Schwangerschaftstestgerät von der technischen Lehre des Klagepatents I, auch in dem mit Urteil des Bundesgerichtshofs vom 4. November 2008 aufrechterhaltenen Umfang, Gebrauch gemacht. Die vorgenommene Ergänzung des landgerichtlichen Urteils trägt der zwischenzeitlichen Änderung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents I im Nichtigkeitsverfahren sowie dem Umstand, dass die Klägerin nunmehr auch den Anspruch 1 des Klagepatents II mit entsprechenden Einschränkungen geltend macht, Rechnung. Zur besseren Übersichtlichkeit und im Hinblick auf die
Teil-Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache hat der Senat das angefochtene Urteil insgesamt neu gefasst. Durch das Anbieten und den Vertrieb ihres Schwangerschaftstestgerätes haben die Beklagten – wie von der Klägerin hilfsweise geltend gemacht – außerdem das Klagepatent II mittelbar verletzt. Eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents II liegt hingegen nicht vor, weil es sich bei diesem um ein Verfahrenspatent handelt. Auf ein Weiterbenutzungsrecht gemäß Art. II § 3 Abs. 5 IntPatG können sich die Beklagten in Bezug auf das Klagepatent II nicht mit Erfolg berufen. Im Einzelnen gilt Folgendes:

A.
1.
Das Klagepatent I betrifft Assays, insbesondere Immunoassays und analytische Testgeräte dafür. Es umfasst analytische Schwangerschaftstestgeräte, die zur Verwendung zuhause, in der Klinik oder in der Arztpraxis geeignet sind und in kurzer Zeit ein Analyseergebnis liefern sollen, wobei nur ein Minimum an Geschicklichkeit und Aufwand seitens der Benutzerinnen gefordert wird (vgl. BGH, Urt. v. 13.01.2004 – XR 154/05, Anlage B 13, Seite 7 zweiter Abs.; DE 38 87 YYY T3, Abs. [0002]; die nachfolgenden Bezugnahmen beziehen sich auf die T3-Schrift, welche auch den Erörterungen im ersten Verhandlungstermin zugrunde gelegen hat).

Bei Immunoassays handelt es sich um bioanalytische Verfahren, welche sich die spezifische Bindungsfähigkeit von Liganden und Liganden-Bindungspartnern (auch: spezifische Bindungspaare), insbesondere die von Antikörpern und Antigenen, zunutze machen, um das Vorhandensein von Analyten in flüssigen Proben feststellen zu können. Zum Nachweis der oft nicht direkt sichtbaren Bindungsreaktionen wurden im Stand der Technik Verfahren zur indirekten Beobachtung eingesetzt, die die Markierung eines der Glieder des spezifischen Bindungspaares mit einem Radioisotop, einem Chromophor, einem Fluorophor oder die eine enzymatische Markierung vorsahen. Radiomarkierungen, Chromophore bzw. Fluorophore können mittels Strahlungsdetektoren, Spektrophotometern oder mit dem bloßen Auge nachgewiesen werden; bei Enzymmarkierungen wird ein nachweisbares Signal durch die Aktivierung einer Verbindung wie etwa eines Farbstoffs im Rahmen eines Reaktionssystems erzeugt (vgl. BGH, Urt. v. 04.11.2008 – X ZR 154/05 [nachfolgend: NU], Anlage MBP-A 28, Seite 11, Tz. 9).

Ursprünglich in Vorrichtungen wie Reagenzgläsern mittels Zentrifugierung und Ausfällung durchgeführt (so genannte Flüssigphasenassays), ist der Beschreibung des Klagepatents I zufolge bei spezifischen Bindungsassays wie Immunoassays auch die Verwendung von mit Reagenzien imprägnierten Teststreifen vorgeschlagen worden (so genannte Festphasenassays). Dabei bewegt sich die auf einen Teil des Teststreifens aufgetragene Probe mit Hilfe eines eluierenden Lösungsmittels, wie Wasser, durch das Material des Teststreifens in oder durch eine dort vorgesehene Nachweiszone, in der ein für die in der Probe vermutete Nachweissubstanz spezifisches Bindungsreagenz immobilisiert ist, um die Nachweissubstanz gegebenenfalls zu binden. Das Maß dieser Bindung kann mit markierten Reagenzien bestimmt werden, die ebenfalls im Teststreifen enthalten sind oder anschließend darauf aufgebracht werden (vgl. DE 38 87 YYY T3, Abs. [0004]; BGH, NU, Seite 12 erster Abs., Tz. 10). Der Klagepatentschrift zufolge erfordern alle kommerziell erhältlichen Geräte die Durchführung einer Reihe von aufeinander folgenden Arbeitsschritten, bevor das Testergebnis ablesbar ist, was notwendigerweise Zeit erfordere und Fehlerquellen einführe (vgl. DE 38 87 YYY T3, Abs. [0002]; BGH, NU, Seite 12 erster Abs., Tz. 10).

Als Aufgabe der Erfindung bezeichnet die Klagepatentschrift I die Anpassung und Verbesserung der bekannten Techniken zur Bereitstellung diagnostischer Testgeräte insbesondere für den privaten Gebrauch, die auch von einer ungeübten Person schnell und bequem zu handhaben sind, vom Benutzer möglichst wenige Arbeitsschritte erfordern und bei denen das Analyseergebnis innerhalb von Minuten nach dem Probenauftrag – beispielsweise Urin im Fall eines Schwangerschafts- oder
Ovulationstests – vorliegt (vgl. DE 38 87 YYY T3, Abs. [0003] und [0005]; vgl. a. BGH, NU, Seite 12 zweiter Abs., Tz. 11).

Dazu schlägt Anspruchs 1 des Klagepatents I in der Fassung des Nichtigkeitsurteils des Bundesgerichtshofs vom 4. November 2008 (Anlage MBP-A 28) ein analytisches Testgerät mit folgenden Merkmalen vor:

(1) Analytisches Testgerät, welches umfasst:

(a) einen trockenen porösen Träger (10),
(b) ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten (Nachweissubstanz),
(c) ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz und
(d) ein hohles Gehäuse (30).

(2) Der Markierungsstoff ist ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen.

(3) Das unmarkierte Reagenz ist auf dem porösen Träger (10) in einer Nachweiszone (14) permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich.

(4) Das markierte Bindungsreagenz

(a) ist in einer ersten Zone (12) des trockenen porösen Trägers (10) enthalten und
(b) befindet sich in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts von der Nachweiszone (14).

(5) Die Nachweiszone (14) ist von der ersten Zone (12) räumlich getrennt.

(6) Die beiden Zonen (12, 14) sind derart angeordnet, dass eine auf den porösen Träger (10) aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone (12) in die Nachweiszone (14) dringen kann.

(7) Das markierte spezifische Bindungsreagenz ist innerhalb des porösen Trägers (10) in feuchtem Zustand frei beweglich, so dass die Flüssigkeitsprobe, die dem Testgerät zugeführt wird, das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone (14) eindringen kann.

(8) Der poröse Träger (10) und das markierte spezifische Bindungsreagenz sind innerhalb des hohlen Gehäuses (30) enthalten.

(9) Das Gehäuse (30)

(a) ist aus feuchtigkeitsundurchlässigem festen Material aufgebaut und
(b) beinhaltet Mittel (32) zum Festhalten des Ausmaßes (sofern gegeben), bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone (14) gebunden ist.

(11) Der poröse Träger (10)

(a) steht direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses (30) derart in Verbindung, dass eine flüssige Testprobe auf den porösen Träger (10) aufgebracht werden kann,
(b) umfasst einen Streifen oder eine Folie von porösem Material.

Angesichts des Streits der Parteien bedürfen der Begriff „spezifisches Bindungsreagens“ sowie die den „porösen Träger“ betreffenden Merkmale näherer Erläuterung.

a)
Was die Forderung nach einem für den Analyten „spezifischen Bindungsreagenz“ (Merkmale (1) (b), (1) (c), (7) und (8)) anbelangt, kommt es – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – nicht entscheidend darauf an, was der Fachmann allgemein unter einem „spezifischen“ Bindungsreagenz versteht. Selbst wenn insoweit ein bestimmter Begriffsinhalt feststellbar sein sollte, was dahinstehen kann, ist dieser hier nicht ausschlaggebend. Handelt es sich nämlich bei dem auslegungsbedürftigen Begriff (hier: spezifisch) um einen Ausdruck, der in dem betreffenden Fachgebiet gebräuchlich und mit einem bestimmten Inhalt versehen ist, so darf nicht unbesehen dieser nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gegebene Inhalt zugrunde gelegt werden. Denn es ist stets die Möglichkeit in Rechnung zu stellen, dass das Patent den Ausdruck gerade nicht in diesem geläufigen, sondern in einem davon abweichenden (z. B. weitergehenden oder engeren) Sinne verwendet. Die Merkmale eines Patentanspruchs dürfen deswegen nicht anhand der Definition in Fachbüchern, sondern sie müssen aus der Patentschrift selbst ausgelegt werden. Die Patentschrift bildet gewissermaßen ihr eigenes Lexikon; maßgeblich ist nur der sich aus der Patentschrift ersichtliche Begriffsinhalt. Dieser methodische Ansatz kann sowohl zu einem weiteren Begriffsinhalt führen, als ihn eine dem allgemeinen Sprachgebrauch folgende Betrachtung ergeben würde. Er kann, weil der übliche Wortsinn nicht den Mindestinhalt eines Merkmals vorgibt, aber ebenso zu einem engeren Verständnis führen. Unter Heranziehung des Beschreibungstextes ist deshalb in jedem Fall eine Auslegung vorzunehmen. Sie hat nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ vom Inhalt der Patentansprüche auszugehen, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Die Auslegung der Patentansprüche dient dabei nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Erläuterung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung (vgl. BGHZ 98, 12, 18 f. = GRUR 1986, 803 – Formstein; BGHZ 105, 1, 10 = GRUR 1988, 896 – Ionenanalyse; BGHZ 125, 303, 309 = GRUR 1994, 597 – Zerlegvorrichtung für Baumstämme; BGH, GRUR 1992, 594, 596 – mechanische Betätigungsvorrichtung; GRUR 2002, 515, 516 f. – Schneidmesser I; GRUR 2002, 519, 521 – Schneidmesser II; GRUR 2002, 527, 528 f. – Custodiol II).

Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, entnimmt der Durchschnittsfachmann vorliegend der Klagepatentbeschreibung, dass es eine bevorzugte Ausführungsvariante der Erfindung darstellt, als markiertes Reagenz einen „hochspezifischen Anti-(hCG, TSH, LH)-Antikörper“ und als immobilisiertes Bindungsreagenz einen „hochspezifischen unmarkierten Anti-(hCG, TSH, LH)-Antikörper“ zu verwenden. In Absatz [0027] der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift (DE 38 87 YYY T3) heißt es nämlich (Hervorhebungen hinzugefügt):

„Das immobilisierte spezifische Bindungsreagenz in der zweiten Zone ist bevorzugt ein hochspezifischer Antikörper, insbesondere ein monoklonaler Antikörper. In der die Sandwich-Reaktion beinhaltenden Ausführungsform der Erfindung ist das markierte Reagenz auch vorzugsweise ein hochspezifischer Antikörper, und insbesondere ein monoklonaler Antikörper.“

Dass diese Begriffsbildung für Schwangerschaftstests nicht gelten soll, vermag auch der Senat der Klagepatentschrift nicht zu entnehmen. Insbesondere gibt die Beschreibungsstelle in Absatz [0019] der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift hierfür nichts her. Zwar enthält der poröse Träger des dort beschriebenen Schwangerschaftstestgerätes sowohl in der ersten Zone als auch in der Nachweiszone einen „hochspezifischen Anti-hCG-Antikörper“. Besagter Beschreibungsstelle lässt sich aber nicht entnehmen, dass bei der Umsetzung der patentierten Lehre in Form eines Schwangerschaftstestgerätes zwingend sowohl in der ersten Zone als auch in der zweiten Zone ein „hochspezifischer“ Anti-hCG-Antikörper enthalten sein muss. Vielmehr lässt sich die Textstelle mit dem Landgericht zwanglos dahin begreifen, dass nicht nur die Umsetzung der patentierten Lehre in Form eines Schwangerschaftstestgerätes als solche eine bevorzugte Variante der Erfindung darstellt, sondern dass es gleichermaßen bevorzugt (und damit keinesfalls zwingend) ist, hierbei hochspezifische Anti-hCG-Antikörper zu verwenden.

Wie das Landgericht ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, wird der Fachmann bei Lektüre der Klagepatentschrift aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zur Antigen-Antikörper-Reaktion annehmen, dass der in der Klagepatentbeschreibung verwendete Begriff eines „hochspezifischen Antikörpers“ eine ganz spezielle Ausführungsform der Erfindung betrifft, nämlich diejenige, bei der der als Markierungsreagenz oder Fängersubstanz eingesetzte Antikörper eine besonders ausgeprägte Spezifität für die in Rede stehende Nachweissubstanz besitzt, indem der Antikörper (praktisch) nur an den nachzuweisenden Analyten, aber an kein anderes Antigen binden kann. Bereits anhand der der Klagepatentschrift eigenen Begrifflichkeit „hochspezifischer Antikörper“ wird ihm deutlich, dass die von Patentanspruch 1 vorausgesetzte „Spezifität für den Analyten“ ein Weniger beinhaltet und nicht dahin verstanden werden kann, dass als „spezifisch“ nur ein solcher Antikörper anzusehen ist, der praktisch ausschließlich an die eine bestimmte Nachweissubstanz (z. B. hCG) binden kann.

Auch aus technischer Sicht hat der Fachmann – wie das Landgericht gleichfalls zutreffend herausgearbeitet hat – keine Veranlassung, das Wort „spezifisch“ im Sinne von „hochspezifisch“ zu verstehen. Der Fachmann erkennt, dass es für die Erfindung wesentlich ist, zunächst in einer ersten Zone einen markierten Antikörper vorzusehen, der eine Bindungsreaktion mit dem zu detektierenden Analyten (z. B. hCG) eingehen kann. Ihm ist klar, dass sich hierzu bei einem Schwangerschaftstest in besonderer Weise ein Epitop auf der ß-Kette des hCG-Hormons eignet und anbietet, weil die ß-Kette zwei Epitope besitzt, die einzigartig sind und – anders als die Epitope auf der α-Kette – bei keinem anderen im Test-Urin vorkommenden Hormon (z. B. LH, FSH, TSH) vorhanden sind. Die Hormone hCG, LH, FSH und TSH bestehen jeweils aus zwei Polypeptid-Ketten, einer so genannten α-Kette und einer so genannten ß-Kette. Die α-Ketten der Hormone sind identisch. Auf die Strukturhomologie zwischen den α-Untereinheiten von hCG und LH wird auch in der Klagepatentschrift hingewiesen (DE 38 87 YYY T3, Abs. [0092]). Die ß-Kette des hCG-Hormons besitzt dagegen zwei Epitope, die nicht mit den Epitopen der ß-Ketten der Hormone LH, FSH und TSH übereinstimmen. Ein für diese beiden ß-Ketten-Epitope spezifischer Anti-ß-hCG-Antikörper bindet daher – abgesehen von nie ganz zu vermeidender Kreuzreaktivität – nur mit diesen Epitopen, nicht aber mit Epitopen auf den ß-Ketten von LH, FSH und TSH. Verwendet der Fachmann einen solchen (hoch-)spezifischen Antikörper, kann er deshalb sicher sein, dass praktisch ausschließlich hCG-Hormone eingefärbt werden. Um diese in der Testanordnung sichtbar zu machen, sieht die Erfindung vor, in der stromabwärts gelegenen zweiten Zone, der so genannten Nachweiszone (Detektionszone), einen weiteren Antikörper als „Fänger“ zu immobilisieren, der spezifisch für den betreffenden Analyten (z. B. hCG) ist. Sinn dieser Anweisung ist es, eine Antigen-Antikörper-Reaktion herbeizuführen, in der sich das (zuvor eingefärbte) Hormon an den in der Nachweiszone permanent immobilisierten Antikörper anlagert, infolgedessen in der Nachweiszone fixiert wird und durch die dort eintretende Färbung das Vorhandensein des Hormons anzeigt. Vergegenwärtigt sich der Fachmann diesen erfindungsgemäßen Ablauf, erkennt er, dass als Antikörper in der Nachweiszone prinzipiell jedes Reagenz in Betracht kommt, welches das zuvor eingefärbte Hormon binden und damit fixieren kann. Die Möglichkeit zur Bindung und Fixierung besteht dabei gleichermaßen im Hinblick auf die hochspezifischen ß-Ketten-Epitope wie auch im Hinblick auf die bei anderen Substanzen im Test-Urin identisch vorkommende α-Kette der Hormone. Vorausgesetzt ist lediglich, dass der als „Fänger“ eingesetzte Antikörper eine Spezifität für ein anderes Epitop der Nachweissubstanz besitzt als dasjenige, welches bereits für das markierte Bindungsreagenz „verbraucht“ ist. Demgemäß wird in der Patentbeschreibung auch betont, dass die beiden Bindungsreagenzien Spezifitäten für unterschiedliche Epitope auf der Nachweissubstanz haben müssen (vgl. DE 38 87 YYY T3, Abs. [0012] und [0043). Entgegen der von den Beklagten in diesem Zusammenhang geäußerten Auffassung geht hierbei aus der Beschreibungsstelle in Abs. [0012] der Patentbeschreibung nicht hervor, dass es sich zwingend jeweils um eine Spezifität für ein Epitop auf der ß-Kette handeln muss.

Entscheidet sich der Fachmann für einen Antikörper in der Nachweiszone, der räumlich komplementär zur α-Kette ist (z. B. Anti-α-hCG-Antikörper), so besteht lediglich das Problem, dass die betreffenden Antikörper von anderen Hormonen im Test-Urin mit identischer α-Kette (z. B. LH, FSH, TSH) blockiert werden können. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, wird der Fachmann hieraus jedoch nicht den Schluss ziehen, dass ein für die α-Kette des Hormons spezifischer Antikörper
(z. B. Anti-α-hCG-Antikörper) für die Zwecke der Erfindung nicht geeignet ist. Aufgrund seines allgemeinen Fachwissens ist der Fachmann sich vielmehr darüber im Klaren, dass er z. B. durch einen hinreichenden Überschuss an Antikörpern in der Nachweiszone dafür sorgen kann, dass trotz des Vorhandenseins von LH, FSH und TSH ausreichend Bindungspartner für hCG verbleiben. Hierdurch lässt sich in der von der Beklagten als „Alternative 2“ angesprochenen Konstellation (Schwangerschaft gegeben; hcG und LH im Test-Urin; Anti-ß-hCG-Antikörper in der ersten Zone; Anti-α-hCG-Antikörper in der zweiten Zone) verhindern, dass ein falsches Negativergebnis angezeigt wird.

Umgekehrt gilt – für den Fachmann erkennbar – dasselbe. Wird in der ersten Zone ein markierter Antikörper (z. B. Anti-α-hCG-Antikörper) verwendet, der nicht nur an die fragliche Nachweissubstanz (z. B. hCG), sondern auch an andere Substanzen
(z. B. LH, FSH) binden kann, so ist zwar voraussehbar, dass nicht allein der nachzuweisende Analyt (hCG) eingefärbt wird, sondern gleichermaßen die mit derselben, räumlich komplementären α-Kette versehenen Hormone LH, FSH und TSH. Die vorhandene Spezifität reicht jedoch für die Zwecke der Erfindung aus, wenn in der Nachweiszone ein hochspezifischer Antikörper (z. B. Anti-ß-hCG-Antikörper) verwandt wird, der praktisch ausschließlich die Nachweissubstanz (z. B. hCG) einfangen kann, die übrigen, ebenfalls eingefärbten Substanzen (z.B. LH, FSH) hingegen nicht. Auch in diesem Fall ist nämlich gewährleistet, dass es in der Nachweiszone nur dann zu einem Farbsignal kommen kann, wenn in der Probe diejenige Substanz (z. B. hCG) vorhanden ist, deren Nachweis der Test dienen soll.

Der Inhalt des Begriffs „spezifisch“ lässt sich bei dem dargelegten Verständnis zwar nicht einheitlich bestimmen. Er hängt vielmehr maßgeblich davon ab, welchen Grad an Spezifität der Antikörper in der jeweils anderen Zone besitzt (Wechselwirkung). Wird in der ersten Zone (Reaktionszone) ein hochspezifischer markierter Antikörper verwendet, so verlangt die Spezifität des in der Nachweiszone immobilisierten Antikörpers lediglich, dass er auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Umgekehrt gilt dasselbe. Wird die Nachweiszone mit einem für die Nachweissubstanz hochspezifischen Antikörper versehen, genügt für die erste Zone (Reaktionszone) eine Spezifität in dem Sinne, dass der markierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Eine derartige – wechselwirkende – Interpretation des Begriffs „spezifisch“ ist mit dem Landgericht aber als ohne weiteres möglich anzusehen.

Für die Richtigkeit des vorstehenden Verständnisses spricht, dass die Klagepatentschrift unter der Überschrift „Markierungsstoff/Herstellung der Markierungsstoffe“ in Bezug auf die „Goldsolherstellung“ (DE 38 87 YYY T3, Abs. [0080]), betreffend die Verwendung „gefärbter Teilchen“ (DE 38 87 YYY T3, Abs. [0089] und [0090]) sowie in Bezug auf die Herstellung des „Anti-hcG-Farbsols“ (DE 38 87 YYY T3, Abs. [0091] ausdrücklich „anti-alpha-Humanchoriongonadotropin“ als Antikörperpräparat vorschlägt. In den angegebenen Beschreibungsstellen wird die Herstellung eines markierten Bindungsreagenz auf Grundlage des Antikörpers
α-hCG, d. h. eines nicht allein für das hCG-Antigen spezifischen Antikörpers beschrieben. Die Beschreibung dieser Herstellungsbeispiele auf Basis eines Antikörpers gegen α-hCG zeigt, dass unter den Begriff des „spezifischen Bindungsreagenz“ auch durchaus Antikörper fallen können, welche nicht ausschließlich spezifisch für das hCG-Hormon sind. Dass die beschriebenen Ausführungsformen nicht unter den Patentanspruch fallen, vermag der Senat nicht zu erkennen. Dagegen spricht bereits, dass es einleitend in Absatz [0075] ausdrücklich heißt, dass nachfolgend „als Beispiel“ „bestimmte bevorzugte Teststreifenmaterialien, Reagenzien und Verfahren zu ihrer Herstellung beschrieben“ werden.

Dementsprechend ist auch die fachkundige Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes in ihrer das Klagepatent II betreffenden Einspruchsentscheidung (Anlage MBP 30/30a) im Hinblick auf die entsprechende Beschreibung des Klagepatents II davon ausgegangen, dass es erfindungsgemäß ausreicht, in der ersten Zone einen Anti-α-Antikörper einzusetzen, wenn in der Nachweiszone ein Anti-ß-Antikörper verwendet wird. Sie hat in ihrer das Klagepatent II betreffenden Einspruchsentscheidung nämlich ausgeführt (Anlage MBP 30a, Seite 11 zweiter Abs., Tz. 4.1; Unterstreichungen hinzugefügt):

„Die Beschreibung der Patentschrift (Seite 10, Zeile 33, bis Seite 12, Zeile 36) erläutert ein hCG-Sandwich-Assay. Der Antikörper, der nur für hCG spezifisch ist
(d. h. anti-beta) ist in der Detektionszone mobilisiert worden. Der andere Antikörper (anti-alpha, der mit LH, FSH, TSH und hCG reagieren kann) ist mit der partikelförmigen Direktmarkierung markiert worden, um das trockene markierte Reagenz in der Aufbringzone der Testvorrichtung zu bilden. Nach Aufbringen der Probe auf die Testvorrichtung kann das markierte Reagenz mit LH, FSH, TSH hCG reagieren und die jeweiligen Komplexe bilden. Es ist jedoch nur der markierte Komplex „an hCG gebundener Anti-Alpha-Antikörper” zu einer spezifischen Bindung an die Detektionszone imstande, da der Antikörper in der Detektionszone nur für hcG und nicht für die anderen Hormone spezifisch ist. Somit gibt es nur dann ein Signal der Detektionszone, wenn hCG in der Probe anwesend ist, was in einem spezifischen Bindungsessay für hcG ohne jede kreuzende Aktivitäten mit LH, FSH und/oder TSH resultiert.“

Dem ist zu entnehmen, dass das Klagepatent II auch nach Auffassung der fachkundigen Einspruchsabteilung nicht verlangt, dass in der ersten Zone und in der zweiten Zone jeweils ein Anti-ß-Antikörper eingesetzt wird, sondern dass es vielmehr ausreicht, wenn in der ersten Zone einen Anti-α-Antikörper und in der Nachweiszone (Detektionszone) ein Anti-ß-Antikörper verwendet wird. Die Stellungnahme der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes ist als (erhebliche) sachverständige Äußerung zu würdigen (vgl. BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräse; GRUR 1998, 895 – Regenbecken; BGH, GRUR 2010, 950, 951/952 – Walzenformgebungsmaschine). Sie betrifft zwar unmittelbar nur das Klagepatent II. Was die in Rede stehende „Spezifität” anbelangt, unterscheidet sich dieses – wie noch ausgeführt wird – jedoch nicht vom Klagepatent I.

Wenn es danach erfindungsgemäß ausreicht, in der ersten Zone einen
Anti-α-Antikörper und in der Nachweiszone einen Anti-ß-Antikörper zu verwenden, muss gleiches – womit sich die Einspruchsabteilung nicht befasst hat – auch für die umgekehrte Konstellation (Verwendung eines Anti-ß-Antikörpers in der ersten Zone und Einsatz eines Anti-α-Antikörpers in der Nachweiszone) gelten. Jede andere Auslegung wäre nicht konsistent.

Der Auffassung der Beklagten, das Klagepatent setze in beiden Zonen – in der ersten Zone und in der Nachweiszone – einen hochspezifischen Antikörper (z. B. Anti-ß-hCG-Antikörper) für die Nachweissubstanz (z. B. hCG) voraus, weil bei der naturgesetzlich gegebenen Kreuzreaktivität nur auf diese Weise ein falsch positives Ergebnis mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vermieden werden könne, kann vor diesem Hintergrund nicht gefolgt werden. Ein hochspezifischer Antikörper kann in einem gewissen, nicht vermeidbaren Umfang eine Bindung mit anderen Substanzen eingehen, für die er an sich nicht spezifisch ist, weil er zu Kreuzreaktionen mit diesen Substanzen in der Lage ist. Auch ein für ein singuläres ß-Ketten-Epitop des hCG-Hormons spezifischer Antikörper kann deshalb in einzelnen Fällen und unvermeidlich mit in der Testprobe enthaltenem LH, FSH und TSH binden, so dass in der Reaktionszone – trotz Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers – die Hormone LH, FSH und/oder TSH markiert werden können. Liegt keine Schwangerschaft vor und enthält die Probe deshalb kein hCG, kann es infolge dessen trotz Einsatz eines Anti-α-hCG-Antikörpers in der Nachweiszone zu einem falschen positiven Signal kommen, weil das zuvor markierte LH, FSH und/oder TSH in der Nachweiszone gebunden wird. Befindet sich dagegen auch in der Nachweiszone ein für hCG hochspezifischer Antikörper (z. B. Anti-ß-hCG-Antikörper), wird einem solchen falsch positiven Testergebnis zwar entgegengewirkt. Da auch der in der Nachweiszone vorgesehene Anti-ß-hCG-Antikörper Kreuzreaktivität aufweist, kann es allerdings auch in diesem Fall sein, dass das in der ersten Zone gebundene und dadurch markierte LH oder FSH in der Nachweiszone gebunden wird und dadurch – trotz der Verwendung eines Anti-ß-hCG-Antikörper auch in der Nachweiszone – ein falsch positives Ergebnis erzeugt wird. Diese Möglichkeit wird bei der Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers in beiden Zonen nur stark reduziert. Wenn aufgrund der naturgesetzlich gegebenen Kreuzreaktivität aber selbst bei einem hochsensibel eingestellten Test die Gefahr eines positiven Fehlsignals existiert, kann der Fachmann die technische Lehre des Klagepatents sinnvollerweise nur dahin verstehen, dass dieses Risiko aus der Sicht des Klagepatents eben hinzunehmen ist, weil ihm selbst mit der Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers in der Nachweiszone nicht vollständig begegnet werden kann. Für alle anderen Fälle geringerer Sensibilität entsteht die von den Beklagten aufgezeigte Problematik eines positiven Fehlsignals von vornherein nicht, weil die Kreuzreaktivität nur zahlenmäßig selten zu einer falschmarkierenden Bindung mit LH, FSH oder TSH führt und eine derart geringe Menge falschmarkierter LH-, FSH- oder TSH-Hormone bei entsprechend eingestellter Sensibilität des Tests noch nicht zu einem sichtbaren (Fehl-)Signal in der Nachweiszone führt.

b)
Was den „porösen Träger“ anbelangt, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil betreffend den Patentanspruch 1 in der Fassung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens zutreffend ausgeführt, dass sich dieser nicht dazu verhält, dass der poröse Träger, der die Reaktions- und die Nachweiszone beherbergen soll, „einteilig“ zu sein hat. Von einer Einteiligkeit“ oder „Einstückigkeit“ ist im Anspruch nirgends die Rede; dieser lässt vielmehr offen, ob der poröse Träger als einteiliges oder mehrteiliges Bauteil konzipiert wird (vgl. Senat, Urt. v. 29.06.2000 – 2 U 76/99, Anlage MBP 19, Seite 15).

Dass der poröse Träger nicht zwingend einteilig ausgeführt sein muss, ergibt sich für den Fachmann auch aus der Klagepatentbeschreibung, in der es in Absatz [0029]) der deutschen Übersetzung heißt (Unterstreichungen hinzugefügt):

„Falls gewünscht, kann das Gerät gemäß der Erfindung zwei oder mehrere diskrete Körper von porösem Festphasenphasenmaterial, z. B. getrennte Streifen oder Folien, beinhalten, die jeweils bewegliche und immobilisierte Reagenzien tragen. …“

Dementsprechend hat auch die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in ihrer Entscheidung vom 4. Juli 2002 (T 694/01, Anlage MBP 18) festgestellt, dass sich das Klagepatent I in der Fassung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nicht auf einen einstückigen porösen Träger beschränkt, sondern gleichermaßen mehrteilige Ausführungsformen umfasst. Patentanspruch 1 enthalte keine Angaben darüber, ob der poröse Träger aus einem oder mehreren Teilen bestehe. Keines der Merkmale besage, dass der poröse Träger zwingend einteilig ausgeführt sein müsse. Aus der Patentbeschreibung (siehe oben) gehe vielmehr hervor, dass der Träger in dem hohlen Gehäuse auch aus verschiedenen Teilen bestehen könne, solange die Anordnung ein Eindringen der Flüssigkeit von einem Teil des porösen Trägers in den nächsten zu lasse. Der Wortlaut des Anspruchs 1 decke solche unterschiedlichen Ausführungsformen ab (Anlage MBP 18, Seite 270 bis 271). Wie die Technische Beschwerdekammer in ihrer Beschwerdeentscheidung vom 4. Juli 2002 ferner ausgeführt hat (T 694/01, Anlage MBP 18, Seite 271 f.), lässt sich aus ihrer vorangegangenen Beschwerdeentscheidung nichts Gegenteiliges herleiten. Danach war es für die Zuerkennung erfinderischen Charakters unerheblich, ob der poröse Träger in dem hohlen Gehäuse aus einem oder mehreren miteinander in Verbindung stehenden Teilen besteht. Darauf, dass die Gründe der Beschwerdeentscheidung vom
27. Januar 2000 (T 681/98; Anlage B 12) hinsichtlich der Ein- oder Mehrteiligkeit des porösen Trägers keinerlei Einschränkungen vorsehen, hat im Übrigen auch der Senat bereits in seinem von der Klägerin als Anlage im MBP 19 vorgelegten Urteil vom 29. Juni 2000 (2 U 76/99), auf das Bezug genommen wird, hingewiesen.

Ohne Erfolg weist die Beklagte darauf hin, dass Merkmal (3) betreffend die Nachweiszone dahin formuliert ist, dass das unmarkierte Reagenz „auf“ dem porösen Träger permanent immobilisiert ist, wohingegen es für die erste Zone in Merkmale (4) (a) heißt, dass das markierte Reagenz „in“ einer ersten Zone des trockenen porösen Trägers enthalten sein soll. Die unterschiedliche Wortwahl („auf“/“in“) ist ersichtlich zufällig; sie hat keinen technischen Grund. Beide Merkmale betreffen die Platzierung des jeweiligen Reagenzes. Das unmarkierte Reagenz soll in einer Nachweiszone des porösen Trägers enthalten sein, und zwar so, dass es dort permanent immobilisiert ist, und das markierte Bindungsreagenz soll in einer
– von der Nachweiszone räumlich getrennten – ersten Zone des trockenen porösen Trägers enthalten sein, wobei es aber – anders als das unmarkierte Reagenz – in feuchtem Zustand beweglich sein soll. Es geht insoweit einzig und allein um die Platzierung der Reagenzien. Mit der Ausgestaltung des Trägers (Einteiligkeit oder Mehrteiligkeit) haben diese Anweisungen nichts zu tun. Der Fachmann versteht die Merkmale (3) und (4) (a) deshalb so, dass das markierte Reagenz in einer ersten Zone des porösen Trägers und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone des porösen Trägers enthalten sein soll (vgl. a. Technische Beschwerdekammer, Entscheidung vom 04.07.2002 – T 694/01, Anlage MBP 18). Dagegen besagen weder das Merkmal (3) noch das Merkmal (4), dass der poröse Träger einteilig ausgeführt sein muss (vgl. Technische Beschwerdekammer, Entscheidung vom 04.07.2002 – T 694/0, Anlage MBP 18, Seite 271). Die von der Beklagten in Bezug genommene Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 13. Januar 2004 (X ZR 5/00, Anlage B 13) steht dem nicht entgegen. In dieser Entscheidung hat sich der Bundesgerichtshof mit der Auslegung des seinerzeit im Einspruchsbeschwerdeverfahren beschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents I nicht befasst. Er hat vielmehr ausgeführt, dass es entscheidend auf das Verständnis des Fachmanns ankomme, also darauf, wie der Fachmann Patentanspruch 1 in der Fassung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens verstehe. Hierzu hatte das Vordergericht keine Feststellungen getroffen, weshalb der Bundesgerichtshof das dort angefochtene Urteil aufgehoben und den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückverwiesen hat.

Dadurch, dass das Klagepatent I im Nichtigkeitsverfahren durch die Aufnahme des Merkmals (10) (b) in den Patentanspruch 1 beschränkt worden ist, hat sich daran, dass das Klagepatent I nicht zwingend eine einteilige Ausbildung des porösen Trägers verlangt, prinzipiell nichts geändert. Das neu hinzugekommene Merkmal (10) (b), das die Ausgestaltung des porösen Trägers betrifft, besagt nur, dass der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie „umfassen“ soll. Das bedeutet nicht, dass der poröse Träger zwingend aus einem einstückigen bzw. einteiligen Streifen bestehen muss. Dabei kann vorliegend mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform dahinstehen, ob es angesichts der eher weiten Formulierung des Merkmals („umfassen“) ausreicht, dass der Träger – neben einem weiteren Teil – auch aus einem Streifen oder einer Folie besteht. Jedenfalls schließt es Merkmal (10) (b) nicht aus, den porösen Träger aus zwei oder mehreren Streifen zu konzipieren. Erforderlich ist bei einer solchen Ausgestaltung nur, dass die einzelnen (nämlich jeder) Streifen aus porösem Material bestehen und so zueinander positioniert werden, dass die Flüssigkeitsprobe ihren Weg von der ersten Zone zu der Nachweiszone nehmen kann. Erreicht werden kann dies z. B. dadurch, dass die einzelnen Streifen hintereinander angeordnet sind, wobei sie an ihren zugewandten Enden verbunden sind bzw. sich an ihren Enden berühren. Unter das Merkmal (10) (b) fällt dementsprechend ohne weiteres auch eine Ausgestaltung, bei der auf einem Trägermedium in Gestalt eines Streifens zusätzlich ein als kurzer Streifen oder Streifenstück ausgebildetes Glasfaserkissen angeordnet ist, wenn dieses zusammen mit dem Trägermedium einen porösen Träger bildet, der insgesamt als Teststreifen angesehen werden kann.

Davon, dass das Klagepatent I eine einteilige Ausbildung des porösen Trägers nicht verlangt, ist offenbar auch der Bundesgerichtshof in seinem das Klagepatent I betreffenden Nichtigkeitsurteil ausgegangen. Denn er hat dort hinsichtlich der Zulässigkeit der im Nichtigkeitsverfahren erfolgten Beschränkung von Patentanspruch 1 ausgeführt (Anlage MBP-A 28, Seite 16 letzter Absatz bis Seite 17 erster Absatz, Tz. 17; Unterstreichungen hinzugefügt):

„Mit der Beschränkung, dass der trockene poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material “umfasst” (Merkmale 2, 2.1), geht die von Anspruch 1 in der verteidigten Fassung beschriebene Ausgestaltung des porösen Trägers nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder das erteilte Patent hinaus. Danach sollte das Trägermaterial vorzugsweise in Form eines Streifens oder einer Folie bestehen. Das Gerät konnte gemäß der Erfindung daher auch, falls gewünscht, zwei oder mehrere diskrete Körper von porösem Festphasenmaterial, z.B. getrennte Streifen oder Folien für die Aufnahme von Reagenzien, vereinigen, und zwar, entgegen der Ansicht der Klägerin, nicht ausschließlich parallel nebeneinander angeordnet (NK 1 S. 5 Z. 20 ff.). Demnach blieb es dem Fachmann überlassen, den porösen Träger den jeweiligen Erfordernissen entsprechend unterschiedlich auszugestalten. Diesen Rahmen überschreitet das Streitpatent in der verteidigten Fassung nicht; insbesondere wird durch die Aufnahme der Merkmale des früheren Anspruchs 6 in den Hauptanspruch entgegen der Ansicht der Klägerin keine von der Ursprungsoffenbarung nicht erfasste “Zwischenebene” geschaffen“

Auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs musste der poröse Träger nach der Lehre des erteilten Anspruchs 1 danach keineswegs zwingend einteilig konzipiert sein. Dass sich durch die im Nichtigkeitsverfahren vorgenommene Beschränkung des Patentanspruchs 1 hieran etwas geändert hat, lässt sich den Ausführungen des Bundesgerichtshofs entgegen der Auffassung der Beklagten nicht entnehmen. Vielmehr sprechen diese gerade dafür, dass eine Einteiligkeit – nach wie vor – nicht verlangt wird.

Weshalb der vorstehenden Auslegung – wie von den Beklagten im ersten Verhandlungstermin geltend gemacht – Unteranspruch 7 entgegenstehen soll, der Schutz für eine bevorzugte Ausführungsform beansprucht, bei der der einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfassende Träger zusätzlich mit einer Schicht von durchsichtigem feuchtigkeitsundurchlässigem Material verstärkt ist, erschließt sich dem Senat nicht.

Soweit es in der Patentbeschreibung (DE 38 87 YYY T3, Abs. [0094]) heißt, ein wichtiger Aspekt der Erfindung sei die Wahl technischer Merkmale, die die Verwendung eines direktmarkierten spezifischen Bindungsreagenzes in einem analytischen Testgerät auf Trägerbasis erlaube, „z.B. einem Gerät in Form eines Streifens, um ein schnelles und klares Ergebnis zu liefern“, lässt sich schließlich auch hieraus nicht herleiten, dass der poröse Träger zwingend aus einem einteiligen Streifen bestehen muss. Denn „schnelle und klare Ergebnisse“ lassen sich durchaus auch bei einer zwei- oder mehrteiligen Ausbildung des porösen Trägers erzielen. Erforderlich ist nur, dass die einzelnen Elemente jeweils porös sind und so zueinander positioniert werden, dass die Flüssigkeitsprobe ihren Weg – ohne Hindernisse – von der ersten Zone zur Nachweiszone nehmen kann.

2.
Das Klagepatent II betrifft spezifische Bindungen einschließlich Assays, insbesondere Immunoassays (Anlage MBP 14, Seite 1, Zeilen 7 bis 8).

Ihm liegt dieselbe Aufgabenstellung wie dem Klagepatent I zugrunde (vgl. Anlage MBP 14, Seite 1 Zeile 23 bis Seite 2 Zeile 3 sowie Seite 2 Zeilen 24 bis 29).

Zur deren Lösung schlägt Anspruch 1 des Klagepatents II in der geltend gemachten Antragsfassung die Kombination folgender Merkmale vor:

(1) Spezifisches Bindungsassay unter Verwendung eines Reagenz (208), welches für einen Analyten (Nachweissubstanz) spezifisch markiert ist.

(2) Die Markierung ist eine Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen.

(3) Das markierte Reagenz (208) kann durch einen porösen Träger (206) frei wandern.

(4) Der poröse Träger (206) umfasst

(a) einen Teil einer analytischen Testvorrichtung,
(b) einen Streifen oder eine Folie von porösem Material.

(5) Der Träger (206) wird durch Aufbringen einer wässrigen Probe befeuchtet, die vermutlich den Analyten (Nachweissubstanz) enthält.

(6) Auf dem porösen Träger (206) gibt es

(a) eine Nachweiszone (209) und
(b) – stromabwärts der Nachweiszone (209) – eine Kontrollzone (210).

(7) Das markierte Reagenz (208) wird aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen und wandert mit dieser durch die Nachweiszone (209) und die Kontrollzone (210).

(8) In der Nachweiszone (209) ist ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyten (Nachweissubstanz) permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich.

(9) Das unmarkierte spezifische Bindungsagens kann mit dem Analyten (Nachweissubstanz) und dem markierten Reagenz (208) an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen.

(10) Die Kontrollzone (210) enthält

(a) immobilisierten Antikörper, welcher an das markierte Reagenz binden kann,
oder
(b) immobilisierten Analyten, welcher an das markierte Reagenz binden kann.

(11) Ein positives Assay-Ergebnis zeigt sich durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Nachweiszone (209) als auch in der Kontrollzone (210).

(12) Ein negatives Assay-Ergebnis zeigt sich durch sichtbares Binden des markierten Reagenz nur in der Kontrollzone (210).

a)
Abweichend vom Wortlaut des Anspruchs 1 des Klagepatents II, in dem es lediglich heißt, dass die Markierung eine „partikelförmige Direktmarkierung“ ist, heißt es in Merkmal (2) der vorstehenden Merkmalsgliederung, dass die Markierung eine Direktmarkierung „in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchens“ ist, weil die Klägerin das Klagepatent II vorliegend – in Anlehnung an den im Nichtigkeitsverfahren neu gefassten Anspruch 1 des Klagepatents I – mit dieser Maßgabe geltend macht. Hiergegen bestehen keine Bedenken, weil hierin eine – der Klägerin freigestellte – Einschränkung des Patentanspruchs liegt. Mit dem Wegfall des dem Begriff „Direktmarkierung“ beigefügten Worts „teilchenförmig“ ist eine Schutzbereichserweiterung nicht verbunden. Als Markierungsstoffe kommen nach dem erteilten Patentanspruch 1 jegliche Direktmarkierungsstoffe in Betracht. Diese werden in der Patentschrift als Einheiten definiert, die in natürlichem Zustand entweder mit bloßem Auge oder mit Hilfe eines optischen Filters und/oder einer angelegten („applied“) Stimulation, z. B. UV-Licht zum Hervorrufen einer Fluoreszenz, leicht sichtbar sind (Anlage MBP 14, Seite 13, Zeilen 6 bis 10). Als besonders geeignete Beispiele werden winzige farbige Teilchen, z. B. Farbsole, Metallsole (wie Goldsole) und gefärbte Latexteilchen angesprochen (vgl. Anlage MBP 14, Seite 13 Zeilen 10 bis 13; vgl. a. Seite 8 Zeilen 4 bis 5, Seite 9 Zeile 7, Seite 20 Zeilen 5 bis 6). Insoweit mag zweifelhaft sein, ob der ausdrücklichen Aufnahme eines Hinweises auf den Teilchencharakter der Markierung überhaupt sachliche Bedeutung zukommt (vgl. zum Klagepatent I: BGH, NU, Seite 15 letzter Abs., Tz. 15). Dass diese Eigenschaftsangabe in dem Berufungsantrag der Klägerin entfallen ist, kann schon deshalb nicht zu einer Erweiterung der Klage bzw. des Schutzbereichs des Patentanspruchs führen, weil sich der teilchenförmige Charakter der Direktmarkierung zwingend aus der abschließenden Aufzählung derjenigen Markierungsstoffe ergibt, für die mit dem Antrag noch Schutz beansprucht wird und die allesamt teilchenförmig sind. Die Formulierung „in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen“ im neu gefassten Berufungsantrag ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Sie bringt nur zum Ausdruck, dass die drei genannten Direktmarkierungsstoffe allein noch vom Schutzbegehren der Klägerin erfasst werden sollen (vgl. zum Klagepatent I: BGH, NU, Seite 15 erster Abs., Tz. 14).

Abweichend vom Wortlaut des Anspruchs 1 des Klagepatents II heißt es in Merkmal (4) (b) der vorstehenden Merkmalsgliederung ferner, dass der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst, weil die Klägerin den Patentanspruch 1 des Klagepatents II nunmehr nur noch mit dieser weiteren Einschränkung geltend macht. Eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patentanspruchs ist auch mit der Aufnahme dieses Merkmals nicht verbunden (vgl. zum Klagepatent I: BGH, NU, Seite 15 letzter Abs. bis Seite 16 erster Abs., Tz. 15).

b)
Anspruch 1 des Klagepatents II stellt ein bioanalytisches Verfahren unter Schutz.

Um welche Art von Anspruch es sich bei dem vorstehend nach Merkmalen gegliederten Anspruch 1 des Klagepatents II handelt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Nach seinem ausdrücklichen Wortlaut betrifft Patentanspruch 1 ein „spezifisches Bindungsassay“ („spezific binding assay“). Das aus dem englischen Sprachraum stammende Wort „Assay“ (deutsch: Test, Probe) bedeutet allgemein eine Untersuchung zum Nachweis bestimmter Substanzen. Unter einem „Immunoassay“ versteht der Fachmann dementsprechend gemeinhin ein bioanalytisches Verfahren, welches sich die spezifische Bindungsfähigkeit von Liganden und Liganden-Bindungspartnern, insbesondere die von Antikörpern und Antigenen, zunutze macht, um das Vorhandensein von Analyten in flüssigen Proben feststellen zu können (vgl. BGH, NU, Anlage MBP-A 28, Seite 11, Tz. 9). Der Fachmann wird vor diesem Hintergrund annehmen, dass Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents II ein bioanalytisches Verfahren ist, zumal Anspruch 1 von „Spezifisches Bindungsassay unter Verwendung eines Reagenz“ spricht, also von einem spezifischen Bindungsassay bei dem ein Reagenz „verwendet“ wird. Merkmal (5) betrifft außerdem das „Aufbringen“ einer wässrigen Probe auf den Träger, was ebenfalls dafür spricht, dass das Klagepatent II Schutz für ein Verfahren beansprucht. Dazu passt, dass es auf dem Deckblatt der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift II „Spezifische Bindungstestverfahren“ heißt.

Der Klägerin ist zwar zuzugeben, dass in der Klagepatentbeschreibung an mehreren Stellen von einer Vorrichtung die Rede ist. Daraus lässt sich aber nicht herleiten, dass es sich bei dem Klagepatent II um ein Sachpatent handelt. In Bezug genommen sind jeweils nur Ausführungsbeispiele, die verdeutlichen, wie das erfindungsgemäße Verfahren in der Praxis umgesetzt bzw. durchgeführt werden kann. Das steht auch durchaus im Einklang mit der in der Klagepatentschrift II wiedergegebenen Aufgabenstellung. Als Problem der Erfindung bezeichnet die Klagepatentschrift die Anpassung und Verbesserung der bekannten „Techniken“, um diagnostische Testgeräte, insbesondere für den Hausgebrauch, bereitzustellen, die schnell und bequem zu handhaben sind und vom Benutzer möglichst wenige Arbeitsschritte erfordern (vgl. Anlage MBP 14, Seite 2 Zeilen 24 bis 29). Mittels der erfindungsgemäßen Technik sollen diagnostische Testvorrichtungen danach nur bereitstellbar sein.

Auch der weitere Inhalt der Beschreibung spricht dafür, dass Gegenstand des Klagepatents II ein analytisches Verfahren ist. So wird auf Seite 4, Zeilen 1 ff, der deutschen Übersetzung betreffend das Klagepatent I ausgeführt, dass in der jetzt als EP 291 XXXB1 erteilten Stammanmeldung eine „analytische Testvorrichtung“ beansprucht wird, wohingegen es auf derselben Seite, Zeilen 24 ff, in Bezug auf die Erfindung des Klagepatents II heißt, dass im vorliegenden Schutzrecht ein „spezifisches Bindungsassay“ beansprucht wird. Der Fachmann entnimmt dem, dass das auf die Stammanmeldung erteilte Patent eine analytische Testvorrichtung betrifft, wohingegen das Klagepatent II Schutz für ein analytisches Verfahren beansprucht. In dieser Annahme wird der Fachmann bestärkt, wenn ihm in der Patentschrift gesagt wird, dass das Assay üblicherweise „unter Verwendung einer analytischen Testvorrichtung durchgeführt werden kann“ (Anlage MBP 14, Seite 5 Zeilen 26 ff), dass in einer Ausführungsform der Erfindung der Assay „unter Verwendung einer bestimmten Vorrichtung durchgeführt“ wird (Anlage MBP 14, Seite 6 Zeilen 18 ff.) und dass mit Direktmarken „Assays“ durchgeführt werden können, „in denen Urinproben direkt vom Urinstrahl oder durch Freisetzung eines geeigneten Volumens … auf den Absorptionsdocht der Testvorrichtung aufgebracht werden“ (Anlage MBP 14, Seite 43 Zeilen 17 ff.).

c)
Im Unterschied zum Anspruch 1 des Klagepatents I sieht das Klagepatent II vor, den im Rahmen des beanspruchten Bindungsassays zu verwendenden porösen Träger zusätzlich mit einer so genannten Kontrollzone zu versehen (Merkmal (6) (b). Diese Kontrollzone ist in Merkmal (10) der vorstehend wiedergegebenen Merkmalsgliederung näher beschrieben. Merkmal (10) berücksichtigt die nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ maßgebliche englischsprachige Fassung von Patentanspruch 1. Soweit es in der in der Klagepatentschrift II mitgeteilten sowie in der vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlichten deutschen Übersetzung des Anspruchs 1 heißt, dass „die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz oder den immobilisierten Analyt, der an das markierte Reagenz binden kann, binden kann“, ist diese Übersetzung nicht korrekt. In der englischsprachigen Fassung heißt es in Bezug auf die Kontrollzone: „the control zone (210) contains immobilised antibody that can bind to the reagent or immobilised analyte that can bind to the reagent“. Richtig ins Deutsche übersetzt heißt dies, dass die Kontrollzone einen immobilisierten Antikörper, welcher an das markierte Reagenz binden kann, oder immobilisierten Analyten, welcher an das markierte Reagenz binden kann, enthält. Das so lautende Merkmal (10) ist der Verletzungsprüfung zugrunde zu legen.

d)
Im Hinblick auf den auch im Zusammenhang mit dem Klagepatent II bestehenden Streit der Parteien zur „Spezifität“ der Bindungsreagenzien kann auf die obigen Ausführungen zum Klagepatent I verwiesen werden, die für das Klagepatent II sinngemäß in gleicher Weise gelten. Die oben angesprochenen Beschreibungsstellen aus der Klagepatentschrift I betreffend die Begriffe „spezifisch“ und „hochspezifisch“ finden sich in der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift II auf Seite 14 Zeile 26 bis Seite 15 Zeile 2 sowie auf Seite 10 Zeile 12 bis Seite 10 Zeile 4. Die ferner angesprochenen Ausführungsbeispiele finden sich auf den Seiten 36 bis 40. Der Anspruch 1 des Klagepatents II ist insoweit nicht anders auszulegen als Anspruch 1 des Klagepatents I.

e)
Was den „porösen Träger“ (Merkmale (3) und (4)) anbelangt, kann ebenfalls auf die obigen Ausführungen zum Klagepatent I verwiesen werden, die für das Klagepatent II in der hier geltend gemachten Fassung sinngemäß in gleicher Weise gelten.

B.
Mit dem angegriffenen Schwangerschaftstestgerät „C“ haben die Beklagten von der technischen Lehre des Klagepatents I wortsinngemäß Gebrauch gemacht. Außerdem haben sie das Klagepatent II durch das Anbieten und Liefern dieses Schwangerschaftstestgerät mittelbar verletzt.

1.
Was das Klagepatent I anbelangt, stellen die Beklagten eine Benutzung dieses Klageschutzrechts auch in der Berufungsinstanz nur mit dem Argument in Abrede, dass es an einem „porösen Träger“ bzw. der Anordnung der Reaktionszone auf dem porösen Träger sowie an der geforderte „Spezifität“ der Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG fehle.

a)
Wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat, weist die angegriffene Ausführungsform einen porösen Träger auf. Dieser wird von einem Glasfaserkissen, welches für sich betrachtet unstreitig einen porösen Träger darstellt, und einem ebenfalls aus porösem Material bestehenden Trägermedium gebildet. Das erste Trägerelement in Gestalt des Glasfaserkissens bildet eine erste Zone (Reaktionszone) des porösen Trägers, in der – wie noch ausgeführt wird – ein nicht immobilisiertes, spezifisches Bindungsreagenz enthalten ist. Das zweite Trägerelement weist eine Nachweiszone auf, in der ein unmarkiertes Bindungsreagenz immobilisiert ist. Die beiden porösen Trägerelemente stehen in Kontakt, so dass die Anordnung ein Eindringen der Testprobe von dem einen porösen Träger in den anderen porösen Träger erlaubt. Entsprechend der Lehre des Klagepatents I kann eine aufgebrachte Testprobe damit durch Kapillarwirkung durch das poröse Trägermaterial von der ersten Zone auf dem Glasfaserkissen zur zweiten, auf dem sich anschließenden Trägermedium vorgesehenen Nachweiszone wandern, um das markierte Reagenz von der ersten Zone zur zweiten Zone zu verbringen. Dass der poröse Träger der angegriffenen Ausführungsform zweiteilig konzipiert ist, steht einer Verwirklichung des Merkmals (1) (a) wie auch der Merkmale (3) und (4) von Patentanspruch 1 des Klagepatents I nicht entgegen.

Die angegriffene Ausführungsform entspricht auch den Vorgaben des neu hinzugekommenen Merkmals (10) (b) wortsinngemäß. Bei dem angesprochenen Trägermedium der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich – wie sich anhand des im ersten Verhandlungstermin zu den Akten gereichten Musters nachvollziehen lässt – ersichtlich um einen Streifen. Das zusätzlich auf diesem Streifen angeordnete Glasfaserkissen kann ebenfalls als kurzer Streifen qualifiziert werden. Es steht mit dem Trägermedium in Kontakt und bildet zusammen mit diesem einen porösen Träger, der ohne weiteres als ein Teststreifen angesehen werden kann. Dadurch, dass auf dem Trägermedium zusätzlich ein Glasfaserkissen angeordnet ist, verliert das Trägermedium seine Streifenform nicht.

b)
Die erste Zone des (zweiteiligen) porösen Trägers des angegriffenen Schwangerschaftstestgeräts enthält einen Komplex aus einem markierten Kaninchen-Anti-Maus-Antikörper und einem hochspezifischen unmarkierten Maus-Anti-ß-hCG-Antikörper. Aufgrund der Komplexbildung ist – wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat – auch der für hCG hochspezifische Maus-Anti-ß-hCG-Antikörper mit einer Direktmarkierung versehen (Merkmale (1) (c), (4) (a)). Zweifelsfrei gilt dies für den Fall, dass der Komplex von Anfang an besteht, d. h. bereits vor dem Aufbringen der Testprobe vorhanden ist. Dass dem so ist, haben die Beklagten auch in der Berufungsinstanz nicht konkret in Abrede gestellt. Sie machen mit der Berufung nicht geltend, dass das Landgericht von falschen Tatsachen ausgegangen sei. Da das Glasfaserkissen auf dem als Streifen ausgebildeten Trägermedium angeordnet ist und zusammen mit diesem einen Teststreifen bildet, ist das markierte Bindungsreagenz auch (direkt) auf dem porösen Träger bzw. in einer Zone des porösen Trägers platziert (Merkmal (4) (a).

Selbst wenn es aber – worauf lediglich vorsorglich hinzuweisen ist – erst nach dem Aufbringen der Testprobe zu der Komplexbildung zwischen dem markierten Kaninchen-Anti-Maus-Antikörper und dem unmarkierten Maus-Anti-ß-hCG-Antikörper kommen sollte, wäre mit dem Landgericht von einer Verwirklichung von Merkmal (1) (c) und Merkmal (4) (a) auszugehen. Da es allein darauf ankommt, dass die spezifische Markierung der Nachweissubstanz im Gebrauch des Testgerätes stattfindet, reicht es – für den Fachmann ohne Weiteres erkennbar – völlig aus, dass der markierte Antikörper in dem Moment einen Komplex mit dem unmarkierten hochspezifischen Antikörper für die Nachweissubstanz in der ersten Zone bildet, in dem die Testprobe auf den porösen Träger aufgegeben wird. Dass jedenfalls zu diesem Zeitpunkt die Komplexbildung stattfindet, steht zwischen den Parteien außer Streit.

Zwar mag in diesem Falle das Merkmal (4) (b) nicht vollständig wortsinngemäß verwirklicht sein, weil dieses auch verlangt, dass sich das markierte Bindungsreagenz „in trockenem Zustand“ in einer Zone des porösen Trägers befindet. Das mag dafür sprechen, dass das Bindungsreagenz als markiertes Bindungsreagenz bereits in trockenem Zustand auf dem Träger untergebracht sein muss. Bei der angegriffenen Ausführungsform käme es – wenn der Komplex nicht von Anfang an bestehen sollte – hingegen erst mit Aufbringen der Testprobe zu der angesprochenen Komplexbildung und damit zu der Markierung des spezifischen Bindungsreagenz. Sollte dem so sein, wird Merkmal (4) (b) von der angegriffenen Ausführungsform jedoch zumindest mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln verwirklicht.

Statt mit einem von Anfang an markierten spezifischen Bindungsreagenz, das sich bereits in trockenem Zustand in einer ersten Zone des porösen Trägers befindet, arbeitet die angegriffene Ausführungsform mit einem in der ersten Zone enthaltenen markierten unspezifischen Antikörper und einem ebenfalls in der ersten Zone platzierten unmarkierten (hoch)spezifischen Antikörper, der mit dem markierten Antikörper beim Aufbringen der Testprobe zwangsläufig einen Komplex bildet. Das der Erfindung zu Grunde liegende Problem wird so mit objektiv gleichwirkenden Mitteln gelöst. Beide Antikörper liegen bereits in trockenem Zustand in einer ersten Zone des trockenen Trägers vor. Aufgrund Komplexbildung entsteht sofort bei der Benutzung des Schwangerschaftstests ein markierter spezifischer Antikörper und es stellt sich derselbe Ablauf ein wie bei Verwendung eines von Anfang an bereits vorliegenden markierten spezifischen Antikörpers. Enthält die Testprobe hcG, bildet sich ebenso wie bei einem schon im trockenen Zustand vorliegenden markierten spezifischen Antikörper ein Komplex aus dem markierten spezifischen Antikörper und hCG, der durch Kappilarfluss in dem porösen Träger von der ersten Zone bis zur Nachweiszone wandert. In der Nachweiszone wird der spezifische Antikörper, welcher zuvor markiert worden ist, von dem dort immobilisierten unmarkierten Antikörper eingefangen. Das abgewandelte Mittel war für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents auch ohne erfinderische Überlegungen allein aufgrund seines Fachwissens auffindbar, wobei die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen musste, auch derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert waren, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zog. Bei Lektüre des Patentanspruchs ist dem Fachmann ohne weiteres klar, dass es nur darauf ankommt, dass – ohne vorherige Maßnahmen wie z. B. eine Vermischung der Probe mit dem Bindungsreagenz – beim Auftragen der Testprobe ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz zur Verfügung stehen muss. Dies kann der Fachmann – wie er unschwer erkennt – auch dadurch erreichen, dass er in der ersten Zone des porösen Trägers einen markierten Antikörper und einen unmarkierten spezifischen Antikörper platziert, die zwangsläufig in dem Moment einen Komplex bilden, in dem die Testprobe auf den porösen Träger aufgebracht wird. Entscheidend ist nur, dass diese beiden Antikörper schon im trockenen Zustand nebeneinander in einer ersten Zone des porösen Trägers enthalten sind. Auch hierdurch ist eine einfache Ein-Schritt-Analyse gewährleistet, bei welcher der Anwender lediglich die Urinprobe in Kontakt mit dem Testgerät bringen muss, um kurze Zeit später ein Testergebnis ablesen zu können.

Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, ist in dem einen wie in dem anderen der vorgenannten Fälle die Feststellung gerechtfertigt, dass in der ersten Zone des porösen Trägers ein für das hCG-Hormon hochspezifischer markierter Antikörper zur Verfügung steht (Merkmale (1) (c) und (4) (a). Unstreitig bindet in der Testprobe enthaltenes hCG an den hochspezifischen Maus-Anti-ß-hCG-Antikörper des Komplexes. Eine Bindung an den (markierten) Kaninchen-Anti-Maus-Antikörper findet unstreitig nicht statt, und zwar weder in Bezug auf hCG noch in Bezug auf LH, FSH oder TSH. Letzteres gilt unstreitig unabhängig davon, ob in der Testprobe hCG enthalten ist oder nicht. Weist die Testprobe hingegen kein hCG auf, findet deshalb in der ersten Zone des porösen Trägers – abgesehen von dem Phänomen der Kreuzreaktivität – keine Markierung statt. In der ersten Zone wird damit – abgesehen von den unvermeidbaren Fällen der Kreuzreaktion – ausschließlich hCG markiert.

Unter solchen Umständen ist – wie das Landgericht ebenfalls zutreffend festgestellt hat – der weiteren Forderung des Klagepatents I nach einer (unmarkierten) „spezifischen“ Bindungsreagenz für den Analyten in der Nachweiszone (Merkmale (1) (b), (3)) aus den oben angeführten Gründen schon dadurch genügt, dass die in der Nachweiszonezone permanent immobilisierten Antikörper auch – wenn auch nicht ausschließlich – mit dem nachzuweisenden hCG-Hormon reagieren können. Bei dem angegriffenen Testgerät ist das der Fall, weil der in der Nachweiszone enthaltene Kaninchen-Anti-t-hCG-Antikörper an die α-Kette des (zuvor in der ersten Zone markierten) hCG-Hormons bindet, das markierte Hormon damit fixiert und für die Testperson sichtbar macht.

c)
Die weiteren Merkmale sind unstreitig wortsinngemäß erfüllt. Das gilt insbesondere für das im Nichtigkeitsverfahren neugefasste Merkmal (2), wonach der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff „in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen“ ist. Nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin wird bei der angegriffenen Ausführungsform ein Goldsol als Direktmarkierungsstoff eingesetzt.

2.
Hinsichtlich des Klagepatents II liegt zwar entgegen der Beurteilung des Landgerichts keine unmittelbare Patentbenutzung vor, weil es sich bei diesem – wie ausgeführt – um ein Verfahrenspatent handelt. Die Beklagten haben den deutschen Teil des Klagepatents aber dadurch mittelbar verletzt, dass sie den angegriffenen Schwangerschaftstest in Deutschland Abnehmern angeboten und auch an sie geliefert haben, die ihrerseits zur Anwendung des durch das Klagepatent geschützten Verfahrens nicht berechtigt gewesen sind (Art. 64 EPÜ i.V. mit §§ 10, 9 Nr. 2 PatG).

Nach § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt.

a)
Der angegriffene Schwangerschaftstest ist ein Mittel, das objektiv dazu geeignet ist, von der technischen Lehre des Klagepatents II Gebrauch zu machen.

Der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern (BGHZ 115, 204 = GRUR 1992, 40 – beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76 = GRUR 2004, 758, 760 – Flügelradzähler; BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; BGH, GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren). Er verbietet deshalb schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung setzt deshalb voraus, dass es sich bei dem Mittel um ein solches handelt, das geeignet ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Ob das Mittel hierfür geeignet ist, beurteilt sich nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstandes, der angeboten oder geliefert wird (BGH, GRUR 2005, 848, 850 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679, 683 – Haubenstretchautomat; GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren). Das Mittel muss so ausgebildet sein, dass eine unmittelbare Benutzung der geschützten Lehre mit allen ihren Merkmalen durch die Abnehmer möglich ist (BGHZ 115, 205, 208 = GRUR 1992, 40 – beheizbarer Atemluftschlauch; BGH, GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren). Das trifft jedenfalls auf Vorrichtungen zu, mit denen ein patentgeschütztes Verfahren praktiziert werden kann (BGH, a.a.O. – Rohrschweißverfahren).

So verhält es sich hier. Mit dem angegriffenen Schwangerschaftstestgerät kann das erfindungsgemäße Assay vollständig durchgeführt werden. Die angegriffene Ausführungsform entspricht den Vorgaben der Merkmale (1) bis (12) von Anspruch 1 des Klagepatents II. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen zum Klagepatent I verwiesen werden. Hinsichtlich der im Patentanspruch 1 des Klagepatents I nicht vorgesehenen Kontrollzone (Merkmale (6) (b) und (10)) ist lediglich zu ergänzen, dass eine solche Zone bei dem Schwangerschaftstestgerät der Beklagten unstreitig ebenfalls vorhanden ist. Die Kontrollzone enthält in Gestalt der
Ziege-Anti-Kaninchen-Antikörper – entsprechend der ersten Alternative des Merkmals (10) – immobilisierten Antikörper, der an das markierte Reagenz, nämlich den markierten Kaninchen-Anti-Maus-Antikörper, binden kann.

b)
Die angegriffene Ausführungsform ist auch ein Mittel im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. Diese Eigenschaft ergibt sich daraus, dass das angegriffene Schwangerschaftstestgerät objektiv zur Ausübung des patentgeschützten Verfahrens geeignet ist (vgl. BGH GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren, m. w. Nachw.).

c)
Die Abnehmer der Beklagten sind zur Anwendung des durch das Klagepatent geschützten Verfahrens nicht berechtigt.

Untersagt wird im Rahmen der mittelbaren Patentverletzung nur das Anbieten oder Liefern an Personen, die zur Benutzung der patentierten Erfindung im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 1 bis 3 PatG nicht berechtigt sind. Zur Benutzung der patentierten Erfindung nicht berechtigt sind Personen, denen der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung nicht erlaubt hat und denen auch sonst kein Recht zur Benutzung der Erfindung zusteht (BGH, GRUR 2007, 773, 776 f. – Rohrschweißverfahren; Benkard/Scharen, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 10 PatG Rdnr. 17), wobei Benutzung der Erfindung die Vornahme der in § 9 Satz 2 Nr. 1 bis 3 PatG genannten Handlungen meint (Benkard/Scharen, a.a.O., § 10 PatG Rdnr. 2). Die „Berechtigung“ kann sich z. B. aus einer Lizenz ergeben.

Dafür, dass ihre Abnehmer über eine derartige Berechtigung verfügen, haben die Beklagten nichts dargetan und hierfür ist auch nichts ersichtlich.

Dass die Verwender der angegriffenen Schwangerschaftsgeräte vielfach Privatpersonen sein werden, gegen die sich die Verbietungsrechte aus einem Patent nicht richten (§ 11 Nr. 1 PatG), ist ohne Bedeutung. Denn nach der ausdrücklichen Regelung in § 10 Abs. 3 PatG vermitteln die Privilegierungstatbestände des § 11
Nr. 1 bis 3 PatG keine „Berechtigung“ zu Benutzung der Erfindung. § 10 Abs. 1 PatG greift nach dem Willen des Gesetzgebers – mit anderen Worten – auch dann ein, wenn feststeht, dass eine unmittelbare Patentverletzung nicht stattfinden wird, weil das gelieferte Mittel z.B. im nichtgewerblichen Bereich zu privaten Zwecken zum Einsatz kommen soll. Dass es sich bei den Endabnehmern um Personen handelt, die im privaten Bereich agieren und somit selbst keinen Verbietungsansprüchen aus dem Patent unterliegen, hindert damit nicht die Haftung der Beklagten als mittelbare Verletzer.

d)
Die subjektiven Voraussetzungen für eine mittelbare Patentverletzung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG sind ebenfalls gegeben.

Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG setzt in subjektiver Hinsicht voraus, dass der Dritte weiß oder dass es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Damit sind zwei Alternativen eröffnet, um das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive Moment festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objektiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten (ist „offensichtlich“), dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; BGH, GRUR 2007, 679, 683 – Haubenstretchautomat). Kenntnis und Offensichtlichkeit sind damit zwei Wege, einen Tatbestand festzustellen, der es – bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung – rechtfertigt, dem Dritten die in dem Angebot oder der Lieferung liegende objektive Gefährdung des Ausschließlichkeitsrechts des Patentinhabers auch subjektiv als Verletzungshandlung zuzurechnen (BGH, GRUR 2007, 679, 683 f. – Haubenstretchautomat).

Vorliegend liegt es auf der Hand, dass die Abnehmer der Beklagten die ihnen gelieferten Schwangerschaftstestgeräte subjektiv zu einer – direkten oder (vermittelt über weitere Handelsstufen) indirekten – Weitergabe an Personen bestimmen, welche die Schwangerschaftstestgeräte alsdann bestimmungsgemäß gebrauchen. In diesem Fall führen diese unweigerlich das erfindungsgemäße Verfahren aus.

Darauf, ob diese Verwendungsabsicht den Beklagten bekannt ist, kommt es nicht an. Jedenfalls ist der auf einen unmittelbar patentbenutzenden Gebrauch der Schwangerschaftstestgeräte bezogene Verwendungswille der von der Beklagten belieferten Abnehmer aufgrund der Umstände offensichtlich. Die Offensichtlichkeit ergibt sich daraus, dass die Schwangerschaftstestgeräte der Beklagten, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet werden, unvermeidlich zur Anwendung des patentgemäßen Verfahrens führen. Mit Rücksicht hierauf gilt im Streitfall die in der Rechtsprechung anerkannte Regel, dass die subjektive Bestimmung des Abnehmers zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung eines angebotenen oder gelieferten Mittels aufgrund der Umstände offensichtlich ist, wenn das Mittel ausschließlich patentverletzend verwendet werden kann und folgerichtig auch tatsächlich beim Abnehmer ausschließlich patentverletzend verwendet wird (vgl. BGH, GRUR 2005, 848, 852 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat; Scharen, GRUR 2008, 944, 947).

C.
Betreffend das Klagepatent II können sich die Beklagten nicht mit Erfolg auf ein Weiterbenutzungsrecht gemäß Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG berufen (Art. XI § 4 IntPatÜG).

1.
Ist die Übersetzung der europäischen Patentschrift fehlerhaft, darf nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG derjenige, der im Inland in gutem Glauben die Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung getroffen hat, nach Veröffentlichung der berichtigten Übersetzung die Benutzung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten unentgeltlich fortsetzen, wenn die Benutzung keine Verletzung des Patents in der fehlerhaften Übersetzung der Patentschrift darstellen würde. Die Regelung begründet unter den in ihr genannten Voraussetzungen für den gutgläubigen Benutzer der Erfindung ein kostenloses Weiterbenutzungsrecht. Dieses erfasst solche Ausführungsformen, die zwar unter den Schutz des Patents fallen, aber von der fehlerhaften Übersetzung nicht erfasst würden, sofern diese für die Bestimmung des Schutzbereichs maßgeblich wäre (vgl. Rogge/Benkard, EPÜ, Art. 70 Rdnr. 26; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., Art. II § 3 Abs. 5 IntPatG Rdnr. 10).

2.
Die Voraussetzungen für ein solches Weiterbenutzungsrecht sind im Streitfall nicht erfüllt.

a)
Bei Lektüre des Patentanspruchs in der deutschen Übersetzung erkennt der Fachmann, dass die vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlichte deutsche Übersetzung von Patentanspruch 1 des Klagepatents II, nach welcher „die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz oder den immobilisierten Analyt, der an das markierte Reagenz binden kann, bin-den kann“, unklar ist. Zwar mag sich die deutsche Übersetzung bei bloßer Lektüre des Patentanspruchs auch dahin verstehen lassen, dass in der Kontrollzone ein immobilisierter Antikörper enthalten ist, dass der immobilisierte Antikörper an das markierte Reagenz binden kann, der immobilisierte Antikörper an den immobilisierten Analyten binden kann und der immobilisierte Analyt an das markierte Reagenz binden kann, was bedeuten könnte, dass in der Kontrollzone ein immobilisierter Antikörper mit Bindungseigenschaften sowohl für das markierte Reagenz als auch für den immobilisierten Analyten vorhanden sein soll. Eindeutig ergibt sich dies aus dem Wortlaut der deutschen Anspruchsfassung aber nicht. Denn die deutsche Übersetzung spricht davon, dass die Kontrollzone immo-bilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz „oder“ den immobilisierten Analyten binden kann. Davon, dass der immobilisierte Antikörper an das markierte Reagenz „und (ebenfalls, aber nicht zeitgleich) an den immobilisierten Analyten binden kann, ist in der deutschen Übersetzung nicht die Rede. Der Fachmann wird den Patentanspruch in der deutschen Übersetzung deshalb für unklar erachten, weshalb er zu dessen Auslegung unweigerlich die deutsche Übersetzung der Klagepatentbeschreibung zu Rate ziehen wird. In dieser wird ihm zur „Kontrollzone“ Folgendes gesagt (Anlage MBP 14, Seite 12 Zeile 18 bis Seite 13 Zeile 4; Unterstreichungen hinzugefügt):

„Die „Kontroll“-Zone ist dafür ausgelegt, dem Verwender anzuzeigen, dass die Vorrichtung gearbeitet hat. Zum Beispiel kann die Kontrollzone mit einem Antikörper beladen werden, der sich an den markierten Antikörper aus der ersten Zone bindet, zum Beispiel einen „Anti-Maus“-Antikörper, wenn der markierte Antikörper ein solcher ist, die unter Verwendung eines Maushybridoms abgeleitet ist, um zu bestätigen, dass die Probe den Teststreifen durchdrungen hat. In einer Alternative könnte die Kontrollzone immobilisierten Analyt enthalten, der mit überschüssigem markierten Reagenz aus der ersten Zone reagiert. Da es Zweck der Kontrollzone ist, dem Verwender anzuzeigen, dass der Test beendet wurde, sollte die Kontrollzone stromabwärts von der Detektionszone, in der das gewünschte Testergebnis aufgenommen wird, angeordnet sein. Eine positive Kontrollanzeige sagt dem Verwender daher, dass die Probe die notwendige Distanz durch die Test Vorrichtung zurückgelegt hat.“

Der Fachmann entnimmt dieser Beschreibungsstelle, dass die erfindungsgemäße Kontrollzone ein Signal unabhängig davon geben soll, ob die Testprobe die Nachweissubstanz enthalten oder nicht enthalten hat. In der Kontrollzone muss deshalb ein „Fänger“ enthalten sein, der in der Lage ist, das markierte Reagenz an sich zu binden. Hierfür bestehen – wie dem Fachmann in der Beschreibung ausdrücklich gesagt wird – zwei Möglichkeiten: Der in der Kontrollzone enthaltene „Fänger“ kann entweder ein Antikörper sein, der mit dem markierten Antikörper für die Nachweissubstanz reagiert, oder es kann sich um die Nachweissubstanz selbst handeln, an die der markierte Antikörper bindet. Eben in diesem Sinne wird der Fachmann deshalb den Patentanspruch in der deutschen Übersetzung auslegen. Zwischen der im Lichte der Patentbeschreibung auszulegenden Fassung der deutschen Übersetzung und dem Merkmal (10) des Patentanspruchs 1 in der englischen Fassung besteht dann aber schon kein sachlicher Unterschied. Die angegriffene Ausführungsform würde deshalb auch nach der missverständlichen deutschen Übersetzung des Anspruchs 1 unter den Schutzbereich des Klagepatents II fallen.

b)
Aber auch dann, wenn man dem nicht folgen wollte, können sich die Beklagten nicht mit Erfolg auf ein Weiterbenutzungsrecht stützen, weil es jedenfalls an den weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG fehlt.

Ein Weiterbenutzungsrecht kann nur dann entstehen, wenn der Benutzer die Erfindung „in gutem Glauben“ in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung getroffen hat. Dafür mag es zwar – was hier keiner Vertiefung bedarf – nicht erforderlich sein, dass der Benutzer die ihm günstige Fassung der deutschen Übersetzung tatsächlich gekannt hat (vgl. Rogge, GRUR 1993, 284, 284 f.). Wie im Falle des Weiterbenutzungsrechts nach § 123 PatG (hierzu BGH, GRUR 1952, 564, 566 – Wäschepresse; Benkard/Schäfers, a.a.O., § 123 PatG Rdnr. 77), mag auch der „unbewusste Benutzer“ geschützt sein. Erforderlich ist aber auch in diesem Fall, dass der Benutzer die Benutzung „in gutem Glauben“ aufgenommen hat. Der gute Glaube fehlt, wenn der Benutzer – unterstellt er hätte die deutsche Übersetzung tatsächlich gekannt – mit der fehlerhaften Übersetzung rechnete oder rechnen musste (vgl. zu § 123 PatG: BGH, GRUR 1952, 564, 566 – Wäschepresse; Benkard/Schäfers, a.a.O., § 123 PatG Rdnr. 77; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 123 PatG Rdnr. 107). Letzteres ist im Zweifel dann der Fall, wenn nur dem Patentanspruch ein Übersetzungsfehler anhaftet und der Benutzer bei Heranziehung der zutreffend übersetzten Beschreibung den Fehler unschwer erkennen konnte (Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl., Rdnr. 1011). So verhält es sich – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – aus den vorstehenden Gründen auch hier. Die Beklagten hätten, wenn sie die Fassung der deutschen Übersetzung gekannt hätten, damit rechnen müssen, dass dem Patentanspruch in der deutschen Fassung ein Übersetzungsfehler anheftet. Bei einem Blick in die zutreffend übersetzte Beschreibung hätten sie diesen Fehler unschwer erkennen können.

c)
Dass eine berichtigte Übersetzung der Klagepatentschrift II bislang nicht veröffentlicht und von der Klägerin beim Deutschen Patent- und Markenamt bis dato offenbar auch nicht eingereicht worden ist, steht dem gefundenen Ergebnis nicht entgegen. Ein Weiterbenutzungsrecht nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG setzt nach dem Wortlaut der Vorschrift zwingend und stets voraus, dass der Benutzer die Erfindung in gutem Glauben in Benutzung genommen oder ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzungsaufnahme getroffen hat. Soweit Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG von „nach Veröffentlichung der berichtigten Übersetzung“ spricht, wird damit nur zum Ausdruck gebracht, dass derjenige, der in gutem Glauben an die Richtigkeit der Übersetzung die Benutzung der Erfindung aufgenommen oder ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzungsaufnahme getroffen hat, die Erfindung auch nach Berichtigung der Übersetzung für die Bedürfnisse des eigenen Betriebes weiterbenutzen darf. Hingegen lässt sich – was die Beklagten vorliegend auch nicht geltend machen – aus dieser Formulierung nicht herleiten, dass es auf einen guten Glauben des Benutzers nicht ankommt, wenn eine berichtigte Übersetzung nicht veröffentlicht worden ist.

D.
Die Klägerin ist hinsichtlich der zuerkannten Ansprüche aktivlegitimiert.

1,
Die Klägerin ist unstreitig als neue Inhaberin der Klagepatente in der Patentrolle eingetragen, und zwar – wie zwischen den Parteien außer Streit steht – seit dem
21. Juni 2002.

2.
Die Eintragung in der Patentrolle legitimiert den eingetragenen Patentinhaber als den Berechtigten, und zwar auch für den Verletzungsprozess (vgl. Senat, Mitt. 1998, 153, 155 – Kartoffelsorte Cilena; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 30 PatG Rdnr. 20; Benkard/Schäfers, a.a.O., § 30 PatG Rdnr. 8a; Rogge, GRUR 1985, 734, 736 m. w. Nachw.; vgl. a. BGH, GRUR 1979, 145, 146 – Aufwärmvorrichtung).

Wird das Klagepatent übertragen, so entscheidet gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG der Rollenstand des Patentregisters darüber, wer prozessführungsbefugt und anspruchsberechtigt ist. Solange die Umschreibung auf den neuen Inhaber nicht erfolgt ist, können Ansprüche wegen Patentbenutzung deswegen nur von dem noch eingetragenen Altinhaber geltend gemacht werden, selbst wenn dieser (wegen der Wirksamkeit der Patentübertragung) materiell rechtlich nicht mehr Inhaber des Klageschutzrechts ist. Ist andererseits die Umschreibung erfolgt, so ist der neu eingetragene Erwerber prozessführungsbefugt, und zwar unabhängig davon, ob er tatsächlich materiell rechtlich Inhaber des Patents geworden ist oder nicht. Grund für diese an den schlichten Rollenstand anknüpfende Legitimation ist die Überlegung, dass die Patentbehörden und -gerichte von der ggf. aufwändigen Prüfung der materiellen Rechtslage hinsichtlich der Patentinhaberschaft enthoben sein und sich an der ebenso einfach wie verlässlich feststellbaren Eintragung im Patentregister orientieren sollen. Wird ein (in die Zukunft gerichteter) Unterlassungs-, Auskunfts-, Rückruf- oder Vernichtungsanspruch geltend gemacht, kann deshalb die Wirksamkeit der materiellen Übertragung auf sich beruhen, weil es für die Klageberechtigung ohnedies nur auf den formellen Rollenstand ankommt.

Die Maßgeblichkeit des Registerstandes gilt aber auch für den (rückwärts gerichteten) Schadenersatzanspruch. Demgemäß hat der Senat bereits früher in der zum Sortenschutzrecht ergangenen Entscheidung „Kartoffelsorte Cilena“ (Mitt, 1998, 153, 155) nicht zwischen einzelnen Anspruchsarten differenziert, sondern den eingetragenen Sortenschutzinhaber auch zur Geltendmachung der miteingeklagten Schadenersatzansprüche für berechtigt gehalten. Übergreift der schadenersatzpflichtige Zeitraum sowohl die Periode, in der der Veräußerer materieller Inhaber und/oder in der Rolle eingetragen war, als auch diejenige Periode, in der der Erwerber materieller Inhaber und/oder in der Rolle eingetragen war, ist der Schadenersatzantrag darauf zu richten, dass in Bezug auf Benutzungs-handlungen während des erstgenannten Zeitraumes der Schaden des Veräußerers und in Bezug auf Benutzungshandlungen während des letztgenannten Zeitraumes der Schaden des Erwerbers zu ersetzen ist. Damit der zu ersetzende Schaden im genannten Sinne „personalisiert“ werden kann, muss die materielle Übertragung, d.h. ihre Wirksamkeit und ihr Zeitpunkt, nicht aufgeklärt werden. § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG hat zwar keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage am Patent. Die Vorschrift regelt andererseits aber auch nicht bloß eine Legitimationsvermutung. Sie bestimmt vielmehr abschließend und unwiderleglich, wer im Verletzungsprozess berechtigt ist, Ansprüche wegen Patentbenutzung geltend zu machen. Indem § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG als Berechtigten den in der Rolle Eingetragenen vorsieht, nimmt das Gesetz bewusst in Kauf, dass die Ansprüche von einer Person verfolgt werden, die materiell rechtlich (z. B. wegen – unerkannter – Unwirksamkeit des Übertragungsgeschäftes) überhaupt nicht Anspruchsinhaber ist. Für diesen Fall regelt § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG also eine gesetzliche Prozessstandschaft dahingehend, dass der Eingetragene objektiv fremde Ansprüche (nämlich die des materiell tatsächlich Berechtigten) im eigenen Namen (d.h. auf Leistung an sich) einklagen kann – und muss. Damit der Verletzungsprozess von einer – wie ausgeführt – unerwünschten Aufklärung der materiellen Rechtslage am Klagepatent befreit bleibt, muss der Rollenstand, soweit es um Schadenersatzan-sprüche geht, nicht nur darüber entscheiden, wer die Forderungen einklagen kann. Der Registerstand muss darüber hinaus auch festlegen, mit welchem Inhalt die Ansprüche geltend gemacht werden können, d.h. wessen Schaden zu ersetzen ist. Anderenfalls wäre allein für diesen Teilaspekt des Schadenersatzanspruchs eine ggf. mühselige und schwierige Rechtsaufklärung zu leisten, von der § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG gerade suspendieren will. Der in der Rolle als Patentinhaber Eingetragene ist daher aufgrund seiner Registereintragung befugt, Ersatz seines Schadens zu verlangen, die durch Benutzungshandlungen eingetreten sind, welche seit seiner Rolleneintragung vorgefallen sind (Senat, Urt. v. 13.1.2011 – I-2 U 56/09, InstGE 12, 261 – Fernsehmenü-Steuerung). Bei Unwirksamkeit der Patentübertragung agiert er dabei in gesetzlicher Prozessstandschaft für den materiell Berechtigten. Ersatz desjenigen Schadens, die durch Benutzungshandlungen während der Rolleneintragung des Voreingetragenen entstanden sind, kann – entsprechend dem für die betreffende Zeitspanne gegebenen Registerstand – der Voreingetragene geltend machen, wobei insoweit der ihm entstandene Schaden zu ersetzen ist (Senat, a.a.O. – Fernsehmenü-Steuerung). Ihm bleibt es freilich überlassen, seine Schadenersatzansprüche abzutreten, womit ein Dritter (welches z. B. der aktuell eingetragene Patentinhaber, sein kann) klageberechtigt wird (Senat, a.a.O. – Fernsehmenü-Steuerung). Vom Verletzungsgericht ist in einem solchen Fall allerdings die Wirksamkeit der Abtretung zu verifizieren.

Weil sich der Ausspruch zur Schadenersatzhaftung strikt nach dem Rollenstand richtet, ist nicht nur ein Bestreiten der materiellen Rechtslage durch den Verletzungsbeklagten unerheblich; auch der eingetragene Kläger selbst kann sich nicht darauf berufen, dass er bereits vor der Umschreibung materiell rechtlich Inhaber des Patents geworden sei und deshalb schon im Hinblick auf vor dem Umschreibungstag begangene Verletzungshandlungen die Verpflichtung zum Ersatz seines Schadens (und nicht des Schadens des Voreingetragenen) festzustellen sei (Senat, a.a.O. – Fernsehmenü-Steuerung). Die Bindung an den Rollenstand kann damit zwar Nachteile bei der Schadensberechnung mit sich bringen. Ist die Umschreibung beispielsweise über Jahre verzögert worden, so dass der Verletzungsbeklagte – dem Rollenstand folgend – dazu verurteilt worden ist, für einen bestimmten Zeitraum den Schaden des voreingetragenen Veräußerers zu ersetzen, und hatte dieser seinen Geschäftsbetrieb bereits im Zusammenhang mit der weit vor der Umschreibung erfolgten Patentübertragung dahingehend umgestellt, dass er keine gattungsgemäßen Produkte mehr vertrieben hat, so wird er seinen Schaden mit Aussicht auf Erfolg nicht nach dem ihm entgangenen Gewinn konkret berechnen können, während diese Berechnungsmethode auf Seiten des Erwerbers erfolgversprechend wäre, aber daran scheitert, dass dessen Schaden für den fraglichen Zeitraum wegen des Registerstandes nicht ersatzfähig ist. Den hieraus resultierenden Nachteil den Kläger tragen zu lassen, ist jedoch nicht unbillig, weil es seine Sache gewesen wäre, beizeiten für eine Umschreibung zu sorgen, damit der formelle Rollenstand zügig mit der materiellen Rechtslage in Übereinstimmung kommt. Der Rechtsfolge des § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG kann der noch nicht eingetragene Erwerber nicht dadurch entgehen, dass er als gewillkürter Prozessstandschafter des noch eingetragenen Altinhabers klagt.

3.
Hiervon ausgehend gilt im Entscheidungsfall Folgendes:

a)
Die Klägerin ist insoweit aktivlegitimiert, als sie die Beklagten wegen seit ihrer Rolleneintragung stattgefundener Benutzungshandlungen auf Schadensersatz in Anspruch nimmt. Darauf, ob und wann die Klagepatente rechtswirksam von der A N.V. auf die Klägerin übertragen worden sind, kommt es hierbei – nicht anders als beim für erledigt erklärten Unterlassungsanspruch – von vornherein nicht an. Als in der Rolle als Patentinhaberin Eingetragene ist die Klägerin befugt, Ersatz ihres eigenen Schadens zu verlangen, der durch Benutzungshandlungen eingetreten ist, welche seit ihrer Rolleneintragung (21.06.2002) stattgefunden haben. Nicht maßgeblich ist nach dem Gesagtem hingegen das von der Klägerin als Stichtag in den Berufungsantrag aufgenommene Abschlussdatum (21.05.2002) des zwischen der A PLC und der A N.V. einerseits und der Klägerin andererseits abgeschlossenen „PATENT ASSIGNMENTS“.

b)
Für die Zeit vor ihrer Rolleneintragung kann die Klägerin jeweils aus abgetretenem Recht Ersatz des der A N.V. entstandenen Schadens beanspruchen. Denn die A N.V. hat ihre Schadensersatzansprüche wirksam an die Klägerin abgetreten.

aa)
Die Klägerin hat durch Vorlage des „PATENT ASSIGNMENTS“ von Mai 2002, welches zwischen der A PLC und der A N.V. einerseits und der Klägerin andererseits abgeschlossen worden ist, belegt, dass die A N.V. ihr die dieser zustehenden Schadensersatzansprüche aus den Klagepatenten abgetreten hat. Die Klägerin hat die Übertragungsvereinbarung im letzten Verhandlungstermin im Original vorgelegt. Die überreichte Urkunde stimmt mit der zuvor als Anlage MBP 47 vorgelegten Kopie sowie mit der ferner zu den Akten gereichten beglaubigten Abschrift überein. Anhaltspunkte dafür, dass die Vereinbarung, so wie sie sich als der überreichten Urkunde ergibt, zwischen den Beteiligten nicht geschlossen worden ist, bestehen nicht. Soweit die Beklagten auf ein unterschiedliches äußeres Erscheinungsbild einzelner Seiten der von der Klägerin zunächst zu den Akten gereichten Vertragskopie hingewiesen haben, betrifft dieser Einwand nur die von der Klägerin ursprünglich überreichte Vertragsablichtung (vgl. Anlage B 15). Die Klägerin hat das unterschiedliche äußerliche Erscheinungsbild einzelner Seiten dieser Kopie damit erklärt, dass beim Europäischen Patentamt beim Digitalisieren der in Papierform vorgelegten Übertragungsvereinbarung Vergrößerungen bzw. Verzerrungen aufgetreten sein müssen, was plausibel ist. Die von der Klägerin später überreichten Vertragsablichtungen (Anlage 2 zur Anlage MBP 36; Anlage MBP 47; Anlage HNE 5 zur Anlage MBP 46; beglaubigte Abschrift) sowie die zuletzt überreichte Originalurkunde weisen derartige Unterschiede im Schriftbild nicht auf. Soweit die Beklagten einwenden, die zu den Akten gereichte beglaubigte Abschrift entspreche weder der Kopie gemäß Anlage MBP 36 noch den Kopien gemäß Anlagen MBP 47 und MBP 46, weil es in der beglaubigten Abschrift paginierten Seite 3 fehle und es keine „Schedule Patents“ gebe, trifft dies nicht zu. Ausweislich der vorgelegten beglaubigten Abschrift enthält diese – ebenso wie das nunmehr vorgelegte Original – sowohl eine paginierte Seite 3 als auch die besagte Anlage. Ohne Erfolg bleibt auch der weitere Einwand der Beklagten, das beim Europäischen Patentamt vorhandene Exemplar der Vereinbarung komme äußerlich der Kopie gemäß Anlage MBP 36, Anlage 2, nur nahe. Die von den Beklagten hierzu vorgelegte Anlage B 17, die die fehlende Identität der Unterlagen belegen soll, betrifft den hier nicht einschlägigen Übertragungsvertrag vom 20. Dezember 2001, nicht aber die in Rede stehende Vereinbarung von Mai 2002.

bb)
Das „PATENT ASSIGNMENT“ von Mai 2002 hat die Übertragung der Klagepatente zum Gegenstand und enthält auch eine Abtretung von Schadensersatzansprüchen. In Ziffer 1 der Vereinbarung heißt es am Ende ausdrücklich, dass die Übertragung sämtliche Rechte (und damit Ansprüche), einschließlich Schadensersatz, in Bezug auf jede Patentverletzung, die vor Abschluss dieser Übertragung erfolgte, umfasst. Nach Sinn und Zweck der Vereinbarung sollten ersichtlich alle der A N.V. aus dem Klagepatent in zustehenden Schadensersatzansprüche auf die Klägerin übergehen.

Soweit die Klägerin im Zusammenhang mit dem “PATENT ASSIGNMENT“ in beim Senat oder Landgericht anhängigen Parallelverfahren vorgetragen hat, dass die Übertragung der Klagepatente „deklaratorisch erfolgt sei, kann hieraus nicht gefolgert werden, dass eine Übertragung und Abtretung tatsächlich nicht gewollt gewesen ist. Durch die in Rede stehende Übertragungsvereinbarung sollte die wirksame Übertragung der Klagepatente nachgewiesen werden. Zu diesem Zwecke ist ausdrücklich eine – möglicherweise erneute – Patentübertragung und auch eine Abtretung vereinbart worden. Jedenfalls hierdurch sollten die Klagepatente, wenn sie nicht bereits zuvor auf die Klägerin übertragen wurden, was nicht feststellbar ist, sowie Ansprüche aus den Klagepatenten auf die Klägerin übertragen werden.

cc)
Die Vertragsparteien sind beim Abschluss des „PATENT ASSIGNMENTS“ von Mai 2002 wirksam vertreten worden.

(1)
Für die Klägerin ist die in Rede stehende Vereinbarung von Paul T. D unterschrieben worden, und zwar – wie sich aus der Datumsangabe neben der Unterschrift von D ergibt – am 21. Mai 2002. D konnte die Klägerin beim Abschluss der Vereinbarung wirksam vertreten. Aus den von der Klägerin vorgelegten Handelsregisterauszügen des Kantons Zug, Schweiz, ergibt sich, dass D am 21. Mai 2002 zur Vertretung der Klägerin berechtigt war.

Nachdem bereits die von der Klägerin in einem Parallelrechtsstreit vorgelegte und von den Beklagten im vorliegenden Verfahren mit der Anlage B 15 zu den Akten gereichte englische Version eines Handelsregisterauszuges dafür sprach, dass D zum Zeitpunkt des Abschlusses der Abtretungsvereinbarung als Geschäftsführer („manager“) allein zeichnungsbefugt („single signature“) war, ergibt sich die Vertretungsberechtigung von D jedenfalls aus der nunmehr vorgelegten deutschen Version dieses Handelsregisterauszuges (Anlage MBP 44). Hieraus geht hervor, dass D zur „Einzelunterschrift“ berechtigter „Geschäftsführer“ in der Klägerin ist, und zwar seit dem 10. Mai 2002. Bei der nicht durchgestrichenen Personalangabe zu D ist in der Spalte „Ae“ (= Änderungen) die Ziffer „4“ angegeben. Auf der ersten Seite des Registerauszuges findet sich unten zu „Ref.“ 4 in der Spalte „TR-Datum“ (Tagesregister-Datum) die Angabe „10.05.2002“, was dafür spricht, dass D bereits seit dem 10. Mai 2002 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist. Selbst wenn man aber auf die weitere Datumsangabe in der Spalte „SHAB-Dat.“ abstellt, ist D jedenfalls seit dem 15. Mai 2002 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Klägerin. Wie aus dem durchgestrichenen weiteren Registereintrag betreffend D ergibt, war dieser lediglich in der Zeit vor dem 10. bzw. 15. Mai 2002 nicht alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer; lediglich in dieser Zeit konnte er nicht alleine zeichnen („Kollektivunterschrift zu zweien“). Ist D damit seit dem
10. oder 15. Mai 2002 zur Alleinvertretung der Klägerin befugt, hatte er bei Unterzeichnung des „PATENT ASSIGNMENTS“ am 21. Mai 2002 Alleinvertretungsmacht. Darauf, ob die Datumsangabe auf dem Deckblatt des „PATENT ASSIGNMENTS“ „2. Mai 2002“ oder 2. May 2002“ lautet, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Wie sich aus der Datumsangabe neben der Unterschrift von D ergibt, hat dieser die Vereinbarung erst am 21. Mai 2002 unterschrieben. Erst mit dieser Unterschrift ist die Vereinbarung zustande gekommen.

(2)
Für die A N.V. ist die Vereinbarung von Richard E unterzeichnet worden. Ausweislich der von der Klägerin überreichten Vollmacht vom 5. Oktober 2001 (Anlage MBP 32 [Bl. 523 GA], deutsche Übersetzung Anlage MBP 32a [Bl. 524 GA]), war diesem für die Dauer eines Jahres eine unwiderrufliche Vollmacht betreffend Schutzrechtsübertragungen von der A N.V. erteilt worden. Die besagte Vollmachtsurkunde (Anlage MBP 32) wurde für die A N.V. von Gerrit F und W. G. M. G unterzeichnet. Diese konnten die A N. V. zusammen wirksam vertreten.

Die A N.V. ist eine Naamloze Vennootschap, eine Gesellschaft nach Niederländischem Recht. Gemäß Art. 240 Abs. 1 des Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches wird sie, soweit sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt, durch durch den Vorstand vertreten. Gemäß Art. 240 Abs. 1 des Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches kann die Satzung allerdings auch anderen Personen Vertretungsmacht erteilen (vgl. Nieper/Westerdijk, Niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch, Buch 2, Juristische Personen).

Ausweislich des von der Klägerin ferner vorgelegten Registerauszuges (Anlage MBP 34 [Bl. 527 – 534 GA] hat F die Funktion eines „Holder of power of attorney for signature“, d. h. „Inhaber einer Unterschriftsvollmacht”. Nach dem unwiderlegten Vortrag der Klägerin war er dies auch bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung, wofür auch die Datumsangabe „01-05-1983“ im Registerauszug gemäß Anlage MBP 34 spricht. Ausweislich des Registerauszuges ist F ferner „Prokuratiehouder (b)“ mit „Restricted power of attorney“, wobei sich aus der zugehörigen Datumsangabe „01-12-1997“ ergibt, dass er dies seit dem 1. Dezember 1997 ist. Mit der Anlage MBP 43 („Statement of Paulus Luitzen Reeskamp“) hat die Klägerin ferner als „EXHIBIT PLR 1“ einen aktuellen Registerauszug vom 12. April 2010 vorgelegt, aus dem ebenfalls hervorgeht, dass F „Prokuratiehouder (b)“ ist und „Besperkte volmacht“ hat. Die zugehörige Datumsangabe „01-12-1997“ spricht wiederum dafür, dass er dies seit dem 1. Dezember 1997 ist.

Mit der Anlage L 43 (Statement of Paulus Luitzen Reeskamp) hat die Klägerin ferner Unterlagen der niederländischen Handelskammer betreffend Herrn G vorgelegt. Aus diesen geht hervor, dass G vom 18. Mai 2001 bis zum
30. September 2007 „Prokuratiehouder (A)“ der A N.V. war. Außerdem folgt aus diesen Unterlagen, dass G berechtigt war, mit einem Geschäftsführer oder stellvertretendem Geschäftsführer oder einem „Prokuratiehouder A“ oder „Prokuratiehouder B“ zu unterschreiben.

Aus Art. 29 Abs. 1 des von der Klägerin als Anlage GD 2 zur Anlage MBP 42 (Statement of Gerrit F) überreichten, in englischer Sprache verfassten Gesellschaftsvertrages der Klägerin vom 6. Mai 1999 ergibt sich, dass die Gesellschaft u.a. durch zwei „Attorneys“ (Vertreter), abhängig von den Vollmachtbeschränkungen solcher „Attorneys“ zum Zeitpunkt oder nach ihrer Ernennung, vertreten werden kann.

Als Anlage MBP 38 hat die Klägerin in diesem Zusammenhang des Weiteren eine Unterlage betreffend die „Authorised Signatures“ der A N.V. vom 1. Juli 2001 überreicht, das nach ihrem unwidersprochen gebliebenen Vortrag dem Commercial Register Rotterdam vorgelegt wurde. Aus dieser Unterlage (Übersetzung Bl. 600 GA) geht hervor, dass gemäß Art. 29 des Gesellschaftsvertrages der A N.V. sämtliche Dokumente, ausgenommen der Dokumente, die Kraft einer gesonderten Vollmacht unterzeichnet wurden, von folgenden Personen zu unterzeichnen sind, um die Gesellschaft rechtlich zu binden:

• von zwei Mitgliedern des Vorstandes oder durch
• ein Mitglied des Vorstandes gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit einem gemeinschaftlichen Geschäftsführer mit einem stellvertretenden Geschäftsführer oder mit einem Vertreter „A“ oder „B“ oder durch
• einen Vertreter „A“ gemeinsam mit einem Vertreter „B“.

In der Auflistung „Authorised Signatures“ (Anlage MBP 38) ist G unter der Kategorie „Attorney A“ aufgeführt; F ist dort unter der Kategorie „Attorney B“ genannt. G war mithin Vertreter „A“ und F Vertreter „B“, was im Einklang mit den überreichten Registerauszügen steht, die G als „Prokuratiehouder (A)“ und F als „Prokuratiehouder (B)“ ausweisen. Hieraus folgt, dass G als Vertreter bzw. Prokuratiehouder A zusammen mit F als Vertreter bzw. Prokuratiehouder B zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt war.

Dass die im Registerauszug gemäß Anlage MBP 34 betreffend F enthaltene Angabe „besperkte volmacht“ (beschränkte Vollmacht) eine weitergehende Bedeutung hat, als dass F als „Prokuratiehouder B“ die Gesellschaft nicht allein, sondern nur gemeinsam mit einem „Prokuratiehouder A“ vertreten kann, kann nicht angenommen werden. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass hiermit nur darauf hingewiesen wird, dass F nicht alleinvertretungsberechtigt ist. Richtig ist zwar, dass im Registerauszug bei anderen „Prokuratiehouders“ in der Rubrik „Befugtheit“ („Bevoegdheid“) von „Gesamtvollmacht“ die Rede und angegeben ist, dass der betreffende „Prokuratiehouder“ zur Vertretung mit einem anderen „Prokuratiehouder“ vertretungsbefugt ist. Ein solcher Hinweis auf eine Generalvollmacht findet sich bei F nicht. Die Unterlage „Authorised Signatures“ der A N.V. vom 1. Juni 2000 (Anlage MBP 38), welche dem Commercial Register Rotterdam vorgelegt wurde, in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der A N.V. spricht aber dafür, dass F als „Prokuratiehouder B“ die Gesellschaft gemeinsam mit einem „Prokuratiehouder A“ vertreten konnte, ohne dass beide hierbei weiteren Beschränkungen unterworfen waren. Denn weder der Gesellschaftsvertrag der A N.V. von 1999 noch die Anlage MBP 38 sehen solche Beschränkungen vor.

Bestätigt wird dies schließlich auch durch die von der Klägerin zuletzt als Anlage
LS-C 48 vorgelegte Handelsregisterhistorie, die F als „Procuratiehoulder B“ ausweist, der mit einem Geschäftsführer oder stellvertretendem Geschäftsführer oder einem „Prokuratiehouder A“ zum Unterschreiben berechtigt ist.

(3)
Für die A PLC ist das „PATENT ASSIGNMENT“ von Mai 2002 ebenfalls von Richard E unterzeichnet worden. Ausweislich der von der Klägerin als Anlage MBP 32 vorgelegten Vollmachtsurkunde (deutsche Übersetzung Anlage MBP 33a) ist E auch von der A PLC bevollmächtigt gewesen. Die betreffende Vollmachtsurkunde wurde von den R. M. H und C. J. Hampton I unterzeichnet. Nach dem insoweit unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin hatten diese die Rechtsmacht, die A PLC, rechtswirksam zu vertreten. Entscheidend kommt es hierauf allerdings nicht an, weil es vorliegend allein um die Übertragung von Patenten der A N.V. bzw. die Abtretung von Ansprüchen der A N.V. aus diesen Paternten auf die Klägerin geht.

dd)
Das „PATENT ASSIGNMENT“ von Mai 2002 ist schließlich auch formwirksam.

Die in Rede stehende Vereinbarung unterliegt englischem Recht, da die Vertragsparteien in zulässiger Weise unter Ziffer III des „PATENT ASSIGNMENTS“ die Anwendung englischen Rechts vereinbart haben (Art. 27 Abs. 1 Satz 1 EGBGB).

Die Übertragung von Patenten sowie die Übertragung eines Rechts an einem Patent unterliegt nach englischem Recht gemäß § 30 Patent Act von 1977 (Anlage MBP 37; nachfolgend: PA 1977), welche Fassung hier anzuwenden ist, weil die in Rede stehende Vereinbarung vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurde, bestimmten Formerfordernissen. Die Übertragung eines Patents oder eines Rechts an einem Patent ist hiernach nichtig, sofern sie nicht schriftlich niedergelegt und von den Parteien der Übertragung oder im Falle einer juristischen Person durch deren Vertreter unter dem Zeichen der juristischen Person unterzeichnet wird. Dass ist hier jedoch nicht der Fall, weil die in Rede stehende Vereinbarung den in § 30 PA von 1977 genannten Anforderungen entspricht.

Das „PATENT ASSIGNMENT“ von Mai 2002 ist von Vertreter der beteiligten Unternehmen unter der Firma dieser Unternehmen unterzeichnet worden und die Vereinbarung ist auch schriftlich niedergelegt worden. Damit ist das Schriftformerfordernis gewahrt. Wie sich aus der von der Klägerin als Anlage MBP 46 übereichten zweiten Erklärung des englischen Rechtsanwalts Huw Nigel J nebst Anlagen ergibt, reicht es nach englischem Recht – entsprechend dem Wortlaut von § 30 PA 1977 – aus, dass die Übertragungsvereinbarung schriftlich abgefasst ist. Allein die schriftliche Abfassung des Übertragungsvertrages reicht aus. Insbesondere gibt es nach englischem Recht kein Erfordernis, wonach bei einer aus mehreren Blättern bestehenden Vertragsurkunde jedes einzelne Blatt von den Vertragsparteien unterschrieben sein muss. Erforderlich ist auch keine körperliche Verbindung der Blätter. In der Praxis werden einzelne Blätter zwar häufig zusammengeheftet; die Blätter können jedoch auch lose sein. Andere Formerfordernisse gibt es nicht. Wie der High Court in dem mit der Anlage MBP 46 als EXHIBIT HNE 6 vorgelegten Urteil in der Sache Jensen ./. Emtech BL C/45/96 ausgeführt hat, verlangt § 30 PA 1977 nur, dass eine Patent Übertragung schriftlich niedergelegt und von beiden Parteien unterzeichnet ist. Ausweislich dieser Entscheidung ist es deshalb z. B. unschädlich, dass die Patentübertragungsvereinbarung ein Datum nicht aufweist. Dem ist zu entnehmen, dass es nach englischem Recht keine besonderen Anforderungen in Bezug auf die schriftliche Niederlegung der Patentübertragung gibt. Gegenteiliges zeigen die Beklagten auch nicht auf.

E.
Aus den oben dargelegten Schutzrechtsverletzungen bzw. –benutzungen ergeben sich folgende Rechtsfolgen:

1.
Nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG haben die Beklagten der Klägerin wegen der unmittelbaren Verletzung des Klagepatents I sowie der mittelbaren Verletzung des Klagepatents II Schadensersatz zu leisten.

a)
Die Beklagte zu 1. hat die ihr zur Last gelegten schutzrechtsverletzenden Handlungen schuldhaft begangen, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB, und das gleiche gilt für den Beklagten zu 2., der als ihr gesetzlicher Vertreter für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen hatte und nach § 840 Abs. 1 gesamtschuldnerisch mit der Beklagten zu 1. haftet. Hätten sie als einschlägig tätige Gewerbetreibende die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet, hätten sie sich vor der Aufnahme der Verletzungshandlungen über die Schutzrechtslage informiert. Im Rahmen dieser Nachforschungen wären sie auf die Klagepatente gestoßen und hätten jedenfalls bei zutreffender rechtlicher Beratung ohne Schwierigkeiten feststellen können, dass die angegriffenen Schwangerschaftstestgeräte von den dort unter Schutz gestellten Lehren Gebrauch machen und dass ihnen kein Recht zur Benutzung der Klagepatente zusteht.

b)
Ohne Erfolg machen die Beklagten geltend, dass der Klägerin für die Zeit seit der erstinstanzlichen Nichtigkeitserklärung des Klagepatents I durch das Bundespatentgericht mit Urteil vom 7. Juni 2005 ein Anspruch auf Schadensersatz nicht zustehe, weil es insoweit an einem Verschulden fehle.

Den Beklagten war das Klagepatent I im betreffenden Zeitraum bekannt. Das Klagepatent I stand darüber hinaus – was die Beklagten ebenfalls wussten – im Zeitpunkt ihrer Benutzungshandlungen in Kraft. Das das Klagepatent I für nichtig erklärende Urteil des Bundespatentgerichts war nicht rechtskräftig, weil es mit der Berufung angegriffen wurde. Eine endgültige Vernichtung des Klagepatents lag mithin nicht vor. Die rechtskräftige Klärung der Rechtsbestandsfrage stand vielmehr noch aus, so dass das Klagepatent I auch von den Beklagten zu respektieren war.

Soweit die Beklagten sich im ersten Verhandlungstermin vor dem Senat gleichwohl auf ein fehlendes Verschulden berufen haben, haben sie schon nicht dargetan, dass sie im fraglichen Zeitraum im Hinblick auf den Inhalt des Nichtigkeitsurteils des Bundespatentgerichts tatsächlich davon ausgegangen sind, das Klagepatent I werde keinen Bestand haben. Selbst wenn die Beklagten, die selbst am Nichtigkeitsverfahren nicht beteiligt waren, hiervon aber tatsächlich ausgegangen sein sollten, vermag sie dies nicht zu entlasten.

Im gewerblichen Rechtsschutz werden an die Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt strenge Anforderungen gestellt (vgl. Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 15). Dem Grundsatz nach trägt ein Verletzer das Risiko der Schuldhaftigkeit, welches sich nicht ohne weiteres auf den Schutzrechtsinhaber verschieben lässt. In der Regel ist deshalb die Benutzung einer patentierten und damit geprüften Erfindung auch bei einem Irrtum über deren Rechtsbeständigkeit als schuldhaft anzusehen (vgl. BGH, GRUR 1961, 26 – Grubenschaleisen; GRUR 1977, 250, 253 – Kunststoffhohlprofil; Senat, GRUR 1962, 35, 36 – Kunststoffschläuche; Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 15; OLG München, GRUR-RR 2006, 385, 391 – Kassieranlage; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 Rdnr. 48; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 139 Rdnr. 101; Schulte/Kühnen, a.a.O., § 139 Rdnr. 77). Der Fahrlässigkeitsvorwurf bleibt in einem solchen Fall grundsätzlich bestehen; die Annahme, das Patent sei nicht rechtsbeständig, exkulpiert grundsätzlich nicht. Selbst bei begründeten Bedenken gegen die Rechtsbeständigkeit ist das Patent bis zu seiner Vernichtung oder seinem Widerruf in Kraft und als allgemeinverbindliche Norm zu respektieren (Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 16; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 Rdnr. 48 m. w. Nachw.).

Diese Risikoverteilung gilt im Grundsatz auch dann, wenn das verletzte Patent durch ein nicht rechtskräftiges Nichtigkeitsurteil in erster Instanz für nichtig erklärt worden ist. Einem jeden Nichtigkeitsberufungsverfahren, dessen Sinn und Zweck gerade die Überprüfung des instanzgerichtlichen Urteils ist, wohnt dem Ansatz nach das Risiko einer anderen Beurteilung des Streitstands durch den Bundesgerichtshof inne. Die Erfahrung lehrt immer wieder, dass sogar bei einem scheinbar sehr nahe kommenden Stand der Technik Nichtigkeitsklagen abweichend von der Beurteilung durch das Bundespatentgericht und/oder der Verletzungsgerichte letztinstanzlich beim Bundesgerichtshof keinen Erfolg haben. Die Möglichkeit, dass das verletzte Patent im Nichtigkeitsberufungsverfahren nicht vernichtet wird, ist daher stets ernstlich in Rechnung zu stellen (vgl. Senat, GRUR 1962, 35, 36 – Kunststoffschläuche; Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 16; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 Rdnr. 48). Ein Fachunternehmen, das sich trotz noch nicht endgültig geklärter Rechtslage entschließt, von einem Patent Gebrauch zu machen, handelt deshalb grundsätzlich auf eigene Gefahr (vgl. BGH, GRUR 1987, 564 – Taxi Genossenschaft; Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 16; OLG Nürnberg GRUR 1967, 538 – Laternenflaschen).

Eine dem Verletzer günstige erstinstanzliche (nicht rechtskräftige) Nichtigkeitsentscheidung des Bundespatentgerichts lässt vor diesem Hintergrund für sich genommen entgegen der Auffassung der Beklagten das Verschulden des Verletzers nicht schon entfallen. Zur Exkulpation des rechtsirrig vom mangelnden Rechtsbestand eines Patents ausgehenden Verletzers reichen (nicht rechtskräftige) Entscheidungen von Kollegialgerichten, die ein für den Irrenden günstigen Inhalt haben, nicht ohne weiteres aus, und zwar auch dann nicht, wenn das Instanzgericht über eine besondere Fachkunde verfügt (vgl. BGH, BB 1962, 428 – Furniergitter; GRUR 1964, 606, 610 f. – Förderband; GRUR 1973, 518, 521 – Spielautomat II; GRUR 1993, 556, 559 – TRIANGLE; Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 16; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 Rdnr. 51; Busse/Keukenschrijver, a.a.O.., § 139 Rdnr. 97; Schulte/Kühnen, a.a.O. § 139 Rdnr. 77, Kraßer; Patentrecht, 6. Aufl., S. 852). Das gilt namentlich auch dann, wenn der Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts – durch ein auf die Berufung hin abgeändertes Urteil – das Patent zunächst vernichtet hatte (Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 16 f.; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 Rdnr. 51; Schulte/Kühnen, a.a.O. § 139 Rdnr. 77). Die Erfahrung lehrt, dass selbst bei einem scheinbar nahe kommenden Stand der Technik Nichtigkeitsklagen abweichend von den Beurteilungen durch das Bundespatentgericht letztinstanzlich beim Bundesgerichtshof keinen Erfolg haben.

Am Verschulden des Verletzers fehlt es vor diesem Hintergrund nur unter besonderen Umständen, so z. B. dann, wenn bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt mit einer anderen, dem irrig Handelnden ungünstigen Beurteilung durch die Gerichte bzw. den Bundesgerichtshof nicht gerechnet werden brauchte (vgl. BGH, GRUR 1987, 564, 565 – Taxi Genossenschaft, m. w. Nachw.; BGH, GRUR 1990, 474, 476 – Neugeborenentransporte; GRUR 1998, 568, 569 – Beatles-Doppel-CD; GRUR 1999, 49, 51 – Bruce Springsteen and his Band; GRUR 2002, 622, 626 – shell.de; GRUR 2002, 706, 708 – Vossius; Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 17). Das kann der Fall sein, wenn das später als rechtsirrig zu qualifizierende Handeln der bis dahin geltenden höchstrichterlichen gefestigten Rechtsprechung entsprochen hat (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 Rdnr. 51; Schulte/Kühnen, a.a.O. § 139 Rdnr. 77). Befolgt der Verletzer die bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung, so darf er nämlich grundsätzlich auf deren Fortbestand vertrauen; mit einer Änderung braucht er regelmäßig nicht zu rechnen (Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 Rdnr. 51 m. w. Nachw.). Als entschuldbaren Rechtsirrtum ist es deshalb anzusehen, wenn der Verletzer berechtigterweise auf eine feststehende höchstrichterliche Judikatur vertraut, die sich später ändert (OLG Düsseldorf [20. ZS], GRUR-RR 2002, 23, 25 – Überkleben von Kontrollnummern, m. w. Nachw.). Eine solche oder vergleichbare Ausnahmekonstellation liegt hier jedoch nicht vor.

Gemessen an den vorstehend wiedergegebenen Rechtsgrundsätzen haben die Beklagten damit durchgängig mindestens fahrlässig gehandelt. Auf die Richtigkeit des das Klagepatent I betreffenden Nichtigkeitsurteils des Bundespatentgerichts konnten und durften sie nicht einfach vertrauen.

c)
Die Klägerin hat auch das nach § 256 Abs. 1 ZPO notwendige Feststellungsinteresse daran, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz zunächst nur dem Grunde nach feststellen zu lassen, statt auf Leistung zu klagen. Dass ihr die schutzrechtsverletzenden Handlungen der Beklagten Schaden zugefügt haben, erscheint hinreichend wahrscheinlich. Das gilt auch im Hinblick auf die mittelbar patentverletzenden Handlungen; nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass es in mindestens einem Fall unter Verwendung des angegriffenen Schwangerschaftstests zu unmittelbar patentbenutzenden Handlungen gekommen ist. Beziffern kann die Klägerin die ihr daraus erwachsenden Ansprüche jedoch erst, wenn die Beklagte ihr über den Umfang der begangenen angegriffenen Handlungen Rechnung gelegt hat.

d)
Dass die Abnehmer der Beklagten – sofern es sich bei diesen nicht auch um Ärzte oder Kliniken handeln sollte – das Verfahren nach dem Klagepatent II mit den an sie gelieferten Testgeräten selbst nicht durchführen, steht der Haftung der Beklagten wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents II nicht entgegen. Es reicht aus, dass die Abnehmer der Beklagten – was die Beklagten wissen – die Schwangerschaftstestgeräte an Personen weitergeben, die dann durch deren bestimmungsgemäßen Gebrauch das patentgemäße Verfahren ausführen. Es ist nicht erforderlich, dass der Abnehmer selbst das Patent benutzt.

Dass es sich bei Verwendern der Schwangerschaftstestgeräte vielfach um Privatpersonen handeln wird, steht der Schadensersatzpflicht der Beklagten ebenfalls nicht entgegen. Soweit nicht Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsverfolgung und dergleichen im Streit stehen, ist der im Falle der mittelbaren Patentverletzung nach § 139 Abs. 2 PatG zu ersetzende Schaden nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zwar derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht (BGH, GRUR 2005, 848, 854 – Antriebsscheibenaufzug, m. w. Nachw.; BGH, GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat, GRUR 2007, 773, 777 – Rohrschweißverfahren; Scharen, GRUR 2008, 944, 948). Dies bedeutet aber nicht, dass eine Schadenersatzverpflichtung des mittelbaren Verletzers nur besteht, wenn der Angebotsempfänger oder Belieferte eine „unmittelbare Patentverletzung“ begeht und damit selbst Verbietungsansprüchen aus dem Patent unterliegt. Der Umstand, dass es sich bei den Abnehmern des mittelbaren Verletzers nicht um gewerbliche Abnehmer handelt, schließt eine mittelbare Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. § 11 Nr. 1 PatG gerade nicht aus. Dies ergibt sich aus der Gesetzessystematik. § 10 Abs. 3 PatG trifft für die in § 11 Nr. 1 bis 3 PatG genannten Personen im Rahmen der mittelbaren Patentverletzung eine Sonderregelung. Auch als Privatpersonen sollen sie trotz der speziellen Regelung in § 11 PatG nicht als „berechtigte Personen“ im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG gelten. Damit bringt das Gesetz zum Ausdruck, dass der mittelbare Verletzer nicht durch Angebot und Lieferung des Mittels an Private privilegiert sein soll. Der mittelbare Verletzer ist deshalb auch im Falle privater Abnehmer zum Ersatz des durch die unmittelbare Verletzung“ entstandenen Schadens insoweit verpflichtet, als Handlungen betroffen sind, die ohne die Regelung des § 11 Nr. 1 PatG eine unmittelbare Verletzung wären (vgl. LG Düsseldorf, Entscheidungen 1999, 5, 7 f. – Filterbeutel; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 40a; Benkard/Scharen, a.a.O., § 10 PatG Rdnr. 25; Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 658). Im Hinblick auf § 10 Abs. 3 PatG ist es damit für die Schadensersatzverpflichtung des mittelbaren Verletzers unerheblich, ob auch oder nur an Personen im privilegierten Bereich des § 11 Nr. 1 PatG geliefert wird (Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 40a; Benkard/Scharen, a.a.O., § 10 PatG Rdnr. 25). Im Falle der Benutzung der Erfindung durch Abnehmer umfasst der Schadensersatzanspruch des Patentinhabers mithin den durch deren Handlungen entstandenen Schaden auch dann, wenn der betreffende Abnehmer ein Privatmann war und deshalb selbst keine Patentverletzung begangen hat (Benkard/Scharen, a.a.O., § 10 PatG Rdnr. 25). Die angesprochene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs besagt nur, dass eine Kausalkette, die zu einer Vermögensbeeinträchtigung infolge des Verstoßes gegen § 10 Abs. 1 PatG führt, erst dadurch entsteht, dass ein Belieferter das hierzu geeignete Mittel tatsächlich im patentgemäßer Weise verwendet (vgl. Scharen, GRUR 2008, 944, 948). Erforderlich ist deshalb lediglich, dass die mittelbare Patentverletzung auch zu einer Benutzung im Sinne des § 9 PatG führt (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 40a; Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 658), wobei es insoweit genügt, dass
– was hier unzweifelhaft der Fall ist – mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass die mittelbaren Verletzungshandlungen des mittelbaren Verletzers unmittelbare Benutzungen des Klagepatents zur Folge gehabt haben (vgl. BGH, GRUR 2006, 839, 842 – Deckenheizung; Scharen, GRUR 2008, 944, 948; Schulte/Kühne, a.a.O., § 10 Rdnr. 45; Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 658).

2.
Damit die Klägerin die ihr zustehenden Schadenersatzansprüche berechnen und etwaige weitere Verletzer aufspüren kann, sind die Beklagten nach §§ 242 BGB, 140 b PatG verpflichtet, der Klägerin unter Angabe der im Urteilsanspruch aufgeführten Einzeldaten über den Umfang ihrer schutzrechtsverletzenden Handlungen Rechnung zu legen. Die Klägerin kennt die zur Bezifferung ihrer Ansprüche notwendigen Einzelheiten ohne eigenes Verschulden nicht; demgegenüber werden die Beklagten durch die Erteilung der ihr abverlangten Auskünfte nicht unverhältnismäßig belastet und können sie auch ohne Schwierigkeiten geben.

Dem Umfang nach entspricht der Rechnungslegungsanspruch bei mittelbarer Patentverletzung demjenigen bei unmittelbarer Patentverletzung. Zwar ist – wie ausgeführt – im Falle der mittelbaren Patentverletzung der nach § 139 PatG zu ersetzende Schaden derjenige, der durch die unmittelbare „Patentverletzung“ des Abnehmers des Mittels entsteht. Der Schadensersatzanspruch kann in diesem Rahmen aber gegebenenfalls auch auf Abschöpfung des Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet werden (BGH, GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat, GRUR 2007, 773, 777 – Rohrschweißverfahren, m. w. Nachw.). Zwar gewährt § 10 PatG dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht zum Anbieten und Liefern von Mitteln, die zur Erfindungsbenutzung geeignet sind, sondern schützt den Patentinhaber im Vorfeld einer unmittelbaren Patentverletzung durch die Angebotsempfänger und Belieferten. Indem der Schadensersatzanspruch aber auf den durch die unmittelbar „patentverletzenden“ Handlungen der Angebotsempfänger und Belieferten verursachten Schaden abstellt, stehen dem Patentinhaber zur Ausfüllung dieses Schadensersatzanspruchs die für die unmittelbare Patentverletzung entwickelten Grundsätze zur Verfügung. Zur Durchsetzung dieser Schadensersatzansprüche besteht der Anspruch auf Rechnungslegung (BGH, GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat; GRUR 2007, 773, 777 – Rohrschweißverfahren). Es gelten insoweit keine Besonderheiten (vgl. Senat, Beschl. v. 07.04.2008 – I-2 U 116/07).

F.
Zu einer Aussetzung der Verhandlung (§ 148 ZPO) bis zur rechtskräftigen Entscheidung in dem das Klagepatent II betreffenden Einspruchsbeschwerdeverfahren besteht kein Anlass, nachdem die sachkundige Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes das Klagepatent II aufrecht erhalten hat und die Klägerin dieses hier überdies nur mit den Einschränkungen geltend macht, die das Klagepatent I im Nichtigkeitsverfahren erfahren hat. Einen Aussetzungsantrag haben die Beklagten, die lediglich vorgetragen haben, dass gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt worden ist (Bl. 410 GA), eine Beschwerdebegründung jedoch nicht vorgelegt haben, auch nicht mehr gestellt (vgl. Bl. 279 und Bl. 715 GA).

III.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 91 a Abs. 1 ZPO. Soweit die Parteien mit Rücksicht auf den zwischenzeitlichen Ablauf der gesetzlichen Schutzdauer der Klagepatente die ursprünglich ebenfalls geltend gemachten Unterlassungs- und Vernichtungsansprüche in zweiter Instanz übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt haben, sind die diesbezüglichen Kosten des Rechtsstreits unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen im Wesentlichen den Beklagten aufzuerlegen gewesen (§ 91 a Abs. 1 ZPO). Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, stand der Klägerin gegen die Beklagten bis zum Ablauf der Klagepatente sowohl ein auf das Klagepatent I als auch ein auf das Klagepatent II gestützter Unterlassungsanspruch zu, weil die Beklagte entgegen § 9 Nr. 1 PatG eine patentierte Erfindung unmittelbar benutzt und sie außerdem § 10 Abs. 1 PatG zuwider gehandelt hat. Auch bei dem Unterlassungsanspruch wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents II hat es sich hierbei um einen unbedingten Unterlassungsanspruch gehandelt, weil sich das angebotene und/oder gelieferte Schwangerschaftstestgerät bestimmungsgemäß ausschließlich in patentverletzender Weise – und nicht anders – verwenden ließ. Der Klägerin stand gegen die Beklagte zu 1. auch ein auf das Klagepatent I gestützter Vernichtungsanspruch nach § 140a PatG zu. Gegenüber dem Beklagten zu 2. bestand ein solcher Vernichtungsanspruch allerdings nicht, weil dieser weder Eigentümer noch Besitzer der patentverletzenden Schwangerschaftstestgeräte war. Bei juristischen Personen ist Besitzer grundsätzlich nicht der gesetzliche Vertreter, sondern – kraft Zurechnung – nur die Gesellschaft (Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 795). Ein auf das Klagepatent II gestützter Vernichtungsanspruch bestand zudem auch gegenüber der Beklagten zu 1. nicht, weil lediglich eine mittelbare Patentverletzung vorlag und der mittelbare Verletzer als Anspruchsgegner im Sinne des § 140a PatG ausscheidet (vgl. BGH, GRUR 2006, 570, 574 – extracoronales Geschiebe).

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Zur Zulassung der Revision besteht keine Veranlassung, weil die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.