Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 3. Juni 2013, Az. 4b O 142/11

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,

im Geltungsbereich des Deutschen Patentgesetzes Ablenkelektroden für einen Druckkopf mit kontinuierlichem Tintenstrahl

anzubieten, in Verkehr zu bringen, oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

bei denen die Ablenkelektrode dadurch gekennzeichnet ist, dass sie ein darin ausgebildetes Fenster und eine Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektor-Elektrode aufweist, die in dem Fenster angeordnet ist;

2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 22.06.2002 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Mengen der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten, und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und –preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeit und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Beklagte hinsichtlich der Angabe zu lit. a) und b) Rechnungen vorzulegen hat,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

3. die vorstehend zu Ziffer I.1 bezeichneten, im Besitz gewerblicher Abnehmer befindlichen Erzeugnisse

zurückzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, die sich im Besitz dieser Erzeugnisse befinden, darüber schriftlich informiert werden, dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents erkannt hat, ihnen ein Angebot zur Rücknahme dieser Erzeugnisse durch die Beklagte unterbreitet wird und den gewerblichen Abnehmern für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Erstattung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises bzw. eines sonstigen Äquivalents für die zurückgerufenen Erzeugnisse sowie die Übernahme der Verpackungs- und Transport- bzw. Versendungskosten für die Rückgabe zugesagt wird;

4. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum der Beklagten befindlichen unter Ziffer I 1 beschriebenen Erzeugnisse zu vernichten oder nach Wahl der Beklagten an einen von der Klägerin zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 22.06.2002 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin € 13.512,80 nebst Zinsen i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12.10.2011 zu zahlen.

IV. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

V. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000.000,00 € vorläufig vollstreckbar, wobei die einzelnen titulierten Ansprüche gegen Teilsicherheiten wie folgt vollstreckt werden können:

Unterlassung (I.1): 1.500.000,00 €
Rechnungslegung (I.2): 146.700,00 €
Rückruf (I.3): 1.500.000,00 €
Vernichtung (I.4): 1.500.000,00 €
Schadensersatzfeststellung (II): 333.300,00 €
Zahlung (III. und IV.) 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages

Tatbestand
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des in englischer Sprache abgefassten europäischen Patents 0 951 XXX B1 (nachfolgend: Klagepatent, Anlage rop 1). Eine deutsche Übersetzung des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 697 12 XXX T2 (Anlage rop 2) geführt. Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme einer britischen Priorität vom 23.12.1996 am 18.12.1997 angemeldet. Die Veröffentlichung der Patentanmeldung erfolgte am 02.07.1998. Der Hinweis auf Erteilung des Klagepatents wurde am 22.05.2002 veröffentlicht. Das Klagepatent steht in Kraft. Mit Schriftsatz vom 29.03.2012 (Anlage B 1) erhob die Beklagte gegen das Klagepatent (Ansprüche 1 bis 3) Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht. Über die Nichtigkeitsklage ist noch nicht entschieden worden.

Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „Drucker mit kontinuierlichem Tintenstrahl“. Der von der Klägerin geltend gemachte Patentanspruch 1 lautet in der deutschen Übersetzung wie folgt:

“Eine Ablenkelektrode (7, 7‘) für einen Druckkopf mit kontinuierlichem Tintenstrahl, wobei die Ablenkelektrode gekennzeichnet ist dadurch, dass sie ein darin ausgebildetes Fenster (19, 20) und eine Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektor-Elektrode (9, 10) aufweist, die in dem Fenster angeordnet ist.“

Wegen der weiteren (Unter-)Ansprüche des Klagepatents wird auf die Klagepatentschrift Bezug genommen.

Zum besseren Verständnis sind nachfolgend zeichnerische Darstellungen (Figuren 5 und 6) abgebildet, die zwei Stadien in der Herstellung einer beispielhaften erfindungsgemäßen Ablenkelektrode mit integrierten Phasen- und Geschwindigkeitsdetektorelektroden zeigen. Sie sind der Klagepatentschrift entnommen.

Die Beklagte bietet an und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland unter der Bezeichnung „A“ mit den Artikelbezeichnungen () Kleinschrift-Tintenstrahldrucker (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform). Die in der angegriffenen Ausführungsform verwendete Elektrode besteht aus einer leitenden Goldschicht, die auf einer nicht-leitenden Keramik aufgebracht ist, wobei der überwiegende Teil der Goldschicht die Ablenkelektrode bildet und zwei durch jeweils einen zusammenhängenden, nicht-leitenden Isolierstreifen davon räumlich getrennte Teile derselben Goldschicht die Phasen /Geschwindigkeitsdetektorelektroden bilden. Diese von der Ablenkelektrode derart isolierten Phasen /Geschwindigkeitsdetektorelektroden sind mit einer blauen, dielektrischen Schicht überzogen (vgl. Bl. 9 GA, Anlage rop 4, Bl. 60 GA):

Die Klägerin ließ die Beklagte vorgerichtlich auffordern, die Klägerin klaglos zu stellen. Die hierfür gesetzte Frist ließ die Beklagte verstreichen.

Die Klägerin ist der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform würde Anspruch 1 des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäß verwirklichen. Insbesondere müsse das Fenster in Anspruch 1 nicht „leer“ bleiben. Ihr stünden folglich die geltend gemachten Ansprüche wegen Patentverletzung zu. Überdies sei die Beklagte verpflichtet, die vorgerichtlich entstandenen Rechtsanwaltskosten in Höhe von – unstreitig – 13.492,80 € zu erstatten. Das Klagepatent sei rechtsbeständig.

Die Klage ist der Beklagten am 11.10.2011 zugestellt worden (vgl. Bl.17 GA).

Die Klägerin beantragt,
im Wesentlichen wie erkannt.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,

hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage auszusetzen.

Die Beklagte stellt eine Patentverletzung in Abrede. Hierzu führt sie im Wesentlichen aus: Das Klagepatent verstehe unter einem „Fenster“ eine leere Aussparung in der leitenden Schicht der Ablenkelektrode, um die darunter liegende Phasen- oder Geschwindigkeitselektrode nicht zu überdecken. Ablenkelektrode und Detektorelektroden dürften folglich nicht aus derselben leitfähigen Schicht in einer Schichtebene bestehen. Da die Ablenkelektrode und die Phasen-/Geschwindigkeitsdetektorelektroden bei der angegriffenen Ausführungsform aus derselben leitenden Schicht bestehen, liege keine Verletzung vor.

Die Beklagte vertritt darüber hinaus die Auffassung, dass der in den Ansprüchen 1 bis 3 des Klagepatents beanspruchte Gegenstand der Erfindung weder neu sei, noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 14.05.2013 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist begründet. Der Klägerin stehen gegen die Beklagte die aus dem Tenor ersichtlichen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rückruf, Vernichtung, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Erstattung der außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten zu.

I.
Das Klagepatent betrifft u.a. eine Ablenkelektrode für einen Druckkopf mit kontinuierlichem Tintenstrahl, welche in der Ablenkelektrode ausgebildete Fenster aufweist, in denen jeweils eine Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektorelektrode angeordnet ist. Derartige Ablenkelektroden eignen sich aufgrund der präzisen Anordnung der Phasen- bzw. Geschwindigkeitsdetektorelektroden besonders gut zum Drucken mit hoher Qualität und hoher Geschwindigkeit (vgl. Anlage rop 1 u. rop 2, [0002] – [0007] u. [0011]).

Aus dem Stand der Technik sind bereits verschiedene Bauarten von Druckköpfen mit kontinuierlichem Tintenstrahl bekannt, die sowohl Ablenkelektroden als auch Phasen- und Geschwindigkeitsdetektorelektroden aufweisen. Solche Druckköpfe sehen eine Tintenstrahldüse vor, aus der ein kontinuierlicher Tintenstrahl austritt, der automatisch in kleine Tintentröpfchen zerfällt. Dieser Tintentropfenstrahl durchfliegt zunächst eine Ladeelektrode, in der die Tröpfchen elektrostatisch aufgeladen werden, und danach eine Ablenkelektrode, in der sie entsprechend ihrer spezifischen elektrischen Ladung und Geschwindigkeit abgelenkt werden, wodurch ein Teil der Tintentröpfchen in definierter Flugbahn auf ein Druckmedium gelenkt wird, während ein anderer Teil abgefangen und in den Tintenbehälter zurückgeführt wird. Drucker mit solchen Druckköpfen sind beispielsweise beschrieben in der US 4,613,871 A und der US 4,427,986 A.

Um den Druckvorgang präzise steuern zu können, muss sowohl die Geschwindigkeit der aus der Tintenstrahldüse austretenden Tintentröpfchen als auch die Phase der elektrischen Ladung bezüglich der Ladeelektrode möglichst genau bestimmt werden. Zu diesem Zweck werden Detektorelektroden eingesetzt, mit denen die Phase der Tintentröpfchen oder deren Geschwindigkeit bestimmt werden kann. Dabei ist die Genauigkeit der Messungen umso höher, je präziser diese Detektorelektroden relativ zur Ladeelektrode positioniert sind. Die EP 0 153 XXX A beschreibt einen Druckkopf, bei dem sich Phasen- und Geschwindigkeitsdetektorelektrode zwischen den Ladeelektroden und der oder den Ablenkelektroden befinden.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem Klagepatent die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, eine präzise Anordnung der Phasendetektor- und/oder Geschwindigkeitsdetektorelektroden mit Bezug auf die Ladeelektrode in einem Drucker mit kontinuierlichem Tintenstrahl sicherzustellen.

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht Patentanspruch 1 des Klagepatents vor, eine Phasendetektor- bzw. Geschwindigkeitsdetektorelektrode in dem in einer Ablenkelektrode ausgebildeten Fenster anzuordnen. Diese Lösung ist durch eine Kombination der folgenden Merkmale gekennzeichnet:

1. Eine Ablenkelektrode (7, 7‘) für einen Druckkopf mit kontinuierlichem Tintenstrahl.

2. Die Ablenkelektrode weist ein darin ausgebildetes Fenster (19, 20) auf.

3. Die Ablenkelektrode weist eine Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektor-Elektrode (9, 10) auf, die in dem Fenster angeordnet ist.

II.
Die angegriffene Ausführungsform macht von der in Anspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellten technischen Lehre unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch.

1)
Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht unmittelbar wortsinngemäß Anspruch 1 des Klagepatents. Dies ist mit Blick auf die Merkmale 1 und 2 zwischen den Parteien zu Recht unstreitig. Weitere Ausführungen der Kammer hierzu sind nicht veranlasst. Die angegriffene Ausführungsform macht darüber hinaus aber auch von Merkmal 3 Gebrauch.

Merkmal 3 des Anspruchs 1 verlangt, dass die Ablenkelektrode eine Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektorelektrode aufweist, die in dem in der Ablenkelektrode ausgebildeten Fenster angeordnet ist.

a)
Unter einem Fenster im Sinne des Klagepatents versteht der Fachmann eine Aussparung in der Ablenkelektrode, in der – separiert von der Ablenkelektrode – eine Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektorelektrode positioniert ist. Dass die Ablenkelektrode und die Detektorelektrode nicht aus derselben leitfähigen Schicht in einer Schichtebene bestehen, ist demgegenüber nicht zwingend erforderlich, sofern Ablenkelektrode und Detektorelektrode isoliert voneinander angeordnet sind.

Für die Auslegung eines Patents ist maßgeblich auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt der Patentschrift dem Durchschnittsfachmann vermittelt. Der Patentanspruch ist nicht wörtlich in philologischer Betrachtung, sondern seinem technischen Sinn nach aufzufassen, das heißt der Erfindungsgedanke muss unter Ermittlung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich aus dem Patent ergeben, bestimmt werden. Entscheidend ist deshalb nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Begriffsbestimmung, sondern die Auffassung des praktischen Fachmanns, so wie ein unbefangener, technisch geschulter Leser die in der Patentschrift verwendeten Begriffe versteht. Zwar können der allgemeine Sprachgebrauch wie auch der allgemeine technische Sprachgebrauch Anhaltspunkte für das Verständnis des Fachmanns geben. Auch wird der allgemeine Sprachgebrauch den Fachmann veranlassen, gegebenenfalls weitere Auslegungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Einem in einem Patentanspruch verwendeten Begriff darf jedoch nicht unbesehen der gemeinhin gebräuchliche Inhalt beigemessen werden, weil die Möglichkeit in Rechnung zu stellen ist, dass das Patent den betreffenden Ausdruck nicht in seinem geläufigen, sondern in einem davon abweichenden Sinne verwendet. Merkmale eines Patentanspruchs müssen deshalb aus der Patentschrift, die insoweit ihr eigenes Lexikon darstellt, selbst heraus ausgelegt werden (BGH GRUR 2005, 754 – werkstoffeinstückig; BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube). Ein abweichendes Begriffsverständnis kommt nicht nur dann in Betracht, wenn der Beschreibungstext (z.B. durch eine Legaldefinition) explizit deutlich macht, dass ein bestimmter Begriff des Patentanspruchs in einem ganz bestimmten, vom Üblichen abweichenden Sinne verstanden wird. Die Divergenz zum Sprachgebrauch kann sich für den mit der Patentschrift befassten Fachmann auch aus dem gebotenen funktionsorientierten Verständnis der Anspruchsmerkmale ergeben (BGH GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung; BGH GRUR 2009, 655 – Trägerplatte; OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.10.2011, I – 2 U 3 /11).

Bei Zugrundelegen dieser Maßstäbe wird sich der Fachmann zunächst vor Augen führen, dass es sich bei Patentanspruch 1 um einen Erzeugnis- und keinen Verfahrensanspruch handelt. Eine Ausführungsform kann somit auch dann von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch machen, wenn ein Fenster nicht in dem speziellen, klagepatentgemäßen Herstellungsverfahren erzeugt wurde oder erzeugt werden kann. Entsprechend kommt es nicht darauf an, welche Ausgestaltung das Fenster hat, das durch Ausführen des speziellen, klagepatentgemäßen Herstellungsverfahrens erhalten wird. In welchem Sinne der Begriff „Fenster“ in den Abschnitten [0008] und [0017] der Klagepatentschrift in Bezug auf das Herstellungsverfahren verwendet wurde und welche Bedeutung dieser hat, kann somit dahinstehen.

Das Anbringen der Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektorelektrode in dem Fenster dient – wie der Fachmann insbesondere den Absätzen [0004] und [0010] entnimmt – dem technischen Zweck, die Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektor-Elektroden relativ zur Ladeelektrode sehr genau zu positionieren. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Phase und die Geschwindigkeit der Tintentröpfchen des kontinuierlichen Tintenstrahls präzise gemessen werden können. Die genaue Positionierung wird durch die Anordnung der Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektorelektroden „in der Fläche der Ablenkelektrode“ („within the face oft the deflection electrode“) ermöglicht, da diese relativ zur Ladeelektrode genau positioniert ist. Entscheidend ist demnach die genaue Positionierung der Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektorelektrode relativ zur Ladeelektrode. Darüber hinaus gewährleistet die Anordnung des Detektors in dem Fenster der Ablenkelektrode eine kompakte Bauweise (Abs.[0010], [0018]). Anders als im Stand der Technik, der die Anordnung bzw. Reihenfolge „Ladeelektrode – Detektor – Ablenkelektrode/Ablenkelektroden“ vorsah, ist kein derartiges Hintereinanderschalten notwendig, sondern es wird das eine Bauteil (Detektor) in dem anderen Bauteil (Ablenkelektrode) aufgenommen.

Dass die Detektorelektrode dafür nicht aus derselben leitfähigen Schicht der Ablenkelektrode in einer Schichtebene bestehen darf, ist nicht ersichtlich. Der technische Zweck „kompakte Bauweise“ wird gerade dann erreicht, wenn die Detektoren in derselben Schicht/Ebene wie die Ablenkelektroden liegen. Der technische Zweck „präzise Anordnung“ wird bezüglich einer genauen Positionierung ebenfalls erreicht, wenn die Detektoren in derselben Schicht/Ebene wie die Ablenkelektroden liegen. Allerdings soll die präzise Anordnung letztlich der präzisen Detektion der Tintentröpfchen durch die Detektorelektroden dienen. Eine Anordnung in einer Ebene/Schicht wäre demnach nicht erfindungsgemäß, wenn sie einer ordnungsgemäßen Detektion entgegen steht. Dass die Detektion bei der angegriffenen Ausführungsform oder einer anderen Ablenkelektrode, bei der die Detektoren und die Ablenkelektrode in einer Ebene/Schicht angeordnet sind, nicht funktioniert, da bereits durch die bloße Anordnung in einer Ebene/Schicht mit der Ablenkelektrode eine Störung der Detektion bewirkt wird, trägt die Beklagte jedoch nicht vor.

Der Fachmann erkennt vielmehr, dass das in dem Klagepatent angeführte Ausführungsbeispiel lediglich deshalb verschiedene Schichten für die Detektorelektrode und die Ablenkelektrode vorsieht, damit die Elektroden voneinander getrennt bleiben und dennoch – wegen des Fensters – platzsparend (vgl. Klagepatentschrift, Abs. [0010]) angeordnet werden können. Eine solche Trennung kann auch in derselben Schicht/Ebene stattfinden – wie zum Beispiel die angegriffene Ausführungsform zeigt. Dass die Elektroden voneinander isoliert werden sollen, schließt der Fachmann insbesondere aus der Beschreibung der Figuren 6 und 5. Bei Figur 6 handelt es sich um eine schematische Ansicht einer Ablenkelektrode (7). In dieser Figur bezeichnet Bezugsziffer (11) eine nicht-leitende dielektrische Platte, auf die die verschiedenen leitenden und nicht-leitenden Schichten aufgebracht sind. Die Bezugsziffern (19) und (20) bezeichnen Öffnungen in dem leitfähigen, zuletzt aufgetragenen Material (18). Diese Öffnungen (19) und (20) geben den Blick frei auf die – teilweise mit einer (in Figur 6 nicht gezeigten) dielektrischen Schicht (17) überzogenen – Phasen /Geschwindigkeitsdetektorelektroden (9) und (10). Die Figur 5 zeigt dieselbe Ablenkelektrode (7), jedoch vor dem Auftragen des leitfähigen Materials (18). Die Bezugsziffer (14) bezeichnet darin eine, direkt auf die Platte (11) aufgetragene leitfähige Schicht, die zusammen mit dem zuletzt aufgetragenen Material (18) die eigentliche Ablenkelektrode ausbildet. Die Bezugsziffern (9) und (10) bezeichnen die aus einem elektrisch leitenden Material bestehenden Phasen /Geschwindigkeitsdetektorelektroden, welche jeweils von der darunter liegenden, leitenden Schicht (14) durch eine (in Figur 5 nicht gezeigten) dielektrische (Zwischen-)Schicht (16) isoliert sind. Bezugsziffer (17) bezeichnet eine dielektrische Schicht (schraffiert dargestellt in Figur 5), die auf die Phasen /Geschwindigkeitsdetektorelektroden (9), (10) aufgebracht ist und diese jeweils von dem leitfähigen Material (18) isoliert.

Entsprechend schließt der Fachmann, dass die Ablenkelektrode und die Phasen bzw. Geschwindigkeitsdetektorelektrode in derselben Fläche (platzsparend) liegen können, wenn sie derart ausgestaltet sind, dass sie voneinander getrennt bleiben. Das Klagepatent fordert nicht, dass die Phasen- bzw. Geschwindigkeitsdetektorelektrode vor bzw. oberhalb oder hinter bzw. unterhalb der Ablenkelektrode anzuordnen ist.

Letzteres ergibt sich weder aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 noch aus der Beschreibung des Klagepatents. In Merkmal 2 heißt es, „die Ablenkelektrode weist ein darin ausgebildetes Fenster auf“. Gemäß Merkmal 3 ist „eine Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektor-Elektrode in dem Fenster angeordnet“. Das Wort „in“ („within“) in dem Ausdruck „in dem Fenster“ („within the window“) kann nicht dahingehend verstanden werden, dass das Fenster im Inneren leer sein muss und die Detektorelektrode vor bzw. oberhalb oder hinter bzw. unterhalb der Ablenkelektrode positioniert sein muss. Vielmehr lehrt das Klagepatent nach dem Anspruchswortlaut das Gegenteil, nämlich, dass die Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektor-Elektrode gerade „in dem Fenster“ („within the window“) angeordnet ist. Dieses Verständnis wird durch den allgemeinen Beschreibungsteil (vgl. zum Beispiel Abs. [0007], [0010]) bestätigt. Gleiches gilt für den besonderen Beschreibungsteil. Die Figuren 2 bis 8 zeigen lediglich ein Ausführungsbeispiel der patentgemäßen Ablenkelektrode, welches sowohl eine Phasen- als auch eine Geschwindigkeitsdetektor-Elektrode „in der Fläche der Ablenkelektrode“ aufweist, bzw. verschiedene Stadien deren Herstellung (Abschnitt [0011]). Zwar ist der Beklagten zuzugeben, dass das Klagepatent im Zusammenhang mit einem Ausführungsbeispiel in Abschnitt [0017] den Begriff „Fenster“ mit Hervorhebung durch Anführungszeichen im Sinne von Aussparung bzw. Öffnung verwendet. Auch ist dieses Fenster im Inneren nicht ausgefüllt. Bei der Auslegung des Patentanspruchs kann die Patentbeschreibung jedoch nicht in der Weise berücksichtigt werden, dass ein bestimmter Gegenstand des Patents allein aus der Beschreibung und nicht aus dem Patentanspruch abgeleitet wird (BGH GRUR 1999, 909, 911 – Spannschraube). Wenn der Patentanspruch eine allgemeine Lehre enthält, wird der Schutzbereich des Patents nicht dadurch eingeschränkt, dass dem Fachmann aus der Beschreibung eine besondere Gestaltung offenbart wird (BGH GRUR 1985, 967 – Zuckerzentrifuge). Andernfalls würde der Patentanspruch in unstatthafter Weise in Form einer sachlichen Einschränkung „unter seinen Wortlaut“ ausgelegt (BGH GRUR 2004, 1023, 1025 – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung).

b)
Ausgehend von diesem Verständnis verfügt die angegriffene Ausführungsform über eine Ablenkelektrode, die in ihrem Fenster eine Phasen- oder Geschwindigkeitsdetektorelektrode aufweist. Ablenkelektrode und Detektorelektroden bestehen dabei aus derselben Schicht, sind jedoch durch einen Isolierstreifen voneinander getrennt.

III.
Angesichts der Patentbenutzung durch die angegriffene Ausführungsform stehen der Klägerin die aus dem Tenor ersichtlichen Ansprüche gegen die Beklagte zu.

1)
Der Unterlassungsanspruch beruht auf §§ 9, 139 Abs. 1 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ, da die Benutzung des Erfindungsgegenstandes ohne Berechtigung erfolgt.

2)
Die Klägerin hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz, der aus § 139 Abs. 2 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ folgt. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die unmittelbare und mittelbare Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Da überdies durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten die Entstehung eines Schadens hinreichend wahrscheinlich ist, der durch die Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.

3)
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den Schadensersatzanspruch zu beziffern, steht ihr gegen die Beklagte ein Anspruch auf Auskunft im zuerkannten Umfang zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ. Die weitergehende Auskunftspflicht folgt aus §§ 242, 259 BGB i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ. Für nicht gewerbliche Abnehmer und die Angebotsempfänger ist der Beklagten ein Wirtschaftsprüfervorbehalt zu gewähren (OLG Düsseldorf InstGE 3, 176 – Glasscheiben-Befestiger). Die Klägerin ist im Übrigen auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

4)
Die Beklagte ist gemäß §§ 9, 140a Abs. 3, S. 1, 1. Alt. PatG zum Rückruf in der aus dem Tenor ersichtlichen Weise verpflichtet.

5)
Der Vernichtungsanspruch findet seine Grundlage in §§ 9, 140a Abs. 1, S. 1 PatG. Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit der Vernichtung gem. § 140a Abs. 4 PatG sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

6)
Die Erstattung der durch die vorprozessuale Abmahnung der Beklagten entstandenen Kosten, die der Höhe nach nicht bestritten sind, basiert auf § 139 Abs. 2 PatG bzw. §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB.

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 288 Abs. 1, 286, 291 BGB.

IV.
Eine Aussetzung gemäß § 148 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung in dem Nichtigkeitsverfahren ist nicht veranlasst.

Nach ständiger Rechtsprechung (BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker; LG Düsseldorf, Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus) stellt die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Angesichts des Umstandes, dass ein Patent seinem Inhaber nur ein zeitlich begrenztes Monopolrecht verleiht und dass ein wesentlicher Teil dieses Rechtes, nämlich der Unterlassungsanspruch gegenüber einem Patentverletzer, durch eine Aussetzung der Verhandlung des Verletzungsrechtsstreits praktisch suspendiert würde, kommt eine Aussetzung wegen eines gegen das Klagepatent anhängigen Nichtigkeitsverfahrens nur dann in Betracht, wenn eine Vernichtung des Klageschutzrechtes nicht nur möglich, sondern mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Ist dies nicht der Fall, so verdient das Interesse des Patentinhabers an einer alsbaldigen Durchsetzung seiner – zeitlich ohnehin begrenzten – Rechte aus dem Patent den Vorrang vor dem Interesse der Gegenpartei, nicht aus einem Patent verurteilt zu werden, das sich möglicherweise später als nicht rechtsbeständig erweist. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine Vernichtung des Klagepatents kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der ihm am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht keine Veranlassung zur Aussetzung des vorliegenden Verletzungsrechtsstreits. Aus dem Vorbringen der Beklagten ergibt sich nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen überwiegenden Wahrscheinlichkeit, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs 1 des Klagepatents vom Bundespatentgericht für nichtig erklärt werden wird.

1)

Nach § 3 Abs. 1 PatG gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Dass die Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents zum Stand der Technik im Zeitpunkt der Patentanmeldung gehört hätte, ist nicht feststellbar.

a)

Die englischsprachige und lediglich in Teilen übersetzte US 4,417,256 (nachfolgend: US `256, Anlage B3) offenbart ein Tintenstrahldrucksystem. Ein Sensor 50 ist nach den Ausführungen der Beklagten nicht direkt auf dem „lower deflection plate“ aufgebracht, sondern um ihn herum ist eine Aussparung vorgesehen. Der Sensor wird – so die Beklagte – nicht auf allen Seiten von der Ablenkelektrode umschlossen. Die Beklagte argumentiert, dass es nicht darauf ankomme, dass der Sensor nicht auf allen Seiten von der Ablenkelektrode umschlossen ist. Denn er befände sich jedenfalls in einer Öffnung bzw. Aussparung der Ablenkelektrode. Da die Detektorelektrode innerhalb der Ablenkplatte positioniert sei, liege sie auch innerhalb des elektrischen Feldes. Die Beklagte verweist in diesem Zusammenhang auf Spalte 5, Zeilen 55-56 der Entgegenhaltung, nach der der zweite Tröpfchenladungssensor 50 in der unteren Ablenkplatte angeordnet sei. Nach Spalte 5, Zeile 7 bis 9 der Entgegenhaltung bestehe die Ablenkelektrode aus einer oberen Ablenkplatte 36 und einer unteren Ablenkplatte 38. Der Sensor 50 sei damit in der Ablenkelektrode angeordnet. Im Übrigen befinde sich der Sensor 50 auch innerhalb des von der oberen Ablenkplatte erzeugten elektrischen Feldes.

Nachfolgend ist Figur 3 der US `256 abgebildet, auf die die Beklagte für ihre Argumentation Bezug nimmt:

Die Argumentation der Beklagten vermag nicht zu überzeugen. Zwar mag aus den vorgetragenen Teilübersetzungen geschlossen werden, dass die Ablenkelektrode im Sinne der Entgegenhaltung aus oberer und unterer Ablenkplatte besteht und dass der Sensor 50 „in“ der unteren Ablenkplatte im Sinne der Entgegenhaltung positioniert ist. Aus diesem Umstand mag man – mit der Beklagten – folgern, dass der Sensor 50 in einer Öffnung bzw. Aussparung der unteren Ablenkplatte angeordnet ist und die Ablenkplatte den Sensor 50 vollständig umgeben kann, auch wenn sich dies Figur 3 der Entgegenhaltung nicht entnehmen lässt.

Es lässt sich jedoch nicht feststellen, dass die gemäß US 256 gezeigte Aussparung in der unteren Ablenkplatte ein in der Ablenkelektrode ausgebildetes Fenster im Sinne des Klagepatents darstellt. Denn aus den Teilübersetzungen ergibt sich nicht, dass 2 eine Ablenkelektrode im Sinne der Merkmale 2 und 3 des Klagepatents 1 offenbart 1 die untere Ablenkplatte im Sinne der Entgegenhaltung meint. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin überzeugend vorgetragen, die „eigentliche“ Ablenkelektrode sei die obere Ablenkplatte 36 und deren elektrisches Feld. Die obere Platte 36 sei geladen, während die untere Platte 38 nicht geladen/geerdet sei – wie man an dem Erdungszeichen unter der Ablenkplatte (38) in Figur 3 erkenne. Bei Bezugsziffer 38 handele es sich zwar um eine der zwei mechanischen Ablenkplatten der Ablenkelektrode. Die untere Ablenkplatte sei aber nur zum Teil fähig, die Funktion einer Ablenkelektrode auszuüben. An sie schließe sich nur zum Teil das elektrische Feld an. Die Beklagte hat dem Vortrag der Klägerin, die Platten seien lediglich das mechanische „Gehäuse“ der Ablenkelektrode, es komme aber auf die Funktion der Ablenkelektrode, also auf deren elektrisches Feld an, nicht substantiiert widersprochen. Sie hat dem Vortrag der Klägerin lediglich entgegen gesetzt, die gesamte Oberfläche der unteren Ablenkplatte diene der Erzeugung des elektrischen Feldes. Anders als die Klägerin geht die Beklagte davon aus, dass sich das elektrische Feld der Ablenkelektrode nicht nur dort befindet, wo sich die beiden Platten gegenüber stehen. Das elektrische Feld werde vielmehr an der gesamten unteren Ablenkplatte erzeugt. Sensor 50 liege demnach – wie Figur 3 zeige – innerhalb des elektrischen Feldes.

Dieser Argumentation der Beklagten kann aus mehreren Gründen nicht gefolgt werden.
Figur 3 lässt sich nicht entnehmen, dass Sensor 50 innerhalb des elektrischen Feldes der Ablenkelektrode liegt. Das elektrische Feld ist in Figur 3 nicht eingezeichnet. Auch aus den Teilübersetzungen der US `256 ergibt sich nicht, dass sich die Sensoren im Wirkungskreis (im elektrischen Feld) der Ablenkelektrode befinden. Es lässt sich noch nicht einmal feststellen, ob die US `256 überhaupt die Position der Detektoren im Verhältnis zu Ablenkelektrode zum Gegenstand hat. Denn die Klägerin hat unwidersprochen vorgetragen, in der US `256 gehe es um die Positionierung des Sensors 50 im Verhältnis zum „point of break off“ – wie u.a. Spalte 5, Zeile 65 zeige. Wenn die Sensoren 50 und 48 gebraucht würden, seien die Ablenkelektroden 38 und 36 außer Funktion. Dies sei in der Testphase der Fall. Bei normalem Betrieb sei dagegen die Ablenkelektrode in Betrieb, während die Detektorelektroden außer Betrieb seien. Der US `256 gehe es also nicht darum, die Position der Detektorelektroden im Verhältnis zur Ablenkelektrode zu bestimmen, da mangels gleichzeitigen Betriebs kein Grund für derartige Überlegungen bestünden.

Die Beklagte stützt sich überdies im Wesentlichen auf die skizzenhaft-zeichnerische Darstellung der Figur 3 der US `256. Dass es sich bei der Figur 3 der Entgegenhaltung um eine Schemadarstellung handelt, zeigt bereits die Größe der eingezeichneten Tröpfchen. Selbst wenn sich Figur 3 der US `256 entnehmen ließe, dass Sensor 50 in der Ablenkelektrode im Sinne des Klagepatents angeordnet ist, kommt es bei einer bloß skizzenhaft-zeichnerischen Darstellung eines Merkmals darauf an, ob der Fachmann das Merkmal als wesentliches Gestaltungsmerkmal erkennt (vgl. Fitzner/Lutz/Bodewig, 4. Auflage, § 3 PatG, Rn. 123). Dies ist nicht ohne weiteres ersichtlich und wird von der Beklagten auch nicht vorgetragen. Insbesondere lässt sich nicht feststellen, dass sich dem Fachmann die Anordnung der Detektoren in der Ablenkelektrode aus der Patentzeichnung von allein als zur Erfindung gehörig aufdrängt. Es kann ohne deutsche Übersetzung der US-Schrift auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Vorgabe, Sensor 50 im Fenster einer Ablenkelektrode zu positionieren in den Patentanspruch aufgenommen worden ist oder in der Beschreibung eine Stütze findet. Ein Merkmal ist im Allgemeinen aber dann nicht als zur Erfindung gehörig offenbart, wenn es nur aus der Patentzeichnung ersichtlich ist – selbst wenn die Patentzeichnung nur eine einzige Ausführungsform zeigt. Im Regelfall vermag die Zeichnung einen entsprechenden Wortlaut im beschreibenden Teil der Patentschrift nicht zu ersetzen (BGH, NJW 1982, 2067, 2068). Dass ein Ausnahmefall vorliegt, hat die Beklagte nicht behauptet.

Aus dem Vorstehenden folgt, dass die von den Beklagten durchgeführten Versuche ohne Belang sind. Unabhängig davon sind sie auch nicht aussagekräftig, da Figur 3 der US `256 keine Dimensionierungen zu entnehmen sind. Es ist nicht ersichtlich wie aus einer bloßen schematischen Zeichnung Parameter für einen Versuch entnommen werden können.

b)

Die US 5,523,778 (Anlage B4) offenbart einen segmentierten Ladetunnel für die Aufladung von Tropfen in einem Druckkopf. Stromabwärts vom segmentierten Ladetunnel befindet sich ein Tropfengeschwindigkeitssensor, der an den Ablenkelektroden angebracht ist.

Die Beklagte räumt ein, aus der Beschreibung der US 5,523,778 gehe nicht direkt hervor, wie der Tropfengeschwindigkeitssensor angeordnet ist. Sie argumentiert jedoch, dass zwei in Figur 1 zu sehende Pfeile zeigten, dass die Tropfengeschwindigkeitsdetektorelektroden in Öffnungen der Ablenkelektrode angeordnet seien.

Im Folgenden wird Figur 1 der Entgegenhaltung zum besseren Verständnis eingeblendet:

Auch für die englischsprachige US 5,523,778 hat die Beklagte trotz gerichtlichen Hinweises (Bl. 20 d. A.) keine deutsche Übersetzung vorgelegt. Unabhängig davon erlauben die in Figur 1 der US 5,523,778 eingezeichneten Pfeile weder den Schluss, dass die Ablenkelektrode über darin ausgebildete Öffnungen bzw. Aussparungen verfügt, noch, dass eine Tropfengeschwindigkeitsdetektorelektrode in einem dieser Öffnungen bzw. Aussparungen angeordnet sein könnte.

2)

Nach § 4 PatG gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine erfinderische Tätigkeit nicht vorliegt, wenn der Fachmann aus dem Stand der Technik sowohl Rückschlüsse hinsichtlich der Problemstellung des Klagepatents, als auch in Bezug auf die Problemlösung mit Mitteln des Klagepatents ziehen kann. Dies ist vorliegend nicht ersichtlich.

Die Beklagte stützt sich auf das Dokument US 4,417,256 (Anlage B3) und vertritt die Ansicht, dass die klagepatentgemäße Lehre gegenüber dem Stand der Technik eine so geringfügige Fortentwicklung darstelle, die vor allem für einen Fachmann auf dem Gebiet der Tintenstrahldrucker naheliegend gewesen sei. Eine in US 4,417,256 (Anlage B3) beschriebene Aussparung als Fenster auszugestalten, liege auf der Hand.

Es kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Fachmann ausgehend von der US 4,417,256, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen, zur Lösung der dem Klagepatent zugrunde liegenden Aufgabe gelangt wäre. Es lässt sich jedenfalls nicht feststellen, dass sich aus der US 4,417,256 ohne weiteres ergibt, dass in der Ablenkelektrode im Sinne des Klagepatents ein Fenster ausgebildet werden kann, in dem der Sensor angeordnet ist (s.o.).

V.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in § 709 ZPO.

Auf Antrag der Klägerin waren Teilsicherheiten für die einzelnen titulierten Ansprüche festzusetzen, § 108 ZPO. Die Höhe der Teilsicherheiten kann grundsätzlich den festzusetzenden Teilstreitwerten der titulierten Ansprüche entsprechen. Im Einzelfall kann es indes geboten sein, die Teilsicherheiten abweichend davon festzusetzen, wenn nur so ein etwaiger Vollstreckungsschaden zutreffend Berücksichtigung finden kann. Sofern sich dies nicht bereits aufgrund allgemeiner systematischer Erwägungen ergibt, ist es Sache der Beklagten die tatsächlichen Umstände vorzutragen, die zur Bestimmung einer abweichenden, insbesondere einer höheren Teilsicherheit erforderlich sind. Nur die Beklagten können verlässliche Angaben dazu machen, in welcher Höhe ihnen ein Schaden bei Vollstreckung des Urteils bzw. der einzelnen titulierten Ansprüche droht. Ausgehend hiervon ist die Festsetzung der Teilsicherheiten in der aus dem Tenor ersichtlichen Höhe erfolgt. Mangels konkreter Angaben, die eine Abweichung von den jeweiligen Teilstreitwerten rechtfertigen würde, stimmen die Teilsicherheiten für den Unterlassungs- sowie für den Rechnungslegungs- und Schadensersatzfeststellungsanspruch mit den Teilstreitwerten überein. Bei der Festsetzung der Teilsicherheit für den Vernichtungs- und den Rückrufanspruch hat die Kammer berücksichtigt, dass bei einer Vollstreckung dieser titulierten
Ansprüche der Unterlassungsanspruch grundsätzlich jedenfalls zum Teil mit durchgesetzt wird (vgl. LG Mannheim, Urteil vom 12.01.2010, 7 O 233/11).Vernichtete und/oder zurückgerufene Erzeugnisse können in der Regel nicht mehr in den Vertrieb gebracht werden; weitere Vertriebsmaßnahmen werden insoweit folglich unterbunden. Da konkrete Anhaltspunkte dafür fehlen, dass die Beklagte gleichwohl bei Vollstreckung nur des Rückrufs- und/oder Vernichtungsanspruchs die angegriffene Ausführungsform noch anbieten etc. kann, ist bei der Festsetzung der Teilsicherheiten für den Rückruf- und den Vernichtungsanspruch auch der – faktisch – mit vollstreckte Unterlassungsanspruch zu berücksichtigen.

Der Streitwert des Verfahrens wird auf insgesamt 2.000.000,00 € festgesetzt. Davon entfallen 1.500.000,00 € auf den Unterlassungsanspruch, 146.700,00 € auf den Rechnungslegungsanspruch, 333.300,00 € auf den Schadensersatzfeststellungsanspruch, 10.000,00 € auf den Rückrufanspruch und 10.000,00 € auf den Vernichtungsanspruch.