Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 30. April 2013, Az. 4c O 6/13

Rechtsmittelinstanz: 2 U 28/13

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis insgesamt zu zwei Jahren, zu unterlassen,

Zungenvorrichtungen für Weichen, insbesondere für Straßenbahngleise, aus einem aus einem Vollblock hergestellten, im Wesentlichen trogförmigen Zungenbett,
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
bei denen der obere Teil der Zungenvorrichtung mit dem Zungenbett aus einem Stahl hochfester Güte und der untere Teil der Zungenvorrichtung aus Baustahl besteht, wobei der obere Teil und der untere Teil miteinander verbunden sind;

2.
der Klägerin unter Vorlage eines nach Kalenderjahren geordneten Verzeichnisses Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem 6. Februar 2004 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und –zeiten;
b) der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer unter Angabe der Namen und Anschriften und unter Vorlage von Kopien von Rechnungen oder Lieferscheinen, soweit Rechnungen nicht vorhanden sind;
c) der Menge der erhaltenen und/oder bestellten Erzeugnisse unter Angabe der Liefermengen, -zeiten und unter Aufschlüsselung der Typenbezeichnungen;
d) der einzelnen eigenen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen, jeweils zugeordnet zu Typenbezeichnungen, und unter Angabe der Namen und Anschriften der Abnehmer jeweils unter Vorlage von Belegen in Form von Kopien von Rechnungen oder Lieferscheinen, soweit Rechnungen nicht vorhanden sind;
e) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen, jeweils zugeordnet zu Typenbezeichnungen, und unter Angabe der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
f) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, sowie bei Internetwerbung der Schaltungszeiträume, der Domain, unter der die Werbung geschaltet war, sowie der Suchmaschinen, unter denen die fraglichen Seiten einzeln oder in einem Gesamtpaket angemeldet waren, einschließlich Metatag-Werbung;
g) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger sowie der nicht gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt, und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

3.
die vorstehend unter Ziffer 1. bezeichneten, im Besitz gewerblicher Abnehmer befindlichen und seit dem 30. April 2006 in Verkehr gelangten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen und wieder an sich zu nehmen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung der DE 101 24 XXX erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 6. Februar 2004 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 1.1250,000 € vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Patents DE 101 24 XXX (Anlage K 1, im folgenden: „Klagepatent“). Das Klagepatent wurde am 21. Mai 2001 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 17. März 2001 zunächst für die A GmbH & Co. KG, Trier, angemeldet. Die Offenlegung erfolgte am 2. Oktober 2002. Die Erteilung des Patents wurde am 20. Februar 2003 veröffentlicht. Am 6. April 2004 wurde die Übertragung des Klagepatents auf die damals noch in der Rechtsform der GmbH & Co. KG bestehende und als „B GmbH & Co. KG“ firmierende Klägerin beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 15. April 2004 veröffentlicht.
Das Klagepatent steht in Kraft.
Mit Schriftsatz vom 15. Mai 2012, eingegangen am 22. Mai 2012, hat die Beklagte eine gegen das Klagepatent gerichtete Nichtigkeitsklage (im Entwurf vorgelegt als Anlage PBP 2) beim Bundespatentgericht (Az. 10 Ni 4/12) anhängig gemacht, über die noch nicht entschieden worden ist.
Mit Wirkung vom 22. August 2012 ist die Klägerin im Wege des Formwechsels nach Umwandlungsgesetz in die „B GmbH“ umgewandelt worden (HR-Auszug vorgelegt als Anlage K 11).
Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „Zungenvorrichtung und/oder Herzstück für eine Weiche“.
Der vorliegend maßgebliche Anspruch 1 des Klagepatents lautet:
„Zungenvorrichtung für eine Weiche, insbesondere für Straßenbahngleise, aus einem aus einem Vollblock hergestellten, im Wesentlichen trogförmigen Zungenbett, dadurch gekennzeichnet, dass der obere Teil (1) der Zungenvorrichtung mit dem Zungenbett (4) aus einem Stahl hochfester Güte und der untere Teil (2) der Zungenvorrichtung aus Baustahl besteht, wobei der obere Teil und der untere Teil miteinander verbunden sind.“
Wegen des Wortlauts des lediglich insbesondere geltend gemachten Patentanspruchs 3 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.
Die nachfolgend eingeblendeten (verkleinerten) Figuren 1 und 2 verdeutlichen den Gegenstand des Klagepatents anhand von Ausführungsbeispielen. Figuren 1 und 2 zeigen jeweils einen Schnitt durch ein erfindungsgemäßes Zungenbett.

Die Beklagte ist eine Mitbewerberin der Klägerin und stellt her und vertreibt u.a. Weichenanlagen, in denen Zungenvorrichtungen zum Einsatz kommen, die die Beklagte als Monoblockzungenvorrichtungen bezeichnet. In einem von der Klägerin als Anlage K 6 vorgelegten Informationsblatt, das von der Homepage der Beklagten heruntergeladen werden kann, bewirbt die Beklagte eine solche, von ihr angebotene Zungenvorrichtung als „…Monoblockzungenvorrichtung mit durchgehend verschleißfester Fahrbahn und energieeffizienter Heizung in Sandwich-Bauweise….“ und stellt sie schematisch in dem Informationsblatt wie nachfolgend abgebildet dar:

(im folgenden: „angegriffene Ausführungsform“).
Im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform nimmt die Klägerin die Beklagte wegen Verletzung des Patentanspruches 1 mit der vorliegenden Klage in Anspruch.

Die Klägerin ist der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform entspreche wortsinngemäß der in Anspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellten Lehre.
Die angegriffene Zungenvorrichtung der Beklagten verwirkliche alle Merkmale des Klagepatents, weil sie – was zwischen den Parteien unstreitig ist – im oberen Teil ein aus einem Vollblock hergestelltes, trogförmiges Zungenbett aufweist und in Sandwich-Bauweise ausgeführt ist, wobei der obere Teil der Zungenvorrichtung mit dem Zungenbett aus einem Stahl hochfester Güte besteht und der untere Teil aus einfachem Baustahl gebildet wird, und der obere und der untere Teil miteinander verschweißt sind. Unbeachtlich sei, dass der untere Teil der Zungenvorrichtung bei der angegriffenen Ausführungsform nicht aus einem Vollblock, sondern aus drei miteinander verschweißten Einzelteilen bestehe. Denn das Klagepatent fordere lediglich, dass das im Wesentlichen trogförmige Zungenbett im oberen Teil der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock hergestellt wird, und nicht etwa, dass die gesamte Zungenvorrichtung, d.h. Ober- und Unterteil, aus einem Vollblock herausgefräst werden.
Der Hinweis auf einen „Vollblock“ in Anspruch 1 des Klagepatents beziehe sich nach Auffassung der Klägerin eindeutig auf das Zungenbett und nicht auf die (gesamte) Zungenvorrichtung. Ob und in welchem Umfang die Zungenvorrichtung weitere Bestandteile als das trogförmige Zungenbett umfasst, lasse der Oberbegriff offen. Hierzu sei beispielsweise auf die Zunge zu verweisen, die in Anspruch 1 nicht erwähnt, jedoch zwingender Bestandteil einer Zungenvorrichtung sei. Der obere Teil der Zungenvorrichtung solle aus einem Stahl hochfester Güte bestehen, wobei dieser obere Teil zudem technisch zwingend das trogförmige Zungenbett aufweisen müsse. Aus der Zusammenschau mit dem Oberbegriff ergebe sich damit – so die Klägerin -, dass der obere Teil der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock aus Stahl hochfester Güte hergestellt sein müsse. Wie der untere, aus Baustahl hergestellte Teil der Zungenvorrichtung aufgebaut ist, und ob ihm weitere Aufgaben zukommen, als lediglich die Bildung eines Unterteils für den oberen Teil, regele Anspruch 1 des Klagepatents nicht. Auch finde sich bezüglich des Unterteils keinerlei Rückbezug auf einen Vollblock. Dementsprechend werde dem Fachmann deutlich, dass der untere Teil der Zungenvorrichtung aus Baustahl beliebig aufgebaut sein könne und nicht aus einem Vollblock hergestellt werden müsse.

Die Klägerin beantragt,
zu erkennen wie geschehen, nachdem sie in der mündlichen Verhandlung vom 28. März 2013 den Antrag auf Feststellung der Entschädigungsverpflichtung zurückgenommen und den Antrag auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung auf den Zeitraum ab dem 6. Februar 2004 beschränkt hat.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur erstinstanzlichen Entscheidung über die Nichtigkeitsklage der Beklagten gegen das Klagepatent auszusetzen.

Die Beklagte ist der Auffassung, die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagepatent nicht.
Sie meint, die von der Klägerin angegriffene Zungenvorrichtung mache von Anspruch 1 des Klagepatents keinen Gebrauch, weil der untere Teil der Zungenvorrichtung der angegriffenen Ausführungsform nicht – wie nach Auffassung der Beklagten vom Klagepatent gefordert – aus einem Vollblock hergestellt ist, sondern aus drei Einzelteilen besteht, die miteinander verschweißt sind. Anspruch 1 des Klagepatents sei nach Auffassung der Beklagten jedoch dahingehend auszulegen, dass sowohl der obere als auch der untere Teil der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock hergestellt sein müssten. Dieses Verständnis ergebe sich aus der Aufgabenstellung gemäß Abs. [0005] der Klagepatentschrift, in der als Aufgabe die Reduzierung der Materialkosten für eine aus einem Vollblock hergestellte Zungenvorrichtung genannt werde. Auch aus Abs. [0006] des Klagepatents – Lösung der Aufgabe – folge, dass das Klagepatent voraussetze, dass die (gesamte) Zungenvorrichtung aus einem Vollblock hergestellt sei und nicht lediglich das im oberen Teil der Zungenvorrichtung befindliche Zungenbett, da in Abs. [0006] von einer „aus einem Vollblock hergestellten Zungenvorrichtung“ die Rede sei.
Die Beklagte ist desweiteren der Auffassung, das Klagepatent sei nicht rechtsbeständig. Es fehle jedenfalls an der Neuheit gegenüber der britischen Patentschrift GB 674 988 (Anlage PBP 2, K 7), die nicht Gegenstand des Erteilungsverfahrens gewesen sei. Darüber hinaus macht sie fehlende erfinderische Tätigkeit im Zusammenhang mit den deutschen Patentschriften DE 1 222 XXX (Anlage PBP 2, K 8) und DE 1 048 938 B (Anlage PBP 7, K 9) sowie der US-amerikanischen Patentschrift US 976 XXX (Anlage PBP 7, K 10) geltend.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage ist begründet.

Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche gegen die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht zu.

Zu einer Aussetzung des Verfahrens gemäß § 148 ZPO besteht kein Anlass.

I.

Das Klagepatent betrifft eine Zungenvorrichtung für eine Bahnweiche, die für Gleise, insbesondere Straßenbahngleise, verwendet wird, und die aus einem oberen und einem unteren Teil besteht, wobei beide Teil aus unterschiedlichen Materialien hergestellt und miteinander verbunden sind.

Als Stand der Technik gibt das Klagepatent einführend an, dass Zungenvorrichtungen mit einem Zungenbett, auf dem die Weichenzunge hin- und her gleiten kann, entweder aus einzelnen Teilen zusammengebaut, vorzugsweise geschweißt, werden, oder aber aus einem Vollblock herausgefräst werden. Für letztere Vorgehensweise nimmt die Klagepatentschrift Bezug auf die Patentschrift DE 40 11 XXX.

Bei der Zungenvorrichtung müssten anschließend dann die Verschleißflächen, also dort, wo ein Kontakt zwischen Rad und Schiene besteht, und der Gleitbereich der Zunge im Zungenbett gehärtet werden. Dabei bezeichnet es das Klagepatent als nachteilig, dass dieses Verfahren sehr zeitaufwändig und kostspielig sei. Durch die Wärmebehandlung beim Härten entstünden Spannungen und Verzug. Die Teile der Zungenvorrichtung müssten dann aufwändig manuell gerichtet werden.

Darüber hinaus sei es bekannt, eine Zungenvorrichtung oder ein Herzstück für eine Weiche aus einem Vollblock aus einem Stahl hochfester Güte herzustellen. Bei diesem Verfahren sei ein nachträgliches Härten nicht notwendig. Bei diesem Verfahren sei es jedoch nachteilig – so das Klagepatent –, dass der hochfeste Stahl sehr teuer sei. Dazu komme, dass die Vollblöcke in der benötigten Güte und Stärke auf dem Markt nur mit Mühe beschafft werden könnten.

Vor diesem Hintergrund formuliert das Klagepatent die Aufgabe (das technische Problem), die Materialkosten für eine Zungenvorrichtung für eine Weiche, hergestellt aus einem Vollblock, zu reduzieren.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent in seinem Anspruch 1 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:

1. Zungenvorrichtung für eine Weiche, insbesondere für Straßenbahngleise, mit

1.1 einem oberen Teil (1) und
1.2 einem unteren Teil (2).

2. Der obere Teil der Zungenvorrichtung (1) mit dem Zungenbett ist
2.1 aus einem Vollblock hergestellt,
2.2 im Wesentlichen trogförmig und
2.3 besteht aus einem Stahl hochfester Güte.

3. Der untere Teil (2) besteht aus Baustahl.

4. Der obere Teil (1) und der untere Teil (2) sind miteinander verbunden.

II.

Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch.

1.
Die Verwirklichung der Merkmale 1, 2.2, 2.3, 3 und 4 ist zwischen den Parteien unstreitig, so dass sich weitere Ausführungen der Kammer hierzu erübrigen.
2.
Anspruch 1 des Klagepatents ist nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 des Klagepatents dahingehend auszulegen, dass das Klagepatent eine Zungenvorrichtung mit einem Zungenbett aufweist, welches aus einem Vollblock hergestellt ist. Dabei ergibt sich aus dem Wortsinn des Anspruchs, dass sich das Erfordernis der Herstellung aus einem Vollblock allein auf das Zungenbett, nicht auf die gesamte Zungenvorrichtung bezieht. Aufgrund des Satzbaus ist eindeutig, dass sich der Satzteil „aus einem aus einem Vollblock hergestellten….“ auf das Wort „Zungenbett“ bezieht und nicht auf das Wort „Zungenvorrichtung“.

Zwar weist die Beklagte zu Recht darauf hin, dass Anspruch 1 des Klagepatents sprachlich unvollständig ist, weil es an einem Verb (z.B. „bestehend“) fehlt. Diese sprachliche „Lücke“ führt jedoch nicht dazu, dass der Patentanspruch 1 missverständlich oder gar gänzlich unverständlich wäre oder dahingehend verstanden werden müsste, dass sich das Merkmal „aus einem Vollblock hergestellt“ auf das Wort „Zungenvorrichtung“ und nicht auf das Wort „Zungenbett“ bezieht. Denn der Anspruch ist trotz des Fehlens eines Verbs aus sich heraus verständlich und kann aufgrund der Zuordnung über den Satzbau auch nur dahingehend nach seinem Wortlaut ausgelegt werden, dass sich die Herstellung aus einem Vollblock auf das Wort „Zungenbett“ bezieht.

Die dargestellte, dem Wortlaut entsprechende Auslegung des Merkmals 2.1 entsprechend Anspruch 1 des Klagepatents ergibt sich auch aus dem systematischen Zusammenhang mit den weiteren Merkmalen der Merkmalsgruppe. Merkmale 2 und 2.1 geben an, dass sich das aus einem Vollblock hergestellte Zungenbett im oberen Teil der Zungenvorrichtung befindet („Der obere Teil (1) der Zungenvorrichtung mit dem Zungenbett…“).

Dass auch der untere Teil der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock hergestellt sein muss, fordert das Klagepatent nach seinem Wortlaut in Anspruch 1 gerade nicht. Hinsichtlich des unteren Teils der Zungenvorrichtung setzt das Klagepatent in seinem Anspruch 1 gemäß der Merkmale 3 und 4 lediglich voraus, dass er aus Baustahl besteht und mit dem oberen Teil der Zungenvorrichtung verbunden ist.
Der Schutzbereich eines Patents bestimmt sich nach dessen Ansprüchen, zu deren Auslegung, Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen sind, § 14 PatG.
Aus der Patentbeschreibung oder den Patentzeichnungen lässt sich ein Patentschutz nicht allein herleiten (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Auflage 2013, Rdnr. 8). Die Patentbeschreibung und die Zeichnungen sind nur ein Auslegungsmittel für den Inhalt der Patentansprüche, sie umreißen aber nicht selbständig den Schutzbereich des Patents (Kühnen, aaO). Umgekehrt kann ein weitgefasster Patentanspruch nicht unter Berufung auf den Beschreibungstext unter seinem Wortlaut einschränkend interpretiert werden (BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

Aus der im Klagepatent genannten Aufgabenstellung – Senkung der Materialkosten für eine aus einem Vollblock hergestellte Zungenvorrichtung (Klagepatentschrift Abs. [0005] ) – folgt nicht, dass das Klagepatent die Herstellung der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock voraussetzt. Denn die Formulierung der Aufgabenstellung widerspricht dem eindeutigen Wortlaut des Patentanspruchs in keiner Weise und rechtfertigt auch nicht eine vom Wortlaut des Anspruchs abweichende Auslegung. In der Aufgabenstellung wird zwischen dem oberen und unteren Teil der Zungenvorrichtung nicht unterschieden, so dass die Aufgabenstellung nicht (zwingend) vorgibt, dass die gesamte Zungenvorrichtung, mithin oberer und unterer Teil, aus einem Vollblock hergestellt sein müssen. Der Aufgabenstellung lässt sich insoweit lediglich entnehmen, dass die aus dem Stand der Technik bekannte Zungenvorrichtung, welche aus einem Vollblock hergestellt war, in ihren Herstellungskosten reduziert werden soll. Dass damit an der Herstellung als Vollblock festgehalten werden soll, kann dem nicht entnommen werden, zumal die beschriebenen Nachteile der Herstellung und der Verschleißanfälligkeit maßgeblich in Bezug auf den oberen Teil der Zungenvorrichtung dargestellt werden, nicht jedoch den unteren Teil der Zungenvorrichtung unmittelbar betreffen.

Auch die Tatsache, dass die Beschreibung der Lösung der Aufgabe in der Klagepatentschrift (Abs. [0006]) von einer „aus einem Vollblock hergestellten Zungenvorrichtung“ spricht, steht der wortlautgemäßen Auslegung des Anspruchs 1 des Klagepatents, dass patentgemäß lediglich das Zungenbett aus einem Vollblock gefertigt sein muss, nicht entgegen. Denn die Beschreibung der Lösung trifft gar keine Aussage darüber, ob der obere oder untere Teil der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock herzustellen ist. Der Bezug auf eine „aus einem Vollblock hergestellte Zungenvorrichtung“ findet sich lediglich bei der innerhalb der Lösung befindlichen Wiederholung der Aufgabenstellung („Zur Verringerung der Kosten einer aus einem Vollblock hergestellten Zungenvorrichtung…“), nicht jedoch innerhalb der tatsächlichen Beschreibung der Lösung. Diese thematisiert lediglich den zweiteiligen Aufbau der Zungenvorrichtung, wobei jeder Teil aus einem anderen Material bestehen soll.

Auch aus technischer Sicht erschließt sich die von der Beklagten vorgenommene Auslegung von Anspruch 1 des Klagepatents dahingehend, dass auch der untere Teil der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock gefertigt sein müsse, nicht. Denn der Patentanspruch 1 sieht eine Zungenvorrichtung vor, bei der zur Einsparung von Materialkosten nur der obere, größerem Verschleiß ausgesetzte Teil der Zungenvorrichtung, der das Zungenbett enthält, aus einem Vollblock aus hochwertigem und verschleißbeständigem Stahl hochfester Güte besteht und der untere Teil aus Baustahl gefertigt wird. Das Klagepatent erreicht die als Aufgabe gestellte Senkung der Materialkosten gerade dadurch, dass nur ein Teil der Zungenvorrichtung – nämlich derjenige, der größeren Beanspruchungen im Bereich der hin- und hergleitenden Zunge und den Zugrädern – ausgesetzt ist, aus einem Vollblock hochfesten und kostenträchtigen Stahls besteht, während der untere Teil, der weniger großen Belastungen und Verschleiß ausgesetzt ist, aus einfachem Baustahl bestehen kann, wobei dabei unerheblich ist, ob der untere Teil aus einem Vollblock aus Baustahl besteht oder aus mehreren, miteinander verbundenen Teilen. Denn – wie die Klägerin nachvollziehbar und durch die Beklagte unwidersprochen vorträgt – dem Fachmann ist bekannt, dass es keine technische Notwendigkeit dafür gibt, den unteren Teil der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock herzustellen, weil eben dieser Teil lediglich eine Trägerfunktion übernimmt und keinem besonderen Verschleiß ausgesetzt ist. Daher soll er gemäß des Klagepatents auch aus Gründen der Kosteneffizienz aus einem weniger belastbaren Stahl hergestellt werden und auch aus mehreren, miteinander verbundenen (z.B. verschweißten) Teilen bestehen können.

Schließlich hat der Durchschnittsfachmann auch aufgrund des ihm bekannten Stands der Technik keine Veranlassung, Anspruch 1 des Klagepatents dahingehend zu verstehen, dass auch der untere Teil der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock bestehen muss. Denn aus der Beschreibung des Stands der Technik der Patentschrift ergibt sich, dass bei der Zungenvorrichtung ausschließlich die Verschleißflächen besonderer Belastung ausgesetzt sind und deshalb einer speziellen, „harten“ Beschaffenheit bedürfen, die entweder über ein nachträgliches „Härten“ oder durch die Verwendung eines besonders „harten“ Stahl erreicht werden kann (Abs. [0003]). Diese Verschleißflächen befinden sich jedoch ausschließlich im oberen Teil der Zungenvorrichtung, nämlich im Gleitbereich der Zunge im Zungenbett und dort, wo ein Kontakt zwischen Rad und Schiene besteht. Der untere Teil der Zungenvorrichtung dient dagegen ausschließlich der Aufständerung des Zungenbetts und ist einem besonderen Verschleiß und hoher Belastung gerade nicht ausgesetzt. Somit besteht aus technischer Sicht für den Fachmann kein Anlass, auch den unteren Teil der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock auszugestalten.

3.
Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht damit das Merkmal 2 der Merkmalsgliederung des Klagepatentanspruchs 1. Denn die Zungenvorrichtung der Beklagten umfasst – dies ist zwischen den Parteien unstreitig – im oberen Teil ein aus einem Vollblock, bestehend aus Stahl hochfester Güte, hergestelltes trogförmiges Zungenbett (von der Beklagten als „Monoblock“ bezeichnet).

III.

Angesichts der Patentbenutzung durch die angegriffene Ausführungsform stehen der Klägerin die mit der vorliegenden Klage geltend gemachten Ansprüche gegen die Beklagte zu.

1.
Der Unterlassungsanspruch beruht auf § 139 Abs. 1 PatG, da die Benutzung des Erfindungsgegenstandes ohne Berechtigung erfolgt.

2.
Darüber hinaus steht der Klägerin gegen die Beklagte ein Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunft aus § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstandes unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, der ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist im Übrigen auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Hinsichtlich der Angebotsempfänger und der nicht gewerblichen Abnehmer ist der Beklagten ein Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen (OLG Düsseldorf, InstGE 3, 176 – Glasscheiben-Befestiger).

3.
Ein Anspruch der Klägerin auf Rückruf ist nach § 140a Abs. 3 PatG gegeben, soweit die Gegenstände ab dem 1. September 2008 in Verkehr gelangt sind. Soweit die Gegenstände vom 6. Februar 2004 bis zum 31. August 2008 in Verkehr gelangt sind, beruht der Anspruch auf §§ 139 Abs. 1 PatG, 1004 Abs. 1 BGB analog i.V.m. Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie) zu. Nach Art. 10 der Durchsetzungsrichtlinie, welche bis zum 29. April 2006 in nationales Recht hätte umgesetzt werden müssen, sollen die Mitgliedsstaaten in ihren nationalen Rechtsordnungen vorsehen, dass dem Verletzten eine Möglichkeit gegeben wird, den Rückruf der patentverletzenden Ware zu erreichen. Diese Rechtsfolge lässt sich im Wege richtlinienkonformer Auslegung aus § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB analog herleiten, denn diese Vorschrift berechtigt den Verletzten dazu, die „Beseitigung“ der Beeinträchtigung zu verlangen (OLG Düsseldorf, I – 2 U 18/09, Urteil vom 27. Januar 2011; Hoge Raad, GRUR-Int. 2008, 955,958 – De Endstra Tapes). Darunter ist auch der Rückruf patentverletzender Ware zu verstehen.

Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs im Sinne von § 140a Abs. 4 PatG.

4.
Mit Rücksicht auf die bereits vorgefallenen Angebots- und Vertriebshandlungen haftet die Beklagte der Klägerin gem. § 139 Abs. 2 PatG auf Schadensersatz. Sie hat schuldhaft gehandelt. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, dass die das Klagepatent verletzt, § 276 BGB. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Klägerin hat daher ein rechtliches Interesse daran, dass die Schadensersatzhaftung der Beklagten zunächst dem Grunde nach festgestellt wird (§ 256 ZPO).

IV.

Ein Anlass zur Aussetzung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO im Hinblick auf die von der Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage besteht nicht.

Nach ständiger Rechtsprechung (BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker; LG Düsseldorf, Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus) stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Angesichts des Umstandes, dass ein Patent seinem Inhaber nur ein zeitlich begrenztes Monopolrecht verleiht und dass ein wesentlicher Teil dieses Rechtes, nämlich der Unterlassungsanspruch gegenüber einem Patentverletzer, durch eine Aussetzung der Verhandlung des Verletzungsrechtsstreits praktisch suspendiert würde, kommt eine Aussetzung wegen eines gegen das Klagepatent anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens nur dann in Betracht, wenn ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klageschutzrechtes nicht nur möglich, sondern mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Ist dies nicht der Fall, so verdient das Interesse des Patentinhabers an einer alsbaldigen Durchsetzung seiner – zeitlich ohnehin begrenzten – Rechte aus dem Patent den Vorrang vor dem Interesse der Gegenpartei, nicht aus einem Patent verurteilt zu werden, das sich möglicherweise später als nicht rechtsbeständig erweist. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für einen Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents wiederum kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der ihm am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht auf Grundlage des vorgetragenen Sach- und Streitstandes keine Veranlassung zur Aussetzung des vorliegenden Verletzungsrechtsstreits. Aus dem Vorbringen der Beklagten in der von ihr erhobenen Nichtigkeitsklage ergibt sich nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen überwiegenden Wahrscheinlichkeit, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents vom Bundespatentgericht für nichtig erklärt werden wird.

Die Beklagte beruft sich im Verletzungsverfahren auf eine neuheitsschädliche Vorwegnahme durch die Druckschrift GB 674XXX (Anlage PBP 2, K 7) sowie auf fehlende erfinderische Tätigkeit im Zusammenhang mit den Druckschriften DE 1 222 XXX (Anlage PBP 2, K 8), DE 1 048 XXX B (Anlage PBP 7, K 9) und US 976 XXX (Anlage PBP 7, K 10).

1.
Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Bundespatentgericht den Anspruch 1 des Klagepatents im Hinblick auf die GB 674 988 wegen fehlender Neuheit vernichten wird, ist nicht feststellbar.

Die Merkmale des hier gegenständlichen Anspruchs 1 des Klagepatents sind in der Entgegenhaltung nicht sämtlich offenbart. Merkmal 2 des Klagepatents ist nicht Gegenstand der entgegengehaltenen Patentschrift.

Das britische Patent GB 674 XXX bezieht sich nach seinem in der Schrift aufgeführten Anspruch auf Schienen-/ Gleiselemente und befasst sich mit dem Aufbau von Herzstücken für Weichen und Kreuzungen sowie mit dem Aufbau der Schienen selbst. Auf „Zungenvorrichtungen“ nimmt die Entgegenhaltung weder in der Anspruchsbeschreibung, noch bei den erwähnten Ausführungsbeispielen Bezug. Auch die in der Patentschrift enthaltenen Zeichnungen zeigen ausschließlich Herzstücke und Weichenkreuzungen. Soweit die Beklagte der Auffassung ist, dass die Zungenvorrichtung von dem Oberbegriff „Gleisbauelement“ erfasst sei und sich die Entgegenhaltung daher auch auf Zungenvorrichtungen beziehe, trägt diese Argumentation nicht. Denn das entgegengehaltene Patent hat gemäß dem Wortlaut seines Anspruchs den Aufbau von Herzstücken sowie den Aufbau der Schienen selbst zum Inhalt und geht im Rahmen der Beschreibung des Problems und der technischen Lösung an keiner Stelle auf den Aufbau und die an den Aufbau zu stellenden Anforderungen beweglicher Schienenelemente im Allgemeinen oder die Zungenvorrichtung mit dem beweglichen Zungenbett im Besonderen ein. Wie die Klägerin zutreffend ausführt, sind bei einem Herzstück sowie beim Schienenstrang selbst gerade keine beweglichen Teile vorhanden, die besonderem Verschleiß ausgesetzt sind.

Für den Fachmann bestand auch keine Veranlassung zu einem Mitlesen von Zungenvorrichtungen bei Lektüre der britischen Patentschrift. Aufgrund der dargelegten Unterschiede in Aufbau und Funktion zwischen Herzstücken und Zungenvorrichtungen stellt eine Zungenvorrichtung keine „Abwandlung“ eines Herzstücks dar, die für den Fachmann nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift derart naheliegt, dass sie sich ihm bei aufmerksamer Lektüre ohne weiteres erschließt.

Die Patentschrift GP 674 XXX nimmt somit das Klagepatent nicht neuheitsschädlich vorweg.

Darüber hinaus legt diese Druckschrift dem Durchschnittsfachmann eine Vorrichtung mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 auch nicht in der Weise nahe, dass eine erfinderische Tätigkeit im Nichtigkeitsverfahren mit überwiegender Wahrscheinlichkeit verneint werden wird. Für den Durchschnittsfachmann lag es nicht – wie die Beklagte meint – offensichtlich nahe und es musste sich ihm nicht aufdrängen, die in der britischen Patentschrift aufgeführten Merkmale eines Herzstücks betreffend dessen Aufbau auf eine Zungenvorrichtung mit Zungenbett zu übertragen.

Zwar ist gemäß seiner bei der Auslegung des Anspruchs heranzuziehenden Beschreibung die Zielsetzung der britischen Patents, Schienenbauteile, die einem starken Verschleiß ausgesetzt sind, besonders widerstandsfähig auszubilden, und auch die vom Klagepatent behandelten Zungenvorrichtungen sind besonderer Beanspruchung ausgesetzt. Darüber hinaus können vom Durchschnittsfachmann auch Zungenvorrichtungen unter den allgemeinen Oberbegriff der „Gleis(bau)teile“ subsumiert werden. Die britische Patentschrift nimmt jedoch ausdrücklich nur auf solche Stellen eines Gleises Bezug, die entweder wegen des kleinen Krümmungsradius der Spur oder wegen der Verringerung ihres Querschnitts an Kreuzungen einer besonderen Belastung stand halten müssen. Keine Erwähnung finden dagegen solche Schienenteile, die aufgrund beweglich ausgestalteter Teile (wie die Zungenvorrichtung) einem besonderen Verschleiß ausgesetzt sind. Auch die Tatsache, dass Zungenvorrichtungen und Herzstücke gleich aufgebaut sind, führt nicht dazu, dass der Durchschnittsfachmann die auf Herzstücke bezogene britische Schrift in der Weise liest, dass auch Zungenvorrichtungen in der im Patent vorgesehenen Weise aufgebaut werden können. Jedenfalls muss er der britischen Patentschrift eine dahingehende Anregung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit entnehmen.

2.
Soweit die Beklagte sich auf fehlende erfinderische Tätigkeit im Zusammenhang mit der Druckschrift DE 1 222 XXX beruft, ist ebenfalls nicht überwiegend wahrscheinlich, dass das Klagepatent im Hinblick darauf vernichtet werden wird.

Es ist nicht ersichtlich, dass der Fachmann ausgehend von dem in der Klagepatentschrift genannten gattungsbildenden Stand der Technik der DE 40 11 523 in Kombination mit der DE 1 222 957 zu einer patentgemäßen Zungenvorrichtung gekommen wäre. Der gattungsbildende Stand der Technik befasst sich mit einer aus einem Vollblock hergestellten Zungenvorrichtung und dem damit einhergehenden Problem der kostenintensiven Herstellung.

Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es – abgesehen von den Fällen, in denen es für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist – in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH, GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; BGH, GRUR 2010, 407 – einteilige Öse). Daraus kann man entnehmen, dass es positive Anregungen im Stand der Technik geben muss, in Richtung des Klagepatents weiter zu denken. Der Fachmann muss auf die Problemstellung kommen, die dem Klagepatent zugrunde liegt und er muss Hinweise bekommen, dass man dieses Problem mit Mitteln des Klagepatents löst.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt.

Eine Anregung, zur Lösung des im gattungsbildenden Stand der Technik gestellten Problems auf eine Druckschrift zurückzugreifen, welche sich mit Herzstücken befasst, die ganz anderen Beanspruchungen ausgesetzt sind, kann dem gattungsbildenden Stand der Technik nicht entnommen werden. Es ist nicht zu erkennen, dass sich der gattungsbildende Stand der Technik mit Herzstücken befasst. Gegenstand sind vielmehr, wie erwähnt, Zungenvorrichtungen, welche gerade von Herzstücken zu unterscheiden sind.

3.
Auch im Hinblick auf die von der Beklagten vorgelegte Auslegeschrift DE 1 048 XXX (Anlage PBP 7, Anlage K 9) besteht nach Auffassung der Kammer keine überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass das Klagepatent wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens vernichtet werden wird.

Die Druckschrift beschäftigt sich mit Federzungenvorrichtungen in Blockkonstruktion, wobei die Teile der Zungenvorrichtung aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Dabei sieht die Druckschrift vor, dass die Fahrschiene und die Zunge aus hartem und verschleißfesten Stahl gefertigt werden, während das gesamte Unterteil aus einfachem Stahl besteht. Die Fahrschiene wird dabei mit ihrem Steg in einem Längsschlitz des Unterteils eingesetzt und mit diesem verschweißt. Für die Zungenauflagefläche regt die Schrift in der Beschreibung an, dass die Verschleißfestigkeit dieses Bereichs in an sich bekannter Weise durch besondere Behandlung noch erhöht werden bzw. die Verwendung einer auswechselbaren Zungengleitplatte vorgesehen werden könne.

Eine Anregung für den Durchschnittsfachmann, über die Blockbauweise hinausgehend einen Aufbau der Zungenvorrichtung gemäß des Klagepatents dahingehend vorzusehen, dass das gesamte Zungenbett und damit der obere Teil aus einem Vollblock hochfesten Stahls ausgebildet wird und auf einem Unterbau aus einfachem Baustahl ruht, lässt sich der Auslegeschrift wiederum nicht entnehmen. Es ist nicht ersichtlich, dass der Durchschnittsfachmann aus dieser Schrift, die die Erhöhung der Verschleißfestigkeit der Zungenauflagefläche im Bereich des Zungenbetts mit aus dem Stand der Technik bekannten Mitteln – Härten der Oberfläche oder Verwendung einer auswechselbaren Zungengleitplatte – erreichen will, einen Anstoß entnehmen konnte, das Zungenbett insgesamt aus hochwertigem Stahl auszubilden und einen zweiteiligen Aufbau auf einem oberen Vollblock-Teil und einem unteren Teil zu wählen.

4.
Schließlich genügt auch die Vorlage der US-Patentschrift 976 056 (Anlage PBP 7, Anlage K 10), von der keine deutsche Übersetzung zu den Akten gereicht worden ist, zur Darlegung fehlender erfinderischer Tätigkeit im Rahmen des Aussetzungsantrags nicht.

Die vorgelegte US-Patentschrift sieht vor, dass im Bereich der besonders beanspruchten und hohem Verschleiß ausgesetzten Teile einer Bahnweiche, u.a. im Bereich der Zungenvorrichtung, abnehmbare, gehärtete Auflageflächen („hardened plate“) angebracht werden. Die Patentschrift sieht somit weder den Aufbau von Gleisteilen aus unterschiedlichen Materialien, noch eine dauerhafte Verbindung von aus verschiedenen Materialien bestehenden Komponenten zum Teilen einer Bahnweiche vor, noch lässt sich nach Auffassung der Kammer aus der Patentschrift eine Anregung, in diese Richtung und damit in Richtung des Klagepatents zu denken, ableiten. Darüber hinaus stammt die US-Patentschrift aus dem Jahre 1910, was Zweifel begründet, dass ein Durchschnittsfachmann im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents rund 90 Jahre später in der Patentschrift Anlass gefunden haben soll, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen.

Zusammenfassend finden sich somit im Rahmen der von der Kammer zu treffenden Prognoseentscheidung im Hinblick auf die von der Beklagten angeführten Schriften zumindest vernünftige Argumente für die Bejahung erfinderischer Tätigkeit in Bezug auf das angegriffene Klagepatent.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO. Die auf den zurückgenommenen Teil bezogenen Anträge haben keine Mehrkosten verursacht.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Satz 1 ZPO.

Der Streitwert wird auf 1.125.000,00 € festgesetzt.