4b O 67/11 – Keramikkugeln

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1850

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 22. März 2012, Az. 4b O 67/11

I. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem jeweiligen Geschäftsführer der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,

Kugeln aus Keramik in der Bunderepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, die

durch Schmelzen einer Rohstoffcharge, Umwandlung des erhaltenen geschmolzenen Materials zu Kugeln mit im Allgemeinen kugelförmiger Gestalt und Verfestigung derselben gebildet werden und ZrO2 und SiO2 als wesentliche Bestandteile umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass sie die folgende chemische Zusammensetzung aufweisen, in Gewichtsprozent, bezogen auf die Oxide:
40 bis 95% ZrO2 und HfO2;
wenigstens eines der zusätzlichen Oxide Y2O3 und CeO2, mit der Maßgabe, dass Y2O3, falls vorhanden, 0,1 bis 10% bildet und CeO2, falls vorhanden, 1 bis 15% bildet, wobei Y2O3 und CeO2 insgesamt 0,1 bis 25% bilden;
eine Menge SiO2, die 10 bis 45% der Zusammensetzung bildet, wenn kein CeO2 in der Zusammensetzung vorhanden ist, und 0,5 bis 45% wenn CeO2 in der Zusammensetzung vorhanden ist.

II. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin in einer geordneten Aufstellung unter Vorlage von Belegen wie Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) die unter Ziff. I bezeichneten Handlungen seit dem 14.03.1996 begangen hat, und zwar unter Angabe

1. der Herstellungsmengen und -zeiten, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen,
2. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
3. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren, wobei betreffend die Verkaufsstellen erst ab dem 01.09.2008 Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen ist,
4. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
5. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Ver-breitungsgebiet, im Fall von Internetwerbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,
6. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, wobei diese Angaben erst für die Benutzungshandlungen ab dem 07.08.1999 zu machen sind,

wobei es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und An-schriften der nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

III. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, die im Besitz oder Eigentum der Beklagten zu 1) befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziff. I zu vernichten.

IV. Die Beklagten werden verurteilt, die unter Ziff. I. bezeichneten, seit dem 30.04.2006 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den durch das Urteil der Kammer gerichtlich festgestellten schutzrechtsrelevanten Zustand der Sache zurückzurufen, ggf. bereits gezahlte Kaufpreise bzw. sonstige Äquivalente zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten und mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.

V. Die Beklagten werden verurteilt, an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 2.667,60 € zzgl. 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 09.06.2011 zu zahlen.

VI. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziff. I bezeichneten in der Zeit seit dem 07.08.1999 begangenen Handlungen entstanden ist oder noch entstehen wird.

VII. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin für die zu Ziff. I bezeichneten, in der Zeit vom 14.04.1996 bis zum 06.08.1999 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen.

VIII. Die Kosten des Rechtsstreits haben die Beklagten als Gesamtschuldner zu 80% und die Klägerin zu 20% zu tragen.

IX. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 250.000,00 €, für die Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand
Die Klägerin ist Inhaberin des in französischer Verfahrenssprache angemeldeten Europäischen Patents EP 0 662 XXX B1 (Anlage CBH1, im Folgenden: Klagepatent). Eine deutsche Übersetzung des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 695 10 XXX T2 (Anlage CBH2) geführt. Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme einer französischen Priorität vom 11.01.1994 (FR 9400XXX) am 06.01.1995 angemeldet und die Anmeldung am 12.07.1995 veröffentlicht. Die Erteilung des Klagepatents wurde am 07.07.1999 veröffentlicht. Das Klagepatent steht in Kraft.

Mit Schriftsatz vom 09.09.2011 (Anlage rop1) griffen die Beklagten das Klagepatent mit der Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht an. Über die Nichtigkeitsklage ist noch nicht entschieden.

Das Klagepatent, dessen Verfahrenssprache französisch ist, betrifft Kugeln aus geschmolzenem keramischem Werkstoff.

Anspruch 1 des Klagepatents und Unteranspruch 6 lauten in deutscher Übersetzung:
Anspruch 1:

Kugeln aus Keramik, die durch Schmelzen einer Rohstoffcharge, Umwandlung des erhaltenen geschmolzenen Materials zu Kugeln mit im allgemeinen kugelförmiger Gestalt und Verfestigung derselben gebildet werden und ZrO2 und SiO2 als wesentliche Bestandteile umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass sie die folgende chemische Zusammensetzung aufweisen, in Gew. -%, bezogen auf die Oxide:

40 bis 95% ZrO2 und HfO2;

wenigstens eines der zusätzlichen Oxide Y2O3 und CeO2, mit der Maßgabe, dass Y2O3, falls vorhanden, 0,1 bis 10% bildet und CeO2, falls vorhanden, 1 bis 15% bildet, wobei Y2O3 und CeO2 insgesamt 0,1 bis 25% bilden;

eine Menge SiO2, die 10 bis 45% der Zusammensetzung bildet, wenn kein CeO2 in der Zusammensetzung vorhanden ist, und 0,5 bis 45%, wenn CeO2 in der Zusammensetzung vorhanden ist.

Unteranspruch 6:

Kugeln gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie Y2O3, aber kein CeO2 enthalten.

Die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Keramikperlen als Strahlmittel (im Folgenden: Angegriffene Ausführungsform, vgl. Anlage CBH6, CBH8). Diese Perlen werden aus den Zirkonsanden TIWEST und CRL hergestellt, wobei jeweils nur einer der Zirkonsande in einer Kugel enthalten ist.

Die Klägerin gab eine chemische Untersuchung bei dem A GmbH in Auftrag. Grundlage der chemischen Analyse war eine bei der Beklagten zu 1) bezogene Produktcharge (Batch No. XXX). Wegen des Prüfergebnisses wird auf den Prüfbericht in Anlage CBH7 verwiesen. Die Beklagten ließen die Zirkonsande CRL und TIWEST ebenfalls bei dem A GmbH analysieren (Anlage rop2/Anlage 8, unter „CRL“ und „TIWEST“). Darüber hinaus ließen sie eine weitere Untersuchung der zwei Zirkonsande durch die B GmbH (Anlage rop2/Anlage 9, Anlage rop3) durchführen. Auf das Ergebnis dieser Analysen wird verwiesen (Anlage rop2/Anlage 9).

Die Klägerin ließ die Beklagten mit vorgerichtlichem Anwaltsschreiben vom 11.02.2011 abmahnen.

Die Klägerin behauptet, die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagepatent. Ein Ceroxidanteil zwischen 0% und 1% habe keine negativen Auswirkungen auf die patentgemäßen Vorteile und führe aus der Verletzung nicht heraus, solange der Yttriumoxidanteil dem nach dem Klagepatent vorgesehen Anteil entspreche. Aus der von ihr in Auftrag gegebenen chemischen Analyse (Anlage CBH7 und CBH10) ergebe sich, dass der Yttriumoxidanteil der angegriffenen Ausführungsform in dem vom Klagepatent vorgegebenen Bereich liege, während Ceroxid nicht vorhanden sei bzw. lediglich zu einem Anteil von unter 0,01% vorliege.

Die Klägerin hat ursprünglich abweichend von den zuerkannten Ansprüchen, Auskunft- und Rechnungslegung betreffend die Verkaufsstellen für Benutzungshandlungen ab dem 14.03.1996 und nicht wie zuerkannt ab dem 01.09.2008 verlangt. Ferner hat sie ursprünglich Auskunft und Rechnungslegung hinsichtlich der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns für Benutzungshandlungen ab dem 14.03.1996 begehrt und nicht wie zugesprochen ab dem 07.08.1999. Den ursprünglich angekündigten Entfernungsantrag hat sie zurückgenommen. Gleiches gilt in Bezug auf den angekündigten Entschädigungsantrag, soweit er sich zunächst auch gegen den Beklagten zu 2) gerichtet hat. Zudem hat sie ursprünglich angemessene Entschädigung für Benutzungshandlungen in der Zeit vom 14.03.1996 bis zum 06.08.1999 und nicht wie zuerkannt für Handlungen in der Zeit vom 14.04.1996 bis zum 06.08.1999 verlangt.

In der mündlichen Verhandlung beantragt die Klägerin,
wie erkannt.

Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage auszusetzen.

Die Beklagten sind der Meinung, dass, wenn Ceroxid vorhanden sei, Ceroxid nach dem Klagepatent in einem Bereich zwischen 1% und 15% vorliegen müsse. Aus der von der Klägerin vorgelegten chemischen Analyse (Anlage CBH7) ergebe sich nicht, dass die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent verletze. Denn es sei nicht festgestellt worden, dass Ceroxid nicht vorhanden sei. Die Worte „nicht nachweisbar“ bedeuteten lediglich, dass die benutzte Analysemethode untauglich sei, festzustellen, ob Ceroxid vorliege oder nicht. Es sei daher möglich, dass Ceroxid in einem Bereich zwischen 0% und 1% enthalten sei.

Die von den Beklagten selbst in Auftrag gegebenen Analysen (vgl. Anlage rop2/Anlage9) belegten, dass die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht verletze. Die Untersuchungen zeigten, dass Ceroxid vorhanden sei, jedoch nicht in einem Bereich von 1% bis 15%.

Die Beklagten sind weiter der Auffassung, dass das Klagepatent nicht schutzfähig sei. Die beanspruchte Erfindung nach dem Klagepatent sei neuheitsschädlich vorweggenommen. Jedenfalls sei die Erfindung dem angesprochenen Fachmann nahe gelegt. Auf die Nichtigkeitsklage in Anlage rop2 wird Bezug genommen.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll vom 23.02.2012 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung sowie Rückruf gegen die Beklagten zu. Ferner kann sie Erstattung der vorgerichtlichen Abmahnkosten sowie Feststellung verlangen, dass die Beklagten ihr zur Zahlung von Schadensersatz und einer angemessenen Entschädigung verpflichtet sind.

I.

Das Klagepatent betrifft Kugeln aus geschmolzenem keramischem Werkstoff, die u.a. aus Zirkoniumoxid und Siliciumoxid bestehen. Die Kugeln eignen sich aufgrund bestimmter Eigenschaften besonders gut als Mittel zum Mahlen und Dispergieren in feuchtem Medium. Daneben können die Kugeln u.a. auch zum Kugelstrahlen eingesetzt werden (vgl. Anlage CBH2, S.10, Abs. 2).

Aus dem Stand der Technik sind bereits Schmelzkeramikkugeln bekannt, die überwiegend aus Zirkoniumoxid und Siliciumoxid zusammengesetzt sind. Diese Kugeln weisen eine gemischte Struktur auf: Während das Zirkoniumoxid in monokliner Form kristallisiert ist und die kristallisierte Phase bildet, bilden das Siliciumoxid und eventuelle Zusätze die Glasphase. Kristallisierte Phase und Glasphase sind innig miteinander vermischt und führen zu einer festen Struktur mit hoher Dichte, chemischer Inertheit und schwacher Abriebwirkung. Dies macht die Kugeln besonders für das Mahlen und Dispergieren geeignet. Die FR-A-2 320 XXX und die US-A-4,106,XXX beschreiben diese aus Zirkoniumoxid und Siliciumoxid bestehenden Schmelzkeramikkugeln und untersuchen den Einfluss von zusätzlich beigefügten Oxiden, namentlich von Al2O3, Na2O, MgO und CaO.

Das Klagepatent stellt sich die Aufgabe, Kugeln aus geschmolzenem keramischem Werkstoff zum Mahlen und Dispergieren mit noch besserer Qualität zu schaffen.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent Kugeln aus Keramik mit den folgenden Merkmalen vor:

1. Kugeln aus Keramik,
2. gebildet durch
a) Schmelzen einer Rohstoffcharge,
b) Umwandlung des erhaltenen geschmolzenen Materials zu Kugeln mit im Allgemeinen kugelförmiger Gestalt und Verfestigung derselben,
3. umfassend ZrO2 und SiO2 als wesentliche Bestandteile,
4. aufweisend folgende chemische Zusammensetzung, in Gewichtsprozent, bezogen auf die Oxide:
a) 40 bis 95% ZrO2 und HfO2,
b) wenigstens eines der zusätzlichen Oxide Y2O3 und CeO2, mit der Maßgabe, dass
aa) Y2O3, falls vorhanden, 0,1 bis 10% bildet und
bb) CeO2, falls vorhanden 1 bis 15% bildet,
cc) wobei Y2O3 und CeO2 insgesamt 0,1 bis 25% bilden;
c) eine Menge SiO2, die 10 bis 45% der Zusammensetzung bildet,
aa) wenn kein CeO2 in der Zusammensetzung vorhanden ist,
bb) und 0,5 bis 45%, wenn CeO2 in der Zusammensetzung vorhanden ist.

II.

Die angegriffene Ausführungsform macht von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäßen Gebrauch. Zwischen den Parteien ist zu Recht unstreitig, dass die angegriffene Ausführungsform die Merkmale 1 bis 3 sowie 4a) und 4c) verwirklicht, so dass weitere Ausführungen der Kammer zu diesen Merkmalen nicht veranlasst sind. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist auch die Merkmalsgruppe 4b) erfüllt. Merkmalsgruppe 4b) verlangt, dass die Keramikkugeln wenigstens eines der zusätzlichen Oxide Y2O3 und CeO2 aufweisen, mit der Maßgabe, dass Y2O3, falls vorhanden, 0,1 bis 10% bildet (Merkmal 4b)aa)) und CeO2, falls vorhanden, 1 bis 15% bildet (Merkmal 4b)bb)), wobei Y2O3 und CeO2 insgesamt 0,1 bis 25% bilden (Merkmal 4b)cc)).

1.

Der Fachmann wird Merkmalsgruppe 4b) so verstehen, dass, wenn Yttriumoxid zu einem Anteil gemäß Merkmal 4b)aa) vorhanden ist, Ceroxid unter der in Merkmal 4b)bb) vorgeschriebenen Menge von 1% vorliegen kann.

a.

Den Beklagten ist zuzugeben, dass das Merkmal 4b)bb) isoliert und vom Wortlaut ausgehend zunächst ein anderes Verständnis nahe legt. Denn „CeO2, falls vorhanden, 1 bis 15%“ (Unterstreichung beigefügt) könnte bedeuten, dass, wenn Ceroxid vorhanden ist, der Anteil an Ceroxid zwingend in dem genannten Bereich von 1% bis 15% liegen muss.

Gegen diese Auslegung spricht jedoch zunächst eine Zusammenschau des Merkmals 4b)bb) mit den anderen Merkmalen der Merkmalsgruppe 4b): Bereits das Wort „wenigstens“ zu Beginn der Merkmalsgruppe 4b) deutet darauf hin, dass mindestens eines der zusätzlichen Oxide in dem durch die Merkmale 4b)aa) und 4b)bb) angegebenen wirksamen Bereich vorliegen muss, es jedoch nicht darauf ankommt, dass das jeweils andere Oxid daneben in einem nicht wirksamen Bereich vorhanden ist. Lediglich die Obergrenze von 25% darf nicht überschritten werden (vgl. Merkmal 4b)cc)). Das Merkmal 4b)cc) wäre zudem überflüssig, wenn das Merkmal 4b)aa) die Bedeutung hätte, dass Yttriumoxid – wenn vorhanden – in einem Bereich von 0,1 bis 10% und das Merkmal 4b)bb) bedeuten würde, dass Ceroxid – wenn vorhanden – in einem Bereich von 1 bis 15% liegen müsste. Denn dann wäre der niedrigste Wert 0,1 erreicht, wenn kein Ceroxid vorliegen würde und der höchste Wert 25% vorhanden, wenn 10% Yttriumoxid und 15% Ceroxid beigemischt wären. Dies würde sich jedoch bereits aus den Merkmalen 4b)aa) und 4b)bb) erschließen, so dass es einer expliziten Nennung des Gesamtbereichs, der sich aus der Addition der in den Merkmalen 4b)aa) und 4b)bb) genannten Bereiche ergibt, nicht bedürfte. Entgegen der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Ansicht der Beklagten kann Merkmal 4b)cc) auch nicht die zusätzliche Bedeutung entnommen werden, dass Yttriumoxid stets in einer Menge von mindestens 0,1% vorhanden sein muss. Denn wenn Yttriumoxid einen Wert von 0 hat und Ceroxid zu einem Anteil von 1% vorliegt, bilden Yttriumoxid und Ceroxid zusammen einen Wert von 1%, der zwischen 0,1% und 25% liegt.

Legt man die Merkmalsgruppe 4b) hingegen wie unter Ziff. 1 beschrieben aus, trifft Merkmal 4b)cc) zwei über die Merkmale 4b)aa) und 4b)bb) hinausgehende Aussagen: Erstens kann Ceroxid in einer Menge von unter 1% vorhanden sein, wenn Yttriumoxid in einer Menge wie von Merkmal 4b)aa) vorgesehen vorliegt. Zweitens kann Yttriumoxid zu einem Anteil von unter 0,1% vorliegen, wenn Ceroxid zu einem Anteil wie in Merkmal 4b)bb) vorgesehen vorhanden ist.

b.

Der Fachmann wird zu diesem Verständnis aufgrund einer funktionsorientierten Auslegung gelangen.

Der allgemeinen Beschreibung der Klagepatentschrift lässt sich auf Seite 4, Absatz 3 entnehmen, dass durch die Beigabe von geringen Mengen Yttriumoxid bzw. Ceroxid Schmelzkeramikkugeln mit einer Konsistenz hergestellt werden können, die für das Mahlen und Dispergieren in feuchtem Medium besonders gut geeignet sind (Anlage CBH2). Denn die Zugabe von Yttriumoxid bzw. Ceroxid in den nach dem Klagepatent vorgesehenen Mengen führt dazu, dass die hauptsächlich aus Zirkoniumoxid und Siliciumoxid bestehenden Kugeln eine höhere Dichte aufweisen, mechanisch fester werden und damit schlagfester und verschleißfester sind (vgl. Anlage CBH2, Seite 5 Absätze 3 und 5, Seite 8, Absatz 4). Die Zugabe von Yttriumoxid bewirkt ab einem Wert von 0,1%, dass das Zirkoniumoxid mechanisch fester sowie kubisch und damit dichter wird. Bei der Beigabe von Yttriumoxid in einer Menge über 10% treten jedoch unerwünschte weitere kristalline Phasen auf, die auf Kosten der mechanischen Festigkeit gehen. Bei der Zugabe von Ceroxid wird das Zirkoniumoxid ab 1% dichter und bei 14% kubisch. Über 15% treten – wie bei der Beigabe von Yttriumoxid über 10% – unerwünschte kristalline Phasen auf. Die mechanische Festigkeit wird ab diesem Wert nicht weiter verbessert (vgl. Anlage CBH2, Seite 5 Absätze 3 und 5). Die Klagepatentschrift stellt darüber hinaus in der allgemeinen Beschreibung den weiteren Vorteil heraus, dass durch den Zusatz von Yttriumoxid bzw. Ceroxid die Fließfähigkeit während der Schmelze verbessert wird, so dass es leichter ist, selbst sehr zirkoniumoxidreiche Zusammensetzungen des Typs ZrO2-SiO2 zu Kugeln zu gießen. Zudem führt die Beigabe von Yttriumoxid oder Ceroxid zur besseren Freisetzung der Gase, die sich während des Schmelzens und Verarbeitens in der Schmelze gelöst haben können. Die hergestellten Kugeln sind daher weniger porös, da sie weniger Gasblasen enthalten (vgl. Anlage CBH2, Absatz 3).

Während die Klagepatentschrift ausführlich die Vorteile der Beigabe von Yttriumoxid und Ceroxid ab 0,1% bzw. 1% beschreibt und detailliert auf die Nachteile der Beimischung eines Wertes von über 10% bzw. über 15% für Dichte und mechanische Festigkeit eingeht, verhält es sich weder im allgemeinen, noch im besonderen Beschreibungsteil zu einem Yttriumoxid-Wert unter 0,1% und einem Ceroxid-Wert unter 1%, solange das jeweils andere Oxid in dem von dem Klagepatent vorgegebenen Bereich vorliegt. Vielmehr lässt sich der allgemeinen Beschreibung auf Seite 6, Bindestrich 1 (Anlage CBH2) entnehmen, dass die Zusammensetzung der Kugeln auch seltene Erden umfassen kann, die mit natürlichen Y2O3- und/oder CeO2-Mineralen assoziiert sind und Werte von 0 bis 10% aufweisen. Damit beschreibt die Klagepatentschrift die zufällige Beimischung von Ceroxid unter 1% und Yttriumoxid unter 0,1% als patentgemäß, ohne auf etwaige Nachteile hinzuweisen. Zudem sieht die Klagepatentschrift die Verwendung natürlicher Zirkonsande ausdrücklich vor. Bei Beigabe solcher Zirkonsande kann es jedoch immer sein, dass kleine Mengen von Ceroxid und Yttriumoxid beigemischt sind, die unter den in der Merkmalsgruppe 4b) genannten Werten liegen und ggf. sogar nicht messbar sind. Im vorletzten Absatz derselben Seite (Anlage CBH2, Seite 6) findet sich der Hinweis, dass Yttriumoxid und Ceroxid erst ab einer bestimmten Menge einen positiven Effekt auf die Qualität der Schmelzkugeln haben. Eine Aussage zu etwaigen Nachteilen für einen Ceroxidwert unter 1% und einem Yttriumoxidwert von unter 0,1% wird auch hier nicht getroffen. Auch Absatz 2 auf Seite 9 der Anlage CBH2 legt nahe, dass ein Ceroxidwert unter 1% und ein Yttriumoxidwert unter 0,1% durch Zugabe von Oxidgemischen möglich und nicht schädlich ist, solange sich das jeweils andere Oxid in dem von dem Klagepatent genannten Bereich bewegt. Denn auch in diesem Absatz wird darauf hingewiesen, dass nicht nur reine Oxide, sondern auch Oxidgemische (die geringe Mengen an Yttriumoxid oder Ceroxid enthalten können) beigegeben werden können.

Dem besonderen Beschreibungsteil lässt sich ebenfalls nicht entnehmen, dass ein Ceroxidanteil unter 1% von Nachteil ist, wenn Yttriumoxid in der vorgeschriebenen Menge vorhanden ist. Vielmehr werden in der Tabelle auf Seite 14 (Anlage CBH2) Produkte hinsichtlich Dichte und Festigkeit untersucht, die neben ZrO2, SiO2 und Y2O3 auch andere Oxide enthalten (s. Spalte „chemische Analyse des gegossenen Produkts, „andere“). Diesen anderen Oxiden, unter die auch Ceroxid fällt, werden weder positive noch negative Effekte zugeschrieben. Entsprechendes folgt aus der Tabelle auf Seite 17, Anlage CBH2.

Dass Ceroxid unter 1% vorliegen darf, wenn Yttriumoxid in dem Bereich von Merkmal 4b)aa) liegt, wird überdies durch das Merkmal 4c)bb) bestätigt. Denn dieses Merkmal differenziert nicht danach, wie hoch der Anteil an Ceroxid sein muss und erfasst damit auch Ceroxid unterhalb eines Wertes von 1%. Hierzu heißt es im allgemeinen Teil der Beschreibung (Anlage CBH2, Seite 5, letzter Absatz), dass, wenn CeO2 vorhanden ist, man bis zu einem Minimum von 0,5% SiO2 heruntergehen kann, selbstverständlich in Abhängigkeit vom Anteil des CeO2. Dass der Anteil des Ceroxid immer über 1% liegen muss, wird damit nicht ausgesagt.

Schließlich wird der Fachmann in seiner funktionsorientierten Auslegung durch die Lektüre des unselbstständigen Unteranspruchs 6 bestärkt. Unteranspruch 6 besagt, dass auch Kugeln gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche patentgemäß sind, die Y2O3, aber kein CeO2 enthalten. Unselbstständige Unteransprüche betreffen als zurückbezogene Ansprüche spezielle Ausführungsvarianten des im Hauptanspruch nach allgemeinen Merkmalen umschriebenen Erfindungsgegenstandes. Das im Hauptanspruch erwähnte Merkmal ist folglich regelmäßig weiter gefasst als das Merkmal im Unteranspruch. Da Unteranspruch 6 als spezielle Ausführungsform Kugeln nach Anspruch 1 ohne CeO2 erwähnt, spricht vieles dafür, dass Hauptanspruch 1 mit seiner Merkmalsgruppe 4b) Kugeln gänzlich ohne Ceroxid lediglich als eine von mehreren Varianten erfasst. Umfasst werden damit auch Kugeln mit Ceroxidmengen in dem Zwischenbereich 0 bis 1%, solange der Yttriumoxidanteil in einem Bereich gemäß Merkmal 4b)aa) liegt.

2.

Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents. Sowohl nach den Untersuchungen der Klägerin (vgl. Anlage CBH7 und CBH10) als auch nach den Prüfungen der Beklagten (vgl. Anlage rop2/Anlage 8 und 9) liegt Yttriumoxid in dem von Merkmal 4b)aa) angegebenen Bereich vor. Dass Ceroxid zu einem geringen Anteil ebenfalls vorliegt, ist aus den dargelegten Gründen unschädlich.

III.

1.

Da die Beklagten das Klagepatent widerrechtlich benutzen, sind sie der Klägerin gemäß Art. 64 EPÜ, §§ 9, 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet.

2.

Darüber hinaus sind sie verpflichtet, der Klägerin ab dem 07.08.1999 Schadensersatz gemäß Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG zu leisten.

Da die genaue Schadensersatzhöhe derzeit nicht feststeht, die Klägerin nämlich keine Kenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen durch die Beklagten hat, hat die Klägerin ein rechtliches Interesse gemäß § 256 ZPO daran, dass die Schadensersatz- und die Entschädigungspflicht der Beklagten dem Grunde nach festgestellt werden.

Den Beklagten fällt zumindest leichte Fahrlässigkeit zur Last. Bei Anwendung der von ihr im Geschäftsverkehr zu fordernden Sorgfalt hätten sie die Benutzung des Klagepatents erkennen und vermeiden können.

Zu den gemäß § 139 Abs. 2 PatG ersatzfähigen Schadensposten gehören auch die vorgerichtlichen Kosten für die Abmahnung des Gegners, die vorliegend nicht der Höhe nach bestritten werden (vgl. dazu Schulte / Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 139 Rn. 192ff.).

3.

Der Anspruch der Klägerin auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung folgt aus Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG.

4.

Um die Klägerin in die Lage zu versetzen, den ihr zustehenden Schadensersatz und die ihr zustehende Entschädigung zu beziffern, sind die Beklagten gemäß Art. 64 EPÜ, § 140 b PatG, §§ 242, 259 BGB verpflichtet, im zuerkannten Umfange über ihre Benutzungshandlungen Rechnung zu legen.

5.

Ferner steht der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) ein Anspruch auf Vernichtung der patentverletzenden Gegenstände aus Art. 64 EPÜ, § 140a Abs. 1 PatG zu.

6.

Der Rückrufanspruch ergibt sich aus Art. 64 EPÜ, § 140 a Abs. 3 PatG.

IV.

Eine Aussetzung des Verfahrens gemäß § 148 ZPO kommt nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand nicht in Betracht. Nach Auffassung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung, BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die durch das Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe) und den Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug) bestätigt wurde, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung der Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen. Die Aussetzung kommt danach in Betracht, wenn entweder das prozessuale Ver-halten der Klägerin eindeutig ihre Interessen hinter die der Beklagten zurücktreten lässt und/oder mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Ver-nichtung des Klagepatents zu erwarten ist. Gemessen an diesem Maßstab ist vorliegend eine Aussetzung im Hinblick auf die von den Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage nicht veranlasst. Aus dem Vorbringen der Beklagten folgt weder, dass das prozessuale Verhalten der Klägerin eindeutig ihre Interessen hinter die der Beklagten zurücktreten lässt, noch ergibt sich aus dem Beklagtenvortrag, eine überwiegenden Wahrscheinlichkeit, dass der Gegenstand des Klagepatents vom Bundespatentgericht für nichtig erklärt werden wird.

1.

Es ist nicht überwiegend wahrscheinlich, dass das Bundespatentgericht Anspruch 1 des Klagepatents im Hinblick auf die Entgegenhaltung D1 (Anlage rop2/Anlage2) wegen fehlender Neuheit vernichten wird.

Nach § 3 Abs. 1 PatG gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Dass die Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents zum Stand der Technik im Zeitpunkt der Patentanmeldung gehört hätte, ist auf der Grundlage des vorgetragenen Sach- und Streitstandes nicht feststellbar.

Zwar weisen die Beklagten zutreffend darauf hin, dass gemäß Seite 14 letzter Absatz und Seite 15 Abs. 1 der D1 (Anlage rop2/Anlage 2) vorgeschlagen wird, Zirkonsand als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Kugeln zu verwenden. Auch wird auf Seite 16 ff. der D1 die Wirkung wahlweise beizufügender Oxide und Zusatzoxide beschrieben. Wie die Beklagten zu Recht bemerken, findet jedoch weder Yttriumoxid noch Ceroxid in diesem Zusammenhang eine Erwähnung. Das Merkmal 4b) des Anspruchs 1 wird daher nicht offenbart.

Die Beklagten argumentieren, dass Yttriumoxid in natürlichem Zirkonsand enthalten sein kann. Dies ergebe sich aus der D2 (Anlage rop2/Anlage 3), die eine „Analysis of zirconium minerals from the Mountain States“ auf Seite 17 enthält. Es gehe bei den Angaben des Zirkonsandes in der D1 nicht nur um solche, die nur aus SiO2 und ZrO2 bestünden. Beimengungen von Yttriumoxid in der Höhe, die auch das Klagepatent vorsehe, seien daher nicht ausgeschlossen. Im Ergebnis seien daher aufgrund der D1 Schmelzkugeln bekannt, die Yttriumoxidgehalte im Sinne des Klagepatents enthielten, auch wenn Yttriumoxid nicht ausdrücklich in der Offenlegung der D1 erwähnt werde.

Unabhängig davon, dass für die englischsprachigen Dokumenten D2 und D3 entgegen der Auflage in der Verfügung vom 24.06.2011 (Bl. 21 d. A.) und unter Missachtung der Regelung des § 184 Satz 1 GVG keine deutschsprachige Übersetzung vorgelegt wurde, dass eine Mosaikbetrachtung grundsätzlich nicht zulässig ist und nur ausnahmsweise mehr als eine Druckschrift berücksichtigt werden kann, vermag die Argumentation der Beklagten nicht zu überzeugen. Insbesondere stellen die Kugeln nach dem Klagepatent keine zwangsläufigen Ergebnisse dar. Denn ein Fachmann, der die Lehre der D1 nacharbeitet, wird nicht zwangsläufig die in dem Klagepatent erwähnten Kugeln erhalten. Bereits nach der Argumentation der Beklagten ist der Erhalt der Kugeln nach dem Klagepatent davon abhängig, welchen Zirkonsand der Fachmann wählen wird. Die D1 schreibt dem Fachmann nicht vor, einen Zirkonsand mit mindestens 0,1 % Y2O3 und höchstens 10% zu verwenden, so dass der Fachmann auch einen Zirkonsand mit einem Anteil von Yttriumoxid über 10% verwenden könnte. Auch eine implizite Offenbarung liegt nicht vor, da die D1 nicht die konkrete Zusammensetzung der Kugeln nach dem Klagepatent beschreibt. Dass die Zusammensetzung nach der D1 theoretisch möglich ist, reicht für eine implizite Offenbarung nicht aus.

2.

Es ist auch nicht überwiegend wahrscheinlich, dass das Bundespatentgericht Anspruch 1 des Klagepatents wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit vernichten wird.

Nach § 4 PatG gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine erfinderische Tätigkeit nicht vorliegt, wenn der Fachmann aus dem Stand der Technik sowohl Rückschlüsse hinsichtlich der Problemstellung des Klagepatents, als auch in Bezug auf die Problemlösung mit Mitteln des Klagepatents ziehen kann. Dies ist vorliegend nicht ersichtlich.

Die Beklagten stützen sich auf eine Kombination aus D1 (Anlage rop2/Anlage 2), D5 (Anlage rop2/Anlage 6) und D6 (Anlage rop2/Anlage 7). Sie sind der Meinung, dass der Fachmann ausgehend von der D1 als nächstliegender Stand der Technik Veranlassung dazu hatte, durch Zusatz von Yttriumoxid zu den eingesetzten Zirkonsanden Kugeln von besserer Qualität zu erreichen. Denn dem Fachmann sei die durch den Zusatz von Yttriumoxid bewirkte Stabilisierung des in den Zirkonsanden enthaltenen ZrO2 aus der D5 und der D6 bekannt. Er wüsste daher, dass er festere Kugeln durch Beigabe von Yttriumoxid erlangen könne.

Zwar ist den Beklagten zuzugeben, dass die D1 die Problemstellung des Klagepatents teilweise erfasst, wenn es auf Seite 6 heißt, dass die erfindungsgemäßen Kugeln zentrale Hohlräume und Mikrorisse aufweisen. Die Behebung dieses Nachteils durch Zusatz von Y2O3 offenbart die D1 jedoch – anders als das Klagepatent – nicht. Allerdings weisen die Beklagten zutreffend darauf hin, dass aus der D5 und der D6 bekannt war, dass Zikoniumoxid durch Beimischung von Yttriumoxid in eine kubische Modifikation geführt werden kann.

Dennoch kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Fachmann aus dem Stand der Technik sowohl Rückschlüsse hinsichtlich der Problemstellung des Klagepatents (verbesserte Kugeln für das Mahlen und Dispergieren), als auch in Bezug auf die Problemlösung mit Mitteln des Klagepatents (Zugabe von Yttriumoxid bzw. Ceroxid) ziehen konnte. Denn auch wenn der Fachmann aus der D1 das Problem der Hohlräume und der Mikrorisse (die u.a. die Qualität der für das Mahlen und Dispergieren vorgesehenen Kugeln beeinträchtigen) kannte, bestand für ihn kein Anlass, die D1 mit der D5 und/oder der D6 zu kombinieren. Denn aus der D1 ergibt sich bereits nicht ohne weiteres die Aufgabe, Zirkoniumoxid noch weiter zu stabilisieren. Erst recht lassen sich weder aus der D1, noch aus der D5 oder der D6 die konkreten Mengenangaben der Merkmalsgruppe 4b) des Klagepatentanspruchs 1 entnehmen. Die Beklagten tragen hierzu nicht weiter vor. Im Übrigen spricht für die Erfindungshöhe des Klagepatents der Umstand, dass in einem Zeitraum von ca. 20 Jahren kein Fachmann die Lehre des Klagepatents aus den Schriften D1, D5 und D6 entwickelt hat.

V.

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2, 100 Abs. 2, 709 ZPO. Hinsichtlich der Beklagten war eine Differenzierung gemäß § 100 Abs. 2 ZPO nicht veranlasst, da keine erhebliche Verschiedenheit der Beteiligung am Rechtsstreit bestand.

Streitwert: 250.000,00 €