Düsseldorfer Entscheidung Nr.:  2265

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 13. März 2012, Az. 4a O 285/10

Rechtsmittelinstanz: 2 U 24/12

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie

Anordnungen zum Montieren und Halten von flexiblen flächigen Elementen, etwa Werbeplanen oder dergleichen, bei denen die Anordnung umfasst:
• ein Profil mit einer zum flexiblen flächigen Element hin offenen, hinterschnittenen Aufnahme zur Aufnahme eines einen Keder oder ein kederartig wirkendes Element aufweisenden Randes des flexiblen Elements, welches Profil in seiner Länge der Kantenlänge des in die Aufnahme einzusetzenden Randes des flexiblen Elements entspricht,
• ein oder mehrere Halter zum Halten des Profils bestehend jeweils aus einem Halteteil und einem Verbindungsstück zum Verbinden des Profils mit dem Halteteil, wobei jedes Halteteil über Führungs- und Haltermittel verfügt, an denen ein Verbindungsstück zu seiner In-Eingriff-Stellung mit einem Halteteil geführt und gehalten ist und wobei ein Verbindungsstück zum Verbinden mit einem Halteteil einen in eine Aufnahme des Halteteils einsetzbaren Halteschenkel aufweist und das Verbindungsstück mit seinem in die Aufnahme eingreifenden und darin geführten Halteschenkel gegenüber dem Halteteil einrichtbar ist,

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in den Verkehr gebracht, oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen hat, und zwar in dem Zeitraum vom 04.04.2008 bis zum 05.07.2011, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten vorgenannten Anordnungen sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu lit. a) und b) Rechnungen vorzulegen hat, und wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

2. die vorstehend zu Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 01.09.2008 bis zum 05.07.2011 im Besitz gewerblicher Abnehmer befindlichen Erzeugnisse zurückzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, die sich im Besitz dieser Erzeugnisse befinden, darüber schriftlich informiert werden, dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters DE 201 11 XXX erkannt hat, ihnen ein Angebot zur Rücknahme dieser Erzeugnisse durch die Beklagte unterbreitet wird und den gewerblichen Abnehmern für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Erstattung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises bzw. eines sonstigen Äquivalents für die zurückgerufenen Erzeugnisse sowie die Übernahme der Verpackungs- und Transport- bzw. Versendungskosten für die Rückgabe zugesagt wird.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 04.04.2008 bis zum 05.07.2011 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 4.124,00 EUR Auslagenpauschale nebst Zinsen iHv 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.01.2011 zu zahlen.

IV. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000,- EUR.

Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

TATBESTAND

Die Klägerin war seit dem 04.04.2008 eingetragene Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters DE 201 11 XXX (im Folgenden: Klagegebrauchsmuster), das auf einer Anmeldung vom 05.07.2001 beruhte und dessen Eintragung am 08.11.2001 im Patentblatt bekannt gemacht worden ist.

Die Anmeldung der Erfindung zum Gebrauchsmuster erfolgte durch die A B oHG, die vom Anmeldetag bis zum 04.04.2008 eingetragene Inhaberin gewesen war. Mit Datum vom 05.07.2011 lief die Schutzfrist des Klagegebrauchsmusters ab.

Das Klagegebrauchsmuster betrifft eine „Anordnung zum Halten von flexiblen flächigen Elementen, etwa Werbeplanen oder dergleichen“.

Mit Schriftsatz vom 25.05.2005 reichte die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die A B oHG, einen eingeschränkten Schutzanspruch 1 zu den Gebrauchsmusterakten beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Dieser ist im Wortlaut nachstehend wiedergegeben:

Anordnung zum Montieren und Halten von flexiblen flächigen Elementen, etwa Werbeplanen (2) oder dergleichen, dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung umfasst:
• ein Profil (5, 5‘) mit einer zum flexiblen flächigen Element (2) hin offenen, hinterschnittenen Aufnahme (19, 19‘) zur Aufnahme eines einen Keder (20) oder ein kederartig wirkendes Element aufweisenden Randes des flexiblen Elements (2), welches Profil (5, 5‘) in seiner Länge der Kantenlänge des in die Aufnahme einzusetzenden Randes des flexiblen Elements (2) entspricht,
• ein oder mehrere Halter (4, 4‘) zum Halten des Profils (5, 5‘) bestehend jeweils aus einem Halteteil (6, 6‘) und einem Verbindungsstück (7, 7‘) zum Verbinden des Profils (5, 5‘) mit dem Halteteil (6, 6‘), wobei jedes Halteteil (6, 6‘) über Führungs- und Haltemittel verfügt, an denen ein Verbindungsstück (7, 7‘) zu seiner In-Eingriff-Stellung mit einem Halteteil (6, 6‘) geführt und gehalten ist und wobei ein Verbindungsstück (7, 7´) zum Verbinden mit einem Halteteil (6, 6`) einen in eine Aufnahme (8) des Halteteils (6, 6`) einsetzbaren Halteschenkel (13) aufweist und das Verbindungsstück (7, 7`) mit seinem in die Aufnahme (8) eingreifenden und darin geführten Halteschenkel (13) gegenüber dem Halteteil (6, 6`) einrichtbar ist.

Nachfolgend abgebildet ist eine zeichnerische Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, welche aus der Klagegebrauchsmusterschrift stammt.

Die Figur 1 zeigt eine schematisierte, zum Teil geschnittene Seitenansicht einer Anordnung (1) zum Montieren und Halten einer Werbeplane (2). Diese besteht aus einem Profil (5, 5`) und einem Halter (4, 4`), welcher wiederum aus einem Halteteil (6, 6`) und einem Verbindungsstück besteht (7, 7`). Die nachfolgenden Figuren 2 und 3 zeigen als Teil einer erfindungsgemäßen Anordnung einen Halter (4, 4`), welcher ein Halteteil (6, 6`) und ein Verbindungsstück (7, 7`) aufweist. Das Halteteil sieht eine Aufnahme (8) vor, in welche – begrenzt durch Stege (22, 23) – ein Halteschenkel (13) aufgenommen werden kann.

Herr C ist Kommanditist der Beklagten, einziger Gesellschafter und alleiniger Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Beklagten. Er war ursprünglich bei der A B oHG angestellt, wie auch später bei der Klägerin, und für die Entwicklung bzw. Optimierung bestehender Produkte verantwortlich. Einzelheiten seines Beschäftigungsverhältnisses sind zwischen den Parteien streitig.

Unter Einbeziehung des Herrn Cs wurde die dem Gebrauchsmuster zugrunde liegende Erfindung von der A B oHG durch deren Patentanwalt beim Deutschen Patent- und Markenamt 2001 zum Gebrauchsmuster angemeldet. Hierzu fand im Vorfeld der Anmeldung eine Besprechung mit dem Patentanwalt der A B oHG statt. Wegen der Einzelheiten dieses Vorgangs wird auf den Schriftverkehr der Anlage ROP 12 Bezug genommen. Im Jahr 2005 setzte die A B oHG in ihrem Namen und mit Unterstützung des Herrn Cs die Rechte aus dem Gebrauchsmuster gegenüber Dritten durch.

Die Beklagte stellt her und vertreibt in Deutschland eine Anordnung zum Montieren und Halten von flexiblen flächigen Elementen. Wegen der genauen Ausgestaltung der Anordnung wird auf die Anlage ROP 6 inhaltlich verwiesen.

Die Klägerin behauptet, Herr Ralf B sei alleiniger Erfinder der dem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Erfindung.

Wegen des Ablaufs der Schutzfrist des Klagegebrauchsmusters haben die Parteien den ursprünglich von der Klägerin beantragten Unterlassungsantrag übereinstimmend für erledigt erklärt. Die Klägerin hat den Antrag auf endgültiges Entfernen der Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückgenommen und im Übrigen die Anträge zeitlich auf den Ablauf der Schutzdauer des Klagegebrauchsmusters begrenzt.

Die Klägerin beantragt nunmehr,

zu erkennen wie geschehen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise ihr nachzulassen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung abzuwenden.

Sie behauptet, Herr C habe die Erfindung, die dem Klagegebrauchsmuster zugrunde liegt, alleine entwickelt. Er habe keine Rechte an der Erfindung an die A B oHG übertragen. Vielmehr habe die A B oHG die Erfindung widerrechtlich entnommen. Im Übrigen stehe ihm als Erfinder ein Weiterbenutzungsrecht zu. Schließlich sei die Erfindung nicht mehr neu gewesen, ein erfinderischer Schritt hätte nicht vorgelegen.

Wegen des Sach- und Streitstandes im Einzelnen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Der Klägerin steht als eingetragene Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters gegenüber der Beklagten die Ansprüche nach § 24b GebrMG, § 242 BGB, § 24a GebrMG für den geltend gemachten Zeitraum zu. Die Einwände der Beklagten der widerrechtlichen Entnahme, eines fortbestehenden Benutzungsrechts und der fehlenden Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters greifen nicht durch.

I.
Die Klägerin ist aufgrund ihrer Eintragung in der Gebrauchsmusterrolle Inhaberin des Gebrauchsmusters und zur Geltendmachung der Rechte aus dem Gebrauchsmuster befugt, § 8 Abs.4 GebrMG.

II.
Der Einwand der Beklagten, die Wirkungen des Klagegebrauchsmusters, § 11 GebrMG, träten ihr gegenüber nicht ein, greift nicht durch. Das relative Schutzhindernis der widerrechtlichen Entnahme (§ 13 Abs.2 GebrMG) liegt wegen der Einwilligung des Herrn C in die Anmeldung der Erfindung zum Gebrauchsmuster nicht vor.

1.
§ 13 Abs.2 GebrMG setzt voraus, dass der wesentliche Inhalt der Eintragung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen ohne dessen Einwilligung entnommen ist.

Hierfür kommt es nicht darauf an, ob nach dem Vortrag der Beklagten Herr C einen schöpferischen Anteil an der Erfindung geleistet hat. Wer die Erfindung getätigt hat, ist für die Einrede der Beklagten unerheblich. Selbst wenn Herr C zumindest Miterfinder bzw. sogar Alleinerfinder gewesen wäre, liegt die für § 13 Abs.2 GebrMG erforderliche Einwilligung für die Anmeldung der Erfindung zum Gebrauchsmuster vor.

a.
Nach § 6 S.2 PatG (in Anwendung über § 13 Abs.3 GebrMG) steht mehreren Erfindern das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Mitberechtigte Erfindungsbesitzer können untereinander keine widerrechtliche Entnahme begehen, sondern nur die anteilige Übertragung verlangen (Benkard/Rogge, PatG, 10.Aufl., § 21 Rz.21). Dies verlangt die Beklagte ausdrücklich nicht.

b.
Aber auch der Vortrag der Beklagten, Herr C sei Alleinerfinder gewesen, ist unerheblich, denn die für die Einrede der widerrechtlichen Entnahme erforderliche Voraussetzung einer fehlenden Einwilligung lag im Zeitpunkt der Gebrauchsmusteranmeldung durch die A B oHG vor.

Von einer widerrechtlichen Entnahme ist auszugehen, wenn die Erfindung unbefugt zur Patenterteilung bzw. Gebrauchsmustererteilung angemeldet worden ist. Nicht entscheidend ist, ob die Kenntnis der Erfindung den Beschreibungen oder ähnlichem ohne oder gegen den Willen entlehnt worden ist (Benkard/Rogge, PatG, 10.Aufl., § 21 Rz.19 m.w.N.; Schulte/Kühnen, PatG, 8.Aufl., § 21 Rz.51). Eine ausdrückliche Einwilligung im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagegebrauchsmusters am 05.07.2001 wird von beiden Parteien nicht vorgetragen. Indes ist vorliegend von einer konkludenten Einwilligung des Herrn Cs auszugehen. Nach der Legaldefinition in § 183 BGB ist eine Einwilligung als eine vorherige Zustimmung definiert. Durch die Zustimmung des Herrn Cs in die Gebrauchsmusteranmeldung durch die A B oHG hat er mit seinem Verhalten zum Ausdruck gebracht, dass die A B oHG die Erfindung berechtigterweise beim Deutschen Patent- und Markenamt als Gebrauchsmuster anmeldet. Allein die Mitteilung eines Erfinders über das Vorliegen einer Erfindung an seinen Arbeitgeber hätte zwar für die Annahme einer Einwilligung nicht ausgereicht (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 10.Aufl., § 21 Rz.51). Allerdings wusste Herr C nach dem Vortrag der Beklagten, dass der zuständige Patentanwalt die Erfindung ausarbeitet und anmeldet. Ausweislich des Schreibens des Patentanwalts an die A B oHG vom 12.06.2001 habe es eine Besprechung mit den Herren B und C über die beabsichtigte Gebrauchsmusteranmeldung gegeben. Die Anmeldung selbst erfolgte dann im Laufe des Jahres 2001. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, Herr C sei zu diesem Zeitpunkt mit einer Anmeldung der Erfindung durch die B oHG nicht einverstanden gewesen. Anhaltspunkte hierfür bietet der Sachvortrag der Beklagten nicht.

Vielmehr war Herr C noch im Jahr 2005 mit der gerichtlichen Durchsetzung des Gebrauchsmusters durch die seinerzeitige Inhaberin des Klagegebrauchsmusters einverstanden. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, dass er in der ganzen Zeit bis zu diesem Klageverfahren seine etwaigen Rechte an der Erfindung gegenüber der jetzigen Klägerin oder ihrer Rechtsvorgängerin geltend gemacht hat. Somit konnten die damalige Inhaberin des Klagegebrauchsmusters und die jetzige Klägerin nur den Schluss ziehen, dass Herr C mit der Anmeldung der Erfindung zum Gebrauchsmuster einverstanden war und seine Einwilligung nicht widerrufen hat.

2.
Die Beklagte kann sich auch nicht auf ein Weiterbenutzungsrecht berufen. Denn die A B oHG, die Rechtsvorgängerin der Klägerin, war bei Erwerb der Erfindung gutgläubig, so dass nach Ablauf der Vindikationsfirst des § 8 S.3, 4, 5 PatG dieser Einwand im Prozess nicht mehr erfolgreich geltend gemacht werden kann (vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 5.Aufl., Rz.1340).

a.
Die Vorschrift des § 8 S.3, 4, 5 PatG ist auf das Gebrauchsmusterrecht anzuwenden, da nach Sinn und Zweck des § 8 PatG eine entsprechende Anwendung geboten ist. Der Regelungsbereich ist für beide Schutzrechtsarten vergleichbar.

Die Veröffentlichung der Erteilung des Gebrauchsmusters erfolgte am 08.11.2001, so dass die Klagefrist mit Ablauf des 07.11.2003 abgelaufen und die Geltendmachung des Einwands im hiesigen Prozess verspätet ist.

b.
Der Ausnahmefall, dass die Vindikationsfrist wegen Bösgläubigkeit des Erwerbers nicht zu laufen begonnen hat, liegt nicht vor. Dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin zumindest bösgläubig im Sinne von § 932 Abs.2 BGB gewesen ist, kann vorliegend nicht angenommen werden. Dafür hätte die Rechtsvorgängerin der Klägerin die im Verkehr erforderlicher Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt haben müssen und dasjenige unbeachtet gelassen haben, was im gegebenen Fall sich jedem hätte aufdrängen müssen (Palandt/Bassenge, BGB, 70.Aufl., § 923 Rz.10). Für die Rechtsvorgängerin der Klägerin stellte sich der Sachverhalt hinreichend klar dar, dass sie die Erfindung zu Recht beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet hat. Die für ein Weiterbenutzungsrecht darlegungs- und beweisbelastete Beklagte hat lediglich vorgetragen, Herr C sei Alleinerfinder gewesen, weil er den wesentlichen Beitrag der Erfindung erbracht habe. Allerdings wurde trotzdem die Anmeldung zum Gebrauchsmuster unter Beteiligung von Herrn C für die A B oHG vorgenommen. Bei dieser Sachlage drängte es sich für die A B oHG gerade nicht auf, dass sie als Nichtberechtigte die Anmeldung vornahm. Die Rechtsvorgängerin der Klägerin hat daher die im Verkehr erforderliche Sorgfalt zumindest nicht in einem ungewöhnlich hohen Maße verletzt.

Gleiches gilt auch für den Fall des Vorliegens einer Arbeitnehmererfindung i.S.d. Arbeitnehmererfindergesetzes und des Ablaufs der Frist zur Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber. Denn auch in diesem Fall spricht eine vergleichbare Ratio der Regelungen über die Vindikationsfrist dafür, diese Regelung auf den vorliegenden Fall anzuwenden.

II.
Für die Lehre des geltend gemachten Schutzanspruchs bestand Gebrauchsmusterschutz. Ein Anspruch auf Löschung im Sinne von § 13 Abs. 1 GebrMG hätte keinen Erfolg gehabt, da der Erfindungsgegenstand nicht neuheitsschädlich vorweggenommen gewesen ist und er sich auch nicht in naheliegende Weise aus dem Stand der Technik ergeben hat.

1.
Das Klagegebrauchsmuster hat eine Anordnung zum Halten von flexiblen flächigen Elementen, etwa Werbeplanen oder dergleichen zum Gegenstand.

Zum Stand der Technik lässt sich der Gebrauchsmusterbeschreibung folgendes entnehmen: Werbeplanen sind flexible flächige Elemente und werden aufgespannt, damit diese Elemente möglichst glatt in Erscheinung treten. Hierzu werden Spannrahmen eingesetzt, die eine aufzuspannende Plane umgeben und als Widerlager für Expanderseile dienen, die an der Werbeplane eingehängt werden. Nachteilig ist, dass ein solches Montagesystem – bestehend aus einem Rahmen, den Expanderseilen sowie aus den mit Ösen verstärkten Öffnungen in der Werbeplane – Platz benötigt, der von der Fläche für die eigentliche Werbeplane abgezogen werden muss. Ferner muss ein entsprechender Rahmen jeweils in der Größe für die Werbeplane vorhanden sein. Schließlich ist die Montage und Demontage durch das Einhängen der Vielzahl von Expanderseilen aufwendig.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Klagegebrauchsmuster die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, eine gattungsgemäße Anordnung zum Halten von flexiblen flächigen Elementen vorzusehen, die auch eine wandseitige Montage vereinfacht.

Zur Lösung dieser Aufgabe und zum Erreichen dieser Ziele schlägt der Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters nachfolgende Anordnung vor, die wie folgt gegliedert werden kann:

1. Anordnung zum Montieren und Halten von flexiblen flächigen Elementen, etwa Werbeplanen oder dergleichen, wobei die Anordnung umfasst:

2. Ein Profil
2.1 mit einer zum flexiblen flächigen Element hin offenen, hinterschnittenen Aufnahme zur Aufnahme eines einen Keder oder ein kederartig wirkendes Element aufweisenden Randes des flexiblen Elements,
2.2 welches in seiner Länge der Kantenlänge des in die Aufnahme einzusetzenden Randes des flexiblen Elements entspricht,

3. ein oder mehrere Halter zum Halten des Profils, bestehend jeweils aus
3.1 einem Halteteil,
3.2 einem Verbindungsstück zum Verbinden des Profils mit dem Halteteil,
3.3 wobei jedes Halteteil
3.3.1 über Führungs- und Haltemittel verfügt,
3.3.2 an denen ein Verbindungsstück zu seiner In-Eingriff-Stellung mit einem Halteteil geführt und gehalten ist

4. und wobei das Verbindungsstück zum Verbinden mit dem Halteteil
4.1 einen Halteschenkel aufweist,
4.2 der in eine Aufnahme des Halteteils einsetzbar ist,
4.3 und das Verbindungsstück mit seinem in die Aufnahme eingreifenden und darin geführten Halteschenkel einrichtbar ist
4.4 gegenüber dem Halteteil.

Der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters umfasst damit eine Anordnung, die mindestens aus vier Komponenten besteht, nämlich einem Profil (5), einem oder mehreren Haltern (4) zum Halten des Profils, einem Halteteil (6) und einem Verbindungstück (7) zwischen dem/n Halter/n und dem Halteteil.

2.
Die US-Patentschrift 6,167,XXX (Anlage B 2) nimmt die Lehre des geltend gemachten Schutzanspruchs nicht neuheitsschädlich im Sinne von § 3 Abs. 1 GebrMG vorweg. Ein erfinderischer Schritt liegt vor.

a.
Die US-Patentschrift offenbart Merkmal 2.2 nicht. Das Klagegebrauchsmuster hat zur Aufgabe, eine Anordnung zum Halten von flexiblen flächigen Elementen vorzuschlagen. Der Anspruchswortlaut 1 des Klagegebrauchsmusters sieht ein Profil vor, dessen Kantenlänge der Kantenlänge des flexiblen Elements – z. B. einer Werbeplane – entspricht. Die Beschreibung des Klagegebrauchsmusters führt dazu aus: „Aus diesem Grunde (kann) das flexible Element in vertikaler Richtung wirkend formschlüssig in dem Profil gehalten (werden)“ (Sp.3, Zeile 11). Dadurch wird eine Steifigkeit des Profils erzeugt und gleichzeitig vermieden, dass sich durchhängende Abschnitte einstellen, die beim vorbekannten Stand der Technik quasi unvermeidbar gewesen sind. Das Vorhandensein des Gleichlaufs der Kantenlänge des Profils und des flexiblen Elements findet weder Rückhalt in den Patentansprüchen noch in der Beschreibung der Entgegenhaltung.

b.
Die Erfindung beruht auf einem erfinderischen Schritt, da sich diese nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Der Fachmann muss durch seine Kenntnisse und Fähigkeiten in der Lage gewesen sein, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Darüber hinaus muss der Fachmann einen konkreten Grund gehabt haben, den Weg der Erfindung zu beschreiten (BGH, Urt. v. 20.12.2011, Az. X ZB 6/10). Aus dem Vortrag der Beklagten ergeben sich keine Anhaltspunkte, die dem Fachmann am Prioritätstag den Gegenstand der Erfindung nahelegen würden. Sie trägt vor, aus der Beschreibung der Entgegenhaltung (Spalte 4, Zeile 63) ergebe sich, dass der Fachmann Anlass habe, die Erfindung mittels eines durchgängigen Profils auszugestalten. Unabhängig davon, dass die Patentansprüche der Entgegenhaltung keinen Hinweis hierauf enthalten, bietet auch die Beschreibung der Entgegenhaltung für ein derartiges Verständnis keine Grundlage. Vielmehr ist der Beschreibung zu entnehmen, dass für die technische Aufgabe, die der Entgegenhaltung zu Grunde liegt, etwas anderes von Bedeutung ist: Die Vorrichtung wird mit Spannvorrichtungen gegen verschiedene Verankerungshalterungen festgezogen; zusätzlich sind Eckverankerungshalterungen erforderlich, um den Rahmen in den Ecken der Anzeigebahn (104) zu verankern, während Teilspannverankerungshalterungen (106) benötigt werden, um den Rahmen an Stellen zwischen den Ecken zu verankern. Eine derartige Spannvorrichtung, welche den umlaufenden Schlauch (402), gebildet durch Rückfaltung auf der Saumlinie, letztlich fixiert, entspricht nicht dem Profil des Klagegebrauchsmusters, das in seiner Länge der Kantenlänge des flexiblen Elements (Werbeplane) angepasst ist. Für den Fachmann bietet die Patentbeschreibung deshalb keinen konkreten Grund, den Weg der Erfindung zu beschreiten.

2.
Auch die Entgegenhaltung der WO 00/57XXX (Anlage B 3) kann den Bestand des Klagegebrauchsmusters nicht in Frage stellen.

a.
Merkmale 3.3.1 und 3.3.2 sind in der Entgegenhaltung nicht offenbart. Nach dem Anspruchswortlaut des Klagegebrauchsmusters besteht ein Halter (4) aus einem Halteteil (6) und einem Verbindungsstück (7). Jedes Halteteil (6) verfügt über Führungs- und Haltemittel, an denen ein Verbindungsstück zu seiner In-Eingriff-Stellung mit einem Halteteil geführt und gehalten ist. Die in Figur 2 zeichnerisch dargestellte bevorzugte Ausführungsform zeigt eine Aufnahme (8) des Halteteils (6), die passend zum Halteschenkel (13) des Verbindungsstücks (7) ausgeformt ist und dementsprechend im Halteteil geführt und gehalten werden kann. Dabei wird die Aufnahme (8) durch zwei randseitige Stege (22, 23) gebildet. Das Klagegebrauchsmuster befasst sich gerade mit dem technischen Problem einer vereinfachten Montage des Profils. Bei einer entsprechenden Ausgestaltung des Haltebolzens des Halteteils lässt sich eine gewisse Selbstfindung des Bolzenkopfes zu der Einstecköffnung erzielen. Damit wird eine Blindmontage ermöglicht und einhergehende Probleme, die sich aus dem Stand der Technik ergeben, vermieden.

Die Entgegenhaltung offenbart demgegenüber einen Verbindungsstift (100), welcher die Einstellklammer (22) und die Strebe (24) verbindet. Räumlich justiert – um Rotationen zu vermeiden – wird der Verbindungsstift (100) durch die Haltemutter (108). Der Verbindungstrift wird durch die Öffnung (88) in die Strebe (24) eingeführt und durch die Verschubmutter (126) gehalten. Hieraus zieht die Beklagte den Schluss, die Merkmale 3.3.1. und 3.3.2 entsprächen der Öffnung (88). Sie, die Öffnung, stelle ein Führungs- und Haltemittel dar. Diesem Verständnis der Beklagten kann nicht beigetreten werden. Denn dem Halteteil des Klagegebrauchsmusters setzt die Beklagte funktional eine Kombination von Teilen der Anordnung aus der Entgegenhaltung entgegen. Die Funktion des Haltens und Führens, beim Klagegebrauchsmuster dem Halteteil (6) zugeordnet, findet sich für den Fachmann nicht bei der Strebe (24) wieder, welches wiederum dem Halteteil (6) entspricht. Vielmehr erschließt sich für den Fachmann aus der Beschreibung der Entgegenhaltung, dass die Funktion des Haltens und Führens durch die Haltemutter (108) und den Aufnahmekanal (74) der Einstellklammer (22) bewirkt wird. Die Übersetzung der Beschreibung (Seite 19) bezeichnet in diesem Zusammenhang deshalb die Haltemutter (108) auch als Positionsmutter, was der Fachmann in diesem Zusammenhang als Führungsmittel versteht. Die Funktion, dass die Anordnung gegenüber dem flexiblen Element nicht zu viel Spiel besitzt, übernimmt entgegen der Auffassung der Beklagten nicht die Öffnung (88), sondern wie es der Beschreibung der Entgegenhaltung zu entnehmen ist, die Haltemutter (108): „Retenting nut 108 is configured to be slidably received within receiving chanel 74 so as to prevent annular rotation of retention nut 108 therein.“ (Seite 9 Zeile 32 ff der Entgegenhaltung). Weiter heißt es auf Seite 10 Zeile 1: „One skilled in the art would appriciate that there are a variety of different configurations of nuts which can be used for threaded attachment with first end 102 of coupling pin 100 and yet would not facilitate annular retention within receiving channel 74.“ Der Fachmann erkennt somit die Funktion des Führens in der Kombination der Haltemutter (108) und des Aufnahmekanals (74). Der Strebe (24) kommt diese Funktion bei der gebotenen vorstehend wiedergegebenen funktionsorientierten Auslegung nicht zu. Ein anderes Verständnis des Fachmanns ergibt sich auch nicht daraus, dass die Beschreibung der Entgegenhaltung von einer „varietey of different configurations of nuts“ spricht, denn diese sind bei funktionaler Betrachtung jeweils mit einem entsprechenden Aufnahmekanal abgestimmt und können – nur so – mit ihm verbunden werden. Soweit die Übersetzung der Beschreibung die Öffnung (88) im Zusammenhang mit den Figuren 4 – 6 erwähnt (z. B. S.18 und 21), versteht der Fachmann diese Textstellen nicht dahingehend, der Öffnung eine Funktion des Führens und Haltens zuzuweisen, wie es aber der Anspruchswortlaut des Klagegebrauchsmusters verlangt.

Schließlich ist Merkmal 2.2. ebenfalls nicht offenbart. Der Wortlaut des Anspruchs des Klagegebrauchsmusters verlangt ein Profil (5), welches in seiner Länge der Kantenlänge des in die Aufnahme einzusetzenden Randes des flexiblen Elements (2) entspricht. Hierzu trägt die Beklagte vor, die Entgegenhaltung gehe auf Seite 11 Zeile 29 bzw. Seite 24 der deutschsprachigen Übersetzung davon aus, eine oder mehrere Einstellklammern 22, 22 A werden mit der Unterkante 5 und der Seitenkante 7 der Anzeigebahn 12 durch Einführen der Rückhalteleine 46 durch den korrespondierenden Aufnahmekanal 60 verbunden. Der Wortlaut des Klagegebrauchsmusteranspruchs verlangt jedoch ein Profil, welches in seiner Länge der Kantenlänge des flexiblen Elements entspricht. Die Entgegenhaltung offenbart in der Beschreibung lediglich ein oder mehrere Einstellklammer (22, 22A), welche dem Profil entsprechen, verhält sich aber über die Länge der Einstellklammer nicht. Der Entgegenhaltung ist nicht eindeutig zu entnehmen, ob ein oder mehrere Einstellklammern gleichbedeutet sind mit einem Profil, welches in seiner Länge der Kantenlänge des flexiblen Elements entspricht. Gegen ein solches Verständnis kann der Klagegebrauchsmusterschrift entnommen, dass es gerade der Grund für das Einfügen dieses Merkmal in den Anspruchswortlaut gewesen ist, das flexible Element in vertikaler Richtung formschlüssig in dem Profil zu halten. Eine dahingehende Funktion kann der Fachmann der von den Beklagten zitierten Stelle der Beschreibung der Entgegenhaltung jedoch nicht entnehmen.

b.
Hinsichtlich des erfinderischen Schritts gilt das oben Gesagte. Die sich aus dem Stand der Technik ergebenen Erkenntnisse sind für den Fachmann aufgrund einer Zusammenschau der Veröffentlichungen keine ausreichenden Hinweise, die hier streitgegenständliche Lösung zu finden.

III.
Die Verletzung des Klagegebrauchsmusters hat die Beklagte nicht substantiiert bestritten. Die Klägerin hat den Eingriff in den Schutzbereich durch die angegriffene Ausführungsform schlüssig vorgetragen. Dem ist die Beklagte nicht entgegengetreten.

Wegen der Verletzungshandlungen haftet die Beklagte der Klägerin auf Schadensersatz, § 24 Abs.2 GebrMG. Sie hat schuldhaft gehandelt, denn als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB. Auf vermeindliche Benutzungsrechte durfte sie sich bei der Sach- und Rechtslage nicht verlassen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, liegt ein rechtliches Interesse der Klägerin vor, dass die Schadensersatzhaftung der Beklagten zunächst dem Grunde nach festgestellt wird (§ 256 ZPO).

Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können, schuldet die Beklagte im zuerkannten Umfang Auskunft und Rechnungslegung (§ 24b GebrMG, § 242 BGB). Die Klägerin ist auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Darüber hinaus wird die Beklagte durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagte hat schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen. Soweit ihre nicht gewerblichen Abnehmer und bloßen Angebotsempfänger hiervon betroffen sind, ist der Beklagten im Hinblick auf ihre Rechnungslegungspflicht in Bezug auf ihre nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger ein Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen (vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 20.09.2001, Az.: 2 U 91/00).

Schließlich hat die Klägerin gegenüber der Beklagten einen Anspruch auf Rückruf der das Gebrauchsmuster verletzenden Anordnungen aus den Vertriebswegen, gemäß § 24a Abs.2 PatG. Gesichtspunkte, die für eine Unverhältnismäßigkeit des Anspruchs sprechen könnten, hat die Beklagte nicht vorgetragen.

Die anwaltlichen Kosten für das Abmahnschreiben kann die Klägerin von der Beklagten nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag verlangen. Die Höhe des Gegenstandswertes scheint angemessen, die Kosten sind im Übrigen unstreitig.

Der Zinsanspruch rechtfertigt sich aus § 291 BGB.

IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91a, 92 Abs.2, 269 ZPO. Die Parteien haben den Unterlassungsanspruch übereinstimmend für erledigt erklärt. Danach ist über die Kosten dieses Teils gemäß § 91 a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden. Die Klägerin hätte ohne den Eintritt des erledigenden Ereignisses mit ihrem Unterlassungsantrag Erfolg gehabt, so dass die Beklagte die Kosten hierfür zu tragen hat.

Die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 S.1 ZPO. Der von der Beklagten geltend gemachte Vollstreckungsschutzantrag nach § 712 ZPO bleibt ohne Erfolg, da sie die Voraussetzungen weder dargelegt, noch gemäß § 714 Abs.2 ZPO glaubhaft gemacht hat.

Ein Schriftsatznachlass war der Klägerin nicht zu gewähren, da keine neuen, entscheidungserheblichen Tatsachen vorgetragen wurden.

Streitwert:
bis zum 13.01.2012: 250.000 EUR.
danach: 100.000,- Euro und das Kosteninteresses aus einem Streitwert von 150.000,- Euro für den Unterlassungsantrag.