4a O 287/08 – Ölsaatpresskuchen

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1112

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 5. Februar 2009, Az. 4a O 287/08

I. Der Beklagte wird auf die Klage der Klägerin zu 1) hin verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

Dritte, die Ölsaatpresskuchen weiter zu Formkörpern, insbesondere Presslingen verarbeiten, insbesondere Dritte, die diese Formkörper selber als Brennstoff verwenden oder Dritten zu Brennstoffzwecken zur Verfügung stellen, aus dem DE 103 18 xxx abzumahnen, sofern dieses Schutzrecht nicht mit einem die Handlungen der Dritten umfassenden Umfang zur Erteilung gelangt ist;

2. Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang der Beklagte die zu Ziffer 1. bezeichneten Handlungen begangen hat unter Angabe:

a) der einzelnen Schreiben oder sonstigen Kontaktaufnahmen unter Angabe der Zeiten und des Inhalts unter Vorlage von Abschriften verschickter Schreiben;

b) der Namen und Anschriften der Empfänger entsprechender Schreiben oder sonstiger Kontaktaufnahmen;

c) der aufgrund entsprechender Schreiben erhaltenen Zahlungen oder sonstiger geldwerter Vorteile.

II. Es wird auf die Klage der Klägerinnen zu 1) und zu 2) hin festgestellt, dass die Klägerinnen sowie die Abnehmer von Pressen für Ölsaaten der Klägerin zu 1) durch die Patentanmeldung DE 103 18 xxx A1 nicht daran gehindert sind, in der Bundesrepublik Deutschland

a) Formkörper, insbesondere Presslinge,

herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

die Ölsaatpresskuchen enthalten,

und/oder

b) Gemische aus Ölsaatpresskuchen und fasriger Biomasse als Brennstoff zu verwenden beziehungsweise Dritten zur Verwendung zur Verfügung zu stellen;

und/oder

c) an Handlungen entsprechend lit. a) und b) teilzunehmen.

III. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin zu 1) allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu Ziffer I. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

IV. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerinnen 3.713,60 EUR zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.12.2008 zu erstatten.

V. Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Beklagten auferlegt.

VI. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 250.000,- EUR vorläufig vollstreckbar.
Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:

Die Parteien streiten um Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Schadenersatz im Hinblick auf durch den Beklagten versandte Abmahnungen

Die Klägerin zu 1) stellt unter anderem Schneckenpressen für die Verarbeitung von Ölsaaten, also Biomasse, wie etwa Raps, Leinsamen, Sonnenblumenkernen, Distelsamen oder Hanf her. Mit den von der Klägerin zu 1) gelieferten Maschinen ist es möglich, derartige Ölsaaten so zu pressen, dass das Öl für Verbrennungsmaschinen unter Einhaltung der einschlägigen Normen eingesetzt werden kann. Die bei der Pressung verbleibenden Reste werden bei den durch die Klägerin zu 1) hergestellten Maschinen automatisch in Form von Formlingen bzw. Pellets ausgegeben und können entweder verfüttert oder als Heizmaterial verwendet werden, worauf die Klägerin zu 1) auch in ihrer Werbung hinweist. Da bei der Verpressung der Ölsaaten nur ca. 1/3 Öl, jedoch 2/3 Presskuchen entsteht, ist die Verwertbarkeit des Presskuchens ein wesentliches Argument für den Verkauf entsprechender Pressen.

Bei der Klägerin zu 2) handelt es sich um eine Herstellerin von Rapsölkraftstoff sowie von aus Presskuchen gebildeten Pellets als Futtermittel oder als Brennstoff. Mit den als Anlagenkonvolut K 2 überreichten Schreiben mahnte der Beklagte unter anderem die Klägerin zu 2) unter Berufung auf die DE 103 18 xxx A1, welche bisher noch nicht zur Erteilung gelangt ist, ab und drohte zugleich wegen deren angeblicher Verletzung mit der Einleitung gerichtlicher Schritte. Darüber hinaus forderte der Beklagte in seinen Schreiben die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs-Verpflichtungserklärung, welche den Schreiben vorformuliert beigefügt war. In den vorformulierten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen macht der Beklagte jeweils unter Forderung einer Vertragsstrafe von 50.000,- EUR eine Vielzahl von Ansprüchen aus der DE 103 18 xxx A1 geltend. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf das Anlagenkonvolut K 2 Bezug genommen.
Die Klägerin zu 1) trägt vor, bei der Klägerin zu 2) handele es sich um eine ihrer Kundinnen. Dabei sei die Klägerin zu 1) von der Klägerin zu 2) auf die Abmahnungen angesprochen worden. Auch seien die Kunden der Klägerin zu 1) teilweise an sie herangetreten, um sie als Verantwortliche in Anspruch zu nehmen. Sollte eine Patentverletzung tatsächlich vorliegen, seien die Pressen der Klägerin zu 1) mit einem Rechtsmangel behaftet, so dass den Kunden gegen die Klägerin zu 1) sämtliche Rechte offen stehen würden.

Mit Schreiben vom 15.07.2008 haben die Klägerinnen gegenüber dem Beklagten daraufhin eine Gegenabmahnung ausgesprochen. Nachdem der Beklagte innerhalb der darin gesetzten Frist weder eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben noch die beiliegende Rechnung beglichen hatte, haben die Klägerinnen den Beklagten mit Schreiben vom 11.08.2008 nochmals erfolglos unter gleichzeitiger Androhung der Einreichung einer negativen Feststellungsklage zur Klärung der Angelegenheit aufgefordert. Schließlich haben die Klägerinnen mit Schreiben vom 18.08.2008 dem Beklagten letztmalig und erfolglos Gelegenheit gegeben, die Angelegenheit außergerichtlich zu klären.

Die Klägerinnen beantragen daher mit der am 16.12.2008 zugestellten Klage,

zu erkennen wie geschehen.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise: das Verfahren nach § 148 ZPO auszusetzen.

Er trägt vor, zwischenzeitlich sei hinsichtlich der am 26.04.2003 eingereichten Patentanmeldung DE 103 18 xxx beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Prüfungsantrag gestellt worden. Dem Beklagten stünde daher zumindest ein Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung zu, wenn der Benutzer wusste oder wissen musste, dass die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand einer offen gelegten Patentanmeldung gewesen sei. Dem Beklagten habe es insoweit frei gestanden, die Klägerin zu 2) über seine Patentanmeldung zu unterrichten und in Verbindung mit einem bestehenden Entschädigungsanspruch auch Auskunft über die Benutzung der Erfindung und damit einhergehender Gewinne etc. zu verlangen. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht feststehe, ob die Patentanmeldung des Beklagten auch zu einer Patenterteilung führen werde, sei das hiesige Verfahren zunächst auszusetzen. Im Übrigen sei seit der Abmahnung durch den Beklagten ein langer Zeitraum verstrichen, so dass die eingereichte Klage mutwillig und der Klageanspruch verwirkt sei. Die Klägerin zu 2) habe in diesem Zusammenhang bereits mit Schreiben vom 11.07.2008 gegenüber dem Beklagten klargestellt, dass entgegen seiner Auffassung eine Patentverletzung nicht vorgekommen sei. Auch sei dem Prozessbevollmächtigten der Klägerin zu 1) am 13.10.2008 telefonisch mitgeteilt worden, dass von seiner Seite keinerlei Sanktionierungen gegenüber der durch ihn vertretenen Mandantschaft geltend gemacht würden.

Schließlich sei die Klägerin zu 1) nicht aktivlegitimiert. Sie sei dem Beklagten nicht bekannt. Dieser sei gegen die Klägerin zu 1) auch zu keinem Zeitpunkt vorgegangen. Insoweit bestreitet der Beklagte insbesondere, dass die Abmahnungen des Beklagten dazu führen würden, dass unmittelbar die Kunden der Klägerin zu 1) davon Abstand nehmen würden, deren Pressen zu kaufen. Ferner bestreitet die Beklagte, dass tatsächlich Kunden der Klägerin zu 1) an diese herantreten, um sie in Anspruch zu nehmen.

Die Klägerinnen treten dem Vorbringen des Beklagten entgegen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.
Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage hat in der Sache Erfolg. Den Klägerinnen stehen die geltend gemachten Ansprüche zu.

I.
Die Klägerin zu 1) hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Unterlassung der Abmahnung Dritter aus der DE 103 18 xxx unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, solange dieses Schutzrecht nicht in einem die Handlungen der Dritten umfassenden Umfang zur Erteilung gelangt ist, § 823 Abs. 1 BGB.

1.
Eine sogenannte Schutzrechtsverwarnung liegt vor, wenn ein Hersteller oder dessen Abnehmer wegen einer Verletzung von Ausschließlichkeitsrechten ernstlich und endgültig zur Unterlassung aufgefordert wird. Die Schutzrechtsverwarnung ist dann unberechtigt, wenn das behauptete Recht nicht besteht oder ein bestehendes Recht nicht verletzt wurde oder die behaupteten Ansprüche aus dem verletzten Recht nicht hergeleitet werden können. Ebenso kann sich eine an sich berechtigte Schutzrechtsverwarnung aufgrund ihres sonstigen Inhalts oder ihrer Form als unberechtigt erweisen (Benkard/Scharen, PatG 10. Aufl.: vor §§ 9-14 PatG Rn 15 m.w.N.; Hefermehl/Köhler, UWG 25. Aufl.: § 4 UWG Rn 10.170).

2.
Von diesen Grundsätzen ausgehend handelt es sich bei den durch den Beklagten versandten Schreiben gemäß Anlage K 2 um unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen. Darin teilen die Prozessbevollmächtigten des Beklagten mit, dieser sei „eingetragener Inhaber des Patents DE 103 18 xxx A1“. Zugleich informieren sie die Empfänger darüber, dass der Beklagte die Feststellung getroffen habe, die jeweiligen Empfänger würden entsprechende Formkörper herstellen und vertreiben. Des Weiteren kündigen die Prozessbevollmächtigten des Beklagten an, sie seien beauftragt, notfalls im Klagewege vorzugehen, um das Patent des Beklagten vor Verletzungshandlungen zu schützen. Dem Schreiben war neben der Offenlegungsschrift DE 103 18 xxx A1 eine vorgefertigte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung beigefügt, in welcher sich der jeweilige Empfänger des Schreibens unter anderem gegen die Zahlung einer Vertragsstrafe dazu verpflichten sollte, Formkörper gemäß den Ansprüchen der Patentanmeldung herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Hinsichtlich des genauen Inhalts der Abmahnschreiben nebst deren Anlagen wird auf das Anlagenkonvolut K 2 Bezug genommen.

Die Schutzrechtsverwarnungen waren unberechtigt, da der Beklagte nicht Inhaber eines Patents ist, aus welchem ihm die mit der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche zustehen. Vielmehr handelt es sich bei der DE 103 18 xxx A1 lediglich um eine Patentanmeldung, welche bisher – dies ist zwischen den Parteien unstreitig – nicht zum Erfolg geführt hat. Der Beklagte hat gegen die jeweiligen Empfänger der Abmahnungen damit zumindest keine Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung, (umfassende) Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Schadenersatz. Ohne Erfolg wendet der Beklagte hinsichtlich der Berechtigung der Abmahnung ein, aus der offengelegten Anmeldung stehe ihm ein Entschädigungsanspruch zu, welcher zugleich auch einen entsprechenden Auskunftsanspruch zur Vorbereitung der Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs begründe. Die bloße Möglichkeit des Bestehens solcher Entschädigungsansprüche berechtigt den Beklagten nicht, die (potentiellen) Abnehmer der Klägerin zu 1) abzumahnen und zur Unterlassung des beanstandeten Verhaltens, zur Leistung von Schadenersatz, zur Vernichtung der beanstandeten Produkte sowie zur umfassenden Auskunft und Rechnungslegung aufzufordern. Da es im hiesigen Verfahren mithin nicht auf den Ausgang des Patenterteilungsverfahrens im Hinblick auf die DE 103 18 xxx A1 ankommt, bedarf es mangels Vorliegens eines vorgreiflichen Rechtsstreits auch keiner Aussetzung dieses Verfahrens, § 148 ZPO.

3.
Die Klägerin zu 1) ist hinsichtlich des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs aktivlegitimiert. Dem steht insbesondere nicht entgegen, dass sie selbst nicht durch den Beklagten abgemahnt wurde.

a)
Grundsätzlich kommt dem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Schutz des § 823 Abs. 1 BGB nur in Fällen einer unmittelbaren Beeinträchtigung zu, weil sonst eine uferlose Ausweitung des generalklauselartigen Haftungstatbestandes zu befürchten wäre (vgl. BGHZ 3, 270, 279; BGHZ 29, 65, 70). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes sind unmittelbare Eingriffe in das Recht am bestehenden Gewerbebetrieb nur diejenigen, die irgendwie gegen den Betrieb als solchen gerichtet, also betriebsbezogen sind und nicht vom Gewerbebetrieb ohne weiteres ablösbare Rechte oder Rechtsgüter betreffen. Die Abgrenzung mag im Einzelfall, insbesondere bei fahrlässigen Verhaltensweisen, schwierig sein. Handelt es sich jedoch um eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, dann ergibt sich regelmäßig bereits aus der Willensrichtung des Verwarnenden, dass der Angriff gegen den Betrieb des Verwarnten gerichtet ist. Wirtschaftliche Nachteile, die ein Zulieferer des Verwarnten dadurch erleidet, dass dieser die Verwarnung befolgt, können grundsätzlich als mittelbare – auch sonst nicht unter § 823 Abs. 1 BGB fallende – Beeinträchtigungen eines anderen angesehen werden (vgl. BGH GRUR 1977, 805, 807 – Klarsichtverpackung). Die Kundenbeziehung, die durch die (End-) Abnehmerverwarnung gestört wird (BGHZ 164, 1, 2f. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung), ist nicht absolut geschützt, sondern genießt Schutz nur gegenüber rechtswidrigen Beeinträchtigungen dadurch, dass das an den Kunden gelieferte Erzeugnis als schutzrechtsverletzend beanstandet und ein der Herstellung und dem Vertrieb dieses Erzeugnisses entgegenstehendes Ausschließlichkeitsrecht behauptet wird. Anspruchsberechtigt ist daher nur derjenige, dem gegenüber sich die Behinderung als unberechtigte Inanspruchnahme eines solchen Ausschließlichkeitsrechts darstellt. Die Haftung des Schutzrechtsinhabers entspricht insoweit der Reichweite seiner geltend gemachten (angeblichen) Ansprüche als deren notwendiges Korrelat (BGHZ 164, 1, 3f., 11; BGH Urt. V. 30.01.2007, Az.: X ZR 53/04 – Funkuhr II). Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverletzung stehen daher demjenigen nicht zu, der lediglich den angeblichen Rechtsverletzer beliefert, ohne selbst nach der der Verwarnung zugrunde gelegten Rechtsauffassung des Verwarners als Verletzer zu erscheinen (BGH Funkuhr II a. a. O).

b)
Ausgehend von diesen Überlegungen ist die Klägerin zu 1) vorliegend zur Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs in Bezug auf die durch den Beklagten versandten Abmahnungen aktivlegitimiert. Entgegen der Auffassung des Beklagten kommt es im Hinblick auf die Aktivlegitimation der Klägerin zu 1) weder darauf an, ob es sich bei der Klägerin zu 2) tatsächlich um eine Kundin der Klägerin zu 1) handelt noch, ob die Klägerin zu 2) oder andere Abnehmer der Klägerin zu 1) bereits an diese herangetreten und Ansprüche aus Rechtsmängelgewährleistung geltend gemacht haben. Ausreichend ist vielmehr bereits die Gefahr, dass durch den Versand der unberechtigten Abmahnungen der Absatz der Ölpressen der Klägerin zu 1) unmittelbar behindert wird.

Dies ist hier der Fall. Unstreitig stellt die Klägerin zu 1) Ölpressen her, bei denen bei der Verpressung automatisch Presskuchen entstehen, welche in Form von Formlingen bzw. Pellets ausgegeben werden. Des Weiteren entsteht bei der Verpressung der Ölsaaten nur ca. 1/3 Öl, während die restlichen 2/3 zu Presskuchen verarbeitet werden. Somit handelt es sich bei der Verwertbarkeit des Presskuchens um ein wesentliches Argument für den Verkauf entsprechender Pressen. Bei der Klägerin zu 2) als einer Adressatin der Abmahnungen des Beklagten handelt es sich – unabhängig davon, ob sie Kundin der Klägerin zu 1) ist – ausweislich ihres als Anlage K 1 in Auszügen vorgelegten Internetauftrittes um eine Herstellerin von Rapsölkraftstoffen. Des Weiteren gehören zu den Produkten der Klägerin zu 2) auch Rapspellets, welche aus ausgepresstem Raps bestehen, welcher in pelletierte Form gebracht werden kann. Damit ist die Klägerin zu 2) zumindest eine potentielle Kundin der Klägerin zu 1), so dass die Abmahnung des Beklagten zumindest geeignet ist, diese (potentielle) Kundenbeziehung unmittelbar zu beeinträchtigen, indem die Klägerin zu 2) deshalb möglicherweise davon Abstand nimmt, die Pressen der Klägerin zu 1) zu erwerben. Demnach kann die Klägerin zu 1) ihre (potentiellen) Kundenbeziehungen nur schützen, wenn sie die gegen (potentielle) Kunden gerichteten Abmahnungen verhindern kann. Ohne einen entsprechenden Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten stünde der Klägerin zu 1) kein Mittel zur Verfügung, um gegen die Abmahnung vorzugehen. Da die durch sie hergestellten und vertriebenen Ölpressen automatisch zur Herstellung von aus Ölsaaten bestehenden Presslingen führen, würden ihre Absatzmöglichkeiten durch die Abmahnungen unmittelbar nachhaltig beeinträchtigt.

Insoweit handelt es sich auch um den maßgeblichen Unterschied zu der in der Entscheidung „Funkuhr II“ (BGH Urt. v. 30.01.2007, Az.: X ZR 53/04) behandelten Fallgestaltung. Dort hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass dem Teilezulieferer des Herstellers einer patentgemäßen Vorrichtung keine Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung zustehen, wenn die Schutzrechtsverwarnung lediglich gegenüber dem Händler ausgesprochen wurde. In diesem Fall sind die Rechte des Zulieferers nicht unmittelbar tangiert, da dieser lediglich ein Teil der patentgemäßen Vorrichtung an den Hersteller liefert. Dies gilt selbst dann, wenn der Zulieferer als mittelbarer Patentverletzer in Betracht kommt, da die Kundenbeziehung des Zulieferers allenfalls mittelbar durch Umsatzeinbußen wegen reduzierter Abnahme seiner Teile der Gesamtvorrichtung tangiert wird. Anders als in der Entscheidung „Funkuhr II“ ist die Klägerin zu 1) jedoch nicht Zuliefererin von Teilen einer Gesamtvorrichtung. Sie stellt Gesamtmaschinen her und verkauft diese. Bei den durch die Klägerin zu 1) hergestellten Maschinen entstehen die durch die DE 103 18 xxx A1 beanspruchten Formkörper automatisch als Endprodukt neben dem angestrebten Öl. Bei diesen Formkörpern handelt es sich zugleich um ein wesentliches Verkaufsargument für die Maschinen der Klägerin, da lediglich 1/3 des Raps zu Öl verarbeitet wird. Durch die Abmahnung (potentieller) Kunden der Klägerin zu 1) werden damit unmittelbar deren (potentielle) Kundenbeziehungen beeinträchtigt, da ihre Pressen durch das automatische Herstellen der Presslinge als Endprodukt dann praktisch nicht mehr absetzbar sind. (Potentielle) Kunden der Klägerin zu 1) müssen aufgrund der an sie adressierten Abmahnungen vielmehr davon ausgehen, dass sie beim Einsatz der Pressen der Klägerin zu 1) automatisch gegen die DE 103 18 xxx A1 verstoßen, da sie hierbei automatisch entsprechende Presslinge herstellen.

II.
Die Klägerinnnen haben gegen den Beklagten einen Anspruch auf Feststellung, dass sie durch die DE 103 18 xxx A1 nicht daran gehindert sind, in der Bundesrepublik Deutschland Formkörper, insbesondere Presslinge, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, die Ölsaatpreßkuchen enthalten (= Patentanspruch 1) und/oder Gemische aus Ölsaatpresskuchen und fasriger Biomasse als Brennstoff zu verwenden (= Patentanspruch 4) beziehungsweise Dritten zur Verwendung zur Verfügung zu stellen und/oder an entsprechenden Handlungen teilzunehmen. Sie besitzen ein entsprechendes besonderes Feststellungsinteresse, § 256 Abs. 1 ZPO. Dem Beklagten stehen entsprechende Unterlassungsansprüche gegen die Klägerinnen wegen einer Verletzung der DE 103 18 xxx A1 aus § 139 Abs. 1 PatG nicht zu. Die Klägerin zu 2) wurde durch den Beklagten zunächst abgemahnt, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung hat der Beklagte auf die Gegenabmahnung der Klägerin zu 2) hin bisher nicht abgegeben. Die bloße telefonische Mitteilung des patentanwaltlichen Vertreters des Beklagten, durch den Beklagten würden keinerlei Sanktionierungen gegenüber den Klägerinnen geltend gemacht, beseitigt das besondere Feststellungsinteresse den Klägerinnen nicht.

III.
Des Weiteren hat der Beklagte der Klägerin zu 1) allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziffer I. des Tenors bezeichneten Handlungen entstanden ist oder noch entstehen wird, denn er hätte erkennen können, dass ihm die durch ihn in seinen Abmahnungen geltend gemachten Rechte aus der DE 103 18 xxx A1 bis zur Erteilung des Schutzrechts nicht zustehen, §§ 823 Abs. 1, 276 BGB. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin zu 1) durch die rechtsverletzenden Handlungen des Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin zu 1) noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang des durch die Abmahnungen eingetretenen oder künftig eintretenden Schadens ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin zu 1) an einer Feststellung der Schadenersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.

IV.
Die Klägerinnen haben gegen den Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von vorgerichtlich angefallenen anwaltlichen Gebühren in Höhe von 3.713,60 EUR aus §§ 683 S. 1, 670 BGB analog.

1.
Der Erstattungsfähigkeit der vorgerichtlich angefallenen anwaltlichen Gebühren steht nicht entgegen, dass es sich bei der durch die Klägerinnen gegenüber dem Beklagten ausgesprochenen Abmahnung um eine Gegenabmahnung handelt. Zwar kann der Abgemahnte die Kosten seiner Gegenabmahnung nur ausnahmsweise erstattet verlangen, wenn die Abmahnung in tatsächlicher und/oder rechtlicher Hinsicht auf offensichtlich unzutreffenden Annahmen beruht, bei deren Richtigstellung mit einer Änderung der Auffassung des vermeintlich Verletzten gerechnet werden kann, oder wenn seit der Abmahnung ein längerer Zeitraum verstrichen ist und der Abmahnende entgegen seiner Androhung keine gerichtlichen Schritte eingeleitet hat (vgl. BGH GRUR 2004, 790 – Gegenabmahnung). Denn nur in solchen Fällen entspricht eine Gegenabmahnung dem mutmaßlichen Willen und dem Interesse des Abmahnenden und kann der Abgemahnte daher die Kosten der Gegenabmahnung erstattet verlangen. Eine solche Ausnahmesituation war im vorliegenden Fall jedoch gegeben. Der Beklagte hat die Klägerin zu 2) aus einer Patentanmeldung, die noch nicht zu einer Patenterteilung geführt hat, abgemahnt und im Hinblick auf diese Patentanmeldung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung aufgefordert. Damit beruht die durch den Beklagten versandte Abmahnung auf der offensichtlich unzutreffenden Annahme, dem Beklagten würden die geltend gemachten Rechte bereits aus der Patentanmeldung zustehen. Die Klägerinnen haben den Beklagten in ihrer Gegenabmahnung vom 15.07.2008 darauf hingewiesen, dass diese Annahme unzutreffend ist, da gemäß § 9 PatG Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche lediglich aus erteilten Patenten geltend gemacht werden könnten. Da es sich bei dem durch den Beklagten geltend gemachten Schutzrecht jedoch nicht um ein erteiltes Patent, sondern um eine Patentanmeldung handele, zu der noch nicht einmal ein Prüfungsantrag gestellt worden sei, laufe damit die Abmahnung ins Leere. Die Klägerinnen durften somit davon ausgehen, dass der Beklagte, wenn er die Gegenabmahnung erhält, davon überzeugt wird, von der Einleitung weiterer, ggf. auch gerichtlicher Schritte gegen die Klägerinnen abzusehen, so dass die Gegenabmahnung auch dem mutmaßlichen Willen des Beklagten entsprach.

2.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes führt die in Vorbemerkung 3 Absatz 4 VV RVG vorgeschriebene Anrechnung einer wegen desselben Gegenstandes entstandenen Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr des anschließenden Verfahrens nicht zu einer Verminderung der Geschäftsgebühr, sondern der Verfahrensgebühr (vgl. BGH NJW 2007, 2049). Daher sind die Klägerinnen nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofes berechtigt, die volle Geschäftsgebühr geltend zu machen, da die Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG anders als die im gerichtlichen Verfahren anfallende Verfahrensgebühr im Kostenfestsetzungsverfahren nach §§ 103, 104 ZPO nicht berücksichtigt werden kann.

Die außergerichtlichen Kosten sind gemäß §§ 288 Abs. 1, 286 BGB in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr zu verzinsen.

3.
Die Klägerinnen können auch direkt Zahlung des ihren Rechtsanwälten geschuldeten Betrages durch den Beklagten verlangen. Zwar tragen sie nicht vor, dass sie die ihnen aufgrund der Abmahnung entstandenen Anwaltskosten bereits beglichen haben. Bei dieser Sachlage sind sie wegen der Inanspruchnahme anwaltlicher Dienste derzeit nur mit einer Verbindlichkeit belastet, so dass ihr Erstattungsanspruch gemäß § 249 Abs. 1 BGB zunächst grundsätzlich nur auf Befreiung von der fortbestehenden Haftung, nicht aber auf Zahlung an sich selbst geht.

Der Freistellungsanspruch ist jedoch gemäß § 250 BGB in einen Zahlungsanspruch übergegangen. Nach dieser Norm setzt der Übergang des Freistellungsanspruchs in einen Zahlungsanspruch zwar voraus, dass der Geschädigte dem Schädiger erfolglos eine Frist zur Herstellung (also hier zur Freistellung) verbunden mit einer Ablehnungsandrohung gesetzt hat. Vorliegend haben die Klägerinnen in ihrem Abmahnschreiben lediglich eine Frist gesetzt, binnen derer sich der Beklagte unter anderem zur Übernahme der Abmahnkosten bereit erklären sollte. Eine Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung ist hier aber entbehrlich, weil der Beklagte die Leistung von Schadenersatz ernsthaft und endgültig verweigert. Der Setzung einer Frist mit Ablehnungsandrohung steht es nach ständiger Rechtsprechung gleich, wenn der Schuldner die geforderte Herstellung oder überhaupt jeden Schadenersatz ernsthaft und endgültig verweigert. Dann wandelt sich der Freistellungs- in einen Zahlungsanspruch um, wenn der Geschädigte Geldersatz fordert (vgl. BGH NJW-RR 1987, 43, 44; Palandt/Heinrichs, BGB, 68. Auflage 2009, § 250 Rz. 2). So liegt der Fall hier. Der Beklagte stellt die Rechtswidrigkeit seiner Schutzrechtsverletzung in Abrede und bestreitet jedwede Einstandspflicht, also auch seine Verpflichtung zur Freistellung der Klägerinnen. Hierin liegt eine endgültige und ernsthafte Ablehnung jeglicher Schadenersatzleistung, mit der Folge, dass sich der Freistellungsanspruch in einen Zahlungsanspruch verwandelt hat.

V.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 (1. Halbsatz) ZPO.

Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgen aus §§ 709 Satz 1; 108 ZPO.

Der Streitwert wird auf 250.000,- EUR festgesetzt. Davon entfallen 75.000,- EUR auf den Antrag zu I. 1., 25.000,- EUR auf den Antrag zu I. 2., 100.000,- EUR auf den Antrag zu II. und 50.000,- EUR auf den Antrag zu III.