Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 22. Oktober 2009, Az. 4a O 97/08

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Die Sicherheit kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des Gebrauchsmusters DE 201 22 xxx U1 (Klagegebrauchsmuster) auf Unterlassung, Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. Außerdem verlangt sie Ersatz für außergerichtlich entstandene Patent- und Rechtsanwaltskosten. Das Klagegebrauchsmuster wurde von der Patentanmeldung EP 1 721 xxx A2 abgezweigt, die ihrerseits eine Teilanmeldung der Patentanmeldung EP 1 219 xxx A1 darstellt, und nimmt deren Prioritätstag vom 27.12.2000 (DE 10065xxx) und Anmeldetag vom 14.11.2001 in Anspruch. Die Eintragung des Klagegebrauchsmusters erfolgte am 16.11.2006, die Bekanntmachung der Eintragung am 21.12.2006. Eingetragene Inhaberin des Klagegebrauchsmusters ist die Klägerin. Das Gebrauchsmuster steht in Kraft.

Das Klagegebrauchsmuster bezieht sich auf ein Implantat zum Einsetzen zwischen Wirbelkörper und ein Operationsinstrument zum Betätigen des Implantats. Die Klägerin macht die Schutzansprüche 1 und 15 des Klagegebrauchsmusters hinsichtlich der eingetragenen Fassung nur noch eingeschränkt geltend. Der Schutzanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag geltend gemachten Fassung lautet wie folgt:

1. Implantat zum Einsetzen zwischen Wirbelkörper der Wirbelsäule als Platzhalter für aus der Wirbelsäule entfernte Wirbel oder Wirbelteile, mit einem ersten Implantatteil (2) und einem zweiten Implantatteil (3), die in Richtung ihrer koaxialen Längsachse zur Längenänderung des Implantats (1) gegeneinander verstellbar sind, wobei dem ersten Implantatteil (2) ein drehbarer Gewindering (4) zugeordnet ist, der zur Längenänderung mit einem Ringgewinde (5) in ein dem zweiten Implantatteil (3) zugeordnetes Gewinde (6) eingreift,
dadurch gekennzeichnet, dass im zweiten Implantatteil (3) mindestens ein Führungsschlitz (8) zur Aufnahme eines dem ersten Implantatteil (2) zugeordneten Stiftes (9) ausgebildet ist, um bei der Längenänderung eine Führung zu bieten, und dass eine Gewindebohrung (12) in der Wandung des ersten Implantatteils (2) zur Sicherung der Lage eines Operationsinstruments insgesamt, insbesondere gegen Abziehen in radialer Richtung von dem Implantat, vorgesehen ist.

Der Schutzanspruch 15 lautet in seiner eingeschränkt geltend gemachten Fassung folgendermaßen:

15. Implantat und Operationsinstrument zum Einsetzen des Implantats zwischen Wirbelkörper der Wirbelsäule als Platzhalter für aus der Wirbelsäule entfernte Wirbel oder Wirbelteile, mit einem ersten Implantatteil (2) und einem zweiten Implantatteil (3), die in Richtung ihrer koaxialen Längsachse zur Längenänderung des Implantats (1) gegeneinander verstellbar sind, wobei dem ersten Implantatteil (2) ein drehbarer Gewindering (4) zugeordnet ist, der zur Längenänderung des Implantats mit einem Ringgewinde (5) in ein dem zweiten Implantatteil (3) zugeordnetes Gewinde (6) eingreift,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Implantat (1) und dem Operationsinstrument eine Gewindeverbindung vorgesehen ist, indem in der Wandung des ersten Implantatteils eine Gewindebohrung (12) ausgebildet ist, zum Einschrauben eines dem Operationsinstrument zugeordneten Stabes (22) mit einem Stabgewinde (23), und dass nach Herstellung der Gewindeverbindung durch Einschrauben des Stabgewindes (23) in die Gewindebohrung (12) ein Ritzel (20) einer Welle (19) mit dem Gewindering (4) in Eingriff gebracht ist.

Nachfolgend sind in verkleinerter Form zeichnerische Darstellungen bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung abgebildet, welche aus der Klagegebrauchsmusterschrift stammen. Figur 2 zeigt eine perspektivische Darstellung des Implantats. Das erste und zweite Implantatteil sind separat in den Figuren 3 und 5 abgebildet. Figur 9 zeigt das in seine Einzelteile zerlegte erfindungsgemäße Operationsinstrument in einer Draufsicht.

Die Beklagte zu 1) bietet unter anderem medizinische Geräte an. Der Beklagte zu 2) ist einer der für das Deutschlandgeschäft verantwortlich handelnden Geschäftsführer der B Verwaltungs GmbH mit Sitz in D., der Komplementärin der Beklagten zu 1). Diese vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland unter der Bezeichnung „C“ Implantate für die Wirbelsäule und entsprechende Operationsinstrumente zur Distraktion dieser Implantate (angegriffene Ausführungsform). Die nachfolgenden Abbildungen stammen aus Werbeprospekten der Beklagten zu 1) und zeigen die angegriffene Ausführungsform. Zwei Modelle eines angegriffenen Implantats sind in den ersten beiden Abbildungen zu sehen. Die nachfolgende Darstellung zeigt das angegriffene Operationsinstrument in einer Perspektivansicht, daneben ist das eine Ende des Instruments im Detail zu sehen. Die letzten Abbildungen zeigen, wie das Implantat und Operationsinstrument der angegriffenen Ausführungsform zusammenwirken.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 23.11.2007 forderte die Klägerin die beiden Beklagten unter Fristsetzung bis zum 11.12.2007 erfolglos auf, eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung im Hinblick auf die von ihr geltend gemachte Gebrauchsmuster- und Patentverletzung abzugeben. Dadurch entstanden für die Inanspruchnahme rechts- und patentanwaltlicher Hilfe unter Zugrundelegung eines Streitwertes von 2.000.000,00 EUR und einer 1,3 Geschäftsgebühr nebst Auslagenpauschale von 20,00 EUR Kosten in Höhe von insgesamt 19.529,60 EUR. Nach der Abtrennung des auf das Klagegebrauchsmuster bezogenen Teils von dem nun nur noch die geltend gemachte Patenverletzung betreffenden Verfahren 4a O 277/07 macht die Klägerin vorliegend den hälftigen Betrag der Kosten in Höhe von 9.744,80 EUR geltend. Die andere Hälfte ist Gegenstand des nach der Abtrennung im Verfahren 4a O 277/07 verbliebenen Zahlungsanspruchs.

Die Klägerin ist der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform mache von der Lehre der eingeschränkt geltend gemachten Schutzansprüche 1 und 15 wortsinngemäß Gebrauch. Es sei unschädlich, wenn ein Stift zugleich der Abschnitt einer Wand eines hülsenförmigen Implantatteils sei, wie es bei der angegriffenen Ausführungsform der Fall sei. Abgesehen davon sei jedenfalls mit Blick auf die geltend gemachten Hilfsanträge eine unzulässige Erweiterung zu verneinen und die Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters nach beiden Verfügungsansprüchen zu bejahen.

Die Klägerin beantragt,

I. die Beklagten zu verurteilen,

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu vollziehen an dem Beklagten zu 2), zu unterlassen,

a) Implantate zum Einsetzen zwischen Wirbelkörper der Wirbelsäule als Platzhalter für aus der Wirbelsäule entfernte Wirbel oder Wirbelteile, mit einem ersten Implantatteil und einem zweiten Implantatteil, die in Richtung ihrer koaxialen Längsachse zur Längenänderung des Implantats gegeneinander verstellbar sind, wobei dem ersten Implantatteil ein drehbarer Gewindering zugeordnet ist, der zur Längenänderung mit einem Ringgewinde in ein dem zweiten Implantatteil zugeordnetes Gewinde eingreift,

im Geltungsbereich des deutschen Gebrauchsmusters DE 201 22 xxx U1 anzubieten oder in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

bei denen im zweiten Implantatteil mindestens ein Führungsschlitz zur Aufnahme eines dem ersten Implantatteil zugeordneten Stiftes ausgebildet ist, um bei der Längenänderung eine Führung zu bieten, und bei denen eine Gewindebohrung in der Wandung des ersten Implantatteils zur Sicherung der Lage eines Operationsinstruments insgesamt, insbesondere gegen Abziehen in radialer Richtung von dem Implantat, vorgesehen ist;

hilfsweise

Implantate zum Einsetzen zwischen Wirbelkörper der Wirbelsäule als Platzhalter für aus der Wirbelsäule entfernte Wirbel oder Wirbelteile, mit einem ersten Implantatteil und einem zweiten Implantatteil, die in Richtung ihrer koaxialen Längsachse zur Längenänderung des Implantats gegeneinander verstellbar sind, wobei dem ersten Implantatteil ein drehbarer Gewindering zugeordnet ist, der zur Längenänderung mit einem Ringgewinde in ein dem zweiten Implantatteil zugeordnetes Gewinde eingreift,

im Geltungsbereich des deutschen Gebrauchsmusters DE 201 22 xxx U1 anzubieten oder in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

bei denen im zweiten Implantatteil mindestens ein Führungsschlitz zur Aufnahme eines dem ersten Implantatteil zugeordneten Stiftes ausgebildet ist, um bei der Längenänderung eine Führung zu bieten, und bei denen in der Wandung des ersten Implantatteils eine Gewindebohrung als implantatseitiges Teil einer Gewindeverbindung mit einem Operationsinstrument vorgesehen ist, und bei denen das ersten Implantatteil und das zweite Implantatteil als rohrförmige Hülsen gestaltet sind und Zugangsmöglichkeiten in das Innere des ersten Implantatteils und des zweiten Implantatteils bestehen;

weiter hilfsweise

Implantate zum Einsetzen zwischen Wirbelkörper der Wirbelsäule als Platzhalter für aus der Wirbelsäule entfernte Wirbel oder Wirbelteile, mit einem ersten Implantatteil und einem zweiten Implantatteil, die in Richtung ihrer koaxialen Längsachse zur Längenänderung des Implantats gegeneinander verstellbar sind, wobei dem ersten Implantatteil ein drehbarer, mit einer Kegelradverzahnung versehener Gewindering zugeordnet ist, der zur Längenänderung mit einem Ringgewinde in ein dem zweiten Implantatteil zugeordnetes Gewinde eingreift,

im Geltungsbereich des deutschen Gebrauchsmusters DE 201 22 xxx U1 anzubieten oder in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

bei denen im zweiten Implantatteil mindestens ein Führungsschlitz zur Aufnahme eines dem ersten Implantatteil zugeordneten Stiftes ausgebildet ist, um bei der Längenänderung eine Führung zu bieten, bei denen in der Wandung des ersten Implantatteils eine Gewindebohrung als implantatseitiges Teil einer Gewindeverbindung mit einem Operationsinstrument vorgesehen ist, und bei denen das erste Implantatteil und das zweite Implantatteil als rohrförmige Hülsen gestaltet sind und Zugangsmöglichkeiten in das Innere des ersten Implantatteils und des zweiten Implantatteils bestehen;

b) Implantate und Operationsinstrumente zum Einsetzen des Implantats zwischen Wirbelkörper der Wirbelsäule als Platzhalter für aus der Wirbelsäule entfernte Wirbel oder Wirbelteile, mit einem ersten Implantatteil und einem zweiten Implantatteil, die in Richtung ihrer koaxialen Längsachse zur Längenänderung des Implantats gegeneinander verstellbar sind, wobei dem ersten Implantatteil ein drehbarer Gewindering zugeordnet ist, der zur Längenänderung des Implantats mit einem Ringgewinde in ein dem zweiten Implantatteil zugeordnetes Gewinde eingreift,

im Geltungsbereich des deutschen Gebrauchsmusters DE 201 22 xxx U1 anzubieten oder in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

bei denen zwischen dem Implantat und dem Operationsinstrument eine Gewindeverbindung vorgesehen ist, indem in der Wandung des ersten Implantatteils eine Gewindebohrung ausgebildet ist, zum Einschrauben eines dem Operationsinstrument zugeordneten Stabes mit einem Stabgewinde, und bei denen nach Herstellung der Gewindeverbindung durch Einschrauben des Stabgewindes in die Gewindebohrung ein Ritzel einer Welle mit dem Gewindering in Eingriff gebracht ist,

hilfsweise

Implantate und Operationsinstrumente zum Einsetzen des Implantats zwischen Wirbelkörper der Wirbelsäule als Platzhalter für aus der Wirbelsäule entfernte Wirbel oder Wirbelteile, mit einem ersten Implantatteil und einem zweiten Implantatteil, die in Richtung ihrer koaxialen Längsachse zur Längenänderung des Implantats gegeneinander verstellbar sind, wobei dem ersten Implantatteil ein drehbarer Gewindering zugeordnet ist, der zur Längenänderung des Implantats mit einem Ringgewinde in ein dem zweiten Implantatteil zugeordnetes Gewinde eingreift,

im Geltungsbereich des deutschen Gebrauchsmusters DE 201 22 xxx U1 anzubieten oder in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

bei denen zwischen dem Implantatteil und dem Operationsinstrument eine Gewindeverbindung vorgesehen ist, indem in der Wandung des ersten Implantatteils eine Gewindebohrung ausgebildet ist zum Einschrauben eines dem Operationsinstrument zugeordneten Stabes mit einem Stabgewinde, bei denen nach Herstellung der Gewindeverbindung durch Einschrauben des Stabgewindes in die Gewindebohrung ein Ritzel einer Welle mit dem Gewindering in Eingriff gebracht ist, und bei denen die Welle als Hohlwelle gestaltet ist, in der der Stab gegenüber der Hohlwelle verdrehbar gelagert ist;

weiter hilfsweise

Implantate und Operationsinstrumente zum Einsetzen des Implantats zwischen Wirbelkörper der Wirbelsäule als Platzhalter für aus der Wirbelsäule entfernte Wirbelteile, mit einem ersten Implantatteil und einem zweiten Implantatteil, die in Richtung ihrer koaxialen Längsachse zur Längenänderung des Implantats gegeneinander verstellbar sind, wobei dem ersten Implantatteil ein drehbarer, mit einer Kegelradverzahnung versehener Gewindering zugeordnet ist, der zur Längenänderung des Implantats mit einem Ringgewinde in ein dem zweiten Implantatteil zugeordnetes Gewinde eingreift,

im Geltungsbereich des deutschen Gebrauchsmusters DE 201 22 xxx U1 anzubieten oder in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

bei denen zwischen dem Implantat und dem Operationsinstrument eine Gewindeverbindung vorgesehen ist, indem in der Wandung des ersten Implantatteils eine Gewindebohrung ausgebildet ist, zum Einschrauben eines dem Operationsinstrument zugeordneten Stabes mit einem Stabgewinde, und bei denen nach Herstellung der Gewindeverbindung durch Einschrauben des Stabgewindes in die Gewindebohrung ein mit einer Kegelradverzahnung versehenes Ritzel einer Welle mit dem Gewindering in Eingriff gebracht ist, und bei denen die Welle als Hohlwelle gestaltet ist, in der der Stab gegenüber der Hohlwelle verdrehbar gelagert ist,

2. ihr durch Vorlage eines einheitlichen geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten die zu I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 22. Januar 2007 begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der dafür bezahlten Preise sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Auflagen und Stückzahlen pro Auflage pro Werbeträger, nach Verbreitungsgebieten und Verbreitungszeiten,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei

(a) die Beklagten hinsichtlich der Angaben zu lit. a) und b) die entsprechenden Rechnungen oder Lieferscheine in Kopie vorzulegen haben,

(b) von dem Beklagten zu 2) sämtliche Angaben und von allen Beklagten die Angaben zu e) nur für die Zeit ab dem 22. Januar 2007 zu machen sind,

(c) die Angaben zu den Einkaufspreisen (oben a)) sowie zu den Verkaufsstellen (oben b)) nur für die Zeit seit dem 01. September 2008 zu machen sind,

(d) den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger oder eine bestimmt bezeichnete Lieferung in der Aufstellung enthalten ist;

3. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten befindlichen, vorstehend unter Ziffer I. 1. bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von den Beklagten zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;

4. die unter Ziffer I. 1a) und b) beschriebenen, im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse

aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagten oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters DE 201 22 xxx erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagten zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, sowie

endgültig zu entfernen, indem die Beklagten diese Erzeugnisse wieder an sich nehmen oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlassen.

II. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihr allen Schaden zu ersetzen, welcher ihr durch die vorstehend zu Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 22. Januar 2007 begangenen Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird;

III. die Beklagten zu verurteilen, als Gesamtschuldner ihr 9.764,80 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12. Dezember 2007 zu zahlen.

hilfsweise ihr die Abwendung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft) zu gestatten.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise ihnen zu gestatten, die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft) abzuwenden.

Die Beklagten sind der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform verwirkliche jedenfalls nicht Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters wortsinngemäß. Ein Stift im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre sei ein vom Implantat zu unterscheidendes zusätzliches Bauteil mit einer länglichen, im Wesentlichen zylindrischen Form. Die angegriffene Ausführungsform weise einen solchen Stift nicht auf, weil hier Wandabschnitte des hülsenförmigen Implantatteils in den Schlitz des anderen Implantatteils eingriffen. Auch die im zweiten Hilfsantrag geforderte Kegelradverzahnung fehle, weil die angegriffene Ausführungsform eine Kronenradverzahnung aufweise. Abgesehen davon seien die beiden Schutzansprüche gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen unzulässig erweitert, weil das Merkmal einer Kegelradverzahnung nicht mehr Gegenstand der Schutzansprüche sei und diese nur eine isolierte Gewindebohrung vorsähen. Darüber hinaus sei der Gegenstand sowohl von Anspruch 1, als auch von Anspruch 15 nicht schutzfähig, da er weder neu, noch erfinderisch sei.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.

A
Die Klägerin hat gegen die Beklagten keine Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht aus §§ 24 Abs. 1 und 2, 24a Abs. 1 und 2, 24b Abs. 1 und 3 GebrMG, §§ 242, 259 BGB. Der Gegenstand der beiden geltend gemachten Schutzansprüche 1 und 15 des Klagegebrauchsmusters ist gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen unzulässig erweitert.

I.
Das Klagegebrauchsmuster schützt im Anspruch 1 ein Implantat zum Einsetzen zwischen Wirbelkörper der Wirbelsäule und im Anspruch 15 ein Implantat und Operationsinstrument zum Einsetzen des Implantats.

In der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters wird ausgeführt, dass ein Implantat nach dem Oberbegriff des Schutzanspruchs 1 im Stand der Technik aus der DE 44 23 257 A1 bekannt sei und sich in der Praxis bewährt habe. Während der Implantation bei der Operation an der offenen Wirbelsäule hat es sich allerdings als teilweise problematisch erwiesen, dass zum Verschrauben des ersten Implantatteils gegenüber dem zweiten Implantatteil ein großes Operationsfeld benötigt wird, da mittels Schwenkbewegungen die gegenseitige Verdrehung bewirkt werden muss. Platz für derartige Schwenkbewegungen steht aber nicht in jedem Fall ausreichend zur Verfügung, insbesondere wenn im Sinne einer minimal-invasiven Chirurgie nur kleine Zugänge zur Wirbelsäule gelegt werden.

Dem Klagegebrauchsmuster liegt vor diesem Hintergrund die Aufgabe zu Grunde, ein Implantat der eingangs genannten Art so auszubilden, dass eine Längenänderung des Implantats auch bewirkt werden kann, ohne dass dazu ein gegenseitiges Verschrauben des ersten und des zweiten Implantatteils erforderlich ist. Weiterhin beschreibt die Klagegebrauchsmusterschrift als Aufgabe, ein Implantat und ein Operationsinstrument zum Einsetzen des Implantats zwischen Wirbelkörper bereitzustellen, die besonders gut aufeinander abgestimmt sind.

Dies soll durch die Schutzansprüche 1 und 15 des Klagegebrauchsmusters erreicht werden, deren Merkmale nach der hier mit dem Hauptantrag eingeschränkt geltend gemachten Fassung wie folgt gegliedert werden können:

1. Implantat zum Einsetzen zwischen Wirbelkörper der Wirbelsäule als Platzhalter für aus der Wirbelsäule entfernte Wirbel oder Wirbelteile,
2. mit einem ersten Implantatteil (2) und
3. mit einem zweiten Implantatteil (3),
4. das erste (2) und das zweite (3) Implantatteil sind in Richtung ihrer koaxialen Längsachse zur Längenänderung des Implantats (1) gegeneinander verstellbar,
5. dabei ist dem ersten Implantatteil (2) ein drehbarer Gewindering (4) zugeordnet,
6. der Gewindering (4) greift zur Längenänderung mit einem Ringgewinde (5) in ein dem zweiten Implantatteil (3) zugeordnetes Gewinde ein,
7. im zweiten Implantatteil (3) ist mindestens ein Führungsschlitz (8) zur Aufnahme eines dem ersten Implantatteil (2) zugeordneten Stiftes (9) ausgebildet, um bei der Längenänderung eine Führung zu bieten,
8. eine Gewindebohrung (12) in der Wandung des ersten Implantatteils (2) ist zur Sicherung der Lage eines Operationsinstruments insgesamt, insbesondere gegen Abziehen in radialer Richtung von dem Implantat, vorgesehen.

Die Merkmale des Schutzanspruchs 15 in der eingeschränkten Fassung lassen sich wie folgt gliedern.

1. Implantate und Operationsinstrumente zum Einsetzen des Implantats zwischen Wirbelkörper der Wirbelsäule als Platzhalter für aus der Wirbelsäule entfernte Wirbel oder Wirbelteile,
2. mit einem ersten Implantatteil (2) und
3. mit einem zweiten Implantatteil (3),
4. das erste (2) und das zweite (3) Implantatteil sind in Richtung ihrer koaxialen Längsachse zur Längenänderung des Implantats (1) gegeneinander verstellbar,
5. dabei ist dem ersten Implantatteil (2) ein drehbarer Gewindering (4) zugeordnet,
6. der Gewindering (4) greift zur Längenänderung mit einem Ringgewinde (5) in ein dem zweiten Implantatteil (3) zugeordnetes Gewinde ein,
7. zwischen dem Implantat (1) und dem Operationsinstrument ist eine Gewindeverbindung vorgesehen, indem
a) in der Wandung des ersten Implantatteils (2) eine Gewindebohrung (12) ausgebildet ist,
b) in die Gewindebohrung (12) ein dem Operationsinstrument zugeordneter Stab (22) mit einem Stabgewinde (23) eingeschraubt wird,
8. nach Herstellung der Gewindeverbindung durch Einschrauben des Stabgewindes (23) in die Gewindebohrung (12) ist ein Ritzel (20) einer Welle (19) mit dem Gewindering (4) in Eingriff gebracht.

II.
Die Klägerin kann Ansprüche aus dem Klagegebrauchsmuster nicht herleiten, da der Gegenstand des Anspruchs 1 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinausgeht, § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG, und das Klagegebrauchsmuster somit löschungsreif ist.

Eine unzulässige Erweiterung liegt nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG vor, wenn der Gegenstand des Schutzrechts über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist. Da das Klagegebrauchsmuster aus der Patentanmeldung EP 1 721 xxx A2 (Anlage K 10) abgezweigt wurde, die ihrerseits eine Teilanmeldung der Patentanmeldung EP 1 219 xxx A1 (Anlage L 4) darstellt, kommt es für die Frage einer unzulässigen Erweiterung auf die Unterlagen dieser Patentanmeldung EP 1 219 xxx A1 an (vgl. Bühring, GebrMG 7. Aufl., § 15 Rn 23). Gegenstand des Gebrauchsmusters ist dabei der Anspruch, wie ihn der Fachmann aus dem formulierten Schutzanspruch unter Zuhilfenahme der Beschreibung und der Figuren verstehen muss. Der so ermittelte Gegenstand des Anspruchs ist sodann mit dem gesamten Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen zu vergleichen, wobei dasjenige zu den Anmeldeunterlagen gehört, was ein Durchschnittsfachmann als zur angemeldeten Erfindung gehörig ihnen entnehmen kann (vgl. BGH GRUR 1991, 307, 308 – Bodenwalze). Eine technische Lehre geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen nicht erkennen lässt, dass sie als Gegenstand von dem mit der Anmeldung verfolgten Schutzbegehren umfasst sein soll (vgl. BGH GRUR 2001, 140, 141). Beispielsweise darf der Schutzrechtsinhaber nicht nach Belieben einzelne Elemente eines Ausführungsbeispiels im Gebrauchsmuster kombinieren. Die Kombination muss vielmehr in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die aus der Sicht des Fachmanns den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung zu entnehmen ist; andernfalls wird etwas beansprucht, von dem auf Grund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennbar ist, dass es von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein soll, und das daher gegenüber der angemeldeten Erfindung ein aliud darstellt (BGH GRUR 2002, 49, 51 – Drehmomentübertragungseinrichtung; GRUR 2008, 60, 64 – Sammelhefter II). So liegt der Fall hier.

1.
Der Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters sieht im Merkmal 8 eine Gewindebohrung in der Wandung des ersten Implantatteils vor, die der Sicherung der Lage eines Operationsinstruments insgesamt, insbesondere gegen Abziehen in radialer Richtung von dem Implantat dient. Bei der Beschreibung des der Gewindebohrung zukommenden Sicherungszwecks handelt es sich nicht lediglich um eine unbeachtliche Funktionsangabe. Vielmehr definiert der Sicherungszweck die Gewindebohrung als eine solche, die so ausgestaltet sein muss, dass sie die entsprechende Funktion, die Lage eines Operationsinstruments zu sichern, erfüllen kann (vgl. BGH GRUR 2006, 923 – Luftabscheider für Milchsammelanlage). Nach der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters erfüllt die Gewindebohrung ihren Sicherungszweck dadurch, dass der mit einem Gewinde versehene Stab eines geeigneten Operationsinstruments in die Gewindebohrung des ersten Implantatteils eingeschraubt werden kann (vgl. Abs. [0038] und [0040]; Textstellen ohne Bezugsangabe stammen aus dem Klagegebrauchsmuster, Anlage K 11). Die Lage des Operationsinstruments relativ zum Implantat ist dadurch in jede Richtung festgelegt und gesichert. Insbesondere kann das Operationsinstrument nicht ohne weiteres in radialer Richtung abgezogen werden. Nach der Lehre des Klagegebrauchsmusteranspruchs 1 sind für die Sicherung der Lage des Operationsinstruments keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Insofern ist allein eine Gewindebohrung in der Wandung des ersten Implantatteils vorgesehen.

2.
Vor dem Hintergrund dieser Auslegung ist der Gegenstand des Klagegebrauchsmusters gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen unzulässig erweitert. Denn in der ursprünglichen Patentanmeldung EP 1 219 xxx A1 wird die Gewindebohrung nicht isoliert offenbart, sondern immer im Zusammenwirken mit einem weiteren Durchbruch auf der gegenüberliegenden Seite der Wandung des ersten Implantatteils.

Der Durchbruch und die Gewindebohrung werden in der Patentanmeldung lediglich im Rahmen bevorzugter Ausführungsformen beziehungsweise in Unteransprüchen offenbart. In der Beschreibung der ursprünglichen Patentanmeldung wird für eine bevorzugte Ausführungsform erläutert, die Betätigung des Gewinderinges mittels eines Operationsinstrumentes könne dadurch vereinfacht werden, dass in der Wandung des hülsenförmigen ersten Implantatteiles mindestens ein Durchbruch vorhanden sei, der den dem Gewindering zugeordneten Rand schneidet (Abs. [0007] der Anlage L 4). Dieser Durchbruch kann als ein Lager für das an das Implantat anzusetzende Operationsinstrument genutzt werden (Abs. [0007] der Anlage L 4). Die Patentanmeldung geht also davon aus, dass das Operationsinstrument grundsätzlich am Durchbruch in der Wandung des ersten Implantatteils angesetzt wird, um dann im Zusammenwirken mit dem Gewindering eine Längenänderung des Implantats zu bewirken. Von einer Gewindebohrung ist an dieser Stelle noch keine Rede.

In der Beschreibung der Patentanmeldung wird jedoch erkannt, dass sich unmittelbar hinter der hülsenförmigen Wandung des ersten Implantatteils die Wandung des zweiten Implantatteils befindet und infolgedessen das Lager für das Operationsinstrument gerade die Tiefe einer Wanddicke hat. Entsprechend heißt es in der Patentanmeldung weiter, dass fluchtend mit dem Durchbruch im zweiten Implantatteil Langlöcher vorhanden seien, um die Führung des Operationsinstrumentes nicht auf die Dicke der Hülsenwand beschränken zu müssen (Abs. [0008] der Anlage L 4). Zugleich ermöglichen es diese Langlöcher, dass gegenüberliegend zum Durchbruch in der Wandung des ersten Implantatteils eine Gewindebohrung ausgebildet ist, die vom Durchbruch dann erreichbar ist (Abs. [0008] der Anlage L 4). Dieser Zusammenhang von Durchbruch, Langlöchern und Gewindebohrung findet sich gleichermaßen auch in den Unteransprüchen der ursprünglichen Patentanmeldung wieder. Der eingereichte Unteranspruch 5 hat erstmals einen Durchbruch in der Wandung des ersten Implantatteils zum Gegenstand. Der allein auf den Unteranspruch 5 rückbezogene Unteranspruch 6 beschreibt die beiden Langlöcher im zweiten Implantatteil und der wiederum auf Unteranspruch 6 rückbezogene Unteranspruch 7 sieht die Ausbildung einer Gewindebohrung gegenüberliegend zum Durchbruch in der Wandung des ersten Implantatteils vor (Sp. 7 der Anlage L 4).

Durchbruch, Langlöcher und Gewindebohrung wirken dergestalt zusammen, dass ein Operationsinstrument mit geeignetem Gewinde an dem einen offenen Ende durch den Durchbruch und die Langlöcher zur Gewindebohrung geführt und dort eingeschraubt werden kann. Genau dieses Zusammenwirken wird in der Klagegebrauchsmusterschrift anhand eines Ausführungsbeispiels beschrieben (vgl. Abs. [0020] und [0026] der Anlage L 4) und in den Figuren 1 bis 12 der Patentanmeldung dargestellt. Die Gewindebohrung sorgt dabei dafür, dass das eingeschraubte Operationsinstrument nicht mehr in radialer Richtung von dem Implantat abgezogen werden kann und somit seine Lage gegenüber dem ersten Implantatteil gesichert ist (Abs. [0026] der Anlage L 4). An keiner Stelle wird jedoch beschrieben, dass die Gewindebohrung auch ohne den Durchbruch in der Wandung des ersten Implantatteils ausgebildet werden kann. Vielmehr setzt die Gewindebohrung nach dem Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen notwendig einen Durchbruch auf der gegenüberliegenden Seite voraus. Denn der Durchbruch ist maßgeblicher Bestandteil der Konstruktion zur Längenänderung des Implantats. Eine andere Konstruktion, wie die Längenänderung bewirkt werden kann, offenbart die Patentanmeldung nicht.

Der Durchbruch ist in der Wandung des ersten Implantatteils ausgebildet und schneidet den dem Gewindering zugewandten Rand (Abs. [0007] der Anlage L 4), wie es auch in den Figuren 4 und 5 der Patentanmeldung dargestellt ist. Wie ebenfalls aus den Figuren 2 und 12 erkennbar ist, schließt der Gewindering (4) bündig mit der hülsenförmigen Wandung des ersten Implantatteils (2) ab. Erst die in der Beschreibung, in den Figuren und im Unteranspruch 5 der Patentanmeldung beschriebene Lage und Form des Durchbruchs ermöglicht es, das an der Welle des Operationsinstruments befindliche Ritzel mit der am Gewindering vorgesehenen Kegelradverzahnung in Eingriff zu bringen (vgl. Abs. [0026]). Die dem Durchbruch gegenüberliegende Gewindebohrung hat dabei die Funktion, die Lage des Implantatteils gegenüber dem Operationsinstrument zu sichern und zugleich ohne äußeren Druck die Kegelradverzahnung von Ritzel und Gewindering in Eingriff zu bringen (Abs. [0014] und [0026] der Anlage L 4). Es wird jedoch in der Patentanmeldung keine Konstruktion beschrieben, wie das auf der Welle des Operationsinstruments befindliche Ritzel mit der Kegelradverzahnung des Gewinderings in Eingriff gebracht und eine Längenänderung vorgenommen werden kann, wenn das Operationsinstrument nicht von innen durch den Durchbruch, sondern unmittelbar von außen in die Gewindebohrung eingeschraubt wird.

Dem kann die Klägerin nicht entgegenhalten, der Durchbruch sei lediglich optional aus Vereinfachungsgründen vorgesehen (vgl. Abs. [0007] der Anlage L 4), müsse aber nicht zwingend Gegenstand des in der Patentanmeldung offenbarten Implantats sein. Darauf kommt es vorliegend für die Frage einer unzulässigen Erweiterung nicht an. Entscheidend ist vielmehr, ob in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen eine Gewindebohrung ohne einen Durchbruch auf der gegenüberliegenden Seite der Wandung des ersten Implantatteils offenbart ist. Dies ist nach den vorhergehenden Ausführungen gerade nicht der Fall. Vielmehr wird die Gewindebohrung ausschließlich zusammen mit dem Durchbruch beschrieben.

Dass die Gewindebohrung darüber hinaus als Zugangsmöglichkeit in das Innere des hülsenförmigen Implantatteils dient (Abs. [0028] der Anlage L 4), führt zu keinem anderen Ergebnis. Durch den im Absatz [0028] verwendeten Begriff „Gewindebohrung“ wird klargestellt, dass es sich genau um die Gewindebohrung handelt, die zusammen mit dem Durchbruch der Aufnahme des Operationsinstruments dient. Entsprechend bietet die Gewindebohrung erst nach Entfernung des Operationsinstruments als zusätzliche Funktion eine Zugangsmöglichkeit zum Inneren des hülsenförmigen Implantatteils.

Etwas anderes kann die Klägerin auch nicht daraus herleiten, dass der Vorteil der in der ursprünglichen Patentanmeldung offenbarten Erfindung nach Absatz [0005] darin bestehe, das Implantat allein durch das Verdrehen eines rein radial angesetzten Operationsinstruments verstellen zu können, wobei das Stabgewinde des Operationsinstruments mit der von außen zugänglichen Gewindebohrung – vgl. Figur 2 der Anlage L 4 – gemäß der Beschreibung in Absatz [0014] der Patentanmeldung zusammenwirke. Denn Absatz [0005] verhält sich nicht zu einer wie auch immer gestalteten Gewindebohrung. Ebenso wenig wird beschrieben, wie eine Längenänderung des Implantats bewirkt werden soll, wenn das Operationsinstrument radial von außen in eine Gewindebohrung eingeschraubt wird. Gleiches gilt für den von der Klägerin angeführten Absatz [0014]. Darin wird lediglich ein aus Stab und Hohlwelle bestehendes Operationsinstrument beschrieben, wobei der Stab an dem einen Ende ein mit der Gewindebohrung korrespondierendes Stabgewinde aufweisen soll. Dass aber der Stab radial von außen in die Gewindebohrung eingeschraubt werden kann und wie dann eine Längenänderung des Implantats bewirkt werden soll, wird nicht erläutert. Insofern ist auch der Verweis auf die Figur 2 unbehelflich, zumal die Figuren 4 und 5 das erste Implantatteil des in der Figur 2 dargestellten Implantats isoliert mit einem der Gewindebohrung gegenüberliegenden Durchbruch zeigen und in der Figur 12 konkret dargestellt wird, dass das Operationsinstrument nicht von außen, sondern von innen in die Gewindebohrung eingeschraubt ist.

Es mag zwar technisch möglich sein, die Distraktion des Implantats auch mit einem von außen in die Gewindebohrung eingeschraubtem Operationsinstrument zu bewirken, ohne dass es eines Durchbruchs auf der gegenüberliegenden Seite bedarf. Eine solche Konstruktion wird in der ursprünglichen Patentanmeldung jedoch nicht offenbart. Da aber der geltend gemachte Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters eine isolierte Gewindebohrung ohne den gegenüberliegenden Durchbruch in der Wandung des ersten Implantatteils vorsieht, ist der Gegenstand des Klagegebrauchsmusters gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Patentanmeldung unzulässig erweitert.

III.
Ebenso wie der Schutzanspruch 1 geht auch der Gegenstand des Schutzanspruchs 15 über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung EP 1 219 xxx A1 (Anlage L 4) hinaus, § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG. Insofern gelten die vorstehenden Erwägungen gleichermaßen (siehe Abschnitt II.). Der mit dem Hauptantrag geltend gemachte Schutzanspruch 15 sieht in den Merkmalen 7 und 8 eine Gewindeverbindung zwischen dem Implantat und dem Operationsinstrument vor. Die Verbindung wird dadurch geschaffen, dass in der Wandung des ersten Implantatteils eine Gewindebohrung ausgebildet ist, in die der Stab eines Operationsinstruments mit einem Stabgewinde eingeschraubt wird (Merkmal 7a) und b)). Der Schutzanspruch 15 sieht jedoch ebenso wenig wie der Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters eine Gewindebohrung mit korrespondierendem Durchbruch auf der gegenüberliegenden Seite in der Wandung des ersten Implantatteils vor. Insofern beruht auch der Schutzanspruch 15 auf einer unzulässigen Erweiterung. Eine solche isolierte Gewindebohrung ohne gegenüberliegenden Durchbruch wird in der ursprünglichen Patentanmeldung nicht offenbart.

IV.
Die vorstehenden Ausführungen (Abschnitt II. und III.) gelten in gleicher Weise für die Schutzansprüche 1 und 15, wie sie mit den Hilfsanträgen geltend gemacht werden. Über diese ist zu entscheiden, nachdem die beiden Hauptanträge I. 1a) und b) in der Sache keinen Erfolg haben.

1.
Der mit dem ersten Hilfsantrag geltend gemachte Schutzanspruch 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach dem Hauptantrag dadurch, dass das Merkmal 8 anders gefasst ist und ein weiteres Merkmal hinzugekommen ist. Die Änderungen lassen sich – die Merkmalsgliederung des mit dem Hauptantrag geltend gemachten Schutzanspruchs 1 verändernd beziehungsweise fortführend – wie folgt gliedern:

1.-7. wie Merkmalsgliederung des Schutzanspruchs 1 nach dem Hauptantrag
8. in der Wandung des ersten Implantatteils ist eine Gewindebohrung als implantatseitiges Teil einer Gewindeverbindung mit einem Operationsinstrument vorgesehen ist,
9. das erste Implantatteil und das zweite Implantatteil sind als rohrförmige Hülsen gestaltet und es bestehen Zugangsmöglichkeiten in das Innere des ersten Implantatteils und des zweiten Implantatteils.

Auch der mit dem ersten Hilfsantrag geltend gemachte Schutzanspruch 15 unterscheidet sich lediglich durch ein weiteres Merkmal vom Schutzanspruch 15 nach dem Hauptantrag, das – die ursprüngliche Merkmalsgliederung fortführend – als Merkmal 9 anzufügen ist:

1.-8. wie Merkmalsgliederung des Schutzanspruchs 15 nach dem Hauptantrag
9. die Welle ist als Hohlwelle gestaltet, in der der Stab gegenüber der Hohlwelle verdrehbar gelagert ist.

Die Schutzansprüche 1 und 15 nach dem Hilfsantrag sehen in der Wandung des ersten Implantatteils eine isolierte Gewindebohrung und keinen Durchbruch vor. Damit geht der Gegenstand der beiden Schutzansprüche über den Inhalt der ursprünglichen Patentanmeldung EP 1 219 xxx A1 hinaus. Die Patentanmeldung offenbart eine Gewindebohrung nur im Zusammenhang mit einem auf der gegenüberliegenden Seite der Wandung angeordneten Durchbruch. Zur näheren Begründung wird auf die Ausführungen in den vorherigen Abschnitten II. und III. verwiesen.

2.
Gleiches gilt für die mit dem zweiten Hilfsantrag geltend gemachten Schutzansprüche 1 und 15, deren Gegenstand ebenfalls über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinausgeht, § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG. Die beiden Schutzansprüche unterscheiden sich von den Ansprüchen nach dem ersten Hilfsantrag lediglich dadurch, dass am Gewindering beziehungsweise an dem an der Welle befindlichen Ritzel eine Kegelradverzahnung vorgesehen ist. Ein der Gewindebohrung gegenüberliegender Durchbruch im ersten Implantatteil ist hingegen nicht Gegenstand der Ansprüche.

B
Die Klägerin hat gegen die Beklagten keinen Anspruch auf Zahlung außergerichtlich entstandener Rechtsanwaltskosten in Höhe von 9.764,80 EUR. Ein solcher Anspruch ergibt sich weder aus § 24 Abs. 2 GebMG, noch aus §§ 683 S. 1, 677, 679 BGB. Schadenersatzansprüche aus § 24 Abs. 2 GebMG bestehen nicht, weil die Klägerin Rechte aus dem Klagegebrauchsmuster aufgrund der unzulässigen Erweiterung nicht herleiten kann. Zur Begründung wird auf die Ausführungen in den Abschnitten II. bis IV. verwiesen. Ansprüche aus § 683 S. 1, 677, 679 BGB nach den Grundsätzen einer Geschäftsführung ohne Auftrag sind zu verneinen. Die Abmahnung erfolgte weder im tatsächlichen noch im mutmaßlichen Interesse der Beklagten, weil eine Schutzrechtsverletzung nicht gegeben war.

Mit dieser Begründung sind auch Zinsansprüche aus §§ 288 Abs. 1, 291 BGB zu verneinen.

C
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 und 2 ZPO. Dem Vollstreckungsschutzantrag der Klägerin war nicht stattzugeben, da sie die Voraussetzungen des § 712 Abs. 1 ZPO weder dargelegt, noch gemäß § 714 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht hat.

Streitwert: 1.000.000,00 EUR