4b O 220/08 – Rad für Flurförderzeuge

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1169

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 21. Juli 2009, Az. 4b O 220/08

I. Der Beklagte wird – unter Abweisung der Klage im Übrigen – verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihren Geschäftsführern zu vollziehen ist, zu unterlassen,
Räder für Flurförderzeuge mit einem auf einer Radachse zu montierenden Kern aus einem Metall mit einem Mittelbereich und Randbereichen an beiden Seiten des Mittelbereiches, in denen der Außendurchmesser des Kerns ausgehend vom Außendurchmesser im Mittelbereich zu den Stirnseiten hin allmählich abnimmt und die Randbereiche frei von axial gerichteten Nuten sind, einem auf dem Mittelbereich und den Randbereichen sitzenden, elastischen Laufbelag und einem Haftmittel zwischen dem Kern und dem Laufbelag, wobei bei den Rädern die Randbereiche angrenzend an dem Mittelbereich einen ersten Randabschnitt mit zu den Stirnseiten hin allmählich abnehmendem Durchmesser und daran angrenzend einen zylindrischen, zweiten Randabschnitt aufweisen,
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
2. der Klägerin Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 28.08.2005 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und –zeiten (oder bei Fremdbezug: der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer),
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
3. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter I. 1. bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;
4. die vorstehend zu I. 1. bezeichneten, nach dem 01.09.2008 vertriebenen, im Besitz gewerblicher Abnehmer befindlichen Erzeugnisse zurückzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, die sich im Besitz dieser Erzeugnisse befinden, darüber schriftlich informiert werden, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters DE 20 2004 002 XXX erkannt hat, ihnen ein Angebot zur Rücknahme dieser Erzeugnisse durch die Beklagten unterbreitet wird und den gewerblichen Abnehmern für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Erstattung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises bzw. eines sonstigen Äquivalents für die zurückgerufenen Erzeugnisse sowie die Übernahme der Verpackungs- und Transport- bzw. Versendungskosten für die Rückgabe zugesagt wird, sowie die Erzeugnisse aus den Vertriebswegen endgültig zu entfernen, indem die Beklagte die Erzeugnisse entweder wieder an sich nimmt oder deren Vernichtung beim jeweiligen Besitzer veranlasst.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. bezeichneten, seit dem 28.08.2005 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 5.992,00 Euro zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 06.10.2008 zu zahlen.
IV. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.
V. Dieses Urteil ist wegen des Ausspruches zu I. 1. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 300.000,00 Euro, wegen des Ausspruches zu I. 2. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 25.000,00 Euro, wegen der Aussprüche zu I. 3. und 4. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 50.000,00 Euro und wegen des Ausspruches zu III. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheiten können jeweils auch durch schriftliche unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaften einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.
VI. Der Streitwert wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Gebrauchsmusters 20 2004 002 XXX (Klagegebrauchsmuster, Anlage K 1) auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Schadensersatz, Rückruf und Erstattung von Rechts- und Patentanwaltskosten in Anspruch. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagegebrauchsmusters, das am 21.02.2004 angemeldet und dessen Erteilung am 28.07.2005 veröffentlicht wurde. Das Klagegebrauchsmuster steht in Kraft. Das Klagegebrauchsmuster bezieht sich auf ein Rad für Flurförderzeuge, Transportgeräte, Lagervorrichtungen bzw. für alle industriellen Einsätze. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 26.09.2008 (Anlage B 1) einen Antrag auf Löschung des Klagegebrauchsmusters beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, über den noch nicht entschieden ist.

Im Löschungsverfahren verteidigt die Klägerin das Klagegebrauchsmuster in erster Linie im vollen Umfang. Mit Schriftsatz vom 03.06.2009 hat sie hilfsweise eine Aufrechterhaltung des Klagegebrauchsmusters in eingeschränkter Fassung beantragt. In dieser eingeschränkten Fassung macht die Klägerin das Klagegebrauchsmuster im vorliegenden Verfahren geltend.

Die Klagegebrauchsmusteransprüche 1 und 4, die die Klägerin mit der vorliegenden Klage in Kombination geltend macht, lauten – in der ursprünglich uneingeschränkten Fassung – wie folgt:
Anspruch 1
Rad für Flurförderzeuge, Transportgeräte, Lagervorrichtungen sowie auf Räder für alle industriellen Einsätze oder ähnliches mit
– einem auf einer Radachse zu montierenden Kern (1) mit einem Mittelbereich (8) und Randbereichen (9, 10) an beiden Seiten des Mittelbereiches (8), in denen der Außendurchmesser des Kerns (1) ausgehend vom Außendurchmesser im Mittelbereich (8) zu den Stirnseiten hin allmählich abnimmt,
– einem auf dem Mittelbereich (8) und den Randbereichen (9, 10) sitzenden, elastischen Laufbelag (6) und
– einem Haftmittel (5) zwischen dem Kern (1) und dem Laufbelag (6).

Anspruch 4
Rad nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die Randbereiche (9, 10) angrenzend an dem Mittelbereich (8) einen ersten Randabschnitt (11, 12) mit zu den Stirnseiten hin allmählich abnehmendem Durchmesser und daran angrenzend einen zylindrischen, zweiten Randabschnitt (13, 14) aufweisen.

In der durch zusätzliche, in der Beschreibung offenbarte Merkmale eingeschränkten Fassung, in der die Klägerin das Klagegebrauchsmuster mit Schriftsatz vom 03.06.2009 an das Deutsche Patent- und Markenamt hilfsweise verteidigt, lautet der Anspruch 1 wie folgt (wobei die vorgenommenen Einschränkungen durch Kursivdruck hervorgehoben sind):
Anspruch 1
Rad für Flurförderzeuge (…) mit
– einem auf einer Radachse zu montierenden Kern (1) aus einem Metall mit einem Mittelbereich (8) und Randbereichen (9, 10) an beiden Seiten des Mittelbereiches (8), in denen der Außendurchmesser des Kerns (1) ausgehend vom Außendurchmesser im Mittelbereich (8) zu den Stirnseiten hin allmählich abnimmt und die frei von axial gerichteten Nuten sind,
– einem auf dem Mittelbereich (8) und den Randbereichen (9, 10) sitzenden, elastischen Laufbelag (6) und
– einem Haftmittel (5) zwischen dem Kern (1) und dem Laufbelag (6).

Der in Kombination mit Anspruch 1 geltend gemachte Klagegebrauchsmusteranspruch 4 wurde nicht weiter eingeschränkt. Wegen des Wortlauts der lediglich insbesondere geltend gemachten Unteransprüche 2, 3, 5 und 8 des Klagegebrauchsmusters wird auf die Klagegebrauchsmusterschrift (Anlage K 1) verwiesen.

Nachfolgend abgebildet ist eine zeichnerische Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, die aus der Klagegebrauchsmusterschrift stammt. Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Rad in einem grobschematischen Axialschnitt.

Die Beklagte stellt her und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Räder für Flurförderzeuge, die in dem Prospekt gemäß Anlage K 4 dargestellt sind (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform). Die nachfolgend wiedergegebene Seite 6 des Prospekts zeigt ein solches Rad, das auf eine Radachse montiert ist.

Auf Seite 10 und 11 sieht man den Metallradkörper, auf den das Haftmittel und schließlich die Bezugsschicht Polyurethan aufgebracht wird.

Wegen der angegriffenen Ausführungsform mahnte die Klägerin die Beklagte vorgerichtlich mit Schreiben vom 02.09.2008 (Anlage K 8) ab.

Mit der Klage verlangt die Klägerin neben Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Schadensersatz und Rückruf auch Erstattung von Rechts- und Patentanwaltsgebühren. Auf der Grundlage eines Streitwerts von 500.000,00 € geht sie jeweils von einer 1,75 Geschäftsgebühr des Rechts- sowie des Patentanwalts für die Mitwirkung an der außergerichtlichen Abmahnung aus (insgesamt 3,5 Gebühren). Hiervon verlangt sie den ihrer Ansicht nach nicht anrechenbaren Teil, nämlich 2,0 Gebühren in Höhe von 5.992,00 €.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte verletze das Klagegebrauchsmuster wortsinngemäß. Sie meint, die von der Beklagten vorgebrachten Entgegenhaltungen könnten die Rechtsbeständigkeit des Klagegebrauchsmusters nicht in Frage stellen. Soweit sich die Beklagte auf ein privates Vorbenutzungsrecht beruft, meint die Klägerin, das in den Anlagen B 17, B 18 und B 19 gezeigte Rad, das die Beklagte als VBN 4 geltend mache, weise nicht alle Merkmale des Klagegebrauchsmuster auf und könne daher nicht im Hinblick auf die eine Fortentwicklung darstellende Verletzungsform eingewendet werden. Hinsichtlich der in der Anlage B 28 gezeigten Ausführungsform und hinsichtlich der in der Anlage B 16 unter Ziffer 2.2 gezeigten Ausführungsform, die die Beklagte als VBN 5 und VBN 6 geltend mache, fehle es an einer Inbenutzungnahme bzw. den erforderlichen Veranstaltungen hierzu.

Die Klägerin beantragt,
wie erkannt, wobei der zuerkannte Rückrufanspruch gemäß Ziffer I. 4. von der Klägerin lediglich hilfsweise geltend gemacht war. In erster Linie hatte die Klägerin insoweit beantragt,
die unter I. 1. des Klageantrages bezeichneten Gegenstände, welche nach dem 28.08.2005 in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben wurden, aus den Vertriebswegen zurückzurufen sowie aus diesen endgültig zu entfernen, indem diejenigen Dritten, die bereits im Besitz dieser Erzeugnisse sind oder einen Anspruch auf Besitzeinräumung haben, schriftlich darüber informiert werden, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil erkannt hat, dass diese Gegenstände die Ausschließlichkeitsrechte der Klägerin an dem Gebrauchsmuster 20 2004 002 XXX U1 verletzen, sowie
a) Dritte, die bereits im Besitz, aber noch nicht Eigentümer der betreffenden Gegenstände sind, unter Hinweis auf ihre nebenvertraglichen Verpflichtungen und die anderenfalls durch sie selbst begangene Gebrauchsmusterverletzung aufzufordern, die Erzeugnisse unverzüglich an die Beklagte zurückzugeben, beziehungsweise
b) Dritten, die darüber hinaus bereits Eigentümer der betreffenden Erzeugnisse sind, unter Hinweis auf die anderenfalls durch sie selbst begangene Gebrauchsmusterverletzung anzubieten, die betreffenden Erzeugnisse unverzüglich zurückzunehmen,
wobei jeweils für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten dieser Rückgabe zugesagt wird.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise:
– ihr einen die gewerblichen und nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger umfassenden Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen,
– den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung in dem gegen das Klagegebrauchsmuster beim DPMA anhängigen Löschungsverfahren auszusetzen,
– ihr zu gestatten, eine Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch durch eine selbstschuldnerische, unbedingte und unbefristete Bürgschaft einer deutschen Bank oder Sparkasse erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.

Die Klägerin ist dem Aussetzungsantrag entgegen getreten.

Die Beklagte meint, das Klagegebrauchsmuster sei – auch in der eingeschränkten Fassung – nicht rechtsbeständig. Gegen die Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters in der eingeschränkten Fassung hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung eingewandt, die Entgegenhaltung DE 22 62 XXX (Anlage B 6) sei neuheitsschädlich. Selbst wenn man der Ansicht sei, die B 6 offenbare das Haftmittel (Merkmal 6) nicht, so sei dieses Merkmal für den Fachmann aufgrund der DE 202 06 XXX (Anlage K 2) ohne weiteres naheliegend und damit nicht erfinderisch. Auch ausgehend von der DE 1 921 XXX (Anlage B 5, im Folgenden: D 1) fehle der erfinderische Schritt. Denn diese Entgegenhaltung offenbare sämtliche Merkmale des eingeschränkten Klagegebrauchsmusters, mit Ausnahme der Verwendung des Werkstoffs Metall für den Kern des Rades. Letzeres liege für den Fachmann aber nahe, wenn er die K 2 heranziehe.
Darüber hinaus beruft sich die Beklagte auf ein privates Vorbenutzungsrecht. Dieses stützt sie auf die VBN 4, VBN 5 und VBN 6. Bei der VBN 4 handele es sich um ein Aluminium-Gussrad. Im Jahr 2003 habe ihr Mitarbeiter Herr A aufgrund von Berechnungen zur Belastbarkeit von Aluminium-Gussrädern dieses optimierte Rad gemäß den Konstruktionszeichnungen B 17, B 18 und B 19 entworfen. Die Herstellung dieses Rades sei am 05.01.2004 beim Lieferanten der Beklagten, der Firma B in Auftrag gegeben, am 09.02.2004 von dieser an die Beklagte ausgeliefert und am 19.02.2004 der C AG angeboten worden. Weiter sei von ihrem Mitarbeiter Herrn A bereits im Jahr 2003 ein Rad mit der aus Anlage B 28 hervorgehenden Konstruktion (VBN 5) entworfen und berechnet worden, wobei dieses Rad letztlich nicht in das Programm aufgenommen worden sei. Schließlich nehme auch die in dem Testbericht des Herrn A (Anlage B 16, unter 2.2, VBN 6) gezeigte Rolle, die der Lehre der Entgegenhaltung K 2 entspreche, die Lehre des Klagegebrauchsmusters vorweg. Die Beklagte habe diese Rolle „gebraucht“ im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes und damit ihren Erfindungsbesitz betätigt, indem die Rolle im Rahmen der Untersuchung der Haltbarkeit von Rollen Testläufen unterzogen worden sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist zulässig und – mit Ausnahme des Anspruchs auf Rückruf, der nur im Hilfsantrag begründet ist – begründet. Die Klägerin kann von der Beklagten Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunft, Vernichtung, Rückruf und Schadensersatz sowie Erstattung der Abmahnkosten aus den §§ 24 Absatz 1, 2, 24a Abs. 1, 2, 24b Absatz 1, 2 GebrMG; 242, 259 BGB verlangen. Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Klagegebrauchsmusters in der eingeschränkten Fassung wortsinngemäß Gebrauch, ohne dass die Beklagte dazu berechtigt ist (§ 11 Absatz 1 GebrMG).

I.
Das Klagegebrauchsmuster schützt in den eingeschränkten Ansprüchen 1 und 4 ein Rad für Flurförderzeuge. In der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters wird ausgeführt, dass derartige Räder einen Kern aufweisen, auf dem ein Polyurethanbelag mittels einer Haftmittelschicht befestigt ist. Der Polyurethanbelag dient als elastischer Laufbelag. Illustriert wird der Aufbau eines solchen Rades durch die Figur 2 der Klagegebrauchsmusterschrift, die einen Querschnitt durch ein Rad zeigt und nachfolgend – verkleinert – wiedergegeben ist.

Dabei ist auf dem Kern 1 das Haftmittel 5 aufgebracht, das den Kern 1 mit dem Laufbelag 6 verbindet.

Durch das Abrollen des Laufbelages auf dem Boden kommt es zu Verformungen des Laufbelages. Als ein Problem dieser Art von Rädern beschreibt es das Klagegebrauchsmuster, dass die Haftmittelschicht durch diese Verformungen zerreißen und der Laufbelag sich dadurch vom Kern lösen kann. Wenn dies geschieht, kommt es zu einem baldigen Ausfall des Rades.

Als ein im Stand der Technik bekanntes Problem beschreibt das Klagegebrauchsmuster demnach die Schwierigkeit, dass die Bindung zwischen dem starren Material des Radkerns und dem elastischen Material des Belags zerstört wird, und zwar einerseits durch Scherbeanspruchungen und andererseits durch das Unterwandern des Haftvermittlers mit Feuchtigkeit. Mit diesem Problem befasst sich die in der Klagegebrauchsmusterschrift näher beschriebene DE 202 06 XXX (Anlage K 2). Diese Schrift offenbart einen Kern, der an seinen beiden in Richtung des elastischen Materials liegenden Stirnflächen eine Ringnut aufweist. Dabei ist die Außenwand der Nut, die dem Übergang zum elastischen Material zugewandt ist, axial zurückgesetzt gegenüber der Nutwand, die dem Rollenkern zugewandt ist. Hierdurch entsteht – so das Klagegebrauchsmuster – im Axialschnitt gesehen an den Stirnflächen des Kerns ein ungleichförmiges Mäanderprofil. Der Laufbelag übergreift dieses Mäanderprofil und ist so in der Ringnut verankert, so dass sich eine stirnseitige Verkrallung des Laufbelages ergibt. Das Klagegebrauchsmuster kritisiert an dieser Entgegenhaltung, dass die Herstellung der stirnseitigen Nut aufwändig ist. Zudem ist der Aufstandsbereich des Laufbelages begrenzt, da der Laufbelag gegenüber den Seitenflächen der fertigen Rolle axial zurückgesetzt ist.

Vor diesem technischen Hintergrund stellt sich das Klagegebrauchsmuster die Aufgabe, ein herstellungstechnisch günstigeres Rad mit verringerter Neigung zur Ablösung des elastischen Laufbelages vom Kern zur Verfügung zu stellen.

Zur Lösung dieses Problems schlägt das Klagegebrauchsmuster in seinen eingeschränkten Ansprüchen 1 und 4 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor (vgl. Anlage K 3a):
1. Rad für Flurförderzeuge mit
2. einem auf einer Radachse zu montierenden Kern (1) aus einem Metall
3. mit einem Mittelbereich (8)
4. und Randbereichen (9, 10) an beiden Seiten des Mittelbereiches (8);
4.1 in den Randbereichen nimmt der Außendurchmesser des Kerns (1) ausgehend vom Außendurchmesser im Mittelbereich (8) zu den Stirnseiten hin allmählich ab;
4.2 die Randbereiche sind frei von axial gerichteten Nuten,
5. einem auf dem Mittelbereich (8) und den Randbereichen (9, 10) sitzenden, elastischen Laufbelag (6)
6. einem Haftmittel (5) zwischen dem Kern (1) und dem Laufbelag (6), wobei
7. bei dem Rad die Randbereiche (9, 10) angrenzend an dem Mittelbereich (8) einen ersten Randabschnitt (11, 12) mit zu den Stirnseiten hin allmählich abnehmendem Durchmesser und daran angrenzend einen zylindrischen, zweiten Randabschnitt (13, 14) aufweisen.

Der Vorteil der Erfindung liegt nach dem Klagegebrauchsmuster darin, dass durch den zu den Stirnseiten allmählich abnehmenden Außendurchmesser des Kerns die Verformungen beim Abrollen und damit die Schubspannung in den Randbereichen beträchtlich reduziert werden. Zugleich ist die Ausführung herstellungstechnisch günstiger als wenn stirnseitige Ringnuten vorgesehen werden.

II.
Die dem Klagegebrauchsmuster zu Grunde liegende Erfindung ist schutzfähig. Sie ist neu und beruht auf einem erfinderischen Schritt gemäß § 1 Abs. 1 GebrMG.

Dabei ist zunächst festzustellen, dass bei der Bewertung der Sach- und Rechtslage entgegen der Ansicht der Beklagten auch der Vortrag der Klägerin aus der Replik und aus dem Schriftsatz vom 02.04.2009 zu berücksichtigen ist. Zwar hat die Klägerin diese Schriftsätze entgegen der im frühen ersten Termin vom 13.11.2008 erteilten Auflage nicht von Anwalt zu Anwalt gemäß § 195 ZPO zugestellt, so dass beide Schriftsätze erst nach Ablauf der bis zum 27.03.2009 laufenden Replikfrist bei der Beklagten eingegangen sind. Die Voraussetzungen des § 296 Abs. 1 ZPO, wonach Vorbringen, das erst nach Ablauf einer richterlich gesetzten Frist eingeht, zurückgewiesen werden kann, liegen aber nicht vor. Denn im vorliegenden Fall verzögert die Zulassung des Vorbringens die Erledigung des Rechtsstreits nicht: der Rechtsstreit ist vielmehr nach der mündlichen Verhandlung zur Entscheidung reif.

Nachdem die Klägerin den geltend gemachten Anspruch durch Einfügung weiterer Merkmale eingeschränkt hat, hat die Beklagte ihren Einwand der Schutzunfähigkeit mit Schriftsatz vom 08.06.2009 und in ihrem Vorbringen in der mündlichen Verhandlung noch mit der Begründung aufrecht erhalten, dass die B 6 neuheitsschädlich sei. Jedenfalls fehle ein erfinderischer Schritt, da die klagegebrauchsmustergemäße Lehre bei einer Kombination der B 6 mit der K 2 sowie der D 1 mit der K 2 ohne weiteres naheliege.

1.
Entgegen der Ansicht der Beklagten nimmt die B 6 die Lehre des Klagegebrauchsmusters nicht neuheitsschädlich vorweg.

a)
Die B 6 bezieht sich auf ein Scheibenrad aus Metall mit Vollreifen, insbesondere für Lastfahrzeuge. Sie macht sich zur Aufgabe, Scheibenräder mit einem geringen Reifenverschleiß und einer hohen Bruchsicherheit vorzusehen. Zu diesem Zweck sieht die B 6 vor, dass die Felge mindestens einen über ihren ganzen Umfang laufenden radialen Flächensprung (Rille oder Nase) hat, in den in bestimmten Abständen mehrere seitliche Löcher hineinreichen. Die Figuren 4, 8 und 11 zeigen mögliche Ausgestaltungen dieser Lösung, wobei bei der Figur 8 die Positionierung des Reifens lediglich gestrichelt dargestellt ist.

Figur 5 zeigt eine Teil-Seitenansicht eines gemäß Figur 4 gebauten Scheibenrades, zum Teil ohne Reifen.

Hiernach weist die Felge 12 eine Basis 24 auf, an die sich ein Flächensprung in Form einer Nase 26 anschließt, deren axiale Ränder seitlich hinter den axialen Rändern der Basis zurückbleiben. In bestimmten Abständen ragen seitlich Löcher 32, 36, 38 in die Nase hinein, wobei diese Löcher entweder quer durch die ganze Felge reichen können (Figuren 4, 11) oder nur bis zu benachbarten Umfangsrillen 34, die die Nase zusätzlich aufweisen kann (Figur 8). Die B 6 beschreibt sämtliche Ausführungsbeispiele dahingehend, dass die radiale Nase 26 einen im wesentlichen rechteckigen Querschnitt mit abgerundeten radialen äußeren Ecken und je einer Rille 28 in jeder radialen Seite habe (B 6, S. 5, 1. Absatz). Die Rille 28 ist in der nachfolgend abgebildeten Figur 3 gezeigt.

b)
Die Beklagte meint, die B 6 offenbare sämtliche Merkmale des Klagegebrauchsmusters. Die Klägerin stellt die Offenbarung der Merkmale 4.2 und 6 in Abrede. Zum Merkmal 4.2 (Freiheit von axial gerichteten Nuten) trägt die Beklagte vor, die Freiheit von axial gerichteten Nuten (Merkmal 4.2) sei deshalb offenbart, weil zwar in den Figuren stets axial gerichtete Rillen 28 gezeigt seien, soweit diese den relevanten Bereich abbildeten (Figuren 3, 5, 6), der Patentanspruch 1 diese Rillen jedoch nicht voraussetze. Durch den Patentanspruch 1 sei daher auch eine Variante ohne axial gerichtete Rillen 28 offenbart. Dass die B 6 die Verwendung eines Haftmittels zwischen Kern und Laufbelag gemäß Merkmal 6 vorsehe, ergebe sich daraus, dass die B 6 von im Stand der Technik bekannten Scheibenrädern berichte, bei denen der Vollreifen durch ein Bindemittel fest mit der Radfelge verbunden sei und im Übrigen aus dem durch das in B 30 und B 31 dokumentierte allgemeine Fachwissen des Fachmanns.

Ob durch die B 6 das Merkmal 4.2 offenbart ist, kann dahinstehen. Jedenfalls fehlt es an einer Offenbarung des Merkmals 6. Nach diesem Merkmal muss zwischen dem Kern und dem Laufbelag ein Haftmittel vorhanden sein. Die B 6 erwähnt ein Bindemittel lediglich auf Seite 2, 1. Absatz, und zwar im Zusammenhang mit der Beschreibung der im Stand der Technik bekannten Reifen. Denn als im Stand der Technik bekannt setzt die B 6 Scheibenräder voraus, bei denen der Vollreifen mit einem Bindemittel an der Radfelge befestigt und seitlich von Flanschen gehalten wird. An diesem Stand der Technik kritisiert die B 6, dass das Bindemittel im Betrieb rascher verschleiße als das Rad selbst und die den Reifen seitlich begrenzenden Felgenflanschen hohen axialen Rad- und Reifenbelastungen nicht stand halten würden. Auch einen weiteren Stand der Technik, bei dem der Reifen auf die Felge aufgeformt wird und aus der Felge vorstehende Nasen in den Reifen eingreifen, kritisiert die B 6, da die Felgennasen abscheuern würden.
Vor dem Hintergrund dieser im Stand der Technik bekannten Lösungen, die die B 6 als unbefriedigend beschreibt, befasst sich die B 6 mit dem Problem, wie ein Reifen möglichst fest auf einer Felge befestigt werden kann und die Konstruktion zugleich einen geringen Reifenverschleiß und eine hohe Bruchsicherheit aufweist. Die B 6 beschreibt die Lösung dieses Problems dahingehend, dass die Felge einen Flächensprung aufweisen soll, in den in bestimmten Abständen seitliche, in den Flächensprung hineinreichende Löcher reichen. Der auf die Felge aufgeformte Vollreifen soll den Flächensprung und die seitlichen Löcher voll überdecken und durchdringen. Die B 6 beschreibt also eine formschlüssige Verbindung von Felge und Reifen. Den Vorteil dieser Erfindung beschreibt die B 6 dahingehend, dass „dadurch eine innige Verbindung von Felge und Reifen“ entstehe (B 6, Seite 2, letzter Absatz, Zeilen 7 -. 8). Bei der Beschreibung der Ausführungsform gemäß den Figuren 3 bis 5 beschreibt die B 6 die Verbindung zwischen Felge und Reifen dahingehend, dass „sich der Reifenwerkstoff deshalb durch die Löcher 32 und Rillen 28, 30 schließen könne, so dass der Radreifen 10 auf der Felge 12 sicher verankert werde“ (B 6, Seite 5, 3. Absatz, letzter Satz). Die B 6 offenbart demnach eine Verbindungslösung, die auf einer formschlüssigen Verankerung von Felge und Reifen beruht. Dass darüber hinaus auch ein Bindemittel verwendet werden soll, offenbart die B 6 nicht. Im Gegenteil: Die feste Verbindung zwischen Radfelge und Vollreifen durch ein Bindemittel und Flanschen wird als ungenügend kritisiert, da das Bindemittel rascher verschleiße als das Rad selbst (B 6, Seite 2, 1. Absatz). Ausgehend davon, dass an der einzigen Textstelle in der B 6, in der ein Bindemittel erwähnt wird, dieses als besonders verschleißanfällig kritisiert wird, liegt die Annahme fern, die B 6 setze für die eigene erfindungsgemäße Lehre ein solches stillschweigend voraus.

Der Auffassung der Beklagten, für den Fachmann sei es bei der Lektüre der B 6 selbstverständlich, dass zur Verbindung zwischen Felge und Reifen – ungeachtet des darüber hinaus erzielten Formschlusses – ein Bindemittel zu verwenden sei, vermag die Kammer nicht zu folgen. Die Beklagten begründen ihre Auffassung damit, dass die B 6 davon ausgehe, dass der elastische Werkstoff auf das Metall aufgegossen werde (vgl. B 6, Seite 1, 1. Absatz) und dass bei einer solchen Technik stets ein Haftvermittler verwendet werde. Die von der Beklagten zum Beleg angeführten Anlagen B 30 und B 31 stützen diese Behauptung jedoch nicht. In der B 30 – einem Aufsatz aus dem Jahre 1987 – wird beschrieben, wie vorgegangen werden kann, wenn man Metalle mit Polymeren beschichten will, um einen Korrosionsschutz, eine Elektro- und Wärmeisolation oder dekorative Effekte zu erzielen. Daraus ergibt sich, dass die B 30 – wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen ausgeführt hat – die Beschichtung von Metallflächen zum Zwecke des Korrosionsschutzes, der Isolation oder der Dekoration betrifft. Es ist daher nicht ersichtlich, dass die B 30 zu der Frage der Verbindung von mit Hohlräumen, Bohrungen und Nuten versehenen Metallstücken mit einem Laufbelag, der der Federung und dem Schutz des Metallstücks vor mechanischen Belastungen dienen soll, eine Aussage trifft. Im Übrigen lässt sich der B 30 nicht entnehmen, dass eine Verbindung von Metall und Polyurethan stets durch Haftvermittler erzielt wird. In der in der Anlage B 30 rot markierten Textstelle der Einleitung heißt es:
„Im Verlauf der Entwicklung solcher Verbundsysteme hatte sich herausgestellt, dass manche Polymere auf dem Metallsubstrat nicht gut haften. (…) Um trotzdem zu einem technisch brauchbaren Verbund zu gelangen, setzte man Haftvermittler, auch „Primer“ genannt, ein.“
Daraus ergibt sich allenfalls, dass die Verwendung von Haftvermittlern eine Möglichkeit darstellt, um eine Verbindung zwischen Metall und Polyurethan herzustellen. Eine andere Möglichkeit besteht – wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen ausgeführt hat – eben darin, dass eine Verkrallung zwischen beiden Materialien erzielt wird.

Auch aus der B 31 ergibt sich nicht, dass zur Verbindung von Metall und Polyurethan zwingend ein Haftvermittler erforderlich ist. Denn auch dieser aus dem Jahre 1993 stammenden Fachliteratur lässt sich lediglich entnehmen, dass zur Verbesserung der Haftung von Polyurethan auf Metallen Haftvermittler verwendet werden können. Damit wird aber eine andere Art der Verbindung nicht ausgeschlossen.

Dem zu der Frage der Notwendigkeit eines Haftvermittlers von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung angebotenen Beweis durch Einholung eines Sachverständigengutachtens war nicht nachzugehen. Denn die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung zum einen konkret dargetan, dass es bei einem derart unebenen Metallstück wie es die B 6 vorsieht, technisch geradezu unmöglich sei, einen Haftvermittler aufzutragen, weil sich das Haftmittel in den Bohrungen, Nuten und Hohlräumen ungleichmäßig sammeln würde, so dass dessen Verwendung bei der B 6 für den Fachmann keineswegs selbstverständlich sei. Zum anderen hat die Klägerin vorgetragen, dass dem Fachmann bekannt sei, dass eine Verbindung zwischen Metall und Polyurethan ohne weiteres auch durch eine Verkrallung, das heißt durch einen Formschluss, hergestellt werden kann. Hieraus und aus einer Gesamtschau der B 30, B 31 und B 6 ergibt sich für die Kammer, dass die Verwendung eines Haftvermittlers eben nicht die einzige und damit selbstverständliche Lösung darstellt, um eine Verbindung zwischen einer Felge und einem Reifen herzustellen.

2.
Der Lehre des Klagegebrauchsmusters fehlt es ausgehend von der B 6 auch nicht an einem erfinderischen Schritt gemäß § 1 Abs. 1 GebrMG.

Ob ein erfinderischer Schritt vorliegt, ist nach der Entscheidung „Demonstrationsschrank“ des BGH vom 20.06.2006 (GRUR 2006, 842) kein quantitatives, sondern ein qualitatives Kriterium. Die Beurteilung des „erfinderischen Schritts“ im Gebrauchsmusterrecht ist wie die der „erfinderischen Tätigkeit“ im Patentrecht das Ergebnis einer Wertung. Dabei gelten nach dieser Entscheidung des BGH für die Beurteilung des „erfinderischen Schritts“ (§ 1 Abs. 1 Satz 1 GebrMG) die gleichen Maßstäbe wie für das Beruhen auf einer „erfinderischen Tätigkeit“ im Sinne von § 1 Abs. 1 PatG. Demnach liegt ein „erfinderischer Schritt“ vor, wenn sich die Erfindung, die Gegenstand des Gebrauchsmusters ist, für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Die Beklagte meint, die Anregung, ein Haftmittel zu verwenden, könne der Fachmann der K 2 entnehmen.

Bei der in der K 2 offenbarten Rolle für Transportgeräte, Handhubwagen und Flurförderzeuge ist die Bandage in dem mit einer Ringnut versehenen Kern verkrallt. Dies ist in Figur 1 der K 2 zu erkennen.

Ob über diese Verkrallung hinaus auch ein zwischen dem Kern und dem Laufbelag angebrachtes Haftmittel offenbart ist, etwa weil der Kern eine „Haftfläche 26“ aufweisen soll und von einer „Bindezone 33“ die Rede ist (K 2, Seite 4, 3. und 4. Absatz), kann dahinstehen. Denn jedenfalls ist nicht dargetan, woraus sich ausgehend von der B 6 für den Fachmann die Anregung für eine Weiterentwicklung dahingehend ergeben soll, zusätzlich zu der Verkrallung noch einen Haftvermittler zwischen Felge und Reifen vorzusehen. Der Fachmann wird von der Verwendung eines Bindemittels durch die B 6 vielmehr sogar abgehalten. Denn die B 6 bezeichnet das im Stand der Technik verwendete Bindemittel als verschleißanfällig und schlussfolgert, diese Art der Verbindung der Vollreifen mit der Radfelge habe sich als ungenügend erwiesen. Anhaltspunkte dafür, weshalb der Fachmann diese Kritik außer acht lassen und sich dennoch mittels Kombination mit der K 2 zum Einsatz eines Haftmittels entscheiden sollte, fehlen.

3.
Auch in Abgrenzung zu der D 1 ist die Lehre des Klagegebrauchsmusters neu und weist einen erfinderischen Schritt auf. Eine Neuheitsschädlichkeit der D 1 hat die Beklagte – zu Recht – nicht mehr eingewandt, denn die D 1 offenbart jedenfalls nicht das das Klagegebrauchsmuster einschränkende Merkmal 2, wonach der Kern des Rades aus Metall bestehen muss.

Aber auch der Einwand der Beklagten, eine Kombination der D 1 mit der K 2 lege die Lehre des Klagegebrauchsmusters nahe, greift nicht durch.

a)
Die D 1 offenbart ein Rad aus einem thermoplastischen Kunststoff für Kinderfahrzeuge. Zur besseren Federung und Bodenhaftung des Rades sieht die D 1 vor, dass der Kern des Rades entlang seinem Umfang mit einem Ring belegt wird, der auch angeklebt werden kann (Unteranspruch 11). Eine mögliche Anordnung dieses Rings auf dem Kern zeigt die Figur 5.

b)
Es kann dahinstehen, ob die D 1 vom Fachmann schon deshalb nicht berücksichtigt würde, weil sie gattungsfremd ist oder – wie die Klägerin meint – spätestens durch die Einschränkung des Klagegebrauchsmusters auf „Räder für Flurförderzeuge“ gattungsfremd geworden ist. Denn entgegen der Ansicht der Beklagten offenbart die D 1 jedenfalls nicht das Merkmal 4.1, wonach in den Randbereichen der Außendurchmesser des Kerns ausgehend vom Außendurchmesser im Mittelbereich zu den Stirnseiten hin allmählich abnehmen muss.

(1)
Die Auslegung dieses Merkmals ergibt, dass von einem „allmählichen Abnehmen“ des Außendurchmessers nur dann ausgegangen werden kann, wenn sich die Randbereiche über einen gewissen Teil des Kerns erstrecken. Eine bloß produktionsbedingte, minimale Abrundung fällt dagegen nicht unter dieses Merkmal. Einen ersten Anhaltspunkt für die Auslegung des Merkmals 4.1 gibt der im allgemeinen Teil der Klagegebrauchsmusterschrift enthaltene Abschnitt [0008]. Dort heißt es (Unterstreichung hinzugefügt):
„Grundsätzlich ist es möglich, dass die Randbereiche (…) direkt aneinander stoßen. Zur Vermeidung schädlicher Schubspannungen reicht es jedoch aus, wenn die Randbereiche über einen Teil des Kerns erstreckt sind. Gemäß einer Ausgestaltung betragen die Randbereiche in Richtung der Radachse je nach Größe 5 bis 50 mm.“
Aus dieser Textstelle schließt der Fachmann, dass eine gewisse Erstreckung der Randbereiche erforderlich ist. Die Maßangaben, wonach ein Randbereich von 5 mm ausreichend sein soll, legen wiederum nahe, dass diese Erstreckung auch recht gering sein kann. Der Umstand, dass die Maßangaben erst im Unteranspruch 2 des Klagegebrauchsmusters aufgeführt sind, könnten den Fachmann zudem zu der Überlegung bringen, dass auch Randbereiche mit einer noch kürzeren Erstreckung vom Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters erfasst sein könnten. Da ein Unteranspruch aber nicht zwingend enger gefasst sein muss als der Hauptanspruch bzw. der Unteranspruch auch nur im Hinblick auf den oberen Grenzwert (50 mm) eine Einschränkung gegenüber dem Hauptanspruch darstellen kann, wird der Fachmann weiteren Aufschluss über die Auslegung dieses Merkmals in dessen Funktion suchen. Deutet der Fachmann dieses Merkmal aber in einer Weise, die angesichts der ihm nach der offenbarten Erfindung zugedachten technischen Funktion angemessen ist (BGH GRUR 2001, 232, 233 – Brieflocher; OLG Düsseldorf GRUR 2000, 599, 601 – Staubsaugerfilter), so wird er zu dem Ergebnis kommen, dass der Randbereich, in dem der Außendurchmesser abnimmt, mehr als eine produktionsbedingte Abrundung sein muss. Denn die Funktion der Randbereiche besteht darin, die Ränder des Laufbelages von Scherkräften zu entlasten, um eine von den Randbereichen ausgehende Ablösung des Laufbelages vom Kern zu verhindern. So heißt es in Abschnitt [0007], „die Verformungen [würden] beim Abrollen und damit die Schubspannung in den Randbereichen beträchtlich reduziert“, „hohe Schubspannungen [würden] von vornherein vermieden“, in Abschnitt [0012], „das Entstehen unzuträglich hoher Scherspannungen [werde] durch die Ausgestaltung der Randbereich vermieden“ und in Abschnitt [0022], „die Schubspannungen und Scherkräfte [seien] in dem Haftmittel in den Randbereichen sehr viel geringer als bei einem herkömmlichen Rad“. Diese Textstellen der Beschreibung zeigen, dass das Merkmal 4.1 entscheidend ist, um den Vorteil der Reduzierung von Schubspannungen in den Randereichen, der durch die erfindungsgemäße Lehre in Abgrenzung zum Stand der Technik erreicht werden soll, zu erzielen. Vor diesem Hintergrund ist sich der Fachmann darüber im Klaren, dass die Randbereiche breiter sein müssen als eine minimale Abrundung, die bei Metallteilen, die im Gußverfahren hergestellt werden, regelmäßig vorzufinden sind. Vielmehr muss der Randbereich so ausgestaltet sein, dass er in einem nennenswerten Bereich den Laufbelag entlastet, um dessen Ablösung vom Kern zu verhindern.

(2)
Das Merkmal 4.1 ist bei der D 1 nicht offenbart. Die Beklagte will den Randbereich darin sehen, dass insbesondere auf der rechten Seite des in Figur 5 gezeichneten Kerns bei genauer Betrachtung ein Bereich vorhanden ist, bei dem sich an einen ersten Radius ein steiler Konus und dann ein zweiter Radius mit entgegengesetzter Krümmung anschließt. Dieser Argumentation vermag die Kammer nicht zu folgen. Denn zunächst ist festzustellen, dass sich der Bereich, in dem sich der Außendurchmesser verringert, an der bezeichneten Stelle nur über eine sehr kurze Strecke des Kerns erstreckt. Die Abrundung bzw. deren Ausgestaltung ist nur bei genauer Betrachtung erkennbar. Da der Außendurchmesser im Bereich des ersten Radius zunächst nur in geringem Umfang abnimmt und dann ein sehr steiler Konus folgt, wird der Fachmann dieser Zeichnung zudem entnehmen, dass eine maßgebliche Entlastung des Laufbelages im Randbereich, die geeignet wäre, Schubspannungen erheblich zu reduzieren, nicht stattfindet. Vor allem aber ist zu berücksichtigen, dass der Fachmann nicht nur diesen Ausschnitt der Zeichnung betrachtet, sondern die Zeichnung als Ganzes. Sollte ihm die Abrundung auf der rechten Seite des Kerns aufgefallen sein, wird er feststellen, dass eine solche Abrundung auf der linken Seite des Kerns fast vollständig fehlt: diese Seite ist nahezu eckig ausgestaltet. Es handelt sich bei der Figur 5 um eine handschriftlich erstellte Zeichnung. Wenn auf der rechten Seite die Abrundung etwas stärker ausgeprägt ist, wird der Fachmann dies daher auf eine zeichnerische Ungenauigkeit zurückführen und der Abschrägung keine dahingehende Bedeutung beimessen, dass dadurch eine technisch relevante Ausgestaltung offenbart werden soll. Dies umso mehr als auch in der Beschreibung keinerlei Hinweis darauf enthalten ist, dass die Abschrägung wie sie auf der rechten Seite des Kerns ausgestaltet ist, eine bestimmte Funktion hat. Erst recht ist nicht das für den Fachmann relevante Problem angesprochen, ob und wie im Randbereich Schubspannungen vermieden werden können. In der Beschreibung der D 1 heißt es im Zusammenhang mit der Ausgestaltung des Kerns, der Vorsprung 13 des Laufrades 12 sei „im Querschnitt etwa rechteckig“ (D 1, Seite 4, 2. Absatz, Zeile 7). Die Klägerin hat zu Recht geltend gemacht, dass sich dem – in Patentschriften gängigen – Wort „etwa“ keinesfalls entnehmen lässt, dass es auf eine ganz bestimmte Abschrägung der Kanten ankommt. Im Übrigen erkennt der Fachmann, dass sämtliche Kanten aller Figuren der D 1 abgerundet dargestellt sind. Er wird daher davon ausgehen, dass diese Art der Darstellung der Zeichentechnik geschuldet ist und keine für die Funktion relevante Aussage damit verbunden ist.

Gegen das Argument der Beklagten, dass die D 1 dem Fachmann – außer dem Merkmal des Kerns aus Metall – bereits sämtliche Merkmale des Klagegebrauchsmusters, auch das Merkmal 4.1 offenbart, spricht schließlich auch, dass die D 1 bereits im Jahr 1965 offenbart wurde und hieraus dennoch bis zum Prioritätszeitpunkt des Klagegebrauchsmusters, dem 01.02.2004, die Lehre des Klagegebrauchsmusters nicht abgeleitet wurde (zum Beweisanzeichen des Zeitablaufs vgl. BGH GRUR 1957, 488 – Schleudergardine). Dies umso mehr als die Klägerin in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen vorgetragen hat, dass die nach der Lehre des Klagegebrauchsmusters hergestellten Räder die Haltbarkeit dieser Räder ganz entscheidend, nämlich um 50 %, erhöht haben.

Wenn der Prüfer, der den Recherchebericht vom 25.08.2008 (Anlage B 4) verfasst hat, die D 1 gleichwohl auch im Hinblick auf das Merkmal 4.1 für relevant gehalten zu haben scheint, so teilt die Kammer diese Auffassung aus den vorgenannten Erwägungen nicht.

Auch die K 2, mit der die Beklagte die D 1 zur Begründung des Fehlens der erfinderischen Tätigkeit kombinieren will, offenbart das Merkmal 4.1 nicht. Die einzige Textstelle, die für das Merkmal 4.1 relevant sein könnte ist Seite 4 der Beschreibung, wo es heißt, die Außenkante 16 der Nutaußenwand 21 „könne auch gerundet sein“. Diese Textstelle offenbart aber keine allmähliche Abnahme des Außendurchmessers im Sinne des Merkmals 4.1. Denn es wird nicht näher angegeben, wie diese Abrundung ausgestaltet werden soll. Für das Merkmal 4.1 wäre aber – wie bereits ausgeführt – eine sich über einen nennenswerten Bereich erstreckende Abschrägung erforderlich, die die Funktion, Schubspannungen zu vermindern, erfüllen kann. Dies ist nicht offenbart.

4.
Die Kammer ist daher zu der Überzeugung gelangt, dass die Lehre des Klagegebrauchsmusters neu ist und auf einem erfinderischen Schritt beruht. Da keine Zweifel an der Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters bestehen, kommt eine Aussetzung des Verfahrens gemäß § 19 GebrMG nicht in Betracht.

III.
Die angegriffene Ausführungsform verletzt das Klagegebrauchsmuster. Die Beklagte ist dem Verletzungstatbestand zu Recht nicht entgegen getreten. Tatsächlich ist auf der Seite 18 des Prospekts gemäß Anlage K 4 gezeigt, dass die von der Beklagten hergestellten und vertriebenen Räder für Flurförderzeuge mit ihrem Kern auf Achsen montierbar sind, und auf Seite 11 ist angegeben, dass die Radkörper aus Metall gefertigt sind (Merkmale 1 und 2). Auf Seite 10 der Anlage K 4 (und auf der mit Bezugszeichen versehenen Kopie hiervon gemäß Anlage K 5) ist zu erkennen, dass das Rad einen (recht breiten) Mittelbereich 8 (Merkmal 3) aufweist sowie auf beiden Seiten des Mittelbereiches Randbereiche 9, 10 (Merkmal 4), wobei der Außendurchmesser im Randbereich zu den Stirnseiten allmählich abnimmt (Merkmal 4.1). Axial gerichtete Nuten weisen die dort gezeigten Räder nicht auf (Merkmal 4.2). Das Haftmittel (grün = Prospektseite 11, zweite Rolle von links) und der Laufbelag (gelb = Prospektseite 11, linke Rolle) sind auf Seite 11 der Anlage K 4 gezeigt (Merkmale 5 und 6). Schließlich weisen die Randbereiche auch angrenzend an den allmählich abnehmenden Durchmesser einen zylindrischen, zweiten Randabschnitt auf (Merkmal 7).

IV.
Der Beklagten steht kein privates Vorbenutzungsrecht gemäß § 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 12 Abs. 1 PatG zu, das den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform rechtfertigen würde.

1.
Ein solches Vorbenutzungsrecht ergibt sich nicht aus der VBN 4. Dabei kann dahinstehen, ob der tatsächliche Vortrag der Beklagten hierzu, der von der Klägerin bestritten wurde, zutrifft. Denn der vorgetragene Sachverhalt begründet kein privates Vorbenutzungsrecht der Beklagten. Ein Vorbenutzungsrecht setzt voraus, dass die Beklagte am Prioritätstag im Erfindungsbesitz war und diesen auch betätigt hat. Maßgeblicher Prioritätstag ist vorliegend der 21.02.2004.
Vorliegend fehlt es bereits an einem Erfindungsbesitz der Beklagten. Die VBN 4 begründet keinen Erfindungsbesitz hinsichtlich des Rades, das Gegenstand des Klagegebrauchsmusters ist. Nach Angaben der Beklagten ergibt sich die Ausgestaltung des Rades VBN 4 aus den Konstruktionszeichnungen B 17, B 18 und B 19.

Es ist zwischen den Parteien unstreitig und aus den Konstuktionszeichnungen ersichtlich, dass das Rad VBN 4 keinen zylindrischen, zweiten Randabschnitt aufweist, wie Merkmal 7 es verlangt. Soweit die Beklagte meint, die VBN 4 offenbare bereits ein Lösungsprinzip, das auch in einer von der VBN 4 abweichenden Formgebung angewendet werden könne, so dass auch die – durch Merkmal 7 leicht abgewandelte – Ausführungsform unter das Vorbenutzungsrecht falle, vermag die Kammer dieser Auffassung nicht zu folgen. Wie der BGH in der Entscheidung Biegevorrichtung (GRUR 2002, 231, 233f) zu der gemäß § 13 Abs. 3 GebrMG im Gebrauchsmusterrecht entsprechend anwendbaren Vorschrift des § 12 PatG ausgeführt hat, bildet § 12 PatG eine aus Billigkeitsgründen geschaffene Ausnahmevorschrift, die einen vorhandenen oder bereits angelegten gewerblichen Besitzstand des Vorbenutzers schützen und damit die unbillige Zerstörung in zulässiger, insbesondere rechtlich unbedenklicher Weise geschaffener Werte verhindern soll. Dieser Funktion der Regelung entsprechend ist der Vorbenutzer auf den von der Ausnahme geschützten Besitzstand beschränkt. Ihm ist eine Benutzung der patentgemäßen Lehre lediglich in dem durch diesen beschriebenen Umfang eröffnet; Weiterentwicklungen über den Umfang der bisherigen Benutzung hinaus sind ihm jedoch dann verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingreifen. Andernfalls würden seine Befugnisse in einer von Sinn und Zweck der Ausnahmeregelung nicht mehr gedeckten Weise erweitert. Mit der Befugnis zur Benutzung auch solcher Abwandlungen würde zu seinen Gunsten nicht lediglich der bei der Anmeldung des Patents vorhandene Besitzstand geschützt, sondern dieser unter gleichzeitiger weiterer Einschränkung des Rechts an dem Patent auf ursprünglich nicht Vorhandenes erstreckt. Hierfür fehlt es sowohl im Hinblick auf die Funktion der Regelung als auch auf das ihr zu Grunde liegende Regel-Ausnahmeverhältnis an einer Rechtfertigung (BGH, a.a.O.).
Nach diesen Ausführungen, denen die Kammer im vollen Umfang beipflichtet, begründet eine Ausführung wie die VBN 4, bei der der Randbereich ausschließlich gerundet ausgeführt ist, keinen Erfindungsbesitz hinsichtlich einer Ausführung, bei der dieser zylindrisch auszugestalten ist.

2.
Auch die VBN 5 (= Anlage B 28) begründet kein privates Vorbenutzungsrecht. Zwar dürfte die Anlage B 28 eine klagegebrauchsmustergemäße Ausführung offenbaren. Allerdings fehlt es – einmal unterstellt, dass die Zeichnungen gemäß Anlage B 28 tatsächlich bereits im Jahre 2003 im Hause der Beklagten angefertigt worden sind, was die Klägerin bestreitet – an einer Betätigung eines Erfindungsbesitzes. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Beklagte ihre (behauptete) Erfindung weder benutzt hat noch Veranstaltungen zu deren Benutzung getroffen hat. Die Beklagte trägt selbst vor, diese „Idee“ sei letztlich nur einmal durchgerechnet und durchdacht worden. Das in der Anlage B 28 gezeigte Rad sei weder hergestellt noch vertrieben noch ein Entschluss hierzu gefasst worden.

3.
Schließlich kann die Beklagte auch aus der VBN 6 kein privates Vorbenutzungsrecht herleiten. Zum einen fehlt es bereits an einem Erfindungsbesitz. Denn die VBN 6 (= das Rad unter Ziffer 2.2 der Anlage B 16) weist nicht alle Merkmale des Klagegebrauchsmusters auf. Jedenfalls das Merkmal 4.2 ist nicht erfüllt, denn abweichend von diesem Merkmal ist das Rad gemäß VBN 6 nicht frei von axial gerichteten Nuten – statt dessen weist es eine Ringnut auf. Zum anderen ist ein Erfindungsbesitz auch nicht betätigt worden. Denn die „Benutzung“ des Erfindungsbesitzes im Sinne des § 13 Abs. 3 i.V.m. § 12 PatG setzt voraus, dass eine der Benutzungshandlungen des § 11 GebrMG vorgenommen werden (vgl. zu § 12 PatG Mes, PatG/GebrMG, 2. Aufl. 2005, § 12 Rn. 8). Entgegen der Ansicht der Beklagten hat diese die VBN 6 aber nicht „gebraucht“ im Sinne des § 11 GebrMG. Ausweislich des Testberichts gemäß Anlage B 16 hat die Beklagte die VBN 6 lediglich für eine Untersuchung herangezogen, in der die Haltbarkeit von Rädern getestet werden sollte. „Gebrauchen“ ist jede bestimmungsgemäße Verwendung (Benkard/Scharen, PatG/GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 9 Rn. 46). Keine Benutzung liegt in Laboratoriumsversuchen oder sonstigen Versuchen, die erst Aufschluss über die technische Brauchbarkeit bringen sollen (Mes, a.a.O.). Um derartige Versuche handelte es sich aber vorliegend, wenn die Beklagte das Rad gemäß VBN 6 in einem Testlauf abweichend vom normalen Betrieb des Rades künstlich einer extremen Beanspruchung ausgesetzt hat, um dessen Haltbarkeit bzw. Brauchbarkeit zu testen.

V.
Aus der Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Klagegebrauchsmusters in der eingeschränkten Fassung ergeben sich die tenorierten Rechtsfolgen.

1.
Da die Beklagte widerrechtlich von der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters Gebrauch macht, ist sie der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet, § 24 Abs. 1 GebrMG. Die Beklagte hat der Klägerin außerdem Schadensersatz zu leisten, § 24 Abs. 2 GebrMG. Denn als Fachunternehmen hätte sie, vertreten durch ihren Geschäftsführer, die Verletzung des Gebrauchsmusters durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen und vermeiden können, § 276 BGB. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da jedoch hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin lediglich noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 Abs. 1 ZPO.

Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern, sind die Beklagten im zuerkannten Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihnen verlangten Auskünften nicht unzumutbar belastet. Die Beklagte hat schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen, § 24b Abs. 1 GebrMG, wobei der Beklagten ein Wirtschaftsprüfervorbehalt – wie beantragt – lediglich für die nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger eingeräumt wird (OLG Düsseldorf, InstGE 3, 176 – Glasscheiben-Befestiger; Kühnen/Geschke, Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 3. Aufl., Rn. 437). Der Vernichtungsanspruch ergibt sich aus § 24a Abs. 1 GebrMG.

Da die Beklagte – wie ausgeführt – schuldhaft gehandelt hat, folgt der Anspruch der Klägerin auf Erstattung der Abmahnkosten aus § 24 Abs. 2 GebrMG. Auch die Aufwendungen für die berechtigte, wenngleich im Ergebnis erfolglose Abmahnung stellen einen zurechenbaren und ersatzfähigen Schadensposten dar. Die Klägerin durfte sich herausgefordert fühlen, eine Abmahnung in rechtsanwaltlichem und patentanwaltlichem Beistand auszusprechen, da die nicht fernliegende Möglichkeit bestand, auf diese Weise einen aufwändigen und kostspieligen Rechtsstreit zu vermeiden. Dass sich diese Hoffnung nicht erfüllt hat, lässt die Erforderlichkeit der Aufwendungen für die Abmahnung unberührt (vgl. Kühnen/Schulte, a.a.O., § 139 Rn. 205). Auch der Höhe nach sind die geltend gemachten Kosten gerechtfertigt. Wie die Klägerin mit Schriftsatz vom 04.06.2009 klargestellt hat, macht sie für den Rechtsanwalt und für den Patentanwalt jeweils eine 1,0 Gebühr auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 500.000,00 € geltend. Dieser Gebührenansatz ist – ungeachtet der Frage, ob eine höhere Gebühr gerechtfertigt gewesen wäre – jedenfalls angemessen.

Soweit die Beklagte mit Nichtwissen bestreitet, dass die Klägerin die Rechnungen ihres Rechts- und ihres Patentanwalts beglichen hat, ist dieses Bestreiten unerheblich, da der Anspruch unabhängig davon besteht. Grundsätzlich kann der mit einer Forderung eines Dritten belastete Gläubiger vom Schuldner des Schadensersatzanspruchs zwar nur Freistellung von der Forderung verlangen, weil die gemäß § 249 Abs. 1 BGB erforderliche Naturalrestitution im Fall der Belastung mit einer Forderung nur durch Freistellung von der Forderung erfolgen kann. Der Gläubiger des Schadensersatzanspruchs kann aber dann Zahlung unmittelbar an sich selbst verlangen, wenn er die Forderung bereits beglichen hat oder erfolglos eine Frist im Sinne von § 250 Abs. 1 S. 1 BGB gesetzt hat. Nach allgemeiner Ansicht wandelt sich der Befreiungsanspruch aber auch ohne eine Fristsetzung nach § 250 S. 2 BGB in einen Zahlungsanspruch um, wenn der Schuldner die Freistellung als Ersatzleistung ernsthaft und endgültig verweigert, da die Fristsetzung dann nur noch eine überflüssige Förmelei wäre (BGH 2004, 1868, 1869; BGH NJW 1999, 1542; BGH NJW-RR 1996, 700; Oetker, in: MünchKomm z. BGB, 5. Aufl., § 250 Rn. 7 m.w.N.). Eine solche Leistungsverweigerung kann in der Stellung eines vollumfänglichen Klageabweisungsantrages liegen (BGH NJW 2004, 1868, 1869; BGH NJW 1984, 1460; LG Düsseldorf, Urteil vom 23.11.2004, Az. 4b O 360/04 – Irreführende Abmahnung). Demnach ist auch im vorliegenden Fall eine Fristsetzung durch die Klägerin entbehrlich gewesen, weil die Beklagte die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters und damit in vollem Umfang ihre Haftung für Schäden der Klägerin bestritten hat. Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 288 Abs. 1, 291 BGB.

2.
Darüber hinaus hat die Klägerin den tenorierten Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen aus § 24a Abs. 2 GebrMG. Der von der Klägerin insoweit gestellte Hauptantrag ist nicht begründet. Die Klägerin will differenzieren zwischen Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen. Während die Beklagte gegenüber solchen Dritten, die Besitzer der angegriffenen Ausführungsform und auch bereits deren Eigentümer geworden sind, einen Rückruf veranlassen soll, soll sie gegenüber solchen Dritten, die zwar bereits Besitzer, aber noch nicht Eigentümer der angegriffenen Ausführungsform geworden sind, eine Entfernung aus den Vertriebswegen vornehmen. In beiden Fällen solle die Beklagte für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gezahlten Kaufpreises anbieten. Darüber hinaus solle die Beklagte auch Dritten, die zwar bereits eine Bestellung der angegriffenen Ausführungsform getätigt, diese aber noch nicht ausgeliefert bekommen haben, die Gründe dafür mitteilen, weshalb die angegriffene Ausführungsform nicht mehr ausgeliefert wird.

Dieser Antrag ist in mehrerlei Hinsicht zu weitreichend gefasst. Zum einen ist es bereits zu weitgehend, wenn die Klägerin die Beklagte zu einem Rückruf bzw. einer Entfernung aus den Vertriebswegen allgemein gegenüber „Dritten“ verpflichten will. Da beide Ansprüche voraussetzen, dass sich die Ware noch „in den Vertriebswegen“ befindet, sind Maßnahmen gegenüber Endverbrauchern ausgeschlossen (Schulte/Kühnen, 8. Aufl. 2008, § 140a Rn. 23). Der Rückruf und die Entfernung kann daher nur in Bezug auf gewerbliche Abnehmern verlangt werden.
Darüber hinaus hat die Klägerin keinen Anspruch darauf, dass die Beklagte Abnehmern, deren Bestellungen noch nicht ausgeliefert wurden, von dem vorliegenden Urteil Mitteilung macht. Berücksichtigt man, dass der Rückruf- und Entfernungsanspruch gemäß § 24a Abs. 2 GebrMG der Vorbereitung der Vernichtung dient, ist kein Grund ersichtlich, weshalb Abnehmer, an die die angegriffene Ausführungsform noch nicht ausgeliefert wurde, über das Urteil informiert werden sollten. Eine solche Verpflichtung käme einer – wenn auch auf einen bestimmten Adressatenkreis beschränkten – Veröffentlichung des Urteils gleich, die gemäß § 24e Satz 1 GebrMG nur unter zusätzlichen, hier nicht dargelegten Voraussetzungen besteht.
Weiterhin ist die Vorgabe, die Beklagte solle ihren Abnehmern im Rahmen des Rückrufs bzw. der Entfernung aus den Vertriebswegen den bereits gezahlten Kaufpreis zurückzahlen, zu eng gefasst. Es muss der Beklagten freistehen, eine angemessene, anderweitige Ersatzregelung mit dem Abnehmer zu finden, beispielsweise eine patentfreie Ersatzlieferung (vgl. Schulte/Kühnen, a.a.O., Rn. 22). Darüber hinaus ist die Formulierung, dass die Beklagte zusagen solle, die „Kosten der Rückgabe“ zu übernehmen, zu unbestimmt. Die Kosten sind näher zu präzisieren.
Schließlich lässt sich die von der Klägerin vorgeschlagene Differenzierung zwischen Rückruf und Entfernung danach, ob der Besitzer der angegriffenen Ausführungsform bereits Eigentümer derselben geworden ist oder nicht, weder aus § 24a Abs. 2 GebrMG noch aus der Begründung des Gesetzes zur Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie (abrufbar unterhttp://www.bmj.bund.de/files/-/1727/RegE%20Durchsetzungsrichtlinie.pdf) noch aus Art. 10 der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG herleiten. Die Unterscheidung zwischen Rückruf und Entfernen aus den Vertriebswegen richtet sich nicht danach, ob der Besitzer bereits Eigentümer geworden ist oder nicht; vielmehr baut der Entfernungsanspruch auf dem Rückrufanspruch auf und geht darüber hinaus. Während für den Rückruf eine ernsthafte Aufforderung zur Rückgabe des patentverletzenden Erzeugnisses ausreicht, erfordert ein endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen ein aktives Tätigwerden des Verletzers mit dem Ziel, die patentverletzende Ware zurückzuerlangen oder der Vernichtung zuzuführen (vgl. Schulte/Kühnen, a.a.O., Rn. 22f). Bei diesem Verständnis ist es konsequent, davon auszugehen, dass sich Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen nicht ausschließen, sondern ergänzen und somit kumulativ geltend gemacht werden können, wie es im Hilfsantrag geschehen ist. Der Rückrufanspruch war mit Wirkung zum 01.09.2008 zuzuerkennen, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie.

VI.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Satz 1 ZPO. Soweit dem in der Hauptsache geltend gemachten Rückrufanspruch nicht stattgegeben wurde, ist die Zuvielforderung im Vergleich zum Hilfsantrag geringfügig und hat keinerlei zusätzliche Kosten verursacht. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. Dem von der Beklagten gestellte Antrag gemäß § 712 ZPO war nicht entsprechen, da nicht dargetan ist, inwieweit die Vollstreckung der Beklagten einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde.

VII.
Der Streitwert ist mit 500.000,00 € angemessen. Davon entfallen auf den Unterlassungsanspruch 60 %, auf den Schadensersatzanspruch 15 %, den Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung 5 % und auf die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf jeweils 10 % des Streitwerts.