4b O 229/07 – Glasverpackung II

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1033

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 8. Januar 2009, Az. 4b O 229/07

Rechtsmittelinstanz: 2 U 19/09

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen als Gesamtschuldner.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

T a t b e s t a n d

Die Klägerin zu 1. war ausweislich eines Registerauszuges vom 12.06.2007 (Anlage K 4) in der Zeit vom 09.09.1994 bis zum 11.02.2007 als Inhaberin des europäischen Patents EP 0 643 XXX (Klagepatent, Anlage K 2) eingetragen, die Klägerin zu 2. als Patentinhaberin in der Zeit vom 12.02.2007 bis zum 15.05.2007. Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme einer niederländischen Priorität vom 09.09.1993 am 09.09.1994 angemeldet, die Anmeldung am 15.03.1995 und die Erteilung am 18.12.2002 veröffentlicht. Das Klagepatent betrifft ein Analytisches System zum Analysieren, Überwachen, Diagnostizieren und/oder Steuern eines Verfahrens für die Herstellung von Verpackungsprodukten aus Glas, wobei die Analyse sofort nach dem Glasformungsverfahren stattfindet. Es steht unter anderem in Deutschland in Kraft, wo es als Übersetzung unter dem Aktenzeichen DE 694 31 XXX (Anlage K 3) veröffentlicht wurde.

Gegen das Klagepatent hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 25.01.2005 (Anlage B 10) Nichtigkeitsklage erhoben, welche das Bundespatentgericht mit Urteil vom 08.11.2006 (Anlage K 5) abgewiesen hat. Über die hiergegen eingelegte, mit Schriftsatz vom 27.02.2007 (Anlage B 7) eingelegte Berufung hat der Bundesgerichtshof noch nicht entschieden. Im Berufungsrechtszug wurde durch Beschluss vom 17.07.2007 (Az. X ZR 4/07, Anlage B 9) die Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens angeordnet, welches der Gutachter PD Dr. A am 21.10.2008 (Anlage B 6) erstattete.

Aus dem Klagepatent hat die jetzige Patentinhaberin, die Fa. B, gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Vernichtung und Feststellung der Schadensersatzpflicht mit Klageschrift vom 07.03.2006 (Anlage B 1) geltend gemacht. Die angerufene Kammer hat die Beklagte durch Urteil vom 27.09.2007, Az. 4b O 100/06 (Anlage K 1), antragsgemäß verurteilt. Die hiergegen eingelegte Berufung der Beklagten ist beim Oberlandesgericht Düsseldorf anhängig (Az. I-2 U 100/07).

Anspruch 1 des Klagepatents lautet:

„1. Analysesystem (1) zum Analysieren, Überwachen, Diagnostizieren und/oder Steuern eines Verfahrens zur Herstellung von Glasverpackungsprodukten (4), wobei das Analysesystem (1) mit einem infrarotempfindlichen Sensorsystem (24) und einem damit verbundenen Digitalprozessor (30) versehen ist, wobei das infrarotempfindliche Sensorsystem (24) Infrarotstrahlung erkennt, die von warmen Produkten in dem Bereich unmittelbar nach dem Glasformvorgang abgestrahlt wird, und wobei der Digitalprozessor (30) die Energieverteilung in dem Material des geformten Produkts und die Energiedifferenzen zwischen verschiedenen Teilen des geformten Produkts mittels Informationen über die Produkte ermittelt, die mit dem infrarotempfindlichen Sensorsystem (24) erhalten wurden, wobei die Energieverteilung und/oder Energiedifferenzen mit Kriterien verglichen werden, die mittels eines mathematischen Referenzmodells erhalten wurden, um Abweichungen in der Glasverteilung und Ursachen, die zu thermischen Belastungen im Produkt führen, zu ermitteln.“

Die Beklagte stellt her und bietet in Deutschland an eine Anlage unter der Bezeichnung C (im folgenden: angegriffene Ausführungsform). In Deutschland bot sie die angegriffene Ausführungsform auf der Glasstec 2004 im Zeitraum vom 9. bis zum 13. November 2004 in Düsseldorf an, sowie anderweitig durch Werbung im Internet.

Die Klägerinnen behaupten, sie seien Inhaberinnen des Klagepatents nach Maßgabe des Registerstandes und damit materiell berechtigt gewesen, so dass die Klägerin zu 1. für die Zeit vom 09.09.1994 bis zum 11.02.2007 und die Klägerin zu 2. für die Zeit vom 12.02.2007 bis zum 15.07.2007 Ansprüche aus dem Klagepatent hätten. Die materielle Berechtigung am Klagepatent sei jeweils im zeitlichen Zusammenhang mit den Umschreibungsaufträgen übertragen worden.

Die Klägerinnen meinen, die angegriffene Ausführungsform mache von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch. Sie ermögliche insbesondere die Ermittlung der Energieverteilung im Material des geformten Produkts und etwaiger Energiedifferenzen zwischen verschiedenen Teilen des geformten Produkts, sowie den Vergleich der ermittelten Energieverteilung und/oder Energiedifferenzen, um Abweichungen in der Glasverteilung ermitteln zu können.

Die Klägerinnen beantragen nunmehr, nachdem sie die Klage um einen Antrag auf Urteilsveröffentlichung erweitert haben,

I. die Beklagten zu verurteilen,

1. unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses der Klägerin zu 1. und der Klägerin zu 2. Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte vom 18.01.2003 bis zum 11.02.2007 (Klägerin zu 1.) und vom 12.02.2007 bis zum 15.05.2007 (Klägerin zu 2.) die im folgenden beschriebenen Handlungen begangen hat:

Analysesysteme zum Analysieren, Überwachen, Diagnostizieren und/oder Steuern eines Verfahrens zur Herstellung von Glasverpackungsprodukten anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

die mit einem infrarotempfindlichen Sensorsystem und einem damit verbundenen Digitalprozessor versehen sind, wobei das infrarotempfindliche Sensorsystem Infrarot-Strahlung erkennt, die von warmen Produkten in dem Bereich unmittelbar nach dem Glasformvorgang abgestrahlt wird, und wobei der Digitalprozessor die Energieverteilung in dem Material des geformten Produkts und Energiedifferenzen zwischen verschiedenen Teilen des geformten Produkt mittels Informationen über die Produkte ermittelt, die mit dem infrarotempfindlichen Sensorsystem erhalten wurden, wobei die Energieverteilung und/oder Energiedifferenzen mit Kriterien verglichen werden, die mittels eines mathematischen Referenzmodells erhalten wurden, um Abweichungen in der Glasverteilung und Ursachen, die zu thermischen Belastungen im Produkt führen, zu ermitteln,

und zwar unter Angabe

i. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer;

ii. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, Angebotszeiten und Angebotspreisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

iii. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;

iv. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese können ausnahmsweise den genannten Analysesystemen und Vorrichtungen unmittelbar zugeordnet werden;

wobei die Beklagte zum Nachweis der Angaben zu i. die entsprechenden Einkaufsbelege und Verkaufsbelege (Rechnungen und Lieferscheine) in Kopie vorzulegen hat;

2. den Klägern zu gestatten, den Urteilskopf, Urteilstenor und auszugsweise tragende Gründe des Urteils auf Kosten der Beklagten durch eine in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben einer einschlägigen Fachzeitschrift erscheinende halbseitige Anzeige öffentlich bekannt zu machen;

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter I. bezeichneten Handlungen in den dort genannten Zeiträumen jeweils entstanden ist.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise: den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitsklage der Beklagten gegen den deutschen Teil des Europäischen Patents EP 0 643 XXX auszusetzen.

Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation der Klägerinnen. Ebenso bestreitet sie eine Patentverletzung. Die angegriffene Ausführungsform messe lediglich die von den geformten Produkten ausgehende Infrarotstrahlung. Die Messergebnisse würden daraufhin überprüft, ob Grenzwerte überschritten würden. Es bleibe dem Maschinenführer überlassen, die Grenzwerte festzusetzen und aus deren etwaiger Überschreitung möglicherweise die Konsequenz zu ziehen, in den Produktionsablauf einzugreifen.

Ferner erhebt die Beklagte die Einrede der Verjährung.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen ergänzend Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage ist unbegründet. Es lässt sich nicht feststellen, dass die Klägerinnen berechtigt sind, aus dem Klagepatent Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht geltend zu machen.

I.

Das Klagepatent betrifft ein Analytisches System zum Analysieren, Überwachen, Diagnostizieren und/oder Steuern eines Verfahrens für die Herstellung von Verpackungsprodukten aus Glas, wobei die Analyse sofort nach dem Glasformungsverfahren stattfindet.

Aus der als Stand der Technik im Klagepatent gewürdigten EP 0 177 004 ist ein Analysesystem bekannt, welches das Glasprodukt erst inspiziert, nachdem es den kritischen Teil des Herstellungsprozesses durchlaufen hat. Die Inspektion findet statt, nachdem die Glasprodukte den Glühofen verlassen haben. Hieran wird als nachteilig kritisiert, dass bei einer Inspektion zu diesem Zeitpunkt innerhalb des Herstellungsprozesses eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass – wenn ein Produktfehler gefunden wird – alle anderen Produkte, die nach dem inspizierten Produkt geformt wurden, in gleicher Weise mangelhaft sind. Dadurch entsteht eine große Menge Produktabfall, weil bis zur Feststellung des Fehlers zwischenzeitlich große Mengen weiterer Produkte mit denselben Problemen hergestellt wurden. Auch erweist es sich als Nachteil, dass mit den bekannten Analysesystemen die Qualität des Produkts und etwaige Abweichungen nicht genau gemessen werden können. Ferner ist aus der WO/93/11410 ein Verfahren zur Analyse nicht hohler Glastropfen bekannt, das aber nicht für hohle Glasverpackungsprodukte mit variierender Glasdicke geeignet ist.

Ausgehend von diesem Stand der Technik stellt sich das Klagepatent die Aufgabe (Anlage K 3, Seite 2, Zeile 20 bis Seite 3, Zeile 4), die aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile eines derartigen Analysesystems zu überwinden, indem mittels eines Sensorsystems die Infrarotstrahlung gemessen wird, die von einem Produkt unmittelbar nach der Glasformung abgestrahlt wird, und indem das Messergebnis von einem Digitalprozessor über ein mathematisches Referenzmodell mit Kriterien für das Produkt verglichen werden, um Abweichungen in der Glasverteilung zu ermitteln.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent eine Vorrichtung mit den folgenden Merkmalen vor:

1. Analysesystem (1) zum Analysieren, Überwachen, Diagnostizieren und/oder Steuern eines Verfahrens zur Herstellung von Glasverpackungsprodukten (4). Das Analysesystem ist mit
a) einem infrarotempfindlichen Sensorsystem (24) und
b) einem Digitalprozessor (30) versehen.
c) Das infrarotempfindliche Sensorsystem und der Digitalprozessor sind miteinander verbunden.

2. Das infrarotempfindliche Sensorsystem (24) erkennt Infrarot-Strahlung,
a) die in dem Bereich unmittelbar nach dem Glasformvorgang (18, 20)
b) von warmen Produkten abgestrahlt wird.

3. Der Digitalprozessor (30)
a) ermittelt mittels Informationen über die Produkte, die mit dem infrarotempfindlichen Sensorsystem (24) erhalten wurden,
aa) die Energieverteilung in dem Material des geformten Produkts und
bb) Energiedifferenzen zwischen verschiedenen Teilen des geformten Produkts.

4. Die Energieverteilung und/oder die Energiedifferenzen werden mit Kriterien verglichen.
a) Die Kriterien wurden mittels eines mathematischen Referenzmodells erlangt.
b) Der Vergleich dient der Ermittlung von Abweichungen in der Glasverteilung und Ursachen, die zu thermischen Belastungen im Produkt führen.

II.

Es lässt sich nicht feststellen, dass die Klägerinnen aktiv legitimiert sind.

1.

Dies ergibt sich nicht aus dem Inhalt des vorgelegten Auszuges aus dem Patentregister. Eintragungen im Patentregister haben keine rechtsbegründende (konstitutive), sondern lediglich rechtsbekundende (deklaratorische) Wirkung und lassen daher den materiellen Bestand des Schutzrechts unberührt (BPatG Mitt. 1975, 90, 91). Dem Register kommt damit weder eine negative (ausschließende) Publizitätswirkung zu, noch eine positive Publizitätswirkung, so dass die materielle Berechtigung nicht durch den Registerstand nachgewiesen werden kann (BPatG, a.a.O.). Aus dem Registerstand folgt im Hinblick darauf, dass gemäß § 30 Abs.3 Satz 1 PatG das Patentamt eine Änderung in der Person des Inhabers einträgt und gemäß § 33 Abs. 3 Satz 2 PatG der früher Eingetragene bis zur Registeränderung berechtigt und verpflichtet bleibt, lediglich eine prozessuale Legitimation des jeweils eingetragenen Inhabers, mithin seine Berechtigung, Rechte aus dem Schutzrecht klageweise gegen beliebige Dritte geltend zu machen (BGH GRUR 1952, 564, 566 – Wäschepresse; BGH GRUR 1979, 145, 146 – Aufwärmvorrichtung; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 30 Rn. 34; zustimmend im Hinblick auf die Regelung des früheren § 33 Abs. 3 Satz 3 PatG auch Rogge GRUR 1985, 734, 735). Hiervon zu trennen ist die materielle Berechtigung am Patent als Berechtigung an Ansprüchen aus dem Patent, also die Frage, an wen etwa ein Verletzer Schadensersatz und Entschädigung zu leisten und wem er – in Vorbereitung dieser Ansprüche – Auskunft und Rechnungslegung zu erteilen hat. Aus diesem Grunde kann auf den Registerstand alleine zwar die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs gestützt werden, nicht aber Ansprüche auf Schadensersatz und – vorbereitend hierzu – auf Auskunft und Rechnungslegung. Vorliegend machen die Klägerinnen aber nur Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht geltend.

Einen ersatzfähigen Schaden erleidet nur derjenige, der im Zeitpunkt der Benutzungshandlung materiell Inhaber des Schutzrechts war (Kühnen/Geschke, Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 3. Aufl. Rn. 355). Für die Ansprüche auf Schadenersatz, Auskunft und Rechnungslegung ist mithin nur der materiell Berechtigte aktiv legitimiert, so dass der Nachweis der Aktivlegitimation im Falle wirksamen Bestreitens den Nachweis der materiellen Berechtigung am Patent voraussetzt. Wenn eine Verletzungshandlung über einen Zeitraum hinweg geltend gemacht wird, in dem die materielle Berechtigung übergegangen ist, muss deshalb für den Nachweis der materiellen Übertragung die Wirksamkeit des Übertragungsaktes und sein Zeitpunkt nachgewiesen werden (Kühnen/Geschke, a.a.O.).

Vorliegend können sich die Klägerinnen für den Nachweis ihrer Aktivlegitimation schon deshalb nicht auf den Registerstand berufen, weil sie unstreitig nicht mehr als Inhaberinnen des Klagepatents eingetragen sind. Die aus § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG folgende prozessuale Legitimationswirkung ist mithin nicht gegeben.

Ferner können die Klägerinnen durch den Registerauszug ihre materielle Berechtigung am Klagepatent aus den dargelegten Gründen nicht nachweisen. Die Eintragung im Register begründet eine widerlegliche Vermutung für die materielle Berechtigung des eingetragenen Inhabers in dem Sinne, dass ein einfaches Bestreiten der prozessualen Darlegungslast des aus dem Patent in Anspruch Genommenen gemäß § 138 Abs. 2 ZPO nicht ausreicht, sondern es ihm obliegt, Umstände dazutun, aus denen sich Zweifel an der materiellen Berechtigung des als Inhaber Eingetragenen zu wecken. Genügt der in Anspruch Genommene dieser Darlegungslast, obliegt es wiederum dem als Inhaber Eingetragenen, seine materielle Berechtigung darzulegen und zu beweisen.

Hiernach sind die Klägerinnen für die Behauptung ihrer Aktivlegitimation darlegungs- und beweisbelastet, nachdem die Beklagte die materielle Berechtigung der Klägerinnen wirksam bestritten hat. Die Beklagte wendet ein, dass die aktuelle Patentinhaberin, die Fa. B, im Parallelprozess gegen die Beklagte vor dem Landgericht Düsseldorf, Az. 4b O 100/06, Angaben zur materiellen Berechtigung gemacht hat, die mit dem Vorbringen der Klägerinnen im hiesigen Rechtstreit unvereinbar sind. Die Fa. B hat dort mit Klageschrift vom 07.03.2006 (Anlage B 1) Rechte am Klagepatent für die Zeit ab dem 18.01.2003 geltend gemacht und in der Klagebegründung vorgebracht, sie habe das Klagepatent von der Klägerin zu 1. übertragen bekommen. Dies lässt sich nicht in Einklang bringen mit den Zeiträumen, für welche die Klägerinnen im vorliegenden Rechtsstreit Ansprüche aus dem Klagepatent geltend machen (18.01.2003 bis 11.02.2007 und 12.02.2007 bis 15.05.2007), und auch nicht mit dem Vorbringen, das Klagepatent sei zunächst von der Klägerin zu 1. auf die Klägerin zu 2. und erst dann auf die Fa. B übertragen worden.

Die Behauptungen der Klägerinnen zum Zeitpunkt etwaiger Patentübertragungen hat die Beklagte in zulässiger Weise gemäß § 138 Abs. 3 ZPO mit Nichtwissen bestritten. Wann die materielle Berechtigung von der Klägerin zu 1. auf die Klägerin zu 2. und sodann schließlich auf die jetzige Patentinhaberin übergegangen ist, entzieht sich der Wahrnehmung der Beklagten, zumal da, wie ausgeführt, das Register über den materiellen Rechtsbestand keine Auskunft gibt.

Der ihnen obliegenden Darlegungs- und Beweisobliegenheit haben die Klägerinnen nicht genügt. Bereits ihre Darlegungen zu den Zeiträumen materieller Berechtigung am Klagepatent genügt nicht den Anforderungen an einen hinreichend konkreten Sachvortrag. Wie ausgeführt, bedarf es in Konstellationen wie der vorliegenden eines konkreten Vorbringens dazu, zu welchem Zeitpunkt welcher Rechtsträger materiell Berechtiger war, da sich andernfalls die aus dem Patent fließenden Ansprüche nicht „personalisieren“, also nicht einem bestimmten Rechtsträger zuordnen ließen (Kühnen/Geschke, a.a.O.). Die Klägerinnen haben einen konkreten Zeitpunkt der Übertragungen des Klagepatents jeweils nicht genannt, sondern – nachdem sie sich schriftsätzlich allein auf den Registerstand bezogen haben – ihren Vortrag in mündlicher Verhandlung darauf beschränkt, die Übertragungen hätten „jeweils im zeitlichen Zusammenhang mit den Umschreibungsaufträgen“ stattgefunden. Das ist nicht hinreichend konkret. Es lässt bereits nicht erkennen, ob die Übertragungen vor oder nach den im Register ersichtlichen Umschreibungszeitpunkten stattgefunden haben. Auch lässt sich diesem Vorbringen kein „Näherungswert“ für den konkreten Zeitpunkt der Übertragung entnehmen, weil nicht zu bestimmen ist, innerhalb welchen Zeitraumes noch davon ausgegangen werden kann, die Übertragung habe sich in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Stellung des Umschreibungsauftrages befunden.

Der erstmals in mündlicher Verhandlung angebotene Beweis war demnach nicht zu erheben. Dies folgt erstens daraus, dass – wie soeben dargelegt – es schon an einer hinreichend konkreten Darlegung der Klägerinnen fehlt und sich daher kein bestimmtes Beweisthema ausmachen lässt. Außerdem steht zu befürchten, dass mit der Erhebung des angebotenen Beweises die Klägerinnen überhaupt erst in den Stand versetzt würden, hinreichend konkrete Tatsachen zu behaupten, was zu einer unzulässigen Ausforschung führen würde (Zöller/Greger, ZPO, 27. Aufl., vor § 284 Rn. 5). Zweitens sind die angebotenen Beweismittel nicht geeignet, den angebotenen Beweis zu erbringen: Die als Zeugen benannten Geschäftsführer bzw. Direktoren der Klägerin zu 2., D und E, können, da sie vertretungsberechtigte Organe der Klägerin zu 2. sind, nicht gemäß § 373 ZPO als Zeugen vernommen werden. Die erforderlichen Voraussetzungen einer Vernehmung dieser Personen als Partei nach Maßgabe der §§ 445 ff ZPO sind nicht dargetan. Die Zeugin F war nach dem Vorbringen der Klägerinnen insofern mit den Übertragungen des Klagepatents befasst, als dass sie die Umschreibungsaufträge in der Kanzlei des Patentanwalts der Klägerinnen bearbeitet hat. Sie kann aus eigener Wahrnehmung daher nicht bekunden, wann eine Übertragung des Klagepatents stattgefunden hat, weil ihre Wahrnehmung auf die Umstände beschränkt ist, die in den von ihr bearbeiteten Unterlagen festgehalten sind, und sie keine Angaben dazu machen kann, ob diese Unterlagen die tatsächliche Rechtslage wiedergeben.

III.

Demnach bedürfen die weiteren zwischen den Parteien streitigen Punkte, ob nämlich die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht, ob die Klägerinnen ein berechtigtes Interesse an einer Veröffentlichung der Entscheidung gemäß § 140e PatG haben, und ob die von der Beklagten erhobene Einrede der Verjährung durchgreift, keiner Entscheidung.

Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Klägerinnen vom 12.12.2008 gab keinen Anlass, die mündliche Verhandlung gemäß §§ 296a, 156 ZPO wiederzueröffnen.

IV.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 709, 108 ZPO.