Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 24. Oktober 2013, Az. 2 U 24/12

Vorinstanz: 4a O 285/10

I.
Die Berufung der Beklagten gegen das am 13. März 2012 verkündete Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

II.
Die Beklagte trägt auch die Kosten des Berufungsverfahrens.

III.
Das vorliegende Urteil und das landgerichtliche Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zwangsweise beizutreibenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV.
Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

I.

Die Klägerin war seit dem 04.04.2008 eingetragene lnhaberin des deutschen Gebrauchsmusters DE 201 XXX ( Klagegebrauchsmuster“, Anlage rop 1), das auf einer Anmeldung vom 05.07.2001 beruhte und dessen Eintragung am 08.11.2001 im Patentblatt bekannt gemacht wurde.

Die Anmeldung der Erfindung zum Gebrauchsmustererfolgte durch die F-oHG, die vom Anmeldetag bis zum 04.04.2008 eingetragene lnhaberim
war. Mit Datum vom 05.07.2011 lief die Schutzfrist des Klagegebrauchsmusters ab.

Mit Schriftsatz vom 25.05.2005 (Anlage rop 3) reichte die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die F-oHG, einen eingeschränkten Schutzanspruch 1 zu den Gebrauchsmusterakten beim Deutschen Patent- und Markenamt ein, der folgenden Wortlaut hat:

,,Anordnung zum Montieren und Halten von flexiblen flächigen Elementen, etwa Werbeplanen (2) oder dergleichen, dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung umfasst:

• ein Profil (5, 5′) mit einer zum flexiblen flächigen Element (2) hin offenen, hinterschnittenen Aufnahme (19, 19′) zur Aufnahme eines einen Keder (20) oder ein kederartig wirkendes Element aufweisenden Randes des flexiblen Elements (2), welches Profit (5, 5′) in seiner Länge der
Kantenlänge des in die Aufnahme einzusetzenden Randes des flexiblen Elements (2) entspricht,
• ein oder mehrere Halter (4, 4′) zum Halten des Profits (5, 5′), bestehend jeweils aus einem Halteteil (6, 6′) und einem Verbindungsstück (7, 7′) zum Verbinden des Profils (5, 5′) mit dem Halteteil (6, 6′), wobei jedes Halteteil (6, 6′) über Führungs- und Haltemittel verfügt, an denen ein
Verbindungsstück (7, 7′) zu seiner ln-Eingriff-Stellung mit einem Halteteil (6, 6′) geführt und gehalten ist und wobei ein Verbindungsstück (7, 7′) zum Verbinden mit einem Halteteil (6, 6′) einen in eine Aufnahme (8) des Halteteils (6, 6′) einsetzbaren Halteschenkel (13) aufweist und das Verbindungsstück (7, 7′) mit seinem in die Aufnahme (8) eingreifenden und darin geführten Halteschenkel (13) gegenüber dem Halteteil (6, 6′) einrichtbar ist“.

Die nachfolgend eingeblendeten Figuren 1, 2 und 3 des Klagegebrauchsmusters enthalten zeichnerische Darstellungen bevorzugter Ausführungsformen der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters. Die schematisierte Figur 1 zeigt eine zum Teil geschnittene Seitenansicht einer Anordnung (1) zum Montieren und Halten einer Werbeplane (2). Die Figuren 2 und 3 zeigen als Teil einer klagegebrauchsmustergemäßen Anordnung einen Halter (4, 4′) mit Halteteil (6, 6′) und Verbindungsstück (7, 7′).

Herr L ist Kommanditist der Beklagten sowie einziger Gesellschafter und alleiniger Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Beklagten. Ursprünglich war er Angestellter der F-oHG und später auch der Klägerin, wobei er für die Entwicklung bzw. Optimierung bestehender Produkte verantwortlich war. Einzelheiten zu Beginn und Art des Beschäftigungsverhältnisses sind zwischen den Parteien streitig.

Die Anmeldung des Klagegebrauchsmusters beim DPMA erfolgte unter Einbeziehung des Herrn L, wobei es im Vorfeld der Anmeldung eine
Besprechung mit dem Patentanwalt der F-oHG gab (vgl. den betreffenden Schriftverkehr gemäß, Anlage rop 12). lm Jahr 2005 setzte die F-oHG in ihrem Namen und mit Unterstützung des Herrn L die Rechte aus dem Klagegebrauchsmuster gegenüber Dritten durch.

Die Beklagte stellt her und vertreibt in Deutschland eine Anordnung zum Montieren und Halten von flexiblen flächigen Elementen, wegen deren konstruktiver Ausgestaltung im Einzelnen auf die Anlage rop 6 Bezug genommen wird (nachfolgend „angegriffene Ausführungsform“).

Die Klägerin mahnte die Beklagte deswegen mit patentanwaltlichem Schreiben vom 24.11.2010 vergeblich ab.

Die Klägerin hat erstinstanzlich die Auffassung vertreten, die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagegebrauchsmuster wortsinngemäß, und insoweit behauptet, Herr M sei alleiniger Erfinder der dem Klagegebrauchsmuster zugrunde liegenden Erfindung gewesen.

Nachdem die Schutzfrist des Klagegebrauchsmusters wegen Zeitablaufs geendet hatte, haben die Parteien vor dem Landgericht den von der Klägerin ursprünglich auch geltend gemachten Unterlassungsantrag übereinstimmend für erledigt erklärt. Ferner hat die Klägerin ihren zunächst gestellten Antrag auf endgültiges Entfernen der Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückgenommen und die übrigen Klageanträge mit Blick auf den Ablauf der Schutzdauer des Klagegebrauchsmusters zeitlich begrenzt.

Die Beklagte, welche vor dem Landgericht die Abweisung der Klage begehrt hat, hat behauptet, Herr L habe die Erfindung, die dem Klagegebrauchsmuster zugrunde liegt, alleine entwickelt. Er habe auch keine Rechte an der Erfindung an die F-oHG übertragen. Vielmehr habe die F-oHG die Erfindung widerrechtlich entnommen. lm Übrigen stehe Herrn L als Erfinder ein Weiterbenutzungsrecht zu, welches sie nunmehr geltend machen könne. Schließlich sei die technische Lehre des Klagegebrauchsmusters nicht neu gewesen, zumindest habe ihr kein erfinderischer Schritt zugrunde gelegen.

Das Landgericht hat dem Klagebegehren in seiner zuletzt noch aktuellen Fassung vollumfänglich entsprochen, wobei es der Klägerin auch die Kosten auferlegt hat, soweit die Parteien den Rechtstreit teilweise übereinstimmend für erledigt erklärt haben. lm Einzelnen hat das Landgericht wie folgt erkannt:

„I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie
Anordnungen zum Montieren und Halten von flexiblen flächigen Elementen, etwa Werbeplanen oder dergleichen, bei denen die Anordnung umfasst:
• Ein Profil mit einer zum flexiblen flächigen Element hin offenen, hinterschnittenen Aufnahme zur Aufnahme eines einen Keder oder ein kederartig wirkendes Element aufweisenden Randes des flexiblen Elements, welches Profil in seiner Länge der Kantenlänge des in die Aufnahme einzusetzenden Randes des flexiblen Elements entspricht,
• ein oder mehrere Halter zum Halten des Profils bestehend jeweils aus einem Halteteil und einem Verbindungsstück zum Verbinden des Profils mit dem Halteteil, wobei jedes Halteteil über Führungs- und Haltemittel verfügt, an denen ein Verbindungsstück zu seiner ln-Eingriff-Stellung mit einem Halteteil geführt und gehalten ist und wobei ein Verbindungsstück zum Verbinden mit einem Halteteil einen in eine Aufnahme des Halteteils einsetzbaren Halteschenkel aufweist und das Verbindungsstück mit seinem in die Aufnahme eingreifenden und darin geführten Halteschenkel gegenüber dem Halteteil einrichtbar ist,

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in den Verkehr gebracht, oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen hat, und zwar in dem Zeitraum vom 04.04.2008 bis zum 05.07.2011, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten vorgenannten Anordnungen sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu lit. a) und b) Rechnungen vorzulegen hat, und wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

2. die vorstehend zu Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 01.09.2008 bis zum 05.07.2011 im Besitz gewerblicher Abnehmer befindlichen Erzeugnisse zurückzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, die sich im Besitz dieser Erzeugnisse befinden, darüber schriftlich informiert werden, dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters DE 201 XXX erkannt hat, ihnen ein Angebot zur Rücknahme dieser Erzeugnisse durch die Beklagte unterbreitet wird und den gewerblichen Abnehmern für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Erstattung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises bzw. eines sonstigen Äquivalents für die zurückgerufenen Erzeugnisse sowie die Übernahme der Verpackungs- und Transport- bzw. Versendungskosten für die Rückgabe zugesagt wird.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 04.04.2008 bis zum 05.07.2011 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 4.124,00 EUR Auslagenpauschale nebst Zinsen iHv 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.01.2011 zu zahlen.“

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt: Der Einwand der widerrechtlichen Entnahme greife wegen einer Einwilligung des Herrn L. in die Anmeldung des Klagegebrauchsmusters nicht durch, und zwar unabhängig von der Frage, ob dieser Allein- oder Miterfinder sei. Auf ein Weiterbenutzungsrecht könne sich die Beklagte nicht mit Erfolg berufen, weil die F-oHG – die Rechtsvorgängerin der Klägerin – beim Erfindungserwerb gutgläubig gewesen sei. Die technische Lehre des Klagegebrauchsmusters sei schutzfähig.

Mit ihrer gegen dieses Urteil eingelegten Berufung macht die Beklagte im Wesentlichen geltend: Herr L. sei zumindest Miterfinder der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters. lm Zeitpunkt der (Mit-)Erfindung sei Herr L. Arbeitnehmer der F-oHG gewesen; zumindest sei er als sog. arbeitnehmerähnliche Person einzuordnen. lhr stehe – unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit des ArbEG a.F. – ein Benutzungsrecht am Gegenstand des Klagegebrauchsmusters zu, wobei dieses entweder aus der Stellung von Herrn L. als freier Erfinder oder aus dem Umstand folge, dass dessen Erfinderanteil nicht wirksam in Anspruch genommen worden sei. Sie – die Beklagte – sei auch nicht aufgrund der Fristen des § 8 PatG an der Geltendmachung des Benutzungsrechts gehindert, und zwar selbst dann, wenn die Klägerin im Erwerbszeitpunkt – was die Beklagte bestreitet – tatsächlich gutgläubig gewesen sein sollte. Die Anwendung des § 8 PatG sei hier schon wegen der Vorrangigkeit des ArbEG ausgeschlossen. Hinsichtlich der ihrer Ansicht nach fehlenden Schutzfähigkeit nimmt die Beklagte auf ihren inzwischen beim DPMA gestellten Antrag auf Löschung des Klagegebrauchsmusters Bezug (vgl. u.a. Anlagenkonvolute WILD B5, B6 und B7).

Die Beklagte beantragt,

das Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 13.03.2012 aufzuheben und die Klage insgesamt abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin tritt der Berufung unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages entgegen. Hinsichtlich der Schutzfähigkeit nimmt sie auf ihre an das DPMA gerichteten Schriftsätze gemäß Anlagen rop 18 und rop 19 Bezug.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Senat verwiesen.

II.

Die zulässige Berufung der Beklagten ist unbegründet. Zu Recht hat das Landgericht der Klägerin gegen die Beklagte Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht, Rückruf aus den Vertriebswegen und auf Erstattung vorgerichtlicher Kosten zuerkannt sowie der Beklagten auch insoweit die Kosten auferlegt, als die Parteien den Rechtsstreit in Bezug auf den Unterlassungsantrag übereinstimmend für erledigt erklärt haben.

Das Klagegebrauchsmuster hat eine Anordnung zum Halten von flexiblen flächigen Elementen, etwa Werbeplanen oder dergleichen, zum Gegenstand.

Nach dem im Klagepatent referierten Stand der Technik wurden Spannrahmen eingesetzt, die eine aufzuspannende Plane umgaben und als Widerlager für Expanderseile dienten, die an Werbeplanen in Form von flexiblen flächigen Elementen eingehängt wurden, damit diese Elemente möglichst glatt in Erscheinung traten. Daran kritisiert das Klagegebrauchsmuster: Nachteilig sei, dass ein solches Montagesystem – bestehend aus einem Rahmen, den Expanderseilen sowie aus den mit Ösen verstärkten Öffnungen in der Werbeplane – Platz benötige, der von der Fläche für die eigentliche Werbeplane abgezogen werden müsse. Zudem müsse ein entsprechender Rahmen jeweils in der Größe für die Werbeplane vorhanden sein. Schließlich sei die Montage und Demontage durch das Einhängen der Vielzahl von Expanderseilen aufwendig.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Klagegebrauchsmuster die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, eine gattungsgemäße Anordnung zum Halten von flexiblen flächigen Elementen vorzusehen, die auch eine wandseitige Montage vereinfacht.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent in seinem Anspruch 1 gemäß der Fassung nach Anlage rop 3 folgende Anordnung vor:

1. Anordnung (1, 1′) zum Montieren und Halten von flexiblen flächigen Elementen (2), etwa Werbeplanen oder dergleichen.

2. Die Anordnung (1, 1′) umfasst:

a) ein Profit (5, 5′),
b) ein oder mehrere Halter (4, 4′) zum Halten des Profits (5, 5′).

3. Das Profil

a) weist eine zum flexiblen flächigen Element (2) hin offene, hinterschnittene Aufnahme (19, 19′) zur Aufnahme eines einen Keder (20) oder ein kederartig wirkendes Elements aufweisenden Randes des flexiblen Elements (2) auf und
b) entspricht in seiner Länge der Kantenlänge des in die Aufnahme (19, 19′) einzusetzenden Randes des flexiblen Elements (2).

4. Der eine oder die mehreren Halter (4, 4′) zum Halten des Profits (5, 5′) bestehen jeweils aus

a) einem Halteteil (6, 6′),
b) einem Verbindungsstück (7, 7′) zum Verbinden des Profits (5) mit dem Halteteil (6, 6′).

5. Jedes Halteteil (6, 6′) verfügt über Führungs- und Haltemittel.

6. An den Führungs- und Haltemitteln ist ein Verbindungsstück (7, 7′) zu seiner ln-Eingriff-Stellung mit einem Halteteil (6, 6′) geführt und gehalten.

7. Das Verbindungsstück (7, 7′) zum Verbinden mit dem Halteteil (6, 6′)

a) weist einen Halteschenkel (13) auf und
b) ist mit seinem in die Aufnahme (8) eingreifenden und darin geführten Halteschenkel (13) gegenüber dem Halteteil (6, 6′) einrichtbar.

8. Der Halteschenkel (13) ist in eine Aufnahme (8) des Halteteils (6, 6′) einsetzbar.

Zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass die angegriffene Ausführungsform unstreitig von der technischen Lehre des Anspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters Gebrauch macht. Dies ist mit Recht auch nicht Gegenstand der Berufung der Beklagten.

Auf ein von Herrn L. abgeleitetes eigenes Benutzungsrecht am Gegenstand des Klagegebrauchsmusters kann die Beklagte sich nicht mit Erfolg berufen:

Soweit die Beklagte das Benutzungsrecht auf der Basis einer Alleinerfindung des Herrn L. herleiten möchte, verkennt sie, dass nur einem eingetragenen Inhaber des Schutzrechts ein positives Benutzungsrecht nach § 11 Abs. 1 GebrMG zustehen kann.

Entsprechendes gilt, soweit die Beklagte hilfsweise von einem Miterfindungsanteil des Herrn L. ausgeht: Nur eine – von Herrn L. abgeleitete – Mitinhaberschaft der Beklagten am Klagegebrauchsmuster könnte zum Bestehen einer Bruchteilsgemeinschaft führen, die gemäß § 743 BGB jedem Mitinhaber ein Benutzungsrecht am Gegenstand des gemeinschaftlich gehaltenen Schutzrechts vermitteln würde. Die bloße (angebliche) Miterfinderschaft an der geschützten technischen Lehre hat entsprechende Rechtsfolgen nicht. Wie nämlich in §§ 6 S. 2 und 8 S. 1, 2 PatG (i.V.m. § 13 Abs. 3 GebrmG) zum Ausdruck kommt, ist der an einer Erfindung Beteiligte gezwungen, seinen Anspruch auf Einräumung eines Anteils am Schutzrecht gegen denjenigen zu verfolgen, der kraft Eintragung formell allein Rechtsinhaber ist (vgl. BGH, GRUR 1979, 540- Biedermeiermanschetten; vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG; 7. A.,§ 8 Rn 6).

4.
Dem Landgericht ist auch darin zu folgen, dass der Einwand der widerrechtlichen Entnahme nach § 13 Abs. 2 GebrMG nicht durchgreift.

Dieser Einwand ist zumindest deshalb erfolglos, weil die Frist nach § 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 8 S. 3 PatG fruchtlos ablief und die Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerin – die F-oHG – bei Erwerb des Klagegebrauchsmusters nicht bösgläubig war (§ 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 8 S. 5
PatG).

Die Frist des § 8 S. 3 f. PatG ist kraft gesetzlich angeordneter Analogie auch auf Gebrauchsmuster anzuwenden, weshalb es nicht auf die – vom Landgericht bejahte – Frage ankommt, ob die allgemeinen Voraussetzungen für eine Analogie vorliegen.

a)
Es kann dahinstehen, ob auf die (streitige) (Mit-)Erfindung des Herrn L. das ArbEG – und zwar wegen § 43 Abs. 3 S. 1 ArbEG das ArbEG in der Fassung bis zum 30.09.2009 – Anwendung zu finden hat, weil – wie die Beklagte behauptet – Herr L. im Zeitpunkt seiner vermeintlichen (Mit-)Erfindung zumindest eine sog. arbeitnehmerähnliche Person gewesen sei. Selbst wenn solches hier zu bejahen wäre, stünde dies nämlich der Anwendung des § 8 S. 3 PatG nicht entgegen.

Der BGH (GRUR 2011, 733 -Initialidee m.w.N.) hat kürzlich darüber entschieden, ob ein gesetzlicher Rechtsübergang an der Erfindung auch darauf beruhende Schutzrechtspositionen (Patent/Gebrauchsmuster) erfasst. lm Gegensatz zu der bis dahin üblichen Handhabung ist der BGH für den im Vergleich zur hiesigen Situation umgekehrten Fall, dass nämlich ein Arbeitnehmer eine vom Arbeitgeber wirksam in Anspruch genommene Diensterfindung in seinem (des Arbeitnehmers) Namen zu einem Schutzrecht anmeldet, davon ausgegangen, dass der Rechtsübergang an der Diensterfindung nach § 7 Abs. 1 ArbEG nur das Recht an der Erfindung, aber nicht die darauf beruhenden Schutzrechtspositionen erfasst, weshalb eine gesonderte materiellrechtliche Übertragung des auf die Diensterfindung angemeldeten/erteilten
Schutzrechts – und nicht bloß eine formale Umschreibung des Registers – erforderlich ist. Kommt der Arbeitnehmer dem Übertragungsverlangen nicht freiwillig nach, obliegt es deshalb dem Arbeitgeber, die erforderliche Rechtsübertragung des Schutzrechts im Wege einer Vindikationsklage nach § 8 S. 1 PatG durchzusetzen. Die notwendige Vindikationsklage ist fristgebunden; sie kann nur innerhalb von 2 Jahren seit Veröffentlichung der Patenterteilung/Bekanntmachung der Gebrauchsmustereintragung erhoben werden (§ 8 S. 3 PatG). Eine Ausnahme gilt, wenn der Schutzrechtsinhaber beim Erwerb der Anmeldung/des Schutzrechts bösgläubig in Bezug auf die Sachberechtigung war (§ 8 S. 5 PatG). Wird der Arbeitgeber in einem Verletzungsprozess in Anspruch genommen, kann er deshalb den Einwand widerrechtlicher Entnahme nur dann mit Erfolg erheben, wenn er die Frist nach § 8 S. 3 PatG gewahrt hat. Eine konsequente Übertragung dieser Rechtsprechung auf den hier interessierenden, gleichsam mit vertauschten Rollen ausgestatten Fall – dass nämlich der Arbeitgeber eine zugunsten des Diensterfinders frei gewordene Erfindung auf seinen (des Arbeitgebers) Namen zum Schutzrecht angemeldet hat – führt dementsprechend zu dem Ergebnis, dass sich der übergangene Arbeitnehmer die vom Arbeitgeber durch die Anmeldung erlangte Schutzrechtsposition abtreten lassen muss. Der Arbeitnehmer muss daher – notfalls gerichtlich – vindizieren, wobei auch für ihn die Fristen des § 8 S. 3 f. PatG maßgeblich sind. Versäumt er die Einhaltung dieser Frist, ist ihm der Einwand widerrechtlicher Entnahme versagt.

Zwar ist die Rechtsprechung des BGH nicht bedenkenfrei (anderer Ansicht ist insbesondere Kraßer, Patentrecht, 2009, 6. Auflage, § 21 IV, a) 1;. vgl. auch Bartenbach/Volz, ArbeG, 5. A., § 7 n.F., Rn 42 m.w.N.): In dogmatischer Hinsicht ist es nämlich nicht recht einsichtig, warum – insbesondere mit Blick auf §§ 413, 412,401 BGB – der gesetzliche Rechtsübergang an der Erfindung nach §§ 7, 13 Abs. 1 ArbEG (auf den Arbeitgeber) bzw. nach §§ 8, 13 Abs. 4 S. 1 ArbEG (auf den Arbeitnehmer) nicht alle vermögensrechtlichen Erfindungsrechte und folglich auch die damit verbundenen Schutzrechtspositionen erfassen sollte. Dann aber wäre eine Vindikation und namentlich die Einhaltung der Fristen nach § 8 S. 3 f. PatG obsolet.

Gerade in der Situation, dass der Arbeitgeber eine frei(e) (gewordene) Diensterfindung für sich selbst zum Schutzrecht anmeldet, stellt sich die Frage, ob es interessengerecht sein kann, es dem Arbeitnehmer zuzumuten, ggf. während eines weiter bestehenden Arbeitsverhältnisses seinen Arbeitgeber gerichtlich auf Übertragung der Diensterfindung in Anspruch zu nehmen. Es liegt auf der Hand, dass dies für die Mehrzahl aller Diensterfinder eine beachtliche Hemmschwelle darstellen dürfte.

Gleichwohl bleibt es eine Tatsache, dass der BGH die Rechtsfrage eingehend erörtert und anders entschieden hat. Dabei hat es zu verbleiben. Es besteht auch kein Anlass für eine Differenzierung danach, ob es der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber ist, der die Diensterfindung zu Unrecht angemeldet hat. Die Erwägungen, die den BGH zu seiner Auffassung von dem mangelnden Übergang schutzrechtlicher Positionen veranlasst haben, sind grundsätzlicher Natur und treffen auf beide Fallkonstellationen in gleicher Weise zu. Sie liegen nämlich darin, dass das auf die Diensterfindung angemeldete oder erteilte Schutzrecht seinem lnhaber nicht auf Grund des Rechts an der (in Anspruch genommenen oder freigewordenen) Erfindung zusteht, sondern ausschließlich aufgrund der formellen Stellung als Patentanmelder- oder inhaber, die völlig unabhängig von der sachlichen Berechtigung an der Erfindung ist.

b)
Zutreffend – und mit der Berufung auch nicht gerügt – hat das Landgericht festgestellt, dass die Frist des § 8 S. 3 PatG fruchtlos ablief. Da die Bekanntmachung des Klagegebrauchsmusters am 08.11.2001 erfolgte, lief die Klagefrist am 07.11.2003 ab. Eine entsprechende Klage wurde unstreitig nie eingereicht.

c)
Ein Ausnahmefall gemäß § 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 8 S. 5 PatG, wonach die Sätze 3 und 4 des § 8 PatG nicht anzuwenden sind, wenn der Schutzrechtsinhaber beim Erwerb nicht in gutem Glauben war, liegt nicht vor.

Für die Frage der Gutgläubigkeit iSv § 8 S. 5 PatG gelten die zu § 932 BGB entwickelten Grundsätze entsprechend (Busse/Keukenshrijver, PatG, 7. A., § 8 Rn 19; Benkard/Mellulis, PatG, 10. A., § 8 Rn 13 m.w.N. zur h.M.). lnsofern ist jeder bösgläubig, der beim Patenterwerb wusste oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht wusste, dass ihm oder seinem Rechtsvorgänger ein Recht an der Erfindung bzw. Anmeldung oder dem Patent ganz oder teilweise nicht zustand (Schnekenbohl, in: Fitzner/Lutz/Bodewig PatG, 4. A., § 8 Rn 38). Grob fahrlässig ist eine Unkenntnis, wenn sie darauf beruht, dass der Schutzrechtserwerber die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich grobem Maße verletzt und auch ganz naheliegende Überlegungen nicht angestellt oder naheliegende Erkenntnis- und lnformationsquellen nicht genutzt und unbeachtet gelassen hat, was jedem hätte einleuchten müssen, so dass ihm persönlich ein schwerer Obliegenheitsverstoß vorzuwerfen ist (vgl. BGH, GRUR 2012, 1279 – Das große Rätselheft).

Ausreichend für einen derartigen Schuldvorwurf kann der Umstand sein, dass der Anmelder weiß oder sich bewusst der Erkenntnis verschließt, dass ein anderer einen wesentlichen Beirag zum Zustandekommen der angemeldeten Erfindung geleistet hat (BGH, GRUR 1979, 540 – Biedermeier- Manschetten). Das gilt regelmäßig jedenfalls dann, wenn die Schutzrechtsanmeldung hinter dem Rücken des übergangenen Miterfinders erfolgt. Genau in dieser Hinsicht liegt der Streitfall indessen anders. Dabei kann unterstellt werden, dass die für die Rechtsvorgängerin der Klägerin handelnden Personen im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagegebrauchsmusters davon ausgingen, dass Herrn L. ein (Mit-)Erfinderanteil am Anmeldungsgegenstand zustand. lm Weiteren lagen jedoch in mehrfacher Hinsicht ganz besondere Umstände vor: Die Gebrauchsmusteranmeldung ist unstreitig unter Beteiligung des Herrn L. erfolgt; Herr L. war an der späteren Durchsetzung des allein auf den Namen der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin eingetragenen Schutzrechts gegen Dritte beteiligt; Herrn L. ist unstreitig eine Erfindervergütung gezahlt worden. Dass Herr L. zu irgendeinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise geltend gemacht hat, dass an sich ihm ein Anteil am Klagegebrauchsmuster zustehe, behauptet nicht einmal die Beklagte. Bei der gegebenen Sachlage waren die Beteiligten ersichtlich einvernehmlich der Meinung, dass der Rechtsvorgängerin der Klägerin das Schutzrecht zustehen sollte und Herr L. durch die ihm gezahlte Vergütung entschädigt ist (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Senat, S. 1, Blatt 194 GA). Grund für diese übereinstimmende Einschätzung war die besondere berufliche Stellung des Herrn L., die im Prozess zu einem Streit der Parteien darüber geführt hat, ob Herr
L. als selbständiger Unternehmer agiert hat oder eine arbeitnehmerähnliche Position bei der Rechtsvorgängerin der Klägerin bekleidet hat. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass im Bereich der Arbeitnehmererfindervergütung weithin die Fehlvorstellung vorherrscht, dass Erfindungen des Arbeitnehmers per se und ohne weiteres dem Unternehmen zustehen. Von dieser Fehlvorstellung sind offensichtlich auch Herr L. und die Rechtsvorgängerin der Klägerin ausgegangen. Jedenfalls ist nichts dafür ersichtlich, dass bei der letzteren (z.B. wegen einer eigenen Patent­
oder Rechtsabteilung) ein überlegenes Wissen existiert hat. Der Vorwurf der Bösgläubigkeit läuft deshalb darauf hinaus, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin einen tatsächlichen Sachverhalt rechtlich unrichtig erfasst und eingeordnet hat, den auch Herr L. aufgrund des prinzipiell gleichen Wissenshorizontes in derselben Weise fehlerhaft beurteilt hat. Das reicht für eine Bösgläubigkeit nicht aus.

5.
Auch die Verteidigung der Beklagten, wonach ihr trotz des fruchtlosen Ablaufs der Fristen nach § 8 S. 3 f. PatG jedenfalls ein von Herrn L. erworbenes Weiterbenutzungsrecht zustehe, welches sie mit Erfolg dem Klagebegehren trotz Gutgläubigkeit der F-oHG entgegen halten könne, hat keinen Erfolg:

Der BGH hat nämlich in der Entscheidung „Schweißbrennerreinigung“ (GRUR 2005, 567) klargestellt, dass dem gutgläubigen Patentinhaber Arglist nicht vorgeworfen werden könne, wenn er im Verletzungsrechtsstreit von der verfestigten Rechtsposition Gebrauch macht, die ihm das Gesetz mit Blick auf seinen gutgläubigen Erwerb gemäß § 8 S. 5 PatG zuweist. Nichts Anderes kann aber gemäß § 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 8 PatG für einen entsprechend gutgläubigen Erwerber eines Gebrauchsmusters gelten. Der BGH hat einem Weiterbenutzungsrecht sogar für den Fall, dass der wahre Berechtigte den Gegenstand der Erfindung vor Ablaut der Frist im eigenen Betrieb in Benutzung nahm, eine eindeutige Absage erteilt (GRUR 2005, 567, 568 – Schweißbrennerreinigung). Vor diesem Hintergrund ist kein Raum für Billigkeitserwägungen im Rahmen des Verletzungsverfahrens; es steht dem (vermeintlich) wahren Berechtigten vielmehr frei, seinen lnteressen auf andere Weise Geltung zu verschaffen (vgl. BGH, GRUR 2005, 567, 568 – Schweißbrennerreinigung).

6.
Auch die vom Senat im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit positiv festzustellende Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters ist gegeben.

a)
Die technische Lehre des Klagegebrauchsmusters ist insbesondere neu iSv § 1 Abs. 1 GebrMG, weil sie nicht zum Stand der Technik iSv § 3 Abs. 1 GebrMG gehört.

aa)
Zutreffend hat das Landgericht die Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung US 6,xxx,xxx (Anlage B2) bejaht. Weil die Beklagte diesbezüglich – weder im hiesigen Verletzungsverfahren noch im Parallelverfahren vor dem DPMA, wo diese Entgegenhaltung überhaupt nicht gegenständlich ist – Ausführungen dazu gemacht hat, weshalb die betreffende Auffassung des Landgerichts unzutreffend sei, sind insoweit keine weitergehenden Erörterungen durch den Senat geboten.

bb)
Auch die Entgegenhaltung WO 0x/57xxx (D2) steht der Neuheit der technischen Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents nicht entgegen.

lnsofern kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass die Einstellklammer (22) ein Profil, die Strebe (24) ein Halteteil sowie der Verbindungsstift (100), die Haltemutter (108), die Positioniermutter (106) und die Vorschubmutter (126) zusammen das Verbindungsstück zwischen Halteteil und Profit sind.

An einer neuheitsschädliche Vorwegnahme der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters fehlt es jedenfalls deshalb, weil das Halteteil (= Strebe 24) nicht mit Führungsmitteln ausgestattet ist, welche das Verbindungsstück führen (Merkmal 6). Die Führungs- und Haltemittel tragen dazu bei, dass das Halteteil und das Profil getrennt ausgebildet werden können. Dadurch wird der Austausch des flexiblen Elements erleichtert, da es zusammen mit dem Profil vom Halteteil getrennt werden kann, so dass der Austausch nur wenige Handgriffe erfordert (vgl. Klagegebrauchsmuster, S. 4, Z 8 bis 16; vgl. S. 7, Z. 5 bis 14).

Zwar durchdringt, der Verbindungsstift (100) die Strebe (24); irgendeine Führung findet durch die Strebe jedoch nicht statt, und zwar völlig unabhängig davon, ob die Durchtrittsbohrung rund oder als Langloch ausgebildet ist. Jedweder führenden Anlage steht nämlich das sich über die gesamte Läge des Verbindungsstiftes (100) fortsetzende Außengewinde entgegen, das einen den Verbindungsstift führenden
Kontakt mit der Strebe verbietet. Die Öffnung 88 nimmt den Verbindungsstift 100 spielbehaftet auf. Der Öffnung 88 kommt insoweit keine Führungsfunktion zu, sondern sie erleichtert bloß das Einsetzen des Kopplungsstifts 100 in die Stütze 24. Die D2 möchte eine Berührung der Wand 88 durch den Führungsstift beim Anziehen der Vorschubmutter gerade vermieden wissen, weil ansonsten das Gewinde des
Kopplungsstifts beschädigt werden könnte.

cc)
Ebenso wenig offenbart das EP 07xx xxx xx (03) die technische Lehre des Anspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters.

Jedenfalls lehrt die 03 kein „Verbindungsstück“ i.S.d. Merkmale 4b), 6 und 7 des Klagegebrauchsmusters. Ohne Erfolg argumentiert die Beklagte insoweit, der Bolzen 23 sei ein solches „Verbindungsstück“.

Die Figuren 4 und 6 zeigen Einzelheiten eines Anschlages (21) für den unteren Bügel (6). Zu dessen Funktion erläutert die Druckschrift, dass zum Aufspannen des zwischen den Bügeln (5, 6) gehaltenen Werbeträgers (1a) der obere Bügel (5) durch den Seilzug (12) in den Schienen (3, 4) hochgezogen wird, während der untere Bügel (6) mittels eines oder mehrerer Anschläge (21) in seiner Stellung fixiert wird. Der Anschlag (21), der bevorzugt federbelastet (22) ist, hält den Werbeträger (1a) im gespannten Zustand, d.h. durch den Anschlag (21) wird der untere Bügel (6) entgegen der Spannrichtung gehalten. In Bezug auf die Figuren 4, 6 wird deshalb ausgeführt, dass der Anschlag (21) eine Druckfeder (22) und einen federbelasteten Bolzen (23) aufweist, der von oben auf den Bügel (6) einwirkt. lm Betrieb stößt der an die Versteifungsleiste (6a) angeschlossene Anschlagwinkel gegen den federbelasteten Bolzen (23), wodurch der Bügel (6) festgehalten wird.

Bei dieser Ausgangslage mag der untere Bügel (6) mit seiner Versteifungsleiste (6a) ein Profil darstellen und das am Gebäude zu befestigende Bauteil, das die Spannfeder (22) trägt, mag ein Halteteil sein. In jedem Fall kann der Bolzen (23) nicht als „Verbindungsstück“ betrachtet werden. Zwischen dem Bolzen (23) und dem Winkelstück existiert keine Verbindung; beide geraten vielmehr nur miteinander in Anlage.

Mit dem zuvor ausgeführten Verständnis korrespondiert auch die Sichtweise der sachkundig besetzten Löschungsabteilung im Zwischenbescheid vom 2.8.2007, der in einem früheren Löschungsverfahren gegen das Klagegebrauchsmuster erging (siehe insbesondere die S. 4, 5. Abs. der Anlage rop 14).

dd)
Schließlich steht auch die Entgegenhaltung US 5,xxx,xxx A (05) der Feststellung der Neuheit des Anspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters nicht entgegen.

lnsoweit fehlt es bereits an der notwendigen Vorlage einer deutschen Übersetzung der betreffenden Druckschrift, worauf die Klägerin hingewiesen wurde (s. Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vom 10.10.2013, S. 1, Blatt 194 GA).

Abgesehen davon räumt die Beklagte selbst ein, dass bei der Anordnung nach der D5 der vermeintliche Halteschenkel (nämlich der zentrale dicke Abschnitt des vermeintlichen Verbindungsstücks) bloß an einer Fläche des Halteteils geführt ist. Jedoch verlangt das Merkmal 8, dass der Halteschenkel in eine Aufnahme des Halteteils einsetzbar ist.

lnsofem ist bei der Entgegenhaltung D5 nicht gewährleistet, dass der Halteschenkel gegenüber dem Halteteil eingerichtet werden kann (Merkmal 7b), weil er nicht in die Aufnahme des Halteteils einsetzbar ist.

b)
Die technische Lehre des Anspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters weist auch den notwendigen erfinderischen Schritt auf (§ 1 Abs. 1 GebrMG). Dies gilt auch unter Beachtung des Grundsatzes, dass an die Bejahung des erfinderischen Schrittes keine geringeren Anforderungen zu stellen sind als an die Erfindungshohe gemäß § 4 PatG (vgl. BG. GRUR 2006, 843 – Demonstrationsschrank).

Auch wenn der Erfolg der Verletzungsklage der Klägerin hier angesichts der Eigenschaft des Klagegebrauchsmusters als ungeprüftem Schutzrecht die positive Feststellung der Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters bedingt, obliegt es der Beklagten im Einzelnen darzutun sowie ggf. zu beweisen, dass die technische Lehre des Klagegebrauchsmusters nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe (vgl. Rogge/Grabinski, in: Benkard, PatG, 10. A., § 24 Rn 18 m.w.N.).

aa)
Keiner Entscheidung bedarf, ob der Fachmann ausgehend von der D2 unter Rückgriff auf sein allgemeines Fachwissen bzw. in Kombination mit der D1 oder der D4 ohne erfinderisches Zutun zu einer Anordnung gelangen konnte, welche die Vorgaben des Merkmals 3b erfüllt.

Jedenfalls liegt der erfinderische Schritt gegenüber dem genannten Stand der Technik zumindest im technischen Lehrinhalt des Merkmals 5 begründet, welches – wie oben näher ausgeführt – in der D2 gerade nicht offenbart ist. Wie der Fachmann ausgehend von der D2 als nächstliegendem Stand der Technik ohne erfinderisches Zutun zu einer solchen Lösung hätte gelangen können, ist von der Beklagten nicht dargetan. Hinsichtlich der Frage des erfinderischen Schrittes gegenüber der D2 setzt sie sich vielmehr allein mit dem Merkmal 3b auseinander.

bb)
Ebenfalls ohne Erfolg wendet die Beklagte ein, der notwendige erfinderische Schritt sei mit Blick auf die Entgegenhaltung D3 als nächstliegendem Stand der Technik nicht gegeben (vgl. deren Figur 6 in Anlage zur Anlage WILD B 5).

Wie hinsichtlich der Frage der Neuheit erläutert, offenbart die D3 jedenfalls nicht die Merkmale 6 und 7 des Anspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters. Die Beklagte erläutert jedoch nicht, inwieweit es für den Fachmann nahegelegen haben könnte, ausgehend von der D3 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit der 01 oder 04 eine Lösung zu entwickeln, bei der ein Verbindungsstück iSd Klagegebrauchsmusters vorhanden ist. Auch insoweit erörtert die Beklagte die Erfindungshöhe nur in Bezug auf das Merkmal 3b.

cc)
Auch der Hinweis der Beklagten auf die (nicht in deutscher Übersetzung vorliegende) D5 vermag den erfinderischen Schritt nicht in Frage zu stellen. Wie oben ausgeführt, offenbart die D5 zumindest nicht das Merkmal 8 des Anspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters.

Wie der Fachmann ausgehend von der D5 als nächstliegendem Stand der Technik ohne Überlegungen von erfinderischer Güte zur Lösung des Merkmals 8 gelangen sollte, hat die Beklagte nicht erläutert. Allein der Hinweis darauf, dass das Führen entlang der Fläche des Halteteils funktional keinen Unterscheid ergebe, lässt nicht die Feststellung zu, dass es für den Fachmann naheliegend gewesen sei, die Lösung des Klagegebrauchsmusters zu wählen.

7.
Die sich aus der Verletzung des Klagegebrauchsmusters ergebenden Rechtsfolgen hat das Landgericht richtig erkannt und im Einzelnen zutreffend begründet. Hierauf nimmt der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich Bezug.

8.
Da die Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters mit Blick auf die Ausführungen unter Ziffer 6. nach der Auffassung des Senats keinen (vernünftigen) Zweifel unterliegt, besteht kein Anlass, den Verletzungsrechtstreit im Hinblick auf den beim DPMA eingereichten Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des (durch Zeitablauf erloschenen) Klagegebrauchsmusters (Anlage WILD B 5) nach § 19 S. 1 oder gar nach § 19 S. 2 GebrMG auszusetzen.

9.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Ein Grund für eine Zulassung der Revision (§ 543 ZPO) besteht nicht. Die vorliegende Rechtssache wirft als reine Einzelfallentscheidung weder
entscheidungserhebliche Fragen von grundsätzlicher Bedeutung noch solche auf, die zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder zur Fortbildung des Rechts eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes als Revisionsgericht erfordern.