Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 10. September 2015, Az. 15 U 124/14

Vorinstanz: 4a O 141/13

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Die Berufung des Klägers gegen das Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 21.08.2014, Az. 4a O 141/13, wird zurückgewiesen.

Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz zu tragen.

Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Zwangsvollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund dieses Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn die Beklagte nicht vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

GRÜNDE:

Der Kläger verlangt von der Beklagten Rechnungslegung und Zahlung aus der zwischen ihnen getroffenen Vereinbarung vom 12./15.11.2003 (Anlage K 1).

Wegen der Einzelheiten wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen im Urteil des Landgerichts Bezug genommen.

Das Landgericht hat die Beklagte mit Teilurteil vom 21.08.2014 zur Rechnungslegung für den 17./18.01.2010 sowie zur Zahlung von 120,44 Euro nebst 19 % Umsatzsteuer und Zinsen verurteilt. Soweit es die Klage im Übrigen abgewiesen hat, hat es zur Begründung ausgeführt: Im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung ergebe sich, dass der Lizenzvertrag mit rechtskräftiger Vernichtung des Patents zum 19.01.2010 beendet worden sei. Enthalte der Lizenzvertrag keine Vereinbarung, sei die Laufzeit des Lizenzvertrages im Zweifel auf den Zeitraum bis zu einem das Patent vernichtenden Urteil beschränkt. Mit Rechtskraft dieses Urteils entfalle die vertragliche Zahlungspflicht für die Zukunft.

Entgegen der Ansicht des Klägers habe die Vergütungspflicht der Beklagten mit rechtskräftiger Vernichtung des Patents geendet. Dies ergebe sich mangels ausdrücklicher Regelung dazu im Lizenzvertrag im Wege der Auslegung unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen der Parteien. Es liege ein Lizenzvertrag vor, da die Vereinbarung im hier streitgegenständlichen Teil im Wesentlichen lizenzvertragliche Elemente enthalte. Aus dem Wortlaut der Vereinbarung ergebe sich, dass ein Zusammenhang mit dem Patent bestehe, indem es explizit aufgeführt sei und die Lizenz „für das Patent“ eingeräumt werde. Demgegenüber ergeben sich weder aus dem Lizenzvertrag noch den ihm zeitlich vorangehenden Vertragsentwürfen oder dem Sachvortrag des Klägers Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte ein Interesse daran gehabt habe, sich über die eigentliche Schutzdauer des Patents oder dessen rechtskräftigen Bestand hinaus auf unbestimmte Zeit vertraglich zu binden.

Dem könne der Kläger nicht mit Erfolg entgegenhalten, die Vergütung beziehe sich darauf, dass er der Beklagten das technische Know-how zur Verfügung gestellt habe. Zum einen sei der Kläger durch die Sonderzahlung in Höhe von 175.000,- EUR vergütet worden, mit der – neben anderen Zahlungen – alle gegenseitigen Ansprüche aus der Zusammenarbeit beim B-Projekt bis einschließlich Oktober 2003 abgegolten sein sollten. Zum anderen hätte es der Erwähnung der Patentanmeldung nicht bedurft, wenn lediglich technisches Know-how Gegenstand des Lizenzvertrages hätte sein sollen.

Für ein Ende der Vergütungspflicht mit Beendigung der Schutzdauer spreche ferner, dass der Beklagten kein ordentliches Kündigungsrecht zugestanden habe. Schließlich bestünde andernfalls, d. h. bei einer unbestimmten Laufzeit des Lizenzvertrages, ihre Vergütungspflicht nach Ablauf der Schutzfrist fort, obwohl sie gegenüber Dritten keine Rechte aus dem Patent mehr geltend machen könnte, und diese Verpflichtung entfiele nur bei einer außerordentlichen Kündigung. Dass bei Abschluss der Patentvereinbarung nur eine Patentanmeldung vorgelegen habe, führe nicht zu einer anderen Beurteilung, da § 33 PatG dem Anmelder bereits eine gesicherte Rechtsposition verschaffe. Daher ergebe sich aus dem Lizenzvertrag nicht, dass die Beklagte ohne Rücksicht auf ein bestehendes Patent eine Zahlungsverpflichtung für die Nutzung des technischen Know-Hows habe eingehen wollen.

Der Beklagten sei es zudem weder vertraglich noch aus Treu und Glauben verwehrt gewesen, als Vertragspartner des Klägers Nichtigkeitsklage zu erheben, so dass die Bedingung nicht gemäß § 162 Abs. 2 BGB eingetreten sei. Nach Aufhebung des § 17 Abs. 2 Nr. 3 GWB seien Nichtangriffsverpflichtungen grundsätzlich unwirksam. Zudem stehe der Rüge der materiellen Unrichtigkeit eines Urteils – hier des stattgebenden Nichtigkeitsurteils des Bundespatentgerichts – dessen Rechtskraft entgegen, weshalb die Frage der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage von den Parteien nicht erneut aufgeworfen werden könne. Abgesehen davon, dass eine Nichtangriffsvereinbarung gesondert vereinbart werden müsse, seien im Übrigen auch die Voraussetzungen für eine konkludent getroffene Nichtangriffsabrede nicht gegeben, da die Beklagte nur einfache Lizenznehmerin und ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien nicht festzustellen sei. Aus dem Projektteam sei schon nach dem Vorbringen des Klägers kein derartiges Vertrauensverhältnis entstanden. Dieser habe ferner nicht hinreichend dargelegt, dass die Beklagte ein besonderes Vertrauen in Anspruch genommen habe, das über ein übliches Vertrauen zwischen Vertragsparteien hinausgehe. Aus denselben Gründen komme ein treuwidriges Verhalten nach den Grundsätzen des § 242 BGB nicht in Betracht.

Dagegen richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Berufung des Klägers.

Zur Begründung trägt er vor: Das Landgericht habe die Klage zu Unrecht für den Zeitraum ab dem 19.01.2010 abgewiesen. Aus der Vereinbarung vom 12./15.11.2003 ergebe sich, dass er auch nach rechtskräftiger Vernichtung des Patents die geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungslegung, Abgabe der eidesstattlichen Versicherung und Zahlung habe. Entgegen den Ausführungen im angefochtenen Urteil handle es sich bei dieser Vereinbarung nicht um einen Lizenzvertrag, der an den Bestand des Patents geknüpft sei. Das Landgericht habe die Vereinbarung fehlerhaft ausgelegt. Tatsächlich stelle sie einen Vergleich dar, der habe bestehende Ungewissheiten über Erteilung und Umfang des angemeldeten Patents sowie dessen Bedeutung für die Entwicklung der B-Automaten abschließend beseitigen sollen, wobei diese Unsicherheiten mittels einer Reduzierung der Vergütung berücksichtigt worden seien. Die Beklagte habe bei Abschluss der Vereinbarung ausdrücklich darauf verzichtet, seine bei den B-Automaten verwendete technische Lehre auf ihre Übereinstimmung mit der Patentschrift zu überprüfen. Sie habe sich daher unabhängig von Existenz und Bedeutung des Patents vergleichsweise zu einer regelmäßigen Zahlung verpflichtet und damit bewusst das Risiko für den Bestand des Patents übernommen, zumal sie die Vereinbarung vorformuliert habe.

Aus dem Wortlaut sowie Sinn und Zweck der Vereinbarung folge ebenfalls, dass die Vergütung unabhängig von Gewährung und Fortbestand des Patents zu entrichten sei und stattdessen das Einbringen und die Nutzung seines technischen Know-hows geregelt werde. Etwaige Lizenzansprüche hätten demnach in einem noch zu schließenden Lizenzvertrag geregelt werden sollen, seien also gerade noch nicht Gegenstand der Vereinbarung. Die Bezugnahme auf das Patent sei allenfalls als Laufzeitbestimmung zu werten, die sich an der üblichen Schutzdauer von Patenten orientiere. Da mit der Einmalzahlung von 175.000,- Euro nur seine bis dahin eingebrachte Arbeitsleistung in dem Projektteam habe abgegolten werden sollen, könne zudem aus der Vereinbarung nicht hergeleitet werden, dass weitergehende Ansprüche nicht bestehen. Vielmehr hätten gerade seine Ansprüche im Anschluss an die Projektarbeit, z. B. aus der Inbetriebnahme der funktionsfähigen Automaten vergütet werden sollen. Es entspreche ferner seinem berechtigten wirtschaftlichen Interesse, nach Nichtigerklärung des Patents weiterhin eine Vergütung für Automaten zu erhalten, denen sein Know-how zugrunde liege und mit denen die Beklagte weiterhin nicht unerhebliche Umsätze generiere, die jährlich ca. 40.000,- Euro pro Automat betragen können. Schließlich habe er die Initialzündung für das B-Projekt der Beklagten geliefert und durch sein technisches Know-how zu diesem wirtschaftlichen Erfolg der B-Automaten beigetragen. Dementsprechend sei inzwischen mehrfach rechtskräftig festgestellt worden, dass die Vergütungspflicht der Beklagten unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der durch das Patent geschützten Lehre bestehe. Die Beklagte könne sich ferner nicht darauf berufen, sie habe nur für den Mehrwert eines Patentes zahlen wollen, da keine Exklusivität der Lizenz vereinbart gewesen sei und die Beklagte somit keine ausschließlichen Nutzungsrechte erlangt habe.

Entgegen der Darstellung im angefochtenen Urteile habe er ferner unter Beweisantritt ein besonderes Vertrauensverhältnis dargetan, aus der sich auf eine Nichtangriffsabrede schließen lasse. Das Landgericht habe die Beweise fehlerhaft und nur unzureichend gewürdigt. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ergebe sich daraus, dass die damaligen Geschäftsführer der Beklagten unstreitig mit ihm Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss als Gesellschaft geführt haben und die Zusammenarbeit intensiv gewesen sei. Erst Ende August 2013 haben diese abgelehnt, obwohl der alte Beirat vorher eine ausdrückliche Zusage gegeben habe. Dies habe jedoch nichts daran geändert, dass die Parteien in der Sache eng verbunden gewesen seien. So habe er die Beklagte unstreitig mit einem Unternehmen zusammengeführt, das die Wartungsarbeiten an den Automaten vornehme. Abgesehen davon sei es als Verzicht der Beklagten auf die Erhebung einer Nichtigkeitsklage zu werten, dass sie bewusst auf eine Kündigungsmöglichkeit verzichtet habe, obwohl die Vergütungspflicht unabhängig von einer Nutzung des Patents sei. Dies ergebe sich zudem daraus, dass sie sich auf den unsicheren Rechtsbestand eingelassen, insbesondere weder den Ausgang des Erteilungsverfahrens abgewartet noch Einspruch gegen das Patent eingelegt habe, sondern die Vereinbarung vom 12./15.11.2003 vorbehaltlos unterzeichnet habe. Die Beklagte habe daher im Sinne von § 162 Abs. 2 BGB treuwidrig gehandelt, indem sie die Nichtigkeitsklage erhoben habe und weitere Zahlungen unter Berufung auf die Nichtigkeit des Patents verweigere. Ferner verstoße sie damit gegen eine konkludent getroffene Nichtangriffsabrede, die sich aus der auch nachvertraglich wirkenden Pflicht zur Rücksichtnahme ergebe. Die Beklagte verhalte sich widersprüchlich, indem sie einerseits weiterhin Automaten aufstelle und betreibe, denen sein technisches Know-how zugrunde liege, sich andererseits aber wegen der daraus resultierenden Vergütungspflicht auf die Nichtigkeit des Patents berufe, obwohl sie jahrelang selbst vorgetragen habe, dass es für die Automaten nicht auf die Nutzung des Patents ankomme.

Wegen des vom Patent unabhängigen Regelungsgehalts der Vereinbarung stehe die Rechtskraft des Nichtigkeitsurteils überdies einer Überprüfung im hiesigen Rechtsstreit nicht entgegen, ob die Laufzeitbestimmung einen eigenen Regelungsgehalt besitze und ob die Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens treuwidrig gewesen sei.

Im Hinblick auf den unbezifferten Zahlungsantrag zu I. 3. haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat den Rechtsstreit für den Zeitraum vom 17.-18.01.2010 übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Der Kläger beantragt,

das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 21.08.2014, Az. 4a O 141/13, teilweise abzuändern und die Beklagte im Wege der Stufenklage zu verurteilen,

I.
1. ihm in der ersten Stufe Rechnung über die im Zeitraum vom 19. Januar 2010 bis einschließlich 31. Dezember 2010 von der Beklagten oder per Unterlizenz von Tochterunternehmen oder von Vertragspartnern der Beklagten im Bundesgebiet bereitgehaltenen Anzahl der auf der technischen Lehre des Patents DE 100 48 AAA aufbauenden, von den Parteien im Rahmen ihrer Zusammenarbeit entwickelten B-Automaten zu legen und dabei eine nach Monaten aufgeschlüsseIte Auskunft über die Anzahl der Automaten, einschließlich ihres Standortes, zu erteilen;

2. in zweiter Stufe die Beklagte zu verurteilen, die Auskunft gemäß Ziffer I. 1. durch eine zur gesetzlichen Vertretung berufene Person an Eides statt zu versichern;

3. soweit sich aus der gemäß Ziffer I. 1. zu erteilenden Auskunft ergibt, dass die Beklagte, deren Tochterunternehmen oder Vertragspartner, im Zeitraum vom 19. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 entsprechende Automaten im Bundesgebiet bereitgehalten haben, die Beklagte in der dritten Stufe zu verurteilen, für jeden Automaten EUR 1,00 pro Monat sowie die auf diesen Betrag entfallende gesetzliche Umsatzsteuer an den Kläger zu zahlen, nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz, erstmalig beginnend mit dem 179. Januar 2010, im Übrigen ab dem jeweiligen 1. eines Monats und endend mit dem 31. Dezember 2010, nebst gesetzlichem Umsatzsteueranteil von 19 % auf den jeweiligen Zinsbetrag.

II.
die Beklagte unter teilweiser Abänderung des Urteils des Landgerichts Düsseldorf weiter zu verurteilen, an ihn EUR 22.838,70 nebst die darauf entfallende Umsatzsteuer in Höhe von 19 % (= EUR 4.339,35) zu zahlen nebst Zinsen für die Hauptforderung in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz
– aus EUR 838,70 seit dem 19. Januar 2010,
– aus EUR 2.000,00 seit dem 01. Februar 2010,
– aus EUR 2.000,00 seit dem 01. März 2010,
– aus EUR 2.000,00 seit dem 01. April 2010
– aus EUR 2.000,00 seit dem 01. Mai 2010
– aus EIJR 2.000,00 seit dem 01. Juni 2010
– aus EUR 2.000,00 seit dem 01. Juli 2010
– aus EUR 2.000,00 seit dem 01. August 2010
– aus EUR 2.000,00 seit dem 01. September 2010
– aus EUR 2.000,00 seit dem 01. Oktober 2010
– aus EUR 2.000,00 seit dem 01. November 2010
– aus EUR 2.000,00 seit dem 01. Dezember 2010
und nebst den auf die Zinsen jeweils entfallenden Umsatzsteuern von 19%.

hilfsweise,
das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 21.08.2014, Az. 4a O 141/13, teilweise aufzuheben und das Verfahren an das Gericht des ersten Rechtszuges zurückzuverweisen, soweit das Landgericht die Klage abgewiesen hat.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens.

B.
Die zulässige Berufung des Klägers hat in der Sache keinen Erfolg.

I.
Das Landgericht hat zu Recht Ansprüche des Klägers gegen die Beklagte auf Rechnungslegung und Zahlung einer monatlichen Vergütung von 2.000,- Euro sowie von 1,- Euro pro im Einsatz befindlichem B-Automat pro Monat aus der Vereinbarung vom 12./15.11.2003 ab dem 19.01.2010 verneint.

1.
Die Parteien haben einen auf das Patent DE 100 48 AAA (nachfolgend: Patent) bezogenen Lizenzvertrag geschlossen, der mit der rechtskräftigen Vernichtung des Patents durch Urteil des Bundespatentgerichts vom 19.08.2009 beendet worden ist. Wie bereits das Landgericht zutreffend dargelegt hat, führt eine Nichtigerklärung zwar zu einem rückwirkenden Erlöschen des Patents, die Vergütungspflicht der Beklagten endete jedoch erst mit Wirkung ex nunc zum 19.01.2010.

a)
Zur Auslegung der Vereinbarung zwischen den Parteien vom 12./15.11.2003 wird auf die ausführlichen und überzeugenden Ausführungen des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts auf den Seiten 14 bis 19 des Urteils vom 24.08.2010 – 20 U 80/08 – und des Landgerichts auf den Seiten 9 bis 11 des angefochtenen Urteils Bezug genommen, denen sich der Senat nach eigener Prüfung anschließt und auf die daher zur Vermeidung von Wiederholungen in vollem Umfang Bezug genommen wird.

b)
Der Kläger hält dieser Auslegung ohne Erfolg entgegen, dass es sich um eine Vergütungsabrede handle, mit der das Einbringen und die Nutzung seines technischen Know-how geregelt werde und die vom Bestand des Patents unabhängig sei.

Dagegen spricht bereits der eindeutige Wortlaut der Vereinbarung, wonach die Vergütung ausdrücklich „für das Patent“ fällig wird. Diese Regelung nimmt eindeutig auf die angemeldete Erfindung Bezug, räumt der Beklagten daran eine Lizenz ein und knüpft die Vergütungspflicht an das Patent. Demgegenüber ist an keiner Stelle davon die Rede, dass die Beklagte diese Vergütung unabhängig vom angemeldeten Patent für die Nutzung von technischem Know-how des Klägers zu erbringen hat.

Des Weiteren ist unklar, um welches Know-how, das nicht Gegenstand der Patentanmeldung war, es sich dabei handeln soll. Veräußerbar und lizensierbar ist Know-how nur, soweit es ein Betriebsgeheimnis darstellt (BGH, GRUR 2006, 1044 – Kundendatenprogramm; Hacker in: Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 15 Rn. 67). Das Know-how aus der Patentanmeldung hat mit ihrer Offenlegung, die bereits vor Abschluss der Vereinbarung erfolgte, seinen geheimen Charakter verloren und wird nach der getroffenen Abrede mit den „Lizenzgebühren … für das Patent“ vergütet. Das Vorbringen des Klägers müsste sich daher auf anderes technisches Know-how beziehen, das bei Abschluss der Vereinbarung geheim und deswegen dazu geeignet war, Gegenstand einer lizenzvertraglichen Abrede zu sein, damit sich die Vergütungspflicht der Beklagten darauf erstrecken könnte. Der Kläger trägt indes nichts dazu vor, welches zusätzliche geheime Know-how er bei der Entwicklung der B-Automaten eingebracht habe.

Dies streitet ebenso gegen eine Vergütung von technischem Know-how des Klägers wie der erste Absatz der Vereinbarung. Wie das Landgericht dazu richtig ausgeführt hat, sollten mit den dort geregelten Zahlungen sämtliche Ansprüche des Klägers aus der Zusammenarbeit bei dem B-Projekt abgegolten sein. Sie stellten daher Gegenleistungen für die Einbringung des zunächst geheimen Know-how aus der Patentanmeldung und für die Arbeitsleistungen des Klägers bei der Entwicklung der B-Automaten dar. Beides war im Zeitpunkt der Vereinbarung abgeschlossen, insbesondere die Patentanmeldung inzwischen offengelegt und das zugrunde liegende Know-how daher nicht mehr geheim. Somit ergibt sich bei einer systematischen Auslegung der Vereinbarung ebenfalls, dass es bei der Regelung im zweiten Absatz ausschließlich um eine auf das genannte Patent bezogene Vergütung geht.

Ferner beruft sich der Kläger vergeblich darauf, dass es sich um einen Vergleich zur Beseitigung der aus der Ungewissheit über die Erteilung des Patents und dessen Umfang resultierenden Rechtsunsicherheit mit dem Inhalt handle, dass die Vereinbarung von Gewährung und Fortbestand des Patents unabhängig sei. Konkrete Anhaltspunkte dafür hat er weder vorgetragen noch ergeben sich diese aus der Vereinbarung selbst. Allein aus dem Umstand, dass das Patent noch nicht erteilt war, kann nicht auf einen Vergleich geschlossen werden, der unabhängig von der Schutzfähigkeit des Patents Zahlungspflichten der Beklagten vorsieht. Vielmehr ist die Ungewissheit darüber, ob das Patent erteilt wird und/oder ob es nach Erteilung während der Schutzdauer wirksam fortbesteht, jedem auf ein Patent bezogenen Lizenzvertrag immanent und daher keine Besonderheit des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien. Da sich das Schutzrecht nachträglich als nicht rechtsbeständig erweisen kann und die wirtschaftliche Verwertbarkeit nicht voraussehbar ist, ist der Lizenzvertrag für beide Seiten ein Wagnisgeschäft (BGH, GRUR 1961, 27 – Holzbauträger; Moufang in: Schulte, aaO, § 15 Rn. 31). Daraus ist indes nicht der Schluss zu ziehen, der Lizenznehmer verpflichte sich unabhängig vom (Fort-) Bestand des Patents zur Zahlung der Lizenzgebühren. Vielmehr endet seine Vergütungspflicht mangels einer anderslautenden Vereinbarung regelmäßig ab Rechtskraft der Nichtigerklärung des Patents (BGH, GRUR 1983, 237 – Brückenlegepanzer I; Moufang in: Schulte, aaO, § 15 Rn. 68), obwohl der Lizenznehmer bei Abschluss des Lizenzvertrages weiß, dass der Rechtsbestand des Patents ungewiss ist. Das ist bei Lizensierung eines erst angemeldeten Patents nicht grundsätzlich anders, sondern es kommt „nur“ die Ungewissheit über die Erteilung des Patents hinzu, weshalb der Lizenzvertrag für den Lizenznehmer ein noch größeres Wagnisgeschäft darstellt.

Der Kläger führt zudem keine besonderen Umstände des Einzelfalles an, die eine andere Beurteilung rechtfertigen. Unbeachtlich ist sowohl, dass die Beklagte weder die Schutzfähigkeit des Patents noch dessen Übereinstimmung mit der bei den B-Automaten verwendeten Lehre überprüft hat als auch, dass sie die Vereinbarung vorformuliert hat. All dies lässt nicht den Rückschluss auf einen Willen der Beklagten zu, sich unabhängig vom Rechtsbestand des Patents zur Zahlung der Lizenzgebühren zu verpflichten, zumal ein derartiger Wille im Text der Vereinbarung an keiner Stelle zum Ausdruck kommt. Das gilt gleichermaßen für die vom Kläger pauschal angeführte Reduzierung der Vergütung. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Lizenzgebühr geringer ist als üblich, so spricht dies nicht zwingend für einen Vergleich, sondern kann ebenso darauf beruhen, dass sie für ein seinerzeit nur angemeldetes Patent vereinbart wurde, dessen Erteilung unsicher war und / oder die Vergütungspflicht unabhängig von einer tatsächlichen Nutzung des angemeldeten Patents besteht (dazu sogleich unter c)). Der Kläger trägt außerdem keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass sich aus dem Ablauf der Vertragsverhandlungen der Abschluss eines Vergleichs mit dem von ihm dargelegten Inhalt ergebe. Er schildert weder den Inhalt dieser Verhandlungen noch führt er insbesondere Erklärungen der Beklagten an, die den Schluss zulassen, dass ihre Vergütungspflicht unabhängig von Erteilung und Rechtsbestand des Patents gelten sollte.

c)
Eine davon abweichende Beurteilung ist zuletzt nicht deshalb gerechtfertigt, weil die Beklagte – wie der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts im Urteil vom 24.08.2010 ausführlich dargelegt und überzeugend begründet hat – unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des Patents zur Zahlung des Sockelgrundbetrages und von Lizenzgebühren für die im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Parteien entwickelten B-Automaten verpflichtet ist.

Daraus lässt sich nicht herleiten, dass die Vergütungspflicht auch vom Rechtsbestand des Patents unabhängig sei und somit nach dessen Vernichtung fortdauere. Die Nutzung und der Rechtsbestand eines Patents sind grundsätzlich zwei verschiedene Aspekte und lassen daher schon im Ansatz eine solche Schlussfolgerung nicht zu. Überdies ist zwischen beidem hier auch deswegen zu differenzieren, weil es sich nach der getroffenen Vereinbarung ausdrücklich um eine Lizenz „für das Patent“ DE 100 48 AAA handelt. Diese Regelung kann nur bedeuten, dass die Lizenzzahlungspflicht vom Rechtsbestand des Patents abhängt, da die ausdrückliche Bezugnahme auf das Patent andernfalls keinen Sinn ergeben würde, sondern überflüssig wäre. Nur diese Auslegung trägt somit der allgemeinen Lebenserfahrung Rechnung, wonach davon auszugehen ist, dass eine vertragliche Bestimmung nach dem Willen der Parteien einen bestimmten rechtserheblichen Inhalt haben soll (BGH, NJW 1998, 2966). Wie das Landgericht ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, gibt es ferner keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beklagte unbefristet vertraglich binden und zu Lizenzzahlungen verpflichten wollte. Im Gegenteil ergibt sich aus der ausdrücklichen Bezugnahme auf das Patent, dass ihre Vergütungspflicht an das Patent gebunden ist. Wird insoweit keine Vereinbarung getroffen, gilt der Lizenzvertrag im Zweifel als für die Dauer des Patents abgeschlossen (Hauck in: Fitzner/Lutz/ Bodewig, aaO, § 15 Rn. 70 m. w. N.). Dies bedeutet zum Einen eine Befristung auf die Patentdauer gemäß § 16 PatG von 20 Jahren. Zum Anderen beschränken Nichterteilung, Erlöschen, Widerruf und Nichtigerklärung des Patents ebenfalls die Lizenzzahlungspflicht der Beklagten, weil auch in diesen Fällen das Patent nicht mehr „läuft“.

Demgegenüber sind weder der Vereinbarung selbst noch den dargelegten Begleitumständen konkrete Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass es allein auf die Patentdauer nach § 16 PatG als „theoretisch möglicher“ Laufzeit des Patents ankommen soll. Schließlich hätte bei einem derartigen Willen der Parteien nichts näher gelegen, als dies in der Vereinbarung vom 12./15.11.2003 dann auch ausdrücklich so zu benennen und insbesondere den Zeitraum der Vergütungspflicht anzugeben. Das ist aber gerade nicht geschehen, sondern die Zahlungsverpflichtung der Beklagten ist pauschal an das Patent geknüpft. Eine derartige Auslegung lässt sich ferner nicht damit begründen, dass der Kläger ein berechtigtes Interesse an einer dauerhaften Vergütung habe, indem seine Leistung die Initialzündung für das B-Projekt gewesen sei. Schließlich hat sich das im Patent DE 100 48 AAA manifestierte Know-how als nicht schutzfähig erwiesen und anderes technisches Know-how, das für den Betrieb der B-Automaten von wesentlicher Bedeutung gewesen wäre, hat er nicht aufgezeigt. Nimmt man die Abgeltungsklausel im ersten Absatz der Vereinbarung hinzu, besteht daher kein hinreichender Grund für eine unabhängig von der Schutzfähigkeit des Patents fortdauernde Zahlungsverpflichtung der Beklagten.

Ebenso wenig kann der Kläger daher aus dem von ihm weiter angeführten Umstand, dass die Beklagte nicht überprüft habe, ob die Ausgestaltung der B-Automaten mit der technischen Lehre des angemeldeten Patents übereinstimmt, etwas zu seinen Gunsten herleiten: Dies führt zwar zu einer von der tatsächlichen Nutzung des Patents unabhängigen Zahlungspflicht, hebt aber deren Bindung an den Rechtsbestand des Patents nicht auf.

2.
Die Beklagte ist nicht gemäß § 162 Abs. 2 BGB (analog) oder § 242 BGB nach Treu und Glauben daran gehindert, sich auf die Nichtigerklärung des Patents zu berufen.

a)
Dies ergibt sich allerdings nicht schon aus einer Bindungswirkung des Nichtigkeitsurteils des BPatG (Urteil vom 19.08.2009 – 4 Ni 53/07).

Eine Bindungswirkung besteht nur bezogen auf den Streitgegenstand, über den im Erstprozess tatsächlich entschieden wurde. Präjudizielle Rechtsverhältnisse und Vorfragen werden daher nur rechtskraftfähig festgestellt, wenn sie Streitgegenstand waren, nicht dagegen, wenn über sie lediglich als Vorfragen zu entscheiden war (Zöller/Vollkommer, aaO, Vor § 322 Rn. 34, 35 m. w. N.). Dementsprechend besteht keine Bindungswirkung, wenn nicht der Streitgegenstand, sondern nur eine Vorfrage des Erstprozesses im Zweitprozess präjudiziell ist, beiden Verfahren mithin eine gemeinsame Vorfrage zugrunde liegt (Zöller/Vollkommer, aaO, Vor § 322 Rn. 34, 35 m. w. N.). So ist es hier: Streitgegenstand des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht war ausschließlich die Nichtigkeit des Patents, während es im vorliegenden Zusammenhang um die davon zu unterscheidende Frage geht, ob die Beklagte nach Treu und Glauben daran gehindert ist, sich auf die Vernichtung des Patents zu berufen. Dies war im Nichtigkeitsverfahren lediglich als – nicht streitgegenständliche – Vorfrage im Rahmen der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage zu prüfen und ist in diesem Rechtsstreit ebenfalls nur Vorfrage bezogen auf den (alleinigen) Streitgegenstand „Auskunft und Zahlung von Lizenzgebühren für das Jahr 2010 gemäß Vereinbarung vom 12./15.11.2003“.

b)
Eine Nichtangriffsverpflichtung des Lizenznehmers wäre ferner nicht kartellrechtlich gemäß § 2 Abs. 2 GWB, Art. 5 Abs. 1 lit. c) TechnologietransferVO (VO 772/2004) unwirksam (vgl. dazu Keukenschrijver in: Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 81 Rn. 80, 101 m. w. N.; Benkard/Ullmann, aaO, § 15 Rn. 141, 282), da diese Regelung im Zeitpunkt der Vereinbarung noch nicht existierte.

c)
Ungeachtet der Frage, ob eine Nichtangriffsabrede nach Maßgabe des bei Abschluss der Vereinbarung stattdessen noch gültigen § 17 Abs. 2 Nr. 3 GWB a. F. oder gemäß Art. 81 EGV (jetzt Art. 101 AEUV) kartellrechtlich wirksam hätte getroffen werden können, haben die Parteien eine solche nicht vereinbart.

Ausdrücklich ist dies nicht geschehen; ebenso wenig ist eine entsprechende konkludente Abrede erkennbar. Eine solche Vereinbarung beruht regelmäßig darauf, dass nach dem Willen der Beteiligten konkrete, über den Bestand des Patents als solches hinausgehende Interessen gewahrt werden sollen. Sie setzt Feststellungen dazu voraus, dass die Parteien bei Abschluss der Vereinbarung den Schutz ganz bestimmter, durch eine Nichtangriffsabrede zu schützende Interessen im Auge hatten oder dass dies für den Lizenznehmer zumindest erkennbar gewesen ist, wobei derartige Abreden außerdem auf ihre kartellrechtliche Wirksamkeit hin zu prüfen sind (BGH, GRUR 2011, 409 – Deformationsfelder).

Derartige besondere, für die Beklagte bei Abschluss der Vereinbarung zumindest erkennbare Interessen hat der Kläger nicht dargelegt. Ein Verzicht der Beklagten auf die Erhebung einer Nichtigkeitsklage lässt sich insbesondere nicht daraus herleiten, dass die Vereinbarung bewusst keine Kündigungsmöglichkeit für die Beklagte vorsehe, obwohl diese sich zu einer von der Nutzung des Patents unabhängigen Vergütung verpflichtet habe und obwohl der Rechtsbestand des Patents ungewiss gewesen sei. Diese Argumentation des Klägers überzeugt schon deshalb nicht, weil selbst ein Verzicht des Lizenznehmers auf ein Kündigungsrecht nicht die Schlussfolgerung zulässt, dass dieser auch daran gehindert ist, das lizensierte Schutzrecht anzugreifen. Es handelt sich vielmehr um zwei verschiedene mögliche Rechte des Lizenznehmers, die unabhängig voneinander bestehen und Gegenstand eines Lizenzvertrages sein können. Dabei wird das Fehlen von Kündigungsmöglichkeiten regelmäßig sogar gegen eine konkludente Nichtangriffsabrede sprechen, weil der Lizenznehmer andernfalls Gefahr läuft, über einen langen Zeitraum für ein nicht schutzfähiges Patent zahlen zu müssen, ohne sich von dieser Verpflichtung lösen zu können, und dies erkennbar seinen – bei der Auslegung ebenfalls zu berücksichtigenden – Interessen widerspricht. Deswegen bedarf es konkreter Anhaltspunkte für einen Willen des Lizenznehmers zum Abschluss einer Nichtangriffsabrede, an denen es im vorliegenden Fall fehlt. Vielmehr ist im Gegenteil zu berücksichtigen, dass die Parteien aus den bereits angeführten Gründen die Dauer der Vergütung auf den Rechtsbestand des Patents begrenzt haben und es daher aus Sicht der Beklagten gar keiner besonderen Kündigungsregelung bedurfte, um ihre Interessen zu wahren. Gerade wegen dieser Wirkung einer zeitlichen Begrenzung ergibt es zudem auch einen Sinn, die Vergütungspflicht an das Patent zu binden, obwohl sie unabhängig von einer tatsächlichen Nutzung des Patents besteht. Das gilt umso mehr, als die B-Automaten zwar möglicherweise nicht seiner technischer Lehre entsprechen, diese aber jedenfalls in dem Sinne zugrunde liegt, als sie Anlass für das gemeinsame Projekt war, und die Automaten eine Weiterentwicklung der vermeintlichen Erfindung darstellen. Wegen dieser tatsächlichen Verbindung zwischen dem Patent und den B-Automaten besteht erst recht keine besondere Interessenlage auf Seiten des Klägers, die den Schluss auf eine konkludente Nichtangriffsabrede rechtfertigt. Das gilt ebenso für den unsicheren Rechtsbestand, der aus den unter 1. bereits dargelegten Gründen keine Besonderheit des Lizenzvertrages zwischen den Parteien darstellt und allein deswegen keine über den Bestand des Patents hinausgehende Interessen des Klägers begründen kann.

Eine Nichtangriffsabrede ergibt sich ferner nicht daraus, dass die Beklagte ausschließliche Lizenznehmerin gewesen wäre. Bei Vereinbarung einer ausschließlichen Lizenz ist ein Angriff regelmäßig unzulässig (vgl. BGH, GRUR 1971, 243 – Gewindeschneidevorrichtung; Hauck in: Fitzner/Lutz/Bodewig, aaO, § 15 Rn. 56), wobei sich schon aus dem Inhalt der Vereinbarung eine konkludente Nichtangriffsabrede ergeben kann. Die Beklagte ist indes nur einfache Lizenznehmerin. Dies folgt zum Einen daraus, dass die Parteien in der Vereinbarung vom 12./15.11.2003 ausdrücklich geregelt haben, es sei „keine Exklusivität einer möglichen Lizenz vereinbart“. Zum Anderen ist die Lizenz deswegen nicht ausschließlicher Natur, weil sie von einer tatsächlichen Nutzung des Patents unabhängig ist. Davon geht der Kläger selbst ebenfalls aus.

d)
Des Weiteren stellt es sich nicht als treuwidrig dar, dass die Beklagte die Vernichtung des Patents betrieben hat.

aa)
Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen ein Patent kann zwar gegen Treu und Glauben verstoßen und nach dem Rechtsgedanken des § 162 Abs. 2 BGB zur Folge haben, dass sich ein Lizenznehmer nach der Nichtigerklärung des Patents im Hinblick auf seine lizenzvertraglichen Verpflichtungen so behandeln lassen muss, als sei das Patent rechtsbeständig.

Dazu bedarf es indes einer umfassenden Würdigung aller Umstände des Einzelfalles, die zudem im Lichte des Interesses der Allgemeinheit an der Beseitigung nicht patentwürdiger Schutzrechte zu erfolgen hat und auf die überdies die gesetzgeberische Wertung von Einfluss sein kann, dass vertraglichen Nichtangriffsabreden kartellrechtlich Grenzen gesetzt sind (BGH, GRUR 2011, 409 – Deformationsfelder m. w. N.). In Betracht kommt ein Verstoß gegen Treu und Glauben u. a., wenn zwischen den Parteien vertragliche Bindungen, z. B. aus Kauf-, Lizenz-, Einstellungs- oder Gesellschaftsvertrag bestehen, die wegen ihrer individuellen Ausgestaltung, insbesondere wegen Bestehens eines besonderen Vertrauensverhältnisses oder wegen gesellschaftsähnlicher Züge nach Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Beziehungen die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als treuwidrig erscheinen lassen (BGH, GRUR 1958, 177 – Aluminiumflachfolien m. w. N.; BGH, GRUR 1989, 39 – Flächenentlüftung). Ein Lizenzvertrag über das im Streit befangene Patent kann daher die Annahme eines sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergebenden Angriffsverbots insbesondere dann begründen, wenn die vertraglichen Beziehungen der Parteien einen gesellschaftsähnlichen Charakter haben oder wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Parteien vereinbart ist, die eine besondere Rücksichtnahme auf die gegenseitigen Interessen erfordert (BGH GRUR 1971, 243 – Gewindeschneidvorrichtungen; BGH, GRUR 1989, 39 – Flächenentlüftung). Liegen keine besonderen Umstände vor, ist es einem einfachen Lizenznehmer hingegen nicht verwehrt, im Wege der Nichtigkeitsklage gegen den Rechtsbestand des lizensierten Patents vorzugehen (Benkard/Ullmann, Kommentar zum Patentgesetz, 10. Aufl., § 15 Rn. 141; BPatG, Urteil vom 19.08.2009 – 4 Ni 53/07).

Davon ausgehend stellt sich das Vorgehen der Beklagten bei einer Würdigung sämtlicher Umstände nicht als treuwidrig dar. Entgegen der Ansicht des Klägers hat zwischen den Parteien – zumindest im relevanten Zeitpunkt – kein besonderes Vertrauensverhältnis (mehr) bestanden. Denn dafür kommt es allein auf die tatsächlichen Verhältnisse bei Abschluss der Vereinbarung vom 12./15.11.2003 an. Daher ist nicht von entscheidender Bedeutung, dass unstreitig vorher eine intensive Zusammenarbeit vorgelegen hatte und dem Kläger sogar die Gründung einer Gesellschaft mit der Beklagten in Aussicht gestellt worden war. Wesentlich ist vielmehr, dass die Beklagte bereits im August 2003 und damit vor der Vereinbarung von diesen Plänen Abstand genommen hatte sowie nach ihrem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen die Zusammenarbeit schon im Jahr 2002 erheblich zurückgegangen war und im Jahr 2003 praktisch nicht mehr stattfand. Die Vereinbarung vom 12./15.11.2003 regelte in dieser Situation die Ansprüche, die dem Kläger gegenüber der Beklagten aus der Zusammenarbeit für Vergangenheit und Zukunft noch zustehen sollen. Ein besonderes Vertrauensverhältnis folgt daraus nicht, sondern die Beziehung zwischen den Parteien hatte zumindest in diesem maßgeblichen Zeitpunkt bloß noch den Charakter einer üblichen Geschäftsbeziehung. Der einzig vom Kläger für ein besonderes Vertrauensverhältnis noch angeführte Umstand, dass er die Beklagte mit einem Unternehmen zusammengeführt hat, das die Wartungsarbeiten an den B-Automaten durchführt, vermag ein solches ebenfalls nicht zu begründen. Vielmehr stellt dies ebenfalls ein übliches Handeln im Rahmen einer auf den beiderseitigen Vorteil ausgerichteten Geschäftsbeziehung dar, da es im wirtschaftlichen Interesse beider Seiten ist, wenn die Wartungsarbeiten an den Automaten qualifiziert und kostengünstig ausgeführt werden.

Die weitere Argumentation des Klägers, die Beklagte habe das Nichtigkeitsverfahren nicht (zulässigerweise) betrieben, um sich von der Verpflichtung zur Zahlung einer Lizenz für eine genutzte Technologie zu befreien, sondern nur um die vertraglich vereinbarte Laufzeit ihrer Vergütungspflicht zu verkürzen, führt ebenfalls nicht zu einem anderen Ergebnis. Sie lässt außer Acht, dass bei Erhebung der Nichtigkeitsklage im Jahr 2007 die Regelung des § 17 Abs. 2 Nr. 3 GWB bereits aufgehoben war und unter Berücksichtigung von Art. 101 AEUV Nichtangriffsvereinbarungen kartellrechtlich nur noch in engen Grenzen zulässig waren. Zudem bestimmt der damals bereits in Kraft getretene Art. 5 Abs. 1 lit. c) TechnologietransferVO (VO 772/2004) für das deutsche und europäische Kartellrecht, dass der Lizenznehmer nicht unmittelbar oder mittelbar verpflichtet werden darf, die Gültigkeit des lizensierten Rechts nicht anzugreifen. Diese – im Zeitpunkt des Angriffs der Beklagten gegen das Patent bereits gültigen und deswegen insoweit zu berücksichtigenden – Wertungen des Gesetzgebers müssen indes maßgeblichen Einfluss auf die Frage haben, ob ein Angriff des Lizenznehmers gegen das lizensierte Patent gegen Treu und Glauben verstößt. Denn die grundsätzliche kartellrechtliche Unwirksamkeit von Nichtangriffsverpflichtungen bedeutet im Umkehrschluss, dass Angriffe regelmäßig zulässig sind und ihre rechtliche Möglichkeit vom Gesetzgeber sogar erwünscht ist. Dies verbietet es aber gleichzeitig, einen solchen Angriff wegen unzulässiger Rechtsausübung als treuwidrig einzustufen, es sei denn, es liegen ausnahmsweise besondere Umstände des Einzelfalles vor. Die Nichtigkeitsklage eines einfachen Lizenznehmers gegen ein Patent stellt daher regelmäßig keinen Verstoß gegen Treu und Glauben dar, wenn nicht (fortbestehende) besondere vertragliche Beziehungen mit gesellschaftsähnlichem Charakter bestehen, ein besonderes Vertrauensverhältnis vorhanden ist oder Umstände von vergleichbarem Gewicht vorliegen (siehe oben).

Nach Maßgabe dieser Grundsätze stellt es mangels einer gesellschaftsrechtlichen oder vergleichbar engen vertraglichen Beziehung und mangels eines besonderen Vertrauensverhältnisses keine unzulässige Rechtsausübung der Beklagten dar, dass sie die Nichtigkeitsklage zu dem (ausschließlichen) Zweck erhoben hat, ihre Vergütungspflicht zu verkürzen. Das wird im Übrigen typischerweise das primäre Ziel des Lizenznehmers und Nichtigkeitsklägers sein, und zwar selbst dann, wenn – wie üblich – seine lizenzvertraglichen Verpflichtungen an die Nutzung des Patents gebunden sind, weil es sich ungeachtet dessen bei der Lizenzzahlung regelmäßig um seine wesentliche wirtschaftliche Verpflichtung aus dem Lizenzvertrag handelt, mögen auch im Einzelfall andere Interessen wie die Beseitigung einer Ausübungspflicht ebenfalls von Bedeutung sein. Daher kommt es auf die vom Kläger vorgenommene Differenzierung nicht entscheidend an, zumal auch im vorliegenden Fall uneingeschränkt gilt, dass nicht allein die Beklagte, sondern darüber hinaus ebenso die Allgemeinheit ein schutzwürdiges Interesse an der Beseitigung des nicht schutzfähigen Patents gehabt hat.

bb)
Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich gleichzeitig, dass sich die Beklagte mit der Erhebung der Nichtigkeitsklage auch nicht wegen Verstoßes gegen eine (nachvertragliche) Rücksichtnahmepflicht aus § 242 BGB treuwidrig verhalten hat.

II.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 91a Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Nachdem die Parteien den Rechtsstreit im Hinblick auf den unbezifferten Zahlungsantrag zu I. 3. für den 17.-18.01.2010 übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist die Klage für diesen Zeitraum – nach der rechtskräftigen Verurteilung der Beklagten zur Auskunft gemäß Ziffer I. 1. und zur Zahlung gemäß Ziffer II. – insgesamt „erledigt“. Dies hat zur Folge, dass mit Zurückweisung der Berufung gegen die Klageabweisung für den gesamten übrigen Zeitraum ab dem 19.01.2010 insgesamt durch Schlussurteil über die Klage zu entscheiden und eine Kostenentscheidung für beide Instanzen zu treffen ist.

Die Anordnung über die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet sich nach §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Es besteht keine Veranlassung, gemäß § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO die Revision zuzulassen, da die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern. Die Entscheidung weicht insbesondere nicht vom Urteil des 20. Zivilsenats vom 24.08.2010 – 20 U 80/08 – ab. Dort war nicht darüber zu befinden, ob sich die rechtskräftige Vernichtung des Patents zum 19.01.2010 auf die Verfügungspflicht der Beklagten auswirkt, weil nur ein Zeitraum bis November 2006 Streitgegenstand war. Des Weiteren hat es der 20. Zivilsenat ausdrücklich offengelassen, ob die Beklagte nach § 162 Abs. 2 BGB daran gehindert ist, sich auf die Vernichtung des Patents zu berufen. Über diese Frage hat er auch in seinem weiteren Urteil vom 18.06.2013 – 20 U 126/12 – nicht entschieden.

III.
Der Streitwert wird gemäß § 51 Abs. 2 GKG auf 35.000,- Euro festgesetzt.