2 U 40/01 – Pulverbeschichtungszusammensetzung

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 132 

Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 19. September 2002, Az. 2 U 40/01 

I.

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 1. Februar 2001 verkündete Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf abgeändert. Die Klage wird abgewiesen.

II.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

III.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 108.000,- Euro
abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Sicherheitsleistungen können auch durch selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Bundesrepublik Deutschland geschäftsansässigen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse erbracht werden.

IV.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt 5 Millionen DM (2.556.459,41 Euro).

V.

Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand :

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patentes 0 322 834 (Klagepatent, Anl. K 1; deutsche Übersetzung gemäß Anl. K 1a) betreffend ein Hydroxyalkylamid-Härtungsmittel für Pulverlacke, das sie am 1. Oktober 1998 von der früheren Patentinhaberin, der P4x I1xxxxxxxx Inc. P7xxxxxxxx/USA erwarb und das inzwischen auf sie umgeschrieben worden ist (Anl. K 7). Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadenersatz in Anspruch.

Die dem Klagepatent zugrundeliegende Anmeldung ist am 24. Dezember 1988 unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 30. Dezember 1987 eingereicht und am 5. Juli 1989 im Patentblatt veröffentlicht worden. Der Hinweis auf die Patenterteilung und die Patentschrift sind am 27. Oktober 1993 veröffentlicht worden.

Anspruch 1 des in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten Klagepatentes lautet wie folgt:

A thermosetting powder coating composition comprising a co-reactable particulate mixture of:

(a) a carboxylic acid group-containing polyester based on a condensation reaction of aliphatic polyols and/or cycloaliphatic polyols with aliphatic and/or aromatic polycarboxylic acids and anhydrides, said polyester having a Tg in the range of 30°C. to 85°C. and an acid number of from about 20 to 80; and

(b) a beta-hydroxyalkylamide, the equivalent ratio of beta-hydroxyalkylamide equivalents to carboxylic acid equivalents being within the range of 0.6 to 1.6 : 1.

Die in der Klagepatentschrift angegebene deutsche Übersetzung lautet wie folgt:

Wärmehärtbare Pulverbeschichtungszusammensetzung, enthaltend eine miteinander umsetzbare teilchenförmige Mischung von

a) einem carbonsäuregruppenhaltigen Polyester, basierend auf einer
Kondensationsreaktion von aliphatischen Polyolen und/oder
cycloaliphatischen Polyolen mit aliphatischen und/oder aromatischen
Polycarbonsäuren und Anhydriden, wobei der Polyester ein Tg im Be-
reich von 30° C bis 85° C und eine Säurezahl von etwa 20 bis 80 auf
weist, und

b) einem beta-Hydroxyalkylamid, wobei das Äquivalentenverhältnis von
beta-Hydroxyalkylamidäquivalenten zu Carbonsäureäquivalenten im Be-
reich von 0,6 bis 1,6 : 1 liegt.

Die Klägerin stellt her und vertreibt unter der Bezeichnung “P8xxxx” b7xx-H5xxxxxxxxxxxxxx (nachfolgend:H6x) an Pulverlackhersteller; dabei handelt es sich in Deutschland um die im Schreiben gemäß Anlage ROP 8 aufgelisteten 15 Unternehmen mit Ausnahme der P4x I1xxxxxxxx GmbH.

Die Beklagte ist durch Verschmelzung der S5x T2xxxxxxx AG und der ursprünglichen Beklagten, der ehemaligen in F2xxxxxxx a3 M3xx ansässig gewesenen D1xxxxx-H4xx AG (nachfolgend ebenfalls als Beklagte bezeichnet), hervorgegangen und führt den Rechtsstreit in der Berufungsinstanz als deren Gesamtrechtsnachfolgerin fort. Die Beklagte stellte her und vertrieb H6x unter der Bezeichnung “V3xxxxxx E3-H7 31x” das zunächst von der durch Vertrag vom 19. März 1999 mit ihr verschmolzenen C3xxxxxx S6xxxxxxxxxxx GmbH hergestellt und auf den Markt gebracht wurde. In der von C3xxxxxx Anfang 1998 herausgegebenen Produktinformation gemäß Anlage 4 werden V3xxxxxx-Produkte für Pulverlacke beworben, und zwar u.a. als Vernetzer für lichtstabile und wetterresistente Polyester-Systeme, wobei unter der Rubrik “Hydroxyalkylamid-Systeme” das Erzeugnis V3xxxxxx E3-H7 31x aufgeführt ist. Die von der Beklagten mit dem Druckvermerk “03.99” veröffentlichte englischsprachige Produktinformation gemäß Anlage 5 bezeichnet das Erzeugnis “V3xxxxxx E3-H7 31x” als Hydroxyalkylamid, das in Kombination mit carbonsäuregruppenhaltigen Harzen verwendet wird. Auf Seite 1 dieser Schrift wird unter der Überschrift “Application” ausgeführt:

Numerous COOH-terminated polymers can be used to achieve weather-resistant decorative coatings with exellent physical properties. These polymers have a determining influence on the performance of the coating.

We refer to European patent EP-0 322 834 B1.

In der mit dem Druckvermerk “07.99” veröffentlichten Produktinformation (Anlage 6) wird das Erzeugnis als Hydroxyalkylamid bezeichnet, das in Kombination mit carboxylgruppenhaltigen Acrylaten eingesetzt wird. Ein Schutzrechtshinweis auf das Klagepatent lautet wie folgt:

Pulverbeschichtungs-Zusammensetzungen mit bestimmten Polyestern sind durch das europäische Patent Nr. 0 322 834 geschützt. Für die Anwendung des Patents in den Ländern BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL und SE ist die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich.

Nach dem Vorbringen der Beklagten wird das hier in Rede stehende Erzeugnis seit Februar 2000 mit der als Anl. B 8 erschienenen Produktinformation beworben, in der der Schutzrechtshinweis folgendermaßen lautet:

Pulverbeschichtungs-Zusammensetzungen mit bestimmten Polyestern sind durch europäisches (Nr. 0 322 834), kanadisches (Nr. 1 330 682), japanisches (Nr. 2 594 346), koreanisches (Nr. 93 02 217), mexikanisches (Nr. 164 778) und US-amerikanisches (Nr. 4 801 680) Patent geschützt. Für die Anwendung der Patente in den Ländern BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE, CA, JP, KR, MX und USA ist die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich.

Die Beklagte bot das Erzeugnis V3xxxxxx EP-H7 31x nach ihrem Vorbringen zunächst unbemustert und ab 1999 bis in die Gegenwart in Einzelfällen auch bemustert an und gab geringfügige Mengen zu Testzwecken kostenlos ab. Jedenfalls seit dem 23. Dezember 1999 erhielten Empfänger solcher Testmengen ein Begleitschreiben folgenden Inhalts (Anl. B 9):

Zu Verkäufen an Pulverlackhersteller in Deutschland ist es bislang noch nicht gekommen.

Die Klägerin hält das Verhalten der Beklagten und ihrer Rechtsvorgängerin für eine mittelbare Verletzung des Klagepatents. Sie hat vor dem Landgericht geltend gemacht, als H6x sei das Erzeugnis der Beklagten ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe. Es sei auch dazu geeignet und bestimmt, im Rahmen der durch das Klagepatent geschützten Erfindung verwendet zu werden. Es sei davon auszugehen, dass der Abnehmer das angegriffene Erzeugnis patentverletzend einsetze. Auf dem hier in Rede stehenden Gebiet der Pulverlackzusammensetzungen werde H6x als Härter praktisch nur für das klagepatentgeschützte Polymer-System verwendet.

Um unmittelbare Patentverletzungen der Abnehmer zu verhindern, sei es erforderlich, dass die Beklagte ihnen eine vertragsstrafegesicherte Unterlassungsverpflichtung zu ihren – der Klägerin – Gunsten auferlege. Die bisherigen Schutzrechtshinweise seien unzureichend.

Die Beklagte hat sich in ihrer Klageerwiderung vom 14. April 2000 ohne Anerkennung einer Rechtspflicht bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung durch die Klägerin gemäss § 315 BGB nach billigem Ermessen festzusetzenden und im Streitfall durch ein Gericht zu überprüfenden Vertragsstrafe dazu verpflichtet, es zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen Anteils des Klagepatents beta-Hydroxyalkylamid für die Herstellung von wärmehärtbaren Pulverbeschichtungszusammensetzungen in der Form gemäss den Anl. K 4 und K 5 anzubieten (Bl. 42 d.A.). Diese Erklärung hat die Klägerin als unzureichend zurückgewiesen.

Die Klägerin hat vor dem Landgericht beantragt,

I.
die Beklagte zu verurteilen,

1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis insgesamt zu zwei Jahren, zu unterlassen,

im Geltungsbereich des deutschen Anteils des europäischen Patentes 0 322 834

beta-Hydroxyalkylamid für die Herstellung von wärmehärtbaren Pulverbeschichtungszusammensetzungen anzubieten oder zu liefern,

ohne im Falle des Anbietens unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das beta-Hydroxyalkylamid ohne die Zustimmung der Klägerin nicht eingesetzt werden darf für

wärmehärtbare Pulverbeschichtungszusammensetzungen, enthaltend eine miteinander umsetzbare teilchenförmige Mischung von

a) einem carbonsäuregruppenhaltigen Polyester, basierend auf einer
Kondensationsreaktion von aliphatischen Polyolen und/oder cyclo-
aliphatischen Polyolen mit aliphatischen und/oder aromatischen
Polycarbonsäuren und Anhydriden, wobei der Polyester einen Tg im
Bereich von 30° C bis 85° C und eine Säurezahl von etwa 20 bis 80
aufweist und

b) einem beta-Hydroxyalkylamid, wobei das Äquivalentverhältnis von beta-
Hydroxyalkylamid-Äquivalenten zu Carbonsäure-Äquivalenten im Bereich
von 0,6 bis 1,6 : 1 liegt

und

ohne im Falle des Lieferns den Abnehmer zu verpflichten, es bei Vermeidung einer für jeden Fall schuldhafter Zuwiderhandlung (Fortsetzungszusammenhang ausgeschlossen) an die Klägerin zu zahlenden Vertragsstrafe in Höhe von 50.000 DM zu unterlassen, ohne Zustimmung der Klägerin beta-Hydroxyalkylamid einzusetzen für

wärmehärtbare Pulverbeschichtungszusammensetzungen, enthaltend eine miteinander umsetzbare teilchenförmige Mischung von

a) einem carbonsäuregruppenhaltigen Polyester, basierend auf einer Kon-
densationsreaktion von aliphatischen Polyolen und/oder cycloali-
phatischen Polyolen mit aliphatischen und/oder aromatischen Poly-
carbonsäuren und Anhydriden, wobei der Polyester einen Tg im Bereich
von 30° C bis 85° C und eine Säurezahl von etwa 20 bis 80 aufweist und

b) einem beta-Hydroxyalkylamid, wobei das Äquivalentverhältnis von beta-
Hydroxyalkylamid-Äquivalenten zu Carbonsäure-Äquivalenten im Be-
reich von 0,6 bis 1,6 : 1 liegt;

2.
der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu der Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 1. Oktober 1998 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Liefer- zeiten, Lieferpreisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und
Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, Ange-
botszeiten, Angebotspreisen und Typenbezeichnungen sowie den
Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren
Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs-
kosten und des erzielten Gewinns;

II.
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu der Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 1. Oktober 1998 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, ihr für den Fall der Verurteilung zur Rechnungslegung nach ihrer Wahl vorzubehalten, die Namen und Anschriften der Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber der Klägerin verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt, der Klägerin darüber Auskunft zu geben, ob ein bestimmtes Angebot
oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.

Sie hat eine Verletzung des Klageschutzrechtes in Abrede gestellt und vor dem Landgericht eingewandt, H6x sei am Prioritätstag des Klagepatentes als Vernetzer bereits anderweitig bekannt gewesen. Der Stoff werde auch seit Jahren außerhalb des Klagepatentes benutzt, nämlich für neuentwickelte alternative Pulverlackzusammensetzungen, Klebstoffe und Flüssiglacke; die Patentliteratur beschreibe darüber hinaus den Einsatz für Bodenbeschichtungen, Schäume, Dichtstoffe, Schmiermittel, Textilbeschichtungen, Bindemittel, Glasfaserbeschichtungen, Vliesstoffe, Glas- und Mineralwolle sowie Additive. Sie – die Beklagte – kenne keinen Fall, in dem ihre Abnehmer das angegriffene Erzeugnis für in den Schutzbereich des Klagepatentes fallende Pulverbeschichtungszusammensetzungen verwendet hätten. Ihre Hinweise auf das Klageschutzrecht in den Produktinformationen seien für den Abnehmer auch nicht missverständlich. Seit das angegriffene Erzeugnis in industriellen Mengen verkauft werde, befinde sich auf der Auftragsbestätigung und auf der Rechnung ein inhaltlich mit demjenigen gemäß Anl. B 6 übereinstimmender Schutzrechtshinweis. In einem Informationsschreiben (Anl. B 10) habe auch die Klägerin im Februar 2000 potentielle Abnehmer darauf hingewiesen, dass das angegriffene Erzeugnis nicht im Rahmen des Klagepatentes verwendet werden dürfe. Hierdurch habe auch sie dafür gesorgt, dass das Klagepatent in den Abnehmerkreisen bekannt sei. Zusätzlich zu diesen Hinweisen brauche sie – die Beklagte – ihren Abnehmern kein strafbewehrtes Unterlassungsversprechen abzuverlangen; das sei ihr wegen der damit verbundenen Unverkäuflichkeit des angegriffenen Erzeugnisses auch nicht zumutbar. Abgesehen davon habe die vorerwähnte Unterlassungserklärung die Wiederholungsgefahr unabhängig davon beseitigt, ob die Klägerin sie angenommen habe.

Durch Urteil vom 1. Februar 2001 hat das Landgericht der Klage in vollem Umfang entsprochen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Beklagte habe durch die Versendung der Produktinformation gemäss Anlagen 5 und 4 das Klagepatent mittelbar verletzt. Das angegriffene Erzeugnis sei als H6x ein wesentliches Element der Erfindung. Dieser Stoff sei in Anspruch 1 des Klagepatentes als wesentlicher Bestandteil der erfindungsgemäßen Pulverlackzusammensetzung angegeben. Unstreitig sei er auch objektiv zur Verwendung im Rahmen der Erfindung geeignet. Die Beklagte habe auch gewollt, dass ihre Angebotsempfänger das angegriffene Produkt zur Herstellung der erfindungsgemäßen Pulverlackzusammensetzung verwendeten. Hierzu habe sie sie in der Produktinformation gemäß Anlage 5 insbesondere durch die Angabe “We refer to European patent EP- 0 322 834” angeleitet. Die Lebenserfahrung spreche dafür, dass sich der Angebotsempfänger nach dieser Empfehlung richten werde. Das gelte im Streitfall um so mehr, als das primäre Einsatzgebiet von H6x die Verwendung als Vernetzer bei der Herstellung wärmehärtbarer Pulverbeschichtungszusammensetzungen sei; die anderen von der Beklagten angegebenen Anwendungsgebiete hätte offenbar nur geringe Bedeutung, da die Beklagte weder hinreichend dargetan noch belegt habe, in welchem Umfang der Stoff hier verwendet werde. Die Klägerin habe in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen vorgetragen, dass in Deutschland alle Hersteller wärmehärtbarer Pulverlackzusammensetzungen der hier in Rede stehenden Art von der Lehre des Klagepatentes Gebrauch machten. Auch die als Anlage 4 vorgelegte Produktinformation der C3xxxxxx Spezialchemie enthalte für den fachkundigen Leser eine Empfehlung, das angegriffene Erzeugnis patentverletzend zu verwenden.

Dass die Klägerin keinen konkreten Lieferfall dargetan und auch nicht vorgetragen habe, dass ein Angebotsempfänger der Beklagten das angegriffene Produkt tatsächlich im Rahmen der Erfindung verwendet hat, sei unerheblich, denn nach § 10 Abs. 1 PatG genüge zur Verwirklichung des Tatbestandes schon das Anbieten eines Mittels, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, weshalb es nicht zwingend im Anschluss an das Anbieten auch zu einer Lieferung kommen müsse.

Die Unterlassungserklärung der Beklagten habe die Gefahr einer Wiederholung weiterer Rechtsverletzungen nicht ausgeräumt; sie habe sich allein auf die Angebotsunterlagen gemäss Anlagen 4 und 5 bezogen und hätte die Beklagte nicht daran gehindert, das in Rede stehende Erzeugnis in anderer Weise ohne ausdrücklichen, eindeutigen und unübersehbaren Warnhinweis auf das Klagepatent anzubieten. Ob die Beklagte das Klagepatent auch durch Lieferung des angegriffenen Erzeugnisses mittelbar verletzt habe, könne dahinstehen, weil der festgestellte Verstoß durch das Anbieten insoweit jedenfalls eine entsprechende Begehungsgefahr begründe.

Das Anbieten und Liefern des angegriffenen Produktes könne der Beklagten zwar nicht untersagt werden, soweit ausgeschlossen sei, dass es erfindungsgemäß eingesetzt werde; im übrigen habe die Beklagte durch geeignete Maßnahmen Vorsorge dagegen zu treffen, dass ihre Angebotsempfänger und Abnehmer das Produkt nicht in patentverletzender Weise verwendeten. Hierzu genüge im Fall des Anbietens ein eindeutiger und unübersehbarer Hinweis, im Falle der Lieferung müsse die Beklagte ihren Abnehmern unter den gegebenen Umständen aber für den Fall einer patentgemäßen Verwendung ein vertragsstrafegesichertes Unterlassungsversprechen abverlangen. Die Gefahr einer patentverletzenden Benutzung liege besonders nahe, nachdem die Beklagte in der Vergangenheit potentiellen Abnehmern die entsprechende Verwendung selbst aufgezeigt habe, zumal die Klägerin unwidersprochen vorgetragen habe, in Deutschland benutzten alle Hersteller wärmehärtbarer Pulverzusammensetzungen der in Rede stehenden Art die Lehre des Klagepatentes. Die patentfreie Verwendbarkeit des beanstandeten Produktes als Vernetzer im Rahmen des auf dem Markt erhältlichen “U3xxxx-Systems” ändere daran nichts; ob und in welchem Umfang einschlägig tätige Unternehmen auch das “U3xxxx-System” anwendeten, sei weder dargetan noch belegt. Die übrigen von der Beklagten angeführten Pulverlackzusammensetzungen, bei denen H6x als Vernetzer eingesetzt werde, befänden sich entweder erst im Stadium der Markteinführung, oder es sei nicht dargetan und belegt, dass sie schon auf dem Markt erhältlich seien.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten. Sie wiederholt ihr erstinstanzliches Vorbringen und macht ergänzend geltend: Da es bisher nur zu Angeboten gekommen sei, lasse sich weder feststellen, dass Angebotsempfänger das angegriffene Erzeugnis dazu bestimmt hätten oder bestimmten, im Rahmen der Erfindung verwendet zu werden, noch dass sie – die Beklagte – von einer solchen Bestimmung gewusst habe oder diese Bestimmung offensichtlich sei. Da die Klägerin keine mit dem angegriffenen Erzeugnis begangene unmittelbare Patentverletzung dargetan habe, bestünden auch keine Ansprüche auf Schadenersatz. Im Verhandlungstermin vor dem Senat hat sie sich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht verpflichtet,

a)
es zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen Anteils des europäischen Patents 0 322 834

b-Hydroxyalkylamid für die Herstellung von wärmehärtbaren Pulverbeschichtungszusammensetzungen anzubieten und/oder zu liefern, ohne im Falle des Anbietens und ohne im Falle der Lieferung unübersehbar folgenden Hinweis zu benutzen:

Pulverbeschichtungszusammensetzungen mit bestimmten Polyestern sind durch das europäische Patent Nr. 0 322 834 geschützt. Für die Anwendung des Patents in den Ländern BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL und SE ist die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich.

b)
für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Unterlassungsverpflichtung eine durch die Klägerin gemäss § 315 BGB nach billigem Ermessen festzusetzende und im Streitfall durch ein Gericht zu überprüfende Vertragsstrafe zu zahlen,

c)
wobei die Unterlassungsverpflichtungserklärung endet, sobald das aus der EP 0 322 834 folgende Ausschließlichkeitsrecht für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland endet.

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen,

hilfsweise ihr vorzubehalten, unter den üblichen Bedingungen die Namen und Anschriften ihrer gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen,

hilfsweise, die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass der Beklagten die vom Landgericht zu I. 1. seines Urteilsausspruches bezeichneten Handlungen untersagt werden, sofern die Beklagte nicht

a) im Falle des Anbietens den zu I. 1. a) des dortigen Urteilsausspruches wiedergegebenen Hinweis gibt;

b) im Falle der Lieferung an die Abnehmer

A5xx N1xxx P5xxxx C4xxxxxx GmbH, B3xxxxxx,
A5xx N1xxx P5xxxx C4xxxxxx GmbH, R4xxxxxxxx,
B4xx C4xxxxxx AG, M6xxxxx-H8xxxxx,
B8xxxxx I4xxxxxxxxxxx, U2xx,
C5x P5xxxx C4xxxxxx GmbH, D7xxx,
D10xxx P9xxxxxxxx D9xxxxxxxxx GmbH & Co KG, E4xxxxxxx-A6xxxxx,
E5xx F3xx GmbH & Co L2xxxxxxxx, B5xxxxxxxxx-D8xxxxxxx,
E6xxx D11xxxx AG, H9xxxxxx,
G5xxx P9xxxxxxxx GmbH, I2xxxxxx,
G4xxxxx B9xxxxxxxxxxxxxxxxx GmbH, G4xxxxx,
I3xx L1xx, E2xxxx,
K1xx W3xxxx L1xx- u4x F4xxxxxxxxxx GmbH & Co, S7xxxxxxx,
R5xx-P9xxxxxxxx GmbH, A7xxxxxx und
S8xxxxx L1xx GmbH, O3xxxxxxx

dem jeweiligen Abnehmer die zu I. 1. b) des landgerichtlichen Urteils wiedergegebene vertragsstrafegesicherte Unterlassungsverpflichtung auferlegt, sowie

im Falle der Lieferung an sonstige Abnehmer entsprechend Ziffer I. 1. a) des landgerichtlichen Urteilsausspruches auf das Klagepatent hinweist;

hilfsweise, die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass der Beklagten zu Ziffer I. 1. des angefochtenen Urteils bezeichneten Handlungen untersagt werden, sofern die Beklagte nicht

a) im Falle des Anbietens den zu I. 1. a) des landgerichtlichen Urteilsausspruches wiedergegebenen Hinweis gibt;

b) im Falle der Lieferung die Abnehmer durch Vertrag verpflichtet, gegenüber und zugunsten der Klägerin die zu I. 1. b) des landgerichtlichen Urteilsausspruches beschriebenen Handlungen zu unterlassen,

hilfsweise, die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass die Beklagte auch im Falle der Lieferung verpflichtet wird, ihre Abnehmer entsprechend Ziffer I. 1. a) des landgerichtlichen Urteils auf das Klagepatent hinzuweisen.

Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil, tritt dem Vorbringen der Beklagten entgegen und wiederholt und ergänzt ihren erstinstanzlichen Sachvortrag.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe :

Die Berufung der Beklagten ist zulässig und begründet. Entgegen der Auffassung des Landgerichts stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz nicht zu, denn die Beklagte hat das Klagepatent weder durch das Anbieten ihres Erzeugnisses “V3xxxxxx
E3-H7 31x” noch durch dessen Bemusterung mittelbar verletzt.

I.

Zuzustimmen ist dem Landgericht allerdings, soweit es den objektiven Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG 1981 für gegeben erachtet. Die Bestimmung entspricht der Regelung des Gemeinschaftspatentübereinkommens gemäß Art. 26 GPÜ 1989 (Art. 30 GPÜ 1988) und findet nach Art 64 Abs. 1 und 3 EPÜ auch auf europäische Patente wie das Klagepatent Anwendung.

1. Das angegriffene Erzeugnis ist nicht nur ein Mittel, dass sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, sondern es verkörpert selbst ein wesentliches Element der Erfindung. Mittel im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG sind körperliche Gegenstände, mit denen eine Benutzungshandlung im Sinne des § 9 PatG vorgenommen werden kann (BGH GRUR 2001, 228, 231 – Luftheizgerät). Mit dem angegriffenen Erzeugnis können Pulverlackzusammensetzungen der in Anspruch 1 des Klagepatentes beschriebenen Art hergestellt werden (vgl. § 9 Nr. 1 PatG).

Das Klagepatent betrifft wärmehärtbare Pulverlacke bzw. Pulverlackzusammensetzungen, die eine gute Wetterbeständigkeit besitzen und als Außenlacke verwendbar sind.

Mit Pulverlacken lassen sich beispielsweise die Oberflächen von Metall- und Kunststoffgegenständen beschichten, indem der Pulverlack aufgebracht und gesintert wird, wobei er unter Wärme aushärtet. Mit solchen Lacken werden im Außenbereich Fassaden, Fensterrahmen oder Türen überzogen; sie werden aber auch bei Automobilkarossen, Rädern oder Fahrrädern angewendet (vgl. Anl. B 7, Seite 38 und 46 sowie Anl. B 12 rechte Spalte unten). Pulverlackzusammensetzungen haben nach den einleitenden Ausführungen der Klagepatentbeschreibung (deutsche Übersetzung Seite 1 Abs. 2) gegenüber flüssigen Lacken den Vorteil, dass man weniger oder auch überhaupt keine organischen Lösungsmittel benötigt und Pulverlacke beim Erwärmen und Aushärten wenig oder überhaupt keine organischen Lösungsmittel in die Umgebung abgeben. Als wegen ihrer Korrosionsbeständigkeit und Dauerhaftigkeit im Außenbereich besonders geeignet bezeichnet die Klagepatentbeschreibung (deutsche Übersetzung Seite 1, Abs. 3) Pulverlackzusammensetzungen, die mit einem Polyesterpolymer formuliert werden. Bekannte Pulverlackzusammensetzungen dieser Art enthielten als Härtungsmittel einen carbonsäurefunktionellen Polyester und Triglycidylisocyanurat (TGIC). Obwohl diese Pulverlackzusammensetzungen vielseitig verwendbar waren und gute Eigenschaften besaßen (vgl. Anl. ROP 10 und B 7), haben sie nach den weiteren Ausführungen der Klagepatentbeschreibung (a.a.O.) den Nachteil, dass ihre Formulierung wegen der Kosten von TGIC teuer war, ein Toxizitätsproblem darstellte – TGIC ist seit 1998 in der Europäischen Union kennzeichnungspflichtig – und relativ hohe Härtungstemperaturen von 182 bis 204° C erforderte.

Die Aufgabe (das technische Problem) der Erfindung besteht nach den Angaben der Klagepatentschrift darin, eine Pulverbeschichtungszusammensetzung bereit zu stellen, die bei signifikant niedrigeren Temperaturen als Zusammensetzungen mit TGIC aushärtet. Objektiv geht es aber auch darum, in der Zusammensetzung das wegen seiner Toxozität und seiner Kosten kritisierte Härtungsmittel TGIC durch ein anderes zu ersetzen.

Zur Lösung dieses Problems wird in Anspruch 1 des Klagepatentes eine wärmehärtbare Pulverbeschichtungszusammensetzung mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:

Wärmehärtbare Pulverbeschichtungszusammensetzung, enthaltend eine miteinander umsetzbare teilchenförmige Mischung von

1. einem carbonsäuregruppenhaltigen Polyester, basierend auf einer
Kondensationsreaktion von aliphatischen Polyolen und/oder cyclo-
aliphatischen Polyolen mit aliphatischen und/oder aromatischen Poly-
carbonsäuren und Anhydriden, wobei der Polyester

1.1 ein Tg im Bereich von 30° C bis 850° C

1.2 und eine Säurezahl von etwa 20 bis 80 aufweist,

und

2. einem beta-Hydroxyalkylamid;

3. das Äquivalentenverhältnis von beta-Hydroxyalkylamid-Äquivalenten zu
Carbonsäure-Äquivalenten liegt im Bereich von 0,6 bis 1,6 : 1.

Die erfindungsgemäße Pulverbeschichtungszusammensetzung enthält zwei wesentliche Bestandteile, nämlich als ersten Bestandteil einen carbonsäuregruppenhaltigen Polyester, der zur Flexibilität, Schlagfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit des Pulverlacks beiträgt (vgl. deutsche Übersetzung der Klagepatentschrift, Seite 3 Abs. 3) und als zweiten Bestandteil beta-Hydroxyalkylamid (H6x) als Härtungsmittel für die funktionellen Säurengruppen des Polyesters, wobei nach den weiteren Ausführungen der Patentbeschreibung angenommen wird, dass diese Härtung durch eine Vernetzungsreaktion mit dem carbonsäuregruppenhaltigen Polyester unter Bildung multipler Esterbindungen erfolgt (a.a.O., Seite 4 Abs. 3).

Geeignete Polyester basieren gemäss Merkmal 1 auf einer Kondensationsreaktion von aliphatischen Polyolen unter Einschluss der cycloaliphatischen Polyole mit aliphatischen und/oder aromatischen Polycarbonsäuren und Anhydriden. Anspruch 1 legt fest, dass bei der Reaktion neben dem Polyol sowohl Säure als auch Anhydrid anwesend sein müssen (… Polycarbonsäuren und Anhydriden), wobei dem Durchschnittsfachmann klar ist, dass ein Carbonsäureanhydrid gemeint ist. Ob der Durchschnittsfachmann aus den Ausführungen auf Seite 3 Abs. 4 der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift, umgesetzt werden sollten das Polyol und die Säure oder das Anhydrid, und dem Hinweis auf das – nach dem Vorbringen der Klägerin im Verhandlungstermin anhydridfreie – Produkt P10 32xx des Hersteller D12 als geeigneter Polyester (S. 14 der deutschen Übersetzung) die Möglichkeit entnimmt, das Anhydrid könne auch weggelassen werden, bedarf im Streitfall im Hinblick auf die Ausführungen im nachstehenden Abschnitt II. keiner Entscheidung.

Säure und Anhydrid sollen mit einem derartigen Überschuss von Säure gegenüber Alkohol umgesetzt werden, dass sie einen Polyester bilden, der freie Carbonsäuregruppen (COOH) besitzt; hierzu gibt Merkmal 1.2 an, dass der Polyester eine Säurezahl von 20 bis 80 aufweist. Nach Merkmal 1.1 hat der Polyester einen Tg im Bereich von 30 bis 85° C. Je höher der Tg-Wert ist, desto niedriger sind der Schmelzfluss und die Härte der Beschichtung (Anl. K 1a, Seite 3 Abs. 4). Bei Werten unter 30° C neigt der Pulverlack zur Klebrigkeit und ist schwer zu handhaben, bei Werten von mehr als 85° C ist der Schmelzfluss niedrig und beeinträchtig das Aussehen der Beschichtung (Anl. K 1a, Seite 4 Abs. 2).

Um eine möglichst wirksame Härtung herbeizuführen, liegt das Äquivalentenverhältnis der beiden vorgenannten Bestandteile im Bereich von 0,6 bis 1,6 : 1, bevorzugt bei 0,8 bis 1,6 : 1; Werte außerhalb des beanspruchten Bereiches ergeben eine schwache Härtung und sind unerwünscht (Anl. K 1a, Seite 5 Abs. 4).

2. Das angegriffene Erzeugnis V3xxxxxx E3-H7 31x ist ein H6x und wegen der Angabe dieses Stoffes in Anspruch 1 des Klagepatentes ein wesentliches Element der Erfindung, das als Komponente zur Herstellung der erfindungsgemäßen Pulverlackzusammensetzung benötigt wird. Diesen Stoff haben die Beklagten zumindest angeboten, wobei die Angebotsempfänger sämtlich nicht zur Benutzung der Erfindung berechtigt waren. Das alles hat das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend festgestellt; die Beklagte erhebt hiergegen zu Recht keine Einwände.

II.

Nicht gefolgt werden kann dem Landgericht jedoch, soweit es auch die subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung bejaht hat.

1. Die mittelbare Verletzung eines Patentes setzt neben der Eignung des Mittels als subjektives Tatbestandsmerkmal voraus, dass der Abnehmer dieses Mittel dazu bestimmt, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, und dass der mittelbare Verletzer diese Eignung und Bestimmung positiv kennt oder sie nach den Umständen offensichtlich ist. Besteht die mittelbare Verletzungshandlung in der Lieferung eines Mittels, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, muss der Abnehmer dieses ihm gelieferte Mittel so herrichten wollen, dass es patentverletzend verwendet werden kann, ohne dass es jedoch darauf ankommt, ob er diesen Willen später verwirklicht und den ihm gelieferten Gegenstand tatsächlich patentverletzend nutzt. § 10 PatG 1981 setzt im Gegensatz zur früheren Rechtslage keine unmittelbare Verletzungshandlung durch den Abnehmer voraus. Über die Bestimmung zur patentverletzenden Benutzung entscheidet der Angebotsempfänger oder Abnehmer; er besitzt die alleinige Verfügungsmacht über den gelieferten Gegenstand. Diese Bestimmung durch den Abnehmer muss der Lieferant kennen und wollen; er muss vorsätzlich handeln. Diese vom Lieferanten gewollte Zweckbestimmung der Verwendung des gelieferten Gegenstandes und die Bestimmung des Abnehmers zu dessen patentverletzender Benutzung bedeuten eine erhebliche Gefährdung der Rechte des Patentinhabers, weil ein Zusammenwirken zwischen Lieferant und Abnehmer stattfindet, ohne dass dieses mit den herkömmlichen Kategorien von (Mit-) Täterschaft und Teilnahme erfasst werden kann. Das rechtfertigt letztlich das Verbot der mittelbaren Benutzung. Zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des Lieferanten können Erfahrungen des täglichen Lebens verwertet werden. Ist ein Gegenstand infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine zu einem Patenteingriff führende Benutzung zugeschnitten und wird er zu einem entsprechenden Gebrauch angeboten, so kann das für die Annahme sprechen, er sei auch beim Abnehmer zu einer patentverletzenden Benutzung bestimmt (BGH, GRUR 2001, 228, 231 – Luftheizgerät).

Ist das Mittel wie im Streitfall das angegriffene Erzeugnis auch patentfrei verwendbar, lässt sich, solange es noch zu keiner Lieferung im Sinne des § 10 PatG gekommen ist und die mittelbare Patentverletzung nur in einem Angebot des Mittels liegen kann, allein aus dessen technischer Eigenart noch nicht ohne weiteres darauf schließen, dass der Angebotsempfänger das ihm angebotene Mittel, wenn er es vom Anbieter geliefert bekommt, patentverletzend einsetzen wird, und zwar auch dann nicht, wenn das Angebot eine dahingehende Anleitung oder Empfehlung enthält. Die Gefährdung der Rechte des Patentinhabers, der § 10 PatG entgegenwirken soll, setzt erst ein, wenn erkennbar ist, dass der Angebotsempfänger seinerseits bereits die Zweckbestimmung getroffen hat, den angebotenen Gegenstand patentverletzend einzusetzen. Das kann etwa dann angenommen werden, wenn der Angebotsempfänger den Lieferanten zur Abgabe eines Angebotes auffordert und dabei durch eine entsprechende Angabe des Angebotsempfängers über den beabsichtigten Verwendungszweck klar ist, dass der angebotene Gegenstand zur Benutzung der klagepatentgeschützten technischen Lehre benutzt werden soll.

Enthält das Angebot eine Empfehlung oder Anleitung zur patentverletzenden Benutzung des angebotenen Gegenstandes, kann allerdings die Gefahr bestehen, dass der Angebotsempfänger sich nach dieser Empfehlung richten wird. Zu Unterlassungsansprüchen nach § 10 Abs. 1 PatG führt das aber erst, wenn diese Gefahr sich so weit konkretisiert hat, dass entweder Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr im Rechtssinne dafür besteht, dass der Abnehmer die Empfehlung befolgt. Die Wiederholungsgefahr setzt dabei voraus, dass ein bereits vorgekommener Verstoß und damit auch die vom Angebotsempfänger bereits getroffene Zweckbestimmung positiv feststellbar ist, während es zur Annahme der Erstbegehungsgefahr genügt, dass Umstände vorliegen, aus denen sich die ernsthafte Besorgnis ergibt, dass ein Eingriff bevorsteht. Für den Fall einer mittelbaren Patentverletzung durch Anbieten eines Mittels im Sinne von § 10 setzt dass das Vorliegen der ernsthaften Besorgnis voraus, dass der Angebotsempfänger sich entschließen wird, das Mittel zu beziehen und patentverletzend zu verwenden. Entgegen der Ansicht der Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 1. Juli 2002 genügt es aber nicht, dass der Angebotsempfänger nach Erhalt des Angebotes erwägt, das angebotene Erzeugnis im Rahmen der patentgeschützten Erfindung einzusetzen. Auch dadurch, dass der Angebotsempfänger sich weitere Informationen über das angebotene Mittel verschafft, hat er noch keine Zweckbestimmung getroffen, die dem Verbietungsrecht aus § 10 PatG unterliegt. Selbst wenn er im Rahmen seiner Erwägungen auch die Möglichkeit prüft, das angebotene Mittel patentverletzend zu benutzen, hat er damit noch keine Entscheidung gefällt, die den subjektiven Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung erfüllt. In diesem Stadium seiner Überlegungen hat er sich noch nicht auf einen bestimmten Verwendungszweck des angebotenen Mittels festgelegt, und es ist noch ungewiss, ob er sich nach Abschluss seiner Erwägungen zur Benutzung der Erfindung entschließt oder nicht.

2. Es lässt sich nicht feststellen, dass die Beklagte hat das angegriffene Erzeugnis “V3xxxxxx E3-H7 31x” zur Benutzung der klagepatentgeschützten Erfindung geliefert hat. Wie auch die Klägerin nicht in Abrede stellt, ist das Präparat bisher nicht an Pulverlackhersteller in der Bundesrepublik Deutschland verkauft worden. Es sind lediglich ab 1999 Bemusterungen erfolgt, bei denen die Beklagte das Erzeugnis zu Testzwecken in nicht-industriellen Mengen kostenlos an Interessenten bzw. Angebotsempfänger abgegeben hat. Selbst wenn man im Hinblick auf den Inhalt des Anschreibens gemäß Anl. B 9 davon ausgeht, dass im Rahmen der Bemusterung auch in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Unternehmen eine Probe des angegriffenen Erzeugnisses erhalten haben, lässt sich nicht feststellen, dass sie sich dazu entschlossen haben, mit dem Produkt erfindungsgemäße Pulverlackzusammensetzungen herzustellen. Zwar hat es die Beklagte im Verhandlingstermin vor dem Senat nicht vermocht, den Zeitraum des Jahres 1999, in dem die Bemusterungen mit dem angegriffenen Erzeugnis stattgefunden haben, näher einzugrenzen, so dass auch die Möglichkeit besteht, dass es zu solchen Bemusterungen auch gekommen ist, bevor die Beklagte im Juli 1999 die Produktinformation gemäß Anlage 6 mit dem nicht zu beanstandenden Warnhinweis auf das Klagepatent verbreitete und den Empfängern damals nur die Produktinformation ohne (Anlage 4) bzw. mit missverständlichem Warnhinweis (Anlage 5) zur Verfügung standen. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass die betreffenden Unternehmen das ihnen überlassene Produktmuster auch tatsächlich benutzt haben; jedenfalls diejenigen, an die auch das als Anl. B 9 vorgelegte Begleitschreiben versandt worden ist, haben das Muster, wie der Inhalt des Schreibens ergibt, bei der Beklagten angefordert, und nach der Lebenserfahrung kann angenommen werden, dass dies geschehen ist, um das Erzeugnis auch zu verwenden. Gleichwohl sind nicht einmal Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass Unternehmen, die das Muster vor Erscheinen der Produktinformation gemäß Anlage 6 und ohne ein demjenigen gemäß Anlage 6 entsprechendes Anschreiben erhalten haben, mit ihm erfindungsgemäße Pulverlackzusammensetzungen fertigen wollten oder dies auch getan haben. Dagegen, dass diese Angebotsempfänger keinen entsprechenden Willen gebildet haben, spricht nicht zuletzt der Umstand, dass die Beklagte bis in die Gegenwart keine Bestellungen erhalten und das angegriffene Produkt nicht an deutsche Pulverlackhersteller verkauft hat. Erst recht gilt das für diejenigen Unternehmen, denen die Beklagte das Muster des angegriffenen Erzeugnisses zusammen mit einem Anschreiben entsprechend Anlage B 9 überlassen hat. Nach dem Inhalt dieses Schreibens stellte die Beklagte das Erzeugnis nur zur Verwendung ausschließlich in Laboratorien und lediglich zur Erforschung der Produkteigenschaften zur Verfügung und machte die Zusendung des Musters von einer vorherigen schriftlichen Bestätigung des Empfängers abhängig, sich an diese Vorgaben der Beklagten zu halten, wobei der als Bestätigung an die Beklagte zurückzusendende Abschnitt zusätzlich einen Warnhinweis auf das Klagepatent enthielt. Dafür, dass die betroffenen Unternehmen sich nicht an die Vorgaben der Beklagten im Schreiben gemäß Anl. B 9 gehalten und das Muster zur Herstellung einer klagepatentgemäßen Zusammensetzung benutzt haben, bestehen keine Anhaltspunkte. Erst recht lässt sich unter diesen Umständen nicht feststellen, dass die Angebotsempfänger das Muster des angegriffenen Erzeugnisses eigens zu dem Zweck angefordert haben, es bei der Herstellung erfindungsgemäßer Pulverlackzusammensetzungen einzusetzen. Das Schreiben zeigt weiterhin, dass die Beklagte jedenfalls seinerzeit gerade nicht wollte, dass die Empfänger mit dem angegriffenen Produkt eine erfindungsgemäße Pulverlackzusammensetzung herstellten, und dies auch gegenüber den Empfängern deutlich zu erkennen gegeben hat..

3. Es bestand jedoch die Gefahr, dass die Angebotsempfänger den Entschluss fassen würden, das ihnen angebotene Erzeugnis “V3xxxxxx E3-H7 31x” von der Beklagten zu beziehen und sodann nach Erhalt zur Herstellung klagepatentgemäßer Pulverlackzusammensetzungen zu verwenden.

a) Das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr kommt allerdings schon deshalb nicht in Betracht, weil sich nicht feststellen lässt, dass einer der Angebotsempfänger der Beklagten eine dahingehende Zweckbestimmung getroffen hatte. Der Umstand, dass bisher kein in Deutschland tätiger Pulverlackhersteller das angegriffene Erzeugnis von der Beklagten bezogen oder bei ihr bestellt hat, rechtfertigt sogar die gegenteilige Annahme, dass kein Angebotsempfänger die für das Vorliegen einer mittelbaren Patentverletzung erforderliche Zweckbestimmung, das angegriffene Erzeugnis zur Ausführung der klagepatentgemäßen technischen Lehre zu benutzen, getroffen hat.

b) Angebote entsprechend den als Anlagen 4 und 5 vorgelegten Produktbeschreibungen begründeten jedoch die konkrete und naheliegende Gefahr, dass die Adressaten auf diese Angebote reagierten und sich dazu entschlossen, das angebotene Produkt zu bestellen und nach Erhalt als Härtungsmittel für eine klagepatentgeschützte Pulverlackzusammensetzung zu verwenden. Der Kreis der in Betracht kommenden und relevanten Abnehmer ist klein und überschaubar. Zu ihm zählen nicht diejenigen Unternehmen, die mit dem angegriffenen Erzeugnis andere Stoffe als Pulverlackzusammensetzungen herstellen wollen; diese Unternehmen verletzen das Klagepatent nicht, weil das Klageschutzrecht den Stoff H6x nur als Komponente bestimmter Pulverlackzusammensetzungen beansprucht. Von Interesse sind in diesem Zusammenhang vielmehr nur diejenigen Unternehmen, die sich in Deutschland mit der Herstellung von Pulverlacken befassen; dies sind die in Anl. ROP 8 und von der Klägerin im ersten Hilfsantrag aufgelisteten 15 Hersteller-Unternehmen. Nach der Lebenserfahrung kann davon ausgegangen werden, dass diesen Fachunternehmen die Herstellung wärmehärtbarer Pulverlacke, das Klageschutzrecht und das von der Klägerin auf den Markt gebrachte HAA – Erzeugnis “P8xxxx” bekannt ist. Die Klägerin selbst hatte, als die Produktinformationen gemäß Anlagen 4 und 5 im Jahr 1998 und im März 1999 erschienen, bereits durch ihre auf das Klagepatent hinweisenden Rundschreiben vom 15. August 1996 (Anl. ROP 4) und vom 13. Januar 1999 (Anl. ROP 6) dafür gesorgt, dass das Klageschutzrecht in den einschlägigen potentiellen Abnehmerkreisen bekannt wurde.

c) Erst recht haben die Bemusterungen, bei denen interessierten Hersteller-Unternehmen geringe Mengen des angegriffenen Erzeugnisses zu Testzwecken überlassen wurden, die Gefahr begründet, dass die Empfänger den ihnen überlassenen Stoff auf seine Eignung zur Verwendung im Rahmen der Erfindung testen, nach entsprechenden Testergebnissen das angegriffene Präparat im industriellen Maßstab von der Klägerin beziehen und daraus erfindungsgemäße Pulverlackzusammensetzungen herstellen.

4. Die Begehungsgefahr ist jedoch inzwischen entfallen. Der Wegfall der Begehungsgefahr unterliegt weniger strengen Voraussetzungen als die Wiederholungsgefahr (BGH GRUR Int. 1995, 503, 505 – Cliff Richard II; Busse/Keuken-schrijver, Patentgesetz, 5. Aufl., § 139 Rdn. 78); ihr Fortbestand wird nicht vermutet (BGH GRUR 1989, 432, 434 – Kachelofenbauer I; 1992, 116 – Topfguckerscheck; 1993, 53, 55 – ausländischer Inserent). Anders als bei einem verwirklichten Rechtsverstoß, der die tatsächliche Vermutung für seine Wiederholung begründet und dazu führt, dass die so begründete Begehungsgefahr ausschließlich durch die Abgabe eines uneingeschränkten bedingungslosen und strafgesicherten Unterlassungsversprechens ausgeräumt werden kann, reicht zur Beseitigung einer Erstbegehungsgefahr in der Regel die uneingeschränkte und eindeutige Erklärung, dass die angegriffene Handlung in Zukunft nicht vorgenommen werde, oder vergleichbare Umstände aus, aus denen sich schließen lässt, dass die Beklagte nicht das Recht für sich in Anspruch nimmt, die angegriffenen Handlungen doch noch in die Tat umzusetzen. Erst recht gilt das, wenn der wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruche Genommene freiwilllig diejenigen Maßnahmen ergreift, die er auch im Falle einer Verurteilung treffen müsste, um den Empfänger des Mittels im Sinne des § 10 PatG von einer unmittelbaren Patentverletzung abzuhalten.

So liegen die Dinge auch hier. Schon die Rechtsvorgängerin der Beklagten – die C3xxxxxx S6xxxxxxxxxxx GmbH – hatte sich, nachdem die Klägerin sie mit Schreiben vom 31. März 1998 (Anl. ROP 5) auf das Klagepatent hingewiesen hatte, in ihrem Antwortschreiben vom 27. April 1998 (ebenfalls in Anl. ROP 5) grundsätzlich dazu bereit erklärt, beim Anbieten des angegriffenen Erzeugnisses einen Warnhinweis auf das Klagepatent zu geben, und auch die Beklagte bringt seit dem Erscheinen der Produktinformation mit dem Druckvermerk “07.99” (Anlage 6) einen Hinweis auf das Klagepatent mit dem Inhalt an, Pulverbeschichtungs-Zusammensetzungen mit bestimmten Polyestern seien durch das Klagepatent geschützt, und für die Anwendung des Patents u.a. in der Bundesrepublik Deutschland sei die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich. Dieser Patenthinweis ist bei Angeboten als Warnhinweis ausreichend. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist nur erforderlich, dass der Warnhinweis erkennen lässt, das bestimmte Arten der Verwendung des angegriffenen Produktes durch ein fremdes Patent geschützt sind und ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht praktiziert werden dürfen. Diesen Anforderungen genügt der von der Beklagten gegebene Schutzrechtshinweis. Der Name der Klägerin als Patentinhaberin braucht schon deshalb nicht genannt zu werden, weil die Möglichkeit besteht, dass die Angabe durch eine spätere Änderung in der Person des Schutzrechtsinhabers unrichtig wird, wie auch das Klagepatent im Verlauf der vorgerichtlichen Auseinandersetzungen mit der Beklagten und ihrer Rechtsvorgängerin von der ursprünglichen Inhaberin P4x I1xxxxxxxx auf die Klägerin übertragen worden ist. Für den Adressaten eines Warnhinweises ist auch nicht erforderlich, den Namen des Patentberechtigten zu kennen. Dass der Name der Inhaberin im angefochtenen Urteil in den zu gebenden Warnhinweis aufgenommen worden ist, steht dem nicht entgegen, denn damit soll ebenfalls nur zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich bei dem von dem Warnhinweis erfassten Patent um ein fremdes Schutzrecht handelt, an dem die Beklagte keine Berechtigung hat. Auch der Inhalt des Patentanspruches braucht im einzelnen nicht angegeben zu werden. Sofern die Veröffentlichungsnummer des Patentes mitgeteilt wird, was auch auf den in der Anlage 6 gegebenen Patenthinweis zutrifft, kann der Adressat des Hinweises sich die Patentschrift besorgen und sich über den Inhalt des Schutzrechtes unterrichten. Mit dem Warnhinweis hat die Beklagte in ausreichender Weise Vorsorge dagegen getroffen, dass die Angebotsempfänger den Entschluss fassen bzw. die Zweckbestimmung treffen, das angegriffene Erzeugnis zur Herstellung erfindungsgemäßer Pulverlackzusammensetzungen zu verwenden. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass das angegriffene Erzeugnis bisher von keinem in der Bundesrepublik tätigen Pulverlackhersteller bestellt und erfindungsgemäß verwendet worden ist. In jedem Fall ist die Begehungsgefahr durch das vertragsstrafegesicherte Unterlassungsversprechen beseitigt worden, das die Beklagte im Verhandlungstermin vom 6. Juni 2002 abgegeben hat. Der Inhalt dieser Unterlassungserklärung entspricht den Handlungen, die die Beklagte bei Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung zur Vermeidung einer ummittelbaren Verletzung des Klagepatentes beim Abnehmer zu unterlassen hat, nämlich

beta-Hydroxyalkylamid für die Herstellung wärmehärtbarer Pulverbeschichtungszusammensetzung anzubieten und/oder zu liefern, ohne im Fall des Anbietens und ohne im Falle der Lieferung unübersehbar folgenden Hinweis zu benutzen:

Pulverbeschichtungszusammensetzungen mit bestimmten Polyestern sind durch das europäische Patent Nr. 0 322 834 geschützt. Für die Anwendung des Patents in den Ländern BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL und SE ist die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich.

Auch hierdurch hat die Beklagte noch einmal unmissverständlich klargestellt, dass sie nicht das Recht für sich in Anspruch nimmt, das angegriffene Erzeugnis ohne einen ausreichenden Warnhinweis auf das Klageschutzrecht zu bewerben.

5. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist die Beklagte nicht verpflichtet, weitere über den vorstehend genannten Warnhinweis hinausgehende Maßnahmen zu treffen, um ihre Abnehmer bzw. Angebotsempfänger daran zu hindern, die Zweckbestimmung zu treffen, das angegriffene Erzeugnis zur Herstellung klagepatentgeschützter Pulverlackzusammensetzungen zu verwenden.

a) Die Beklagte ist nicht verpflichtet, im Falle der Lieferung den Abnehmern des angegriffenen Erzeugnisses die vertragsstrafebewehrte Unterlassungsverpflichtung für den Fall aufzuerlegen, dass diese das Erzeugnis klagepatentverletzend verwenden. Da das angegriffene Erzeugnis auch außerhalb der Lehre des Klagepatentes verwendet werden kann, kann der Beklagten dessen Anbieten und Liefern nicht unbeschränkt untersagt werden, sondern nur, sofern sie nicht durch geeignete Vorsorgemaßnahmen sicherstellt, dass ihre Abnehmer den angegriffenen Stoff nicht zur Herstellung einer patentverletzenden Pulverlackzusammensetzung benutzen. Davon geht auch die Klägerin aus, weil sie der Beklagten das Anbieten und Liefern des angegriffenen Erzeugnisses “V3xxxxxx E3-H7 31x” nicht unbeschränkt untersagen lassen will, sondern nur soweit es sich auf die Herstellung wärmehärtbarer Pulverbeschichtungszusammensetzungen richtet und sofern im Falle des Anbietens kein Warnhinweis auf das Klagepatent erfolgt und im Falle der Lieferung dem jeweiligen Abnehmer nicht das vertragsstrafegesicherte Unterlassungsversprechen für den Fall abverlangt, dass diese die ihnen gelieferte Ware zur Herstellung der in Anspruch 1 des Klagepatentes beschriebenen Pulverbeschichtungszusammensetzung benutzen.

Die von der Klägerin für den Fall der Lieferung der Beklagten angesonnenen Vorsorgemaßnahmen gegen eine unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers gehen jedoch zu weit. Als geeignete Vorsorgemaßnahmen zur Wahrung der Ausschließlichkeitsrechte des Patentinhabers hat die Rechtsprechung zur mittelbaren Patentverletzung nach dem bis zum 31. Dezember 1980 geltenden Recht je nach Sachlage einen Warnhinweis, die Auferlegung einer vertraglichen Unterlassungspflicht und gegebenenfalls auch die Ausbedingung einer Vertragsstrafe angesehen. Welche dieser Vorkehrungen getroffen werden müssen, richtet sich nach dem Grad der Gefahr patentverletzender Benutzungen (RG GRUR 1931, 385, 388 – Saugtrommel; BGH GRUR 1961, 627, 628 – Metallspritzverfahren; 1964, 496, 497 f. – Formsand II). Die Verpflichtung zur Auferlegung einer Vertragsstrafe behindert den Lieferanten erheblich in seiner geschäftlichen Tätigkeit. Steht er mit dem Inhaber des Klagepatents in Wettbewerb, ist es nach der Lebenserfahrung wahrscheinlich, dass ein Abnehmer bei sonst gleichen Konditionen das nicht mit einem Unterlassungsgebot beschwerte Lieferangebot des Patentinhabers vorziehen wird, auch wenn er nicht an eine patentgemäße Benutzung denkt, um aus seiner Sicht überflüssige Komplikationen zu vermeiden, oder sich nach anderen und ungefährlicheren Bezugsquellen umsehen (vgl. BGH, a.a.O. – Formsand II; Teschemacher, Die mittelbare Patentverletzung, 1974, Seite 119). Da die Auferlegung einer Vertragsstrafe aus diesen Gründen wirtschaftlich einem uneingeschränkten Verbot gleichkommt, kann vom Lieferanten nur unter ganz besonderen Umständen verlangt werden, seinen Abnehmern ein derartiges Versprechen aufzuerlegen. Nach der bis zum 31. Dezember 1980 bestehenden Rechtslage kam das Auferlegen einer Vertragsstrafe nur in Betracht, wenn davon ausgegangen werden konnte, dass die Abnehmer auch bei entsprechender Aufklärung und Verpflichtung das Patent verletzten und hiervon nur durch die Vereinbarung einer Vertragsstrafe hätten abgehalten werden können (vgl. BGH, a.a.O. – Metallspritzverfahren). Diese Regelung hat auch im Rahmen einer mittelbaren Patentverletzung nach § 10 PatG 1981 zu gelten. Sie ist zwar im Gesetz nicht erwähnt, rechtfertigt sich aber aus der Zielsetzung des § 10 PatG, die nicht darauf gerichtet ist, den Verkehr mit Gütern zu untersagen, an denen der mittelbar verletzte Patentinhaber kein Ausschließlichkeitsrecht besitzt, sondern nur die Gefährdung der Rechte des Patentinhabers ausschalten soll, die davon ausgeht, dass Lieferant und Abnehmer zusammenwirken, indem der Abnehmer die vom Lieferanten gewollte Zweckbestimmung trifft, den ihm gelieferten Gegenstand in der erfindungsgemäß vorgesehenen Weise zu verwenden. Wer einen Gegenstand ausliefert, der objektiv geeignet ist, im Rahmen einer Erfindung verwendet zu werden, liefert ihn dennoch nicht zur Benutzung der Erfindung und unterliegt demgemäß auch keinen Unterlassungsansprüchen aus § 10 PatG wenn er durch geeignete und zumutbare Maßnahmen Vorsorge dagegen trifft, dass der Abnehmer das ihm gelieferte Mittel patentgemäß verwenden wird. Auch hier dürfen die zu verlangenden Vorkehrungen nicht so weit gehen, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit des Lieferanten zu stark beeinträchtigen. Dabei ist neben dem Grad der Gefahr einer patentverletzenden Verwendung beim Abnehmer das Interesse des Lieferanten zu berücksichtigen, jedenfalls mit denjenigen Kunden, denen die Gefahr einer entsprechenden Zweckbestimmung nicht bekannt oder offensichtlich ist, sein Geschäft auch mit dem zur Benutzung der Erfindung geeigneten Mittel noch machen zu können. Es kommt regelmäßig nicht in Betracht, von ihm zu verlangen, das Mittel nur demjenigen anzubieten oder zu liefern, der bereit ist, die Beachtung des Ausschließlichkeitsrechts durch ein Vertragsstrafeversprechen zu sichern. Gerade solche Abnehmer, die nicht beabsichtigen, das angebotene oder gelieferte Mittel entsprechend seiner patentverletzenden Eignung einzusetzen, werden regelmäßig keine Veranlassung sehen, dies durch rechtsgeschäftliche Erklärung zu bekräftigen. Dagegen ist es dem Lieferanten ohne weiteres zuzumuten, den Abnehmer auf die Schutzrechtslage hinzuweisen, wobei Inhalt und Intensität eines solchen Warnhinweises sich nach dem Grad der Gefahr patentverletzender Benutzung richten (Scharen, GRUR 2001, 995, 998). Dafür, dass im Streitfall solche Warnhinweise nicht ausgereicht hätten und die Abnehmer sich nur durch das Auferlegen eines vertragsstrafegesicherten Unterlassungsversprechens davon hätten abhalten lassen, das ihnen gelieferte angegriffene Erzeugnis zur Herstellung einer klagepatentgeschützten Pulverbeschichtungszusammensetzung zu verwenden, sind keine Umstände ersichtlich. Die aus dem Vertragsstrafeverlangen resultierende praktische Unverkäuflichkeit des angegriffenen Erzeugnisses als Komponente einer Pulverlackzusammensetzung kann der Beklagten nur zugemutet werden, wenn man davon ausgehen müsste, dass praktisch jeder Pulverlackhersteller mit dem angegriffenen Erzeugnis klagepatentgemäße Zusammensetzungen fertigen wird und davon nur nach dem Auferlegen eines vertragsstrafegesicherten Unterlassungsversprechens Abstand nehmen wird. Davon kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr ausgehen. Das Klageschutzrecht ist durch die Warnhinweise der Beklagten in ihren Produktinformationen und durch die wiederholt versandten Rundschreiben der Klägerin in den in Betracht kommenden Fachkreisen bekannt. Die schutzrechtsverletzenden Produktinformationen ohne Warnhinweis (Anlage 4) bzw. mit missverständlichem Warnhinweis (Anlage 5) liegen schon längere Zeit zurück und sind seither durch nicht zu beanstandende Werbeschriften ersetzt worden. Ist die Schutzrechtslage im Kreis der potentiellen Abnehmer bekannt, kann man in der Regel davon ausgehen, dass die Hersteller sich schon im eigenen Interesse bemühen, Patentverletzungen zu vermeiden (vgl. dazu BGH GRUR 1964, 496, 497 – Formsand II). Dass bei Pulverlackherstellungen abweichend von diesem Regelfall die Bereitschaft oder gar die Neigung besteht, sich über die Schutzrechtslage hinwegzusetzen, ist nicht ersichtlich. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass im Streitfall weniger die Abwehr vorsätzlicher Rechtsverstöße beim Abnehmer im Vordergrund steht, sondern in erster Linie fahrlässige Patentverletzungen ausgeschaltet werden müssen; bei ihnen kann in aller Regel davon ausgegangen werden, dass sie nach entsprechender Belehrung unterbleiben. Dagegen, dass ernsthaft zu befürchten ist, einschlägig tätige Hersteller würden sich vorsätzlich über den zugunsten der Klägerin bestehenden Patentschutz hinwegsetzen, spricht schon, dass keiner der in Frage kommenden Hersteller in den mehr als vier Jahren, in denen das angegriffene Produkt auf dem Markt angeboten wird, dieses Erzeugnis bei der Beklagten bezogen hat.

Dem kann die Klägerin nicht mit Erfolg entgegenhalten, ihr sei unbekannt, wie die Abnehmer der Beklagten mit dem angegriffenen Erzeugnis verführen. Die in Betracht kommenden Unternehmen sind sämtlich auch Kunden der Klägerin und beziehen von ihr das H6x-Erzeugnis “P8xxxx”; hinsichtlich dieser Abnehmer hat die Klägerin jedoch vorgetragen, sie kenne das Verhalten dieser Kunden.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass das begehrte Verbot der Beklagten praktisch für die gesamte Restlaufzeit die Möglichkeit nähme, das angegriffene Erzeugnis für patentfreie Anwendungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Pulverlackzusammensetzungen auf den Markt zu bringen und ihr dann auch den Markt für künftig in der Restlaufzeit des Klageschutzrechtes noch bedeutsam werdende Ersatzlösungen verschlösse. Da das Klagepatent nicht den Stoff H6x für sich allein, sondern eine bestimmte Pulverlackzusammensetzung schützt, die ihn als Härtungsmittel enthält, verleiht es der Klägerin auch nicht das Recht, die Lieferung von HAA zu unterbinden, sofern nicht der Geltungsbereich des § 10 PatG tangiert wird. Schon deshalb darf der Beklagten nicht die Möglichkeit genommen werden, das angegriffene Erzeugnis “V3xxxxxx E3-H7 31x” Pulverlackhersteller für patentfreie Anwendungsmöglichkeiten anzubieten und/oder zu liefern, wie sie schon in Vorbereitung sind, ohne dass es darauf ankommt, wie groß deren Bedeutung zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf dem Markt ist.

b) Es sind auch keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass das klagepatentgemäße Erzeugnis so hervorragende Eigenschaften hat, dass die Entwicklung gleichwertiger Alternativen aussichtslos oder wirtschaftlich wenig sinnvoll erscheint. Das klagepatentgemäße Erzeugnis wird neben anderen Produkten als Alternative zu den bisher üblichen TGIC-haltigen Formulierungen angeboten, die wegen der seit 1998 in der EU bestehenden Kennzeichnungspflicht des toxischen TGIC immer weniger Verwendung finden (vgl. Anl. B 7, Seite 38). Wie die Veröffentlichung gemäss Anl. B 7 zeigt, hat keines der angebotenen Produkte bisher die Vielseitigkeit TGIC- haltiger Erzeugnisse erreicht, auch das klagepatentgemäße Erzeugnis der Klägerin wird von Anwendern kritisiert (Anl. B 7, Seite 44), vor allem seine Nachteile im Außenbereich (Anl. B 7, Seite 46). Dass auch für die Alternativen zum Gegenstand des Klagepatentes noch wirtschaftlich interessante Aussichten bestehen, die es nicht ausgeschlossen erscheinen lassen, dass auch diesen Alternativen künftig eine stärkere Marktposition als gegenwärtig zukommen kann, wird in der Veröffentlichung gemäss Anl. ROP 10 deutlich, nach der die Einschätzung für polyesterbasierende Pulverlacke, die mit Ersatzhärtern für TGIC formuliert sind, als hoch bezeichnet wird. Bestätigt wird das durch die von der Klägerin überreichten Unterlagen gemäss Anlagen 3 und WKS 1. Danach hatte TGIC in Europa 1998 einen Marktanteil von 13 %, der im Jahr 2000 auf 9 % zurückgegangen war. Demgegenüber hatte sich nicht nur der Anteil der klagepatentgemäßen Zusammensetzung von 16 auf 22,5 % erhöht, sondern auch derjenige der Alternativ-Produkte (Polyester/Other) war von 4 auf 5,2 % gestiegen, und es ist nicht auszuschließen, dass von einem weiteren Rückgang des TGIC-Marktanteils auch diese Alternativ-Produkte profitieren werden. Dass in den einschlägig tätigen Fachkreisen für Alternativ – Entwicklungen zum Klagepatent, in denen H6x eingesetzt wird, jedenfalls künftig interessantere Marktaussichten prognostiziert werden, zeigt sich auch daran, dass jedenfalls zwei der von der Beklagten genannten Alternativen, für die H6x benötigt wird, nicht nur theoretischer Natur sind, nämlich das U3xxxx-System und das Erzeugnis C6xxxx von B6xxx. Das U3xxxx-System benötigt in verhältnismäßig geringen Mengen H6x als Additiv. U3xxxx ist ein anderes vom Klagepatent zu unterscheidendes System, das nach dem unwiderlegten Vorbringen der Beklagten (S. 4 der Klageerwiderung, Bl. 60 d.A.) neben den beiden in Anspruch 1 des Klagepatentes genannten Komponenten als dritten Bestandteil epoxygruppenhaltige Kohlenstoffverbindungen enthält. Wie die Klägerin selbst vorgetragen hat (S. 6, 7 ihrer erstinstanzlichen Replik, Bl. 59, 60 d.A.; S. 11 der Berufungserwiderung, Bl. 235 d.A.), fungiert beim U3xxxx-System als Vernetzer nicht H6x, sondern Oxiran, das in den Polyester eingebunden ist, und sind bei diesem System Härtungstemperaturen in Höhe von 200 Grad Celsius erforderlich; so hohe Temperaturen lehnt das Klagepatent ab (vgl. Anl. 1 a, S. 1 Abs. 3, S. 2 Abs. 4). Das deutet darauf hin, dass das U3xxxx-System andere Eigenschaften aufweist als die klagepatentgemäße Zusammensetzung. Dass und aus welchem Grunde allein die Anwesenheit von H6x zu einer Zusammensetzung mit den vom Klagepatent angestrebten Eigenschaften führt und allein die Vernetzungsreaktion bestimmt, obwohl es nur als Additiv in geringen Mengen enthalten ist und die Vernetzung durch das als Vernetzungsmittel eingesetzte Oxiran erreicht werden soll, ist dem Vorbringen der Klägerin nicht zu entnehmen.

Das Erzeugnis “C6xxxx” wurde zwar in den Jahren 1998 (C6xxxx VP LS 21 47) und 1999 (C6xxxx VP LS 21 81/1) in den Produktinformationen gemäss Anl. ROP 3 als Versuchsprodukt bezeichnet, bereits in der aus dem Jahr 2001 stammenden als Anl. ROP 10 vorgelegten Veröffentlichung in der Zeitschrift “Coating”, Ausgabe 7/2001, hebt ein Mitarbeiter des Herstellerunternehmens B6xxx die praktische Brauchbarkeit der Erzeugnisse hervor. Dass “C6xxxx” von der Lehre des Klagepatentes Gebrauch macht, behauptet auch die Klägerin nicht.

6. Erfolglos bleibt der Einwand der Klägerin, sie sei auf das Obsiegen im vorliegenden Rechtsstreit angewiesen, um die Bezugsquelle mittelbar patentverletzender Erzeugnisse zu schließen. Stellt sich in Zukunft tatsächlich heraus, dass Abnehmer mit dem angegriffenen Erzeugnis patentverletzende Pulverlackzusammensetzungen herstellen, ist eine neue Sachlage eingetreten, die nicht von der Rechtskraft eines klageabweisenden Urteils erfasst wird; sie würde die Klägerin berechtigen, von der Beklagten zu verlangen, die Belieferung bestimmter namentlich zu bezeichnender Abnehmer zu unterlassen (vgl. Scharen, a.a.O., Seite 696 li. Sp.) oder die Warnhinweise gegebenenfalls zu verschärfen und je nach Umfang und Intensität der Verletzungshandlungen doch ein Vertragsstrafeversprechen zu Lasten der Abnehmer zu verlangen, die gegebenenfalls bestimmt zu bezeichnen sind. Unbenommen bleibt ihr auch die Möglichkeit, unmittelbar gegen denjenigen Abnehmer vorzugehen, der das Klagepatent unter Verwendung des angegriffenen Erzeugnisses unmittelbar verletzt.

7. Die Klägerin hat auch keinen Anspruch darauf, dass die Beklagte ihren Abnehmern die nicht vertragsstrafegesicherte vertragliche Verpflichtung auferlegt, das angegriffene Erzeugnis nicht zur Herstellung erfindungsgemäßer Pulverlackzusammensetzungen zu verwenden. Auch diese Vorsorgemaßnahme kommt nur in Betracht, wenn der weniger einschneidende Warnhinweis an den Abnehmer des patentverletzend verwendbaren Erzeugnisses nicht ausreicht. Dafür bestehen jedoch, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, keine Anhaltspunkte. Ebensowenig bestand Veranlassung dazu, die Beklagte entsprechend dem letzten Hilfsantrag dazu zu verurteilen, auch im Falle der Lieferung des angegriffenen Produktes den jeweiligen Abnehmer auf das Klageschutzrecht hinzuweisen. Die Beklagte kommt diesem Anliegen seit Juli 1999 nach, nimmt nicht das Recht für sich in Anspruch, diesen Hinweis fortlassen zu dürfen und hat im übrigen im Verhandlungstermin vor dem Senat ein entsprechendes strafgesichertes Unterlassungsversprechen abgegeben.

III.

Unter den vorstehenden Gegebenheiten hat die Klägerin auch keine Ansprüche auf Rechnungslegung und Schadenersatz.

IV.

Als unterlegene Partei hat die Klägerin gemäß § 91 Abs. 1 ZPO die Kosten des Rechtsstreits zu tragen; die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Der Senat hat die Revision zugelassen, weil die Rechtssache wegen der sich im Zusammenhang mit einer mittelbaren Patentverletzung stellenden Fragen, ob auch zu § 10 PatG 1981 beim Anbieten und bei der Lieferung auch patentfrei verwendbarer Mittel eine nur eingeschränkte Verurteilung auszusprechen ist, ob und unter welchen Voraussetzungen dem Lieferungsempfänger eines solchen Mittels das vertragsstrafegesicherte Unterlassungsversprechen abverlangt werden kann, dieses Mittel nicht patentverletzend zu verwenden, und unter welchen Voraussetzungen das bloße Anbieten eines Mittels im Sinne des § 10 PatG die Begehungsgefahr einer mittelbaren Patentverletzung auslöst, grundsätzliche Bedeutung hat.

S4xxxxxxxx R3xx Dr. B2xxxx