2 U 137/99 – Drahtinjektionseinrichtung II (Arbeitnehmererf.)

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 211 

Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 8. Mai 2003, Az. 2 U 137/99

1.
Die Berufung der Beklagten gegen das am 20. Mai 1999 verkündete Teilurteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

2.
Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens, der Streithelfer der Beklagten die Kosten der Streithilfe zu tragen.

3.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagte kann die Vollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung von 10.000 DM abwenden, wenn nicht der Kläger seinerseits vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Sicherheiten können jeweils durch die Bürgschaft einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Bank oder öffentlichen Sparkasse geleistet werden.

4.
Die Revision wird zugelassen.

5.
Beschwer der Beklagten und Streitwert für das Berufungsverfahren: 10.000 DM.

Tatbestand :

Der Kläger, der Diplom-Ingenieur für Gießerei- und Hüttenwesen ist, war in der Zeit vom 1. Oktober 1983 bis zum 31. März 1995 bei der Beklagten angestellt, und zwar zunächst als Vertriebsleiter, später als Bereichsleiter “Technik”. Während der Zeit seiner Beschäftigung bei der Beklagten meldete er ihr mehrere von ihm gemachte Diensterfindungen, die die Beklagte anschließend unbeschränkt in Anspruch nahm, darunter auch eine Erfindung, die ein Verfahren zur Steuerung einer Drahtinjektionseinrichtung, einen dazu verwendbaren Drahtvorrat und eine entsprechende Drahtvortriebsmaschine betraf. Die Beklagte meldete diese Erfindung am 14. April 1987 zum Patent an, ihr wurde daraufhin das am 31. August 1989 veröffentlichte deutsche Patent 37 12 619 (im folgenden: Streitpatent) erteilt.

Die Ansprüche 1, 2 und 5 des Streitpatents lauteten:

1.
Verfahren zur Steuerung einer Drahtinjektionseinrichtung für das Einbringen von drahtförmigen oder in drahtförmiger Umhüllung befindlichen Legierungs- und/oder Behandlungsstoffen in Metallschmelzen,

dadurch gekennzeichnet,

daß in einem mindestens dem Bremsweg der Drahtvortriebsmaschine entsprechenden Abstand vor dem Ende des Drahtes eine Markierung angebracht und diese beim Vortrieb des Drahtes abgetastet wird, um die Drahtvortriebsmaschine bei Erreichen der Markierung stillzusetzen.

2.
Drahtvortriebsmaschine zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit Mitteln zum Abziehen des Drahtes aus einem Drahtvorrat und zum Vorschieben des Drahtes, mit einem von der Drahtvortriebsmaschine bis in die Nähe der Metallschmelze reichenden Führungsrohr, durch welches der Draht in die Metallschmelze vorschiebbar ist, und mit einer auf den geförderten Draht ansprechenden, den Antrieb der Drahtvortriebsmaschine stillsetzenden Einrichtung,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Einrichtung zum Stillsetzen der Drahtvortriebsmaschine (10) ein auf die an dem Draht angebrachte Markierung (6) ansprechender Sensor (5) ist.

5.
Drahtvorrat für eine Drahtvortriebsmaschine nach den Ansprüchen 2-4,

dadurch gekennzeichnet,

daß in einem mindestens dem Bremsweg der Drahtvortriebsmaschine entsprechenden Abstand vor dem Ende (7) des Drahtes (3) an diesem eine Markierung (6) angebracht ist.

Die patentierte Erfindung betrifft die sogenannte “Fülldraht-Technologie”, bei der ein mit pulverisierten oder körnigen Behandlungsmitteln für Metallschmelzen gefüllter Draht oder ein z.B. aus Kupfer oder Aluminium bestehender massiver Draht von einer Vorratshaspel oder -spule abgezogen und mittels einer Drahtvortriebsmaschine durch ein Führungsrohr in die zu behandelnde Metallschmelze vorgeschoben wird, um durch das im Draht befindliche Behandlungsmittel oder auch durch das Material des Drahtes selbst die Eigenschaften der Schmelze in bestimmter Weise zu beeinflussen. Dabei ist es wichtig, daß die Drahtvortriebsmaschine dann, wenn der Drahtvorrat zu Ende geht, angehalten wird, bevor das Ende des Drahtes in die Vortriebsmaschine oder sogar schon in das Führungsrohr hineingeraten ist, weil sonst das Ende des Drahtes zuerst umständlich wieder aus dem Führungsrohr oder der Drahtvortriebsmaschine herausgeholt werden muß, bevor die Arbeit mit einem neuen Drahtvorrat fortgesetzt werden kann. Da die Drahtinjektion teilweise mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 m/min. erfolgt, hält die Drahtvortriebsmaschine im Zeitpunkt ihres Abschaltens nicht augenblicklich an, sondern legt bis zum Stillstand noch einen mehr oder weniger langen Bremsweg zurück. Insbesondere dann, wenn der Drahtvorrat, wie es häufig der Fall ist, ziemlich dicht an der Vortriebsmaschine steht, kann die Maschine nicht mehr rechtzeitig angehalten werden, wenn sie erst in dem Augenblick abgeschaltet wird, in dem das Drahtende die Vorratshaspel oder -spule verläßt. Die Erfindung des Klägers sieht deshalb vor, in einem bestimmten Abstand vor dem Ende des Drahtes auf diesem eine Markierung anzubringen, die dann beim Abziehen des Drahtes von einer Vorrichtung, z.B. einem Sensor, erkannt wird, der daraufhin die Drahtvortriebsmaschine so rechtzeitig abschaltet, daß sie zum Stehen kommt, bevor das Ende des Drahtes in sie eingezogen worden ist.

Noch vor der Anmeldung des Streitpatents, nämlich mit Schreiben vom 1. und 27. Oktober 1986, unterbreitete die Beklagte der Fa. E1xxxxxxx B3xxx GmbH ein Angebot zur Lieferung einer Drahtvortriebsvorrichtung, die in den genannten Schreiben im einzelnen beschrieben war. In beiden Schreiben hieß es einleitend, das Angebot erfolge “unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Basis der VDMA-Bedingungen.”

In dem vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) empfohlenen “Allgemeinen Bedingungen für Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte” heißt es unter I. (“Angebot”) u.a.:

“An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer ist verpflichtet, vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.”

Im Anschluß an die Angebotsschreiben vom 1. und 27. Oktober 1986 kam es zu Verhandlungen zwischen der Beklagten und der E1xxxxxxx B3xxx GmbH, die damit endeten, daß die E1xxxxxxx B3xxx GmbH der Beklagten mit Schreiben vom 19. Dezember 1986 “unter Berücksichtigung der umseitigen “Allgemeinen Einkaufsbedingungen”” den Auftrag zur Lieferung und Montage der angebotenen Drahtinjektionsanlage erteilte. In den genannten “Allgemeinen Einkaufsbedingungen” der E1xxxxxxx B3xxx GmbH hieß es unter Punkt 9.1:

“Der Lieferant ist verpflichtet, die Bestellung und die sich daraus ergebenden Arbeiten und sämtliche damit zusammenhängenden technischen und kaufmännischen Unterlagen und Einrichtungen als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und streng vertraulich zu behandeln. Er hat seine Unterlieferanten entsprechend zu verpflichten.”

Die Beklagte bestellte daraufhin mit Schreiben vom 15. Januar 1987 bei der M5xxxxxxxxxxxxx H4xxxxxxxx & B5xx GmbH in A3xxxxx als Unterlieferantin die Lieferung und Montage der ihr von der E1xxxxxxx B3xxx GmbH in Auftrag gegebenen Anlage. In dem Bestellschreiben hieß es einleitend:

“Wir bestellen unter Zugrundelegung

– des Angebots Nr. … vom 27.10.86 sowie des Basis-
Angebotes vom 01.10.86

– der Bestellung Nr. … vom 19. Dezember 1986 der
Fa. E1xxxxxxx B3xxx an Fa. O1xxxxxx Stahlwerkstechnik
GmbH

– der Anlage vom 19. Dezember 1986, …, zu vorgenannter
Bestellung der Fa. E1xxxxxxx B3xxx GmbH an Fa. O2xx-
m6xx S1xxxxxxxxxxxxxxx GmbH

– der Anlage vom 11. Dezember 1986, …, zu vorgenannter
Bestellung der Fa. E1xxxxxxx B3xxx GmbH an Fa. O2xx-
m6xx S1xxxxxxxxxxxxxxx GmbH

– der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Fa. E1xxxxxxx
B3xxx GmbH, Stand September 1986

– sowie der nachstehend aufgeführten Bestimmungen

die Lieferung und Montage von
ein Stück kompletter Drahtinjektions-Anlage.”

Auf den Seiten 2 und 3 des Bestellschreibens hieß es u.a.:

“Alle vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Fa. E1xxxxxxx B3xxx GmbH und der Fa. O1xxxxxx Stahlwerkstechnik GmbH

– Angebot Nr. … vom 27.10.86 (s. Anlage)

– Basis-Angebot vom 01.10.86 (s. Anlage)

– Best.-Nr. … vom 19. Dezember 1986 der Fa. E1xxxxxxx
B3xxx (s. Anlage)

– Anlage vom 19. Dezember 1986 zur Bestellung vom
19.12.86 (s. Anlage)

– Anlage vom 11. Dezember 1986 zur Bestellung vom
19. Dezember 1986 (s. Anlage)

– Allgemeine Einkaufsbedingungen der Fa. E1xxxxxxx
B3xxx GmbH, Stand September 1986 (s. Anlage)

haben in gleicher Weise Gültigkeit für den Vertrag
zwischen der Fa. H4xxxxxxxx & B5xx GmbH und der
Fa. O1xxxxxx S1xxxxxxxxxxxxxxx GmbH.”

Auf Seite 4 des Bestellschreibens waren unter “Anlagen” u.a. die “Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Fa. E1xxxxxxx B3xxx GmbH, Stand 9/1986” aufgeführt. Die Fa. H4xxxxxxxx & B5xx GmbH lieferte die bei ihr bestellte Anlage in der Zeit nach dem 14. April 1987 aus.

Im November 1989 legte die Fa. H4xxxxxxxx & B5xx GmbH gegen das Streitpatent beim Deutschen Patentamt Einspruch ein. Gegen den Beschluß der Patentabteilung 24 des Deutschen Patentamts vom 12. Dezember 1991, mit dem diese das Streitpatent aufrechterhalten hatte, legte die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH Beschwerde zum Bundespatentgericht ein und begründete diese u.a. damit, die Beklagte habe sowohl in ihren Angebotsschreiben von Oktober 1986 an die E1xxxxxxx B3xxx GmbH als auch in ihrem Bestellschreiben vom 15. Januar 1987 an sie – die Hochreuter & Baum GmbH – eine erfindungsgemäße Anlage ohne Geheimhaltungsvorbehalt beschrieben und damit den Gegenstand des Streitpatents offenkundig vorbenutzt.

Mit Schreiben ihres Streithelfers, der sie damals als Patentanwalt vertrat, vom 24. Oktober 1994 teilte die Beklagte dem Kläger den Stand des Einspruchsverfahrens und insbesondere den Umstand mit, die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH habe in der Beschwerdeinstanz u.a. eine offenkundige Vorbenutzung “Eisen-werk B3xxx” geltend gemacht. Sie wies sodann darauf hin, sie habe sich entschlossen, das Verfahren nicht weiterzuführen, sondern auf das Streitpatent zu verzichten; er – der Kläger – habe daher gemäß § 16 ArbEG die Möglichkeit, auf eigene Kosten die Übertragung des Patents auf sich selbst zu verlangen und die Sache im eigenen Namen und auf eigene Kosten weiterzuverfolgen. Mit Schreiben an den Streithelfer der Beklagten vom 9. November 1994 teilte der Kläger mit, er nehme die angebotene Übernahme des Streitpatents in Anspruch und bitte darum, die Vorbereitungen für eine zügige Übernahme des Patents zu treffen. Zugleich wies er darauf hin, die Beklagte habe kein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung gegen angemessene Vergütung in Anspruch genommen.

Die Beklagte ihrerseits teilte dem Kläger mit Schreiben ihres Streithelfers vom 9. November 1994 “im Nachgang zu unserem Schreiben vom 24. Oktober 1994” mit, sie behalte sich ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung gegen angemessene Vergütung vor und bitte darum, der Kläger möge sich damit einverstanden erklären. Der Kläger hat eine solche Erklärung nicht abgegeben.

In der Folgezeit forderte der Kläger die Beklagte wiederholt auf, das Streitpatent auf ihn zu übertragen, ohne daß die Beklagte zunächst darauf reagierte.

Nachdem sie in dem Einspruchs-Beschwerdeverfahren gegen das Streitpatent mit Schriftsatz ihres Streithelfers vom 23. Februar 1996 die von der Einsprechenden behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen im Winter 1986/87 ausdrücklich zugestanden hatte, woraufhin das Bundespatentgericht mit Beschluß vom 27. Juni 1996 das Streitpatent unter Aufhebung des Beschlusses der Patentabteilung 24 vom 12. Dezember 1991
widerrufen hatte, übersandte die Beklagte dem Kläger zu Händen seiner jetzigen Prozeßbevollmächtigten eine Abschrift des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 27. Juni 1996 und wies darauf hin, sie beabsichtige nicht, gegen diesen Beschluß Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof einzulegen; damit seien die Ansprüche des Klägers auf Übertragung des Streitpatents sowie Auskunfts- und Vergütungsansprüche nach dem ArbEG gegenstandslos.

Mit Anwaltsschreiben vom 30. Juli 1996 forderte der Kläger die Beklagte auf, vor dem Ende der am 5. August 1996 ablaufenden Frist gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts Rechtsbeschwerde einzulegen und ihm alsbald das Streitpatent zu übertragen; dann werde die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH in Erfüllung einer mit ihm – dem Kläger – getroffenen Vereinbarung, in welcher er ihr ein kostenloses Mitbenutzungsrecht am Streitpatent eingeräumt habe, ihren Einspruch zurücknehmen. Die Beklagte legte jedoch keine Rechtsbeschwerde ein, so daß der Beschluß des Bundespatentgerichts vom 27. Juni 1996 rechtskräftig wurde.

Der Kläger hat geltend gemacht:

Das Streitpatent sei objektiv zu Unrecht widerrufen worden, weil sowohl die E1xxxxxxx B3xxx GmbH als auch die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH aufgrund ausdrücklich getroffener Vereinbarungen, jedenfalls aber aufgrund des Inhalts der maßgebenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinsichtlich der ihnen im Winter 1986/87 mitgeteilten Einzelheiten über die damals bestellte Anlage – die im übrigen die später zum Patent angemeldete Erfindung noch nicht offenbart hätten – zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen wären, so daß keine offenkundige Vorbenutzung gegeben gewesen sei. Den zu Unrecht erfolgten Widerruf des Streitpatents habe die Beklagte dadurch verschuldet, daß sie ihm – dem Kläger – wegen der pflichtwidrigen Unterlassung der Übertragung des Streitpatents die Möglichkeit genommen habe, dieses in der gebotenen Weise zu verteidigen, vielmehr trotz Kenntnis der Umstände zu Unrecht die von der Einsprechenden behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen zugestanden habe.

Die Beklagte sei ihm daher für die Zeit seit Entstehung seines Anspruches aus § 16 ArbEG auf Übertragung des Streitpatents zum Schadensersatz verpflichtet. Für die Zeit davor schulde sie ihm eine angemessene Vergütung dafür, daß sie seine Erfindung in großem Umfang durch Lieferung von patentgemäßen Drahtvortriebsmaschinen und von patentgemäßem Draht benutzt habe. Damit er seine Ansprüche gegen die Beklagte beziffern könne, benötige er Angaben der Beklagten über den Umfang der Nutzung.

Der Kläger hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

mit Bezug auf das deutsche Patent 37 12 619

1.
ihm Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die Erfindung gemäß vorgenanntem deutschen Patent benutzt habe, nämlich

a) das Verfahren zur Steuerung einer Drahtinjektions-
einrichtung für das Einbringen von drahtförmigen oder
in drahtförmiger Umhüllung befindlichen Legierungs-
und/oder Behandlungsstoffen in Metallschmelzen,

dadurch gekennzeichnet,

daß in einem mindestens dem Bremsweg der Drahtvor-
triebsmaschine entsprechenden Abstand vor dem Ende
des Drahtes eine Markierung angebracht und diese
beim Vortrieb des Drahtes abgetastet wird, um die
Drahtvortriebsmaschine bei Erreichen der Markierung
stillzusetzen,

selbst oder durch Dritte angewendet oder durch das
vorgenannte Verfahren unmittelbar hergestellte Er-
zeugnisse angeboten, in Verkehr gebracht oder ge-
braucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt
oder besessen habe,

und/oder

b) eine Drahtvortriebsmaschine zur Durchführung des
unter a) genannten Verfahrens mit Mitteln zum Ab-
ziehen des Drahtes aus einem Drahtvorrat und zum
Vorschieben des Drahtes, mit einem von der Draht-
vortriebsmaschine bis in die Nähe der Metallschmelze
reichenden Führungsrohr, durch welches der Draht in
die Metallschmelze vorschiebbar ist und mit einer
auf den geförderten Draht ansprechenden, den Antrieb
der Drahtvortriebsmaschine stillsetzenden Einrich-
tung,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Einrichtung zum Stillsetzen der Drahtvor-
triebsmaschine ein auf die an dem Draht angebrachte
Markierung ansprechender Sensor ist,

selbst oder durch Dritte hergestellt, angeboten, in
Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genann-
ten Zwecken entweder eingeführt oder besessen habe,

und/oder

c) Drahtvorrat für eine Drahtvortriebsmaschine gemäß
vorstehend b),

dadurch gekennzeichnet,

daß in einem mindestens dem Bremsweg der Drahtvor-
triebsmaschine entsprechenden Abstand vor dem Ende
des Drahtes an diesem eine Markierung angebracht ist,

selbst oder durch Dritte hergestellt, angeboten, in
Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten
Zwecken entweder eingeführt oder besessen habe,

und zwar zu a) bis c) unter Angabe der Liefermengen,
-zeiten, -preise sowie der Namen und Anschriften der
Abnehmer, ferner der Zahl und des Inhalts der Ange-
bote sowie der Namen und Anschriften der Angebots-
empfänger, einschließlich der Gestehungs- und Ver-
triebskosten und einschließlich sämtlicher Kosten-
faktoren und des erzielten Gewinnes, ferner unter
Angabe der Art und des Umfanges der betriebenen Wer-
bung, aufgeschlüsselt nach Bundesländern und Kalen-
dervierteljahren sowie nach Werbeträgern und Auf-
lagen der Werteträger,

alles Vorstehende unter Einschluß von Lieferungen an
mit der Beklagten verbundene Unternehmen wie die
Oxxxxx und die Oxxxxx

2.
erforderlichenfalls zu Protokoll an Eides Statt zu versichern, daß die Beklagte die Rechnung gemäß vorstehend Ziffer 1. nach bestem Wissen so richtig und vollständig gelegt habe, wie sie dazu imstande sei;

3.
ihm für die Benutzung der Erfindung gemäß vorstehend 1. eine vom Gericht zu bestimmende angemessene Vergütung zu zahlen;

4.
ihm sämtliche das deutsche Patent 37 12 619 betreffenden Unterlagen auszuhändigen, insbesondere die Korrespondenz mit dem Deutschen Patentamt hinsichtlich Anmeldung und Erteilung des Patents, Originalurkunde des Patents,
Handakten bezüglich aller auf das Patent bezogenen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren, insbesondere solche mit der Fa. H4xxxxxxxx & B5xx GmbH M5xxxxxxxxxxxxx, 93xxx A3xxxxx als Einsprechender, insbesondere gemäß Verfahren BPatG 13 W (pat) 48/92, ferner Unterlagen über das Patent betreffende Absprachen mit Dritten, insbesondere Lizenzverträge, sowie die das Patent betreffende Korrespondenz zwischen der Beklagten und ihren patentanwaltlichen Vertretern, insbesondere den Patentanwälten Dr. P3xxx P4xxxx und P5xxxxx, M2xxxxxxxxxxx 21, 43xxx D2xxxxxxxx;

5.
ihm wegen der Nichtübertragung des Patents 37 12 619 auf ihn und des rechtskräftigen Widerrufs dieses Patents einen vom Gericht zu bestimmenden angemessenen Schadensersatzbetrag zu zahlen.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und eingewendet:

Wie dem Kläger bekannt gewesen sei, habe es im Winter 1986/87 Geheimhaltungsverpflichtungen der Firmen E1xxxxxxx B3xxx GmbH sowie H4xxxxxxxx & B5xx GmbH nicht gegeben. Der Kläger, der die Angebotsschreiben an die E1xxxxxxx B3xxx GmbH selbst verfaßt habe, habe daher gewußt, daß seine Erfindung wegen offenkundiger Vorbenutzung nicht patentfähig gewesen sei, ihr das aber bei der Anmeldung des Streitpatents bewußt verschwiegen, so daß er keine Vergütung verlangen könne. Wegen der offenkundigen Vorbenutzungen sei das Streitpatent wertlos gewesen, so daß der Kläger durch seinen Widerruf keinen Schaden erlitten habe. Selbst wenn die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH ihren Einspruch zurückgenommen hätte, so hätte sie – die Beklagte – nach einer Übertragung des Streitpatents auf den Kläger dieses über eine Nichtigkeitsklage vernichten lassen.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme dem Rechnungslegungsantrag des Klägers stattgegeben, wobei es der Beklagten einen umfassenden Wirtschaftsprüfervorbehalt eingeräumt und die Verpflichtung zur Rechnungslegung für die Zeit vor dem 1. Mai 1992 auf Handlungen der Beklagten im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den bis zum 2. Oktober 1990 bestehenden Grenzen beschränkt hat, und den Antrag des Klägers auf Verurteilung der Beklagten zur Aushändigung der das Streitpatent betreffenden Unterlagen abgewiesen. Auf das Teilurteil vom 20. Mai 1999 wird Bezug genommen.

Die Beklagte hat Berufung eingelegt, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt und hilfsweise darum bittet, ihr zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung (Bankbürgschaft) ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Klägers abzuwenden, während der Kläger um Zurückweisung des Rechtsmittels bittet.

Der Streithelfer der Beklagten, der dem Rechtsstreit während des Berufungsverfahrens beigetreten ist, stellt keinen Antrag.

Die Beklagte und der Kläger wiederholen und ergänzen ihr bisheriges Vorbringen. Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen, soweit sie Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren.

Entscheidungsgründe :

Die Berufung ist nicht begründet.

Der Kläger kann von der Beklagten in dem vom Landgericht zugesprochenen Umfang Rechnungslegung verlangen, weil er die begehrten Angaben benötigt, um seine Zahlungsansprüche gegen die Beklagte beziffern zu können; er kennt die Einzelheiten zum Umfang der Benutzung des Streitpatents nicht, während die Beklagte sie ihm ohne übermäßigen Aufwand mitteilen kann und ihren berechtigten Geheimhaltungsinteressen durch den vom Landgericht eingeräumten Wirtschaftsprüfervorbehalt hinreichend Genüge getan ist, so daß sie nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) zur Rechnungslegung in dem zuerkannten Umfang verpflichtet ist.

Der Kläger hat jedenfalls für die Zeit bis zur Entstehung seines Anspruches gegen die Beklagte auf Übertragung des Streitpatents (§ 16 ArbEG), d.h. bis zum Zugang seines Schreibens vom 9. November 1994 beim Streithelfer der Beklagten, möglicherweise auch noch für die Zeit bis zur Rechtskraft des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 27. Juni 1996 betreffend den Widerruf des Streitpatents, gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von angemessener Erfindervergütung (§ 9 ArbEG), weil die Beklagte die von ihm gemachte Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen und benutzt hat. Ob die Erfindung des Klagepatents objektiv patentfähig war oder nicht, ist, nachdem die Beklagte sie zum Patent angemeldet hat und ihr daraufhin auch zunächst ein Patent erteilt worden ist, für den Anspruch des Klägers ohne Bedeutung. Denn es ist anerkannt, daß in einem solchen Fall auch bei objektiv fehlender Schutzfähigkeit der Erfindung der Arbeitgeber für die Zeit bis zur Vernichtung oder zum Widerruf des einmal erwirkten Schutzrechtes zur Zahlung der Erfindervergütung verpflichtet ist, weil er bis dahin faktisch eine Monopolstellung hatte (vgl. BGH, GRUR 1990, 667, 668 – Einbettungsmasse; BGH, GRUR 1987, 900, 902 – Entwässerungsanlage; BGB, GRUR 1977, 784, 786 f. – Blitzlichtgeräte).

Daß die Vergütungsverpflichtung der Beklagten ausnahmsweise schon früher entfallen sei, weil die Mitbewerber der Beklagten das Streitpatent wegen einer von ihnen erkannten Vernichtbarkeit schon vor seinem Widerruf nicht mehr beachtet hätten (vgl. dazu BGH, a.a.O.), macht die Beklagte selbst nicht geltend.

Gegenüber dem Anspruch des Klägers auf Zahlung einer Erfindervergütung gemäß § 9 ArbEG kann die Beklagte auch nicht mit Erfolg einwenden, der Kläger habe im Zusammenhang mit der Anmeldung des Streitpatents mißbräuchlich gehandelt, indem er ihm bekannte, patenthindernde Vorbenutzungen seiner Erfindung der Beklagten verschwiegen habe (vgl. zu einer solchen Konstellation BGH, GRUR 1977, 784, 787 – Blitzlichtgeräte). Denn selbst wenn in den Angeboten an die E1xxxxxxx B3xxx GmbH und in der Auftragserteilung an die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH im Winter 1986/87 offenkundige Vorbenutzungen der Erfindung gelegen hätten (was, wie noch auszuführen sein wird, nicht der Fall war), so wäre das außer dem Kläger auch dem damaligen Mitgeschäftsführer der Beklagten, Herrn R3xxxxx O1xxxxxx, bekannt gewesen, der an den damaligen Verhandlungen beteiligt war und z.B. das Angebotsschreiben vom 1. Oktober 1986 an die E1xxxxxxx B3xxx GmbH selbst unterschrieben hat. Herr R3xxxxx O1xxxxxx war auch selbst mit der Anmeldung u.a. des Streitpatents von Anfang an befaßt, wie sich aus dem Schreiben des Streithelfers der Beklagten vom 20. März 1997 ergibt, das die Beklagte als Anlage R 5 zu ihrem Schriftsatz an das Landgericht vom 5. Mai 1997 vorgelegt hat und in dem der Streithelfer eine bei ihm geführte Besprechung vom 9. Februar 1987 erwähnt, bei der in Gegenwart auch des Herrn R3xxxxx O1xxxxxx Entwicklungen besprochen worden sind, die dann u.a. zur Anmeldung des Streitpatents geführt haben. Von einem pflichtwidrigen Verschweigen patenthindernder Umstände durch den Kläger kann daher keine Rede sein.

Für die Zeit nach Entstehung seines Anspruches auf Übertragung des Streitpatents, also für die Zeit nach Zugang seines Schreibens vom 9. November 1994 beim Streithelfer der Beklagten, spätestens aber für die Zeit nach dem Widerruf des Streitpatents, stehen dem Kläger Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte zu, wobei der Schaden des Klägers jedenfalls darin besteht, daß er wegen des Widerrufs des Streitpatents von der Beklagten für dessen Benutzung keine Lizenzen verlangen kann, während er bei pflichtgemäßem Verhalten der Beklagten mit dieser einen Lizenzvertrag hätte schließen können.

Die Beklagte ist dem Kläger zum Schadensersatz verpflichtet, weil durch den von ihr verschuldeten Widerruf des Streitpatents die Erfüllung ihrer aus § 16 ArbEG folgenden Verpflichtung zur Übertragung des Streitpatents auf den Kläger unmöglich geworden ist (§ 280 BGB); damit hat die Beklagte zugleich gegen ihre dem Kläger gegenüber bestehende Fürsorgepflicht aus dessen mit ihm geschlossenen Arbeitsvertrag verstoßen. Da § 16 ArbEG ein den Schutz des Arbeitnehmer-Erfinders bezweckendes Gesetz ist, ergibt sich die Schadensersatzpflicht der Beklagten auch aus §§ 823 Abs. 2 BGB, 16 ArbEG.

Außer für ihr eigenes, noch darzulegendes Verschulden muß die Beklagte in diesem Zusammenhang auch für ein etwaiges Verschulden ihres Streithelfers eintreten, weil sie sich seiner zur Erfüllung ihrer u.a. aus dem Arbeitsvertrag ergebenden Verpflichtungen gegenüber dem Kläger bedient hat, er also insoweit ihr Erfüllungsgehilfe war (§ 278 BGB).

Das Klagepatent ist objektiv zu Unrecht widerrufen worden, weil sein Gegenstand entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts in dessen Beschluß vom 27. Juni 1996 nicht im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 2 PatG offenkundig vorbenutzt worden ist.

Allerdings war in den Angebotsunterlagen, die die Beklagte im Winter 1986/87 zuerst der E1xxxxxxx B3xxx GmbH und dann der H4xxxxxxxx & B5xx GmbH zugeleitet hat, die Erfindung des Klägers beschrieben, wenn auch z.B. in Punkt 2.4.1.4 des Angebots vom 27. Oktober 1986 (Anl. R 3 der Beklagten zu ihrem Schriftsatz an das Landgericht vom 5. Mai 1997) nur die Rede davon ist, der Sensor, der ein auf dem Injektionsdraht etwa 10 m vor dessen tatsächlichem Ende aufgebrachtes optisches Signal erkenne, löse dann “das Signal zum Umsteuern der jeweiligen Spur” aus, ohne daß ausdrücklich gesagt wird, er schalte die zu diesem Draht gehörende Drahtvortriebsmaschine ab. Dem Fachmann ist aber ohne weiteres klar, daß dann, wenn die Drahtzuführung auf die nach den Angaben unter Punkt 1. (“Aufgabenstellung”) des Angebots vorhandene zweite Spur (also eine zweite Injektionseinrichtung) umgeschaltet wird, die erste Injektionseinrichtung angehalten werden muß, und zwar, bevor das Ende des Drahtes in sie eingezogen worden ist, weil nur dann, wie es unter Punkt 2.4.1.4 des Angebots heißt, “genügend Draht zum Anknüpfen an die neue Spule verbleibt”. Die in den Angebotsunterlagen enthaltene Beschreibung der Erfindung des Klägers ist damit aber nicht im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 2 PatG “der Öffentlichkeit zugänglich gemacht” worden, so daß sie bei der Anmeldung des Streitpatents am 14. April 1987 nicht zu dem bei der Prüfung der Patentierungsvoraussetzungen zu berücksichtigenden Stand der Technik gehörte.

Die Offenkundigkeit einer Benutzungshandlung ist nämlich dann zu verneinen, wenn derjenige, dem gegenüber die Benutzungshandlung vorgenommen wird, dem Benutzer gegenüber zur Geheimhaltung verpflichtet ist und sich jedenfalls bis zum Prioritätstag der Schutzrechtsanmeldung an diese Verpflichtung hält (vgl. dazu BGH, GRUR 1962, 518, 520 f. – Blitzlichtgerät; BGH, GRUR 1966, 484, 487 – Pfennigabsatz; Benkard-Ullmann, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 3 PatG Rdn. 56, 62 und 67 m.w.N.). Ein solcher Fall lag hier vor.

Die Beklagte hat ihre Angebote vom 1. und 27. Oktober 1986 gegenüber der E1xxxxxxx B3xxx GmbH ausdrücklich “unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Basis der VDMA-Bedingungen” abgegeben. Damit hat sie eindeutig und unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, daß für das Verhältnis zwischen ihr und der E1xxxxxxx B3xxx GmbH u.a. auch die VDMA-Bedingungen gelten sollten, die allgemein und damit auch für die E1xxxxxxx B3xxx GmbH zugänglich waren, so daß diese in zumutbarer Weise vom Inhalt der genannten Bedingungen auch dann Kenntnis nehmen konnte, wenn die Bedingungen selbst den Angebotsschreiben nicht beigefügt waren. Etwas derartiges reicht für die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegenüber einem kaufmännischen Unternehmen wie der E1xxxxxxx B3xxx GmbH aus (vgl. dazu Palandt-Heinrichs, BGB, 58. Aufl., § 2 AGBG, Rdn. 26 m.w.N.).

Dadurch, daß die E1xxxxxxx B3xxx GmbH der Geltung der VDMA-Bedingungen für das Verhältnis zwischen ihr und der Beklagten in der Folgezeit nicht widersprochen hat, hat sie sich durch schlüssiges Verhalten mit ihrer Geltung einverstanden erklärt (vgl. dazu Palandt-Heinrichs, a.a.O., Rdn. 24 m.w.N.).

Gemäß Punkt I. Satz 2 der VDMA-Bedingungen darf der Empfänger eines Angebotes u.a. die zum Angebot gehörenden Zeichnungen und anderen Unterlagen, also auch schriftliche Erläuterungen über die Beschaffenheit der angebotenen Vorrichtung oder dergleichen, “Dritten nicht zugänglich” machen. Ob die Unterlagen von demjenigen, der das Angebot unterbreitet hat (in den VDMA-Bedingungen “Lieferer” genannt), ausdrücklich als vertraulich bezeichnet worden sind oder nicht, ist nach dem klaren Inhalt von Punkt I. Satz 2 der genannten Bedingungen ohne Bedeutung. Auf die Bezeichnung als vertraulich kommt es nur bei den im folgenden Satz 3 von Punkt I. der VDMA-Bedingungen genannten Plänen und dergleichen des Abnehmers, also des Adressaten des Angebots an, die nämlich nur bei ausdrücklicher Bezeichnung als vertraulich vom Anbietenden (“Lieferer”) geheimzuhalten sind.

Wenn Satz 2 des Punktes I. der VDMA-Bedingungen dem “Ab-nehmer”, also dem Adressaten eines Angebotes, uneingeschränkt untersagt, zu dem Angebot gehörende Unterlagen Dritten zugänglich zu machen, so bedeutet das nicht nur, daß der Abnehmer die Unterlagen selbst nicht weitergeben darf, sondern eindeutig auch, daß sich das Verbot auch auf Kopien der Unterlagen bezieht, weil der erwähnte Passus der VDMA-Be-dingungen mit dem Verbot, Unterlagen Dritten zugänglich zu machen, erreichen will, daß der Inhalt geheim bleibt, dieses Ziel aber offensichtlich nicht erreicht werden könnte, wenn es dem Abnehmer erlaubt wäre, statt der Original-Unterlagen Kopien derselben, also Schriftstücke mit demselben oder – bei Teilkopien – teilweise demselben Offenbarungsgehalt weiterzugeben.

Zwar bezieht sich die aus Punkt I. Satz 2 der VDMA-Bedingungen folgende Geheimhaltungsverpflichtung nur auf “Zeichnungen und andere Unterlagen” und nicht auch auf die etwa später entsprechend den Schriftstücken hergestellten und ausgelieferten Gegenstände selbst; da aber die der E1xxxxxxx B3xxx GmbH im Oktober 1986 angebotene, entsprechend dem Streitpatent ausgestaltete Drahtinjektionsvorrichtung erst nach dem Anmeldungstage des Streitpatents hergestellt und ausgeliefert worden ist, konnte die darin liegende Offenbarung der Erteilung des Streitpatents von vornherein nicht entgegenstehen.

War die E1xxxxxxx B3xxx GmbH hinsichtlich des Inhalts der
Angebotsunterlagen in der Zeit bis zur Anmeldung des Streitpatents jedenfalls aufgrund der VDMA-Bedingungen zur Geheimhaltung verpflichtet – an diese Verpflichtung hat sich die E1xxxxxxx B3xxx GmbH unstreitig auch gehalten -, so kommt es nicht mehr darauf an, ob und aufgrund welcher Umstände auch unabhängig von den VDMA-Bedingungen eine Geheimhaltungsverpflichtung der E1xxxxxxx B3xxx GmbH angenommen werden könnte.

Auch die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH war hinsichtlich des Inhalts der ihr im Winter 1986/87 zugänglich gemachten Unterlagen betreffend die von der E1xxxxxxx B3xxx GmbH bei der Beklagten bestellte Anlage zur Geheimhaltung verpflichtet und hat diese Verpflichtung bis zum Prioritätstage des Streitpatents eingehalten, so daß es auch hier an einer offenkundigen Vorbenutzung fehlte.

Die Beklagte hat in dem Auftragsschreiben an die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH vom 15. Januar 1987 u.a. die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der E1xxxxxxx B3xxx GmbH ausdrücklich in den erteilten Auftrag einbezogen und ein Exemplar dieser Bedingungen beigefügt; die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH hat diesen Bedingungen nicht widersprochen und sich auf diese Weise durch schlüssiges Verhalten mit ihrer Geltung einverstanden erklärt.

Gemäß Punkt 9.1 der genannten Einkaufsbedingungen sollte der Lieferant – im vorliegenden Falle also die Hochreuter & Baum GmbH – verpflichtet sein, u.a. die mit der Bestellung zusammenhängenden technischen Unterlagen als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und streng vertraulich zu behandeln. Da die von der Beklagten stammenden Beschreibungen, Zeichnungen und dergleichen Teil der Bestellung waren, die die Beklagte der H4xxxxxxxx & B5xx GmbH erteilt hatte, bezog sich die Geheimhaltungsverpflichtung der H4xxxxxxxx & B5xx GmbH eindeutig auch auf diese Unterlagen, und zwar unabhängig davon, daß die Bedingungen, die eine Geheimhaltungsverpflichtung vorsahen, an sich nicht solche der Beklagten waren, sondern solche der E1xxxxxxx B3xxx GmbH. Denn die Beklagte hat den Inhalt dieser Bedingungen in einer für die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH eindeutig erkennbaren Weise zum Gegenstand ihres eigenen Vertragsangebotes gemacht, so daß sie von der H4xxxxxxxx & B5xx GmbH wie eigene Bedingungen der Beklagten zu betrachten waren, weshalb es nicht darauf ankommt, ob der technische Inhalt der zur Bestellung gehörenden Unterlagen ursprünglich von der E1xxxxxxx B3xxx GmbH oder von der Beklagten stammte. Im übrigen war für die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH aus den ihr mit der Auftragserteilung überlassenen Angebotsschreiben der Beklagten (an die Eiswenwerk Brühl GmbH) nicht erkennbar, ob es sich bei den daraus ersichtlichen technischen Einzelheiten ausschließlich um solche handelte, die von der Beklagten stammten, oder
– gegebenenfalls auch – um solche, die ursprünglich von der E1xxxxxxx B3xxx GmbH stammten und von dieser der Beklagten mitgeteilt worden waren. Die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH mußte also die aus den in ihren Vertrag mit der Beklagten einbezogenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der E1xxxxxxx B3xxx GmbH folgende Geheimhaltungsverpflichtung selbst dann auf alle ihr zugeleiteten Unterlagen beziehen, wenn sie etwa angenommen hätte, die Geheimhaltungsverpflichtung solle sich nur auf solche technischen Einzelheiten beziehen, die ursprünglich von der E1xxxxxxx B3xxx GmbH stammten, weil sie nämlich immer damit rechnen mußte, daß (auch) solche technischen Einzelheiten in die Angebotsschreiben eingeflossen waren, welche die Beklagte an die E1xxxxxxx B3xxx GmbH gerichtet hatte, nämlich bei irgendwelchen vorangegangenen Besprechungen der Beklagten mit der E1xxxxxxx B3xxx GmbH.

Lagen damit in den Vorgängen des Winters 1986/87 keine offenkundigen Vorbenutzungen der vom Streitpatent geschützten Erfindung, so hat die Beklagte in dem Einspruchs-Beschwerdever-fahren betreffend das Streitpatent die Behauptungen der Einsprechenden zu offenkundigen Vorbenutzungen zu Unrecht zugestanden. Die Beklagte hat dabei auch schuldhaft gehandelt, weil sie aus den bei ihr selbst vorliegenden Vertragsunterlagen bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können, daß im Winter 1986/87 sowohl die E1xxxxxxx B3xxx GmbH als auch die H4xxxxxxxx & B5xx GmbH zur Geheimhaltung verpflichtet waren. Sie ist daher dem Kläger zum Schadensersatz verpflichtet.

Da – wie ausgeführt – dem Streitpatent keine patenthindernden offenkundigen Vorbenutzungen entgegenstanden, dieses also dann, wenn entweder die Beklagte es gehörig verteidigt oder dem Kläger durch rechtzeitige Übertragung des Streitpatents die Möglichkeit verschafft hätte, es seinerseits gehörig zu verteidigen, nicht widerrufen worden wäre und auch auf eine etwaige spätere Nichtigkeitsklage der Beklagten hin nicht vernichtet worden wäre, hat der Kläger durch das schuldhaftpflichtwidrige Verhalten der Beklagten auch einen Schaden erlitten, weil ihm nämlich jedenfalls die sonst gegebene Möglichkeit genommen worden ist, mit der Beklagten einen Lizenzvertrag zu schließen und für die von ihr vorgenommenen Benutzungshandlungen Lizenzgebühren zu verlangen.

Zur Bezifferung seiner Ansprüche gegen die Beklagte benötigt der Kläger die mit seinem Rechnungslegungsantrag verlangten Angaben, zu deren Erteilung das Landgericht die Beklagte daher mit Recht verurteilt hat. Daß die Mitteilung dieser Angaben ihr trotz des vom Landgericht eingeräumten Wirtschaftsprüfervorbehalts nicht zugemutet werden könne, macht die Beklagte selbst nicht geltend.

Die Berufung war daher mit der Kostenfolge aus §§ 97 Abs. 1, 101 ZPO zurückzuweisen.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Der Beklagten entsprechend ihrem Antrag gemäß § 712 ZPO zu gestatten, die Zwangsvollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Klägers abzuwenden, kam nicht in Betracht, weil die Beklagte schon nicht dargelegt, geschweige denn glaubhaft gemacht (§ 714 Abs. 2 ZPO) hat, daß eine Vollstreckung des Klägers ihr einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde.

Der Senat hat gemäß § 546 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 ZPO die Revision zugelassen, weil die Frage, ob die Adressaten der Angebotsschreiben im Winter 1986/87 aufgrund der in die Verträge einbezogenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Geheimhaltung verpflichtet waren, von grundsätzlicher Bedeutung ist.