2 U 35/04 – Kaffeebrühsystem

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 452

Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 17. November 2005, Az. 2 U 35/04

A.
Auf die Berufung des Beklagten wird das am 26. Februar 2004 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:

I.
Der Beklagte wird verurteilt,
1.
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000.– Euro – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,
pillenförmige Filtereinsätze, die aus einem Filterpapier hergestellt sind und mit gemahlenem Kaffee für die Zubereitung von Kaffeegetränk befüllt sind,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern
für eine Baueinheit zum Einsatz in einem Kaffeebrühgerät, die einen Behälter mit einem becherförmigen Innenraum enthält, der von einem Boden umrundet wird, der mindestens eine Auslassöffnung aufweist, und eine vertikale Seitenwand besitzt, die in dem becherförmigen Innenraum des Behälters angeordnet ist, wobei dieser Filtereinsatz auf dem Boden aufliegt und sich über diesen Boden in eine Position an der Seitenwand erstreckt, und bei der in diesem Boden eine Anzahl rillenförmiger Nuten vorgesehen ist, die in radialer Richtung in dem becherförmigen Innenraum zu mindestens einer der Auslassöffnungen verlaufen, und bei der im Gebrauch mit Hilfe der Kaffeebrühmaschine heißes Wasser unter Druck an der Oberseite des Behälters so eingefüllt wird, dass das Wasser von der Oberseite des Filtereinsatzes durch diesen Filtereinsatz gepresst wird, um das in dem Filtereinsatz enthaltene Kaffeemehl zu extrahieren, so dass der hergestellte Kaffeeextrakt aus dem Boden des Filtereinsatzes und dem Behälter über mindestens eine der Auslassöffnungen herausfließen kann, und bei der die einzelnen Nuten sich von einer Position, die im Abstand von der Seitenwand liegt, in eine Richtung erstrecken, die sich von der Seitenwand entfernt, der Boden aus einem horizontal nach außen gerichteten ringförmigen Bodenteil, welcher die Seitenwand umrundet, und einem inneren untertassenförmigen Bodenteil besteht, welcher einen inneren Rand des ringförmigen Bodenteils umrundet, wobei der untertassenförmige Bodenteil an dem ringförmigen Bodenteil nach unten gegen die Seitenwand geneigt ist, die Nuten in dem untertassenförmigen Bodenteil angeordnet sind und der Boden des Filtereinsatzes eine Form hat, die weitgehend der Form des Bodens des Behälters entspricht,
es sei denn, die Filterpads werden ausdrücklich und unübersehbar zur ausschließlichen Verwendung in Siebträger-Geräten zur Zubereitung von Espresso-Getränken angeboten und/oder vertrieben oder der Durchmesser des Kaffee-Bettes des Filtereinsatzes ist größer als 70 mm oder kleiner als 40 mm und auf der Packung des Filtereinsatzes ist unübersehbar und blickfangartig auf der Schauseite angegeben: “Nicht geeignet für XYZ-Kaffeepad-Maschinen“;
2.
der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen geordneten Verzeichnisses vollständig und wahrheitsgemäß darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang er (der Beklagte) die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem
11. August 2001 begangen hat, und zwar unter Angabe
a)
der Herstellungsmengen und –zeiten,
b)
der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen, den Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
c)
der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen, den Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
d)
der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e)
der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten ausnahmsweise den unter 1. bezeichneten Filtereinsätzen unmittelbar zugeordnet werden;
dem Beklagten bleibt vorbehalten, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger nach seiner Wahl statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern der Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.

II.
Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. bezeichneten, seit dem
11. August 2001 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

B.
Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

C.
Die Kosten des Rechtsstreits werden zu 90 % dem Beklagten und zu
10 % der Klägerin auferlegt.

D.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Dem Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2,5 Millionen Euro abzuwenden, falls nicht der Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung des Beklagten wegen seiner Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 11.000,– Euro abzuwenden, falls nicht der Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

E.
Die Revision beider Parteien wird zugelassen.

Entscheidungsgründe:
I.
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patentes 0 904 xxx (Klagepatent, Anlage K 2; deutsche Übersetzung Anlage K 3), betreffend eine Baueinheit zum Einsatz in einem Kaffeebrühgerät sowie deren Filterbehälter und passende Filterbeutel. Aus diesem Schutzrecht nimmt sie den Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung seiner Verpflichtung zum Schadenersatz in Anspruch.
Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung ist am 30. September 1998 unter Inanspruchnahme einer niederländischen Unionspriorität vom 30. September 1997 eingereicht und am 31. März 1999 veröffentlicht worden; der Hinweis auf die Patenterteilung hat am 11. Juli 2001 stattgefunden. Die im vorliegenden Rechtsstreit interessierenden Patentansprüche 1, 5, 10, 11 und 16 lauteten in der erteilten Anspruchsfassung wie folgt (vgl. Anl. K 2, Sp. 9, Zeilen 11 bis 34; Sp. 9, Zeile 57 bis Sp. 10, Zeile 4; Sp. 10, Zeilen 24 bis 36 und Sp. 11, Zeilen 3 bis 6):
1.
An assembly (1) for use in a coffee machine for preparing coffee, comprising a container (2) having a bowl-shaped inner space (6) bounded by a bottom (8) having at least one outlet opening (12) and a vertical sidewall (10) and, included in the inner space (6) of the container, a pill-shaped pouch (4) manufactured from filtering paper and filled with ground coffee, which pouch rests on the bottom (8) and extends over the bottom (8) to a position adjacent the sidewall (10), while provided in the bottom (8) are a number of channel-shaped grooves (14) extending in radial direction of the bowl-shaped inner space (6) to the at least one outlet opening (12) and, in use, hot water is fed under pressure to a top side of the container (2) by means of the coffee machine causing the hot water to be pressed from a top side of the pouch through the pouch for extracting the ground coffee included in the pouch, the coffee extract formed flowing from a bottom side of the pouch and from the container via the at least one outlet opening, characterized in that each of said grooves extends from a position (18) located at a distance from the sidewall (10) in a direction away from the sidewall (10).
5.
An assembly according to claim 1, characterized in that the bottom (8) is provided with a number of vertical projections (16) arranged at regular distances relative to each other, said grooves (14) being formed by the inter spaces (49) formed between the vertical projections (46).
10.
An assembly according to any one of the preceding claims, characterized in that the bottom (8) consists of an outer horizontally directed annular bottom part (28) bounding the sidewall (10) and an inner saucer-shaped bottom part (30) bounding an inner edge (32) of the annular bottom part (28), the saucer-shaped bottom part (30) adjacent the annular bottom part (28) sloping downwards in a direction away from the sidewall (10).
11.
An assembly according to claim 10, characterized in that the grooves (14) extend in the saucer-shaped bottom part (30).
16.
An assembly according to any one of the preceding claims, characterized in that a bottom (22) of the pouch (4) has a shape substantially corresponding to the shape of the bottom (8) of the container (2).
Die in der Klagepatentschrift angegebene deutsche Übersetzung (vgl. Anl. K 2, Sp. 12, Zeile 53 bis Sp. 13, Zeile 25; Sp. 13, Zeile 53 bis Sp. 14, Z. 2; Sp. 14, Zeilen 28 bis 43 und Sp. 15, Zeilen 16 bis 21) lautet wie folgt:
1.
Baueinheit (1) zum Einsatz in einem Kaffeebrühgerät, die einen Behälter (2) mit einem becherförmigen Innenraum (6) enthält, der von einem Boden (8) umrundet wird, der mindestens eine Auslassöffnung (12) aufweist, und eine vertikale Seitenwand (10) besitzt, die in dem becherförmigen Innenraum (6) des Behälters angeordnet ist, sowie einen becherförmigen Filtereinsatz (4), der aus einem Filterpapier hergestellt ist und mit gemahlenem Kaffee befüllt wird, wobei dieser Filtereinsatz auf dem Boden (8) aufliegt und sich über diesen Boden in eine Position an der Seitenwand (10) erstreckt, und bei der in diesem Boden (8) eine Anzahl von rillenförmigen Nuten (14) vorgesehen ist, die in radialer Richtung aus dem becherförmigen Innenraum (6) zu mindestens einer der Auslassöffnungen (12) verlaufen, und im Gebrauch wird mit Hilfe der Kaffeebrühmaschine heißes Wasser unter Druck an der Oberseite des Behälters (2) so eingefüllt, dass das Wasser von der Oberseite des Filtereinsatzes durch diesen Filtereinsatz gepresst wird, um das in dem Filtereinsatz enthaltene Kaffeemehl zu extrahieren, so dass der hergestellte Kaffeeextrakt aus dem Boden des Filtereinsatzes und dem Behälter über mindestens eine der Auslassöffnungen herausfließen kann,
dadurch gekennzeichnet, dass
die einzelnen Nuten zwischen einer Position (18), die im Abstand von der Seitenwand (10) liegt, und einer Richtung angeordnet sind, die sich von der Seitenwand (10) entfernt.
5.
Baueinheit nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Boden (8) mit einer Serie von senkrechten Vorsprüngen (46) ausgestattet ist, die untereinander in gleichmäßigem Abstand angeordnet sind, wobei diese Nuten (14) durch die Zwischenräume (49) zwischen den senkrechten Vorsprüngen (46) gebildet werden.
10.
Baueinheit nach einem der vorausgegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Boden (8) aus einem horizontal nach außen gerichteten ringförmigen Bodenteil (28), welcher die Seitenwand (10) umrundet, und einem inneren flachen Bodenteil (30) besteht, welcher einen inneren Rand (32) des ringförmigen Bodenteils (28) umrundet, wobei der flache Bodenteil (30) an dem ringförmigen Bodenteil (28) nach unten gegen die Seitenwand (10) geneigt ist,
11.
Baueinheit nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Nuten (14) in einem flachen Bodenteil (30) angeordnet sind.
16.
Baueinheit nach einem der vorausgegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Boden (22) des Filtereinsatzes (4) eine Form hat, die weitgehend der Form des Bodens (8) der Behälters (2) entspricht.

Die nachstehenden Figurendarstellungen aus der Klagepatentschrift zeigen Ausführungsbeispiele der Erfindung, und zwar Figur 1 den Behälter der erfindungsgemäßen Baueinheit in Draufsicht, Figur 2 den Behälter im Querschnitt, Figur 4 den Filtereinsatz, Figur 6 die Baueinheit bestehend aus Behälter und darin angeordnetem Filtereinsatz und die Figuren 7 bis 9 eine dem Unteranspruch 5 entsprechende Ausführungsform des Behälters.

In einem Einspruchsverfahren hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes das Klagepatent beschränkt aufrecht erhalten und die Merkmale der bisherigen Unteransprüche 10, 11 und 16 in den Hauptanspruch aufgenommen; die Nebenansprüche 23 und 24, die die Ausgestaltung des pillenförmigen Filtereinsatzes betrafen, wurden gestrichen (vgl. die Zwischenentscheidung vom 21. Februar 2005, Anl. BK 20; deutsche Übersetzung Anl. BK 20 a). Über die hiergegen sowohl von den Einsprechenden als auch von der Klägerin eingelegte Beschwerde ist noch nicht entschieden. Mit dieser im Einspruchsverfahren entstandenen Fassung des Hauptanspruches macht die Klägerin das Klageschutzrecht im Berufungsrechtszug geltend.
Seit Oktober 2002 vermarktet die Klägerin gemeinsam mit der niederländischen PRE unter der Bezeichnung „XYZ“ ein Kaffeebrühsystem; dabei handelt es sich um ein Kaffeebrühgerät, das keinen losen Kaffee filtert, sondern vorgefertigte einzeln in Filterpapier abgepackte Portionen, die als „Kaffeepads“ in einen entsprechend ausgestalteten Behälter eingelegt werden (vgl. den Werbeprospekt gemäß Anlage K 1). Die nähere Ausgestaltung dieser Behälter ist aus den als Anlage B 18 vom Beklagten vorgelegten Musterstücken ersichtlich. Von diesen Geräten hat die Klägerin nach ihrem Vorbringen in Deutschland inzwischen über 2 Millionen Stück verkauft.
Der Beklagte bringt unter der Bezeichnung „Patties“ Filtereinsätze bzw. Filterpads für Kaffeebrühgeräte auf den Markt, deren Ausgestaltung aus den nachstehend wiedergegebenen Abbildungen und den als Anlage B 19 vorgelegten Mustern hervorgeht.
Zunächst wurden diese Pads in einer Verpackungsaufmachung entsprechend der Abbildung gemäß Anlage K 8 vertrieben, auf der sie zusammen mit einer Kaffeebrühmaschine abgebildet waren, deren Aussehen dem „XYZ“-Gerät entspricht.

Nachdem das Landgericht Köln dem Beklagten dies durch eine – von ihm vor Einreichung der vorliegenden Klage als endgültige Regelung anerkannte – einstweilige Verfügung vom 17. Januar 2003 (Anlage B 1) untersagt hatte, wurden die Einsätze in einer Produktaufmachung vertrieben, die das XYZ-Gerät nicht mehr zeigte und den nachstehend wiedergegebenen Abbildungen entsprach; sie enthielt den Hinweis: „Für alle gängigen Soft-Pad-Systeme“ (vgl. Anlage B 19) bzw. „Für alle Coffee-Pad-Systeme“ (Anlagen K 9 bis 11).

Inzwischen – nach Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens im vorliegenden Rechtsstreit – verwendet der Beklagte Verpackungen, auf denen er den Einsatz der Filterpads in Siebträger-Maschinen empfiehlt und am Ende des Begleittextes darauf hinweist, die Filterpads seien nicht geeignet für XYZ-Geräte (vgl. nachstehende Abbildung [Anlage BK 14]).

In den Verkehr gelangt sind etwa gleichzeitig Aufmachungen mit der Empfehlung einer Verwendung in Kaffeebrühgeräten „Café 2“ des Herstellers T (vgl. Anlage BK 32, rechte Abbildungen), aber auch solche, die den Hinweis „für alle gängigen Soft-Pad-Systeme“ nach wie vor enthalten (vgl. Anlage BK 32, linke Abbildung).
In der 14. Kalenderwoche des Jahres 2003 bot das Unternehmen „MM“ das „XYZ“-Gerät der Klägerin zusammen mit den Kaffeepads des Beklagten für den Nachfüllbedarf an (vgl. Anlage K 14).
Die Klägerin sieht durch die Vertriebshandlungen des Beklagten das Klagepatent mittelbar verletzt und macht geltend, durch den Einsatz der angegriffenen Pads in Filterbehälter der XYZ-Geräte entstehe eine in Anspruch 1 des Klagepatentes unter Schutz gestellte Baueinheit. Die „Patties“ des Beklagten seien in Form und Abmessungen auf das XYZ-System abgestimmt; für diesen Verwendungszweck habe der Beklagte sie seinen Abnehmern auf der Produktverpackung empfohlen. Eine andere Verwendungsweise erscheine dem angesprochenen Verbraucher auch nach den nunmehr zum Teil anderslautenden Verwendungshinweisen des Beklagten nicht sinnvoll. Daher müsse der Vertrieb der angegriffenen Filtereinsätze ohne Einschränkung untersagt werden; hilfsweise hat die Klägerin vor dem Landgericht ein Verbot beantragt, sofern der Beklagte nicht unübersehbar darauf hinweise, die angegriffenen Filtereinsätze seien ausschließlich für Espresso-Systeme geeignet.
Der Beklagte ist dem entgegengetreten und hat vor dem Landgericht eingewandt: Die angegriffenen Gegenstände seien keine Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezögen, weil das XYZ-Gerät nicht mit einem erfindungsgemäßen Filter ausgestattet sei. Der Boden des Behälters habe statt rillenförmiger radial verlaufender Nuten (insoweit unstreitig) kreisförmig und konzentrisch angeordnete Noppen. Abgesehen davon seien die angegriffenen Filterpads für den Behälter des XYZ-Gerätes zu klein, so dass sich bei ihrer Verwendung der nach der Lehre des Klageschutzrechtes unerwünschte Umlenkeffekt einstelle, bei dem Brühwasser an der Kaffeefüllung vorbei zur Auslassöffnung gelange und den Kaffeeextrakt verdünne. Darüber hinaus seien die angegriffenen Gegenstände entgegen der technischen Lehre des Anspruches 1 nicht becher- oder tiegelförmig mit einer flachen Ober- und einer deutlicher gewölbten Unterseite versehen, sondern bildeten eine zu beiden Seiten der Mittelnaht gleichmäßig sich aufwölbende Scheibe. Die angegriffenen Pads seien allgemein im Handel erhältliche Gebrauchsgegenstände und wie gleichartige Erzeugnisse anderer Anbieter auch ebenso gut außerhalb des XYZ-Systems, insbesondere für die Zubereitung von Espresso in entsprechenden mit einem becherförmigen Siebträger versehenen Maschinen verwendbar; diesem Zweck entsprechend seien sie auch mit Espresso-Pulver gefüllt. Sie eigneten sich auch für die Kaffeezubereitung in konventionellen Filtern anstelle einer Filtertüte mit lose eingefülltem Kaffeepulver. Endverbraucher, die die angegriffenen Einsätze erfindungsgemäß nutzen wollten, müssten zuvor eine XYZ-Maschine der Klägerin erworben haben; mit dem Erwerb eines solchen Gerätes seien sie zur Benutzung der Erfindung berechtigt und dürften gleichsam als Betriebsstoffe neue Filter verwenden, ohne diese ausschließlich von der Klägerin beziehen zu müssen. Dem habe die Klägerin mit dem Verkauf des XYZ-Gerätes zugestimmt.
In einem vor den niederländischen Gerichten geführten Rechtsstreit gegen einen anderen Wettbewerber hatte die Klägerin mit ihrer ebenfalls auf eine mittelbare Patentverletzung gestützten Klage keinen Erfolg (vgl. Anlagen B 26 und BK 2 bis 7).
Durch Urteil vom 26. Februar 2004 hat das Landgericht der seinerzeit noch auf die erteilte Fassung des Patentanspruches 1 gestützten Klage entsprochen und wie folgt erkannt:

I.
Der Beklagte wird verurteilt,
1.
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis 250.000 Euro – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,
pillenförmige Filtereinsätze, die aus einem Filterpapier hergestellt sind und mit gemahlenem Kaffee für die Herstellung von Kaffee befüllt sind,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern
für eine Baueinheit zum Einsatz in einem Kaffeebrühgerät, die einen Behälter mit einem becherförmigen Innenraum enthält, der von einem Boden umrundet wird, der mindestens eine Auslassöffnung aufweist, und eine vertikale Seitenwand besitzt, die in dem becherförmigen Innenraum des Behälters angeordnet ist, wobei dieser Filtereinsatz auf dem Boden aufliegt und sich über diesen Boden in eine Position an der Seitenwand erstreckt, und bei der in diesem Boden eine Anzahl von rillenförmigen Nuten vorgesehen ist, die in radialer Richtung in dem becherförmigen Innenraum zu mindestens einer der Auslassöffnungen verlaufen, und bei der im Gebrauch mit Hilfe der Kaffeebrühmaschine heißes Wasser unter Druck an der Oberseite des Behälters so eingefüllt wird, dass das Wasser von der Oberseite des Filtereinsatzes durch diesen Filtereinsatz gepresst wird, um das in dem Filtereinsatz enthaltene Kaffeemehl zu extrahieren, so dass der hergestellte Kaffeeextrakt aus dem Boden des Filtereinsatzes und dem Behälter über mindestens eine der Auslassöffnungen herausfließen kann, und bei der die einzelnen Nuten sich von einer Position, die im Abstand von der Seitenwand liegt, in eine Richtung erstrecken, die sich von der Seitenwand entfernt;
2.
der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen geordneten Verzeichnisses vollständig und wahrheitsgemäß darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang er (der Beklagte) die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem
11. August 2001 begangen hat, und zwar unter Angabe
a)
der Herstellungsmengen und –zeiten
b)
der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen, den Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
c)
der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen, den Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
d)
der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e)
der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten ausnahmsweise den unter 1. bezeichneten Filtereinsätzen unmittelbar zugeordnet werden,
wobei dem Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger nach seiner Wahl statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern der Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.

II.
Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. bezeichneten, seit dem
11. August 2001 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Zur Begründung hat es ausgeführt, die angegriffenen Gegenstände verletzten das Klageschutzrecht mittelbar. Sie seien Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezögen. In den Filtereinsätzen verkörpere sich ebenso wie in dem sie aufnehmenden Behälter der eigentliche Erfindungsgedanke einer in Form und Abmessungen aufeinander abgestimmten Ausgestaltung beider Komponenten. Zur Vermeidung des unerwünschten Bypass-Effekts müssten einerseits die Nuten des Behälterbodens vom äußeren Rand beabstandet sein und andererseits der Filtereinsatz in den nutenfreien Abstandsbereich hineinragen. Die angegriffenen Pads seien aufgrund ihrer Abmessungen objektiv dazu geeignet, mit den erfindungsgemäß ausgestalteten Behältern in Geräten des Typs „XYZ“ in patentgemäßer Weise zusammenzuwirken. Wie sich aus Unteranspruch 5 des Klagepatentes ergebe, könnten die rillenförmigen Nuten im Rahmen der schutzbeanspruchten Lehre auch wie bei dem XYZ-Behälter durch Zwischenräume beabstandeter noppenartiger Vorsprünge gebildet werden. Die angegriffenen Einsätze, die offensichtlich keine allgemein im Handel erhältlichen Teile seien, würden vom Abnehmer subjektiv zum Einsatz in S-Brühautomaten bestimmt. Das unwidersprochen mit erheblichem Werbeaufwand eingeführte XYZ-System sei unwiderlegt das bisher einzige Brühsystem für den privaten Haushalt, das mit vorportionierten Kaffeepulvereinheiten bestückt werde. Die Packungsaufmachung (Anl. K 9 –11) führe den Kunden, der neue Pads für seine XYZ-Maschine benötige, zwangsläufig zu der Überzeugung, die angegriffenen Einsätze eigneten sich für diesen Bedarf. Gerade diese Nachfrage bediene der Beklagte mit den angegriffenen Produkten bewusst und gewollt. Die Abnehmer der angegriffenen Produkte seien nicht zur Benutzung der Erfindung berechtigt. Die Rechte aus dem Klagepatent seien auch dann nicht erschöpft, wenn der betreffende Kunde ein XYZ-Gerät erworben habe. Mit dem Verkauf eines solchen Gerätes habe die Klägerin nur ihr Einverständnis damit erklärt, den Austausch mit den von ihr angebotenen Pads zu betreiben, sie habe aber nicht zugestimmt, anstelle der nach dem Verbrauch des eingelegten Pads funktionsunfähig gewordenen Baueinheit durch das Einlegen eines vom Beklagten stammenden unverbrauchten Pads eine neue gleichartige Einheit herzustellen. Gemäß § 10 Abs. 3 PatG stehe dem Vorliegen einer mittelbaren Patentverletzung auch nicht entgegen, dass in solchen Fällen die geschützte Baueinheit erst beim Endverbraucher im privaten Bereich entstehe, der gemäß § 11 Nr. 1 PatG von den Wirkungen des Patentschutzes ausgenommen sei.
Da die angegriffenen Pads sinnvoll nur in mit einem patentgemäßen Filterbehälter ausgerüsteten Brühgeräten verwendbar seien, müsse ihr Vertrieb schlechthin und ohne Einschränkung untersagt werden. Bei losem Einlegen der Pads in einen herkömmlichen Filter erhalte der Benutzer praktisch nur heißes Wasser, weil das Brühwasser sofort durch die Auslassöffnung austrete und zuvor kaum mit dem Kaffeemehl in Berührung gekommen sei. Die Verwendung in Espresso-Maschinen komme für den Benutzer nicht in Betracht, weil er hierfür Espresso-Mehl erwerben wolle und nicht das in den angegriffenen Gegenständen bevorratete Kaffeemehl. Espressomaschinen nach dem ESE-Standard, die bestimmungsgemäß mit Pads bestückt würden, hätten nach dem unwidersprochenen Vorbringen der Klägerin im Verhandlungstermin für die angegriffenen Gegenstände zu klein bemessene Träger. Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.
Mit seiner Berufung gegen dieses Urteil verfolgt der Beklagte sein erstinstanzlich erfolglos gebliebenes Klageabweisungsbegehren weiter. Er wiederholt und vertieft sein erstinstanzliches Vorbringen und führt ergänzend aus: Die angegriffenen Pads könnten zwar auch in XYZ-Geräten verwendet werden, wegen ihrer zu kleinen Abmessungen entstehe jedoch bei einer solchen Verwendung keine patentgeschützte Baueinheit. Der Filterbehälter der XYZ-Maschine entspreche auch deshalb nicht dem Klagepatent, weil er außen statt einer senkrechten Seitenwand eine flache Steigung und weiter außen ein Plateau aufweise. Dass die Patentrechte mit dem Verkauf der XYZ-Maschine erschöpft seien, ergebe sich daraus, dass an der im Klagepatent beschriebenen Baueinheit nur der Filterbehälter mit seinem angeblich besonders gestalteten Boden gegenüber dem Stand der Technik neu sei, während die Filtereinsätze schon vorher bekannt gewesen seien und vom Patentschutz nicht erfasst würden. Dass die Klägerin dem Endverbraucher die Benutzung von Pads anderer Hersteller gestattet habe, ergebe sich aus ihrem Hinweis in der Betriebsanleitung des XYZ-Gerätes, beste Ergebnisse erreiche man nur mit den (mit ihrer Zustimmung in den Verkehr gebrachten) D-Pads; darin liege die stillschweigende Erlaubnis, auch andere Erzeugnisse zu verwenden, verbunden mit dem Hinweis, die Ergebnisse seien dann allerdings nicht so gut.
Im Hinblick auf die auch anderweitige Verwendbarkeit der angegriffenen Einsätze könne deren Vertrieb jedenfalls nicht einschränkungslos untersagt werden. Entgegen der Annahme des Landgerichts gebe es seit Beginn der 80er Jahre Haushalts-Espresso-Maschinen, in denen die angegriffenen Einsätze Verwendung finden könnten; entgegen der Auffassung des Landgerichts differenziere der Verbraucher nicht zwischen Kaffee- und Espressopulver. Außerdem seien nach Schluss der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung weitere Niederdruck-Geräte auf den Markt gekommen, in denen die angegriffenen Pads ebenfalls patentfrei benutzt werden könnten. Seit März 2004 sei das Gerät „p-e“ auf dem Markt, außerdem seit Juli 2004 das bereits erwähnte Brühgerät „Café 2“ des Anbieters T, von dem bis Ende Dezember 2004 bereits über 70.000 Stück in Deutschland verkauft worden seien und von dem der Anbieter Quelle ein baugleiches Gerät vertreibe. Seit Oktober 2004 sei das Gerät TKP „Gudto“ des Herstellers B erhältlich.
In jedem Fall müsse die Verhandlung wegen mangelnder Schutzfähigkeit des Klagepatentes bis zur Entscheidung im Einspruchsverfahren ausgesetzt werden.
Der Beklagte beantragt,
das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung des Beklagten mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass an die Worte „die sich von der Seitenwand entfernt“ am Ende des Unterlassungsausspruches hinter einem Komma die Formulierung
„, der Boden aus einem horizontal nach außen gerichteten ringförmigen Bodenteil, welcher die Seitenwand umrundet, und einem inneren untertassenförmigen Bodenteil besteht, welcher einen inneren Rand des ringförmigen Bodenteils umrundet, wobei der untertassenförmige Bodenteil an dem ringförmigen Bodenteil nach unten gegen die Seitenwand geneigt ist, die Nuten in dem untertassenförmigen Bodenteil angeordnet sind und der Boden des Filtereinsatzes eine Form hat, die weitgehend der Form des Bodens des Behälters entspricht“
angeschlossen wird.
Sie verteidigt das angefochtene Urteil, tritt den Ausführungen des Beklagten entgegen und führt unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Sachvortrages ergänzend aus: Die mit dem Einsetzen eines Filterpads der angegriffenen Art in den Behälter eines XYZ-Gerätes entstehende Baueinheit weise auch die im Einspruchsverfahren zusätzlich in den Hauptanspruch des Klagepatentes aufgenommenen Merkmale auf. Die vom Beklagten im Berufungsverfahren behaupteten anderweitigen Einsatzmöglichkeiten für die angegriffenen Gegenstände in nach seinem Vorbringen erst jetzt auf den Markt gekommenen Geräten bestünden nicht. Das Gerät „p-e“ verletze ebenfalls das Klagepatent, dasjenige von T und Quelle das Gebrauchsmuster 203 ####1 (Anlage ROP 17) und das Gerät „Gudto“ von B das europäische Patent 0 878 xxx (Anlage ROP 18 und 19). Alle diese Geräte greift die Klägerin unstreitig vor dem Landgericht Düsseldorf mit Unterlassungsklagen aus den genannten Schutzrechten an. Dass der Beklagte von dem großen Erfolg des XYZ-Systems profitieren wolle, zeige sich daran, dass er mit seinen „Patties“ erst auf dem Markt erschienen sei, als sich der Erfolg der XYZ-Maschine abgezeichnet habe. Wenn ein unbeschränktes Verbot nicht verhängt werden könne, sei sie damit einverstanden, dass dem Beklagten der Vertrieb der angegriffenen Pads in Abmessungen erlaubt werde, mit denen diese nicht in das „XYZ“-Gerät passten. Ferner müsse der Beklagte zu einem unübersehbaren Hinweis verpflichtet werden, die angegriffenen Gegenstände seien nicht geeignet für das XYZ-Gerät. Insoweit hat die Klägerin in ihrem im Verhandlungstermin vom 25. August vorgelegten Schriftsatz vom 24. August 2005 (Bl. 419 a d.A.) hilfsweise folgende Modifizierungen des begehrten Unterlassungsgebotes angeregt:
Hilfsantrag I
„… die weitgehend der Form des Bodens des Behälters entspricht,
es sei denn, der Durchmesser des Kaffee-Betts des Filtereinsatzes ist größer als 70 mm und auf der Packung des Filtereinsatzes ist unübersehbar und blickfangartig auf der Schauseite angegeben: „Nicht geeignet für XYZ-Kaffeepad-Maschine“.;

Hilfsantrag II
„… die weitgehend der Form des Bodens des Behälters entspricht,
es sei denn, der Durchmesser des Kaffee-Betts des Filtereinsatzes ist größer als 70 mm oder kleiner als 40 mm und auf der Packung des Filtereinsatzes ist unübersehbar und blickfangartig auf der Schauseite angegeben: “Nicht geeignet für XYZ-Kaffeepad-Maschine“.;

Hilfsantrag III
„… die weitgehend der Form des Bodens des Behälters entspricht,
es sei denn, auf der Packung des Filtereinsatzes ist unübersehbar und blickfangartig auf der Schauseite angegeben: „Nicht geeignet für XYZ-Kaffeepad-Maschine“.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Berufung des Beklagten ist zulässig, aber überwiegend unbegründet. Nicht zu beanstanden ist, dass das Landgericht den Vertrieb der angegriffenen Filterpads als mittelbare Verletzung des Klagepatentes bewertet hat; das vom Landgericht ausgesprochene unbeschränkte Verbot konnte jedoch nicht bestehen bleiben.

A.
Das Klagepatent betrifft mit seinem im Einspruchsverfahren aufrecht erhaltenen Anspruch 1 eine Baueinheit zum Einsatz in einem Kaffeebrühgerät, die die den Oberbegriff bildenden Merkmale 1 bis 4 und 6 bis 6 c der nachstehenden Merkmalsgliederung aufweist und aus einem becher- bzw. napf-, schalen- oder tiegelförmigen (bowl-shaped) Innenraum und einem pillenförmigen (pill-shaped) mit gemahlenem Kaffee gefülltem Filtereinsatz besteht (vgl. Merkmalsgruppe 2).
Wie die Klagepatentschrift einleitend ausführt (Abs. 0004; deutsche Übersetzung
S. 3, Zeilen 1 ff.), ist eine solche Baueinheit aus der US-Patentschrift 3 620 155 (Anlage K 4) bekannt, deren Figuren 1 bis 3 nachstehend wiedergegeben sind.

Der rechteckige Boden (17; Bezugszeichen entsprechen vorstehenden Abbildungen aus der älteren Druckschrift) des Filterbehälters (14) weist Nuten (20) auf, von denen sich jede bis in den Bereich der Seitenwände erstreckt und von einem Eckpunkt zur zentralen Auslassöffnung (23) verläuft. Die Abmessungen des ebenfalls rechteckigen Filterbeutels (27) passen zu demjenigen des Behälterinnenraums, so dass der eingelegte Beutel sich mit seinem umlaufenden Rand neben der senkrechten Seitenwand (18a) des Behälters befindet. Diese Vorrichtung weist nach den weiteren Ausführungen der Klagepatentbeschreibung (Abs. 0005; deutsche Übersetzung S. 3, Zeilen 10 bis 23) den Nachteil auf, dass ein – im Voraus nicht abschätzbarer – Teil des eingefüllten heißen Brühwassers entlang dem Seitenrand des Filterbeutels zum Eckbereich der Seitenwände umgelenkt wird, von dort durch die Nuten an der Kaffeefüllung vorbei direkt zur Auslassöffnung fließt und den gewonnenen Kaffeeextrakt in unerwünschter Weise verdünnt.
Die im Einspruchsverfahren entgegengehaltene US-Patentschrift 3 610 132 (Anl. BK 21; dt. Übersetzung Anl. BK 21 a), deren Figuren 3 und 4 nachfolgend wiedergegeben werden, beschreibt eine Baueinheit mit den Merkmalen 1, 2 a aa-cc, b bb, 3 – 6, 7 b-c und 8 der nachstehenden Merkmalsgliederung; ihr wird der Nachteil zugeschrieben, der im trockenen Zustand nicht auf dem Boden aufliegende Filtereinsatz dehne sich beim Aufgießen des Brühwassers nach unten zum Boden hin aus und könne dabei reißen, wenn er aus Filterpapier bestehe (vgl. Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes Anl. BK 20 a, S. 24-26).

Die Aufgabe (das technische Problem) der Erfindung besteht darin, eine Baueinheit der vorbezeichneten Art so weiterzuentwickeln, dass das heiße Wasser möglichst vollständig durch das Kaffeemehl geleitet wird und nicht daran vorbei fließen kann und bei der auch ein aus Filterpapier hergestellter Filtereinsatz nicht reißt (vgl. Klagepatentschrift, Abs. 0005, 0006 [dt. Übersetzung, S. 3, Zeilen 10 – 28] i.V.m. Einspruchsabt., Anl. BK 20 a, S. 24 – 26).
Zur Lösung dieser Aufgabe soll die im aufrechterhaltenen Anspruch 1 vorgeschlagene Baueinheit folgende Merkmalskombination umfassen:
(1)
Die Baueinheit dient zum Einsatz in einem Kaffeebrühgerät.
(2)
Die Baueinheit enthält
a)
einen Behälter (Hervorhebung hinzugefügt) mit einem becherförmigen Innenraum ,
aa)
der von einem Boden umrundet wird,
bb)
der mindestens eine Auslassöffnung aufweist,
cc)
und der eine vertikale Seitenwand besitzt, die in dem becherförmigen Innenraum des Behälters angeordnet ist;
b)
einen becherförmigen Filtereinsatz (Hervorhebung hinzugefügt),
aa)
der aus einem Filterpapier hergestellt ist
bb)
und mit gemahlenem Kaffee befüllt wird.
(3)
Der Filtereinsatz liegt auf dem Boden des Behälters auf und erstreckt sich über diesen Boden in eine Position an der Seitenwand des Behälters.
(4)
In dem Boden des Behälters ist eine Anzahl rillenförmiger Nuten vorgesehen, die in radialer Richtung in dem becherförmigen Innenraum zu mindestens einer der Auslassöffnungen verlaufen.
(5)
Die einzelnen Nuten erstrecken sich von einer Position, die im Abstand von der Seitenwand liegt, in eine Richtung, die sich von der Seitenwand entfernt.
(6)
Im Gebrauch wird mit Hilfe der Kaffeebrühmaschine heißes Wasser unter Druck an der Oberseite des Behälters so eingefüllt,
a)
dass das Wasser von der Oberseite des Filtereinsatzes durch diesen Filtereinsatz gepresst wird,
b)
um das in dem Filtereinsatz enthaltene Kaffeemehl zu extrahieren,
c)
so dass der hergestellte Kaffeeextrakt aus dem Boden des Filtereinsatzes und dem Behälter über mindestens eine Auslassöffnung heraus-
fließen kann.
(7)
Der Boden besteht aus
a)
einem horizontal nach außen gerichteten ringförmigen Bodenteil, welcher die Seitenwand umrundet, und
b)
einem inneren untertassenförmigen Bodenteil, welcher einen inneren Rand des ringförmigen Bodenteils umrundet, wobei
c)
der untertassenförmige Bodenteil an dem ringförmigen Bodenteil nach unten gegen die Seitenwand geneigt ist;
(8)
die Nuten sind in dem untertassenförmigen Bodenteil angeordnet.
(9)
Der Boden des Filtereinsatzes hat eine Form, die weitgehend der Form des Bodens des Behälters entspricht.

Wie bereits eingangs ausgeführt, ist Gegenstand dieser Merkmalskombination eine Baueinheit aus dem Behälter und dem von diesem aufgenommenen Filtereinsatz (vgl. Merkmalsgruppe 2 und Klagepatentbeschreibung, Abs. 0020 und 0039; deutsche Übersetzung S. 8, Zeile 22 bis S. 9, Zeile 2 und S. 16). Eine solche Einheit wird aus dem einleitend erörterten gattungsbildenden Stand der Technik (vgl. Abs. 0004 bis 0005; deutsche Übersetzung S. 3, Zeilen 1 bis 23) aufgegriffen und erfindungsgemäß weiter entwickelt, wobei die Merkmalsgruppe 2 a und die Merkmale 4, 5, 7 und 8 die Gestaltung des Behälters beschreiben, während sich die Merkmalsgruppe 2 b zusammen mit den Merkmalen 3 und 9 mit der Gestaltung des Filtereinsatzes befasst und in der Merkmalsgruppe 6 das Zusammenwirken beider Teile beschrieben wird. Auch wenn die in Anspruch 1 gelehrten Abstimmungsmaßnahmen zur Vermeidung des unerwünschten Bypass-Effektes in erster Linie die Ausgestaltung der Nuten und des Behälterbodens entsprechend den Merkmalen 4, 5, 7 und 8 betreffen, setzt der Eintritt des erfindungsgemäßen Erfolges auch die in Anspruch 1 beschriebene Ausgestaltung des Filtereinsatzes voraus. Erst in ihrem Zusammenwirken ergeben diese Maßnahmen, dass das heiße Brühwasser nicht mehr an der Kaffeefüllung des Einsatzes vorbeifließen kann und möglichst vollständig durch diese hindurchgeleitet wird. Das unerwünschte Umlenken lässt sich klagepatentgemäß nur dann ausschalten, wenn einerseits die Nuten im Behälterboden nicht mehr bis an die Seitenwand heranreichen, sondern einen gewissen Abstand zu ihr einhalten (Merkmale 5, 7b und c, und 8 sowie Abs. 0007, 0024, 0025 und 0029 bis 0031 der Klagepatentschrift; deutsche Übersetzung S. 4, Zeilen 1 bis 11, S. 10, Zeilen 1 bis 25, S. 12, Zeile 1 bis S. 13, Zeile 23) und andererseits der Filtereinsatz schon vor dem Aufgießen auf dem Boden des Behälters aufliegt und im Wesentlichen bis zur Seitenwand reicht – der maßgebliche englische Wortlaut des Anspruches 1 spricht von „extends … to a position adjacent the sidewall“ – (Merkmal 3 und Abs. 0009, 0013, 0031 und 0039 der Beschreibung; deutsche Übersetzung, S. 4, Zeilen 17 bis 26, S. 5, Zeilen 18 bis 26, S. 13, Zeilen 1 bis 23 und S. 16) und der Boden des Filtereinsatzes weitgehend der Form des Behälterbodens entspricht (Merkmal 9 und Abs. 0010 und 0031; deutsche Übersetzung S. 5, Zeilen 1 bis 3 und S. 13, Zeilen 1 bis 23). Weil der Filtereinsatz bis zur Seitenwand reicht, die Nuten des Behälterbodens aber im Abstand von ihr enden, ist der Filtereinsatz automatisch so positioniert, dass seine Kaffeefüllung die Nuten auf ihrer gesamten Erstreckung überdeckt, und weil die Form des Filterbodens derjenigen des Behälterbodens weitgehend entspricht, entsteht eine flächige Auflage, die einerseits verhindert, dass Wasser – ohne Extraktionswirkung – am Rand oder zwischen den Nuten vorbeifließen kann, andererseits aber sicherstellt, dass der Filtereinsatz beim Aufgießen des Brühwassers nicht nach unten ausreißt – eine Gefahr, die bei der aus der im Einspruchsverfahren erörterten und aus der US-Patentschrift 3 610 132 (Anlage BK 21) bekannten Vorrichtung bestünde, wollte man den dort beschriebenen Filtereinsatz aus Filterpapier herstellen. Auf dieses Zusammenwirken bezieht sich die in der Merkmalsgruppe 2 beschriebene Form von Behälter und Filtereinsatz, wobei in der maßgeblichen englischen Anspruchsfassung die Vorgabe „bowl-shaped“ für den Behälter (übersetzbar mit tiegel-, napf-, schalen- oder becherförmig) aus der Sicht des angesprochenen Durchschnittsfachmanns im Grunde nur eine konkave Ausbildung und die Vorgabe „pill-shaped“ für den Filtereinsatz (übersetzbar mit pillen- oder scheibenförmig) nur eine zur Behälterform im Wesentlichen komplementäre und konvexe Ausbildung umschreiben; für den Filtereinsatz ist dies nunmehr auch durch das im Einspruchsverfahren in den Hauptanspruch aufgenommene Merkmal 9 klargestellt und konkretisiert.
Aus der Bedeutung und Wirkung, die die Erstreckung des Filtereinsatzes bis zur Seitenwand bei der Ausschaltung des unerwünschten Bypass-Effektes hat, ergibt sich auch, welche Abmessungen bzw. welchen Durchmesser der angesprochene Durchschnittsfachmann im Einzelfall für den Einsatz wählen wird. Über das Merkmal 3 hinausgehende konkretere Anweisungen für die Abmessungen des Filtereinsatzes enthält Anspruch 1 des Klagepatentes auch nach seiner Neufassung im Einspruchsverfahren nicht; sie sind erst Gegenstand bevorzugter in den Unteransprüchen 17 und 18 beschriebener Ausführungsformen. Aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns befasst sich die Beschreibung in Abs. 0013 und 0032 (deutsche Übersetzung, S. 5, Zeilen 18 bis 25 und S. 13, Zeile 25 bis S. 14, Zeile 9) zwar, soweit dort konkrete Maße angegeben werden, nur mit speziellen Ausführungsformen, nämlich mit Baueinheiten, mit denen eine oder zwei Tassen Kaffee gleichzeitig zubereitet werden können. Die dortigen Erörterungen enthalten für den Durchschnittsfachmann aber auch den allgemeinen und im Rahmen der erfindungsgemäßen Lehre wesentlichen Hinweis, dass die Durchmesser von Behälter-innenraum und Filtereinsatz zwar nicht absolut genau übereinstimmen müssen, aber mit zunehmenden Maßunterschieden – etwa je nach Ausdehnung der in den Merkmalen 7 und 8 angesprochenen Bodenbereiche – die Gefahr wächst, dass ein beachtlicher Teil des eingefüllten heißen Wassers an der Kaffeefüllung des Filtereinsatzes vorbeifließt, weshalb die Abmessungen beider Teile jedenfalls im Wesentlichen übereinstimmen müssen (vgl. Abs. 0013 und 0039; deutsche Übersetzung S. 5, Zeilen 18 bis 25 und S. 16, Zeilen 4 bis 6).
Die Vorgabe des Merkmals 2 a cc, eine vertikale Seitenwand des Behälters vorzusehen, gibt dem Durchschnittsfachmann nicht etwa die Anweisung, die Seitenwand gegenüber dem ringförmigen horizontal verlaufenden Bodenteil (Merkmal 7 a) in einem exakt ausgerichteten Winkel von 90° verlaufen zu lassen. Was „vertikal“ in diesem Zusammenhang bedeutet, erschließt sich dem Durchschnittsfachmann aus der Funktion der vertikalen Seitenwand im Rahmen der erfindungsgemäßen Lehre. Sie hat die Aufgabe, die richtige Positionierung des Filtereinsatzes in horizontaler Richtung sicherzustellen. Dazu braucht sie als äußerer Rand des Behälters nicht im strengen Sinne senkrecht zu verlaufen.
Die Nuten im Boden des Behälterinnenraumes sollen dort Bereiche schaffen, in denen sich der Kaffeeextrakt sammeln und von den Seitenwänden weg zur Auslassöffnung fließen kann (Abs. 0028; deutsche Übersetzung, S. 11, Zeilen 22 ff.). Die Vorgabe in Merkmal 4 des Patentanspruches 1, die Nuten rillenförmig auszubilden, bedeutet nicht, dass die Nuten genau radial zu einer mittigen Auslassöffnung verlaufende Kanäle sein müssen; diese in Figur 1 und in der Beschreibung in Abs. 0007 und 0021 f. (deutsche Übersetzung S. 4, Zeilen 2 ff. und S. 9, Zeilen 4 bis 21) dargestellte Ausführungsform ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Eine andere in den Unteransprüchen 5 bis 7 und in der Beschreibung in Abs. 0013 und 0033 bis 0038 (deutsche Übersetzung, S. 5, Zeilen 25 bis S. 6, Zeile 2 und S. 14, Zeile 11 bis S. 15, Zeile 28) in Verbindung mit den Figuren 7 bis 9 gezeigte Möglichkeit besteht darin, senkrechte noppenförmige Vorsprünge vorzusehen, die mit ihren Zwischenräumen die Nuten bilden. Solche Vorsprünge müssen nicht wie dort gezeigt rasterförmig entlang paralleler und sich rechtwinklig kreuzender Linien angeordnet sein, sondern können auch kreisförmig platziert werden; auch dann kann der Kaffeeextrakt durch die Zwischenräume zur Auslassöffnung fließen.

B.
Mit dem Vertrieb der angegriffenen Filterpads wird das Klagepatent mittelbar verletzt.
1.
Der angegriffene Filtereinsatz ist ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. Das hat bereits das Landgericht im angefochtenen Urteil (Umdruck S. 19 bis 21) zutreffend dargelegt. Seine Ausführungen entsprechen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, wie sie in der Entscheidung „Flügelradzähler“ (GRUR 2005, 758 ff.) nochmals zusammengefasst worden ist. Die im Einspruchsverfahren in den Anspruch 1 zusätzlich aufgenommenen Merkmale haben daran nichts geändert.
a)
Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, sind solche, die nach ihrer Wirkungsweise dazu geeignet sind, einen Eingriff in den Schutzgegenstand des Klagepatentes nach sich zu ziehen. Das Gesetz stellt dabei nicht auf eine Anpassung der Mittel im Sinne einer erfindungsfunktionell individualisierten Ausbildung ab, wie sie die Rechtsprechung zu der vor Inkrafttreten des
§ 10 PatG 1981 bestehenden Rechtslage verlangt hat, sondern auf die Beziehung des Mittels zu der Erfindung. Das Kriterium der Eignung des Mittels, mit einem wesentlichen Element der Erfindung bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken, schließt solche Mittel aus, die
– wie etwa die für den Betrieb einer geschützten Vorrichtung benötigte Energie – zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, zur Verwirklichung der technischen Lehre der Erfindung jedoch nichts beitragen. Leistet ein Mittel jedoch einen solchen Beitrag, wird es demgegenüber im Allgemeinen nicht darauf ankommen, mit welchem Merkmal oder welchen Merkmalen des Patentanspruches es zusammenwirkt. Was Bestandteil des Patentanspruches ist, ist regelmäßig bereits deshalb auch ein wesentliches Element der Erfindung. Der Patentanspruch definiert die geschützte Erfindung und begrenzt den dem Schutzrechtsinhaber gewährten Schutz auf Benutzungsformen, die sämtliche Merkmale der Erfindung verwirklichen. Spiegelbildlich zu dieser schutzbegrenzenden Funktion jedes einzelnen Merkmals ist jedes einzelne Merkmal grundsätzlich auch tauglicher Anknüpfungspunkt für ein Verbot der Lieferung von Mitteln im Sinne des
§ 10 PatG. Insbesondere ist es nicht möglich, die wesentlichen Elemente der Erfindung danach zu bestimmen, ob sie den Gegenstand des Patentanspruches vom Stand der Technik unterscheiden (BGH GRUR 2004, 758, 761 – Flügelradzähler).
b)
Diese Voraussetzungen erfüllt der angegriffene vom Beklagten gelieferte Filtereinsatz in Bezug auf die in Anspruch 1 des Klagepatentes umschriebene Erfindung. Die Patties sind entsprechend der Merkmalsgruppe 2 b und den Merkmalen 3 und 9 des aufrechterhaltenen Klagepatentanspruches 1 ausgebildet und nach den zutreffenden Feststellungen des Landgerichts dazu geeignet, mit den von der Klägerin auf den Markt gebrachten XYZ-Geräten zusammenzuwirken, deren Behälter die übrigen ihn betreffenden Merkmale der in Klagepatentanspruch 1 unter Schutz gestellten Baueinheit verwirklicht. Wird ein Filterpad der angegriffenen Art in einen Filterbehälter eines XYZ-Gerätes eingesetzt, entsteht eine Baueinheit, die sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruches 1 verwirklicht.
aa) Dass die auf diese Weise entstehende Vorrichtung die Merkmale 1, 2 a bis bb, die Merkmale aa und bb der Merkmalsgruppe 2 b und diejenigen der Merkmalsgruppe 6 verwirklicht, steht zwischen den Parteien außer Streit und braucht daher nicht weiter erörtert zu werden.
bb) Verwirklicht werden aber auch die Merkmale 2 a cc, 3, 5, 7 a und 7 c, soweit sie voraussetzen, dass der den Filtereinsatz aufnehmende Behälter eine vertikale Seitenwand besitzt, die von einem ringförmigen Bodenteil umrundet wird, an dem wiederum ein untertassenförmiger Bodenteil gegen die Seitenwand nach unten geneigt ist. Die Seitenwand ist auf dem Foto gemäß Anlage ROP 3 und an dem als Anlage B 18 vorgelegten Muster eines XYZ-Behälters zu erkennen. Dass diese Seitenwand nicht genau vertikal verläuft, ist unerheblich. Die Seitenwand hat im Rahmen der klagepatentgeschützten Erfindung die Aufgabe, zusammen mit dem untertassenförmigen Bodenteil in vertikaler Richtung Platz für den Filtereinsatz zu schaffen und dessen richtige Positionierung in horizontaler Richtung sicherzustellen. Diese Funktionsweise erfüllt auch der nicht genau vertikal ansteigende äußere Rand des XYZ-Behälters; auch der Beklagte stellt dies nicht in Abrede.
cc) Wortsinngemäß erfüllt der XYZ-Behälter auch die Merkmale 4, 5 und 8, soweit sie rillenförmige Nuten voraussetzen, die im untertassenförmigen Bodenteil angeordnet sind und im Abstand von der Seitenwand von dieser weg zur Auslassöffnung verlaufen. Dass diese Nuten nicht wie in gerader Linie verlaufende Kanäle ausgebildet sind, sondern von Zwischenräumen zwischen noppenartigen Erhöhungen gebildet werden, entspricht dem in Unteranspruch 5 beschriebenen und in den Figuren 7 bis 9 der Klagepatentschrift dargestellten Ausführungsbeispiel, wobei – wie zu I. ausgeführt – der Wortsinn der Vorgabe „rillenförmig“ in Merkmal 4 sich auch nicht auf entlang gerade und rechtwinklig sich kreuzend verlaufenden Linien angeordnete Vorsprünge beschränkt; eine solche Ausgestaltung ist erst Gegenstand des enger gefassten Unteranspruches 7.
dd) Der angegriffene Filtereinsatz erfüllt die Merkmale der Gruppe 2 b wortsinngemäß. Er ist becher- bzw. pillenförmig, aus Filterpapier hergestellt und mit gemahlenem Kaffee befüllt. Das Klagepatent schreibt mit der Anweisung, den Filtereinsatz becher- bzw. pillenförmig – die maßgebliche englische Anspruchsfassung verwendet den Ausdruck „pill-shaped“ – entgegen der Ansicht des Beklagten keine Ausbildung des Filtereinsatzes, bei der das Kaffeebett überwiegend unterhalb
einer Seitennaht liegt, sondern eine im Wesentlichen flache Formgebung, die den im Behälter für die Lagerung vorgesehenen Raum im Wesentlichen ausfüllt und bereits im noch „trockenen“ Zustand vor dem Aufgießen des Brühwassers auf dem Boden des Behälters aufliegt. Das soll der Gefahr vorbeugen, dass sich der Einsatz beim Aufgießen des Brühwassers nach unten ausdehnen und dabei einreißen kann, wie das bei einem papiernen Einsatz möglich wäre, wenn er in der aus der im Einspruchsverfahren erörterten US-Patentschrift 3 610 132 (Anlage BK 21) bekannten Vorrichtung verwendet würde. Das zeigt der technische Zusammenhang der Merkmalsgruppe 2 b mit den Merkmalen 3 und 9. Ein Filtereinsatz, der die Merkmale 3 und 9 erfüllt, ist auch pillen- bzw. becherförmig im Sinne des Klagepatentes.
ee) Entgegen der Ansicht des Beklagten verwirklicht der angegriffene Filterpad nach dem Einlegen in den Filterbehälter eines „XYZ“-Gerätes auch die Merkmale 3 und 9 wortsinngemäß. Er erstreckt sich dann über den Boden in eine Position an der Seitenwand des Behälters. Er braucht diese Seitenwand nicht zu berühren; die maßgebliche englische Fassung des Anspruches 1 verlangt eine Erstreckung des Filtereinsatzes „…to a position adjacent the sidewall“, also in eine Position benachbart zur Seitenwand. Der Filtereinsatz kann mit seinem Rand auch in einem gewissen Abstand zur Seitenwand enden, sofern dieser Abstand nicht so groß ist, dass wieder in nennenswertem Umfang Freiräume entstehen, durch die ein Teil des Brühwassers an der Kaffeefüllung vorbeifließen kann. Das ist nach dem Einsatz des angegriffenen Filterpads in das XYZ-Gerät auch nicht der Fall. Der Abstand vom Rand des eingelegten angegriffenen Pads bis zur Seitenwand des XYZbehälters beträgt im Mittel etwa 1,5 bis 2 mm. Die vom Beklagten als Anlagen BK 35 und 36 vorgelegten vergrößerten Abbildungen vermitteln zwar den Eindruck größerer Abstände, legt man aber eines der als Anlage B 19 vorgelegten Muster der angegriffenen Filterpads in das als Anlage B 18 überreichte Muster eines XYZ-Filterbehälters ein, ergibt sich bei im Wesentlichen zentrierter Lage ein Abstand von etwa 1,5 bis 2 mm bis zur Seitenwand. Dieser Abstand ist noch nicht so groß, dass der Eintritt des erfindungsgemäß angestrebten Erfolges in praktisch bedeutsamem Umfang gefährdet wäre. Zwar kann der Pad in dem Behälter aus seiner zentrierten Lage vor dem Schließen des Behälters verrutschen, das ändert aber nichts daran, dass der angegriffene Pad, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, den untertassenförmigen Teil des Bodens im Wesentlichen ausfüllt und jedenfalls den Nutenbereich auch in verrutschter nicht zentrierter Lage vollständig abdeckt. Der mit Kaffeepulver gefüllte Teil hat einen Durchmesser von etwa 60 mm, der untertassenförmige Bodenteil des XYZ-Gerätes einen Durchmesser von 64 bis 65 mm, wobei der Nutenbereich des Bodens nach dem eigenen Vorbringen des Beklagten (S. 6 seines Schriftsatzes vom 27. Januar 2004 [Bl. 92 d.A.]) einen Durchmesser von etwa 41 mm einnimmt. Bei diesen Abmessungen ist der Nutenbereich auch nach dem Verrutschen des angegriffenen Filtereinsatzes stets von der Kaffeefüllung überdeckt, so dass auch sich am Außenumfang des Einsatzes möglicherweise sammelndes Brühwasser nur durch die Kaffeepulverfüllung hindurch in die Nuten gelangen kann. Es mag sein, dass ein gewisser Teil des Brühwassers an der Kaffeefüllung vorbeigelenkt werden kann; dagegen, dass dies aber bei einem XYZ-Gerät zu einer ins Gewicht fallenden unerwünschten Verdünnung des Extraktes führt, spricht aber schon der große Markterfolg der angegriffenen Gegenstände bei Benutzern von XYZ-Geräten und der Umstand, dass MM diese Filtereinsätze für diese Geräte verkauft und entsprechend beworben hat. Unstreitig sind die Abmessungen der Pads seither nicht verändert worden.
Entgegen der Ansicht des Beklagten haben die Merkmale 3 und 9 im Rahmen der in Anspruch 1 beschriebenen technischen Lehre nicht die Funktion, ein Zusammenwirken mit einem Dichtring zu ermöglichen, der den nicht mit Kaffee gefüllten Rand des Filtereinsatzes dichtend gegen den ringförmigen Bodenteil andrückt. Die vom Beklagten herangezogenen auf Figur 6 bezogenen Ausführungen der Klagepatentschrift (Abs. 0027 und 0028, deutsche Übersetzung S. 11, Zeilen 4 bis 28) betreffen nur ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel; in den Patentansprüchen wird ein solcher Dichtring nicht erwähnt.
c) Dass entsprechend geformte Pads für sich allein vorbekannt waren, steht der Einstufung der angegriffenen Gegenstände als sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehendes Mittel nicht entgegen, denn eine erfindungsfunktionelle Individualisierung im Sinne einer Unterscheidung vom Stand der Technik wird von § 10 PatG 1981 nicht mehr gefordert. Auch ein dem Stand der Technik entsprechendes Mittel kann mit anderen Teilen erfindungsgemäß zusammenwirken und ist dann ein Mittel im Sinne des § 10 PatG. Das ergibt sich auch aus § 10 Abs. 2 PatG, der die Anwendbarkeit des § 10 Abs. 1 PatG auf allgemein im Handel erhältliche Produkte zwar von verschärften subjektiven Voraussetzungen abhängig macht, aber gleichwohl zum Ausdruck bringt, dass selbst mit solchen – immer bekannten – Gegenständen eine mittelbare Patentverletzung begangen werden kann, sie also auch Mittel im Sinne des § 10 Abs. 1 sein können (BGH, a.a.O., S. 761 linke Spalte – Flügelradzähler). Erst recht gilt das für dem Stand der Technik entsprechende Gegenstände, die nicht unter § 10 Abs. 2 PatG fallen. Zu den nicht von dieser Bestimmung erfassten Gegenständen gehören wegen ihrer auf die XYZ-Maschinen abgestimmten Abmessungen eindeutig auch die angegriffenen Filtereinsätze.
2.
Die subjektiven Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung sind ebenfalls erfüllt. Auch wenn man die ursprüngliche Verpackung der angegriffenen Pads, auf der ein XYZ-Gerät abgebildet war, im Hinblick auf die vom Beklagten beachtete einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln nicht mehr berücksichtigt, lässt sich die Feststellung treffen, dass die Abnehmer die angegriffenen Pads auch mit den dann benutzten Umverpackungen in XYZ-Geräten verwendet haben und der Beklagte das zumindest billigend in Kauf genommen hat. Auf der bis vor kurzem benutzten Umverpackung wurden die angegriffenen Pads „für alle Coffee-Pad-Systeme“ bzw. (vgl. Anlage B 19) „für alle gängigen Soft-Pad Systeme“ angeboten. Nach der Lebenserfahrung kann davon ausgegangen werden, dass dem Beklagten bekannt ist, dass zu diesen Systemen auch das am Markt nach wie vor sehr erfolgreiche XYZ-System der Klägerin gehört, die nach ihrem unwiderlegten Vorbringen (S. 5 ihres Schriftsatzes vom 17. August 2005, Bl. 410 d.A.) inzwischen über 2 Millionen „XYZ“-Kaffeebrühgeräte in Deutschland verkauft hat. MM hat sogar die angegriffenen Gegenstände als passende Nachfülleinsätze speziell für dieses System beworben und vertrieben. Dass Besitzer von XYZ-Geräten zur Deckung ihres Nachfüllbedarfs auch zu den angegriffenen Einsätzen greifen, geschieht unter diesen Umständen mit Wissen und Wollen des Beklagten. Das hat das Landgericht im angefochtenen Urteil in Abschnitt II. 3. und 4. seiner Entscheidungsgründe (Umdruck S. 22 bis 24) im Einzelnen zutreffend dargelegt; die dortigen Ausführungen macht sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen zueigen.
Dass der Beklagte auf der als Anlage BK 14 vorgelegten Verpackung nur noch auf eine Verwendung in Espresso-Siebträgermaschinen hinweist und im Fließtext angibt, die angegriffenen Pads seien nicht für XYZ-Geräte geeignet, steht dieser Beurteilung nicht entgegen. Auf der in Anlage BK 32 abgebildeten linken Verpackung für entkoffeinierten Kaffee findet sich noch immer der Hinweis „Für alle gängigen Soft-Pad-Systeme“. Dass auch diese Verpackung nicht mehr im Verkehr ist, hat der Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat nicht behauptet. Die Wiederholungsgefahr ist mangels eines strafgesicherten Unterlassungsversprechens nicht ausgeräumt.
3.
Die Endverbraucher sind nicht berechtigt, die angegriffenen Pads in XYZ-Geräten zu verwenden.
a)
Dass sie im Verhältnis zum gewerblich handelnden Beklagten, obwohl sich die Wirkungen des Klagepatentes nach § 11 Nr. 1 PatG nicht auf ihre Handlungen erstrecken, dennoch nicht zu den zur Benutzung der Erfindung Berechtigten gehören, ergibt sich aus § 10 Abs. 3 PatG.
b)
Die Klägerin hat den Endabnehmern die Verwendung der angegriffenen Gegen-stände in XYZ-Geräten nicht gestattet. Ihr Hinweis in der Betriebsanleitung, optimale Ergebnisse ließen sich nur mit XYZ-Kaffeepads erreichen, bedeutet kein stillschweigendes Einverständnis mit der Benutzung von Pads anderer Hersteller. Die Klägerin hat mit diesem Hinweis nur die Konsequenz daraus gezogen, dass sie jedenfalls die große Zahl der Letztabnehmer, die in der Mehrzahl nicht gewerblich handelnde Privatpersonen sind, nach § 11 Nr. 1 PatG nicht daran hindern kann, Fremdfabrikate zu beziehen, und möchte mit diesem Hinweis die Endabnehmer davon überzeugen, die Verwendung von XYZ-Pads sei für sie vorteilhafter, um sie vom Bezug von Fremderzeugnissen abzuhalten.
c)
Die Rechte an der in Anspruch 1 des Klagepatentes beschriebenen Baueinheit sind durch den Verkauf eines XYZ-Gerätes mit zugehörigen von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung in den Verkehr gekommenen Filtereinsätzen nicht erschöpft. Auch insoweit ist den Ausführungen des Landgerichts (Abschnitt II. 5. der Entscheidungsgründe, Umdruck S. 24, 25) auch unter Berücksichtigung der inzwischen ergangenen Entscheidung „Flügelradzähler“ des Bundesgerichtshofes (GRUR 2004, 758 ff.) jedenfalls im Ergebnis beizutreten. Das Recht des Erwerbers einer mit Zustimmung der Schutzrechtsinhaberin in den Verkehr gekommenen erfindungsgemäßen Vorrichtung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch umfasst zwar auch die Zuführung von Betriebsstoffen und die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit im Wege der Reparatur, es umfasst aber nicht die Neuherstellung der unter Schutz gestellten Vorrichtung. Die Abgrenzung wird danach vorgenommen, ob die Maßnahme noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschützten Erzeugnisses wahrt oder der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeugnisses gleichkommt. Hierzu bedarf es einer die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Schutzrechtsinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers an einem ungehinderten Gebrauch des von ihm erworbenen geschützten Erzeugnisses andererseits. Dabei kann zum einen Bedeutung gewinnen, ob es sich bei den betreffenden Teilen um solche handelt, mit deren Austausch während der Lebensdauer der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen ist, zum anderen kommt es aber auch darauf an, inwieweit sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln. Auch wenn der Austausch eines Verschleißteils, das während der zu erwartenden Lebensdauer einer Vorrichtung gegebenenfalls mehrfach ersetzt zu werden pflegt, regelmäßig keine Neuherstellung ist, kann es anders liegen, wenn gerade durch den Austausch dieses Teils der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird (BGH, a.a.O., S. 762 – Flügelradzähler). Eine solche Fallgestaltung liegt auch hier vor. Die angegriffenen Filterpads sind Gegenstände, die in ihrer Ausgestaltung besonderen Vorgaben des Klagepatentanspruches 1) entsprechen, die sie haben müssen, um mit dem Filterbehälter in der erfindungsgemäßen Weise zusammenwirken zu können; beide – Filterpad und Filterbehälter – bilden die in Anspruch 1 unter Schutz gestellte Baueinheit. Diese Einheit wird funktionsunfähig, wenn der Filtereinsatz verbraucht ist, und sie geht mit der Entnahme des verbrauchten Filtereinsatzes unter. Übrig bleibt nur ein Teil der unter Schutz gestellten Baueinheit, nämlich der Behälter; mit diesem stellt der Benutzer beim Einsetzen eines neuen Filterpads eine neue von Anspruch 1 erfasste Baueinheit her. Unter diesen Umständen kann nicht gesagt werden, der Patentinhaber habe bereits durch das erstmalige Inverkehrbringen beider zur geschützten Baueinheit gehörenden Komponenten den ihm zustehenden Nutzen aus der Erfindung gezogen. Im Gegensatz zu der der genannten Entscheidung „Flügelradzähler“ zugrunde liegenden Fallgestaltung ist die durch Anspruch 1 des Klagepatentes unter Schutz gestellte Erfindung auf den Austausch der Filtereinsätze angelegt, von denen jeweils ein einziger Einsatz Teil der erfindungsgemäßen Baueinheit ist. Der wirtschaftliche Kern der Erfindung besteht darin, auch und gerade den Ersatzbedarf an Filterpads abzudecken. Insoweit weist die hier vorliegende Fallgestaltung Parallelen zu der vom Bundesgerichtshof (a.a.O. S. 762, rechte Spalte unten vor g)) herangezogenen Entscheidung „Ausflussschieberverschluss“ des Landgerichts Düsseldorf (GRUR Int. 1989, 695 = GRUR 1988, 116) auf, die eine Schiebervorrichtung betraf, die in wesentlichen Teilen nach jedem Metallgießvorgang erneuert werden musste. Wirtschaftlich gesehen liegt der Schwerpunkt der im Klagepatentanspruch 1 geschützten Erfindung nicht auf dem Kaffeebrühgerät mit seinem Behälter für den Filtereinsatz, sondern auf dem nach dem Erwerb des Gerätes beim Benutzer zu erwartenden Ersatzbedarf an Filterpads, der während der Lebensdauer des Brühgerätes den Kaufpreis des Kaffeebrühgerätes in aller Regel bei Weitem übersteigt. Der wirtschaftliche Vorteil der Erfindung verwirklicht sich gerade im Austausch eines verbrauchten Filtereinsatzes gegen einen neuen, wodurch jedes Mal ein erfindungsgemäßes Erzeugnis, nämlich die in Anspruch 1 beschriebene Baueinheit, neu geschaffen wird. Vor diesem Hintergrund verbietet sich die Annahme, der Schutzrechtsinhaber habe bereits durch das erstmalige Inverkehrbringen der Gesamtvorrichtung – also des mit dem Filterbehälter ausgestatteten Brühgerätes und der mitgelieferten Filtereinsätze zum Nachfüllen – den ihm zustehenden Nutzen aus der Erfindung gezogen.

4.
Soweit das Landgericht den Beklagten unbeschränkt zur Unterlassung verurteilt hat, kann das angefochtene Urteil jedoch nicht aufrecht erhalten bleiben. Die angegriffenen Filterpads können auch verwendet werden, ohne dass eine klagepatentgeschützte Baueinheit entsteht.
a)
Eine solche Möglichkeit, die angegriffenen Filterpads außerhalb der Lehre des Klagepatentes einzusetzen, besteht zunächst darin, sie in herkömmliche Espresso-Siebträgermaschinen einzulegen. Das sieht auch die Klägerin nicht anders, denn sie hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat klargestellt, das von ihr begehrte Verbot beziehe sich nur auf die Verwendung der angegriffenen Gegenstände für Kaffee-Pad-Maschinen und nicht auch auf den Einsatz in Espresso-Geräten; dementsprechend erfasst auch das im vorliegenden Urteil ausgesprochene Verbot den Vertrieb der angegriffenen Patties für Espresso-Maschinen nicht.
Darüber hinaus bestehen inzwischen aber auch Möglichkeiten, die Filterpads des Beklagten in Kaffee-Pad-Maschinen zu benutzen, ohne damit zugleich eine in Anspruch 1 des Klagepatentes unter Schutz gestellte Baueinheit herzustellen. Das gilt jedenfalls für die nach Schluss der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung auf den Markt gekommenen Geräte „Café 2“ von T, das baugleiche Gerät des Anbieters Quelle und den Kaffeebrühautomaten TKB „Gudto“ von B. Das stellt letztlich auch die Klägerin nicht in Abrede; dementsprechend greift sie diese Geräte aus dem Klagepatent nicht an. Ob diese Geräte, wie die Klägerin meint, andere ihrer Schutzrechte verletzten, ist im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen. Es kann nicht Aufgabe des Senates sein, diese auf andere Schutzrechte gestützten Verletzungsprozesse im vorliegenden Verfahren nachzuvollziehen und in diesem Rahmen zu prognostizieren, ob es der Klägerin gelingt, mögliche Ausweichlösungen künftig vom Markt zu verdrängen. Entscheidend ist, dass die Geräte im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Senat als außerhalb des Klagepatentes liegende Alternative zum XYZ-Kaffeebrühgerät auf dem Markt erhältlich sind. Ob es der Klägerin künftig gelingen wird, diese Geräte wegen Verletzung anderer Schutzrechte mit Erfolg anzugreifen und vom Markt zu drängen, ist derzeit nicht absehbar. Die wegen dieser Geräte von der Klägerin angestrengten Patentverletzungsprozesse sind noch in der ersten Instanz anhängig, ohne dass eine Entscheidung ergangen ist. Ob die in diesen anderen Verfahren geltend gemachten Schutzrechte tatsächlich verletzt werden, könnte im hiesigen Verfahren auch nicht verbindlich geklärt werden. Sollte es der Klägerin gelingen, den Vertrieb sämtlicher am Markt befindlicher Alternativgeräte zu unterbinden, bliebe es ihr unbenommen, sodann ein unbeschränktes Verbot zu beantragen. Da einem solchen Verfahren ein anderer Lebenssachverhalt und damit auch ein anderer Streitgegenstand als im vorliegenden Fall zugrunde läge, stünde die Rechtskraft des im hiesigen Verfahren ergehenden Urteils einer auf ein uneingeschränktes Verbot gerichteten künftigen Klage nicht entgegen. Offen bleiben kann unter diesen Umständen die Frage, ob das Klagepatent auch durch das Gerät „p-e“ verletzt wird und dem Beklagten durch das vorliegende Urteil auch der Vertrieb der angegriffenen „Patties“ für dieses Gerät untersagt wäre.
b)
Da dem Beklagten die Möglichkeit offen bleiben muss, seine Filterpads auch an Abnehmer zu vertreiben, die sie in einem der vorbezeichneten Kaffee-Pad-Automaten verwenden wollen, deren Filterbehälter nicht die sie betreffenden Merkmale des Klagepatentanspruches 1 aufweisen, kann das gegen ihn verhängte Verbot nur einen entsprechend eingeschränkten Umfang haben. Lässt sich ein zu einem patentverletzenden Gebrauch objektiv geeigneter Gegenstand auch
außerhalb der Lehre des Patentes verwenden, kann dem Beklagten dessen Anbieten und Liefern nur untersagt werden, sofern nicht durch geeignete Vorsorgemaßnahmen sichergestellt wird, dass dieser Gegenstand vom Abnehmer nicht zum Zusammenbau einer patentverletzenden Baueinheit benutzt wird. Als geeignete Vorsorgemaßnahmen zur Wahrung der Ausschließlichkeitsrechte des Patentinhabers hat die Rechtsprechung zur mittelbaren Patentverletzung nach dem bis zum 31. Dezember 1980 geltenden Recht je nach Sachlage einen Warnhinweis, die Auferlegung einer vertraglichen Unterlassungspflicht und gegebenenfalls auch die Ausbedingung einer Vertragsstrafe für den Fall angesehen, dass der Abnehmer sich nicht an die vertragliche Unterlassungspflicht hält und mit dem angegriffenen Gegenstand das Klagepatent verletzt. Welche dieser Vorkehrungen getroffen werden müssen, richtete sich nach dem Grad der Gefahr patentverletzender Benutzung (RG GRUR 1931, 385, 388 – Saugtrommel; BGH GRUR 1961, 627, 628 – Metallspritzverfahren; 1964, 496, 497 f. – Formsand II). Die Verpflichtung zur Auferlegung einer Vertragsstrafe behindert den Lieferanten jedoch erheblich in seiner geschäftlichen Tätigkeit. Steht er mit dem Inhaber des Klagepatents in Wettbewerb, ist es nach der Lebenserfahrung wahrscheinlich, dass ein Abnehmer bei sonst gleichen Konditionen das nicht mit einem Unterlassungsgebot beschwerte Lieferangebot des Patentinhabers vorziehen wird, auch wenn er nicht an eine patentgemäße Benutzung denkt, um aus seiner Sicht überflüssige Komplikationen zu vermeiden, oder sich nach anderen und ungefährlicheren Bezugsquellen umsehen (vgl. BGH, a.a.O. – Formsand II; Teschemacher, Die mittelbare Patentverletzung, 1974, S. 119). Da die Auferlegung einer Vertragsstrafe aus diesen Gründen wirtschaftlich einem uneingeschränkten Verbot gleichkommt, kann vom Lieferanten nur unter ganz besonderen Umständen verlangt werden, seinen Abnehmern ein derartiges Versprechen abzuverlangen. Nach der bis zum 31. Dezember 1980 bestehenden Rechtslage kam das Auferlegen einer Vertragsstrafe nur in Betracht, wenn davon ausgegangen werden konnte, dass die Abnehmer auch bei entsprechender Aufklärung und Verpflichtung das Patent verletzen und hiervon nur durch die Vereinbarung einer Vertragsstrafe hätten abgehalten werden können (vgl. BGH, a.a.O. – Metallspritzverfahren).
Diese Regelung hat auch im Rahmen einer mittelbaren Patentverletzung nach
§ 10 PatG 1981 zu gelten. Sie ist zwar im Gesetz nicht erwähnt, rechtfertigt sich aber aus der Zielsetzung des § 10 PatG, die nicht darauf gerichtet ist, den Verkehr mit Gütern zu untersagen, an denen der mittelbar verletzte Patentinhaber kein Ausschließlichkeitsrecht besitzt, sondern nur diejenige Gefährdung seiner Rechte ausschalten soll, die davon ausgeht, dass Lieferant und Abnehmer zusammenwirken, indem der Abnehmer die vom Lieferanten gewollte Zweckbestimmung trifft, den ihm gelieferten Gegenstand in der erfindungsgemäß vorgesehenen Weise zu verwenden. Wer einen Gegenstand ausliefert, der objektiv geeignet ist, im Rahmen einer Erfindung verwendet zu werden, liefert ihn dennoch nicht zur Benutzung der Erfindung und unterliegt demgemäss auch keinen Unterlassungsansprüchen aus § 10 PatG, wenn er durch geeignete und zumutbare Maßnahmen Vorsorge trifft, dass der Abnehmer das ihm gelieferte Mittel nicht patentgemäß verwenden wird (vgl. BGH, a.a.O., Flügelradzähler; Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 5. Aufl., S. 839; Schulte/Kühnen, PatG, 7. Aufl., § 10, Rdnr. 32). Auch hier dürfen die zu verlangenden Vorkehrungen nicht so weit gehen, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit des Lieferanten zu stark beeinträchtigen. Dabei ist neben dem Grad der Gefahr einer patentverletzenden Verwendung beim Abnehmer das Interesse des Lieferanten zu berücksichtigen, jedenfalls mit denjenigen Kunden, denen die Gefahr einer entsprechenden Zweckbestimmung nicht bekannt oder offensichtlich ist, sein Geschäft auch mit dem zur Benutzung der Erfindung geeigneten Mittel noch machen zu können. Es kommt regelmäßig nicht in Betracht, von ihm zu verlangen, das Mittel nur demjenigen anzubieten oder zu liefern, der bereit ist, die Beachtung des Ausschließlichkeitsrechts durch ein Vertragsstrafeversprechen zu sichern (s. dazu Scharen, GRUR 2001, 995, 998). Gerade solche Abnehmer, die nicht beabsichtigen, das angebotene oder gelieferte Mittel entsprechend seiner patentverletzenden Eignung einzusetzen, werden regelmäßig keine Veranlassung sehen, dies durch rechtsgeschäftliche Erklärung zu bekräftigen.
Mit diesen Maßnahmen wäre jedoch im Streitfall nichts erreicht. Der Beklagte vertreibt die angegriffenen Patties (auch) an Händler, die diese Pads an den Letztverbraucher weitervertreiben. Diese Händler treffen in der Regel nicht die Zweckbestimmung zu einer patentverletzenden Verwendung der Filtereinsätze; dies tun erst diejenigen Kunden der Händler, die die Filtereinsätze bei den Händlern für ihr XYZ-Kaffeebrühgerät erwerben. Diese Letztabnehmer sind zum überwiegenden Teil Privatpersonen, auf deren Handlungen sich die Wirkung des Klagepatentes nach § 11 Nr. 1 PatG nicht erstreckt und die weder durch Warnhinweise noch durch ein mit einer Vertragsstrafe gesichertes Unterlassungsversprechen daran gehindert werden können, die Filterpads des Beklagten in ihren XYZ-Geräten zu verwenden.
Ebenso wenig Sinn macht es daher auch, den Beklagten dazu anzuhalten, seinen Abnehmern entsprechende Warnhinweise zu geben oder ihnen ein vertragsstrafebewehrtes Unterlassungsversprechen für den Fall aufzuerlegen, dass sie die angegriffenen Patties an Besitzer von XYZ-Kaffeebrühgeräten abgeben. Ob die Abnehmer des Beklagten eine ihnen vom Beklagten auferlegte Unterlassungsverpflichtung tatsächlich einhalten, ließe sich überdies kaum kontrollieren und wäre für die Abnehmer auch weder praktikabel noch zumutbar, denn sie zwänge die Abnehmer des Beklagten, sich bei jedem Käufer der angegriffenen Pads davon zu überzeugen, dass er kein XYZ-Kaffeebrühgerät besitzt.
Dass die herkömmlichen Vorkehrungen versagen, weil die Benutzung des Patentes durch Abnehmer im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken erfolgt, rechtfertigt allerdings nicht, bei einem auch patentfrei verwendbaren Gegenstand ein unbeschränktes Verbot auszusprechen (Kraßer, a.a.O., S. 839). Die Maßnahmen, die einem mittelbaren Patentverletzer zur Sicherung der Ausschließlichkeitsrechte des Schutzrechtsinhabers auferlegt werden können, erschöpfen sich nämlich nicht in den vorgenannten Möglichkeiten. In Betracht kommen auch andere Einschränkungen des Verbots, sofern sichergestellt ist, dass sie einerseits die Ausschließlichkeitsrechte des Schutzrechtsinhabers hinreichend wahren, andererseits aber dem mittelbaren Verletzer die Möglichkeit offen halten, den angegriffenen Gegenstand weiterhin zur patentfreien Verwendung in den Verkehr zu bringen, wobei die zu treffenden Vorkehrungen nach Art, Inhalt und Reichweite den konkreten Erfordernissen des Einzelfalls angepasst werden können (Kraßer, a.a.O., vgl. außerdem Scharen, a.a.O., S. 997 rechte Spalte und S. 998 rechte Spalte). So kann dem mittelbaren Patentverletzer nicht nur die Lieferung an einen namentlich genannten Abnehmer untersagt werden, bei dem konkret zu erwarten ist, dass er die ihm gelieferte Sache zur Patentverletzung benutzen will, sondern auch die Lieferung des objektiv zur Benutzung der Erfindung geeigneten Gegenstandes etwa in anderen Abmessungen, die einerseits seine patentfreie Verwendbarkeit nicht beeinträchtigen, andererseits aber die objektive Eignung zu
einem patentverletzenden Gebrauch beseitigen. Geht man hiervon aus, hat die Klägerin in ihrem „Hilfsantrag“ zutreffend auf Abmessungen der angegriffenen Pads abgestellt und das Verbot hilfsweise nur auf solche Größen bezogen, in denen die angegriffenen Pads mit den Filterbehältern des XYZ-Gerätes kompatibel sind, während dem Beklagten Größen außerhalb dieses Kompatibilitätsbereiches zum Einsatz in patentfrei betreibbaren Kaffeebrühgeräten weiterhin offen stehen. Auf diese Weise werden Abnehmer wirksam davon abgehalten, die angegriffenen Pads weiterhin in XYZ-Geräten zu verwenden, ohne dass der Beklagte in seinen Vertriebsmöglichkeiten für patentfreie Verwendungszwecke unzumutbar beeinträchtigt wird. Dass die sich aus dem Tenor ergebende Änderung der Abmessungen die Pads in den verbleibenden Größen mit dem Filterbehälter der vorgenannten außerhalb der Lehre des Klagepatentes liegenden Kaffeebrühgeräte inkompatibel macht, hat auch der Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat nicht geltend gemacht. Soweit der Beklagte in der mündlichen Verhandlung eingewandt hat, Filterpads mit einem Durchmesser des Kaffeebettes von weniger als 57 mm seien für den Einsatz in herkömmlichen Espresso-Siebträgermaschinen ungeeignet, steht ihm auch diese Möglichkeit grundsätzlich weiterhin offen. Denn wie bereits erwähnt, erfasst das Verbot dieses Urteils den Einsatz solcher Pads in herkömmlichen Espresso-Siebträgergeräten nicht, weil
– wie schon das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – dieser Verwendungszweck ein anderer ist und von der Klägerin entsprechend ihrer Klarstellung in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat auch nicht angegriffen wird. Zur Wahrung der Rechte aus dem Klagepatent muss dann aber sichergestellt werden, dass auch private Endverbraucher diese Pads in einer solchen Größe nicht in XYZ-Kaffeebrühgeräten verwenden. Hierzu müssen auf der Verpackungsaufmachung alle Hinweise und sonstigen Gestaltungen unterbleiben, die den angesprochenen Abnehmer auf den Gedanken bringen könnten, die Pads eigneten sich auch für einen Einsatz in XYZ-Geräten. Infolge dessen dürfen solche Pads, deren Kaffeebettdurchmesser innerhalb des Kompatibilitätsbereiches mit XYZ-Geräten liegt, keinesfalls mehr als Coffee-Pads oder Kaffee-Pads, sondern müssen ausschließlich als Espresso-Pads bezeichnet werden, wobei auch alle sonstigen bisher auf der Verpackung gegebenen Hinweise auf eine mögliche Verwendbarkeit als Filtereinsatz in Kaffee-Pad-Brühgeräten beseitigt werden müssen. Dies wird in aller Regel nur dann erfüllt sein, wenn die Verpackung der Filtereinsätze auf ihrer Schauseite einen unübersehbaren und blickfangartig hervorgehobenen Hinweis etwa des Inhalts trägt, es handele sich um Espresso-Pads, die nur zur ausschließlichen Verwendung in Siebträger-Geräten geeignet seien. Bei Pads mit Abmessungen außerhalb des Kompatibilitätsbereiches soll der vom Beklagten anzubringende Hinweis auf die fehlende Eignung für einen Einsatz in XYZ-Geräten den Verbraucher von vornherein darauf aufmerksam machen, dass die Patties mit den noch zulässigen Abmessungen anders als bisher nicht mehr in XYZ-Geräten verwendet werden können; der Anwender, der dies weiterhin versucht, kann wegen der nicht mehr passenden Größe der Filterpads keine unter Schutz gestellte Baueinheit aus Behälter und Filtereinsatz mehr herstellen.
5.
Dass der Beklagte zur Rechnungslegung und dem Grunde nach zum Schadenersatz verpflichtet ist, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil in Abschnitt III. 2. der Entscheidungsgründe zutreffend ausgeführt (S. 27 des Umdruckes); auf diese Darlegungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Der im Falle einer mittelbaren Patentverletzung nach § 139 Abs. 2 PatG in Verbindung mit Art. 64 Absätze 1 und 3 EPÜ zu ersetzende Schaden ist derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht. Insoweit genügt nicht, dass Verletzungsgefahr besteht; vielmehr ist die Feststellung mindestens eines Schadensfalles erforderlich (BGH, Urteil v. 7. Juni 2005 – X ZR 247/02 – Antriebsscheibenaufzug, Umdruck, S. 28/29). Davon kann hier deshalb ausgegangen werden, weil die angegriffenen Filterpads von den Letztabnehmern bis zur Einführung patentfreier Alternativlösungen ausschließlich und seither immer noch überwiegend zum Einsatz in patentgeschützten XYZ-Geräten verwendet worden sind. Auch der private Endverbraucher ist nach § 10 Abs. 3 PatG im Verhältnis zum mittelbaren Patentverletzer nicht zur Benutzung der Erfindung berechtigt, so dass Lieferungen an solche Abnehmer im Rahmen der mittelbaren Patentverletzung auch zum Schadenersatz verpflichten, wenn der Abnehmer im privaten Bereich mit dem ihm gelieferten Gegenstand eine dem Schutzrechtsinhaber nach § 9 PatG vorbehaltene Handlung begeht, auch wenn der Schutzrechtsinhaber diese Personen nach § 11 Abs. 1 PatG daran nicht hindern kann.
Es besteht auch keine Veranlassung, die zum Schadenersatz verpflichtenden Handlungen ab dem 2. Halbjahr des Jahres 2004 zu beschränken auf bestimmte Vertriebsarten bzw. bestimmte Produktaufmachungen. Alle vom Beklagten vertriebenen Pads werden vom Tenor des vorliegenden Urteils erfasst, weil ihre Abmessungen innerhalb des Kompatibilitätsbereiches für XYZ-Geräte liegen und keine der Verpackungsaufmachungen einen unübersehbaren Hinweis darauf enthält, dass die Pads für das XYZ-Gerät nicht verwendet werden können. Das begegnet keinem Zweifel, soweit die betreffenden Verpackungsaufmachungen überhaupt keinen dahingehenden Hinweis enthalten, gilt aber auch für die als Anlage BK 14 vorgelegte Verpackungsaufmachung, in der der Hinweis auf die fehlende Eignung am Ende des Fließtextes enthalten ist, denn der dortige Hinweis erscheint in gleicher Schrifttype und Schriftgröße wie der übrige Fließtext und ist so unauffällig, dass er vom angesprochenen Endverbraucher regelmäßig übersehen wird. Aufgegeben ist dem Beklagten jedoch ein blickfangmäßig hervorgehobener unübersehbarer Hinweis.

III.
Zu einer Aussetzung der Verhandlung im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit, um die Beschwerdeentscheidung im Einspruchsverfahren abzuwarten, besteht schon deshalb keine Veranlassung, weil der Beklagte die Beschwerdebegründung nicht vorgelegt hat.

IV.
Entsprechend den beiderseitigen Unterliegensanteilen hat der Senat die Kosten des Rechtsstreits für beide Rechtszüge nach §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO auf beide Parteien verteilt; die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 ZPO.
Der Senat hat die Revision zugelassen, weil die Fragen, ob das Bestücken einer patentgeschützten Vorrichtung mit regelmäßig anfallenden Nachfülleinheiten, bei denen gleichzeitig die patentgeschützte Einheit hergestellt wird, in Einzelfällen zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören kann, und die Frage, wie ein eingeschränktes Verbot zu formulieren ist, wenn die bisher in der Rechtsprechung anerkannten Einschränkungen ungeeignet sind, grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO n.F. hat.

R1 R2 Dr. R3