2 U 51/08 – Prepaid-Karten II

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1246

Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 10. Dezember 2009, Az. 2 U 51/08

Vorinstanz: 4a O 431/06

I.
Die Berufung der Beklagten gegen das am 13. Mai 2008 verkündete Urteil der 4a. Kammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen mit der Maßgabe,
1.
dass der Tenor zu I. 1. des landgerichtlichen Urteils folgende Fassung erhält:
Die Beklagten werden verurteilt,
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu 2 Jahren, zu unterlassen, in der Bundesrepublik A
ein Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen, insbesondere im Zusammenhang mit öffentlichen Telefonen, anzuwenden, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
a) Programmieren eines jeweils öffentlichen Zweigamts (PABX) zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind und die sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden;
b) einem Anrufer ermöglichen, eine Verbindung mit einem Angerufenen herzustellen;
c) Unterbrechen der Verbindung nach einer festgesetzten Zeit/Zählimpulszeitraum;
d) Löschen jeder Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus einer Datenbank;
e) Markieren der Serien von Nummern, jede auf einem verkäuflichen Trägerelement in Form einer Karte oder eines Tickets in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise, wobei die Nummer aufgedruckt und durch eine Schicht aus entfernbarem, undurchsichtigem Beleg bedeckt ist; und
f) Anbieten der verkäuflichen Trägerelemente zum Verkauf an das öffentliche Publikum,
so dass Käufer der Trägerelemente nach Freilegen der jeweiligen Nummer die Möglichkeit haben, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraums zu tätigen;
2.
dass im Ausspruch zu I. 2. b) des landgerichtlichen Urteils die Worte „der nicht durch den Abzug von Fixkosten oder variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese können ausnahmsweise dem unter I.1. genannten Verfahren genannten Trägerelementen unmittelbar zugeordnet werden,“ gestrichen werden.
II.
Die Kosten des Berufungsverfahrens werden den Beklagten auferlegt.
III.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Den Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 250.000,– Euro abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
IV.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt 250.000,– €.
V.
Die Revision wird zugelassen.

G r ü n d e :

I.
Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem auch mit Wirkung für die Bundesrepublik A erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patent 0 572 XXX (Klagepatent, Anlage K 1; deutsche Übersetzung Anlage K 1a). Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.

Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung wurde im Juni 1993 unter Inanspruchnahme einer Unionspriorität vom Juni 1992 eingereicht. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde im. Oktober 1996 bekannt gemacht. Der deutsche Teil des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 693 05 YYY geführt. Er steht in Kraft.

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen. Der erteilte Anspruch 1 des Klagepatents lautet wie folgt:

“A method of processing telephone calls, particularly for use in connection with public telephones, comprising the steps of

(a) programming a respective Public Automatic Branch exchange (PABX) to become toll-free accessible for incoming calls through dialling any one out of a series of predetermined numbers stored in a data-bank of the PABX;
(b) enabling a calling party to complete a connection with a called party;
(c) cutting-off the said connection after a prefixed time/counter pulses interval;
(d) erasing from the data-bank any number that had once been dialed;
(e) marking the said series of numbers, each on a vendible carrier member in an invisible – however readily exposable – manner; and
(f) offering the vendible carrier members for sale to the general public,

so that purchasers of the carrier members, after exposing the respective number, are enabled to place a call for the duration of the said interval.”

Die deutsche Übersetzung dieses Anspruchs lautet folgendermaßen:

„Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen, insbesondere zur Verwendung im Zusammenhang mit öffentlichen Telefonen, welches die folgenden Schritte umfasst:

(a) Programmieren eines jeweiligen öffentlichen automatischen Zweigamts (PABX) zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind;
(b) einem Anrufer ermöglichen, eine Verbindung mit einem Angerufenen herzustellen;
(c) Unterbrechen der Verbindung nach einer festgesetzten Zeit/Zählimpulszeitraum;
(d) Löschen jeder Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus der Datenbank;
(e) Markieren der Serien von Nummern, jede auf einem verkäuflichen Trägerelement in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise; und
(f) Anbieten der verkäuflichen Trägerelemente zum Verkauf an das öffentliche Publikum,

so dass Käufer der Trägerelemente nach Freilegen der jeweiligen Nummer die Möglichkeit haben, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraums zu tätigen.“

Auf eine von dritter Seite erhobene Nichtigkeitsklage erklärte das Bundespatentgericht durch Urteil vom 1. August 2001 (4 Ni 60/00 (EU); Anlage B 4) den deutschen Teil des Klagepatents im Umfang des Patentanspruchs 1 für nichtig. Auf die Berufung der Klägerin hob der Bundesgerichtshof diese Entscheidung durch Urteil vom 7. März 2006 (X ZR 213/01, Anlage K 6, GRUR 2006, 663 – Vorausbezahlte Telefongespräche) auf und wies die Nichtigkeitsklage im vollen Umfang ab.

Die Beklagte zu 1. hat ihrerseits mit Schriftsatz vom 23. Juli 2008 (Anlage BK 1) Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatents erhoben. Auf diese hat das Bundespatentgericht – nach Erlass des landgerichtlichen Urteils – durch Urteil vom 2. September 2009 (vgl. Sitzungsprotokoll des BPatG v. 02.09.2009, Anlagen K 26 und BB 2) das Klagepatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik A dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten hat (Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch 1 sind in Kursivschrift hervorgehoben):

„Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen, insbesondere zur Verwendung im Zusammenhang mit öffentlichen Telefonen, welches die folgenden Schritte umfasst:

(a) Programmieren eines jeweiligen öffentlichen automatischen Zweigamts (PABX) zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind und die sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden;
(b) einem Anrufer ermöglichen, eine Verbindung mit einem Angerufenen herzustellen;
(c) Unterbrechen der Verbindung nach einer festgesetzten Zeit/Zählimpulszeitraum;
(d) Löschen jeder Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus der Datenbank;
(e) Markieren der Serien von Nummern, jede auf einem verkäuflichen Trägerelement Trägerelemente in Form einer Karte oder eines Tickets in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise, wobei die Nummer aufgedruckt und durch eine Schicht aus entfernbarem, undurchsichtigem Belag bedeckt ist;
(f) Anbieten der verkäuflichen zum Verkauf an das öffentliche Publikum,

so dass Käufer der Trägerelemente nach Freilegen der jeweiligen Nummer die Möglichkeit haben, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraums zu tätigen.“

Die Beklagte zu 1., deren gesetzlicher Vertreter der Beklagte zu 2. ist, ist auf dem Markt für im Voraus bezahlte Telefonkarten tätig (vgl. Anlage K 9, Seite 4).

In der Vergangenheit bot die am 6. Oktober 2006 aus dem Handelsregister gelöschte BGmbH, welche die Beklagte zu 1. in einem Werbeprospekt (Anlage K 9) für den deutschen Markt als ihre Vertriebsgesellschaft angab, von der Beklagten zu 1. stammende Trägerelemente (Telefonkarten), insbesondere unter den Bezeichnungen „C“, „D“, „F“, G“, „H“, „I“, „J“, K“, „L“, M“, „N“, O“, „Q“, „E“, „P“, „Ü“, „Ö“ und „Ä“ in der Bundesrepublik A an. Als Anlage K 10 hat die Klägerin eine Kopie handelsüblicher Versionen entsprechender Trägerelemente überreicht. Des Weiteren hat sie mehrere deutschsprachige Werbebroschüren (Anlage K 11) betreffend die vorgenannten Trägerelemente vorgelegt, die im November 2006 auf einer Fachmesse in A verteilt wurden.

Die in R ansässige Beklagte zu 3., deren Geschäftsführer der Beklagte zu 4. seit dem 17. März 2005 und der Beklagte zu 6. seit dem 14. Juni 2006 sind, nimmt für die Beklagte zu 1. zumindest Verwaltungsaufgaben und Aufgaben im Bereich der Kundenbetreuung war. Der Beklagte zu 5. war in der Zeit vom 17. März 2005 bis zum 14. Juni 2006 Geschäftsführer der Beklagten zu 3.

Die Klägerin sieht im Verhalten der Beklagten eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents, hilfsweise eine mittelbare Verletzung. Sie hat vor dem Landgericht geltend gemacht, dass die Beklagten das klagepatentgemäße Verfahren praktizierten. Sie verwirklichten sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 wortsinngemäß.

Die Beklagten, die um Klageabweisung gebeten haben, haben eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt. Sie haben vor dem Landgericht geltend gemacht, dass die Beklagte zu 3. keine Tätigkeit beim Vertrieb der Trägerelemente entfalte, sondern für die Beklagte zu 1. lediglich Aufgaben im Bereich der Verwaltung und der Kundenbetreuung erledige. Außerdem mache die Beklagte zu 1. von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Das öffentliche automatische Zweigamt (PABX) der Beklagten zu 1. sei nicht für einen „gebührenfreien Zugang“ programmiert. Der Zugang zum (privaten) PABX der Beklagten zu 1. erfolge vielmehr über die Leitungen eines Telekommunikationsproviders. Dieser erhalte die gebührenfreie Rufnummer von einer Netzagentur, richte sie in seinem (öffentlichen) PABX ein, teile sie der Beklagten zu 1. zu und leite Anrufer gebührenfrei zum PABX der Beklagten zu 1. weiter. Außerdem sehe das Klagepatent zwingend ein einziges PABX vor, auf welchem einerseits der gebührenfreie Charakter der Rufnummer bzw. der gebührenfreie Zugang „programmiert“ und auf dem andererseits die Codenummern hinterlegt seien. Bei dem von der Beklagten zu 1. praktizierten Verfahren lägen demgegenüber zwei getrennte Systeme vor. Darüber hinaus setze das Klagepatent voraus, dass die Verbindung nach einer vorbestimmten Zeit bzw. nach einem vorbestimmten Zählimpulsintervall unterbrochen werde, welches schon beim Kauf der Karte festgesetzt sei. Dies sei bei dem von der Beklagten zu 1. angewandten Verfahren nicht der Fall; bei diesem mindere sich das Guthaben durch zahlreiche Faktoren. Schließlich würden die Codenummern erst aus der Datenbank des PABX gelöscht, nachdem entweder das Guthaben aufgebraucht sei oder der angegebene Zeitraum nach erstmaliger Benutzung überschritten werde, so dass der Käufer der Karte diese für mehrere Telefonate einsetzen könne. Das Klagepatent sehe demgegenüber eine „sofortige“ Löschung vor.

Durch Urteil vom 13. Mai 2008 hat das Landgericht der Klage im Wesentlichen stattgegeben, wobei es in der Sache wie folgt erkannt hat:

I.
Die Beklagten werden verurteilt,

1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu 2 Jahren, zu unterlassen, in der Bundesrepublik A

ein Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen, insbesondere im Zusammenhang mit öffentlichen Telefonen, anzuwenden, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

a) Programmieren eines jeweils öffentlichen Zweigamts (PABX) zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind;

b) einem Anrufer ermöglichen, eine Verbindung mit einem Angerufenen herzustellen;

c) Unterbrechen der Verbindung nach einer festgesetzten Zeit/Zählimpulszeitraum;

d) Löschen jeder Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus einer Datenbank;

e) Markieren der Serien von Nummern, jede auf einem verkäuflichen Trägerelement in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise; und

f) Anbieten der verkäuflichen Trägerelemente zum Verkauf an das öffentliche Publikum,

so dass Käufer der Trägerelemente nach Freilegen der jeweiligen Nummer die Möglichkeit haben, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraums zu tätigen.

2.
der Klägerin über den Umfang der vorstehend unter I.1. bezeichneten und für die Beklagte zu 1. seit dem 05.06.2002, für den Beklagten zu 2. seit dem 12.05.2005, für die Beklagte zu 3. seit dem 17.03.2005, für den Beklagten zu 4. seit dem 17.03.2005, für den Beklagten zu 5. in dem Zeitraum 17.03.2005 bis einschließlich 14.06.2006 und für den Beklagten zu 6. seit dem 14.06.2006 begangenen Handlungen Rechnung zu legen und zwar unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses mit der Angabe der einzelnen Lieferungen von verkäuflichen Trägerelementen (Code-Karten) unter Nennung

a) der Liefermengen, Typenbezeichnungen, Artikelnummern, Lieferpreise und Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten oder variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese können ausnahmsweise dem unter I.1. genannten Verfahren genannten Trägerelementen unmittelbar zugeordnet werden,

und unter Angabe der einzelnen Angebote und der Werbung unter Nennung

c) der Angebotsmengen, Typenbezeichnungen, Artikelnummern, Angebotszeiten und Angebotspreise sowie Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, und

d) der einzelnen Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) wobei den Beklagten nachgelassen wird, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin auf eigenen Kosten einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die Handlungen der Beklagten nach Ziffer I.1. entstanden ist und noch entstehen wird, wobei diese Verpflichtung für die Beklagte zu 1. seit dem 05.06.2002, den Beklagten zu 2. seit dem 12.05.2005, für die Beklagte zu 3. seit dem 17.03.2005, für den Beklagten zu 4. seit dem 17.03.2005, für den Beklagten zu 5. nur für den Zeitraum vom 17.05.2005 bis zum 14.06.2006 und für den Beklagten zu 6. für seit dem 14.06.2006 begangene Handlungen gilt.

III.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

Das durch die Beklagten eingesetzte Verfahren mache von der Lehre des Klagepatents unmittelbaren Gebrauch. Bei dem von den Beklagten praktizierten Verfahren würden sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 wortsinngemäß verwirklicht.

Erfüllt sei insbesondere dasjenige Merkmal des Anspruchs 1, welches ein Programmieren eines jeweiligen öffentlichen automatischen Zweigamts (PABX) zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert seien, verlange. Dieses Merkmal beanspruche, dass für den Zugang zum PABX durch Eingabe einer Codenummer und damit für den Zutritt zum System keine Gebühren erhoben würden. Durch die Codenummer entsprechend der durch die Erfindung zu lösenden Aufgabe werde der Zugang zu dem PABX ermöglicht, welches dafür programmiert sei, diese Art von Anrufen eine vorher festgesetzte Zeit lang zu verarbeiten. Demgegenüber enthalte Anspruch 1 weder eine Angabe, wie das PABX durch den Anrufer erreicht werde, noch bestimme dieser, dass es sich zwingend lediglich um ein (einziges) PABX handeln müsse. Erst Unteranspruch 2 sehe vor, dass das Verfahren einen weiteren Schritt umfassen könne, indem der Anrufer zunächst eine gebührenfreie Zugangsnummer des PABX wähle. Verwirklicht werde auch das Merkmal des Anspruchs 1, welches von einem „Unterbrechen der Verbindung nach einer „festgesetzten Zeit“ bzw. einem „festgesetzten Zählzeitraum“ spreche. Die Formulierung „im Voraus festgesetzt“ sei nicht derart auszulegen, dass eine konkret bezahlte Zeit, unabhängig vom Telefonieverhalten, zuvor festgelegt sein müsse. Entscheidend sei allein, dass der Zeitimpulszeitraum ausschließlich durch das Guthaben vorbestimmt werde, welches sich aufgrund verschiedener Faktoren mindern könne. Die Beklagten verwirklichten schließlich auch dasjenige Merkmal, wonach jede Nummer, die einmal gewählt worden sei, aus der Datenbank gelöscht werde. Das Klagepatent sehe eine Beschränkung des Schutzbereiches auf eine „sofortige“ Löschung der gewählten Nummern nicht vor. Der Patentanspruch enthalte lediglich die Aussage, dass eine einmal gewählte Nummer aus der Datenbank gelöscht werde. Zu welchem Zeitpunkt dies erfolgen solle, werde offengelassen.

Die Beklagten zu 3. bis zu 6. hafteten zumindest als Gehilfen neben den Beklagten zu 1. und zu 2. Der durch die Beklagte zu 3. angebotene Kundendienst diene nicht lediglich der Betreuung von Kunden, sondern zugleich auch der Beratung im Vorfeld des Kartenerwerbs und damit der Absatzförderung.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie ihr Klageabweisungsbegehren weiterverfolgen. Unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens machen sie geltend:

Mangels Verwirklichung der von ihnen bereits in erster Instanz bestrittenen Merkmale mache die Beklagte zu 1. von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Nicht verwirklicht werde auch das im Nichtigkeitsverfahren neu hinzugekommene Merkmal, wonach sich die im PABX gespeicherten Nummern „von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden“ müssten. Einer Verletzung des Klagepatents stehe zudem entgegen, dass die Beklagte zu 1. die meisten Verfahrensschritte nicht in der Bundesrepublik A, sondern im Ausland ausführe. Das PABX der Beklagten zu 1. stehe nicht in A, sondern seit jeher im Ausland. Außerdem fehle es an einer Verantwortlichkeit der Beklagten zu 3. Im Übrigen sei das Klagepatent nicht rechtsbeständig, weshalb der Rechtsstreit jedenfalls bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die von der Beklagten zu 1. erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen sei.

Die Beklagten beantragen,

das landgerichtliche Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen,

hilfsweise, das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung in dem von der Beklagten zu 1. gegen den deutschen Teil des Klagepatents angestrengten Nichtigkeitsverfahren auszusetzen.

Die Klägerin beantragt sinngemäß (vgl. Bl. 553 – 604 GA),

die Berufung zurückzuweisen mit der Maßgabe, dass der Tenor zu I. 1. des landgerichtlichen Urteils an den vom Bundespatentgericht eingeschränkt aufrechterhaltenen Patentanspruch 1 angepasst werden soll,

hilfsweise, die Beklagten wegen mittelbarer Patentverletzung zu verurteilen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages als zutreffend mit der Maßgabe, dass sie nunmehr den Patentanspruch 1 des Klagepatents in der Fassung des Urteils des Bundespatentgerichts vom 2. September 2009 geltend macht. Die Klägerin behauptet, dass die Beklagten von der technischen Lehre des Klagepatents auch in dem im Nichtigkeitsverfahren aufrechterhaltenen Umfang Gebrauch machten. Sie bestreitet ferner, dass das Verfahren von den Beklagten teilweise im Ausland praktiziert wird, und ist im Übrigen der Auffassung, dass dies der geltend gemachten Verletzung des Klagepatents auch nicht entgegenstehen würde.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.
Die Berufung der Beklagten ist zulässig, aber unbegründet. Zu Recht und mit im Wesentlichen zutreffender Begründung hat das Landgericht die Beklagten antragsgemäß wegen unmittelbarer Verletzung des Klagepatents zur Unterlassung, Rechnungslegung und Auskunftserteilung verurteilt sowie die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt. Die Beklagten machen von der technischen Lehre des Klagepatents, auch in dem mit Urteil des Bundespatentgerichts vom 2. September 2009 aufrechterhaltenen Umfang, wortsinngemäß Gebrauch, und zwar in der Bundesrepublik A. Die Ergänzung des landgerichtlichen Urteils trägt der zwischenzeitlichen Änderung des Patentanspruchs 1 im Nichtigkeitsverfahren Rechnung. Zur besseren Übersichtlichkeit hat der Senat den Tenor zu I. 1. des landgerichtlichen Urteils insoweit insgesamt neu gefasst. Die des Weiteren – entsprechend dem Berufungsantrag der Klägerin (Antrag zu I. 2. b des Schriftsatzes vom 22.09.2009 [Bl. 556 GA]) – vorgenommene Streichung der Formulierung „der nicht durch den Abzug von Fixkosten oder variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese können ausnahmsweise dem unter I.1. genannten Verfahren genannten Trägerelementen unmittelbar zugeordnet werden“ im Ausspruch zu I. 2. b) des landgerichtlichen Urteils ist im Hinblick auf die an der Bestimmtheit dieses Zusatzes bestehenden Bedenken sowie wegen der fehlenden Relevanz dieses Kriteriums (GRUR 2007, 773, 777 – Rohrschweißverfahren) erfolgt; eine sachliche Änderung ist damit nicht verbunden.

A.
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen (prepaid telephone calls).

Die Klagepatentschrift bezeichnet es in ihrer Einleitung als neueste Entwicklung, die mit Münzen zu bedienenden öffentlichen Telefonapparate durch Apparate zu ersetzen, bei denen eine Magnetkarte zum Einsatz kommt. Diese Entwicklung hat sich nach den Angaben der Klagepatentschrift aus der Erkenntnis der Nachteile der Münztelefone ergeben, die darin bestehen, dass der Benutzer im Besitz von passenden Münzen sein muss sowie dass die Apparate regelmäßig gewartet werden müssen und Vandalismus und Diebstahl ausgesetzt sind (deutsche Übersetzung der Klagepatentschrift, DE 693 05 YYY T2, Anlage K 1a, Seite 1 zweiter Absatz).

Bei dem Einsatz von bekannten Magnetkarten, speziellen Telefonkarten oder Kreditkarten, ist zwar dieses Problem zum Teil, nämlich insofern gelöst, als eine Karte für eine größere Anzahl von Telefonanrufen eingesetzt werden kann. Als nachteilig sieht das Klagepatent aber die beträchtliche Anfangsinvestition in die Ausstattung, Einrichtung und Instandhaltung für die mit Magnetkarten zu betreibenden Telefonapparate an (Anlage K 1a, Seite 1 unten bis Seite 2 oben).

Die Klagepatentschrift geht sodann auf den Stand der Technik gemäß der US-Patentschrift 4 706 275 (Anlage K 7) ein. Sie führt aus, dass diese Druckschrift ein Verfahren und System zur Verarbeitung von im Voraus bezahlten Telefonanrufen vorschlage, das sich auf spezielle, zertifizierbare Codezahlen stütze. Diese würden den anrufenden Parteien gegen Erwerb eines Guthabens („Kredits“) zugeteilt. Die Guthaben würden im Computer spezieller zentraler Stationen gespeichert, was ermögliche, dass von jedem beliebigen privaten Telefon angerufen werden könne (Anlage K 1a, Seite 2 3. Abs.). An diesem bekannten Verfahren kritisiert die Klagepatentschrift als nachteilig, dass derjenige, der interessiert sei, dieses Verfahren zu nutzen, eine ganze Reihe vorbereitender Schritte durchlaufen müsse – meistens über Kreditkartenunternehmen –, um eine entsprechende Berechtigung zur Nutzung des Systems zu erhalten (Anlage K 1a, Seite 2 dritter Absatz).

Das Klagepatent bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, die Nachteile der öffentlichen Münz- und Magnetkartentelefonanschlüsse zu vermeiden und zugleich jede vorherige Verbindung mit Telefonkarten- und/oder Kreditkartenunternehmen überflüssig zu machen (Anlage K 1a, Seite 2 vierter Absatz).

Patentanspruch 1 des Klagepatents in der nunmehr von der Klägerin geltend gemachten Fassung des Urteils des Bundespatentgerichts vom 2. September 2009 schlägt dazu als Lösung ein Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen mit folgenden Schritten vor:

(a) Programmieren einer öffentlichen automatischen Nebenstellen- (oder TK-) Anlage (Public Automatic Branch exchange – PABX) zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind und die sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden;

(b) Ermöglichen, eine Verbindung mit einem Angerufenen herzustellen;

(c) Abbrechen der Verbindung nach einer festgesetzten Zeit/einem festgesetzten Zählimpulszeitraum;

(d) Löschen jeder Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus der Datenbank;

(e) Notieren jeder Nummer aus der Serie auf einem verkäuflichen Trägerelement in Form einer Karte oder eines Tickets in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise, wobei die Nummer aufgedruckt und durch eine Schicht aus entfernbarem, undurchsichtigem Beleg bedeckt ist; und

(f) Anbieten der verkäuflichen Trägerelemente zum Verkauf an das öffentliche Publikum.

Die vorstehende Merkmalsgliederung, die von der Merkmalgliederung im landgerichtlichen Urteil leicht abweicht, lehnt sich an die Merkmalsgliederung des Bundesgerichtshofs in seinem im ersten Nichtigkeitsverfahren ergangenen Nichtigkeitsurteil vom 7. März 2006 (X ZR 213/01, Anlage K 6, Seite 6 – 7 = GRUR 2006, 663 unter Tz. 13 – Vorausbezahlte Telefonanrufe) an und berücksichtigt zudem die Einschränkungen, die der Patentanspruch 1 im zweiten Nichtigkeitsverfahren erfahren hat. Sie gibt den Patentanspruch in der Fassung des Urteils des Bundespatentgerichts vom 2. September 2009 in inhaltlich zutreffender Weise wieder. Soweit auf die Wiedergabe der Merkmale 1 und 2 der landgerichtlichen Merkmalsanalyse verzichtet wird, haben diese Merkmale keine eigenständige Bedeutung. Dass die Käufer der Trägerelemente nach Freilegen der jeweiligen Nummer die Möglichkeit haben, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraums zu tätigen, ergibt sich aus dem Gesamtzusammenhang der einzelnen Merkmale.

Angesichts des Streits der Parteien bedürfen vor allem die Merkmale (a), (c) und (d) der obigen Merkmalsgliederung näherer Erläuterung.

Merkmal (a) verlangt das Programmieren einer öffentlichen automatischen Nebenstellen- (oder TK-) Anlage (PABX)

• zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe
• durch Wählen einer Nummer.

Vorausgesetzt wird danach eine Stelle, bei der die Anrufe eingehen. Diese Stelle ist im Anspruch 1 in der maßgeblichen englischen Fassung als „Public Automatic Branch exchange“ („PABX“) bezeichnet, was sich mit „öffentliche automatische Nebenstellenanlage“ ins Deutsche übersetzen lässt (vgl. BGH, Urt. v. 07.03.2006 – X ZR 213/01, Anlage K 6, Seiten 6 = GRUR 2006, 663 unter Tz. 13). Eine solche Nebenstellenanlage wird heute zumeist als TK-Anlage bezeichnet (vgl. Gutachten S, Anlage K 16, Seite 4). In der in der Klagepatentschrift mitgeteilten Übersetzung des Patentanspruchs 1 ist der Begriff „Public Automatic Branch exchange“ – ebenso wie in der vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlichten deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift – mit „öffentliches automatisches Zweigamt“ übersetzt. Diese Übersetzung ist allerdings etwas missverständlich. Denn die in Rede stehende Stelle soll für eingehende Anrufe eine Prüfung von Daten in einer Datenbank durchführen und im positiven Fall an einen anderen Teilnehmer im öffentlichen Netz weitervermitteln. Es handelt sich also nicht um ein „Amt“ im herkömmlichen Sinne, sondern um eine ein Computersystem umfassende Stelle zur Weitervermittlung von Telefonverbindungen (vgl. Gutachten S, Anlage K 16, Seite 4). „Öffentlich“ („Public“) ist diese Stelle insofern, als sie von beliebigen Teilnehmern angerufen werden kann (Gutachten S, Anlage K 16, Seite 4 unten bis Seite 5 oben). Mit der Verwendung des Wortes „öffentlich“ will das Klagepatent hingegen nicht etwa von Privatunternehmen betriebene Anlagen ausschließen. Die in Merkmal (a) bezeichnete Anlage muss nicht unbedingt vom Netzbetreiber selbst betrieben werden (vgl. Gutachten S, Anlage K 16, Seite 5 erster Absatz).

Das Computersystem des PABX wird erfindungsgemäß so „programmiert“, dass es für die eingehenden Anrufe Daten überprüfen kann (BGH, Urt. v. 07.03.2006 – X ZR 213/01, Anlage K 6, Seite 7 = GRUR 2006, 663, unter Tz. 14). Der Kunde gibt hierzu eine Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern ein („durch Wählen einer Nummer“). Nach der geltend gemachten Anspruchsfassung hat diese Nummer in einer Datenbank des PABX gespeichert zu sein und sie hat sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern zu unterscheiden. Die Klagepatentbeschreibung gibt hierzu an, dass es sich bei der betreffenden Nummer um eine geheime Codenummer („secret code number [SCN]“) handelt, die je nach den Programmiermöglichkeiten des PABX aus einer geeigneten Anzahl von Ziffern zusammengesetzt ist, die sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden (Anlage K 1a, Seite 4 vorletzter Absatz), die zufällig aus einer Reihe von Nummern ausgewählt wird und von einem zuverlässigen Druckunternehmen in rechnergesteuerter Weise auf die vom Telefonkunden zu erwerbende Karte aufgedruckt und mit einer undurchsichtigen Schicht überzogen wird, die leicht beseitigt werden kann, z. B. durch Abkratzen mit einer Münze (Anlage K 1a, Seite 5 zweiter Absatz). Diese vom Kunden eingegebene Codenummer wird in der Datenbank des PABX gesucht, identifiziert und das Gebührenguthaben analysiert. Ist ein solches vorhanden, gibt das PABX für eine dem im Voraus gezahlten Betrag entsprechende begrenzte Zeitdauer oder Anzahl von Zählimpulsen den Weg für das Wählen der Teilnehmernummer frei (Anlage K 1a, Seite 5 vierter Absatz; BGH, Urt. v. 07.03.2006 – X ZR 213/01, Anlage K 6, Seite 7 = GRUR 2006, 663, 664, unter Tz. 14).

Der Zugang zu dem im vorbeschiebenen Sinne programmierten PABX soll gemäß Merkmal (a) so eingerichtet sein, dass dieses für den Kunden gebührenfrei zugänglich ist („zum gebührenfreien Zugang“). Mit der Angabe „Programmieren … für eingehende Anrufe zum gebührenfreien Zugang“ meint das Klagepatent hierbei nicht, dass der gebührenfreie Zugang zum PABX ursächlich durch eine Programmierung des PABX ermöglicht werden muss, d. h. das PABX so programmierbar sein muss und zu programmieren ist, dass der „gebührenfreie Zugang“ zum PABX als solcher eine Folge der Programmierung ist. Der Begriff „Programmieren“ ist insoweit technisch sinnvoll nicht im Sinne strenger Informatik zu verstehen. Denn dem Klagepatent geht es, was den „gebührenfreien Zugang“ anbelangt, allein darum, den Zugang zum PABX so einzurichten, dass für den Kunden allein durch den Zugang zum PABX keine Gebühren anfallen. Auf welche konstruktive Weise dies gewährleistet wird, überlässt das Klagepatent dem freien Belieben des Fachmanns. Lediglich als vorteilhafte Variante ist vorgesehen, dass zunächst eine gebührenfreie Zugangsnummer des PABX gewählt werden muss (vgl. Unteranspruch 2 und Anlage K 1a, Seite 4 unten bis Seite 5 oben). Allein hieraus ergibt sich eine „Zweistufigkeit“, bei der zunächst dank der gebührenfreien Zugangsnummer (z. B. “0800”) das öffentliche Telefonnetz herangezogen wird, um das PABX zu erreichen und erst danach durch die Eingabe der Codenummer die weiteren Verfahrensschritte initiiert werden.

Exakt so verfährt der Betreiber eines PABX, wenn er die Dienste eines Telekommunikationsproviders in Anspruch nimmt, der unter einer von ihm beschafften gebührenfreien Rufnummer eingehende Anrufe an das PABX des betreffenden Betreibers weiterleitet. Das Klagepatent schließt es damit entgegen der Auffassung der Beklagten keineswegs aus, dass die Verbindung zum PABX – wie zu einer gewöhnlichen Telefonanlage – über die Leitungen eines anderen Telekommunikationsproviders hergestellt wird, der eine gebührenfreie Rufnummer von der Netzagentur erhält, diese in seiner eigenen Nebenstellen-Anlage einrichtet und dann Anrufer, die diese gebührenfreie Telefonnummer wählen, zu dem PABX weiterleitet, in dessen Computersystem die Codenummern in einer Datenbank gespeichert sind und das so programmiert ist, dass es nach der Identifizierung die vom Kunden gewünschte Verbindung zu einer Zielrufnummer ermöglicht. Ein PABX selbst so zu programmieren, dass dieses für den Kunden gebührenfrei erreichbar ist, ist im Übrigen technisch auch gar nicht möglich, wenn das PABX nicht gerade vom Netzbetreiber selbst betrieben wird. Dass die Anlage vom Netzbertreiber selbst betrieben wird, verlangt Anspruch 1 aber – wie ausgeführt – nicht.

Wie bereits erwähnt, verlangt Patentanspruch 1 in der geltend gemachten Fassung des Nichtigkeitsurteils des Bundespatentgerichts vom 2. September 2009 auch, dass die in einer Datenbank des PABX gespeicherten Codenummern „sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden“. Unter „relevanten Teilnehmernummern“ versteht das Klagepatent die Telefonnummern der (End-)Teilnehmer, mit denen eine Telefonverbindung hergestellt werden kann, also die möglichen Zielrufnummern. Dadurch, dass sich die gespeicherten Nummern von diesen Telefonnummern unterscheiden, soll verhindert werden, dass durch die Eingabe der Codenummer eine Telefonverbindung hergestellt wird. Durch die Eingabe der Codenummer soll erfindungsgemäß vielmehr die Verifikation eines Guthabens eingeleitet werden.

Schritt (b) ermöglicht es dem Anrufer, eine Verbindung mit dem von ihm gewünschten Anschluss herzustellen. Patentanspruch 1 gibt auch insoweit nicht an, wie dies im Einzelnen geschieht (vgl. BGH, Urt. v. 07.03.2006 – X ZR 213/01, Anlage K 6, Seite 7 unten bis Seite 8 oben = GRUR 2006, 663, 664, unter Tz. 15).

Merkmal (c) besagt, dass die Verbindung abgebrochen, also beendet wird, wenn die festgesetzte Zeit/ein festgesetzter Zählimpulszeitraum verstrichen ist.

Die deutsche Übersetzung des Patentanspruchs spricht von „Unterbrechen“, die maßgebliche englische Fassung verwendet jedoch den Begriff „cutting-off“ und bringt damit zum Ausdruck, dass die Verbindung abgeschnitten, also beendet wird (BGH, Urt. v. 07.03.2006 – X ZR 213/01, Anlage K 6, Seite 7 unten bis 8 oben = GRUR 2006, 663, 664, unter Tz. 15). In Übereinstimmung mit der Merkmalsgliederung des Bundesgerichtshofs in seinem im ersten Nichtigkeitsverfahren ergangenen Urteil (X ZR 213/01, Anlage K 6, Seite 6 = GRUR 2006, 663, unter Tz. 13) wird in Merkmal (c) der vorstehenden Merkmalsgliederung deshalb von „Abbrechen“ der Verbindung gesprochen.

Soweit die deutsche Übersetzung des Patentanspruchs von „festgesetzten Zeit/festgesetztem Zählimpulszeitraum“ spricht, ließe sich das in der englischen Fassung benutzte Wort „prefixed“ auch mit „vorbestimmt“ ins Deutsche übersetzen, ohne dass hiermit ein sachlicher Unterschied verbunden wäre. Merkmal (c) bringt so oder so nur zum Ausdruck, dass die Verbindung abgebrochen wird, wenn eine im Voraus festgelegte Zeit abgelaufen ist bzw. eine im Voraus festgelegte Anzahl von Zählimpulsen registriert wird, was beides einem Verbrauch des erworbenen Telefonguthabens entspricht. Es geht insofern schlicht darum, dass die Verbindung abgebrochen wird, wenn das Telefonguthaben verbraucht ist.

Die Notwendigkeit zur Beendigung der Verbindung nach einem vorgegebenen Wert ergibt sich – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – daraus, dass aufgrund der Vorauszahlung das aktuelle Guthaben nach einer gewissen Zeit verbraucht ist und der Anrufer dann nicht weiter telefonieren können soll (vgl. a. Gutachten S, Anlage K 16, Seite 5 unten bis Seite 6 oben). Entsprechend der im Klagepatent angegebenen Aufgabenstellung (Anlage K 1a, Seite 2 letzter Absatz), die Verarbeitung von im Voraus bezahlten Telefonanrufen zu ermöglichen, soll die Codenummer den Zugang zum PABX und dessen Nutzung ermöglichen, wobei das PABX dafür programmiert ist, diese Art von Anrufen „eine vorher festgesetzte Zeit lang“ zu verarbeiten (vgl. Anlage K 1a, Seite 3 erster Absatz). Wie in der Klagepatentbeschreibung (Anlage K 1a, an Seite 4 vorletzter Absatz) erläutert wird, erwirbt der Kunde eine oder mehrere Karten, die entsprechend einer Auswahl von Gebühren „für im Voraus bezahlte Anrufe“ gültig sind. Das PABX identifiziert den eingehenden Anruf, analysiert dabei auch den im Voraus bezahlten Betrag der jeweiligen Codenummer und macht so „für eine begrenzte Zeitdauer oder Anzahl von Zählimpulsen, die durch den im Voraus bezahlten Betrag dargestellt ist“ und an deren Ende die Verbindung automatisch abgebrochen wird, den Pfad für das folgende Wählen der Teilnehmernummer frei (Anlage K 1a, Seite 5 vorletzter Absatz). Dem entnimmt der Fachmann, dass der Zählimpulszeitraum ausschließlich durch das Guthaben repräsentiert wird, wobei es für den Fachmann selbstverständlich ist, dass das Gesprächsguthaben nach gewissen Umständen jeweils unterschiedlich gemindert werden kann, weil die Gesprächskosten regelmäßig von der Art der angerufenen Telefonnummer, dem Wochentag und/oder der Uhrzeit abhängen, so dass z. B. ein Auslandsgespräch oder ein Anruf zu einem Mobiltelefon zu einer höheren Guthaben- bzw. Zählimpulsbelastung pro Zeiteinheit führt als etwa ein Ortsgespräch. Damit, aufgrund welcher Faktoren oder in welcher Frequenz das Guthaben gemindert wird, befasst sich das Klagepatent nicht. Es verlangt auch nicht, dass die Zeit bzw. der Zählimpulszeitraum bereits bei Verkauf des Trägeelements eindeutig in der Weise festgelegt ist, dass ein „absoluter“ Zeitraum bzw. eine „absolute“ Anzahl von Zählimpulsen von vornherein feststehen muss, die beim Telefonieren aufgebraucht werden kann. Das Klagepatent schließt weder aus, dass – je nach Nutzung – mit ein und derselben Karte und damit mit ein und demselben Gesprächsguthaben eine unterschiedlich lange Zeitspanne telefoniert werden kann, noch schließt es aus, dass das Gesprächsguthaben auch durch Faktoren gemindert wird, die von der vertelefonierten Zeit bzw. den beim Telefonieren verbrauchten Zählimpulsen unabhängig sind. Entscheidend ist allein, dass das Guthaben einen vorbestimmten Zählimpulszeitraum repräsentiert und dass beim Verbrauch dieser vorbestimmten Anzahl an Zählimpulsen und damit des Guthabens die Verbindung beendet wird.

Ohne Erfolg wenden die Beklagten hiergegen ein, Merkmal (c) könne nicht lediglich die Bedeutung beigemessen werden, dass der Anruf unterbrochen werden solle, wenn die vorausgezahlte Summe verbraucht worden sei, weil dies bereits der in der Klagepatentschrift gewürdigte Stand der Technik gemäß der US-Patentschrift 4 706 275 (Anlage K 7) vorgesehen habe. Zutreffend ist, dass die ältere US-Patentschrift bereits den Verfahrensschritt „Abbruch des Anrufs, wenn die vorausgezahlte Summe verbraucht wurde“, vorsieht (vgl. BGH, Urt. v. 07.03.2006 – X ZR 213/01, Anlage K 6, Seite 10 = GRUR 2006, 663, 664, unter Tz. 19). Durch Merkmal (c) will sich das Klagepatent aber hiervon nicht abgrenzen. Wie die Beklagten selbst ausführen, kritisiert die Klagepatentschrift an dem bekannten Verfahren lediglich als nachteilig, dass derjenige, der interessiert ist, dieses Verfahren zu nutzen, eine ganze Reihe vorbereitender Schritte durchlaufen muss – meistens über Kreditkartenunternehmen –, um eine entsprechende Berechtigung zur Nutzung des Systems zu erhalten (Anlage K 1a, Seite 2 3. Abs.). Mit Merkmal (c) hat dies nichts zu tun. Durch dieses Merkmal will sich das Klagepatent demgemäß auch nicht von dem Stand der Technik gemäß der US-Patentschrift 4 706 275 abgrenzen. Das hat im Übrigen auch der Bundesgerichtshof in seinem Nichtigkeitsurteil vom 7. März 2006 so gesehen. Denn er hat – in Übereinstimmung mit dem von ihm beauftragten Sachverständigen (Gutachten S, Anlage K 16, Seite 11 oben) – ausgeführt, dass Schritt (c) in Patentanspruch 1 des Klagepatents und Schritt i in Patentanspruch 1 der älteren US-Patentschrift „identisch“ sind. Sei das Guthaben verbraucht, werde der Anruf abgebrochen (Anlage K 6, Seite 11 = GRUR 2006, 663, 664, unter Tz. 22). Dem ist zu entnehmen, dass sich auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs das Klagepatent von dem US-Patent 4 706 275 nicht etwa dadurch abgrenzen will, dass nicht allgemein der Verbrauch des Guthabens Ursache für den Abbruch der Verbindung, sondern vielmehr der Ablauf einer vorbestimmten bzw. im Voraus festgesetzten „absoluten“ Telephonierleistung maßgeblich sein soll. Nach der Lehre des Klagepatents kommt es somit nur darauf an, dass die Verbindung abgebrochen wird, wenn das Guthaben verbraucht ist und sich damit der Zählimpulszeitraum auf Null reduziert hat. Mehr verlangt Merkmal (c) nicht.

Soweit sich die Beklagten für ihre gegenteilige Auslegung auf weiteren angeblichen Stand der Technik beziehen, ist dieser nicht auslegungsrelevant, weshalb dahinstehen kann, ob es sich überhaupt um Stand der Technik handelt. Anhaltspunkte für das Verständnis eines Merkmals können sich zwar aus dem Stand der Technik ergeben, den die Patentschrift erwähnt. Relevant sind in erster Linie diejenigen Schriften, die in der Patentbeschreibung (mit ihren Nachteilen) gewürdigt sind, daneben aber auch solcher Stand der Technik, der lediglich auf dem Deckblatt der Patentschrift als im Prüfungsverfahren berücksichtigte Entgegenhaltung verzeichnet ist. Kein zulässiges Auslegungsmaterial stellt demgegenüber ein in der Patentschrift nicht erwähnter Stand der Technik dar, mag er auch vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag des Klagepatents der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sein (BGH, GRUR 1XXX, 811, 813 f. – Falzmaschine). Ihn heranzuziehen ist nur dann zulässig, wenn der