4b O 84/15 – Patentanwaltshonorar 4

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Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2541

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 20. September 2016, Az. 4b O 84/15

Leitsätze (nichtamtlich):

  1. Der für einen Beratungsfehler des Patentanwalts darlegungsbelastete Beklagte muss vortragen, dass und aus welchem Grund der ihm erteilte Rat, einen Prüfungsantrag nicht zeitgleich mit der Patentanmeldung zu stellen, unrichtig gewesen sein soll. Zwar hat der Anmelder eines Patents bei einem sogleich gestellten Prüfungsantrag die Möglichkeit, innerhalb der Prioritätsfrist der Anmeldung einen Prüfungsbescheid zu erhalten und diesen bei seinem weiteren Vorgehen zu berücksichtigen. Daraus folgt jedoch nicht, dass die Empfehlung eines sofortigen Stellens des Prüfungsantrags die einzige rechtsfehlerfreie Beratung des Patentanwalts sein kann, so dass ein entsprechender Vortrag des Beklagten ent-behrlich wäre. Es sind vielmehr auch Gründe denkbar, aus denen zunächst von einem Prüfungsantrag ebenso wie von einem Rechercheantrag (Ermittlung des Standes der Technik ohne Prüfung) abgesehen werden kann. Beispielsweise kann es Fälle geben, in denen der Anmelder zunächst abwarten möchte, wie sich die erfindungsgemäße Technik bei ihm weiterentwickelt und für welche Zwecke er das Patent benötigt, bevor er über das weitere Vorgehen entscheidet.
  2. Es besteht keine grundsätzliche Pflicht des Patentanwalts, von sich aus den Stand der Technik zu ermitteln, der der Patentfähigkeit entgegenstehen könnte (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.12.1967 – 10 W 133/67, GRUR 1969, 104).
  3. Der Patentanwalt ist auch nicht gehalten, dem Auftraggeber grundsätzlich die Durchführung einer privaten Recherche vor Erarbeitung und Einreichung einer Patentanmeldung zu empfehlen. Er kann vielmehr im Regelfall auf den Erfahrungssatz, wonach ein Prüfungsantrag die kostengünstigere Lösung ist, zurückgreifen (vgl. Steinacker, GRUR 2011, 1011, 1013).
  4. Eine grundsätzliche Pflicht des Patentanwalts, seinem Mandanten nach Eingang negativer Prüfungsbescheide von der Weiterverfolgung erfolgversprechender Patentanmeldungen abzuraten, besteht nicht. Seine Aufgabe ist es in diesem Fall vielmehr, mit dem Mandanten die Argumente zu erörtern, die geeignet sind, den Kern der Erfindung klarer herauszustellen und in einer Weise gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen, dass Neuheit und Erfindungshöhe nicht mehr bezweifelt werden (Steinacker, GRUR 2011, 1011,1013). Schließlich ist es durchaus üblich, die Patentansprüche zunächst unter Inkaufnahme negativer Prüfungsbescheide weit zu fassen und erst anschließend gerade so weit einzugrenzen, wie es nach dem Ergebnis der Prüfung für eine Abgrenzung zum Stand der Technik notwendig ist.

I. Das Teilversäumnisurteil der Kammer vom 03.05.2016 (Az.: 4b O 84/15) wird aufrechterhalten.

II. Die weiteren Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Die Vollstreckung aus dem Teilversäumnisurteil darf nur gegen Leistung dieser Sicherheit fortgesetzt werden.

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Honororzahlung wegen patentanwaltlicher Tätigkeit in Anspruch. Die Beklagte verlangt widerklagend die Rückzahlung geleisteten Honorars.

Ursprünglich hat die Klägerin in der Hauptsache die Zahlung restlicher Vergütung in Höhe von € 3.825,85 beantragt. Die Beklagte hat widerklagend die Rückzahlung von ihr geleisteten Honorars in Höhe von € 26.162,61 sowie Erstattung außergerichtlicher Anwaltskosten in Höhe von € 1.023,16 verlangt.

In der Sitzung vom 12.04.2016 hat der Beklagtenvertreter keinen Antrag gestellt. Durch Teilversäumnis- und Schlussurteil vom 03.05.2016 ist die Beklagte daraufhin unter Abweisung der weitergehenden Klage verurteilt worden, an die Klägerin € 2.176,13 nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus € 1.807,23 seit dem 31.03.2012 und aus weiteren € 368,90 seit dem 21.02.2015 zu zahlen. Die Widerklage der Beklagten ist abgewiesen worden.

Das Teilversäumnis- und Schlussurteil ist am 03.05.2016 per Fax an die Beklagtenvertreter übersandt worden. Das von diesen zurückgesandte Empfangsbekenntnis datiert auf den 06.05.2016. Die Beklagte hat Einspruch eingelegt, der am 18.05.2016 bei Gericht eingegangen ist.

Die Klägerin erhebt hinsichtlich der mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche die Einrede der Verjährung.

Sie behauptet, bei dem Gespräch zwischen der Beklagten und Herrn A am 08.11.2011 sei noch besprochen worden, dass eine weitere Abgrenzung vom Stand der Technik erfolgen solle. Erst danach habe sich die Beklagte dazu entschieden, die Schutzrechte für die Technologie „B“ nicht weiter zu verfolgen und das Mandatsverhältnis zu beenden.

Weiter ist die Klägerin der Ansicht, sie habe keine Pflicht aus dem Mandatsverhältnis mit der Beklagten verletzt. Insbesondere habe zu keiner Zeit eine Verpflichtung bestanden, der Beklagten von der weiteren Verfolgung der Patentanmeldung abzuraten. Bei einer weiteren Abgrenzung vom Stand der Technik hätte das Patent vielmehr erteilt werden können.

Die Klägerin beantragt,

das Teilversäumnisurteil vom 03.05.2016 aufrechtzuerhalten.

Die Beklagte hat mit der Einspruchsbegründung vom 10.06.2016 ihre Widerklageanträge modifiziert und beantragt nunmehr,

das Teilversäumnisurteil vom 03.05.2016 aufzuheben und

1. die Klage abzuweisen,

2. auf die Widerklage die Kläger als Gesamtschuldner zu verurteilen,

a) an sie € 23.946,48 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 26.06.2013 aus € 19.519,15 sowie aus € 4.467,33 seit Rechtshängigkeit zu zahlen,

b) an sie weitere € 859,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 26.06.2013 zu zahlen,

hilfsweise für den Fall, dass die Hilfsaufrechnung infolge der Unbegründetheit der Klageforderung nicht zum Tragen kommt,

c) an sie einen zusätzlichen Betrag in Höhe von € 2.176,13 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte behauptet, sie habe Herrn A bei einem Telefonat am 01.07.2011 – das Telefonat als solches ist zwischen den Parteien unstreitig – mitgeteilt, dass die Klägerin mit Ausnahme der Überwachung von Fristen sämtliche Tätigkeiten in der Sache „B“ einstellen möge. Soweit die Klägerin nach diesem Zeitpunkt noch Tätigkeiten entfaltet habe, sei dies ohne ihren Auftrag erfolgt. Überdies sei das Mandatsverhältnis bereits durch Mandatsniederlegung der Klägerin am 28. April 2010 beendet gewesen und im Folgenden auch nicht neu erteilt worden. Nachfolgende Tätigkeiten der Klägerin seien jeweils nur auf der Basis von Einzelbeauftragungen durch die Beklagte erbracht worden.

Das Gespräch am 08.11.2011 habe nur auf Wunsch von Herrn A stattgefunden. Dieser habe versucht, sie zur Fortführung des Mandatsverhältnisses zu bewegen. Insbesondere sei es ihm darum gegangen, dass sie die von Herrn A ohne Auftrag angefertigte Erwiderung auf den Amtsbescheid des EPA nachträglich genehmige.

Zu dem tatsächlichen Anfall und der Erforderlichkeit der mit den Rechnungen der Klägerin vom 27.05.2011, 14.07.2011, 27.07.2011, 14.11.2011 und 23.11.2011 abgerechneten Arbeiten erklärt sich die Beklagte mit Nichtwissen; hinsichtlich des mit Rechnung vom 09.03.2012 abgerechneten Stundenhonorars nur zu der Erforderlichkeit.

Sie ist der Auffassung, ihr stehe ein Schadensersatzanspruch gegen die Klägerin in Höhe von € 26.162,61 zu. Die Klägerin habe ihre Pflichten aus dem Mandatsvertrag in mehrfacher Hinsicht verletzt. So hätte die Klägerin direkt mit der Anmeldung des Patents beim DPMA am 07.05.2007 und nicht erst fast ein Jahr später einen Prüfungsantrag stellen müssen. Zudem wäre es die Pflicht der Klägerin gewesen, nach neuheitsschädlichen Vorveröffentlichungen zu suchen. Dies gelte umso mehr als bereits in der Veröffentlichung vom 09.11.2007 betreffend die Nutzung eines QR-Codes durch die Zeitung „C“ darauf hingewiesen worden sei, dass die Technologie in Deutschland bereits auf dem Markt sei und sich in Japan sogar durchgesetzt habe. Spätestens nach Eingang der abschlägigen Mitteilungen des EPA wäre die Klägerin verpflichtet gewesen, ihr von der weiteren Verfolgung der Patentanmeldung abzuraten. Wäre die Klägerin diesen Pflichten nachgekommen, wären Gebühren und Aufwendungen der Klägerin in Höhe von € 26.162,61 nicht entstanden, so dass sie diese zurückfordern könne.

Die Beklagte erklärt hilfsweise in Höhe der Klageforderung die Aufrechnung mit dem behaupteten Schadensersatzanspruch. Die nach der Aufrechnung verbleibende Restsumme, hilfsweise für den Fall der Unbegründetheit der Klageforderung auch die zur Hilfsaufrechnung gestellte Forderung, macht die Beklagte im Wege der Widerklage geltend.

Auf den Tatbestand des Teilversäumnis- und Schlussurteils der Kammer vom 03.05.2016 (4b O 84/15) wird im Übrigen Bezug genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitig zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung des Herrn A und der Beklagten als Partei. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 23.08.2016 verwiesen.
Entscheidungsgründe:

I.
Das Teilversäumnisurteil der Kammer vom 03.05.2016 war aufrechtzuerhalten. Der Einspruch der Beklagten ist zulässig, aber unbegründet.

1.
Gegenstand des Einspruchs ist das Teilversäumnis- und Schlussurteil der Kammer vom 03.05.2016, soweit darin durch Teilversäumnisurteil entschieden worden ist. Das ist der Fall, soweit die Beklagte auf die Klage verurteilt wurde (§ 331 Abs. 2, 1. Hs. ZPO) und die Widerklage abgewiesen wurde (§ 330 ZPO). Insoweit beruht das Urteil der Kammer auf der Säumnis der Beklagten in der Sitzung vom 12.04.2016. Soweit die Klage abgewiesen wurde (§ 331 Abs. 2, 2. Hs. ZPO), handelt es sich um ein kontradiktorisches Urteil, das nicht mit dem Einspruch, sondern mit der Berufung angreifbar ist (Zöller-Herget, 31. Auflage 2016, § 331 Rn. 15), wie es von Klägerseite auch geschehen ist.

2.
Der Einspruch ist zulässig, insbesondere ist er fristgerecht eingelegt worden. Mit der am 18.05.2016 per Fax bei Gericht eingegangenen Einspruchsschrift hat die Beklagte die zweiwöchige Frist des § 339 Abs. 1 ZPO gewahrt. Die Zustellung des Urteils ist am 06.05.2016 erfolgt. Die Zustellung gegen Empfangsbekenntnis ist dann als bewirkt anzusehen, wenn der Rechtsanwalt das ihm zugestellte Schriftstück mit dem Willen entgegengenommen hat, es als zugestellt gegen sich gelten zu lassen, und dies auch durch Unterzeichnung des Empfangsbekenntnisses beurkundet. Zustellungsdatum ist also der Tag, an dem der Rechtsanwalt als Zustellungsadressat vom Zugang des übermittelten Schriftstücks Kenntnis erlangt und es empfangsbereit entgegengenommen hat (BGH, Beschluss vom 19.04.2012 – IX ZB 303/11). Danach kommt es nicht darauf an, dass die Geschäftsstelle des Gerichts das Urteil bereits am 03.05.2016 per Fax an die Beklagtenvertreter übermittelt hat. Für das Zustelldatum allein maßgeblich ist, dass die Beklagtenvertreter am 06.05.2016 durch Unterschrift auf dem Empfangsbekenntnis dokumentiert haben, das Urteil als empfangsbereit entgegenzunehmen.

3.
Der Einspruch hat in der Sache keinen Erfolg.

a)
Soweit die Beklagte durch das Teilversäumnisurteil verurteilt worden ist, ist die zulässige Klage begründet.

aa)
Die Klage ist durch die Klägerin in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts erhoben worden, die für die geltend gemachten Ansprüche auch aktivlegitmiert ist.

(1)
Die gebotene Auslegung ergibt, dass die Klage durch die Klägerin in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts – und nicht durch ihre Gesellschafter als Kläger – erhoben worden ist.

Als Teil einer Prozesshandlung ist eine Parteibezeichnung grundsätzlich auslegungsfähig. Dabei ist maßgebend, wie die Bezeichnung bei objektiver Deutung aus der Sicht der Empfänger (Gericht und Gegenpartei) zu verstehen ist. Es kommt darauf an, welcher Sinn der von der klagenden Partei in der Klageschrift gewählten Bezeichnung bei objektiver Würdigung des Erklärungsinhalts beizulegen ist (BGH, Urteil vom 14.12.2012 – V ZR 102/12; Urteil vom 27.11.2007 – X ZR 144/06). Bei der Auslegung der Parteibezeichnung sind nicht nur die im Rubrum der Klageschrift enthaltenen Angaben, sondern auch der gesamte Inhalt der Klageschrift einschließlich etwaiger beigefügter Anlagen zu berücksichtigen. Dabei gilt der Grundsatz, dass die Klageeerhebung gegen die in Wahrheit gemeinte Partei nicht an deren fehlerhafter Bezeichnung scheitern darf, wenn diese Mängel in Anbetracht der jeweiligen Umstände letztlich keine vernünftigen Zweifel an dem wirklich Gewollten aufkommen lassen (BGH, Urteil vom 27.11.2007 – X ZR 144/06).

Unbeschadet der Tatsache, dass in der Klageschrift durchgehend von „den Klägern“ die Rede ist, ist aus der danach maßgeblichen objektiven Empfängersicht die Gesellschaft bürgerlichen Rechts Partei auf Klägerseite geworden. Deutlich wird dies insbesondere durch die Benennung von Herrn A als Vertreter der unter eigener Anschrift bezeichneten „Patentanwälte A und D“. Auch die Honorarrechnungen und weiteren Schreiben, auf die in der Klageschrift Bezug genommen wird, sind erkennbar unter dem Briefkopf einer Gesellschaft und nicht mehrerer Patentanwälte als natürlichen Personen erstellt worden. Schließlich wird in dem Rubrum neben Herrn A keine weitere natürliche Person mit Vornamen und Anschrift erwähnt, so dass es sich bei der Bezeichnung „die Kläger“ aus Sicht des objektiven Empfängers um ein Versehen handelt.

(2)
Die Klägerin ist für die Klage aktivlegitimiert. Sie ist als Gesellschaft bürgerlichen Rechts Gläubigerin der mit der Klage geltend gemachten Honoraransprüche (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 06.03.2013 – I-24 U 204/12). Zwar hat die Klägervertreterin in der Sitzung vom 12.04.2016 mitgeteilt, dass die Gesellschaft inzwischen aufgelöst worden ist. Gemäß § 730 Abs. 2 BGB gilt sie für die Beendigung der schwebenden Geschäfte jedoch als fortbestehend.

bb)
Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Vergütungsanspruch in Höhe von € 2.176,13 aus dem ehemaligen Mandatsverhältnis zu, §§ 675, 611 BGB.

(1)
Aus der Rechnung vom 27.05.2011 (Rechnungs-Nr. XXX) steht der Klägerin für die Durchsicht und Weiterleitung des Amtsbescheids am selben Tag der ihr zugesprochene Vergütungsanspruch in Höhe von € 107,98 zu.

(a)
Am 27.05.2011 bestand ein Mandatsverhältnis zwischen den Parteien, das die Durchsicht und Weiterleitung des Amtsbescheids umfasste. Zwar war das Mandatsverhältnis im Jahr 2010 durch Mandatsniederlegung seitens der Klägerin beendet worden (vgl. Anlage ZK II). In der Folgezeit ist das Mandat jedoch von den Parteien einvernehmlich wieder aufgenommen worden, nunmehr auf Seiten der Klägerin nicht mehr handelnd durch die Patentanwältin Frau Dr. E in F, sondern durch den Patentanwalt Herrn A in G. Dass zwischen den Parteien grundsätzlich Einigkeit darüber bestand, dass die Klägerin weiterhin in der Angelegenheit „B“ für die Beklagte tätig werden sollte, wird von der Beklagten auch nicht in Abrede gestellt. Soweit sie sich darauf beruft, es sei kein Mandat mehr erteilt worden, sondern die Klägerin habe nur noch nach Anweisung im Einzelfall tätig werden sollen, steht dieses Vorbringen im Widerspruch zu dem Akteninhalt. Die von der Beklagten als Anlagen ZB 5 und ZB 6 zur Akte gereichten Anschreiben belegen, dass die Klägerin sowohl die deutsche als auch die europäische Patentanmeldung hinsichtlich der Fälligkeit der Jahresgebühren überwachte, was nur im Rahmen eines Mandatsverhältnisses von der Klägerin zu leisten war. Dass sie sich vor dem Fälligkeitstermin der Einzahlung jeweils schriftlich an die Beklagte wandte, lässt keinen anderen Schluss zu. Gegenstand der Schreiben war die auch im Rahmen eines Mandatsverhältnisses gebotene Frage nach dem Mandantenwunsch, nämlich ob die Jahresgebühren eingezahlt werden sollen, sowie die Bitte an die Beklagte, den entsprechenden Betrag vorab an die Klägerin zu überweisen. Auch die E-Mail der Beklagten an Herrn A vom 16.11.2011 zeigt, dass diese von dem Bestehen eines Mandatsverhältnisses ausging. Darin erklärt sie, sie habe ihn, Herrn A, bereits in Telefonaten im Juni/Juli 2011 instruiert, sämtliche Tätigkeiten in Sachen aller ihrer Patentschutzrechte einzustellen, ausgenommen die Überwachung von Fristen. Unabhängig davon, dass es einer solchen Mitteilung nicht bedurft hätte, wenn die Beklagte nicht selbst von dem Bestehen eines Mandatsverhältnisses ausgegangen wäre, belegt die Einschränkung hinsichtlich der Überwachung von Fristen das Bestehen eines Mandatsverhältnisses. Auch dabei handelt es sich um eine von dem Patentanwalt im Rahmen eines die Betreuung der behördlichen Verfahren umfassenden Mandatsverhältnisses zu leistende Aufgabe. Dass die Beklagte in ihrer Vernehmung als Partei ihrem diesbezüglichen Vortrag widersprechende Angaben gemacht hat (dazu noch sogleich), vermag an dem Inhalt der vorgelegten E-Mail nichts zu ändern.

(b)
Soweit sich die Beklagte zu dem Anfall und der Erforderlichkeit der Tätigkeiten der Klägerin gemäß § 138 Abs. 4 ZPO mit Nichtwissen erklärt, ist dies unzulässig und das entsprechende Bestreiten daher unbeachtlich.

Im Hinblick auf den tatsächlichen Anfall der abgerechneten Arbeiten – Durchsicht und Weiterleitung des Amtsbescheids – liegen die Voraussetzungen des § 138 Abs. 4 ZPO nicht vor, da sie Gegenstand der eigenen Wahrnehmung der Beklagten sind. Die Beklagte hat den Amtsbescheid des EPA unstreitig von der Klägerin erhalten. Dem Anschreiben der Klägerin vom 27.05.2011 lässt sich anhand der Fristmitteilung zudem entnehmen, dass diese den Amtsbescheid durchgesehen hat, womit die Beklagte die von der Klägerin durchgeführten und abgerechneten Tätigkeiten insgesamt wahrnehmen konnte.

Zu der Erforderlichkeit der abgerechneten Arbeiten kann sich die Beklagte bereits deshalb nicht mit Nichtwissen erklären, da es sich nicht um eine Tatsache, sondern um einen Rechtsbegriff handelt.

(c)
Die Klägerin kann im Rahmen des Vergütungsanspruchs auch die ihr zugesprochene Umsatzsteuer verlangen. Soweit die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 10.06.2016 im Zusammenhang mit den ihr entstandenen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten erstmals vorträgt, sie sei vorsteuerabzugsberechtigt, so lässt sich jedenfalls nicht feststellen, dass dies im Rahmen der Honorarabrechnungen der Klägerin bereits zutraf. Zum einen hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vom 23.08.2016 erklärt, sie habe die Patentanmeldungen als Privatperson verfolgt. Zum anderen hat die Klägerin auch bei allen vorangegangen Honorarrechnungen in der Angelegenheit „B“ die Umsatzsteuer ausgewiesen, ohne dass dies jemals von der Beklagten beanstandet worden wäre.

(2)
Aus der Rechnung vom 14.07.2011 (Rechnungs-Nr.: XXX) steht der Klägerin der ihr zugesprochene Vergütungsanspruch in Höhe von € 1.418,48 für die am selben Tag erfolgte Prüfung der Rechtslage sowie die Ausarbeitung einer Erwiderung auf den Amtsbescheid des EPA zu.

(a)
Zwischen den Parteien bestand am 14.07.2011 ein Mandatsverhältnis, das die Bearbeitung der behördlichen Patentanmeldungen umfasste. Der Beklagten ist der ihr obliegende Beweis, dass sie das Mandatsverhältnis zuvor beendet hatte, nicht gelungen.

Es steht nach der Beweisaufnahme nicht zur Überzeugung der Kammer fest, dass die Beklagte in dem zwischen ihr und Herrn A am 01.07.2011 geführten Telefonat erklärt hat, die Klägerin möge die weitere Tätigkeit in der Angelegenheit „B“ – gegebenenfalls mit Ausnahme der Überwachung von Fristen – einstellen.

Die Vernehmung der Beklagten als Partei hat nicht zur Überzeugung der Kammer ergeben, dass sie diese Erklärung tatsächlich abgegeben hat. Zwar hat die Beklagte eingangs erklärt, für sie sei bei dem Telefonat klar gewesen, dass die weitere Verfolgung der Patentanmeldung aufgrund der neuheitsschädlichen „H“-Technologie nicht mehr lohnend sei und dass die Angelegenheit für sie beendet gewesen sei. Nach ihrer weiteren Vernehmung steht aber jedenfalls nicht fest, dass sie Entsprechendes auch gegenüber Herrn A zum Ausdruck gebracht hat. Denn die Beklagte hat weiter erklärt, sie habe ein „großes Kündigungsszenario“ nicht für erforderlich gehalten, da aus ihrer Sicht das Mandat ohnehin bereits seit April 2010 beendet gewesen sei. Als Geschäftsführerin eines IT-Unternehmens schließe und kündige sie Verträge zwar schriftlich. Das sei im Verhältnis zur Klägerin indes gar nicht erforderlich gewesen, da ein Mandat schließlich gar nicht mehr bestanden habe. Zudem spricht gegen eine Beendigung des Mandats in dem Telefonat am 01.07.2011, dass nach den Erklärungen der Beklagten sowohl sie selbst als auch ihr damaliger Mitgesellschafter Herr I, der ebenfalls ein wirtschaftliches Interesse an dem Patent hatte, auch über den Juli hinaus daran interessiert waren, zu hören, welche Vorschläge Herr A in Bezug auf die weitere Abgrenzung zum Stand der Technik hatte. Bestätigt wird dies unter anderem durch die E-Mail der Beklagten vom 03.11.2011, in der sie erklärt, sie habe Herrn A gebeten, mit ihr in Kontakt zu treten, damit sie entscheiden könne, ob es sich für sie lohne, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Auch ihre weitere Aussage, sie habe sich Herrn I gegenüber ein Stück weit berichtspflichtig gefühlt, erklärt plausibel, dass Herr A bis zum Treffen im November noch in der Sache tätig war. Hierfür wäre indes kein Grund ersichtlich, wenn das Mandatsverhältnis in dem Telefonat am 01.07.2011 bereits gekündigt gewesen wäre. Die weitere Aussage der Beklagten, sie halte schließlich niemanden von seinen Akquisebemühungen ab, vermag das weitere Tätigwerden von Herrn A jedenfalls nicht zu erklären. Es kann aus Sicht der Beklagten, mag sie auch – wie sie mehrfach betont hat – in Patentangelegenheiten unbedarft gewesen sein, keine Akquisetätigkeit gewesen sein, wenn Herr A Bescheide erstellte, Fristen überwachte und Vorschläge zum Stand der Technik entwickelte. Schließlich handelte es sich dabei um eben diejenigen Tätigkeiten, die das ihm zuvor erteilte Mandat umfassten. Unklar geblieben ist der Inhalt des Telefonats auch im Hinblick auf die Frage der weiteren Fristenüberwachung. Während die Beklagte – wie bereits erwähnt – schriftsätzlich vorgetragen und in ihrer E-Mail vom 16.11.2011 erklärt hatte, die Kündigung im Juli 2011 sei mit Ausnahme der Überwachung von Fristen erfolgt, hat sie dies in ihrer Vernehmung nicht bestätigt. Sie hat vielmehr bekundet, sie wisse nicht, was weiter hätte überwacht werden sollen und kenne sich mit Fristen und dergleichen überhaupt nicht aus. Zwar ist eine Partei nicht gehindert, ihr Vorbringen im Laufe des Rechtsstreits zu ändern, insbesondere zu präzisieren, zu ergänzen oder auch zu berichtigen. Geht man indes davon aus, dass die Beklagte in ihrer persönlichen Vernehmung ihr Vorbringen an dieser Stelle berichtigt hat, lässt sich der Inhalt der genannten E-Mail nicht damit in Einklang bringen. Geht man dagegen davon aus, dass die Beklagte im Jahr 2011 tatsächlich die weitere Überwachung von Fristen gewünscht hat, bleiben Zweifel an der Erinnerung der Beklagten im Übrigen. Denn es handelt sich bei dieser Einschränkung um einen Punkt, der für den Inhalt des Telefonats – wenn es sich so zugetragen haben sollte, wie von der Beklagten schriftsätzlich vorgetragen – durchaus wesentlich war. Dass die Beklagte an diesen wesentlichen Punkt überhaupt keine Erinnerung mehr hatte, lässt es wiederum als zweifelhaft erscheinen, dass ihre Erinnerung im Übrigen korrekt war.

Die Vernehmung des Herrn A als Partei war insoweit unergiebig. Dieser hatte keine konkrete Erinnerung mehr an das Telefonat mit der Beklagten am 01.07.2011. Soweit er meinte, sich an ein Gespräch zu erinnern, in dem die Beklagte ihn instruiert habe, ein Gutachten über die weiteren Erfolgsaussichten der Patentanmeldung zu erstellen, steht schon nicht fest, dass dieses Gespräch bereits im Juli und nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt geführt wurde. Selbst wenn man jedoch davon ausgeht, dass die Erinnerungen von Herrn A das Telefonat am 01.07.2011 betrafen und seine Aussage daher als ergiebig ansieht, stützen seine Erklärungen jedenfalls nicht die Behauptung der Beklagten. Denn nach der Erklärung des Herrn A habe die Beklagte das Mandat nicht beendet, auch nicht mit der Einschränkung weiterer Fristenüberwachung, sondern habe eine Begutachtung zu der weiteren Erfolgsaussicht gewünscht.

(b)
Einer ausdrücklichen Vereinbarung darüber, dass die Tätigkeit der Klägerin zu vergüten ist, bedurfte es nicht. Auch die Abrechnung nach Bearbeitungshonorar setzt eine entsprechende vorherige Einigung über diese Abrechnungsmodalität nicht voraus. Insoweit wird auf die Seiten 7 f. und 10 des Teilversäumnis- und Schlussurteils der Kammer vom 03.05.2016 (Seite 7 f.) Bezug genommen.

(c)
Der von der Klägerin abgerechnete Aufwand von 3,85 Stunden, der in das Bearbeitungshonorar eingeflossen ist, ist nicht zu beanstanden. Es steht zur Überzeugung der Kammer fest, dass Herr A mindestens diesen Zeitraum benötigt hat, um die als Anlage zum Protokoll gereichte Erwiderung auf den Amtsbescheid des EPA auszuarbeiten. Zwar konnte der zu dieser Frage zunächst persönlich angehörte und sodann als Partei vernommene Herr A keine Angaben dazu machen, wie lange er für die Erstellung der Erwiderung benötigt hat. Er hat lediglich mitteilen können, dass er üblicherweise die Zeit nur überschlägig erfasse, dabei aber zugunsten des Mandanten abrunde. Zudem erklärte er, dass die Bearbeitung eines solchen Bescheides, wenn nicht nur formale Punkte abzuhandeln, sondern auch eine inhaltliche Beschäftigung mit den im Bescheid erwähnten Entgegenhaltungen erforderlich sei, üblicherweise mindestens vier bis sechs Stunden in Anspruch nehme. Allerdings kann die Kammer, nachdem der von Herrn A erstellte Schriftsatz im Laufe der Beweisaufnahme als Anlage zum Protokoll gereicht wurde, nunmehr aus eigener Sachkunde feststellen, dass die Erwiderung mindestens den von der Klägerin abgerechneten Zeitraum in Anspruch genommen hat. Der von Herrn A erstellte Entwurf der Erwiderung umfasst acht Seiten nebst Anlagen. Er enthält einen geänderten Satz Patentansprüche sowie eine Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche. Mit der Änderung der Ansprüche grenzt Herr A die Patentansprüche von den Entgegenhaltungen D1, D2, D3 und D4 ab, was eine vorherige Auseinandersetzung mit diesen Entgegenhaltungen erfordert hat. Die Erwiderung enthält auch eine Erläuterung der geänderten Ansprüche im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit, für die ebenfalls Bearbeitungszeit aufgewendet werden musste. Als Anlagen wurden dem Entwurf jeweils gesondert die geänderten Ansprüche (drei Seiten), die angepasste Beschreibung (fünf Seiten) unter Hervorhebung der Änderungen bzw. Streichungen sowie eine geänderte Reinschrift der Patentschrift (acht Seiten) beigefügt. Zwar hat die Erstellung der Anlagen nach Fertigstellung des Entwurfs eine weitere inhaltliche Befassung nicht erfordert, ein weiterer zeitlicher Aufwand ist damit dennoch verbunden gewesen.

(d)
Der abgerechnete Betrag von € 1.418,48 ist auch fällig. Der Fälligkeit steht nicht entgegen, dass der Zeitaufwand sowie der in Ansatz gebrachte Stundensatz aus der Rechnung vom 14.07.2011 nicht hervorgehen. Die PatAnwGebO sieht anders als der für die Abrechnung von Rechtsanwälten geltende § 10 Abs. 2 RVG einen bestimmten Inhalt der Vergütungsberechnung nicht vor und es besteht auch kein Anlass dafür, diese Vorschriften auf die Abrechnung von Patentanwälten entsprechend anzuwenden (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 09.08.2001 – 2 U 231/99; LG Düsseldorf, Urteil vom 09.01.2006 – 4b O 519/05). Hinzu kommt, dass die Klägerin auch in ihren früheren Rechnungen das Bearbeitungshonorar nicht näher aufgeschlüsselt hat (vgl. Rechnungs-Nr. XXX vom 07.05.2007, Rechnungs-Nr. XXX vom 06.05.2008; Rechnungs-Nr. XXX vom 12.12.2008, Rechnungs-Nr. XXX vom 18.01.2010). Die Beklagte hat dieser Rechnungsgestaltung nie widersprochen und damit konkludent zum Ausdruck gebracht, sie sähe die äußere Form der Rechnungen als ausreichend an (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 09.08.2001 – 2 U 231/99).

(3)
Aus der Rechnung vom 27.07.2011 (Rechnungs-Nr. XXX) steht der Klägerin der ihr zugesprochene Honoraranspruch in Höhe von € 107,98 zu. Insoweit wird auf das Teilversäumnis- und Schlussurteil der Kammer vom 03.05.2016 Bezug genommen. Die Erklärung mit Nichtwissen ist der Beklagten insoweit verwehrt, da ihr der Prüfungsbescheid mit Schreiben der Klägerin vom 27.07.2011 übersandt wurde. Da in dem Anschreiben auch die Fristnotierung zur Beantwortung des Amtsbescheids genannt wird, konnte die Beklagte erkennen, dass die Klägerin diesen auch durchgesehen hat. Diese Umstände waren insoweit Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung.

(4)
Der der Klägerin aus der Rechnung vom 14.11.2011 (Rechnungs-Nr. XXX) zugesprochene Betrag in Höhe von € 107,98 steht der Klägerin für die erste Durchsicht und Weiterleitung des Prüfungsbescheids hinsichtlich der US-amerikanischen Patentanmeldung vom 08.11.2011 ebenfalls zu. Die Erklärung der Beklagten mit Nichtwissen ist unbeachtlich, da die abgerechneten Tätigkeiten Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung waren. Mit E-Mail vom 14.11.2011 wurde der Beklagten der Prüfungsbescheid unter Benennung der Erwiderungsfrist übersandt.

(5)
Der ihr aus der Rechnung vom 23.11.2011 (Rechnungs-Nr. XXX) zugesprochene Betrag in Höhe von € 64,81 für die Beantragung einer Fristverlängerung, Fristnotierung und -überwachung hinsichtlich der europäischen Patentanmeldung steht der Klägerin ebenfalls zu. Auch insoweit konnte sich die Beklagte nicht wirksam mit Nichtwissen zu der tatsächlichen Durchführung der Arbeiten durch die Klägerin erklären. Sowohl die ursprüngliche Frist als auch die erfolgte Verlängerung waren Gegenstand der eigenen Wahrnehmung der Beklagten. So war sie angesichts des Begleitschreibens zu der Übersendung des Amtsbescheids des EPA vom 27.05.2011, jedenfalls aber durch das Begleitschreiben vom 14.07.2011, die sie auch erhalten hat, über die ursprünglich bis zum 19.09.2011 laufende Frist informiert. Entsprechendes trägt sie auch selbst in ihrem Schriftsatz vom 16.11.2015 vor (Bl. 72 d. A.). Ausweislich der E-Mail der Mitarbeiterin der Beklagten Frau J vom 16.11.2011 war die Beklagte auch über die sodann am 28.11.2011 ablaufende Erwiderungsfrist informiert, womit sie notwendigerweise auch Kenntnis von der auf Antrag der Klägerin erfolgten Fristverlängerung hatte.

(6)
Schließlich steht der Klägerin der mit Rechnung vom 09.03.2012 (Rechnungs-Nr.: XXX) abgerechnete Betrag in Höhe von € 368,90 für die einstündige Besprechung in den Räumlichkeiten der Beklagten am 08.11.2011 zu.

Da ein Beratungsgespräch zwischen Patentanwalt und Mandant zu den Dienstleistungen gehört, für die den Umständen nach eine Vergütung zu erwarten ist (§ 612 Abs. 1 BGB), obliegt der Beweis der Tatsachen, aus denen sich ausnahmsweise etwas anderes ergibt, der Beklagten. Die Beklagte hat den Beweis für ihre Behauptung, es habe sich um ein reines Akquisegespräch auf Wunsch von Herrn A gehandelt, dessen Inhalt es gewesen sei, sie von der Fortführung des Mandatsverhältnisses und der nachträglichen Genehmigung der bereits angefertigten Bescheidserwiderung zu überzeugen, nicht erbracht. Dass diese Behauptung zutrifft, steht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zur Überzeugung der Kammer fest.

Die Beklagte hat in ihrer Parteivernehmung den Ablauf des Gesprächs am 08.11.2011 selbst in einer Weise geschildert, die es als nach § 612 Abs. 1 BGB vergütungspflichtig erscheinen lassen. So hat sie erklärt, ihr Mitgesellschafter Herr I und sie hätten Herrn A eine Chance geben wollen, zu erklären, welche Vorschläge er im Hinblick auf eine weitere Abgrenzung vom Stand der Technik habe. Die Verknüpfung der neuen Technologie mit einer „alten“, namentlich die Verknüpfung mit einem Zentralrechner, habe sie zwar uninteressant gefunden. Es sei aber schließlich möglich gewesen, dass Herr A noch das „Kaninchen aus dem Hut zaubert“. Nach ihrer eigenen Bekundung hat Herr A bei dem Gespräch daher im Einvernehmen mit der Beklagten eine mögliche weitere Abgrenzung zum Stand der Technik erörtert. Von einem nicht vergütungspflichtigen reinen Akquisegespräch kann damit keine Rede sein.

Der ebenfalls als Partei vernommene Herr A äußerte sich diesbezüglich in ähnlicher Weise. Er räumte ein, dass die Beklagte vor dem Termin den Wunsch geäußert habe, die Patentanmeldung fallen zu lassen und dass er es gewesen sei, der eine weitere Erörterung für sinnvoll gehalten und dies der Beklagten vorgeschlagen habe. Die Beklagte sei aber – dies kam in der Vernehmung ebenfalls zum Ausdruck – damit durchaus einverstanden gewesen. Erörtert worden seien dann insbesondere die Konsequenzen des Einreichens bzw. Nichteinreichens der Bescheidserwiderung und Ergebnis des Gesprächs sei es gewesen, dass das Patent nicht weiter verfolgt werde. Dabei handelt es sich um eine Beratung des Patentanwalts, für die nach den Umständen eine Vergütung zu erwarten ist. Allein aufgrund der Tatsache, dass der Patentanwalt eine weitere Erörterung vorschlägt, kann der Mandant nicht davon ausgehen, dass diese Erörterung kostenlos sein würde.

Die Kammer hat keinen Anlass zu der Annahme, dass sich entgegen der Erklärungen der Beklagten und des Herrn A das Beratungsgespräch tatsächlich so zugetragen hat wie von der Beklagten schriftsätzlich vorgetragen.

(7)
Im Übrigen wird hinsichtlich der Begründetheit der aus den einzelnen Rechnungen der Klägerin zugesprochenen Beträge auf das Teilversäumnis- und Schlussurteil der Kammer vom 03.05.2016 Bezug genommen.

cc)
Hinsichtlich des Zinsanspruchs wird auf Seite 12 des Teilversäumnis- und Schlussurteils der Kammer vom 03.05.2016 Bezug genommen.

dd)
Der Vergütungsanspruch der Klägerin ist nicht infolge der hilfsweise erklärten Aufrechnung der Beklagten erloschen, § 398 BGB.

Der Beklagten steht eine eigene Forderung gegen die Klägerin nicht zu. Die Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 BGB i. V. m. §§ 675, 611 BGB oder etwaiger anderer Anspruchsgrundlagen sind nicht erfüllt. Dass die Klägerin eine ihr nach dem Mandatsvertrag gegenüber der Beklagten obliegende Pflicht verletzt hat, ist auf der Grundlage des Vortrags der Beklagten nicht feststellbar.

(1)
Die aufgrund des Mandatsvertrags durch den anwaltlichen Vertreter geschuldete Beratung soll die eigenverantwortliche sachgerechte Entscheidung des Mandaten über Art, Inhalt und Umfang der Verfolgung seiner Rechte und Interessen in der Angelegenheit ermöglichen, in der er den anwaltlichen Vertreter mit der Wahrnehmung seiner Belange betraut hat. Der Mandant – und nicht sein anwaltlicher Vertreter – soll aufgrund der Beratung entscheiden und entscheiden können, ob er sein Recht geltend machen, ob und mit welchem Inhalt er rechtsgeschäftliche Erklärungen abgeben oder Verträge eingehen will. Das entspricht für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt der gefestigten Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH, Urteil vom 04.06.1996 – IX ZR 51/95; Urteil vom 20.10.1994 – IX ZR 116/93; Urteil vom 06.02.1992 – IX ZR 95/91); für die Vertretung durch einen Patentanwalt gilt insoweit nichts anderes (BGH, GRUR 2000, 396 – Vergleichsempfehlung). Im Rahmen des ihm erteilten Auftrags treffen den Patentanwalt grundsätzlich die gleichen Aufklärungs- und Beratungspflichten, wie sie für den Rechtsanwalt gelten. Der Patentanwalt übernimmt im Rahmen des Mandats gegenüber dem Mandanten die gleichen Funktionen wie ein Rechtsanwalt; er wird von dem Auftraggeber wie dieser und mit dem gleichen Ziel mit der Wahrung seiner Interessen betraut. Angesichts dieser Zielsetzung seiner Tätigkeit ist der um Rat gebetene anwaltliche Vertreter seinem Auftraggeber zur umfassenden und erschöpfenden Belehrung verpflichtet, sofern dieser nicht eindeutig zu erkennen gibt, dass er des Rates nur in einer bestimmten Richtung bedarf. Der Anwalt muss den ihm vorgetragenen Sachverhalt daraufhin prüfen, ob er geeignet ist, den vom Auftraggeber erstrebten Erfolg herbeizuführen. Er hat dem Mandanten diejenigen Schritte anzuraten, die zu dem erstrebten Ziel führen können, und Nachteile für den Auftraggeber zu verhindern, soweit solche voraussehbar und vermeidbar sind. Dazu hat er dem Auftraggeber den sichersten Weg vorzuschlagen und ihn über mögliche Risiken aufzuklären, damit der Mandant eine sachgerechte Entscheidung treffen kann; Zweifel und Bedenken, zu denen die Sachlage Anlass gibt, muss der Anwalt darlegen und mit seinem Mandanten erörtern (BGH, GRUR 2000, 396, Vergleichsempfehlung, m. w. N.). Der konkrete Umfang der Beratungspflichten richtet sich dabei nach dem erteilten Mandat und den Umständen des Einzelfalls (BGH, Urteil vom 04.06.1999 – IX ZR 51/95; Steinacker, GRUR 2011, 1011 (1012)). Die Darlegungs- und Beweislast für die Verletzung von Pflichten aus dem patentanwaltlichen Mandatsverhältnis trifft dabei nach allgemeinen Grundsätzen den Mandanten, hier die Beklagte (vgl. LG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.2008 – 4a O 140/08; Zigann, in: Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 1. Auflage 2012, § 11 Rn. 572; Zugehör, DStR 2010, 2595 (2596)).

(2)
Daran gemessen liegt eine Pflichtverletzung der Klägerin nicht vor.

(a)
Die Klägerin hat im Zusammenhang mit dem erst am 09.04.2008 gestellten Prüfungsantrag beim DPMA keine ihr aus dem Mandatsvertrag obliegende Pflicht verletzt.

Sie war zunächst nicht verpflichtet, den Prüfungsantrag unmittelbar bei Patentanmeldung zu stellen, da es insoweit an einem Auftrag der Beklagten fehlte. Dies ergibt sich aus der schriftlichen Auftragserteilung der Beklagten vom 03.04.2007, in der das Feld „mit dem Stellen eines Prüfungsantrags“ nicht angekreuzt ist. Soweit die Beklagte zunächst vorgetragen hat, es sei mündlich abgesprochen worden, dass direkt mit der Patentanmeldung beim DPMA auch Prüfungsantrag gestellt werde, hält sie ihren diesbezüglichen Vortrag nicht mehr aufrecht. An späterer Stelle trägt sie vielmehr ausdrücklich vor, Frau Dr. E habe ihr von dem Stellen eines Prüfungsantrages abgeraten.

Es lässt sich ferner nicht feststellen, dass die Beratung der Klägerin in diesem Zusammenhang fehlerhaft war. Die für einen Beratungsfehler darlegungsbelastete Beklagte trägt nicht vor, dass und aus welchem Grund der ihr erteilte Rat, einen Prüfungsantrag nicht zeitgleich mit der Patentanmeldung zu stellen, unrichtig gewesen sein soll. Zwar hat der Anmelder eines Patents bei einem sogleich gestellten Prüfungsantrag die Möglichkeit, innerhalb der Prioritätsfrist der Anmeldung einen Prüfungsbescheid zu erhalten und diesen bei seinem weiteren Vorgehen zu berücksichtigen. Daraus folgt jedoch nicht, dass die Empfehlung eines sofortigen Stellens des Prüfungsantrags die einzige rechtsfehlerfreie Beratung des Patentanwalts sein kann, so dass entsprechender Vortrag der Beklagten entbehrlich wäre. Es sind vielmehr auch Gründe denkbar, aus denen zunächst von einem Prüfungsantrag ebenso wie von einem Rechercheantrag (Ermittlung des Standes der Technik ohne Prüfung) abgesehen werden kann. Beispielsweise kann es Fälle geben, in denen der Anmelder zunächst abwarten möchte, wie sich die erfindungsgemäße Technik bei ihm weiterentwickelt und für welche Zwecke er das Patent benötigt, bevor er über das weitere Vorgehen entscheidet.

Im Übrigen lässt sich ein durch eine Pflichtverletzung der Klägerin – eine solche unterstellt – eingetretener kausaler Schaden nicht feststellen. Es ist nicht erkennbar, dass die Beklagte im Fall eines negativen Prüfungsergebnisses innerhalb der Prioritätsfrist der deutschen Anmeldung von einer europäischen oder einer PCT-Patentanmeldung abgesehen hätte.

(b)
Eine Pflichtverletzung der Klägerin liegt auch nicht darin, dass sie keine eigene Recherche nach entgegenstehendem Stand der Technik durchgeführt hat. Eine grundsätzliche Pflicht des Patentanwalts, von sich aus den Stand der Technik zu ermitteln, der der Patentfähigkeit entgegenstehen könnte, besteht nicht (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.12.1967 – 10 W 133/67, GRUR 1969, 104; Steinacker, GRUR 2011, 1011 (1013)). Ebenso wenig ist der Patentanwalt gehalten, dem Auftraggeber grundsätzlich die Durchführung einer privaten Recherche vor Erarbeitung und Einreichung einer Patentanmeldung zu empfehlen. Er kann vielmehr im Regelfall auf den Erfahrungssatz, wonach ein Prüfungsantrag die kostengünstigere Lösung ist, zurückgreifen (vgl. Steinacker, GRUR 2011, 1011 (1013)). Vor diesem Hintergrund war die Klägerin weder unmittelbar nach Auftragserteilung noch zu einem späteren Zeitpunkt gehalten, von sich aus eine Recherche nach dem Stand der Technik durchzuführen oder der Beklagten ausdrücklich zur Beauftragung einer solchen Recherche zu raten.

(c)
Eine Pflichtverletzung der Klägerin lässt sich auch nicht im Hinblick auf den Artikel der Zeitung „C“ vom 09.11.2007 feststellen, in dem es um die Einführung des QR-Codes ging und in den auch bereits ein QR-Code eingebunden war. Es ist weder dargelegt noch sonst erkennbar, dass die diesbezüglich von Frau Dr. E abgegebenen Stellungnahmen in der E-Mail vom 13.06.2008 und in dem Schreiben vom 18.01.2010 unzutreffend waren. Nicht zu beanstanden ist insbesondere, wenn sie darauf verweist, dass die Nutzung erst nach dem Prioritätstag der Beklagten erfolgt ist. Zugleich verweist Frau Dr. E jeweils darauf, dass sie keine umfassende Recherche vorgenommen hat und nicht auszuschließen ist, dass es neuheitsschädlichen Stand der Technik gibt. Soweit Frau Dr. E in dem Schreiben vom 18.01.2010 die Unterschiede zwischen dem von der „C“ genutzten QR-Code und der Patentanmeldung der Beklagten darlegt, ist auch insoweit nicht vorgetragen, dass diese Einschätzung rechtsfehlerhaft erfolgt ist.

(d)
Die Klägerin hat ihre Pflichten aus dem Mandatsverhältnis ferner nicht dadurch verletzt, dass sie der Beklagten nicht von der weiteren Verfolgung der Patentanmeldungen abgeraten hat. Dies gilt auch noch nach dem Eingang des Amtsbescheids des EPA vom 18.05.2011, in der die QR-Technologie „H“ (Entgegenhaltung D4) als neuheitsschädlich bezeichnet wurde.

Eine grundsätzliche Pflicht des Patentanwalts, seinem Mandanten nach Eingang negativer Prüfungsbescheide von der Weiterverfolgung erfolgversprechender Patentanmeldungen abzuraten, besteht nicht. Seine Aufgabe ist es in diesem Fall vielmehr, mit dem Mandanten die Argumente zu erörtern, die geeignet sind, den Kern der Erfindung klarer herauszustellen und in einer Weise gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen, dass Neuheit und Erfindungshöhe nicht mehr bezweifelt werden (Steinacker, GRUR 2011, 1011 (1013)). Schließlich ist es durchaus üblich, wie auch die Klägerin unwidersprochen vorgetragen hat, die Patentansprüche zunächst unter Inkaufnahme negativer Prüfungsbescheide weit zu fassen und erst anschließend gerade so weit einzugrenzen, wie es nach dem Ergebnis der Prüfung für eine Abgrenzung zum Stand der Technik notwendig ist. Soweit die Beklagte geltend macht, dass eine weitere Abgrenzung im Hinblick auf die „H“-Technologie aus ihrer Sicht wirtschaftlich nicht sinnvoll gewesen ist, lässt sich ihrem Vortrag nicht entnehmen, dass sie Herrn A dies auch mitgeteilt hat. Überdies hat die Beklagte – wie bereits erörtert – in ihrer Vernehmung als Partei bekundet, dass Herr A auch noch nach Kenntnis von der „H“-Technologie im Einvernehmen mit ihr, der Beklagten, sowie ihrem Mitgesellschafter Herrn I einen Vorschlag entwickelt hat, um sich weiter von dem Stand der Technik abzugrenzen. Es lässt sich auch nicht feststellen, dass die von Herrn A vorgeschlagene weitere Abgrenzung, die Einbindung eines Zentralrechners, für ihn erkennbar den Interessen der Beklagten widersprach. Auch insoweit lässt sich dem Vortrag der Beklagten nämlich nicht entnehmen, dass die Beklagte Herrn A bereits vor dessen Entwurf zur Bescheidserwiderung mitgeteilt hat, dass sie die Einbindung eines Zentralrechners auf keinen Fall für zeitgemäß hält und diese Art der Abgrenzung zum Stand der Technik für sie daher nicht in Betracht kommt.

(e)
Soweit sich die Beklagte schließlich auf eine mangelnde Aufklärung darüber beruft, dass die Patentanmeldung in dem Bericht der Internationalen Recherchenbehörde des EPA betreffend die PCT-Anmeldung weder als neu noch als erfinderisch angesehen wird, so ist eine Pflichtverletzung schon nicht ersichtlich und es fehlt jedenfalls an einem kausalen Schaden der Beklagten. Denn Frau Dr. E hat mit Schreiben vom 11.12.2008 zu dem Amtsbescheid Stellung genommen und dargelegt, warum sie den Gegenstand der Patentanmeldung mit weiteren Klarstellungen für schutzfähig hält. Daraus hat die Beklagte nicht den Schluss gezogen, ihre Patentanmeldung nicht weiter verfolgen zu wollen.

b)
Die zulässige Widerklage der Beklagten ist unbegründet.

Zwar ist die Widerklage gegen die Klägerin als Gesellschaft bürgerlichen Rechts erhoben worden, die für die mit der Widerklage geltend gemachten Schadensersatzansprüche passivlegitimiert ist. Die gebotene Auslegung ergibt, dass grundsätzlich diejenige Partei als Widerbeklagte anzusehen ist, die im Rahmen der Klageseite auf Klägerseite steht. Ohne hier nicht vorliegende weitere Anhaltspunkte ist insbesondere nicht davon auszugehen, dass eine isolierte Drittwiderklage erhoben wird. Jedoch fehlt es an einem Anspruch der Beklagten gegenüber der Klägerin.

aa)
Die Rückzahlung geleisteten Honorars (Widerklageantrag zu 2. a)) kann die Klägerin bereits deshalb nicht von der Klägerin verlangen, weil es – wie soeben ausgeführt – an einer Pflichtverletzung der Klägerin fehlt.

Überdies wäre ein entsprechender Schadensersatzanspruch, sofern er bestünde, wegen Verjährung nicht durchsetzbar. Die Klägerin hat sich auf die Einrede der Verjährung berufen, § 214 Abs. 1 BGB.

Nach §§ 195, 199 BGB beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist, die mangels spezieller Regelungen für Ansprüche wegen vertraglicher Pflichtverletzung gilt, drei Jahre. Sie beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste (§ 199 Abs. 1 BGB). Den danach den Verjährungsbeginn auslösenden Kenntnisstand hatte die Beklagte für alle in Betracht kommenden Pflichtverletzungen spätestens im Jahr 2011, nachdem ihr der Amtsbescheid des EPA übermittelt worden war und ihr nach dem Gespräch am 08.11.2011 auch endgültig bewusst geworden ist, dass eine weitere Abgrenzung zum Stand der Technik aus ihrer Sicht nicht sinnvoll möglich war. Spätestens mit Ablauf des Jahres 2014 ist damit Verjährung eingetreten, so dass die am 09.03.2015 bei Gericht eingegangene und der Klägerin am 17.03.2015 zugestellte Widerklage nicht in unverjährter Zeit erhoben wurde.

Soweit sich die Beklagte darauf beruft, etwaige Ansprüche könnten aus einer deliktischen und/oder bereicherungsrechtlichen Anspruchsgrundlage hergeleitet werden, für die die dreijährige Verjährung nicht gilt, gibt es hierfür keine Anhaltspunkte.

bb)
Da es an einer Pflichtverletzung der Klägerin aus dem Mandatsverhältnis fehlt, kann die Beklagte auch nicht im Wege des Schadensersatzes die Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten (Widerklageantrag zu 2. b)) verlangen. Zudem hat die Beklagte nicht dargelegt, dass die beanspruchten vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten tatsächlich entstanden sind. So ist nicht erkennbar, dass ihr früherer Prozessbevollmächtigter, Rechtsanwalt Schriewer, dessen Gebühren beansprucht werden, vorgerichtlich in einer die Geschäftsgebühr auslösenden Weise für die Beklagte tätig geworden ist.

II.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.

III.
Der Streitwert wird für die Klage auf einen Wert der Stufe bis € 4.000,00 und für die Widerklage auf einen Wert der Stufe bis € 30.000,00 festgesetzt.

IV.
Eine Entscheidung über den Antrag der Beklagten auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung ergeht nicht mehr. Der Antrag ist durch die Vollstreckbarkeits-entscheidung gemäß Tenor zu III. des Urteils überholt.