4a O 25/16 – Kostentragung für einstweiliges Verfügungsverfahren

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Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2552

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 13. Oktober 2016, Az. 4a O 25/16

Die einstweilige Verfügung vom 11.03.2016 wird im Hinblick auf den Kostenausspruch (Ziff. 3.) bestätigt.

Die Verfügungsbeklagte trägt auch die Kosten des Widerspruchverfahrens.

T a t b e s t a n d

Die Parteien streiten allein noch über die Kosten des einstweiligen Verfügungsverfahrens.

Mit patentanwaltlichem, in englischer Sprache abgefasstem Schreiben vom 24.02.2016 mahnte die Verfügungsklägerin die Verfügungsbeklagte wegen etwaiger Benutzungshandlungen im Zusammenhang mit dem deutschen Teil des europäischen Patents 0 874 XXX B1 (im Folgenden: Verfügungspatent) durch den von der in Italien ansässigen Verfügungsbeklagten vertriebenen Koffer mit der Bezeichnung „Bank-Spinner“ ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bis zum 10.03.2016, 12:00 Uhr auf. Dem Abmahnschreiben war eine deutschsprachige Patentschrift beigefügt. Wegen des genauen Inhalts des Schreibens wird auf dieses (Anlage Ast 8) Bezug genommen.

Die nach Eingang der Abmahnung zunächst auf Seiten der Verfügungsbeklagten mit der Angelegenheit betrauten Rechtsanwälte A & B bestätigten den Eingang des Abmahnschreibens der Verfügungsklägerin gegenüber mit Schreiben vom 29.06.2016. Darin wurde unter anderem ausgeführt:

„We are examining our client’s suitcase over European patent n. EP 0 874 XXX B1 in order to take a position of what you asserted and we will not fail to let you know our position as soon as possible.”

Auf das Schreiben, vorgelegt als Anlage Ast 9, wird wegen dessen weiteren Inhalts verwiesen.

Am 09.03.2016 wurden die Kollegen des Verfahrensbevollmächtigten der Verfügungsbeklagten in Italien kontaktiert, und begannen am 11.03.2016 mit der Überprüfung der Sach- und Rechtslage. Zur selben Zeit wurde auch der Verfahrensbevollmächtigte der Verfügungsbeklagten mit der Sache befasst.

Eine Rückmeldung der Verfügungsbeklagten bei der Verfügungsklägerin erfolgte binnen der bis zum 10.03.2016 gesetzten Frist nicht mehr.

Am 15.03.2016 trat die Verfügungsbeklagte mit der Verfügungsklägerin in Kontakt.

Die Verfügungsklägerin nahm die verfahrensgegenständlichen Koffer am 06.04.2016 aus dem Verkehr und stellt Angebotshandlungen in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ein.

Die Kammer hat auf Antrag der Verfügungsklägerin vom 10.03.2016 mit Beschluss vom 11.03.2016 eine einstweilige Verfügung mit folgendem Inhalt erlassen:

I. Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung – wegen der besonderen Dringlichkeit ohne vorherige mündliche Verhandlung – untersagt,

Koffer aus zwei eine Hauptfläche aufweisenden Kofferschalen mit einem an einer Kofferschale auf der Oberseite befestigten Tragegriff, mit an einem Ende der Standfläche an Kofferecken angeordneten Laufrollen, die relativ zu der angrenzenden ersten vertikalen Schmalseite der Kofferschalen überstehen, und mit einem im Bereich der zweiten vertikalen Schmalseite der Kofferschalen angeordneten Handgriff, wobei an den oberen Kofferecken der ersten vertikalen Schmalseite jeweils eine, um eine zur Oberseite der Kofferschalen parallele Drehachse schwenkbare, versenkt angeordnete Lenkrolle mit mindestens einer Laufrolle angeordnet ist,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

bei denen die Abstände der Drehachse der Lenkrolle von der Hauptfläche und/oder von der Oberseite der jeweiligen Kofferschalen kleiner als der Durchmesser der Lenkrolle sind und maximal 25 mm betragen.

II. Der Antragsgegnerin wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen dieses gerichtliche Verbot als Zwangsvollstreckungsmaßnahme ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,- EURO, ersatzweise Ordnungshaft, oder eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, angedroht, wobei die Ordnungshaft an den Geschäftsführern zu vollstrecken ist.

III. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragsgegnerin.

IV. Bei Zustellung sollen diesem Beschluss beglaubigte Abschriften der Antragsschrift nebst Anlagen beigefügt werden.

V. Der Streitwert wird auf 350.000,– EURO festgesetzt.

Mit Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 16.08.2016 hat die Verfügungsbeklagte die Beschlussverfügung als endgültige, nach Bestandskraft und Wirkung einem entsprechenden Hauptsachetitel gleichwertige Regelung anerkannt, jedoch Kostenwiderspruch eingelegt.

Die Verfügungsklägerin ist der Ansicht, die in dem Schreiben vom 24.02.2016 gesetzte Frist sei angemessen gewesen, so dass sie nach Ausbleiben einer fristgemäßen Reaktion habe annehmen dürfen, dass die Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe erforderlich war.

Die Verfügungsklägerin beantragt,

den Antrag aus dem Kostenwiderspruch der Verfügungsbeklagte zurückzuweisen.

Die Verfügungsbeklagte beantragt,

die zu ihren Lasten ergangene Kostenentscheidung der einstweiligen Verfügung (Ziff. III.) abzuändern.

Die Verfügungsbeklagte ist der Ansicht, sie habe, obwohl eine Reaktion auf die Abmahnung vom 24.02.2016 (Anlage Ast 8) ausgeblieben ist, keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben, weshalb der Verfügungsklägerin gem. § 93 ZPO die Kosten des einstweiligen Verfügungsverfahrens aufzuerlegen seien.

Die in dem Abmahnschreiben gesetzte Zwei-Wochenfrist sei zu kurz bemessen gewesen, um auf den Vorwurf der Patentverletzung zu reagieren, was für die Verfügungsklägerin auch erkennbar gewesen sei. Die Fristsetzung sei schon deshalb unangemessen kurz gewesen, weil die Patentschrift nur in deutscher Sprache überreicht worden sei, und eine hausinterne Prüfung deshalb nicht habe erfolgen können.

Auch habe die Verfügungsklägerin ein Erfordernis zur gerichtlichen Inanspruchnahme nicht annehmen dürfen, weil offensichtlich gewesen sei, dass die Beauftragung von deutschen Rechts- und Patentanwälten erforderlich gewesen sei und dies eine längere Zeit als zwei Wochen in Anspruch nehmen würde.

Das Gericht hat mit Beschluss vom 14.09.2016 das schriftliche Verfahren gem. § 128 Abs. 3 ZPO mit Schriftsatzfrist bis zum 28.09.2016 angeordnet.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
Der zulässige, auf die Kosten beschränkte Widerspruch der Verfügungsbeklagten ist in der Sache ohne Erfolg. Es verbleibt auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Verfügungsbeklagten bei der in der einstweiligen Verfügung vom 11.03.2016 ausgesprochenen Kostentragungspflicht.

Diese Kostenregelung entspricht der sich aus §§ 91 ff. ZPO ergebenden Kostenfolge.

Ein – gesetzlich nicht geregelter, aber anerkannter – Kostenwiderspruch gibt dem Antragsgegner die Möglichkeit, nur gegen die im Beschluss des einstweiligen Verfügungsverfahrens vorgesehene Kostenentscheidung vorzugehen. Der Kostenwiderspruch wirkt vor diesem Hintergrund wie ein förmliches Anerkenntnis in der Sache, weil die Beschlussverfügung durch diesen zu einer endgültigen Regelung in der Hauptsache erstarkt (LG Düsseldorf, Urt. v. 03.12.2014, Az.: 12 O 321/14, Seite 6). Es ist zwar nicht durch Anerkenntnisurteil zu entscheiden (vgl. BGH, NJW 2013, 3104 (3105)). In Anbetracht der gleichen Wirkungen eines Kostenwiderspruchs ist es gleichwohl folgerichtig, wie beim Anerkenntnisurteil für die Kostentragung von dem in § 91 ZPO geregelten Grundsatz auszugehen, es sei denn die Ausnahmeregelung des § 93 ZPO greift ein (Spätgens, in: Gloy/ Loschelder/ Erdmann, Wettbewerbsrecht, 4. Auflage, 2012, § 105, Rn. 11).

Nach § 93 ZPO fallen dem Antragsteller die Prozess- bzw. Verfahrenskosten zur Last, wenn der Antragsgegner den geltend gemachten Anspruch sofort anerkennt und nicht durch sein Verhalten zur Stellung des Verfügungsantrags Veranlassung gegeben hat (vgl. LG Hamburg, NJOZ 2009, 4786 (4787)).

Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

1.
Der Kostenwiderspruch der Verfügungsbeklagten mit dem Verzicht des Widerspruchs im Übrigen und der Rechte aus §§ 924, 926 und 927 ZPO stellt ein „sofortiges“ Anerkenntnis im Sinne des § 93 ZPO dar, da dieses Anerkenntnis bei der ersten prozessualen Gelegenheit, nämlich mit der Einlegung des Widerspruchs, abgegeben wurde (vgl. hierzu LG München I, Urt. v. 20.12.2011 – 1 HK O 19032/11, Rn. 16, zitiert nach juris). Im Übrigen beschränkt die Verfügungsbeklagte den Widerspruch bedingungs- und einschränkungslos auf die Kosten, ohne die Berechtigung in der Hauptsache anzugreifen (vgl. auch OLG Düsseldorf, NJW-RR 1986, 37 (38)).

2.
Die Verfügungsbeklagte hat der Verfügungsklägerin jedoch Anlass zur Klageerhebung gegeben.

Ein einstweiliger Unterlassungsantrag wegen Patentverletzung ist dann veranlasst, wenn Tatsachen vorliegen, die im Antragsteller vernünftigerweise die Überzeugung oder Vermutung hervorrufen mussten, er werde ohne Klage bzw. Antragstellung nicht zu seinem Recht kommen (Benkard, PatG, Kommentar, 11. Auflage, 2015, § 139, Rn. 163). Dabei kommt es auf das Verhalten des Antragsgegners vor dem Prozess an (BGH, NJW 1979, 2040 (2041)). Orientiert an diesem Maßstab entgeht der Antragsteller der Kostentragungspflicht nach § 93 ZPO grundsätzlich nur dann und veranlasst der Antragsgegner die Antragstellung regelmäßig nur dann, wenn er dem Begehren des Antragstellers auf dessen vorgerichtliche Abmahnung hin keine Folge leistet, das heißt, keine ausreichende Unterwerfungserklärung abgibt (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 8. Auflage, 2016, Kap. C., Rn. 128).

Dabei bedarf es grundsätzlich einer insgesamt ordnungsgemäßen, fehlerfreien Abmahnung (a. a. O.). Sofern eine in der Abmahnung angesetzte Frist zu kurz bemessen ist, führt dies zwar nicht zur Unwirksamkeit der Abmahnung, wohl aber wird eine angemessene Frist in Gang gesetzt (Kühnen, ebd., Kap. C., Rn. 26). Dies berücksichtigend kann der Antragsteller aus dem erfolglosen Ablauf einer zu kurz bemessenen Frist grundsätzlich noch nicht auf die Notwendigkeit der Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe schließen.

a)
Vorliegend sprechen bereits Anhaltspunkte dafür, dass die in dem Abmahnschreiben vom 24.02.2016 angesetzte Frist von rund zwei Wochen angemessen war; und zwar auch dann, wenn man berücksichtigt, dass ein deutsches Patent Gegenstand des Verletzungsvorwurfs war.

Die dem Abgemahnten gesetzte Frist muss ihm ermöglichen, den Vorwurf zu überprüfen sowie unter Umständen die beanstandete Handlung einzustellen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen (a. a. O.). Abhängig ist die Frist auch von Art, Dauer und Gefährlichkeit der Verletzungshandlungen, wobei wegen der in Patentverletzungsangelegenheiten meist komplizierten Sachverhalte in der Regel, stets jedoch abhängig vom Einzelfall, eine Frist von drei bis vier Wochen als angemessen angesehen wird (a. a. O.).

Orientiert an diesem Maßstab spricht bereits das Verhalten der Verfügungsbeklagten selbst dafür, dass die in dem Abmahnschreiben vom 24.02.2016 gesetzte Frist angemessen war. Sofern die Verfügungsbeklagte vorträgt, die Sprachprobleme hätten gerade die Beauftragung deutschsprachiger Rechtsanwälte erforderlich gemacht und einen gewissen zeitlichen Vorlauf erfordert, bleibt offen, weshalb in einem solchen Fall eine Beauftragung derselben – bei einem unterstellten Zugang des Abmahnschreibens am 29.02.2016 – erst 10 Tage später erfolgte. Vielmehr wäre in einem solchen Fall zu erwarten gewesen, dass eine Beauftragung zeitnah nach Eingang des Schreibens erfolgt. Dafür spricht auch der Inhalt des Schreibens der Verfügungsbeklagten vom 29.02.2016 (Anlage Ast 9) selbst, in dem die Verfügungsbeklagte schreibt, dass sie bereits mit einer Prüfung des Verletzungsvorwurfs befasst ist („We are examining our client’s suitcase over European patent n. EP 0 874 XXX B1 […]“). Bereits sechs Tage nachdem die Kanzlei des hiesigen Verfahrensbevollmächtigten der Verfügungsbeklagten in Italien am 09.03.2016 sowie der Verfahrensbevollmächtigte der Verfügungsbeklagten selbt mit der Prüfung des Verletzungsvorwurfs betraut worden waren, erfolgte eine Kontaktaufnahme mit der Verfügungsklägerin, war mithin eine Prüfung des Verletzungsvorwurfs soweit gediehen, dass auf dieser Grundlage ein Gespräch stattfinden konnte. Diesen zeitlichen Ablauf berücksichtigend spricht einiges dafür, dass bei einer früheren Beauftragung der Kanzlei als 10 Tage eine Überprüfung des Verletzungsvorwurfs innerhalb der gesetzten Frist möglich war.

Vor dem Hintergrund, dass die Verfügungsbeklagte die angegriffene Ausführungsform lediglich in ihrem Online-Shop und über das Kaufhaus C Berlin im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vertrieben hat, ist auch nicht erkennbar, dass sie die Benutzungshandlungen nicht binnen weniger Tage einstellen konnte. Dagegen spricht insbesondere nicht, dass die Verfügungsbeklagte die angegriffene Ausführungsform tatsächlich erst am 06.04.2016 vom Markt nahm. Denn – wie die Verfügungsbeklagte selbst ausführt – war nach Erlass der einstweiligen Verfügung ein eiliges Handeln zur Vermeidung eines gerichtlichen Verfahrens nicht mehr geboten.

b)
Unbeschadet dessen kann die Frage einer angemessenen Fristsetzung jedoch auch dahinstehen, weil die Verfügungsklägerin aufgrund der hier vorliegenden Umstände im Zeitpunkt der Antragstellung jedenfalls davon ausgehen konnte, dass gerichtliche Hilfe erforderlich war.

Aufgrund des Inhalts des Schreibens der Verfügungsbeklagten vom 29.02.2016 gab diese der Verfügungsklägerin jedenfalls zu verstehen, dass sie eine Überprüfung des Verletzungsvorwurfs sowie eine Entscheidung über die Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung binnen der ihr gesetzten Frist für möglich hielt. Denn zum einen gab sie an, dass sie bereits mit einer Prüfung des Verletzungsvorwurfs befasst war, und zum anderen erklärte sie, dass sie so schnell wie möglich auf die Abmahnung reagieren werde. Dabei war die Verfügungsbeklagte in Kenntnis der ihr gesetzten Frist, weshalb ihre Erklärung einer möglichst schnellen Prüfung nur so verstanden werden konnte, dass die Verfügungsbeklagte innerhalb der gesetzten Frist so schnell wie möglich agieren werde. Die Verfügungsbeklagte hat in dem Schreiben weder die Verlängerung der Frist begehrt noch angekündigt, dass sie eine solche ggf. begehren werde. Auch hat sie die Verfügungsklägerin nicht erkennen lassen, dass aufgrund – durchaus naheliegender – Sprachprobleme eine Verzögerung eintreten konnte, obwohl dieses für die Verfügungsbeklagte unmittelbar bei Kenntnisnahme des Abmahnschreibens offensichtlich werden musste.

Vor diesem Hintergrund konnte die Klägerin davon ausgehen, dass die Verfügungsbeklagte ihr – für den Fall, dass eine Entscheidung über die Abgabe der Unterlassungserklärung nicht binnen der gesetzten Frist möglich war – eine erneute Benachrichtigung hätte zukommen lassen. Da die Verfügungsbeklagte mit ihrem Schreiben vom 29.02.2016 auch zunächst einen Vertrauenstatbestand dahingehend geschaffen hatte, dass sie die Frist einhalten werde, war es auch nicht an der Verfügungsklägerin vor der Einleitung eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erneut bei der Verfügungsbeklagten nach dem Stand der Prüfung nachzufragen.

c)
Schließlich löst auch die Tatsache, dass das Abmahnschreiben vom 24.02.2016 eine Androhung gerichtlicher Schritte für den Fall eines erfolglosen Fristablaufs nicht ausdrücklich enthält, die Kostenfolge des § 93 ZPO nicht aus.

Zwar gibt eine vorgerichtliche Verwarnung dem Verwarnenden nur dann eine Veranlassung zur Klageerhebung, wenn der Abgemahnte anhand der Verwarnung erkennen konnte, dass es bei einer Missachtung der Abmahnung zu einem Gerichtsverfahren kommen wird, was wiederum voraussetzt, dass dem Verwarnten die Einleitung gerichtlicher Schritte angedroht wird (Kühnen, ebd., Kap. C., Rn. 27). Eine solche Androhung kann jedoch, so vorliegend, auch konkludent erfolgen (OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2015, 01669, Rn. 20 – Hinweispflicht über den Umfang des abgemahnten Unterlassungsanspruchs).

Die Verfügungsklägerin hat in dem Abmahnschreiben vom 24.02.2016 (S. 4, Anlage Ast 8) darauf hingewiesen, dass die gerügte Patentverletzung zur gerichtlichen Geltendmachung von Verletzungsansprüchen berechtigt,

„By reason of the patent infringment of EP 0 874 XXX B1 our client is entitled to claim rights to an injunction, to compensation, to the disclosure of information, to the destruction and recall of the products from all distribution channels according to (§§ 9, 139 PatG).”,

und dass sie gerade deshalb die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bis zum 10.03.2016 um 12:00 Uhr begehrt,

„We therefore call you to duly sign the attached declaration of cease and desist […]” (Hervorhebung diesseits)

Daraus ergab sich für die Verfügungsbeklagte hinreichend, dass die Abgabe der Unterlassungserklärung der Vermeidung eines gerichtlichen Verfahrens dienen sollte.

II.
Die Kostenentscheidung für das Widerspruchsverfahren ergeht nach § 91 Abs. 1 ZPO.
Das die einstweilige Verfügung bestätigende Urteil wirkt wie die ursprüngliche Verfügung und ist daher mit der Verkündung, auch wegen der Kosten, sofort vollstreckbar (Vollkommer, in: Zöller, ZPO, Kommentar, 31. Auflage, 2016, § 925, Rn. 9).

III.
Der Streitwert des Widerspruchsverfahrens wird auf bis zu 7.000,00 € festgesetzt.