4a O 296/08 – Ummantelung von Stahlröhren (Arbeitnehmererf.) II

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1348

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 12. Janauar 2010, Az. 4a O 296/08

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand

Der Kläger war von 1954 bis 1988 im Röhrenwerk der Beklagten in A beschäftigt, wobei die Beklagte zum damaligen Zeitpunkt noch unter B-röhren-Werke AG firmierte, bevor sie zunächst formwechselnd in die B-röhren-Werke GmbH umgewandelt und schließlich in C B- GmbH umbenannt wurde. In ihrem Werk in A stellt die Beklagte Stahlrohre her, die sie zum Schutz vor Korrosion mit einer Kunststoffummantelung versieht. Der Kläger war dort von 1954 bis 1959 zunächst als Betriebsassistent beschäftigt. Von 1960 bis 1972 war er als Betriebsleiter und von 1972 bis 1988 als Betriebschef der Rohrisolierungsanlage tätig. Ende Juni 1988 trat der Kläger entsprechend einer Aufhebungsvereinbarung vom 17.02.1988 (Anlage L3) in den vorzeitigen Ruhestand, wobei er der Beklagten vereinbarungsgemäß noch bis zum 30.06.1990 für Beratungsleistungen zur Verfügung stand.

Am 28.01.1985 meldete der Kläger der Beklagten ein von ihm in Zusammenarbeit mit Herrn Dipl.-Ing. D entwickeltes Verfahren zur Ummantelung eines Stahlrohres mit Polyäthylen. Durch Schreiben vom 04.02.1985 (Anlage L11) nahm die Beklagte die Erfindung als Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch (betriebsinterne Fallnummer: 23 861). Aus der Erfindungsmeldung ging das europäische Patent EP 0 198 XXX (nachfolgend: Mutterpatent) hervor, in dem der Kläger als Miterfinder genannt ist. Patentanspruch 1 lautet:

Verfahren zum kontinuierlichen Ummanteln eines Stahlrohres aus Polyäthylen, bei dem nach dem Reinigen seiner Oberfläche auf das Stahlrohr mindestens eine Schicht aus Epoxyharz als Haftvermittler und darüber, bevor das Epoxyharz ausgehärtet ist, mindestens eine Kleberschicht aus Äthylencopolymerisat aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche des Stahlrohres mit einer gleichmäßig dicken Schicht chromatiert, vollständig getrocknet und dann das Epoxyharz bei einer Rohrtemperatur von mindestens 200°C aufgetragen wird, wobei die Chromatierung in einer Trockenschichtdicke von weniger als 1µm erfolgt und durch Auftragen einer sauren wässrigen Lösung einer Mischung aus 3-wertigen und 6-wertigen Chromverbindungen mit einem ph-Wert von 2,8 bis 3,5, vorzugsweise von 3,1 erfolgt, die zur Fixierung auf der Rohroberfläche ein anorganisches Bindemittel, z.B. ein Silikat, enthält, das Trocknen der Chromatschicht bei Temperaturen von 120-220°C erfolgt und wobei die Auftragung des Raumtemperatur aufweisenden Chromatierungsmittels bei einer Temperatur der Stahlrohroberfläche von +10 bis +40°C erfolgt. (vgl. Anlage L9)

Für den Kläger wurde erstmalig am 05.05.1987 eine Erfindervergütung festgesetzt (vgl. Anlage L16). Dabei wurden ein Erfindungswert von 7.500,00 DM, ein Erfinderanteil von 1,0 und ein Anteilsfaktor von 16,5% zugrunde gelegt. Nachdem die Erfindung zum Patent angemeldet worden war und von den zur Firmengruppe der Beklagten gehörenden Unternehmen E und F genutzt worden war, wurde der Erfindungswert durch Vergütungsvereinbarung vom 10.05.1995 (Anlage L17) auf 173.554,00 DM angehoben. Insgesamt wurden dem Kläger bis Juli 2000 Erfindervergütungen in Höhe von 225.713,00 DM gezahlt. Am 11.09.2000 trafen die Parteien eine Vereinbarung zur Abfindung aller Ansprüche des Klägers auf Erfindervergütung „für Vergangenheit und Zukunft“ gegen eine Zahlung von weiteren 40.000,00 DM (Anlage L18). Das Patent ist am 17.12.2005 durch Zeitablauf erloschen.

Aufbauend auf der vorstehend beschriebenen Erfindung machte der Kläger zwei weitere Erfindungen oder war zumindest an diesen beteiligt. Für diese Erfindungen verlangt er mit der vorliegenden Klage eine angemessene Erfindervergütung.

Am 19.12.1986 meldete der Kläger der Beklagten ein von ihm in Zusammenarbeit mit Herrn Dipl.-Chem. Dr. G entwickeltes Verfahren zur kontinuierlichen Ummantelung von Gegenständen aus Stahl mit Kunststoff (nachfolgend: Erfindung 1). Gegenüber der technischen Lehre des Mutterpatents sollte durch die Erfindung 1 eine verbesserte Haftung zwischen der Chromatschicht und der Kunststoffummantelung erreicht werden, indem die Trocknung des Chromatierungsmittels bei Temperaturen von lediglich 105-130°C vorgenommen und noch vor der Ausbildung einer temperaturstabilen Zwischenschicht die Kunststoffbeschichtung aufgetragen wird. Durch Schreiben vom 23.12.1986 (Anlage L21) nahm die Beklagte die Erfindung 1 als Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch (betriebsinterne Fallnummer: 24 569). Aus der Erfindung 1 gingen das deutsche Patent DE 36 39 XXX und das europäische Patent 0 268 XXX (nachfolgend: Streitpatent 1) hervor, in denen der Kläger jeweils als Miterfinder genannt wurde. Das deutsche Patent wurde am 18.11.1986 angemeldet, die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 26.11.1987. Gegen das deutsche Patent legte die H Lacke + Farben AG Einspruch ein. In dem nachfolgenden Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht kam es am 27.07.1990 zu einer mündlichen Verhandlung, an der neben Vertretern der Beklagten auch der Kläger persönlich teilnahm. Im Rahmen dieser Verhandlung gab die Beklagte das deutsche Patent auf, um einen Widerruf desselben zu verhindern (vgl. Anlagen L48 u. L49). Das europäische Patent wurde am 08.10.1987 unter Inanspruchnahme der Priorität des deutschen Patents angemeldet. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 31.01.1990. Das europäische Patent wurde mit Geltung für die Vertragsstaaten Österreich, Belgien, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Italien, Liechtenstein und Niederlande erteilt. Nach Durchführung eines Einspruchsverfahrens wurde es im Jahr 1992 in geändertem Umfang aufrechterhalten. Patentanspruch 1 lautet:

Verfahren zum kontinuierlichen Ummanteln von Gegenständen aus Stahl, insbesondere von Rohren mit thermoplastischem Kunststoff, wobei die Oberfläche der Gegenstände durch Strahlen mit Stahlkorn gereinigt und anschließend mit einer ein Bindemittel, insbesondere ein Silikat, enthaltenden wässrigen Lösung von 3- und/oder 6-wertigen Chromverbindungen chromatiert und bei erhöhter Temperatur getrocknet wird, bevor auf die erwärmten Gegenstände mindestens eine Schicht eines Epoxyharz/Härter-Gemisches in einer Gesamtdicke von mindestens 0,03 mm (Trockenschichtdicke) aufgetragen wird, und wobei vor Beendigung der Aushärtung des Epoxyharzes mindestens eine Klebeschicht aus einem Copolymerisat des als Deckschicht verwendeten thermoplastischen Kunststoffes und danach in einer oder mehreren Teilschichten der thermoplastische Kunststoff aufgebracht wird und die ummantelten Gegenstände auf Raumtemperatur abgekühlt werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Trocknung der Gegenstände bei einer Temperatur von 105-130°C erfolgt und dass die Beschichtung mit dem Epoxyharz/Härter-Gemisch unmittelbar nach der Trocknung durchgeführt wird, noch bevor durch die für die Auftragung der Kleber- und Deckschicht erforderliche weitere Erwärmung der Gegenstände auf über 160°C eine vollständige Umwandlung des Chromatierungsmittels und der inzwischen gebildeten Chrom-Eisenverbindungen in eine thermisch stabile Zwischenschicht, insbesondere eine Chrom-Eisen-Silizium-Oxide enthaltende Zwischenschicht, stattgefunden hat. (vgl. Anlage L19)

Durch Schreiben vom 16.03.1992 (Anlage L24) setzte die Beklagte eine Erfindervergütung in Höhe von 928,00 DM fest. Dabei wurde unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Erfindung 1 bislang nur versuchsweise genutzt worden war, ein pauschaler Erfindungswert von 7.500,00 DM angesetzt. Außerdem wurden ein Erfinderanteil von 75% und ein Anteilsfaktor von 16,5% zugrunde gelegt. Der Auszahlungsfaktor wurde – nach rechtskräftiger Erteilung des EP 0 268 XXX – auf 1,0 festgesetzt. Hieraus ergibt sich die nachfolgende Berechnung der Erfindervergütung:
V = 7.500,00 x 0,75 x 0,165 x 1,0 = 928,00 DM

Durch Schreiben vom 28.11.1995 (Anlage L25/1) teilte die Beklagte dem Kläger ihre Absicht mit, das Streitpatent 1 aufzugeben. Zugleich bot sie ihm das Streitpatent 1 zur Übernahme und Weiterverfolgung im eigenen Namen und auf eigene Kosten an. Unter dem 30.05.1996 erklärte der Kläger, das Streitpatent 1 einschließlich des Anteils seines Miterfinders zu übernehmen (Anlage L26, S. 2). In den Ländern Frankreich, Großbritannien und Italien führte er das Streitpatent 1 bis zum Jahr 2001 weiter.

Am 22.05.1987 meldete der Kläger der Beklagten ein von ihm in Zusammenarbeit mit Herrn Dipl.-Chem. Dr. G und Herrn Dipl.-Ing. I entwickeltes Verfahren und eine Vorrichtung zum Auftragen eines flüssigen Behandlungsmittels auf Stahlrohre (nachfolgend: Erfindung 2). Aufgabe dieser Erfindung war es, die Haftfestigkeit der Kunststoffbeschichtung über den Rohrumfang und die Rohrlänge gesehen auf einem möglichst gleichmäßigen Qualitätsniveau in der Nähe eines Sollwertes zu halten. Dies sollte durch eine gleichmäßige Verteilung des Behandlungsmittels mittels Überstreichen z.B. mit einer um das Rohr rotierenden Ringbürste erreicht werden. Die Beklagte nahm die Erfindung 2 am 09.04.1987 als Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch (betriebsinterne Fallnummer: 25 013). Aus der Erfindung 2 gingen das deutsche Patent DE 37 XXX 22 und das europäische Patent EP 0 291 XXX (nachfolgend: Streitpatent 2) hervor, in denen der Kläger jeweils als Miterfinder benannt wurde. Das deutsche Patent wurde am 10.04.1987 angemeldet. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 04.08.1988. Das europäische Patent wurde am 11.02.1988 angemeldet. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 28.11.1990. Das europäische Patent beanspruchte Geltung in den Vertragsstaaten Österreich, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Liechtenstein und Niederlande. Am 26.10.1991 wurde, nachdem die Einspruchsfrist gegen das europäische Patent abgelaufen war, das deutsche Patent gelöscht.

Patentanspruch 1 des Streitpatents 2 lautet:

Verfahren zum kontinuierlichen Auftragen eines als Flüssigkeit mit wasserähnlicher Zähigkeit vorliegenden Behandlungsmittels, insbesondere einer wässrigen Lösung von Chromatierungsmitteln, bei Raumtemperatur in einer gleichmäßig dünnen Schicht auf die gereinigte Oberfläche von Stahlrohren, die zu einem endlosen Strang aneinandergereiht sind, als Vorbehandlung für eine nachfolgende Kunststoffbeschichtung, insbesondere für eine Beschichtung mit einer Epoxyharzgrundschicht, einer thermoplastischen Deckschicht und einer dazwischen angeordneten Kleberschicht aus einem Copolymerisat des thermoplastischen Kunststoffes der Deckschicht, wobei das Behandlungsmittel durch Übergießen aufgebracht und anschließend getrocknet wird und bei dem das überschüssige Behandlungsmittel in einem Kreislauf geführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Übergießen mit reichlichem Überschuss erfolgt, dass das Behandlungsmittel über den gesamten Umfang von Bürsten oder einer bürstenartigen Streichvorrichtung mit über dem Rohrumfang annähernd gleichem Anpressdruck gleichmäßig verteilt wird und dass innerhalb von maximal 20 Sek. nach dem Verteilen die Trocknung durch Wärmezufuhr einsetzt.

Durch Schreiben vom 16.03.1992 (Anlage L29/2) setzte die Beklagte eine Erfindervergütung in Höhe von 371,00 DM fest. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Erfindung 2 bislang nur versuchsweise genutzt worden war, wurde ein pauschaler Erfindungswert von 7.500,00 DM angesetzt. Außerdem wurden ein Erfinderanteil von 30% und ein Anteilsfaktor von 16,5% zugrunde gelegt. Der Auszahlungsfaktor wurde – nach rechtskräftiger Erteilung des EP 0 291 XXX – auf 1,0 festgesetzt. Hieraus ergibt sich die nachfolgende Berechnung der Erfindervergütung:
V = 7.500,00 x 0,30 x 0,165 x 1,0 = 371,00 DM

Im Jahr 1995/1996 teilte die Beklagte dem Kläger mit, das Streitpatent 2 wegen seiner wirtschaftlichen Wertlosigkeit aufgeben zu wollen. Hierauf erklärte der Kläger unter dem 20.05.1996 und 10.07.1996, das Streitpatent 1 einschließlich der Anteile seiner Miterfinder zu übernehmen (vgl. Anlagen L30 u. L31). In den Ländern Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien führte er das Streitpatent 2 bis zum Jahr 2001 weiter, wobei er am 20.07.1999 als Inhaber in die Patentrolle eingetragen wurde.

Auf die in den Jahren 1988 bis 1993 durchgeführten Anfragen der Beklagten teilten ihre Werke in A, J, K und L sowie das B Forschungsinstitut in M mit, dass über erste Versuche hinaus die Streitpatente nicht genutzt worden seien (vgl. Anlagen L34 bis L45). Mit Schreiben vom 05.08.1993 (Anlage L46) informierte die Beklagte den Kläger, dass es zu einer Benutzung der Streitpatente bislang nicht gekommen sei und eine Aufstockung der Vergütung daher nicht in Betracht komme.

Im November 1996 machte der Kläger geltend, die F GmbH würde von der Lehre des Streitpatents 2 Gebrauch machen. Durch Vereinbarung vom 29.01.1997 (Anlage L33) wurde eine Einigung dahingehend erzielt, dass die Frage einer Benutzung der Lehre des Streitpatents 2 durch die F GmbH gegen Zahlung eines Betrages von 30.000,00 DM an den Kläger endgültig erledigt sein sollte.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 09.12.2008 forderte der Kläger die Beklagte zur Zahlung einer Erfindervergütung in Höhe von 152.637,04 € auf. Hinsichtlich der Berechnung dieses Betrages wird auf die Klageschrift vom 17.12.2008 (S. 3 f.) Bezug genommen. Im Hinblick auf das vorgenannte Aufforderungsschreiben begehrt der Kläger Erstattung außergerichtlicher Rechtsanwaltskosten in Höhe von 2.853,03 € (1,5 Geschäftsgebühr aus 152.637,04 € zuzüglich Kostenpauschale und Umsatzsteuer).

Der Kläger vertritt die Ansicht, sofern die Streitpatente nicht benutzt worden seien, handele es sich jedenfalls um Sperrpatente. Er verweist in diesem Zusammenhang auf eine interne Mitteilung des Herrn Dr. von N, Chef des Forschungsinstitutes der Beklagten, vom 26.10.1995 (Anlage K12), in der die Frage diskutiert wird, ob die beiden Streitpatente weitergeführt werden sollen. Dort heißt es:

„Hier ist nun der Verkauf gefragt, ob er den Sachverhalt genauso sieht oder ob aus Anforderungsprofilen (…), aus Akquisitionsgründen oder auch, um andere Beschichter zu behindern, das Patent weitergeführt werden sollte.“

Dies bestätige, so der Kläger, dass beide Erfindungen von der Rechtsvorgängerin der Beklagten dazu eingesetzt worden seien, Wettbewerber davon abzuhalten, das Mutterpatent bzw. Verbesserungen und Weiterentwicklungen hiervon zu benutzen. Dies ergebe sich auch daraus, dass die versuchsweise Nutzung der streitgegenständlichen Erfindungen bereits im Jahr 1988 abgeschlossen gewesen sei.

Im Übrigen stehe ihm eine Erfindervergütung auch deshalb zu, weil die Beklagte es entgegen ihrer Verpflichtung aus § 16 ArbEG unterlassen habe, ihm die deutschen Patente DE 36 39 XXX und DE 37 XXX 22 zur Übernahme anzubieten.

Nachdem der Kläger in seiner Klageschrift zunächst von einer ihm zustehenden Vergütung in Höhe von 152.637,04 € ausgegangen war, macht er mit seiner Replik vom 03.11.2009, bei Gericht eingegangen am selben Tag, nur noch eine Vergütung in Höhe von 55.954,03 € geltend. Insofern meint er, bei der Berechnung der ihm zustehenden Erfindervergütung sei von dem Umsatz auszugehen, der mit dem von dem Mutterpatent geschützten Verfahren erzielt worden sei. Da für das Mutterpatent eine Vergütung von insgesamt 225.713,00 DM (jährlich durchschnittlich 15.047,53 DM) gezahlt worden sei und der hälftige Abschlag, der bei der Muttererfindung zugunsten von H gemacht worden sei, bei den streitigen Erfindungen 1 und 2 nicht zu berücksichtigen sei, sei ein jährlicher Betrag von 30.095,06 DM zugrunde zu legen. Dabei sei allerdings statt von dem unrichtigerweise angenommenen Anteilsfaktor von 16,5% von einem Anteilsfaktor von 25% auszugehen. Denn für die Wertzahl C sei statt 3 eine 4,5 anzusetzen, da der Kläger nicht Werksleiter sondern Betriebsleiter gewesen sei. Zudem sei für die Wertzahl B eine 3 und nicht eine 2 anzunehmen, da der Kläger von seinem Arbeitgeber keine Unterstützung bei der Entwicklung der Erfindung erfahren habe. Unter Zugrundelegung des Anteilsfaktors von 25% errechne sich ein jährlicher Betrag von 45.598,78 DM, d.h. 23.314,28 €. Da der Wert der Erfindungen 1 und 2 im Verhältnis zur Muttererfindung lediglich 15% ausmache, ergebe sich ein jährlicher Betrag von 3.497,13 € für jede der beiden Erfindungen. Beide Erfindungen seien über einen Zeitraum von acht Jahren (1988 bis 1996) aufrechterhalten worden, so dass dem Kläger als Vergütung ein Betrag von 55.954,03 € zustehe. Der dem Kläger ab dem Jahr 1988 zustehende Betrag von jährlich 3.497,13 € sei jeweils ab dem 01.02. des Folgejahres mit 3,5% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Im Übrigen sei der Betrag mehrwertsteuerpflichtig.

Der Kläger beantragt,

die Beklagte zu verurteilen

1. an ihn einen vom Gericht zu bestimmenden angemessenen Betrag nach dem Arbeitnehmererfindergesetz für die Patente EP 0 268 XXX und EP 0 291 XXX nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,

2. an ihn weitere 2.853,03 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen

Sie behauptet, die Streitpatente seien weder über die durchgeführten und bereits vergüteten Versuche hinaus genutzt noch als Sperr- oder Vorratspatente verwendet worden. Eine Nachfrage in ihren Werken im November 2009 habe ergeben, dass eine wirtschaftliche Verwertung der Streitpatente zu keinem Zeitpunkt stattgefunden habe. Selbst wenn die F GmbH die technische Lehre des Streitpatents 2 genutzt haben sollte, was weiter bestritten wird, sei dies durch die Zahlung eines Betrages in Höhe von 30.000,00 DM an den Kläger gemäß der Vereinbarung vom 29.01.1997 (Anlage L33) abgegolten.

Im Übrigen sei innerhalb der Prüfungsfrist, die dem Arbeitgeber gemäß RL Nr. 23 zu gewähren sei, eine Zahlung von Erfindervergütung nicht angemessen. Die Beklagte habe die Streitpatente nach Abschluss der Prüfung alsbald freigegeben, so dass schon aus diesem Grund keine Vergütung geschuldet sei. Insofern seien noch im Jahr 1989 Versuche durchgeführt worden. Erst im November 1995 sei ihr aus ihren Röhrenwerken definitiv mitgeteilt worden, dass Verwertungsmöglichkeiten nicht gesehen würden.

Die Streitpatente seien zudem nicht als Sperrpatente im Sinne der RL Nr. 18 zu qualifizieren. Denn sie, die Beklagte, habe mit der Anmeldung und Aufrechterhaltung der Streitpatente keineswegs ausschließlich das Ziel verfolgt, Konkurrenten von einem Wettbewerb auf dem erfindungsgemäßen Gebiet abzuhalten. Vielmehr sei es ihr vorrangig um die Sicherung zukünftiger Nutzungsmöglichkeiten gegangen. Zu diesem Zweck habe sie im Rahmen von Versuchen die Einsetzbarkeit der Patente in der eigenen Produktion überprüft. Im Übrigen erfülle zumindest das Streitpatent 2 auch nicht die objektiven Kriterien für ein Sperrpatent. Denn die Erfindung 2 stelle keine technische Alternative zu dem durch das Mutterpatent geschützten Verfahren dar, eine Umgehung des Mutterpatents mithilfe der Erfindung 2 sei daher ausgeschlossen. Vielmehr stelle die Erfindung 2 lediglich eine Verbesserung und Verfeinerung eines einzelnen Arbeitsschrittes dar, der auch in dem durch das Mutterpatent geschützten Verfahren vorkommen könne.

Eine Vergütung für die Streitpatente unter dem Gesichtspunkt der RL Nr. 18 komme im Übrigen schon deshalb nicht in Betracht, weil der Kläger nicht nur Miterfinder der Streitpatente, sondern auch (im Innenverhältnis alleiniger) Erfinder des Mutterpatents sei. Damit sei er mit seiner früheren Erfindung am Umsatz der Erstlösung beteiligt. Der Erfindungswert eines Sperrpatents sei auf den Erfindungswert der geschützten Erstlösung bezogen. Durch das Sperrpatent werde der Erfindungswert der Erstlösung reduziert und zwar im Regelfall um so viel, wie der Erfindungswert des Sperrpatents ausmache.

Auch eine Vergütung unter dem Gesichtspunkt eines Vorratspatents gemäß RL Nr. 21 komme nicht in Betracht. Denn hinsichtlich der Streitpatente habe nicht die begründete Erwartung bestanden, diese könnten zu einem späteren Zeitpunkt verwertet werden. Vielmehr habe die Beklagte lediglich ihre (vergütungsfreie) Überlegungsfrist in Anspruch genommen. Jedenfalls aber sei eine etwaige Vergütung als Vorratspatent mit den an den Kläger gezahlten Vergütungen abgegolten.

Eine Vergütung für die deutschen Patente DE 36 39 XXX und DE 37 XXX 22 komme nicht in Betracht. Insofern falle ihr eine Verletzung ihrer Pflichten aus § 16 ArbEG nicht zur Last. Insbesondere sei die Aufgabe des deutschen Patents DE 36 39 XXX in Abstimmung mit dem Kläger erfolgt. Dieser habe, nachdem das Bundespatentgericht – insoweit unstreitig – in zwei Zwischenentscheidungen die Erfindung als neuheitsschädlich vorweggenommen bezeichnet hatte, der Aufgabe des Patents zugestimmt. Auf diese Weise habe eine ungünstige Präzedenzentscheidung für das europäische Patent, für das zu diesem Zeitpunkt die Einspruchsfrist noch lief, vermieden werden sollen.

Im Hinblick auf die Berechnung der Erfindervergütung beruft sich die Beklagte auf ihre Vergütungsfestsetzungen vom 21.06.1988 (Anlage L24a) und 12.09.1988 (Anlage L29/1). Da der Kläger – insoweit unstreitig – beiden Festsetzungen nicht widersprochen habe, seien sie für beide Teile verbindlich geworden. Im Übrigen seien die in den Festsetzungen zugrunde gelegten Werte angemessen. So habe sich der Kläger im Rahmen seiner Erfindungen sowohl der ihm im Betrieb der Beklagten zur Verfügung stehenden Geräte als auch der Mitwirkung der ihm zugewiesenen Mitarbeiter bedient. Die Stellung des Klägers als Betriebschef der Rohrisolierungsanlage im Rohrschweißwerk A sei mit der Wertzahl C = 3 angemessen bewertet.

Schließlich beruft sich die Beklagte auf Verjährung bzw. Verwirkung etwaiger Ansprüche des Klägers. Insofern ist sie der Auffassung, mit den Vergütungsfestsetzungen vom 21.06.1988 (Streitpatent 1, Anlage L24) und 12.09.1988 (Streitpatent 2, Anlage L29) seien die Vergütungsansprüche des Klägers konkretisiert worden. Spätestens mit der Aufgabe der Streitpatente am 28.11.1995 (Streitpatent 1) bzw. am 12.05.1996 (Streitpatent 2) seien etwaige Vergütungsansprüche des Klägers entstanden. Je nach Anwendung der zweijährigen Verjährungsfrist des § 196 Abs. 1 Nr. 8, Nr. 9 BGB a.F. oder der vierjährigen Verjährungsfrist des § 197 BGB a.F. wären die Ansprüche mit Ablauf der Jahre 1997 bzw. 1998, spätestens jedoch mit Ablauf der Jahre 1999 bzw. 2000 verjährt. Selbst wenn eine Konkretisierung der Vergütungsansprüche durch die Festsetzungsschreiben vom 21.06.1988 und 12.09.1988 verneint werden sollte, gelte die dreijährige Verjährungsfrist des § 195 BGB, so dass etwaige Ansprüche jedenfalls mit Ablauf des Jahres 2004 verjährt seien. Der Kläger habe insofern im Zeitpunkt der Übernahme der Streitpatente in den Jahren 1995 und 1996 Kenntnis von allen relevanten Umständen gehabt. Im Übrigen seien etwaige Vergütungsansprüche des Klägers verwirkt, da er seine Ansprüche nicht in absehbarer Zeit nach seinem Ausscheiden aus dem Betrieb geltend gemacht habe.

Hinsichtlich der Verjährung ist der Kläger der Auffassung, dass sein Erfindervergütungsanspruch der regelmäßigen dreißigjährigen Verjährungsfrist des § 195 BGB a.F. unterlegen habe. Denn die Vergütungsansprüche seien keineswegs durch die Schreiben vom 21.06.1988 (Anlage L24) und 12.09.1988 (Anlage L29) konkretisiert worden. Auch eine Verwirkung der Ansprüche komme nicht in Betracht. Denn die Beklagte habe es treuwidrig unterlassen, den Kläger über etwaige Nutzungshandlungen oder die Verwertung der Streitpatente als Sperrpatente zu informieren.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist unbegründet. Dem Kläger steht ein Zahlungsanspruch gegen die Beklagte nicht zu.

I.
Der Kläger hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Zahlung einer Erfindervergütung.

1.
Zwar sind die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Zahlung einer angemessenen Erfindervergütung gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG grundsätzlich gegeben, der Vergütungsanspruch des Klägers übersteigt aber jedenfalls nicht die an ihn bereits gezahlten Beträge.

Bei den streitgegenständlichen Erfindungen handelt es sich unstreitig um Diensterfindungen i.S.v. § 4 Abs. 2 ArbEG. Dabei finden gemäß § 43 Abs. 3 S. 1 ArbEG die Vorschriften in ihrer bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung Anwendung. Die Diensterfindungen wurden von der Beklagten gemäß § 6 Abs. 1 ArbEG a.F. unbeschränkt in Anspruch genommen. Hinsichtlich der Erfindung 1 ergibt sich dies aus dem Schreiben der Beklagten vom 23.12.1986 (Anlage L21). Bezüglich der Erfindung 2 lässt sich die Inanspruchnahme vom 09.04.1987 der Erfinderbenennung vom 08.05.1987 (Anlage L28/2) entnehmen.

Für die Bemessung der Arbeitnehmererfindervergütung sind gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmererfinders im Betrieb sowie der Anteil des Betriebs am Zustandekommen der Diensterfindung maßgebend. Anhaltspunkte dafür, wie diese Faktoren angemessen zu berücksichtigen sind, ergeben sich aus den gemäß § 11 ArbEG vom Bundesminister für Arbeit erlassenen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst. Hiernach beruht die Höhe der angemessenen Vergütung maßgeblich auf dem jeweiligen Wert der Erfindung und dem Anteil des Erfinders an diesem Erfindungswert.

Unter dem Erfindungswert versteht man die Summe, die der Betrieb einem freien Erfinder oder einem anderen Betrieb für die Benutzung oder den Erwerb der Erfindung bezahlen würde (Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage, § 11 RL Nr. 2 Rn 2). Dieser Betrag wird objektiv von der Verwertbarkeit der Erfindung bestimmt (Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage, § 11 RL Nr. 2 Rn 3). Aus diesem Grund unterscheiden die Richtlinien grundsätzlich zwischen verwerteten Erfindungen und nicht verwerteten Erfindungen. Eine Verwertung kann in der eigenen betrieblichen Nutzung, dem Abschluss von Lizenz-, Kauf- und Austauschverträgen oder auch in der Verwertung des Schutzrechts als Sperrpatent liegen.

a)
Für eine Nutzung der beiden streitgegenständlichen Erfindungen durch die Beklagte im eigenen Betrieb oder durch den Abschluss von Lizenz-, Kauf- und Austauschverträgen fehlt es – abgesehen von der seitens der Beklagten eingeräumten versuchsweisen Nutzung – an konkreten Anhaltspunkten. Insbesondere hat die Beklagte nicht nur den diesbezüglich in den Jahren 1988 bis 1993 mit ihren Werken geführten Schriftwechsel (Anlagen L34 bis L45) vorgelegt, sondern sich auch noch im November 2009 an die Leiter ihrer Röhrenbeschichtungswerke gewandt und bestätigt, dass es in keinem der Werke jemals zu einer gewerblichen Nutzung der streitgegenständlichen Erfindungen gekommen ist. Dem ist der Kläger nicht substantiiert entgegengetreten. Soweit er in seinem Schriftsatz vom 03.11.2009 (S. 2) vorträgt, es gebe Nachweise dafür, dass die Beklagte bzw. eine der mit ihr konzernverbundenen Gesellschaften zumindest eine der beiden Erfindungen benutzt habe, fehlt es nicht nur an einer Substantiierung dieses Vortrags, sondern der insofern darlegungs- und beweisbelastete Kläger bleibt auch entsprechende Nachweise schuldig. Aus einer etwaigen Nutzung der Erfindung 2 durch die F GmbH könnte der Kläger bereits deshalb keine Vergütungsansprüche mehr ableiten, weil er solche in der Vereinbarung vom 29.01.1997 gegen Zahlung eines Betrages von 30.000,00 DM für erledigt erklärt hat.

b)
Es lässt sich auch nicht feststellen, dass die Beklagte die beiden streitgegenständlichen Schutzrechte als Sperrpatente im Sinne der RL Nr. 18 genutzt hat. Die hiernach vorgesehene besondere Erfindervergütung wegen der Eigenschaft eines Patentes als Sperrpatent unterliegt engen Voraussetzungen. So muss das Sperrpatent objektiv geeignet sein, andere Mitbewerber von der Benutzung auszuschließen, es muss wirtschaftlich eine interessante Alternative zum Mutterpatent bieten und die Anmeldung des in Frage stehenden Schutzrechts muss mit dem Ziel erfolgt sein, zu vermeiden, dass der Wettbewerb durch andernfalls mögliche Verwertung der Erfindung die eigene laufende oder bevorstehende Erzeugung beeinträchtigt (Schiedsstelle, BIPMZ 2006, 185). Stellt das betreffende Schutzrecht keine (auch wirtschaftlich umsetzbare) technische Alternative zu der von dem Arbeitgeber tatsächlich genutzten Lösung dar oder erfolgt die Aufrechterhaltung des Schutzrechts für den Fall, dass die Lösung eventuell noch gebraucht wird, kommt nur die Annahme eines Vorratspatentes in Betracht (Schiedsstelle, BIPMZ 2006, 185; vgl. auch: Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage, § 11 RL Nr. 18 Rn 4).

Vor diesem Hintergrund sind die beiden Streitpatente nicht als Sperrpatente zu behandeln. Zum einen ist die erforderliche subjektive Komponente hinsichtlich der Beklagten nicht erkennbar, zum anderen fehlt es jedenfalls dem Streitpatent 2 auch an einer objektiven Eignung als Sperrpatent, da hierin keine technische Alternative zu der Lehre des Mutterpatents beschrieben wird.

Das im Mutterpatent beschriebene Verfahren weist folgende Merkmale auf:

1. Verfahren zum kontinuierlichen Ummanteln eines Stahlrohres aus Polyäthylen.
2. Nach dem Reinigen seiner Oberfläche wird auf das Stahlrohr mindestens eine Schicht aus Epoxyharz als Haftvermittler und darüber, bevor das Epoxyharz ausgehärtet ist, mindestens eine Kleberschicht aus Äthylencopolymerisat aufgebracht.
3. Die Oberfläche des Stahlrohres wird mit einer gleichmäßig dicken Schicht chromatiert, vollständig getrocknet und dann das Epoxyharz bei einer Rohrtemperatur von mindestens 200°C aufgetragen.
4. Die Chromatierung erfolgt in einer Trockenschichtdicke von weniger als 1µm durch Auftragen einer sauren wässrigen Lösung einer Mischung aus 3-wertigen und 6-wertigen Chromverbindungen mit einem ph-Wert von 2,8 bis 3,5, vorzugsweise von 3,1, die zur Fixierung auf der Rohroberfläche ein anorganisches Bindemittel, z.B. ein Silikat, enthält,
5. Das Trocknen der Chromatschicht erfolgt bei Temperaturen von 120-220°C.
6. Die Auftragung des Raumtemperatur aufweisenden Chromatierungs-mittels erfolgt bei einer Temperatur der Stahlrohroberfläche von +10 bis +40°C.

Das Streitpatent 1 beschreibt ein Verfahren mit folgenden Merkmalen:

1. Verfahren zum kontinuierlichen Ummanteln von Gegenständen aus Stahl, insbesondere von Rohren mit thermoplastischem Kunststoff.
2. Die Oberfläche der Gegenstände wird durch Strahlen mit Stahlkorn gereinigt, anschließend chromatiert und bei erhöhter Temperatur getrocknet.
3. Die Chromatierung erfolgt mit einer ein Bindemittel, insbesondere ein Silikat, enthaltenden wässrigen Lösung von 3- und/oder 6-wertigen Chromverbindungen.
4. Auf die erwärmten Gegenstände wird mindestens eine Schicht eines Epoxyharz/Härter-Gemisches in einer Gesamtdicke von mindestens 0,03 mm (Trockenschichtdicke) aufgetragen.
5. Vor Beendigung der Aushärtung des Epoxyharzes wird mindestens eine Klebeschicht aus einem Copolymerisat des als Deckschicht verwendeten thermoplastischen Kunststoffes und danach in einer oder mehreren Teilschichten der thermoplastische Kunststoff aufgebracht, bevor die ummantelten Gegenstände auf Raumtemperatur abgekühlt werden.
6. Die Trocknung der Gegenstände erfolgt bei einer Temperatur von 105-130°C.
7. Die Beschichtung mit dem Epoxyharz/Härter-Gemisch wird unmittelbar nach der Trocknung durchgeführt, noch bevor durch die für die Auftragung der Kleber- und Deckschicht erforderliche weitere Erwärmung der Gegenstände auf über 160°C eine vollständige Umwandlung des Chromatierungsmittels und der inzwischen gebildeten Chrom-Eisenverbindungen in eine thermisch stabile Zwischenschicht, insbesondere eine Chrom-Eisen-Silizium-Oxide enthaltende Zwischenschicht, stattgefunden hat.

Das Streitpatent 2 beschreibt ein Verfahren mit folgenden Merkmalen:

1. Verfahren zum kontinuierlichen Auftragen eines als Flüssigkeit mit wasserähnlicher Zähigkeit vorliegenden Behandlungsmittels, insbesondere einer wässrigen Lösung von Chromatierungsmitteln.
2. Das Auftragen erfolgt bei Raumtemperatur in einer gleichmäßig dünnen Schicht auf die gereinigte Oberfläche von Stahlrohren, die zu einem endlosen Strang aneinandergereiht sind, als Vorbehandlung für eine nachfolgende Kunststoffbeschichtung, insbesondere für eine Beschichtung mit einer Epoxyharzgrundschicht, einer thermoplastischen Deckschicht und einer dazwischen angeordneten Kleberschicht aus einem Copolymerisat des thermoplastischen Kunststoffes der Deckschicht.
3. Das Behandlungsmittel wird durch Übergießen aufgebracht und anschließend getrocknet.
4. Das überschüssige Behandlungsmittel wird in einem Kreislauf geführt.
5. Das Übergießen erfolgt mit reichlichem Überschuss.
6. Das Behandlungsmittel wird über den gesamten Umfang von Bürsten oder einer bürstenartigen Streichvorrichtung mit über dem Rohrumfang annähernd gleichem Anpressdruck gleichmäßig verteilt.
7. Innerhalb von maximal 20 Sek. nach dem Verteilen setzt die Trocknung durch Wärmezufuhr ein.

In der Lehre des Streitpatents 2 liegt lediglich eine technische Verbesserung eines einzelnen Arbeitsschrittes, nämlich des Aufbringens des Chromatierungsmittels. Das Streitpatent 2 ist damit objektiv ungeeignet, eine Sperrwirkung für das Mutterpatent zu entfalten.

Ob die Lehre des Sperrpatents 1, die grundsätzlich eine technische Alternative zu der im Mutterpatent beschriebenen technischen Lehre bereitstellt, auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte eine machbare Umgehungslösung für das Mutterpatent darstellte, kann dahinstehen. Denn jedenfalls fehlt es insofern an der erforderlichen subjektiven Komponente, da der Wille der Beklagten, das Streitpatent 1 als Sperrpatent zu nutzen, nicht erkennbar ist. Der Nachweis der erforderlichen subjektiven Komponente im Rahmen der RL Nr. 18 erfordert den Beleg ganz bestimmter, konkreter unternehmenspolitischer Zielsetzungen in Bezug auf die Absicherung der eigenen Produktion, die über das hinausgehen, was ohnehin die allgemeine Sperrwirkung von Patenten mit sich bringt (Schiedsstelle, BIPMZ 2006, 185). Hieran fehlt es bezüglich beider Streitpatente. Auch wenn nach dem Jahr 1989 keine Versuche im Hinblick auf eine etwaige gewerbliche Nutzung der Streitpatente mehr durchgeführt worden sein sollten, lässt sich dem Schriftwechsel der Beklagten mit ihren Röhrenwerken entnehmen, dass diese eine zukünftige Nutzung der Streitpatente durchaus für möglich hielten (für das Streitpatent 1 vgl. Anlagen L34, L40/1, 40/3; für das Streitpatent 2 vgl. Anlage L41/1) bzw. sogar erwarteten (für das Streitpatent 1 vgl Anlage L35; für das Streitpatent 2 vgl. Anlage L41/3). Auf einer Rückäußerung des K-er Werkes vom 10.10.1989 (Anlage L40/2) hinsichtlich des Streitpatents 1 findet sich der handschriftliche Vermerk: „Patent bleibt aufrechterhalten, da in erster Linie für MRW/Ra von Interesse“. Dies deutet darauf hin, dass auch im Jahr 1989, d.h. nach Durchführung der Versuche, noch von einer zukünftigen Nutzung des Streitpatents 1 ausgegangen wurde. Bestätigt wird dies durch ein Schreiben der Beklagten vom 05.08.1993 (Anlage L46), in dem diese dem Kläger mitteilt, dass eine weitere Nutzung der geschützten Erfindungen nicht stattgefunden habe und eine Vergütungsaufstockung darum noch nicht fällig geworden sei. Diese Formulierung deutet ebenfalls darauf hin, dass die Beklagte auch im Jahr 1993 eine Nutzung der streitgegenständlichen Erfindungen noch für möglich hielt. An dieser Einschätzung ändert auch der interne Vermerk des Herrn Dr. von N vom 26.10.1995 (Anlage K12) nichts. Zum einen bezieht sich dieser Vermerk ausschließlich auf das Streitpatent 2, das schon in objektiver Hinsicht nicht als Sperrpatent in Frage kam, zum anderen wird lediglich die (theoretische) Möglichkeit einer Verwertung als Sperrpatent – soweit ersichtlich erstmals – angesprochen. Dass in der Vergangenheit ein entsprechender Wille der Beklagten bestand, kann dem Schreiben hingegen nicht entnommen werden.

Nachdem hinsichtlich beider Streitpatente die Voraussetzungen eines Sperrpatentes nicht vorliegen, kommt es auf die Frage, ob sich hieraus vor dem Hintergrund, dass der Erfindungswert des Mutterpatents ggf. durch das Sperrpatent gemindert wird, überhaupt ein Vergütungsanspruch des Klägers hätte ergeben können, nicht an.

c)
Eine Vergütungspflicht der Beklagten scheidet auch unter dem Gesichtspunkt der Einordnung der Streitpatente als Vorratspatente aus. Vorratspatente sind nach RL Nr. 21 Patente für Erfindungen, die im Zeitpunkt der Erteilung des Patents noch nicht verwertet werden oder noch nicht verwertbar sind, mit deren späterer Verwertung oder Verwertbarkeit aber zu rechnen ist. Vorliegend hat die Beklagte durch Schreiben vom 16.03.1992 (Anlage L24 u. L29/2) eine Vergütung für die beiden streitgegenständlichen Erfindungen festgesetzt. Dabei hat sie in beiden Fällen – entsprechend ihrer üblichen Praxis in vergleichbaren Fällen – einen Erfindungswert von 7.500,00 € zugrunde gelegt. Außerdem hat sie einen Anteilsfaktor von 16,5% errechnet. Vor diesem Hintergrund ergab sich unter Berücksichtigung des jeweiligen Miterfinderanteils des Klägers von 75% (Streitpatent 1) bzw. 30% (Streitpatent 2) eine Vergütung in Höhe von 928,00 DM (Streitpatent 1) bzw. 371,00 DM (Streitpatent 2).

Soweit der Kläger den seitens der Beklagten in den Vergütungsfestsetzungen angegebenen Anteilsfaktor von 16,5% in Frage stellt, kann er mit diesem Einwand nicht durchdringen. Denn gemäß § 12 Abs. 4 ArbEG ist der Kläger an diese Festsetzung gebunden, da er ihr nicht innerhalb von zwei Monaten durch schriftliche Erklärung widersprochen hat. Insofern bindet auch die Angabe einzelner Berechnungsgrößen die Beteiligten für die Zukunft (Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Aufl., § 12 Rn 22 m.w.N.).

Im Übrigen ist der Anteilsfaktor mit 16,5% zutreffend bestimmt. Dieser ergibt sich aus den Wertzahlen A=3,5, B=2 und C=3. Die Bewertung der Aufgabenstellung mit A=3,5 wird von dem Kläger nicht in Zweifel gezogen. Soweit er im Hinblick auf die Wertzahl B behauptet, er habe von der Beklagten keine Unterstützung bei der Entwicklung der Erfindungen erhalten, überzeugt dieser pauschale Einwand nicht. Denn es ist kaum vorstellbar, dass der Kläger ohne den Einsatz der ihm im Betrieb der Beklagten zur Verfügung stehenden Geräte in der Lage gewesen wäre, im Rahmen der Schwerindustrie einsetzbare und hochgiftige Stoffe wie Chrom verwendende Verfahren zu entwickeln. Der Kläger jedenfalls legt nicht dar, wie und wo ihm dies ohne Einsatz entsprechender, durch die Beklagte zur Verfügung gestellter technischer Hilfsmittel möglich gewesen sein sollte. Der Ansatz B=2 ist daher angemessen. Auch die Bewertung der Stellung des Klägers im Betrieb der Beklagten mit der Wertzahl C=3 ist nicht zu beanstanden. Zum Erfindungszeitpunkt war er Betriebschef der Rohrisolierungsanlage im Rohrschweißwerk in A. Damit war er aber nicht nur in der Fertigung leitend tätig (vgl. RL Nr. 34, 4. Gruppe), sondern er war in der Fertigung als Leiter einer ganzen Fertigungsgruppe beschäftigt und ist insofern einem Abteilungsleiter im Sinne der RL Nr. 34, 3. Gruppe gleichzusetzen.

Infolge der Festsetzungen vom 16.03.1992 sind die Parteien nicht nur an den Anteilsfaktor in Höhe von 16,5%, sondern auch an den Erfindungswert von 7.500,00 DM gebunden. Dieser wurde zwar ausweislich der Schreiben vom 16.03.1992 jeweils nur „zunächst pauschal“ festgesetzt, allerdings sollte eine Aufstockung der Vergütung allein unter dem Vorbehalt der Aufnahme der gewerblichen Nutzung der Erfindungen stehen (vgl. Anlagen L24 u. L29/2). Dass eine solche in der Folgezeit erfolgt ist, hat der Kläger nicht substantiiert vorgetragen. Andernfalls aber sollte es bei dem festgesetzten Erfindungswert in Höhe von 7.500,00 DM verbleiben. Insbesondere sind die Festsetzungen der Beklagten dahingehend auszulegen, dass keine zusätzliche Vergütung für die Aufrechterhaltung (Bevorratung) der Streitpatente ohne Aufnahme einer gewerblichen Nutzung gezahlt werden sollte, sondern dass dies mit der einmalig festgesetzten Vergütung abgegolten sein sollte. Für diese Auslegung spricht im Übrigen auch das Schreiben der Beklagten vom 05.08.1993 (Anlage L46), mit dem die Beklagte dem Kläger mitgeteilt hat, dass weitere Nutzungshandlungen der geschützten Erfindungen nicht stattgefunden hätten und eine Vergütungsaufstockung daher noch nicht fällig geworden sei. Nachdem der Kläger diesem Schreiben nicht widersprochen hat, muss er sich hieran festhalten lassen.

Auf eine etwaige Unbilligkeit der Vergütungsfestsetzungen kann sich der Kläger schon deshalb nicht mit Erfolg berufen, weil er eine solche binnen sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber der Beklagten hätte geltend machen müssen (§ 23 Abs. 2 ArbEG). Ungeachtet dessen ist eine Unbilligkeit der erfolgten Vergütungsfestsetzungen aber auch in der Sache nicht feststellbar. Wegen der begründeten Erwartung ihrer Verwertbarkeit haben Vorratspatente bzw. die ihnen zugrunde liegenden Erfindungen zwar einen gewissen Erfindungswert, die Vergütung für ein Vorratsschutzrecht kann allerdings nicht sonderlich hoch sein, weil und solange hiermit kein Gewinn erzielt wird. Denn der Arbeitnehmererfinder soll regelmäßig einen Bruchteil des Gewinns erhalten, den der Arbeitgeber durch den Einsatz der geschützten Erfindung erwirtschaftet (Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage, Anhang zu § 11 RL Nr. 21 Rn 6).

Einen Gewinn hat die Beklagte ausschließlich mit dem Mutterpatent erzielt. Hierfür hat der Kläger eine Vergütung von insgesamt 265.713,00 DM erhalten. Im Hinblick auf die erfinderische Leistung ist der Wert der beiden streitgegenständlichen Erfindungen im Verhältnis zu der technischen Lehre des Mutterpatents gering zu bemessen. Sie stellen lediglich eine Weiterentwicklung der technischen Lehre des Mutterpatents dar. Angesichts dieser Tatsache erscheint schon fraglich, ob die Beklagte dem Kläger allein wegen der Aufrechterhaltung der Streitpatente als Vorratspatente überhaupt eine Vergütung schuldete (ablehnend in einem ähnlichen Fall: LG Düsseldorf, GRUR 1955, 538 ff.). Jedenfalls aber stellt sich die von der Beklagten festgesetzte Vergütung nicht als unbillig dar. Soweit der Kläger den streitgegenständlichen Erfindungen pauschal einen Wert von 15% des Erfindungswertes des Mutterpatentes zumisst, entbehrt dies jeglicher tatsächlicher Anhaltspunkte. Anders als die im Mutterpatent beschriebene technische Lehre kam die technische Lehre der Streitpatente nämlich zu keinem Zeitpunkt zum Einsatz. Die Schiedsstelle hat insofern für Vorratspatente einen pauschalen Erfindungswert von 1.250,00 DM vorgeschlagen (vgl. Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage, Anhang zu § 11 RL Nr. 21 Rn 6 m.w.N.). Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Beklagten zunächst eine gewisse – vergütungsfreie – Frist zur Prüfung und Erprobung zuzubilligen war (vgl. hierzu: Bartenbach/Volz, ArbEG, 4. Auflage, Anhang 1 zu § 11 Rn 23). Die Schiedsstelle geht daher davon aus, dass ein Vorratspatent erst ab dem 8. Laufjahr zu vergüten ist (vgl. Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage, Anhang zu § 11 RL Nr. 21 Rn 6 m.w.N.). Nachdem die in den Jahren 1986-1988 angemeldeten Streitpatente im Jahr 1996, d.h. etwa 8-10 Jahre nach der Anmeldung, von dem Kläger übernommen wurden, ergäbe sich also lediglich ein vergütungspflichtiger Zeitraum von bis zu zwei Jahren. Bei dem von der Schiedsstelle angenommenen geringen Regel-Jahreserfindungswert von 1.250,00 DM würde dem Kläger hiernach für die Streitpatente lediglich eine jährliche Vergütung von 154,68 DM (Streitpatent 1) bzw. 61,87 DM (Streitpatent 2) zustehen. Eine Unbilligkeit der von der Beklagten festgesetzten Beträge in Höhe von 928,00 DM (Streitpatent 1) bzw. 371,00 DM (Streitpatent 2) lässt sich vor diesem Hintergrund nicht feststellen.

Gründe für eine Anpassung der Vergütungsregelung gemäß § 12 Abs. 6 ArbEG sind nicht vorgetragen.

2.
Eine Schadensersatzpflicht der Beklagten wegen eines Verstoßes gegen ihre Pflichten aus § 16 Abs. 1 ArbEG kommt ebenfalls nicht in Betracht.

Selbst wenn man den auf die europäischen Patente 0 268 XXX und 0 291 XXX gerichteten Antrag des Klägers dergestalt auslegen wollte, dass hiermit auch ein etwaiger Zahlungsanspruch hinsichtlich der deutschen Patente 36 39 XXX und 37 XXX 22 geltend gemacht werden soll, liegen die Voraussetzungen eines solchen Zahlungsanspruches nicht vor. Denn die Beklagte hat nicht schuldhaft gegen ihre Pflichten aus § 16 Abs. 1 ArbEG verstoßen.

a)
Im Hinblick auf die DE 37 XXX 22 kommt eine entsprechende Schadensersatzverpflichtung der Beklagten schon deshalb nicht in Betracht, weil dieses Schutzrecht aufgrund des Verbots des Doppelschutzes kraft Gesetzes gemäß Art. II § 8 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG keine Wirkung mehr hatte, nachdem die Einspruchsfrist gegen das unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent abgelaufen war. Insofern fehlt es bereits an einem Schaden, der dem Kläger durch den Verlust des deutschen Patents entstanden sein kann. Dieses ist – nachdem bereits das europäische Patent in der Bundesrepublik Deutschland Wirkung entfaltete – wirtschaftlich wertlos gewesen. Die Erfindung 2 ist von der Beklagten außerdem (auf der Grundlage des europäischen Patents) angemessen vergütet worden.

b)
Auch im Hinblick auf die DE 36 39 XXX ist ein Schadensersatzanspruch des Klägers nicht gegeben. Es kann dahinstehen, ob der Beklagten insofern eine Verletzung ihrer Pflichten aus § 16 Abs. 1 ArbEG zur Last fällt. Dies erscheint zumindest zweifelhaft, nachdem der Kläger in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 27.07.1990 persönlich anwesend war (vgl. Anlagen L48 und L49). Jedenfalls aber hat der Kläger nicht schlüssig vorgetragen, dass ihm durch den Verlust des deutschen Patents ein kausaler Schaden entstanden ist. Insofern ist unstreitig, dass das deutsche Patent in der damaligen Fassung nicht rechtsbeständig war. Mit welchen Ansprüchen es in der damaligen Situation ggf. hätte aufrechterhalten werden können, hat der Kläger nicht vorgetragen. Im Übrigen ist die Erfindung 1 von der Beklagten angemessen vergütet worden.

3.
Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen wären etwaige Ansprüche des Klägers auf Erfindervergütung wegen der Aufrechterhaltung der Streitpatente als Vorratspatente ebenso wie etwaige Schadensersatzansprüche wegen einer Verletzung der Pflichten aus § 16 Abs. 1 ArbEG jedenfalls mit Ablauf des Jahres 2004 verjährt (Art. 229 § 6 Abs. 4 S. 1 EGBGB i.V.m. § 195 BGB). Die Verjährung des Erfindervergütungsanspruches bestimmt sich nach den allgemeinen Regeln des BGB, die durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz wesentliche Änderungen erfahren haben. Nach altem Recht unterlag der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders grundsätzlich der regelmäßigen Verjährungsfrist von 30 Jahren (§ 195 BGB a.F.), es sei denn, der Vergütungsanspruch hatte entsprechend § 12 ArbEG eine Konkretisierung erfahren. Nach Inkrafttreten des Modernisierungsgesetzes unterfällt ein Anspruch auf Erfindervergütung der regelmäßigen Verjährung von nunmehr drei Jahren (§ 195 BGB). Gemäß Art. 229 § 6 Abs. 1 S. 1 EGBGB finden die Vorschriften des BGB in der seit dem 01.01.2002 geltenden Fassung auf die an diesem Tag bestehenden und noch nicht verjährten Ansprüche Anwendung. Es kann dahinstehen, ob die Vergütungsansprüche des Klägers vor dem Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes der dreißigjährigen Verjährungsfrist des § 195 BGB a.F. oder einer kürzeren Verjährung unterlagen. Denn selbst wenn § 195 BGB a.F. Anwendung gefunden hätte, hätte gemäß Art. 229 § 6 Abs. 4 S. 1 EGBGB am 01.01.2002 die neue dreijährige Verjährungsfrist des § 195 BGB begonnen. Insofern ist davon auszugehen, dass der Kläger jedenfalls vor dem 31.12.2001 Kenntnis von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners hatte (§ 199 Abs. 1 BGB). Ihm war (spätestens) zu diesem Zeitpunkt sowohl bekannt, dass die Beklagte die Streitpatente bis zum Jahr 1996 aufrechterhalten hatte, als auch, dass die deutschen Patente im Jahr 1990 bzw. 1991 erloschen waren. Dass der Kläger seit dem 01.01.2002 neue (anspruchsbegründende) Kenntnisse erlangt hat, die ihn zu der Erhebung der vorliegenden Klage veranlasst haben, ist weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich. Entsprechender Vortrag des Klägers wäre aber insbesondere vor dem Hintergrund der Ausführungen der Beklagten in ihrem Schriftsatz vom 01.12.2009 (S. 22 f.) erforderlich gewesen. Ebenso wenig hat der Kläger Gründe für eine Hemmung der Verjährung, etwa wegen andauernder Verhandlungen zwischen den Parteien, dargelegt.

II.
Ein Anspruch auf Erstattung der mit dem Klageantrag zu Ziffer 2. geltend gemachten außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten steht dem Kläger nicht zu. Denn mangels eines Anspruches auf Erfindervergütung kommt auch ein Zahlungsverzug der Beklagten nicht in Betracht.

III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 709, 108 ZPO.

Streitwert bis zum 02.11.2009: bis 155.000,00 €
Streitwert ab dem 03.11.2009: bis 56.000,00 €