4b O 82/16 – Verfahrenskosten

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Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2571

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 10. November 2016, Az. 4b O 82/16

I.
Die Kosten des Verfahrens trägt die Verfügungsbeklagte.

II.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

III.
Streitwert: 150.000,00 EUR

Tatbestand

Die Verfügungsklägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 0 922 XXX (nachfolgend: Verfügungspatent). Sie hat die Verfügungsbeklagte im Wege eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen der Verletzung des Verfügungspatents in Anspruch genommen. Mit dem Antrag zu I. hat die Verfügungsklägerin begehrt, der Verfügungsbeklagten den weiteren Vertrieb von Markierungen zur Verwendung in einem magnetomechanischen EAS-System mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Verfügungspatents zu verbieten; mit dem Antrag zu II., der Verfügungsbeklagten aufzugeben, Auskunft über die Herkunft und die Vertriebswege der patentverletzenden Markierungen zu erteilen; und mit dem Antrag zu III., der Verfügungsbeklagten aufzugeben, die patentverletzenden Markierungen zur Sicherung eines Vernichtungsanspruchs an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung herauszugeben.

Nach Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung und Zustellung der Antragsschrift hat die Verfügungsbeklagte die Anträge zu I. und II. unter Verwahrung gegen die Kostenlast anerkannt. Mit Teilanerkenntnisurteil vom 30. August 2016 ist die Verfügungsbeklagte gemäß den Anträgen zu I. und II. verurteilt worden.

Nach Mitteilung der Verfügungsbeklagten, dass sie streitgegenständliche Markierungen an die A GmbH & Co. KG geliefert habe, erklärte diese auf Anfrage der Verfügungsklägerin, die noch vorhandenen Markierungen nicht weiter verwenden zu wollen und an die Verfügungsbeklagte zurückzugeben. Diese wiederum erklärte ihre Zustimmung dazu, die Markierungen von einem Gerichtsvollzieher unmittelbar in Verwahrung nehmen zu lassen. Nachdem der Gerichtsvollzieher die Markierungen in Verwahrung genommen hatte, haben die Parteien den Antrag zu III. übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt.
Die Verfügungsklägerin ist der Ansicht, die Kosten des Verfahrens seien der Verfügungsbeklagten aufzuerlegen. Eine vorherige Abmahnung der Verfügungsbeklagten sei entbehrlich gewesen, da ansonsten die Sequestration gefährdet worden wäre. Sie behauptet, die Verfügungsbeklagte sei im Zeitpunkt der Einreichung des Verfügungsantrags am 8. August 2016 noch im Besitz von streitgegenständlichen Markierungen gewesen. Immerhin seien ihr – insoweit unstreitig – auf ihre Testbestellung hin von der Verfügungsbeklagten selbst ca. 200 Muster der streitgegenständlichen Markierungen übersandt worden. Zudem sei zu befürchten gewesen, dass die Verfügungsbeklagte Markierungen von ihrem Abnehmer zurückerhalte, weshalb der Antrag zu III. auch aus diesem Grund Erfolg gehabt hätte.
Die Verfügungsbeklagte vertritt die Auffassung, sie habe für die Einleitung des Verfügungsverfahrens keine Veranlassung gegeben. Eine vorherige Abmahnung sei nicht entbehrlich gewesen. Die Verfügungsklägerin habe keine Anhaltspunkte dafür gehabt, dass sie – die Verfügungsbeklagte – sich rechtswidrig verhalten und vorhandene Markierungen in das Ausland verbringen werde. Es handele sich bei ihr – der Verfügungsbeklagten – um ein sehr junges Unternehmen ohne Markterfahrung, so dass die Verfügungsklägerin auch daher davon hätte ausgehen können, zu einer zügigen außergerichtlichen Einigung zu gelangen. Vor dem Hintergrund sei die Verknüpfung eines Unterlassungs- und Auskunftsantrags mit einem Sequestrationsantrag zwecks Umgehung der Abmahnungsobliegenheit rechtsmissbräuchlich. Die Verfügungsbeklagte behauptet, sich bei Einleitung des Verfahrens nicht im Besitz streitgegenständlicher Markierungen befunden zu haben und diese aufgrund der Vertriebsstruktur auch in der Regel nicht zu besitzen. Aufgrund der unmittelbaren Lieferung des Herstellers/Lieferanten an den Abnehmer werde sie – die Verfügungsbeklagte – generell nicht Besitzerin oder Eigentümerin der Markierungen. Sämtliche der ihr überlassenen Ansichtsexemplare seien bereits vor Zustellung der Antragsschrift aufgebraucht, d.h. an Interessenten bzw. potentielle Kunden als Muster versandt worden.

Entscheidungsgründe

Nach dem Teilanerkenntnis der Verfügungsbeklagten hinsichtlich der Anträge zu I. und II. und der übereinstimmenden Erledigung des Antrags zu III. war nur noch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Diese waren gemäß §§ 91, 91a ZPO der Verfügungsbeklagten aufzuerlegen.

I.
Hinsichtlich der Klageanträge zu I. und II. ist die Verfügungsbeklagte aufgrund ihres Anerkenntnisses unterlegen, so dass sie insoweit zur Kostentragung verpflichtet ist, § 91 ZPO.

§ 93 ZPO kommt vorliegend nicht zur Anwendung. Die Verfügungsbeklagte gab allein durch ihr patentverletzendes Verhalten Anlass, eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Eine vorherige Abmahnung war ausnahmsweise entbehrlich.

1.
Ob ein Beklagter Veranlassung zur Klage gegeben hat, hängt maßgeblich von seinem Verhalten vor Klageerhebung ab. Im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung erfolgt die Klageerhebung im Sinne von § 93 ZPO – anders als im Hauptsacheverfahren – bereits mit der Anbringung des Antrags bei Gericht; Anhängigkeit und Rechtshängigkeit fallen in diesem Fall zusammen. Um die Kostenfolge des § 93 ZPO auszuschließen, hätte die Verfügungsbeklagte durch ihr Verhalten vor Einreichung des Antrags bei Gericht Anlass zum Verfügungsantrag gegeben haben müssen. Im gewerblichen Rechtsschutz ist in dieser Hinsicht anerkannt, dass im Falle eines Unterlassungsanspruchs der Schuldner, der vor Einleitung des gerichtlichen Verfahrens nicht abgemahnt wurde, grundsätzlich so behandelt wird, als habe er keine Veranlassung zur Klage gegeben (BGH GRUR 2010, 257, 258 f – Schubladenverfügung). Eine solche Abmahnung ist im Streitfall nicht erfolgt.

2.
Die Abmahnung vor Erlass der einstweiligen Verfügung war im vorliegenden Fall jedoch entbehrlich, da andernfalls der Sequestrationsantrag (Antrag zu III.) vereitelt worden wäre.

Eine vorherige Abmahnung ist unzumutbar, wenn durch die damit verbundene Warnung des Schuldners der Rechtsschutz vereitelt würde, wie dies beispielsweise dann der Fall ist, wenn mit der einstweiligen Verfügung nicht nur Unterlassung, sondern auch eine Sequestration begehrt wird. Die Abmahnung könnte dem Verletzer die Möglichkeit eröffnen, zur Vermeidung wesentlicher Nachteile den vorhandenen angegriffenen Warenbestand beiseite zu schaffen und damit den Anspruch des Verletzten auf Vernichtung der Ware zu unterlaufen (KG GRUR 2008, 372 – Abmahnkosten; OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 29 – Cerebro Card; GRUR-RR 2004, 191 – Flüchtige Ware; OLG Düsseldorf NJW-RR 1997, 1064; Köhler/Bornkamm, UWG 34. Aufl.: § 12 Rn 1.48 m.w.N.). Maßgeblich ist, ob die Umstände des konkreten Einzelfalls geeignet sind, bei dem Berechtigten die ernste Besorgnis zu begründen, dass der Unterlassungsschuldner sich bei einer vorherigen Abmahnung um schnelle Beseitigung eines etwa vorhandenen Warenbestandes bemühen werde (KG GRUR 2008, 372 – Abmahnkosten; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 191 – Flüchtige Ware; OLG Düsseldorf NJW-RR 1997, 1064). In Fällen der Weiterverbreitung schutzrechtsverletzender Ware darf der Unterlassungsgläubiger regelmäßig davon ausgehen, dass der Verletzer die Sequestrierung zu vereiteln versucht, um die sich aus einer Sequestrationsanordnung ergebenden wirtschaftlichen Nachteile zu vermeiden (KG GRUR 2008, 372 – Abmahnkosten; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 191 – Flüchtige Ware). Dies kann jedoch nicht einschränkungslos gelten. In Fällen der vorliegenden Art könnten Schutzrechtsinhaber sich veranlasst sehen, den Sequestrationsanspruch nur deshalb geltend zu machen, um auf diese Weise die hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs grundsätzlich bestehende Abmahnungsobliegenheit zu umgehen. Um einen solchen Missbrauch bzgl. der Beantragung der Sequestration auszuschließen, ist es notwendig, dass im Einzelfall geprüft wird, ob ein schützenswertes Sicherungsinteresse für die Sequestration tatsächlich bestand (KG GRUR 2008, 372 – Abmahnkosten; Köhler/Bornkamm, UWG 34. Aufl.: § 12 Rn 1.48a).

Im Streitfall hat die Verfügungsklägerin neben den Anträgen auf Unterlassung und Auskunft auch die Sequestration der patentverletzenden Markierungen geltend gemacht. Dafür bestand im Zeitpunkt der Antragstellung auch ein schützenswertes Sicherungsinteresse. Denn die Verfügungsbeklagte selbst hat Muster der angegriffenen Markierungen an den Testkäufer versendet, so dass die Verfügungsklägerin in Unkenntnis des von der Verfügungsbeklagten praktizierten Vertriebsmodells davon ausgehen durfte, dass sich diese im Besitz einer Vielzahl patentverletzender Markierungen befand. Da sich diese aufgrund ihrer geringen Größe auch unschwer beiseiteschaffen oder weiterveräußern lassen, war aus Sicht der Verfügungsklägerin im Falle einer vorherigen Abmahnung die Vereitelung des Sequestrationsantrags zu besorgen.

3.
Dass es sich bei der Verfügungsbeklagten um ein sehr junges Unternehmen ohne Markterfahrung handelt, ändert an diesem Ergebnis ebenso wenig wie der Umstand, dass sich die Verfügungsbeklagte nach Erhalt der Antragsschrift kooperativ zeigte und nicht nur die geforderte Auskunft erteilte, sondern auch an der Sicherstellung und Verwahrung der an ihren Abnehmer gelieferten Markierungen mitwirkte. Diese Umstände lassen nicht erkennen, ob ein Verletzer im Falle einer vorherigen Abmahnung einen Sequestrationsanspruch nicht doch vereitelt. Hinzu kommt, dass die Auskunft infolge des erklärten Anerkenntnisses ohnehin zwingend zu erteilen war und die sichergestellten Markierungen nicht ohne den Vorwurf einer Patentverletzung hätten verwertet werden können.

II.
Den Antrag zu III. hat die Verfügungsbeklagte nicht anerkannt, sondern haben beide Parteien übereinstimmend für erledigt erklärt. Insofern war gemäß § 91a ZPO über die Kosten des Verfahrens unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden. Nach diesen Grundsätzen ist der auf den Antrag zu III. entfallende Kostenanteil von der Verfügungsbeklagten zu tragen.

Mit dem Antrag zu III. hat die Verfügungsklägerin die Sicherung eines Anspruchs auf Vernichtung aus § 140a Abs. 1 PatG geltend gemacht. Dieser setzt neben einer Patentverletzung, die zwischen den Parteien unstreitig ist, voraus, dass sich die Verfügungsbeklagte im Besitz oder Eigentum der patentverletzenden Markierungen befand. Dies hat die Verfügungsbeklagte schon zu Beginn des Verfahrens bestritten. Allerdings ist das Bestreiten unerheblich.

Grundsätzlich muss der verklagte Verletzer die zu vernichtenden Gegenstände im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung noch in seinem Eigentum und/oder Besitz haben (LG Düsseldorf InstGE 13, 1 – Escitalopram-Besitz). Da es für die Entscheidung nach § 91a ZPO jedoch auf den Sach- und Streitstand im Zeitpunkt der übereinstimmenden Erledigungserklärung bzw. des zugrundeliegenden Erledigungsereignisses ankommt, muss die Verfügungsbeklagte vorliegend jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt Besitz oder Eigentum an den beanstandeten Markierungen gehabt haben, damit ein Vernichtungsanspruch hätte bejaht werden können. Dafür genügt es grundsätzlich, wenn feststeht, dass der Verletzer einmal Eigentümer oder Besitzer des schutzrechtsverletzenden Gegenstandes geworden ist (BGH GRUR 2003, 228, 230 – P-Vermerk (zu § 98 UrhG a.F.)). Ungeachtet des Umstands, dass in der Rechtsprechung streitig ist, welche prozessualen Folgen daran anknüpfen (vgl. zum Streitstand: Schulte/Voß/Kühnen: PatG 9. Aufl.: § 140a Rn 21; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG 11. Aufl.: § 140a Rn 6b), wäre die Verfügungsbeklagte im vorliegenden Fall unterlegen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes erfordert es wirksamer Rechtsschutz, dass der Anspruch auf Herausgabe zum Zweck der Vernichtung auch ohne Beweisaufnahme über die Fortdauer des Eigentums des Verletzers an den schutzrechtsverletzenden Gegenständen zugesprochen werden kann und die Frage des Eigentums an bestimmten Gegenständen erst nach Feststellung des weiteren Vorhandenseins solcher Gegenstände im Vollstreckungsverfahren geklärt wird (BGH GRUR 2003, 228, 230 – P-Vermerk (zu § 98 UrhG a.F.); vgl. auch LG Mannheim 7 O 405/14, Urt. v. 25.02.2005). Demnach hätte der Antrag zu III. im Streitfall Erfolg gehabt, da die Verfügungsbeklagte jedenfalls einmal Besitz an Mustern der beanstandeten Markierungen hatte. Auf ein Bestreiten des weiteren Besitzes kommt es insofern nicht an.

Nach der Rechtsprechung des Landgerichts Düsseldorf ist die Frage von Eigentum und/oder Besitz im Erkenntnisverfahren zu klären. Da aber Tatsachen, aus denen sich eine Besitz- und/oder Eigentumsaufgabe ergibt, regelmäßig aus der Sphäre des Verletzers stammen und außerhalb des Kenntnisbereichs des Anspruchsberechtigten liegen, genügt einfaches Bestreiten von Eigentum und Besitz durch den Verletzer nicht. Ihm obliegt es aufgrund seiner sekundären Darlegungslast, konkrete Tatsachen vorzutragen, aus denen sich ergibt, dass und durch welches Geschehen Besitz und/oder Eigentum aufgegeben wurden. Erst dann ist es Aufgabe des Anspruchsberechtigten, diesen Vortrag zu widerlegen (LG Düsseldorf InstGE 13, 1 – Escitalopram-Besitz; vgl. auch Fitzner/Lutz/Bodewig/Rinken, Beck OK PatR Stand 31.07.2016, § 140a Rn 20). Im Streitfall hat die Verfügungsbeklagte ihrer sekundären Darlegungslast nicht genügt. Zwar war das Vertriebsmodell der Verfügungsbeklagten nach ihrem Vortrag von vornherein darauf ausgerichtet, dass die beanstandeten Markierungen nicht an sie, sondern unmittelbar durch den Hersteller bzw. Lieferanten an den Erwerber versandt wurden. Dem ist die Verfügungsklägerin auch nicht weiter entgegengetreten. Selbst wenn man annähme, dass die Verfügungsbeklagte bei diesem Vertriebsmodell im Wege des Durchgangserwerbs kurzzeitig Eigentümerin und mittelbare Besitzerin wurde, ist nach der weiterhin unbestrittenen Auskunft der Verfügungsbeklagten davon auszugehen, dass überhaupt nur zwei Lieferungen an einen Abnehmer erfolgten, nämlich an die A GmbH & Co. KG, und die Verfügungsbeklagte jeweils mit erfolgter Lieferung, zuletzt am 19.07.2016, Besitz und Eigentum an den Markierungen verlor. Darüber hinaus hat die Verfügungsbeklagte aber nach ihrer eigenen Auskunft weitere 5.000 Markierungen erhalten (vgl. Anlage KR 21), die sie als Muster verwendete. Davon hat sie nach dem unbestrittenen Vortrag der Verfügungsklägerin ca. 200 Markierungen im Rahmen eines Testkaufs an Herrn B versendet. Zu dem Verbleib der restlichen 4.800 Markierungen hat sich die Verfügungsbeklagte nicht eingelassen. Der pauschale Vortrag, im Zeitpunkt der Antragsstellung keine beanstandeten Markierungen mehr gehabt zu haben, genügt nicht, um der sekundären Darlegungslast vollständig Genüge zu tun. Ohne die übereinstimmende Erledigungserklärung wäre daher der Antrag zu III. voraussichtlich zugesprochen worden.

Zu diesem Ergebnis gelangt man auch dann, wenn die Rechtsprechung des OLG Hamburg als maßgeblich erachtet wird. Dieses stellt entscheidend auf den Sicherungscharakter eines im Wege einer einstweiligen Verfügung geltend gemachten Sequestrationsantrags ab. Demnach ist das Sicherungsbedürfnis erst dann hinfällig, wenn (1) endgültig feststeht, dass die Voraussetzungen für einen Vernichtungsanspruch nicht mehr gegeben sind und (2) auch nicht wieder eintreten werden, weil die Verpflichtung des Schuldners, das Schutzrecht erneut zu verletzen, durch eine Sanktion gesichert sei – sei es durch einen rechtskräftigen Titel oder eine strafbewehrte Unterlassungserklärung (OLG Hamburg NJWE-WettbR 2000, 19 zum Markenrecht). Vorliegend fehlt es an der ersten Voraussetzung, weil nach dieser Rechtsprechung selbst die Glaubhaftmachung, dass kein Eigentum und Besitz an den Verletzungsprodukten mehr besteht, nicht ausreicht, das Fehlen der Voraussetzungen für einen Vernichtungsanspruch endgültig festzustellen (OLG Hamburg NJWE-WettbR 2000, 19, 21).

Auf die bei der A GmbH & Co. KG noch vorhandenen Markierungen kam es nach alledem nicht an, zumal nicht dargetan ist, dass die Verfügungsbeklagte an diesen Markierungen noch Besitz oder Eigentum hatte. Dass die Verfügungsbeklagte gleichwohl ihre Zustimmung zur Sicherstellung und Verwahrung dieser Markierungen erteilte, mag im Vorgriff auf einen etwaigen Rückrufanspruch oder Regressansprüche der Abnehmerin erfolgt sein. Dass der Verfügungsbeklagten im Zuge dessen jedoch Besitz oder Eigentum an den Markierungen eingeräumt wurde, ist nicht ersichtlich.

III.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat nur deklaratorischen Charakter. Die reine, auf ein Teilanerkenntnis und eine übereinstimmenden Erledigungserklärung ergehende Kostenlastentscheidung, die gemäß §§ 91a Abs. 2, 99 Abs. 2 ZPO mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar ist, unterfällt von vornherein nicht § 708 ZPO (Zöller/Herget, ZPO 31. Aufl.: § 708 Rn 2). Die Zwangsvollstreckung aus einer solchen Entscheidung findet vielmehr gemäß § 794 Abs. 1 Nr. 3 ZPO von Gesetzes wegen statt. Daher war auch keine Sicherheitsleistung anzuordnen.

IV.
Davon ausgehend, dass die Verfügungsbeklagte erst im Dezember 2015 als Neugründung in das Handelsregister eingetragen wurde und das Verfügungspatent im Zeitpunkt der Antragsstellung nur noch eine Schutzdauer von etwa einem Jahr hatte, hält die Kammer einen Streitwert in Höhe von 150.000,00 EUR für angemessen.