4a O 44/09 – Gewichtskonstante Portionen

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1405

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 13. Juli 2010, Az. 4a O 44/09

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,

a) Vorrichtungen zur Durchführung eines Verfahrens zur Gewinnung gewichtskonstanter Portionen oder Scheiben aus aufgeschnittenen Lebensmittelprodukten, bei dem in Abhängigkeit von Abweichungen vom Sollgewicht der Vorschub des jeweils aufzuschneidenden Produktstücks verändert wird, wobei die Veränderung des Vorschubs in Abhängigkeit von der Außenflächenkontur zumindest eines Teilbereichs des Produktstücks vorgenommen wird,

im Geltungsbereich des deutschen Patents 196 04 XXX B4 anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen,

wobei auf die Außenfläche zumindest des Teilbereichs des Produktstücks eine Linie projiziert wird, deren Verlauf von einer Aufnahmeeinrichtung detektiert wird,

und/oder

b) Vorrichtungen zur Durchführung des vorstehend zu a) beschriebenen Verfahrens, die zumindest eine Strahlungsquelle, die vorzugsweise elektromagnetische Strahlung auf das Produkt richtet, zumindest eine Aufnahmeeinrichtung, die die von dem Produkt reflektierte Strahlung empfängt und einen mit der Aufnahmeeinrichtung gekoppelten Rechner aufweist, der aus der empfangenen Strahlung die Außenflächenkontur des Teilbereichs ermittelt,

im Geltungsbereich des deutschen Patents 196 04 XXX B4 anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

wenn die Strahlungsquelle zur Projektion einer Linie auf die Außenfläche zumindest eines Teilbereichs des Produkts und die Aufnahmeeinrichtung zur Detektion des Verlaufs dieser Linie ausgebildet ist;

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 27.01.2003 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen (und ggf. Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und unter Vorlage entsprechender Rechnungen in Kopie,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen (und ggf. Typenbezeichnungen),

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;

wobei die Angaben zu lit. d) nur für die Zeit seit dem 23.12.2006 verlangt werden und

wobei der Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer sowie die Namen und Anschriften ihrer Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmter Abnehmer, ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist,

3. die unter Ziffer I. 1b) beschriebenen, frühestens seit dem 29.04.2006 im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents DE 196 04 XXX B4 erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, sowie

endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst.

II. es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin

1. für die unter Ziffer I. 1b) bezeichneten, in der Zeit vom 27.01.2003 bis zum 22.12.2006 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen,

2. allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 23.12.2006 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 10 % und die Beklagte zu 90 %.

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,00 EUR und für die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Die jeweilige Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand

Die Klägerin macht Ansprüche aus dem deutschen Patent 196 04 XXX (nachfolgend: Klagepatent; Anlage K 1) geltend, das am 06.02.1996 von der A angemeldet wurde. Die Anmeldung wurde am 07.08.1997 offengelegt. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 23.11.2006 veröffentlicht. Seit dem 27.01.2003 ist die B Maschinenbau GmbH & Co. KG C als Inhaberin des Klagepatents in der Patentrolle eingetragen (vgl. Anlage rop 1). Die Klägerin ist durch Formumwandlung aus der B Maschinenbau GmbH & Co. KG C hervorgegangen (vgl. Anlage K 2). Die entsprechende Änderung der Patentrolle erfolgte am 15.06.2009 (vgl. Anlage rop 1).

Das Klagepatent steht in Kraft. Die Beklagte hat unter dem 28.01.2010 Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erhoben, über die noch nicht entschieden ist (vgl. Anlage rop 3).

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Gewinnung gewichtskonstanter Portionen oder Scheiben aus aufgeschnittenen Lebensmittelprodukten. Die hier geltend gemachten Patentansprüche 1 und 7 lauten:

1. Verfahren zur Gewinnung gewichtskonstanter Portionen oder Scheiben aus aufgeschnittenen Lebensmittelprodukten, bei dem in Abhängigkeit von Abweichungen vom Sollgewicht der Vorschub des jeweils aufzuschneidenden Produktstücks verändert wird, wobei die Veränderung des Vorschubs in Abhängigkeit von der Außenflächenkontur zumindest eines Teilbereichs des Produktstücks vorgenommen wird, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Außenfläche zumindest des Teilbereichs des Produktstücks eine Linie projiziert wird, deren Verlauf von einer Aufnahmeeinrichtung detektiert wird.

7. Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorstehenden Ansprüche, die zumindest eine Strahlungsquelle (18), die vorzugsweise elektromagnetische Strahlung auf das Produkt (12) richtet, zumindest eine Aufnahmeeinrichtung (20), die die von dem Produkt (12) reflektierte Strahlung empfängt und einen mit der Aufnahmeeinrichtung (20) gekoppelten Rechner aufweist, der aus der empfangenen Strahlung die Außenflächenkontur des Teilbereichs ermittelt, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquelle (18) zur Projektion einer Linie auf die Außenfläche zumindest eines Teilbereichs des Produkts (12) und die Aufnahmeeinrichtung (20) zur Detektion des Verlaufs dieser Linie ausgebildet ist.

Wegen des in Form eines „insbesondere“-Antrags geltend gemachten Unteranspruchs 5 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.

Die nachfolgende Abbildung (Figur 1 der Klagepatentschrift) veranschaulicht die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels:

Die Beklagte, eine US-amerikanische Wettbewerberin der Klägerin, präsentierte auf der vom 10. bis 13. März 2009 stattfindenden Fachmesse „Anuga FoodTec“ in Köln unter anderem die sog. „D®Technology“ (nachfolgend: Angegriffene Ausführungsform). Ausweislich einer auf der Website der Beklagten (www.E.com) abrufbaren Presseinformation (Anlage K9) handelt es sich hierbei um ein Abtast- und Schneidsystem zur Optimierung der Portionierung von natürlich geformtem Schneidgut. In einer ausführlichen Produktinformation (Anlage K10) heißt es hierzu (in sinngemäßer deutscher Übersetzung):

Ob Sie Speck, Lenden, Schinken oder andere natürlich geformte Produkte schneiden, D® liefert bildgenaue Gewichtskontrolle.

D® benutzt Lasertechnologie, um die Oberseite und die Unterseite natürlich geformter Produkte vollständig abzutasten, wobei eine genaue 3-D Produktabbildung erzeugt wird. Das Schneidsystem analysiert diese Information zusammen mit dem Produktgewicht, um die geeignete Scheibendicke vor Beginn des Schneidvorgangs zu bestimmen. Das Ergebnis ist eine maximale Verwertungsrate, ein minimaler Verschnitt und eine einheitliche Scheibendicke.“

Mittels der angegriffenen Ausführungsform können in einem ersten Steuerungsmodus (annähernd) gewichtskonstante Portionen durch eine Variierung der Anzahl der Scheiben der Portion erreicht werden. In einem zweiten Steuerungsmodus, auf den sich auch die zuvor zitierte Produktinformation bezieht, wird vorab die Oberflächenkontur des aufzuschneidenden Produktstückes ermittelt und anhand des Konturverlaufs errechnet, welche Länge des aufzuschneidenden Produktstücks dem gewünschten Netto-Gewicht der später abzupackenden Gesamtportion entspricht. Anschließend wird diese Länge durch die Anzahl der gewünschten Scheiben geteilt und die entsprechende Scheibendicke für jede Portion festgelegt. Anschließend wird der Schneidvorgang initialisiert. Dadurch variiert die Dicke der Scheiben nicht zwischen jeder einzelnen Scheibe, sondern lediglich zwischen den Scheiben verschiedener Portionen. Innerhalb einer Portion weisen alle Scheiben dieselbe Dicke auf.

Die Klägerin ist der Auffassung, die angegriffene Ausführungsform mache von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Der Schutzbereich des Klagepatents erfasse nicht etwa nur Verfahren oder Vorrichtungen, bei denen die Dicke jeder einzelnen Scheibe in Abhängigkeit ihres Sollgewichts variiert werde. Vielmehr biete die Klagepatentschrift die Alternative zwischen gewichtskonstanten Portionen oder Scheiben. Vom Schutzbereich umfasst seien damit auch Vorrichtungen wie die angegriffene Ausführungsform, bei der sämtliche Scheiben einer Portion die gleiche Dicke aufwiesen und lediglich von Portion zu Portion individuell die jeweilige Dicke aller Scheiben dieser Portion eingestellt werde.

Die Klägerin beantragt,

wie erkannt zu entscheiden,

hilfsweise ihr zu gestatten, die Zwangsvollstreckung wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung abwenden zu dürfen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, den Rechtsstreit bis zu der seitens der Beklagten gegen das Klagepatent eingereichten Nichtigkeitsklage auszusetzen,

hilfsweise der Beklagten nachzulassen, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.

Die Klägerin trat dem Aussetzungsantrag entgegen.

Die Beklagte ist der Auffassung, das Klagepatent sei dahingehend auszulegen, dass die Dicke jeder einzelnen Scheibe in Abhängigkeit zu ihrem Sollgewicht individuell geregelt werde. Da dies bei der angegriffenen Ausführungsform nicht der Fall sei, sondern vielmehr alle Scheiben einer Portion unabhängig von ihrem jeweiligen Sollgewicht in derselben Dicke aufgeschnitten würden, werde das Klagepatent nicht verletzt. Ebenso wenig erfolge bei der angegriffenen Ausführungsform eine Veränderung des Vorschubs in Abhängigkeit von Abweichungen vom Soll-Gewicht. Dieses Merkmal sei dahingehend zu verstehen, dass tatsächlich das Ist-Gewicht eines jeden aufgeschnittenen Produkts ermittelt werde, damit (mit der notwendig einhergehenden zeitlichen Verzögerung) der Vorschub in Abhängigkeit von Abweichungen vom Soll-Gewicht verändert werden könne. Bei der angegriffenen Ausführungsform – so der Vortrag der Beklagten in der mündlichen Verhandlung – werde mit einer hinter der Schneidanlage angeordneten Waage jedoch das Gesamtgewicht mehrerer Portionen ermittelt. Dieser Wert werde dem Regelkreis zur Kalibrierung des Schneidvorgangs übermittelt. Abgesehen davon komme kein Schlechthinverbot in Betracht, da der erste Steuerungsmodus, in dem (annähernd) gewichtskonstante Portionen ausschließlich durch eine Variierung der Anzahl der Scheiben pro Portion erreicht würden, nicht patentverletzend sei. Schließlich meint die Beklagte, das Klagepatent werde sich in dem anhängigen Nichtigkeitsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen.

Ursprünglich hat die Klägerin die Auskunft und die Feststellung der Entschädigungspflicht für den Zeitraum seit dem 07.09.1997 geltend gemacht, mit dem Auskunftsantrag auch Angaben zu Herstellungsmengen verlangt, die Vernichtung der angegriffenen Gegenstände beantragt und die Anträge auf Entschädigung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen auch auf den Antrag zu Ziffer I. 1. a) (mittelbare Patentverletzung) rückbezogen. Diese Anträge hat die Klägerin mit Zustimmung der Beklagten zurückgenommen, die diesbezüglich Kostenantrag stellte.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und begründet.

A
Der Klageantrag zu I. 1a) und die darauf rückbezogenen weiteren Klageanträge sind begründet.

Der Klägerin stehen gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung und Schadensersatz gemäß §§ 139 Abs. 1 und 2, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform wird das Klagepatent mittelbar verletzt.

I.
Die Klägerin ist aktivlegitimiert. Ausweislich des Auszugs aus dem Patentregister ist sie seit dem 27.01.2003 – zunächst noch in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG – Inhaberin des Klagepatents und als solche berechtigt, Ansprüche aus dem Patent geltend zu machen, § 30 PatG.

II.
Die Erfindung nach dem Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Gewinnung gewichtskonstanter Portionen oder Scheiben aus aufzuschneidenden Lebensmittelprodukten wie Schinken, Leberkäse, Käse und dergleichen.

Das Aufschneiden erfolgt mittels so genannter „Slicer“, bei denen mit einem schnell umlaufenden Messer von den zugeführten Produkten Scheiben abgeschnitten werden, die in Packungen gleichen Inhalts angeboten werden. Da sich der Verkaufspreis der Packungen allein nach dem Nettogewicht richtet, ist eine Unterfüllung nur in engen Grenzen zulässig. Das gemittelte Gewicht der Portionen über einen definierten Teil des Produktionsablaufs muss mindestens das Nettogewicht betragen. Deshalb streben die Hersteller der Packungen eine Füllmenge an, die möglichst nahe am Nettogewicht liegt, um nicht gegen die Fertigpackungsverordnung zu verstoßen und andererseits um eine möglichst hohe Gutausbeute zu erreichen.

Bei in Naturform vorliegenden Lebensmittelprodukten kann die Querschnittsfläche großen Schwankungen unterliegen. Werden hier Scheiben mit gleichbleibender Dicke aufgeschnitten, führt dies zu erheblichen Gewichtsabweichungen zwischen den einzelnen Scheiben. Um (annähernd) gewichtskonstante Portionen zu erreichen, muss daher eine Gewichtskontrolle stattfinden und gegebenenfalls die Portion aufgefüllt werden. Bei den im Stand der Technik bekannten Verfahren ist es üblich, die Portionen oder Scheiben erst dann gewichtsmäßig zu erfassen, beziehungsweise zu wiegen, wenn eine Gewichtskorrektur des betreffenden Portion automatisch nicht mehr möglich ist. Abgesehen davon, dass ohnehin mit einem Sicherheitszuschlag zur Vermeidung von Unterfüllungen gearbeitet werden muss, führt dies zu Verzögerungen, weil die erforderliche Korrektur erst nach der Stapelzeit und der Transportzeit erfolgen kann. Aufgrund der damit gegebenenfalls einhergehenden Überfüllung der Portion kommt es zu Verlusten am aufzuschneidenden Produkt.

Es ist daher vorteilhaft, die Scheiben schon gewichtsgenau zu schneiden. Die DE 37 14 XXX (Anlage K 3) beschreibt insofern ein Verfahren, bei dem die jeweilige Schnitttiefe durch Ausmessen der Schnittfläche bestimmt wird, indem Strahlungsquellen das Produkt gegenüber dem Umfeld ausreichend deutlich machen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Klagepatentschrift die Aufgabe, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zu schaffen, das bzw. die die Gutausbeute steigert, ohne die durchschnittliche Überfüllung zu erhöhen. (Klagepatentschrift Abs. [0005])

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht Patentanspruch 1 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:

1. Verfahren zur Gewinnung gewichtskonstanter Portionen oder Scheiben aus aufgeschnittenen Lebensmittelprodukten;
2. in Abhängigkeit von Abweichungen vom Sollgewicht wird der Vorschub des jeweils aufzuschneidenden Produktstücks verändert;
3. die Veränderung des Vorschubs wird in Abhängigkeit von der Außenflächenkontur zumindest eines Teilbereichs des Produktstücks vorgenommen;
4. auf die Außenfläche zumindest des Teilbereichs des Produktstücks wird eine Linie projiziert;
5. der Verlauf der Linie wird von einer Aufnahmeeinrichtung detektiert.

Das erfindungsgemäße Verfahren bietet die Möglichkeit, nicht die Grundfläche der als nächstes abzuschneidenden Scheibe, sondern mittels der berechneten Außenflächenkontur die Masse des noch aufzuschneidenden Abschnitts zu berücksichtigen und in die Änderung des Vorschubs einfließen zu lassen.

III.
Die Parteien sind über die Auslegung des Klagepatentanspruchs 1 hinsichtlich der Merkmale 2 und 3 geteilter Auffassung. Für das erfindungsgemäße Verfahren ist unter anderem vorgesehen, dass in Abhängigkeit von Abweichungen vom Sollgewicht der Vorschub des jeweils aufzuschneidenden Produktstücks verändert wird (Merkmal 2). Auch wenn dies im Klagepatentanspruch nicht ausdrücklich benannt wird, sind Abweichungen des Ist-Gewichts vom Soll-Gewicht für die Veränderung des Vorschubs bestimmend. Dies wird auch von den Parteien nicht in Frage gestellt. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist es jedoch nicht erforderlich, dass das Ist-Gewicht der abgeschnittenen Scheibe oder der Portion tatsächlich bestimmt wird, um dann den Vorschub zu verändern. Vielmehr wird die im Merkmal 2 beschriebene Vorschubänderung in Abhängigkeit von der Außenflächenkontur zumindest eines Teilbereichs des Produktstücks vorgenommen (Merkmal 3). Denn nach dem Wortlaut des Klagepatentanspruchs bezieht sich das Merkmal 3 („wobei die Veränderung des Vorschubs“) auf das Merkmal 2 und beschreibt, wie die im Merkmal 2 genannte Vorschubveränderung vorgenommen werden soll. Demnach soll in Abhängigkeit von Abweichungen vom Soll-Gewicht der Vorschub des Produktstücks verändert werden und zwar dergestalt, dass diese Veränderung des Vorschubs in Abhängigkeit von der Außenflächenkontur des Produktstücks vorgenommen wird.

Der Verknüpfung der gewichtsabhängigen Vorschubkorrektur mit der Außenflächenkontur liegt der Gedanke zugrunde, dass die Außenflächenkorrektur einen Rückschluss auf das Ist-Gewicht zulässt und insofern eine Änderung des Vorschubs in Abhängigkeit von Abweichungen vom Sollgewicht vorgenommen werden kann. Entsprechend wird im allgemeinen Beschreibungsteil des Klagepatents ausgeführt, dass dem Regler, der in Abhängigkeit von Abweichungen vom Sollgewicht den Vorschub des jeweils aufzuschneiden Produktstücks verändert, durch das erfindungsgemäße Verfahren eine weitere Messgröße zugeführt werden könne, „die unter Berücksichtigung des spezifischen Gewichtes des Produktes einen Rückschluss auf die Masse des Teilbereichs des Produktstücks zulässt“ (Klagepatentschrift Abs. [0007]). Das heißt, von der Ermittlung der Außenflächenkontur lässt sich auf das Ist-Gewicht zumindest eines Teilbereiches des Produktstücks schließen und bei einer Abweichung (des prognostizierten Ist-Gewichts) vom Soll-Gewicht wird der Vorschub des Produktstücks verändert. Entsprechend heißt es zu der mit dem Nebenanspruch 7 geschützten Vorrichtung, es lasse „sich die Masse einer potentiellen Produktscheibe bereits im voraus ermitteln, so dass für die Berechnung und Beeinflussung des Produktvorschubs ausreichend Zeit verbleibt“ (Klagepatentschrift Abs. [0019]; vgl. auch Abs. [0015]). Auch in der Beschreibung der Ausführungsbeispiele kommt dieses Verständnis des Klagepatentanspruchs 1 zum Ausdruck. Dort heißt es, dass für die Bestimmung des Masseverlaufs des Produktstücks die Kenntnis des Höhenprofils der Oberfläche genüge (Klagepatentschrift Abs. [0030]) und die Scheibenstärke – sprich: der Vorschub – daher so angepasst werden müsse, dass eine sich ändernde Querschnittsfläche keine Wirkung auf die Scheibenmasse habe (Klagepatentschrift Abs. [0033]) – sprich: dass eine Abweichung des prognostizierten Ist-Gewichts vom Soll-Gewicht beseitigt wird.

Die Beklagte begründet ihre Auffassung, für die im Merkmal 2 geforderte Vorschubänderung müsse das tatsächliche Ist-Gewicht bestimmt und mit dem Soll-Gewicht verglichen werden, mit der Beschreibung eines Regelkreises in der Klagepatentschrift. Das Klagepatent gehe davon aus, dass die Vorschubänderung über einen Regelkreis gesteuert werde, der den Vorschub in Abhängigkeit von Abweichungen des tatsächlichen Ist-Gewichts geschnittener Scheiben oder Portionen vom Soll-Gewicht verändere. Diesem Regelkreis werde eine von der Außenflächenkontur des noch aufzuschneidenden Produktstücks abhängige zusätzliche Störgröße zugeführt, mit der der Vorschub bereits während des Schneidvorgangs entsprechend dem Merkmal 3 in Abhängigkeit von der Außenflächenkontur verändert werden könne. Der Beklagten ist zuzugeben, dass ein solcher Regelkreis in der Klagepatentschrift wiederholt beschrieben wird. Die Verwendung eines Regelkreises hat jedoch im Klagepatentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden und auch die Beschreibung des Klagepatents zwingt nicht zu einer anderen Auslegung.

In der Klagepatentschrift heißt es: „Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann dem Regler, der in Abhängigkeit von Abweichungen vom Sollgewicht den Vorschub des jeweils aufzuschneidenden Produktstücks verändert, eine weitere Messgröße zugeführt werden, die unter Berücksichtigung des spezifischen Gewichtes des Produktes einen Rückschluss auf die Masse des Teilbereichs des Produktstücks zulässt“ (Klagepatentschrift Abs. [0007]). Abgesehen davon, dass hier lediglich die Möglichkeit der Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens in einem Regelkreis beschrieben wird („kann“), handelt es sich selbst dann, wenn die genannte Störgröße hinzugefügt wird, um einen Regelkreis, der in Abhängigkeit von Abweichungen vom Soll-Gewicht den Vorschub verändert – allerdings mit dem Unterschied, dass nun die Vorschubänderung (auch) in Abhängigkeit von dem in der Störgröße enthaltenen prognostizierten Ist-Gewicht gesteuert werden kann (vgl. auch Klagepatentschrift Abs. [0013]). Auch ohne den Abgleich des tatsächlichen Ist-Gewichts mit dem Soll-Gewicht erfolgt also eine Veränderung des Produktvorschubs in Abhängigkeit von Abweichungen vom Soll-Gewicht (Merkmal 2), die jedoch in Abhängigkeit von der Außenflächenkontur und des damit prognostizierten Ist-Gewichts vorgenommen wird (Merkmal 3). Damit beschreibt der Klagepatentanspruch 1 allenfalls das Verfahren zur Aufschaltung der Störgröße auf einen im Stand der Technik bekannten Regelkreis (vgl. Klagepatentschrift Abs. [0013]), ohne auf diese Anwendung in einem Regelkreis beschränkt zu sein. Aus den eingangs genannten Gründen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die erfindungsgemäße Lehre – neben der Änderung des Produktvorschubs in Abhängigkeit von der Oberflächenkontur und des daraus prognostizierten Ist-Gewichts – im Merkmal 2 zusätzlich eine Veränderung des Vorschubs in Abhängigkeit von Abweichungen des tatsächlichen Ist-Gewichts vom Soll-Gewicht erfordert, wie sie bereits im Stand der Technik bekannt war. Die weiteren Ausführungen in der Klagepatentschrift zur Anwendung einer Störgröße in einem Regelkreis (Abs. [0032] und [0033]) beziehen sich lediglich auf ein Ausführungsbeispiel und geben daher keinen Anlass zu einer abweichenden Auslegung.

Nach der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 ist es nicht erforderlich, den Vorschub für jede einzelne, abzuschneidende Scheibe anzupassen. Wenn nach dem Merkmal 2 des Klagepatentanspruchs in Abhängigkeit von Abweichungen vom Soll-Gewicht der Vorschub des jeweils aufzuschneidenden Produktstücks verändert werden soll, ist damit nicht gemeint, jeweils nur für das vordere zum Aufschnitt anstehende Produktende (= die als nächstes abzuschneidende Scheibe) das Ist-Gewicht zu prognostizieren und den Vorschub anzupassen. Dies ergibt sich bereits daraus, dass nach dem Merkmal 3 die Vorschubänderung in Abhängigkeit von der Außenflächenkontur zumindest eines Teilbereichs des Produktstücks vorgenommen werden soll. Bei dem Teilbereich des Produktstücks muss es sich nicht zwingend um die nächste abzuschneidende Scheibe handeln, er kann auch aus mehreren Scheiben bestehen, die eine Portion bilden. Zudem dient das erfindungsgemäße Verfahren neben der Gewinnung gewichtskonstanter Scheiben auch der Gewinnung gewichtskonstanter Portionen aus aufgeschnittenen Lebensmittelprodukten (Merkmal 1). Es kommt also nicht auf den Schnitt gewichtsgleicher Scheiben, sondern nur auf im Ergebnis gewichtsgleicher Portionen an. Diese können auch dann gewonnen werden, wenn der Vorschub lediglich zu Beginn des Aufschneidevorgangs für eine gesamte Portion eingestellt wird, so dass innerhalb der jeweiligen Portion die Scheibenstärke konstant ist, die Scheibenmasse aber unterschiedlich sein kann. Auch wenn in der Klagepatentschrift vielfach von der Einstellung der Scheibendicke oder von der Ermittlung der Scheibenmasse die Rede ist (vgl. nur für den allgemeinen Teil der Beschreibung bspw. Abs. [0008], [0009], [0015], [0016] oder [0019]), vermag dies keine andere Auslegung des Klagepatentanspruchs 1 zu begründen. Die Beklagte selbst hat zugestanden, dass der Begriff „Produktstück“ in der Klagepatentschrift nicht einheitlich gebraucht werde. Teilweise ist damit lediglich eine Produktscheibe gemeint. Teilweise wird aber auch das gesamte Lebensmittelprodukt als Produktstück bezeichnet (vgl. Klagepatentschrift Figur 1 und die zugehörigen Abs. [0028] und [0030]). Im allgemeinen Teil der Beschreibung des Klagepatents wird darüber hinaus die Oberfläche einer zu schneidenden Scheibe lediglich als Beispiel für einen Teilbereich des Produktstücks genannt (Klagepatentschrift Abs. [0008]), so dass auch eine gesamte Portion als Teilbereich des Produktstücks (Merkmal 3) und als jeweils aufzuschneidendes Produktstück (Merkmal 2) angesehen werden kann. Schließlich geht das Klagepatent sogar davon aus, dass die Messung der Oberflächenkontur und damit die Anpassung des Produktvorschubs auch für mehrere Scheiben, gegebenenfalls also portionsweise, erfolgen kann (vgl. Klagepatentschrift Abs. [0031]). Der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung erhobene Einwand, diese Einschränkung sei darauf zurückzuführen, dass bei dünnen Scheiben der Messabschnitt für jede einzelne Scheibe zu klein sei und zudem die Gewichtsabweichungen zwischen dünnen Scheiben erwartungsgemäß gering seien, greift nicht durch, weil es dafür keinen Anhalt in der Beschreibung des Klagepatents gibt. Nach der Beschreibung ist eine Messung auch für mehrere Scheiben zulässig, ohne dass sich das Klagepatent zu den konkreten Maßen der Scheibendicke, der Messabschnitte und der Gewichtsänderungen äußert.

IV.
Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG um ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, und das objektiv geeignet ist, zur Benutzung der mit dem Klagepatentanspruch 1 geschützten Erfindung verwendet zu werden. Denn mit der angegriffenen Ausführungsform lässt sich das erfindungsgemäße Verfahren anwenden. Dies ist hinsichtlich der Merkmale 1, 4 und 5 des Klagepatentanspruchs zwischen den Parteien zu recht unstreitig. Darüber hinaus wird bei der angegriffenen Ausführungsform aber auch der Vorschub des jeweils aufzuschneidenden Produktstücks in Abhängigkeit von Abweichungen vom Sollgewicht verändert (Merkmale 2), wobei die Veränderung des Vorschubs in Abhängigkeit von der Außenflächenkontur zumindest eines Teilbereichs des Produktstücks vorgenommen wird (Merkmal 3).

Im zweiten Steuerungsmodus der angegriffenen Ausführungsform wird das Produktstück zunächst gewogen und die gesamte Außenflächenkontur ermittelt. Anschließend wird errechnet, an welcher Stelle die jeweiligen Portionen mit dem gewünschten Netto-Gewicht beginnen beziehungsweise enden. Diese Länge der jeweiligen Portionen wird wiederum durch die Anzahl der gewünschten Scheiben geteilt. Anschließend werden die Portionen nach dem vorgegebenen „Schnittmuster“ aufgeschnitten. Da die gewichtskonstanten Portionen aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenkontur verschiedene Längen haben, variiert zwar nicht die Dicke der Scheiben einer Portion, aber die Scheiben der Portionen untereinander können durchaus unterschiedliche Stärken aufweisen, so dass beim Übergang von der einen zur anderen Portion die Schnitttiefe verändert werden muss. Wird daher die jeweilige Portion im Sinne der Lehre des Klagepatentanspruchs als das jeweils aufzuschneidende Produktstück angesehen, wird der Vorschub jeweils zu Beginn des aufzuschneidenden Produktstücks verändert. Dies geschieht auch in Abhängigkeit von Abweichungen vom Soll-Gewicht, weil die Portionsgrenzen nicht anders als durch einen Abgleich des prognostizierten Ist-Gewichts der jeweiligen Portion mit deren Soll-Gewicht im vorhinein ermittelt werden können. Dass die angegriffene Ausführungsform in dieser Art und Weise arbeitet, hat auch die Beklagte in der mündlichen Verhandlung nicht in Abrede gestellt. Da in diese Berechnung der Portionsgrenzen auch die Außenflächenkontur des Produktstücks einfließt, wird die Änderung des Vorschubs auch in Abhängigkeit von der Außenflächenkontur des jeweiligen Teilbereichs des Produktstücks vorgenommen. Dass die eigentliche Veränderung des Vorschubs erst nach Abschluss sämtlicher Berechnungen für das „Schnittmuster“ während des abschließenden Schneidvorgangs erfolgt, ist für die Verwirklichung des erfindungsgemäßen Verfahrens unbeachtlich. Die Lehre des Klagepatentanspruchs ist nicht darauf beschränkt, die Außenflächenkontur und die sich daraus ergebenden Abweichungen des prognostizierten Ist-Gewichts vom Soll-Gewicht während des Schneidvorgangs zu ermitteln.

Der Beklagten, die die angegriffene Ausführungsform im Inland zur Benutzung der patentierten Erfindung im Inland angeboten hat, war bekannt, dass diese Mittel von den Angebotsempfängern dazu bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Jedenfalls war eine solche Verwendungsbestimmung aufgrund der Umstände offensichtlich. Die Bestimmung des Mittels, vom Abnehmer für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist auf Grund der Umstände offensichtlich, wenn sich dies für den unbefangenen Betrachter der Umstände von selbst ergibt und vernünftige Zweifel an der Eignung und Bestimmung des Mittels zur patentverletzenden Benutzung nicht bestehen (BGH GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät). Aus der Sicht des Dritten muss bei objektiver Betrachtung nach den Umständen die hinreichend sichere Erwartung bestehen, dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (BGH GRUR 2006, 839 – Deckenheizung). Offensichtlichkeit verlangt ein hohes Maß an Voraussehbarkeit der Bestimmung der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung seitens der Angebotsempfänger oder Abnehmer der Mittel (BGH GRUR 2001, 228, 231 – Luftheizgerät). Zur Feststellung dieses Tatbestandsmerkmals kann auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden Ein solcher Rückgriff auf die Lebenserfahrung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn in Bedienungsanleitungen oder dergleichen der Angebotsempfänger oder Belieferte darauf hingewiesen wird, das Mittel in einer klagepatentgemäßen Weise zu verwenden, weil die Erfahrung dafür spricht, dass sich der Angebotsempfänger oder Abnehmer nach derartigen Anleitungen oder Empfehlungen richten wird (BGH GRUR 2005, 848, 853 – Antriebsscheibenaufzug).

Im vorliegenden Fall kann auf die Offensichtlichkeit der Verwendungsbestimmung nicht allein aufgrund der technischen Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsform geschlossen werden, weil diese aufgrund des Steuerungsmodus 1 nicht ausschließlich erfindungsgemäß verwendet werden kann. Allerdings weist die Beklagte in ihrer Werbung unstreitig allein auf das mit der angegriffenen Ausführungsform anwendbare erfindungsgemäße Verfahren und die mit dem Steuerungsmodus 2 verbundenen Vorteile hin. So heißt es in der von der Beklagten herausgegebenen Presseinformation (Anlage K 9), die angegriffene Ausführungsform gewährleiste gewichtskonstante Portionen und minimiere Verluste des aufzuschneidenden Gutes. In der Produktinformation (Anlage K 10 beziehungsweise K 12) konkretisiert die Beklagte dies dahingehend, dass die geeignete Scheibendicke vor Beginn des Schneidvorgangs bestimmt werde und solchermaßen eine maximale Verwertungsrate, ein minimaler Verschnitt und eine einheitliche Scheibendicke erzielt würden. Der Angebotsempfänger kann das Angebot der Beklagten daher nur dahingehend verstehen, dass die angegriffene Ausführungsform allein mit dem erfindungsgemäßen Verfahren arbeitet. Dementsprechend ist auch mit der für die Offensichtlichkeit erforderlichen Gewissheit zu erwarten, dass der potentielle Abnehmer die angegriffenen Ausführungsform dazu bestimmt hat, zur Benutzung des patentierten Verfahrens verwendet zu werden. Es kann aufgrund der Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, dass der Angebotsempfänger beziehungsweise der Abnehmer der angegriffenen Ausführungsform, der allein auf die mit dem Steuerungsmodus 2 verbundenen Vorteile hingewiesen wird, die Vorrichtung in diesem Modus betreiben wird. Denn der Anwender ist regelmäßig bestrebt, möglichst wirtschaftlich zu arbeiten und eine möglichst hohe Gutausbeute zu erreichen. Dies kann er regelmäßig nur bei Anwendung des Steuerungsmodus 2, da im Steuerungsmodus 1 lediglich Scheiben gleicher Stärke geschnitten werden können, deren Gewicht aufgrund der gleichbleibenden Dicke in der Regel variiert und mit denen die Zusammenstellung nahezu gewichtsgleicher Portionen nicht ohne weiteres möglich ist. Die Beklagte hat zwar darauf hingewiesen, dass der Betrieb der angegriffenen Ausführungsform im Steuerungsmodus 1 dann wirtschaftlich sinnvoll sei, wenn das aufzuschneidende Produktstück eine gleichmäßige Außenflächenkontur aufweise. In einem solchen Fall ist es aber ebenso wirtschaftlich, die angegriffene Ausführungsform im Steuerungsmodus 2 zu betreiben, den der Abnehmer aufgrund der in der Werbung herausgestellten Vorteile dieser Betriebsart sogar einzig in Erwägung ziehen wird. Denn es ist nicht dargetan, dass der Steuerungsmodus 1 auch dann, wenn Produktstücke mit gleichmäßiger Außenflächenkontur aufgeschnitten werden, irgendwelche Vorteile aufweist, die über den Steuerungsmodus 2 hinausgehen und den Abnehmer der angegriffenen Ausführungsform dazu veranlassen könnten, abweichend von den Empfehlungen der Beklagten den Steuerungsmodus 1 zu verwenden.

V.
Da die Voraussetzungen von § 10 Abs. 1 PatG vorliegen, ergeben sich die nachstehenden Rechtsfolgen.

1. Die Beklagte ist der Klägerin gemäß § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet, da die Benutzung des Erfindungsgegenstands ohne Berechtigung erfolgt. Die Unterlassungsverpflichtung besteht sogar uneingeschränkt. Zwar verfügt die angegriffene Ausführungsform über einen ersten Steuerungsmodus, mit dem diese patentfrei verwendet werden kann. Wie jedoch im Abschnitt zuvor ausgeführt worden ist, handelt es sich dabei nur um eine technische Möglichkeit, die die Abnehmer aus wirtschaftlichen Aspekten in der Regel nicht wahrnehmen werden. Hinzu kommt, dass trotz prinzipiell patentfreier Verwendungsmöglichkeit gegen den Lieferanten ausnahmsweise auch dann ein Schlechthinverbot ergehen kann, wenn (1) weder ein Warnhinweis noch eine Vertragsstrafenvereinbarung Gewähr dafür bieten können, dass es unter Verwendung des Mittels nicht zu einer Patentverletzung kommt, (2) eine etwaige Patentverletzung für den Schutzrechtsinhaber praktisch nicht feststellbar wäre und (3) dem Lieferanten ohne weiteres zumutbar ist, das Mittel so umzugestalten, dass es nicht mehr patentgemäß verwendet werden kann (OLG Düsseldorf InstGE 4, 252, Rn 28 f – Rohrschweißverfahren). Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Bloße Warnhinweise oder gar vertragsstrafengesicherte Unterlassungsverpflichtungen durch die Abnehmer der streitgegenständlichen Geräte reichen nicht aus, um eine erfindungsgemäße Verwendung der Maschinen auszuschließen, weil diese ohne größeren Aufwand von dem einen in den anderen Modus umgeschaltet werden können und sich die Abnehmer dieser Maschinen sicher sein können, dass die Klägerin von ihnen gegebenenfalls begangene Patentverletzungen niemals feststellen und verfolgen kann, weil sie den Schneidvorgang selbst nicht beobachten kann und den portionierten Lebensmittelprodukten nicht anzusehen ist, ob sie unter Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens abgepackt wurden. Im Übrigen ist es – wie in der mündlichen Verhandlung geklärt worden ist – der Beklagten ohne weiteres zumutbar, die angegriffene Ausführungsform dergestalt abzuändern, dass der zweite Steuerungsmodus nicht mehr verwendet werden kann, indem beispielsweise eine Softwareänderung erfolgt.

2. Weiterhin hat die Klägerin gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus § 139 Abs. 2 PatG, weil die Beklagte die Patentverletzung schuldhaft beging. Als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin als Inhaberin des Klagepatents durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist. Soweit nicht sonstige Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsverfolgung und dergleichen im Streit stehen, ist der im Falle der mittelbaren Patentverletzung nach § 139 PatG zu ersetzende Schaden derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht (BGH GRUR 2007, 679, 684 f – Haubenstretchautomat). Das bedeutet aber nicht, dass unmittelbare Verletzungshandlungen durch die Abnehmer der Beklagten positiv festgestellt werden müssen. Vielmehr genügt es, wenn dargetan ist, dass die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts besteht und die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im Übrigen vorliegen (BGH GRUR 2006, 839, 842 – Deckenheizung; Scharen: Die Behandlung der (so genannten) mittelbaren Patentverletzung in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, in: GRUR 2008, 944, 948). Das ist hier der Fall, weil aufgrund der konkreten Werbeaussagen davon ausgegangen werden kann, dass Abnehmer der von der Beklagten angebotenen Slicer diese im zweiten Steuerungsmodus betrieben und damit das Klagepatent durch Anwendung des geschützten Verfahrens unmittelbar wortsinngemäß verletzten. Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht.

3. Der Klägerin hat gegen die Beklagte im tenorierten Umfang auch einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung aus § 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

B
Die Klage ist weiterhin hinsichtlich der von der Klägerin geltend gemachten unmittelbaren Verletzung des Klagepatents begründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte insofern Ansprüche auf Unterlassung, auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung und von Schadensersatz dem Grunde nach, auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen und auf Auskunft und Rechnungslegung aus §§ 33 Abs. 1, 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 3 und 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB, weil die Beklagte das Klagepatent in seinem Anspruch 7 unmittelbar verletzt.

I.
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hinsichtlich des Gegenstands des Klagepatents, des darin gewürdigten Standes der Technik, der damit verbundenen Nachteile und dem zu lösenden technischen Problem auf die Ausführungen im Abschnitt A II. Bezug genommen.

Die Merkmale des hier geltend gemachten Klagepatentanspruchs 7 können wie folgt gegliedert werden:

1. Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens nach Anspruch 1, die aufweist:
1.1 zumindest eine Strahlungsquelle (18), die vorzugsweise elektromagnetische Strahlung auf das Produkt (12) richtet,
1.2 zumindest eine Aufnahmeeinrichtung (20),
1.2.1 die die von dem Produkt (12) reflektierte Strahlung empfängt und
1.2.2 die einen mit der Aufnahmeeinrichtung (20) gekoppelten Rechner aufweist, der aus der empfangenen Strahlung die Außenflächenkontur des Teilbereichs ermittelt;
2. es sind ausgebildet
2.1 die Strahlungsquelle (18) zur Projektion einer Linie auf die Außenfläche zumindest eines Teilbereichs des Produkts (12) und
2.2 die Aufnahmeeinrichtung (20) zur Detektion des Verlaufs dieser Linie.

II.
Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Klagepatentanspruches 7 wortsinngemäß Gebrauch. Dabei ist zwischen den Parteien lediglich die Verwirklichung von Merkmal 1 streitig, das dahingehend zu verstehen ist, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung geeignet sein muss, das im Patentanspruch 1 beschriebene Verfahren auszuführen. Das ist aber nach den Ausführungen im Abschnitt A III. und IV., auf den zwecks Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird, der Fall. Die übrigen Merkmale des Klagepatentanspruchs 7 sind – was zwischen den Parteien zu Recht unstreitig ist – verwirklicht.

III.
Da die Beklagte durch das Anbieten der angegriffenen Ausführungsform von der Lehre des Klagepatentanspruchs 7 unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch macht, ergeben sich die nachstehenden Rechtsfolgen.

1. Die Beklagte ist der Klägerin gemäß § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet, weil sie zur Benutzung der Erfindung nicht berechtigt ist.

2. Weiterhin hat die Klägerin gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung aus § 33 Abs. 1 PatG für Benutzungshandlungen im Zeitraum vom 27.01.2003 bis zum 22.12.2006. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte nach der Offenlegung der Patentanmeldung vom Inhalt des Klagepatents Kenntnis erlangen und erkennen können, dass die von ihr benutzte Erfindung Gegenstand einer offen gelegten Anmeldung ist. Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, die Höhe der geschuldeten Entschädigung zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Zahlungspflicht dem Grunde nach die Verjährung von Entschädigungsansprüchen droht.

3. Zudem hat die Klägerin gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus § 139 Abs. 1 und 2 PatG, weil die Beklagte die Patentverletzung schuldhaft beging. Als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin als Inhaberin des Klagepatents durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist. Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist mit derselben Begründung wie im Fall des Entschädigungsanspruchs zu bejahen.

4. Der Klägerin steht gegen die Beklagte auch ein Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunft aus § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsformen ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die beantragten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

5. Schließlich hat die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf Rückruf und Entfernung der angegriffenen Ausführungsform aus den Vertriebswegen gemäß § 140a Abs. 3 PatG, da die Beklagte mit der angegriffenen Ausführungsform die klagepatentgemäße Erfindung im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG benutzt, ohne dazu berechtigt zu sein. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs sowie der endgültigen Entfernung aus den Vertriebswegen im Sinne von § 140a Abs. 4 PatG.

C
Für eine Aussetzung des Rechtsstreits gemäß § 148 ZPO besteht kein hinreichender Anlass.

1. Die mit den Klagepatentansprüchen 1 und 7 geschützte technische Lehre ist neu und wird nicht durch die JP H1-132XXX (Anlage NK 9 zur Nichtigkeitsklage) offenbart. In der Entgegenhaltung wird nicht beschrieben, dass in Abhängigkeit von Abweichungen vom Soll-Gewicht der Vorschub des jeweils aufzuschneidenden Produktstücks verändert wird (Merkmal 2 des Klagepatentanspruchs 1 und damit auch des auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Klagepatentanspruchs 7). Die Entgegenhaltung NK 9 hat eine Vorrichtung zum Gegenstand, die Fischhälften in Scheiben von festgelegtem Gewicht – das ist das Soll-Gewicht – schneiden kann (vgl. S. 4 Z. 20 ff der Anlage NK 9b). Dafür wird mittels Laserlichtstrahlen die Querschnittsform der Fischhälfte ermittelt (S. 9 Z. 7 ff der Anlage NK 9b). Anschließend wird mit Hilfe der Querschnittsform und dem spezifischen Gewicht der Fischhälfte die Dicke der jeweils abzuschneidenden Stücke berechnet. Dabei dient das spezifische Gewicht der (gesamten) Fischhälfte dazu, das Soll-Gewicht des jeweiligen Stücks zu berechnen (vgl. S. 9 Z. 9-13 und S. 11 Z. 9-14 der Anlage NK 9b). Nach diesen Berechnungen wird die Fischhälfte vom Transportband dem Cutter an die festgelegte Position zugeführt und das entsprechende Stück geschnitten (S. 11 Z. 18-24 Anlage NK 9b). Anschließend hebt sich der Cutter und das restliche Filetstück wird um die anfangs berechnete Menge weitertransportiert und erneut vom Cutter geschnitten (S. 11 Z. 24 bis S. 12 Z. 5 Anlage NK 9b). Auch wenn durch dieses Verfahren – wie von der Beklagten in der Nichtigkeitsklage vorgetragen – Abweichungen von einem Soll-Gewicht vermieden werden sollen, kann der Entgegenhaltung nicht ausdrücklich entnommen werden, dass dies dadurch geschieht, dass die Veränderung des Vorschubs gerade infolge einer Abweichung des (prognostizierten Ist-Gewichts) vom Soll-Gewicht erfolgt.

Zwar kann auch dasjenige offenbart sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern „mitgelesen“ wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient, nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, das heißt derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt (BGH GRUR 2009, 382 – Olanzapin). So liegt der Fall hier. Denn die Entgegenhaltung NK 9 lässt die konkrete Berechnung der Portionsgrenzen offen und es kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass sich dem Fachmann auf Grundlage des Offenbarungsgehaltes der Entgegenhaltung das erfindungsgemäße Verfahren ohne Rücksicht auf sein Fachwissen erschließt.

Ebenso wenig kann angenommen werden, dass der Erfindungsgegenstand aufgrund der Entgegenhaltung NK 9 naheliegend war. Selbst wenn man unterstellt, dass sich dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens erschließt, dass die Veränderung des Produktvorschubs in Abhängigkeit von Abweichungen (des prognostizierten Ist-Gewichts) vom Soll-Gewicht erfolgen soll, ist nicht ersichtlich, welchen Anlass der Fachmann haben sollte, gerade dieses Verfahren mit dem Gegenstand der Entgegenhaltung NK 9 zu kombinieren (vgl. BGH GRUR 2009, 743 – Airbag-Auslösesteuerung).

2. Der Erfindungsgegenstand wird auch durch die WO 93/24287 (Anlage NK 10 zur Nichtigkeitsklage) nicht neuheitsschädlich offenbart. Die Entgegenhaltung beschreibt eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittelprodukten in Portionen mit einem vorbestimmten Gewicht. Dazu wird die Höhe des aufzuschneidenden Produkts mittels eines Lasers überwacht und die Querschnittsfläche und das Gewicht des überwachten Artikels werden bestimmt. Das Förderband zum Transport des Produkts wird immer dann angehalten, wenn eine Portion vorbestimmten Gewichts das Messer passiert hat, so dass die entsprechende Portion vom Produktstück abgeschnitten werden kann. Die Entgegenhaltung NK 10 beschreibt aber nicht, dass auf die Außenfläche des Produktstücks eine Linie projiziert wird (Merkmal 4 des Klagepatentanspruchs 1 bzw. des auf den Anspruch 1 rückbezogenen Klagepatentanspruchs 7). Zwar wird in der Entgegenhaltung NK 10 im Rahmen der Darstellung des Standes der Technik ein aus dem US-Patent 4,557,019 bekanntes Gerät gewürdigt, das mit einem Richtstrahlgenerator ausgestattet ist, das Licht in parallelen Linien auf die Artikel projiziert. Gegenstand der Entgegenhaltung NK 10 ist aber eine mit einem Laser ausgestattete Vorrichtung, für den lediglich beschrieben wird, dass er die Höhe des Produktstücks entlang einer Linie quer zur Bewegungsrichtung des Förderbandes überwacht (S. 3 Z. 24-30 und S. 14 Z. 13-15 der Anlage NK 10). Die Entgegenhaltung enthält keine Anhaltspunkte dafür, dass unter Beibehaltung der Linienprojektion lediglich der Richtstrahlgenerator durch einen Laser ersetzt werden soll, wobei sich der Nichtigkeitsklage auch nicht entnehmen lässt, dass ein solcher Austausch ohne weiteres technisch möglich ist. Abgesehen davon wird in der Entgegenhaltung NK 10 für ein Ausführungsbeispiel explizit beschrieben, dass der Laser mittels eines Linearmotors quer über das Produktstück hin und her bewegt wird und die Daten zur Höhe des Artikels ermittelt (S. 7 Z. 36 bis S. 8 Z. 5 der Anlage NK 10). Ein solches Verfahren spricht eher für eine Abtastung der Oberfläche des Artikels Punkt für Punkt, stellt aber gerade keine Projektion einer Linie auf die Außenfläche des Produkts dar, so dass nicht mit der für die Aussetzung erforderlichen überwiegenden Wahrscheinlichkeit vom Erfolg der Nichtigkeitsklage ausgegangen werden kann.

Ebenso wenig ist der Erfindungsgegenstand ausgehend von der NK 10 in Kombination mit einer der Entgegenhaltungen, die eine Linienprojektion offenbaren, nahegelegt. Abgesehen davon, dass für keine der Entgegenhaltung vorgetragen ist, warum der Fachmann sie gerade mit der NK 10 kombinieren sollte, ist auch nicht ersichtlich, warum der Fachmann Anlass haben sollte, statt der in der NK 10 beschriebenen Linearbewegung des Lasers quer über das Produkt nunmehr eine Linienprojektion einzusetzen.

3. Die JP 7-184XXX (Anlage NK 8) beschreibt eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Fisch. Diese Vorrichtung weist eine oder mehrere Lichtquellen auf, mit denen Laser-Spaltlicht auf das Produkt gerichtet wird. Dabei wird eine Linie auf das Fischstück projiziert und diese detektiert, um den Fischkörper zu scannen. Die reflektierte Strahlung wird von einer oder mehreren CCD-Kameras aufgenommen. Die Daten werden sodann an eine Bildbearbeitungsvorrichtung weitergeleitet, die in Abhängigkeit des Volumens Koordinatenpositionen bestimmt, an denen das Fischstück mittels eines Hackbeils aufgeschnitten wird. Allerdings wird in der Entgegenhaltung NK 8 nicht offenbart, dass der Vorschub des jeweils aufzuschneidenden Produktstücks überhaupt geändert wird. Vielmehr weist der Umstand, dass die Position des Hackbeils in die Berechnung des herauszuschneidenden Fischstücks einbezogen wird (S. 7 Abs. [0008] a.E. und S. 9 Abs. [0013] der Anlage NK 8b), darauf hin, dass nicht der Vorschub des jeweils aufzuschneidenden Produktstücks, sondern die Position des Hackbeils beziehungsweise des Messers verändert wird. Auch hier fehlt es an der für die Aussetzung der Verhandlung erforderlichen überwiegenden Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Nichtigkeitsklage.

4. Die übrigen in der Nichtigkeitsklage aufgeführten Entgegenhaltungen, mit denen – jeweils untereinander kombiniert – das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit belegt werden soll, vermögen eine Aussetzung der Verhandlung nicht zu begründen. Abgesehen davon, dass diese Entgegenhaltungen teilweise zum geprüften Stand der Technik gehören (Anlagen NK 4 bis NK 7), ist nicht dargelegt, welchen Anlass der Fachmann haben sollte, die jeweiligen Entgegenhaltungen zu kombinieren. Der Vortrag in der Nichtigkeitsklage beschränkt sich vielmehr darauf, die verschiedenen Entgegenhaltungen aufzulisten.

D
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO. Den von den Parteien hilfsweise geltend gemachten Vollstreckungsschutzantrag war nicht stattzugeben, da sie die Voraussetzungen des § 712 Abs. 1 ZPO weder dargelegt, noch gemäß § 714 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht haben.

Streitwert: 500.000,00 EUR