4b O 147/04 – Schwangerschaftstestgerät V

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1384

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 21. Januar 2010, Az. 4b O 147/04

I. Es wird festgestellt, dass der Rechtsstreit im Hinblick auf den Unterlassungsantrag (Antrag zu I.1. der Klageschrift vom 5. August 2003) erledigt ist.

II. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen, über Herkunft und Vertriebsweg in der Zeit vom 26. August 2000 bis zum 26. April 2008 von

spezifischen Bindungsassays, die geeignet sind, zur Verwendung eines für einen Analyt spezifischen markierten Reagenz, wobei das markierte Reagenz durch einen porösen Träger frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyt enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone gibt, in der Detektionszone ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyt permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyt und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann, und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass

a) die Markierung eine Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist;

b) es auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone gibt, wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz oder den immobilisierten Analyt, der an das markierte Reagenz binden kann, binden kann, und

c) das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assayergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch der Kontrollzone zeigt und sich ein negatives Assayergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenz nur in der Kontrollzone zeigt

und zwar unter Angabe

(a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

(b) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse,

wobei die Beklagte zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen oder Lieferscheine) in Kopie vorzulegen hat.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin zu 37 %, die Beklagte zu 63 %.

V. Das Urteil ist für die Klägerin wegen des Ausspruchs zu II. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 40.000,- Euro und wegen der Kosten in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar, für die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch die unwiderrufliche und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Bundesrepublik Deutschland als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

T a t b e s t a n d :

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung u.a. für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 560 XXX (Anlage K 13, deutsche Übersetzung K 14, nachfolgend Klagepatent), welches aus einer Teilanmeldung zu der europäischen Patentanmeldung Nr. 88 303 XXX.2, die als EP 291 XXX (nachfolgend Stammpatent) erteilt wurde und Gegenstand des Rechtsstreits 4b O XXX/03 ist, hervorgegangen ist. Die europäische Teilanmeldung ist unter dem Aktenzeichen EP 93 108 XXX.7 registriert. Die Anmeldung des Klagepatentes erfolgte am 26. April 1988, die Veröffentlichung der Erteilung beim Europäischen Patentamt am 26. Juli 2000 und beim Deutschen Patent- und Markenamt am 14. Dezember 2000. Das Klagepatent ist am 26. April 2008 wegen Zeitablaufs erloschen.

Das Klagepatent, welches spezifische Bindungstestverfahren betrifft und dessen Verfahrenssprache Englisch ist, wurde durch Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 25. April 2006 aufrechterhalten. Nach Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung hat diese mit Entscheidung vom 8. September 2008 die gegen das Klagepatent erhobenen Einsprüche zurückgewiesen. Das Stammpatent, aus dessen europäischer Teilanmeldung das Klagepatent stammt, wurde in einem beim Bundespatentgericht geführten Nichtigkeitsverfahren am 7. Juni 2005 für nichtig erklärt. Auf die gegen die Entscheidung beim Bundesgerichtshof durchgeführte Berufung wurde das Stammpatent mit Urteil vom 4. November 2008 eingeschränkt aufrechterhalten.

Der für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Patentanspruch 1 lautete in englischer Verfahrenssprache:

„A specific binding assay involving the use of a labelled reagent specific for an analyte which labelled reagent is free to migrate through a porous carrier (206) moistened by the application thereto of an aqueous sample suspected of containing the analyte, there being a detection zone (209) on the porous carrier, in which detection zone an unlabelled specific binding agent for the analyte is permanently immobilized and is therefore not mobile in the moist state, which unlabelled specific binding agent can participate in a sandwich-format reaction with the analyte and the labelled reagent, the porous carrier comprising part of an analytical test device, characterized in that
a) the label is a particulate direct label;
b) there is a control zone (210) on the porous carrier downstream from the detection zone, which control zone contains immobilized antibody that can bind to the labelled reagent or immobilized analyte that can bind to the labelled reagent; and
c) the labelled reagent is picked up from the dry state within the analytical test device by the aqueous sample and migrates therewith through the detection zone and control zone, whereby a positive assay result is revealed by visible binding of the same labelled reagent in both the detection zone and the control zone, and a negative assay result is revealed by visible binding of the labelled reagent in the control zone only.”

Der ursprünglich geltende Patentanspruch lautet in deutscher Übersetzung in der Klagepatentschrift wie folgt wiedergegeben:

„Spezifisches Bindungsassay, umfassend die Verwendung eines für einen Analyt spezifischen markierten Reagenz, wobei das markierte Reagenz durch einen porösen Träger (206) frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyt enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone (209) gibt, in der Detektionszone ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyt permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyt und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann, und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
a) die Markierung eine partikelförmige Direktmarkierung ist;
b) es auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone (210) gibt, wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz oder den immobilisierten Analyt, der an das markierte Reagenz binden kann, binden kann, und
c) das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assayergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch der Kontrollzone zeigt und sich ein negatives Assayergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenz nur in der Kontrollzone zeigt.“

Die Figuren 6 und 7 der Klagepatentschrift verdeutlichen – wie nachstehend verkleinert abgebildet – den Gegenstand der Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels.

Die Beklagte bietet an und vertreibt ein Schwangerschaftsfrühtestgerät, wie aus dem als Anlage K 16 überreichten Muster ersichtlich ist. Die Gebrauchsinformation sowie eine Kopie der Verpackung wurden von der Klägerin als Anlage K 16a und 16b vorgelegt. Die Beklagte ist gesellschaftsrechtlich eng mit der A GmbH & Co. KG verbunden, welche einen Schwangerschaftsfrühtest mit der Bezeichnung „B“ vertreibt, der Gegenstand des Berufungsverfahrens vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf mit dem Aktenzeichen I-U XXX/04 ist. Eine Entscheidung in dem Berufungsrechtsstreit steht noch aus. Sowohl die hiesige Beklagte als auch die Beklagte in dem vor dem Oberlandesgericht anhängigen Berufungsrechtsstreit werden mit Testgeräten von der C mbH beliefert, welche Beklagte in den Verfahren 4b O XXX/04, 4b O XXX/04 und 4b O XXX/04 vor der angerufenen Kammer ist. Der im vorliegenden Rechtsstreit angegriffene Schwangerschaftsfrühtest entspricht in seinem Aufbau und seiner Ausgestaltung demjenigen Schwangerschaftsfrühtest, welcher Gegenstand des genannten Berufungsverfahrens ist.

Die angegriffene Ausführungsform umfasst einen Träger aus Polyethylen, auf den eine trockene poröse Membran aufgebracht ist. Auf der porösen Membran befindet sich ein Glasfaserkissen mit goldmarkiertem Maus-Anti-hCG-Antikörper, welcher an das β-Epitop des hCG-Schwangerschaftshormons bindet. Die angegriffene Ausführungsform weist des Weiteren eine stromabwärts vom Glasfaserkissen gelegene Detektionszone auf. In dieser Detektionszone liegt ein immobilisierter monoklonaler Anti-Maus-Antikörper, der an die α-Kette des Schwangerschaftshormons bindet. Stromabwärts der Detektionszone befindet sich die Kontrollzone, in der ein Anti-Maus-Antikörper vorliegt. Außer dem goldmarkierten hCG-spezifischen Antikörper liegen auf dem Glasfaserkissen weitere unmarkierte Antikörper vor, die spezifisch sind für das hCG-verwandte Hormon LH, das von der Beklagten als ein „Abfangantikörper“ bezeichnet wird. Die Anordnung aus Polyethylenträger, Membran und Glasfaserkissen ist in eine Umhüllung aus Pappe eingebettet. Die äußere Umhüllung auf Seiten der Anwendungsoberfläche ist mit einer Kunststoffbeschichtung versehen. Die Seitenkanten sind nicht mit Kunststofffolie überzogen.

Bei der Anwendung des angegriffenen Schwangerschaftstestgerätes geschieht folgendes:

Das aus der Testvorrichtung hinausragende Glasfaserkissen wird in eine Urinprobe gehalten. Durch Kapillareffekte durchläuft die Probe das goldmarkierten Antikörper und Abfangantikörper enthaltende Glasfaserkissen und löst dort den goldmarkierten Anti-hCG-Antikörper sowie die Abfangantikörper heraus. Durch die Goldmarkierung ergibt sich eine mit bloßem Auge sichtbare rosa Färbung. Durch den Kapillareffekt wandern die Antikörper weiter bis zu der Detektionszone. Ist die Testperson schwanger, so weist die Urinprobe das Schwangerschaftshormon hCG auf. In diesem Fall bildet sich aus dem Anti-hCG-Antikörper, dem Hormon hCG und dem in der Detektionszone vorliegenden Antikörper ein Sandwich-Komplex, der in der Detektionszone festgehalten wird. Auf Grund der Goldmarkierung des Anti-hCG-Antikörpers bildet sich im Falle einer Schwangerschaft in der Detektionszone ein rosafarbener Streifen aus. Ist die Versuchsperson nicht schwanger, kann sich der zuvor angesprochene Sandwich-Komplex nicht bilden. Dies hat zur Folge, dass der Anti-hCG-Antikörper nicht in der Detektionszone festgehalten wird und damit dort keine farbige Linie ausgebildet werden kann. Im Fall einer schwangeren Versuchsperson wird überschüssiger Anti-hCG-Antikörper und im Fall einer nichtschwangeren Versuchsperson die vollständige Menge dieses Antikörpers die Detektionszone durchlaufen und schließlich in die Kontrollzone gelangen. Dort bildet der goldmarkierte Maus-Anti-hCG-Antikörper mit dem immobilisierten Anti-Maus-Antikörper einen Komplex, wird also in der Kontrollzone festgehalten. Dies führt wiederum zur Ausbildung einer rosafarbenen Linie, und zwar unabhängig davon, ob die Versuchsperson schwanger ist oder nicht.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass der streitbefangene Schwanger-schaftstest wortsinngemäß, in jedem Fall aber mit äquivalenten Mitteln von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht habe. Es handele sich nicht um ein Verfahrenspatent, so dass eine unmittelbare Patentverletzung, hilfsweise mittelbare Patentverletzung vorgelegen habe. Sie sei im Hinblick auf sämtliche geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert, da ihr sämtliche sich aus dem Klagepatent ergebenden Ansprüche übertragen worden seien. Wegen des tatsächlichen Vorbringens der Klägerin zur Aktivlegitimation wird auf die Entscheidungsgründe verwiesen. Vorliegend nimmt die Klägerin die Beklagte deshalb, nachdem sie den Rechtsstreit im Hinblick auf den Ablauf der Schutzdauer für das Klagepatent teilweise für erledigt erklärt hat und sich die Beklagte der Erledigungserklärung nicht angeschlossen hat, auf Feststellung der Erledigung, Rechnungslegung und Schadenersatzfeststellung in Anspruch, wobei eine Verurteilung in Bezug auf die Benutzungshandlung des Herstellens sowie eine Vernichtung nicht mehr geltend gemacht wird. Die Beklagte hat insoweit einer teilweisen Klagerücknahme zugestimmt.

Die Klägerin beantragt nunmehr,

I. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 26. August 2000 bis zum 26. April 2008

in der Bundesrepublik Deutschland

spezifische Bindungsassays mit einem für einen Analyten spezifischen markierten Reagenz, das durch einen porösen Träger frei wandern kann, der der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyten enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone gibt, in der ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyten permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyten und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, bei denen die Markierung eine Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen und bei denen auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone vorhanden ist; wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, oder wobei die Kontrollzone immobilisierten Analyten enthält, der an das Reagenz binden kann, und bei denen das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assayergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch der Kontrollzone zeigt, und sich ein negatives Assayergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenz nur in der Kontrollzone zeigt,

angeboten hat, in Verkehr gebracht hat oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen hat, und zwar unter Angabe

(a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,

(b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen (gegebenenfalls der Marken- und/oder Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

(c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen (gegebenenfalls der Marken- und/oder Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

(d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

(e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten den unter Ziffer I.1. bezeichneten Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden,

wobei die Beklagte zum Nachweis der Angaben zu (a) und (b) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen oder Lieferscheine) in Kopie vorzulegen hat,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu Ziffer I. bezeichneten, seit dem 02. November 2002 bis zum 26. April 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch zukünftig entstehen wird.

sowie hilfsweise zu I.

die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 26. August 2000 bis zum 26. April 2008

in der Bundesrepublik Deutschland

analytische Testgeräte, die geeignet sind zur Verwendung eines für einen Analyt spezifischen markierten Reagenz, das durch einen porösen Träger frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyten enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone gibt, in der ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyten permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyten und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, bei denen die Markierung eine Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen und bei denen auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone vorhanden ist; wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, oder wobei die Kontrollzone immobilisierten Analyten enthält, der an das Reagenz binden kann, und bei denen das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assayergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch der Kontrollzone zeigt, und sich ein negatives Assayergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenz nur in der Kontrollzone zeigte,

Abnehmern angeboten und/oder an solche geliefert hat, ohne darauf hingewiesen zu haben, dass diese analytischen Testgeräte nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Europäischen Patentes 0 560 XXX für nicht im privaten Bereich zu gewerblichen Zwecken zum Einsatz eines Verfahrens gemäß den vorerwähnten Merkmalen, für die diese analytischen Testgeräte sich eignen, verwendet werden dürfen,

und zwar unter Angabe:

(a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen (gegebenenfalls der Marken- und/oder Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

(b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen (gegebenenfalls der Marken- und/oder Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

(c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

(d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten den unter Ziffer I.1. bezeichneten Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

Wegen des auf eine lediglich äquivalente Patentbenutzung bezogenen Hilfsantrages wird auf Blatt 117 GA Bezug genommen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie stellt die Aktivlegitimation der Klägerin in Abrede und bestreitet den gegen sie erhobenen Verletzungsvorwurf. Wenn im Klagepatent davon die Rede sei, dass das markierte Reagenz und das unmarkierte Bindungsagens „spezifisch“ für die Nachweissubstanz zu sein hätten, so besage dies für den Durchschnittsfachmann, dass das Reagenz und das Bindungsagens nur mit der Nachweissubstanz (und mit keinem anderen Stoff) eine Bindung eingehen könne. Bei der angegriffenen Ausführungsform liege eine derartige Spezifität nicht vor, weil der in der Detektionszone immobilisierte Antikörper nicht nur mit dem hCG-Hormon, sondern gleichermaßen mit LH, FSH und TSH reagieren könne. Soweit es um die Bestückung der Kontrollzone gehe, enthalte die Klagepatentschrift einen Übersetzungsfehler. Die Beklagte leitet hieraus ein Weiterbenutzungsrecht gemäß Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG für sich her. Im Übrigen würden die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung nicht vorliegen.

Die Klägerin tritt diesem Vorbringen entgegen.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die zulässige Klage ist im Wesentlichen begründet. Mit dem Vertrieb der streitbefangenen Schwangerschaftstests hat die Beklagte dem Wortsinn nach widerrechtlich von der technischen Lehre des Klagepatents mittelbar Gebrauch gemacht, so dass insoweit Erledigung eingetreten ist. Wegen der Verletzung des Klagepatentes stehen der Klägerin Ansprüche zu, soweit sie auf Auskunft gemäß § 140 b PatG gerichtet sind. Ansprüche wegen Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung waren zurückzuweisen, da die Klägerin insoweit ihre Berechtigung zur Geltendmachung der Ansprüche nicht hinreichend dargetan hat.

I.
Der Antrag auf Feststellung der Erledigung im Hinblick auf den ursprünglich geltend gemachten Unterlassungsanspruch nach Ablauf der Schutzdauer des Klagepatentes am 26. April 2008 ist zulässig. Da sich die Beklagte der Erledigungserklärung der Klägerin nicht angeschlossen hat, begehrt die Klägerin die Feststellung, dass Erledigung eingetreten ist. Insoweit handelt es sich um eine zulässige Klageänderung im Sinne einer zulässigen Beschränkung nach § 264 Nr. 2 ZPO, welche sachdienlich ist.

Die Klägerin ist insoweit auch prozessführungsbefugt. Sie wurde am 21. Juni 2002 als Patentinhaberin in das Patentregister eingetragen. Ob sie zum Zeitpunkt der Eintragung auch materiell-berechtigte Inhaberin war, muss an dieser Stelle nicht entschieden werden, da für die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches, dessen Erledigung vorliegend festzustellen ist, die formelle Registereintragung genügt (vgl. Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl. Rn. 525).

Mit dem Ablauf der Schutzdauer des Klagepatentes ist Erledigung eingetreten.

Die Klage auf Unterlassung war ursprünglich zulässig und begründet, so dass das Gericht die Erledigung des Unterlassungsantrages festzustellen vermochte. Das angegriffene Schwangerschaftstestgerät hat von der Lehre nach dem Klagepatent Gebrauch gemacht, so dass die Beklagte, wenn nicht die Schutzdauer des Klagepatentes wegen Zeitablaufs erloschen wäre, zur Unterlassung verpflichtet gewesen wäre.

1.
Das Klagepatent betrifft Assays, wie sie insbesondere für die Durchführung von Schwangerschaftstests gebraucht werden. Derartige Test-Kits, die sich auch für eine Anwendung im häuslichen Bereich eignen, sind aus dem Stand der Technik vielfach bekannt. Sie alle verlangen dem Benutzer eine Reihe von nacheinander vorzunehmenden Handlungen ab, bevor das Testergebnis ablesbar ist. Die Klagepatentschrift kritisiert hieran nicht nur den Zeitaufwand, sondern außerdem die Tatsache, dass die Handhabungsschritte, sofern sie nicht korrekt durchgeführt werden, zu Messfehlern führen können.

Aufgabe der Erfindung soll es deshalb sein, eine Testvorrichtung zur Verfügung zu stellen, die ohne weiteres auch von einem Laien bedient werden kann, schnell und bequem in der Handhabung ist und dennoch zuverlässige Testergebnisse liefert.

Patentanspruch 1 des Klagepatents sah hierzu die Kombination folgender Merkmale vor, wie sie von der Klägerin nach Beschränkung des Stammpatentes beansprucht wurden:

(1) Spezifisches Bindungsassay umfassend die Verwendung eines Reagenz, welches für einen Analyt (Nachweissubstanz) spezifisch markiert ist.

(2) Die Markierung ist eine partikelförmige Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen.

(3) Das markierte Reagenz (208) kann durch einen porösen Träger (206) frei wandern.

(4) Der poröse Träger (206) umfasst einen Teil einer analytischen Testvorrichtung.

(5) Der Träger (206) wird durch Aufbringen einer wässrigen Probe befeuchtet, die vermutlich den Analyt (Nachweissubstanz) enthält.

(6) Auf dem porösen Träger (206) gibt es

(a) eine Detektionszone (209) und
(b) – stromabwärts der Detektionszone (209) – eine Kontrollzone (210).

(7) Das markierte Reagenz (208) wird aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen und wandert mit dieser durch die Detektionszone (209) und die Kontrollzone (210).

(8) In der Detektionszone (209) ist ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyt (Nachweissubstanz) permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich.

(9) Das unmarkierte spezifische Bindungsagens kann mit dem Analyt (Nachweissubstanz) und dem markierten Reagenz (208) an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen.

(10) Die Kontrollzone (210) enthält

(a) immobilisierten Antikörper, welcher an das markierte Reagenz binden kann, oder
(b) immobilisierten Analyt, welcher an das markierte Reagenz binden kann.

(11) Ein positives Assay-Ergebnis zeigt sich durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone (209) als auch in der Kontrollzone (210).

(12) Ein negatives Assay-Ergebnis zeigt sich durch sichtbares Binden des markierten Reagenz nur in der Kontrollzone (210).

2.
Die angegriffene Ausführungsform hat von der Lehre nach dem Klagepatent mittelbaren Gebrauch gemacht hat. Bei dem Klagepatent handelt es sich entgegen der Auffassung der Klägerin um ein Verfahrenspatent, so dass ausschließlich eine mittelbare Patentverletzung in Betracht kam.

Hierfür spricht bereits die Bezeichnung des Klagepatentes als „Spezifische Bindungsverfahren“. Auch die Verwendung des Begriffs eines „Assays“ lässt den Schluss auf das Vorliegen eines Verfahrenspatentes zu, da es sich bei einem Assay nach dem Verständnis eines Durchschnittsfachmanns um ein Nachweisverfahren handelt. Entsprechend verwendet auch das Klagepatent den Begriff des Assays. So zeigt die Formulierung im Patentanspruch 1: „Bindungsassay, umfassend die Verwendung eines…“, dass hiermit eine bestimmte Handlung beschrieben wird. Auch aus der Beschreibung der Erfindung ergibt sich nichts anderes. So heißt es auf Seite 5 Zeilen 26 f. der deutschen Übersetzung des Klagepatentes:

„Üblicherweise kann das Assay der Erfindung unter Verwendung einer analytischen Testvorrichtung durchgeführt werden…“.

Auf Seite 6 Zeilen 18 f. heißt es weiter:

„In einer Ausführungsform der Erfindung wird der Assay unter Verwendung einer Vorrichtung durchgeführt, die ein poröses Festphasenmaterial umfasst…“.

Auf Seite 19 Zeilen 11 f., wo eine Ausführungsform der Erfindung beschrieben wird, heißt es:

„Die Figuren 1 und 2 stellen einen typischen Streifen porösen Festphasenmaterials zur Verwendung in einem Assaytest dar…“.

Auf Seite 43 Zeilen 17 f. wird ausgeführt:

„Mit Direktmarkern können Assays durchgeführt werden, in denen Urinproben direkt vom Urinstrahl oder durch Freisetzung eines geeigneten Volumens …. auf den Absorptionsdocht der Testvorrichtung aufgebracht werden.“

Das Klagepatent stellte daher eine Erfindung unter Schutz, die sich mit einem Nachweisverfahren befasst und nicht lediglich eine Vorrichtung zur Durchführung eines entsprechenden Verfahrens. Die hiergegen gerichteten Argumente der Klägerin gehen fehl. So verweist sie auf Seite 10 Zeilen 13 und 14 der Klagepatentschrift, wo von einer Schwangerschaftstestvorrichtung die Rede sei. Dieser Einwand überzeugt jedoch nicht, da sich aus der Formulierung des maßgeblichen Patentanspruches 1 etwas anderes ergibt, nämlich „spezifisches Bindungsassay, umfassend die Verwendung …“. Dass in der Beschreibung der Erfindung von einem Testgerät die Rede ist, mag daher herrühren, dass das Klagepatent eine Teilanmeldung des Stammpatentes ist und die Beschreibung nicht auf die vorliegende Erfindung angepasst wurde. Auch die zeichnerischen Darstellungen in den Figuren 1 bis 12 sprechen nicht notwendigerweise für die Klägerin, da auch mit der Darstellung einer Vorrichtung ein Verfahren beschrieben werden kann.

3.
Die angegriffene Ausführungsform hat von der Lehre nach dem Klagepatent mittelbaren Gebrauch gemacht. Das Testgerät stellte ein wesentliches Mittel der Erfindung im Sinne des § 10 PatG dar.

Bei den von der Beklagten in dem streitgegenständlichen Schwangerschaftstestgerät verwendeten Antikörpern handelt es sich um spezifische Bindungsreagenzien im Sinne der Merkmale (1) und (8) des Klagepatentes. So lässt sich zwar der Begriff „spezifisch“, wie er in dem Patentanspruch 1 verwendet wird, sich bei verständiger Würdigung des Patentes nicht einheitlich bestimmen, so dass auch Antikörper die zum einen an das α-Epitop des hCG und zum anderen an das β-Epitop des hCG binden von der Erfindung nach dem Klagepatent umfasst sind. Im Rahmen der unter Heranziehung des Beschreibungstextes gebotenen funktionsorientierten Auslegung ist der Begriff des spezifischen Bindungsreagenz jedoch so zu deuten, wie dies angesichts der nach dem offenbarten Erfindungsgedanken zugedachten technischen Funktion angemessen ist. Danach kann der Begriff „spezifisch“ in den Merkmalen (1) und (8) des Patentanspruchs 1 nicht einheitlich bestimmt werden, sondern hängt maßgeblich davon ab, welchen Grad an Spezifität der Antikörper in der jeweils anderen Zone besitzt. Wird im Reaktionsbereich ein hochspezifischer markierter Antikörper verwendet, so verlangt die Spezifität des in der Nachweiszone immobilisierten Antikörpers lediglich, dass er auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Umgekehrt gilt dasselbe. Wird die Nachweiszone mit einem für die Nachweissubstanz hochspezifischen Antikörper versehen, so genügt für die Reaktionszone eine Spezifität in dem Sinne, dass der markierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Eine derartige wechselwirkende – Interpretation des Begriffs „spezifisch“ ist rechtlich ohne Weiteres möglich und vorliegend sogar geboten, um der durch das Klagepatent geschützten technischen Lehre gerecht zu werden.

Dieses Verständnis entnimmt der Durchschnittsfachmann dem Beschreibungstext, wenn dort beschrieben wird, dass es lediglich eine bevorzugte Ausführungsvariante der Erfindung darstellt, als markiertes Reagenz einen „hochspezifischen Anti-hCG-Antikörper“ und als Bindungsagens einen „hochspezifischen unmarkierten Anti-hCG-Antikörper“ zu verwenden. Auf Seite 14, 3. Absatz der Patentschrift (Anlage K-C 3) heißt es in diesem Sinne:

„Das immobilisierte spezifische Bindungsreagenz in der zweiten Zone ist bevorzugt ein hochspezifischer Antikörper und besonders bevorzugt ein monoklonaler Antikörper. Das Markierte Reagenz ist ebenfalls bevorzugt ein hochspezifischer Antikörper und besonders bevorzugt ein monoklonaler Antikörper“

Dass diese Begriffsbildung für Schwangerschaftstestgeräte nicht gelten soll, ist nicht zu erkennen. Derartiges gibt insbesondere der Beschreibungstext auf den Seiten 10 nicht her. So wird ausgeführt:

„Eine wichtige Ausführungsform der Erfindung ist ein Schwangerschaftstestgerät, umfassend ein hohles längliches Hohlgehäuse, enthaltend einen trockenen porösen Nitrocelluloseträger, der mit dem Äußeren des Gehäuses über ein saugfähiges Urinaufnahmeelement indirekt in Verbindung steht, das vom Gehäuse hervorsteht und als Reservoir dienen kann, von dem Urin in den porösen Träger freigesetzt wird, wobei der Träger eine erste Zone eines einen gefärbten „Direkt“-Marker tragenden hochspezifischen Anti-hCG-Antikörper enthält, wobei der markierte Antikörper, wenn er sich im feuchtem Zustand befindet, im porösen Träger frei beweglich ist und in einer von der ersten Zone räumlich getrennten zweiten Zone einen hochspezifischen unmarkierten Anti-hCG-Antikörper enthält, der auf dem Trägermaterial permanent immobilisiert ist und daher im feuchtem Zustand nicht beweglich ist, wobei die markierten und unmarkierten Antikörper für verschiedene hCG-Epitope spezifisch sind, und die beiden Zonen derart angeordnet sind, dass eine auf dem porösen Träger aufgebrachte Urinprobe über die erste Zone in die zweite Zone eindringen kann und das Gehäuse aus opakem oder durchscheinendem Material aufgebaut ist und mindestens eine Öffnung aufweist, durch die das analytische Ergebnis beobachtet werden kann, zusammen mit einem entfernbaren wiederaufbringbaren Deckel für das vorstehende saugfähigen Urinaufnahmeelement.“

Die vorstehende Passage lässt sich dahin begreifen, dass nicht nur die Umsetzung der patentierten Lehre in Form eines Schwangerschaftstestgerätes als solche eine bevorzugte Variante der Erfindung darstellt, sondern dass es gleichermaßen bevorzugt ist, hierbei hochspezifische Anti-hCG-Antikörper zu verwenden. Der Fachmann erkennt, dass der in der Patentbeschreibung verwendete Begriff eines „hochspezifischen Antikörpers“ eine ganz spezielle Ausführungsform der Erfindung betrifft, nämlich diejenige, bei der der als Markierungsreagenz oder Fängersubstanz eingesetzte Antikörper eine besonders ausgeprägte Spezifität für die in Rede stehende Nachweissubstanz besitzt, indem der Antikörper einzig und allein an den nachzuweisenden Analyten, aber an kein anderes Antigen binden kann. Bereits anhand der der Klagepatentschrift eigenen Begrifflichkeit „hochspezifischer Antikörper“ wird dem Fachmann deutlich, dass die von Patentanspruch 1 vorausgesetzte „Spezifität für den Analyten“ ein Weniger beinhaltet und nicht – wie die Beklagten geltend machen – dahin verstanden werden kann, dass als „spezifisch“ nur ein solcher Antikörper betrachtet werden kann, der ausschließlich an die eine, bestimmte Nachweissubstanz binden kann.

Auch aus technischer Sicht hat der Fachmann keine Veranlassung, das Wort „spezifisch“ ausschließlich im Sinne von „hochspezifisch“ zu begreifen. Der Fachmann versteht, dass es für die Erfindung wesentlich ist, zunächst in einer ersten Zone einen eingefärbten Antikörper vorzusehen, der eine Bindungsreaktion mit dem zu detektierenden Analyten (z.B. hCG) eingehen kann. Dem Fachmann ist klar, dass sich hierzu in besonderer Weise ein Epitop auf der ß-Kette des hCG-Hormons eignet und anbietet, weil die ß-Kette zwei Epitope besitzt, die einzigartig sind und – anders als die Epitope auf der α-Kette – bei keinem anderem im Test-Urin vorkommenden Hormon (z.B. LH, FSH und TSH) vorhanden sind. Verwendet der Fachmann einen solchen (für eines der beiden singulären ß-Ketten-Epitope) spezifischen Antikörper, kann er sicher sein, dass ausschließlich hCG-Hormone eingefärbt werden. Um diese in der Testanordnung sichtbar zu machen, sieht die Erfindung vor, in der stromabwärts gelegenen Nachweiszone einen Antikörper als Fänger zu immobilisieren, der spezifisch für den betrachteten Analyten (z.B. das hCG-Hormon) ist. Sinn dieser Anweisung ist es ersichtlich, eine Antigen-Antikörper-Reaktion herbeizuführen, in der das (zuvor eingefärbte) hCG Hormon sich an den in der Nachweiszone immobilisierten Antikörper anlagert, infolgedessen in der Nachweiszone fixiert wird und durch die dort eintretende Färbung das Vorhandensein des hCG-Hormons anzeigt. Vor dem Hintergrund des geschilderten erfindungsgemäßen Ablaufs ersieht der Fachmann, dass als Fänger (Antikörper) prinzipiell jedes Agens in Betracht kommt, welches das eingefärbte hCG-Hormon binden und damit fixieren kann. Die Möglichkeit zur Bindung und Fixierung besteht dabei gleichermaßen im Hinblick auf die hochspezifischen ß-Ketten-Epitope wie auch im Hinblick auf die bei anderen Substanzen im Test-Urin identisch vorkommende α-Kette des hCG-Hormons. Vorausgesetzt ist lediglich, dass der Fänger-Antikörper eine Spezifität für ein anderes Epitop der Nachweissubstanz besitzt als dasjenige, welches bereits für das Markierungsreagenz „verbraucht“ ist (Seite 7, 2. Abs. a.E.). Entscheidet sich der Fachmann für einen Antikörper, der räumlich komplementär zur α-Kette ist, so besteht lediglich das Problem, dass die betreffenden Antikörper von anderen Hormonen im Test-Urin mit identischer α-Kette (LH, FSH, TSH) blockiert werden können. Der Fachmann wird hieraus jedoch nicht den Schluss ziehen, dass sich ein für die α-Kette des hCG-Hormons spezifischer Antikörper für die Zwecke der Erfindung nicht eignet. Er ist sich vielmehr darüber im Klaren, dass er z.B. durch einen hinreichenden Überschuss an Antikörpern in der Nachweiszone dafür sorgen kann, dass trotz des Vorhandenseins von LH, FSH und TSH ausreichend Bindungspartner für das hCG-Hormon verbleiben. Umgekehrt gilt – für den Fachmann erkennbar – dasselbe. Setzt er in der Reaktionszone einen markierten Antikörper ein, der nicht nur an die fragliche Nachweissubstanz (z.B. hCG), sondern auch an LH, FSH und TSH binden kann, so ist zwar voraussehbar, dass nicht allein der nachzuweisende Analyt (hCG) eingefärbt wird, sondern gleichermaßen die mit derselben, räumlich komplementären α-Kette versehenen Hormone LH, FSH und TSH. Die gegebene Spezifität reicht jedoch für die Zwecke der Erfindung vollständig aus, wenn auf der Nachweiszone ein für die Nachweissubstanz hochspezifischer Antikörper immobilisiert wird, der ausschließlich die Nachweissubstanz (z.B. hCG) einfangen kann, die übrigen, ebenfalls eingefärbten Substanzen (z.B. LH, FSH und TSH) hingegen passieren lässt. Auch unter solchen Umständen ist nämlich gewährleistet, dass es in der Nachweiszone nur dann zu einem Farbsignal kommen kann, wenn in der Probe diejenige Substanz (z.B. hCG) vorhanden ist, deren Nachweis der Test dienen soll.

In diesem Verständnis wird der Fachmann bestärkt insbesondere durch die Beschreibung der Herstellung des markierten Bindungsreagenz, d.h. des Anti-hCG-Farbsols auf Seite 40, Absatz 1, wo es heißt:

In der angegebenen Textstelle wird die Herstellung eines mit Farbsol markierten Bindungsreagenz auf Grundlage des Antikörpers α-hCG, d.h. eines nicht allein für das hCG-Antigen spezifischen Antikörpers beschrieben. Die Beschreibung dieses Herstellungsbeispiels auf Basis eines Antikörpers gegen α-hCG wäre ohne Bedeutung, wenn unter den Begriff des spezifischen Bindungsreagenz nicht auch – wie hier – Antikörper gefasst werden könnten, welche nicht ausschließlich spezifisch für das hCG-Hormon sind. Der insoweit von den Beklagten aufgestellten Behauptung, dass dieses Beispiel fehlerhaft Eingang in die Patentschrift gefunden habe, vermag die Kammer nicht zu folgen.

Der Inhalt des Begriffs „spezifisch“ lässt sich damit zwar nicht einheitlich bestimmen, sondern hängt maßgeblich davon ab, welchen Grad an Spezifität der Antikörper in der jeweils anderen Zone besitzt. Wird im Reaktionsbereich ein hochspezifischer markierter Antikörper verwendet, so verlangt die Spezifität des in der Detektionszone immobilisierten Antikörpers lediglich, dass er auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Umgekehrt gilt dasselbe. Wird die Detektionszone mit einem für die Nachweissubstanz hochspezifischen Antikörper versehen, so genügt für die Reaktionszone eine Spezifität in dem Sinne, dass der markierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Eine derartige wechselwirkende – Interpretation des Begriffs „spezifisch“ ist rechtlich ohne Weiteres möglich und vorliegend sogar geboten, um der durch das Klagepatent geschützten technischen Lehre gerecht zu werden.

Die gegen die vorstehende Auslegung vorgetragenen Argumente der Beklagten greifen nicht durch.

Sie wendet insbesondere ein, dass die Auslegung des Begriffs der Spezifität dem allgemeinen Verständnis des Fachmanns widerspreche. Nach dem allgemeinen Fachwissen verstehe der Fachmann unter dem Begriff der Spezifität eine ausschließliche Bindung eines Reagenz an einen Analyten. Nichts anderes verstehe der Fachmann unter dem in der Klagepatentschrift verwendeten Begriff der Spezifität. Das gleiche Verständnis ergebe sich bei einer funktionsorientierten Auslegung.

Diese Einwendungen der Beklagten führen zu keinem anderen Verständnis des Begriffs Spezifität als zu demjenigen, welche die Kammer in ihren bisherigen Urteilen vertreten hat. Es entspricht den hergebrachten Grundsätzen der Auslegung, dass zwar grundsätzlich bei einem in einer Patentschrift verwendeten Fachbegriff zunächst davon ausgegangen werden kann, dass dieser Fachbegriff dem geläufigen Fachwissen des Fachmannes entspricht. Es ist jedoch auch die Möglichkeit in Rechnung zu stellen, dass das Patent den Ausdruck gerade nicht in diesem geläufigen, sondern in einem davon abweichenden (z.B. weitergehenden oder engeren) Sinne verwendet. Die Merkmale eines Patentanspruches dürfen deswegen nicht anhand der Definition in Fachbüchern, sondern sie müssen aus der Patentschrift selbst (die insoweit ihr eigenes Lexikon darstellt) ausgelegt werden (BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; 2005, 754 – werkstoffeinstückig). Dieser methodische Ansatz kann zu einem weitergehenden Begriffsinhalt führen, als ihn eine dem allgemeinen Sprachgebrauch folgende Betrachtung ergeben würde. So liegt dies auch im folgenden Fall. Das Klagepatent selbst unterscheidet in seiner Sprachwahl zwischen spezifisch und hochspezifisch wie das bereits in Absatz [0019] genannte Zitat zeigt. Auch zeigt das Klagepatent in Absatz [0027], dass die Verwendung eines hochspezifischen Antikörpers lediglich „vorzugsweise“ ist. Insbesondere zeigt jedoch auch die vorstehend zitierte Beschreibung der Herstellung eines Anti-hCG-Farbsols (Absatz [0091], dass das Klagepatent sehr wohl auch die Verwendung eines „unspezifischen“ Antikörpers vorsieht, wenn von einem α-hCG-Antikörper die Rede ist. Denn dem Fachmann ist bekannt, dass ein α-hCG-Antikörper sowohl an das α-Epitop von hCG wie auch LH, FSH und TSH binden kann und damit nicht hochspezifisch ist. Die Argumentation der Beklagten verkennt diese unterschiedliche Verwendung des Begriffes spezifisch, wenn sie davon ausgeht, dass unter spezifisch stets hochspezifisch zu verstehen sei und als Begründung hierfür auf ein Ausführungsbeispiel 1 verweist (Absatz 0048 ff.). Sie reduziert dabei unzulässig den Schutzumfang der Erfindung nach dem Klagepatent auf dieses Ausführungsbeispiel. Etwas anderes folgt auch nicht aus dem von ihr angeführten Verweis auf die Spezifität für verschiedene Epitope, welche in Absatz [0012] der Klagepatentschrift beschrieben wird. Denn dem Fachmann ist bekannt, dass eine ausschließliche Bindung eines Analyten nur über ein β-Epitop des hCG erfolgen kann. Eine solche ausschließliche Bindung der verwendeten spezifischen Reagenzien an β-Epitope des hCG wird in den Ausführungsbeispielen insbesondere in Absatz [0091] jedoch nicht beschrieben.

Das streitbefangene Schwangerschaftstestgerät der Beklagten stellte entsprechend des vorstehenden Verständnisses des Begriffs Spezifität ein wesentliches Mittel der Erfindung dar. Da die erste Zone des porösen Trägers einen hochspezifischen, ausschließlich an die Nachweissubstanz (hCG) bindenden Antikörper aufweist, ist der Forderung des Klagepatents nach einem spezifischen Bindungsreagenz für den Analyten in der Detektionszone dadurch genügt, dass der in der Testregion immobilisierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, mit dem hCG-Hormon reagieren kann. Soweit die Beklagte weiterhin einen Abfangantikörper für das hCG-verwandte Hormon LH verwendet, ist dies für die Frage der Verwirklichung der Lehre des Klagepatentes ohne Relevanz. Denn die Verwendung dieses Abfangantikörpers stellt lediglich eine zusätzliche Maßnahme dar, um einen Störeffekt, d.h. eine Kreuzreaktion mit LH zu verhindern. Durch die Verwendung eines hochspezifischen hCG-Antikörpers wurde der Forderung nach einem spezifischen Bindungsreagenz für den Analyten jedoch schon genüge getan. Die Verwendung eines entsprechenden Abfangantikörpers war daher für die Funktionsfähigkeit eines entsprechenden Schwangerschaftstestgerätes nicht zwingend erforderlich.

Auch die weiteren Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung lagen vor. Die Beklagte hat insoweit lediglich in Abrede gestellt, dass sie Mittel zur Benutzung der Erfindung angeboten oder geliefert habe, da die Testgeräte nicht Abnehmern angeboten oder geliefert worden, die die Erfindung benutzt hätten. Es habe sich insoweit um Unternehmen gehandelt, die ihrerseits die Testgeräte verkauft hätten. Dieser Einwand bleibt ohne Erfolg. Denn § 10 PatG setzt nicht voraus, dass der Abnehmer/Angebotsempfänger das Mittel zur Benutzung der Erfindung verwendet. Es reicht aus, wenn die Benutzung der Erfindung durch einen Abnehmer des Abnehmers/Angebotsempfängers begangen wird oder zu besorgen ist (vgl. Benkard/Scharen, Patentgesetz, 10. Aufl. § 10 Rn. 13 m.w.N.).

Da das angegriffene Testgerät von der Lehre nach dem Klagepatent vor dessen Schutzablauf mittelbaren Gebrauch gemacht hat, war festzustellen, dass die ursprüngliche Klage im Hinblick auf die beanspruchte Unterlassung zulässig und begründet war.

II.
Unbegründet ist die Klage, soweit die Klägerin die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sowie den damit im Zusammenhang stehenden Anspruch auf Rechnungslegung (§§ 256 ZPO, 242, 259 BGB) begehrt. Insoweit kann nicht festgestellt werden, dass die Klägerin über die hierfür notwendige Berechtigung der genannten Ansprüche verfügt. Im Gegensatz zur Geltendmachung eines Unterlassungs-, Vernichtungs- oder Auskunftsanspruchs gemäß § 140 b PatG, bedarf der Anspruch auf Schadenersatzfeststellung und der damit im Zusammenhang stehende Anspruch auf Rechnungslegung der materiell rechtlichen Inhaberschaft am Patent. § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG regelt nur die Legitimation zur Prozessführung, hat jedoch keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage am Patent. Daher muss nach der von der Kammer in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung für den Schadensersatzanspruch die materiellrechtliche Inhaberschaft am Patent positiv festgestellt werden. Denn einen ersatzfähigen Schaden kann nur derjenige erlitten haben, der im Zeitpunkt der jeweiligen Benutzungshandlung materiell rechtlich Inhaber des Patentes war (vgl. Kühnen/Geschke, a.a.O. Rn. 562).

Dass die Klägerin materiellrechtliche Inhaberin des Klagepatentes war, vermag die Kammer nicht festzustellen. Denn es ist nicht zu erkennen, dass die die Patentübertragungsvereinbarung unterzeichnenden Personen vertretungsbefugt waren. Dies gilt hinsichtlich sowohl hinsichtlich des ursprünglichen Vorbringens des Klägerin zu diesem Punkt als auch hinsichtlich des mit Schriftsatz vom 25. November 2009 sowie in der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2009 geänderten Vorbringens.

Ursprünglich hat die Klägerin vorgetragen, dass ihr das Klagepatent im Zuge der Übernahme des Geschäftszweigs „analytische Testgeräte“ von D übertragen worden sei. Diese Übertragung habe am 21. Mai 2002 stattgefunden, wie sich aus der als Anlage K-B 23 (deutsche Übersetzung Anlage K-AB 23a) vorgelegten vertraglichen Vereinbarung zwischen der D und E sowie der Klägerin ergebe. Diesem Vorbringen kann jedoch eine wirksame Übertragung des Klagepatentes nicht entnommen werden. Es ist nicht zu erkennen, dass die unterzeichnenden Personen – Herr F auf Seiten der Unilever E und G und Herr H auf Seiten der Klägerin – vertretungsbefugt waren. Die Beklagte hat dies zulässigerweise mit Nichtwissen bestritten. Die Klägerin hat zum Nachweis einer entsprechenden Bevollmächtigung einen Handelsregisterauszug des Kantons Zug, Schweiz, vom 18. September 2009 vorgelegt (Anlage K-A 26) sowie eine in englischer Sprache abgefasste „Deed of Power of Attorney“ (Anlage K-B 27). Anhand dieser Dokumente vermochte die Klägerin eine wirksame materiell rechtliche Übertragung jedoch nicht zu belegen.

Hinsichtlich des zum Nachweis der Bevollmächtigung des Herrn H vorgelegten Handelsregisterauszuges ist nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit zu ersehen, dass Herr H zum Zeitpunkt der Übertragung des Klagepatentes am 21. Mai 2002 allein zur Unterzeichnung befugt und damit entsprechend bevollmächtigt war. Denn der die Vertragsurkunde unterzeichnende Herr H wird in dem Handelsregisterauszug auf Seite 2 unter „Personal data“ zweifach genannt. Zum einen wurde ihm eine Befugnis zur Unterzeichnung „joint signature at two“ eingeräumt und zum anderen eine „single signature“. Die Klägerin vermochte auf Hinweis des Gerichtes in der mündlichen Verhandlung den Zeitpunkt nicht anzugeben, an welchem Herrn H eine alleinige Unterzeichnungsbefugnis – „single signature“ – eingeräumt war. Dies mag zwar ab dem 10. Mai 2002 gewesen sein, da sich die Ziffer 4. des Registerauszuges auf den Zeitpunkt ab dem 10. Mai 2002 bezieht. Diese zu diesem Zeitpunkt möglicherweise vorhandene alleinige Unterzeichnungsbefugnis steht jedoch im Widerspruch zu der zeitlich nicht näher beschriebenen Angabe „joint signature at two“.

Selbst wenn man jedoch zu Gunsten der Klägerin unterstellt, dass jedenfalls zum Zeitpunkt der Rechtsübertragung am 21. Mai 2002 Herr H auf Seiten der Klägerin über die notwendige Vertretungsbefugnis verfügte, steht die Vertretungsbefugnis des auf Seiten der D und E unterzeichnenden Herrn F nicht fest. Dies kann aus der von der Klägerin als Anlage K-B 27 vorgelegten „Deed of Power of Attorney“ nicht gefolgert werden. Unabhängig von dem Umstand, dass eine deutsche Übersetzung des Dokumentes nicht vorgelegt wurde, kann der Erklärung lediglich entnommen werden, dass Herr F Generalbevollmächtigter der „I“ war. Dass hieraus auch eine Bevollmächtigung durch die ursprüngliche eingetragene Patentinhaberin, die D, Rotterdam, Niederlande, folgt, hat die Klägerin pauschal behauptet ohne jedoch nähere Tatsachen vorzutragen. Hierauf wurde die Klägerin in der mündlichen Verhandlung hingewiesen. Weiteres Tatsachenvorbringen erfolgte hierzu nicht.

Die Kammer durfte zur weiteren Aufklärung der Frage der materiellrechtlichen Übertragung des Klagepatentes dem Antrag der Klägerin auf Einvernahme der im Schriftsatz vom 25. November 2009 insoweit benannten Zeugen F und H nicht nachgehen, da es sich um eine unzulässige Ausforschung gehandelt hätte. Die Klägerin hat außer der Vorlage der vorstehend genannten Dokumente keine Tatsachen vorgetragen, anhand welcher sich eine Bevollmächtigung der genannten Personen ergeben könnte. Insbesondere wurden von ihr keine konkreten Angaben gemacht, zu welchem Zeitpunkt durch welche Person und in welchem Umfang den Herren H und F Vollmachten zur Übertragung des Klagepatentes von der D, Niederlande, auf die Klägerin erteilt wurde. Nur zu derartig konkreten Tatsachen und nicht zu rechtlichen Schlussfolgerungen – eine wirksame Bevollmächtigung – könnten aber Zeugen befragt werden. Auch einer Einvernahme des als Zeugen benannten Herrn J bedurfte es nicht, da dieser zwar auf Seiten der Klägerin an den Vertragsverhandlungen beteiligt gewesen sein mag. Er ist jedoch nicht als Zeuge für eine Bevollmächtigung begründende Tatsache der Herren F und H benannt worden.

Eine wirksame materiellrechtliche Übertragung folgt auch nicht aus dem Vorbringen der Klägerin im Schriftsatz vom 25. November 2009 sowie in der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2009, welches von der Beklagten als verspätet gerügt wurde. Danach habe eine Übertragung des Klagepatentes nicht erst im Mai 2002 stattgefunden, sondern bereits im Dezember 2001. Die Erklärung im Mai 2002 habe lediglich deklaratorische Wirkung gehabt. Unabhängig von der Frage, ob dieses Vorbringen verspätet ist, kann dem Vorbringen auch keine wirksame materiellrechtliche Übertragung des Klagepatentes auf die Klägerin entnommen werden. Denn auch insoweit ist nicht zu ersehen und mit der erforderlichen Konkretisierung vorgetragen worden, dass die Herren F und H, die auch die Erklärungen im Dezember 2001 unterzeichnet haben sollen, vertretungsbefugt waren.

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen durfte die Kammer auch nicht der pauschalen Behauptung der Klägerin nachgehen, dass es sich jedenfalls bei den Erklärungen im Mai 2002 um eine Bestätigung eines nichtigen/schwebend unwirksamen Rechtsgeschäftes handele, ein Rechtsinstitut welches es auch im englischen Recht gebe. Grundsätzlich ist das ausländische Recht von Amts wegen zu ermitteln (§ 293 ZPO), so dass die bloße Behauptung der Klägerin, auch im englischen Recht gebe es das Rechtsinstitut der Bestätigung eines nichtigen/schwebend unwirksamen Rechtsgeschäftes, genügen würde. Vorliegend stützt sich die Behauptung jedoch auf eine Handlung durch Personen, deren Bevollmächtigung durch die Klägerin nicht hinreichend konkret dargelegt wurde. Es ist aber von der Klägerin selbst nicht behauptet worden und auch zweifelhaft, ob im englischen Recht die Bestätigung eines nichtigen/schwebend unwirksamen Rechtsgeschäftes durch nicht bevollmächtigte Personen erfolgen kann.

Da die Klägerin mithin eine materiellrechtliche Berechtigung an dem Klagepatent nicht nachgewiesen hat, war die auf Schadensersatz und Rechnungslegung (§§ 242, 259 BGB) gerichtete Klage abzuweisen. Zuzusprechen waren – wie geschehen – der Anspruch auf Auskunft gemäß § 140 b PatG, da für die Legitimation die Eintragung im Register gemäß § 30 PatG genügt (Schulte/Kühnen, Patentgesetz, 8. Aufl. § 140 b Rn. 6, § 139 Rn. 12). Die Auskünfte sind von der Beklagten im tenorierten Umfang zu erteilen. Einen Anspruch auf Erteilung von Auskunft über Einkaufspreise besteht nicht, da diese erst ab dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (DurchsetzungsG) vom 7. Juli 2008 ab dem 1. September 2008 geschuldet sind, mithin nach Ablauf der Schutzfrist für das Klagepatent. Ein Wirtschaftsprüfervorbehalt war der Beklagten nicht einzuräumen, da dieser bei Auskunftsansprüchen im Sinne des § 140 b PatG nicht möglich ist (vgl. Kühnen/Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. § 139 Rd. 150).

Die genannte Rechtsfolge besteht ungeachtet der Tatsache, dass die deutsche Übersetzung von Patentanspruch 1 einen Übersetzungsfehler enthält. Die in der Klagepatentschrift abgedruckte deutsche Übersetzung enthält insoweit zwar einen Übersetzungsfehler, weil vorgesehen ist, dass die Kontrollzone „immobilisierten Antikörper enthält, der (entweder) an das markierte Reagenz oder den immobilisierten Analyt … binden kann“. Ein Weiterbenutzungsrecht könnte sich für die Beklagte hieraus nur unter den tatbestandlichen Voraussetzungen von Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG ergeben, d.h. für den Fall, dass die Beklagte die Erfindung in gutem Glauben an die Richtigkeit der unrichtigen Übersetzung in Benutzung genommen haben. Ein guter Glaube ist im Allgemeinen dann zu verneinen, wenn nur den Patentansprüchen ein Übersetzungsfehler anhaftet und der Benutzer bei Heranziehung der zutreffend übersetzten Beschreibung den Fehler unschwer erkennen konnte (vgl. Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl. Rdnr. 1011). So liegt der Fall hier.

Für die Beklagte als fachkundige Personen war offensichtlich, dass die Kontrollzone dazu dient, dem Benutzer anzuzeigen, dass die Probe die Detektionszone durchlaufen hat und ein etwaiges Negativergebnis nicht darauf beruhen kann, dass die Probe die Detektionszone – aufgrund welcher Umstände auch immer – überhaupt nicht erreicht hat. Da die Kontrollzone ein Signal unabhängig davon geben soll, ob die Testprobe die Nachweissubstanz enthalten hat oder nicht enthalten hat, muss der in der Kontrollzone immobilisierte Antikörper in der Lage sein, das markierte Reagenz einzufangen. Hierfür bestehen ersichtlich zwei Möglichkeiten. Die „Fänger-Substanz“ der Kontrollzone kann entweder ein Antikörper sein, der mit dem markierten Antikörper für die Nachweissubstanz reagiert, oder es kann sich um die Nachweissubstanz selbst handeln, an die der markierte Antikörper bindet (so, wie dies bereits in der ersten Zone der Fall gewesen wäre, wenn in der Testprobe die Nachweissubstanz vorhanden gewesen wäre). Exakt in diesem Sinne erläutert auch der Beschreibungstext die Erfindung (Seite 12 Zeile 18 bis Seite 13 Zeile 4):

Für die Beklagte konnte in Anbetracht dessen kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass die deutsche Übersetzung von Patentanspruch 1 hinsichtlich der Beschaffenheit der Kontrollzone einen Übersetzungsfehler enthält und das betreffende Anspruchsmerkmal – zutreffend übersetzt – dahin lautet, dass „es auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone (210) gibt, wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, oder den immobilisierten Analyt enthält, der an das markierte Reagenz binden kann“. Ein guter Glaube der Beklagten daran, dass die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch macht, scheidet damit aus.

III.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 296 Abs. 3 ZPO.

Der Streitwert wird entsprechend der Anträge in der Klageschrift vom 5. August 2003 wie folgt festgesetzt:

 Unterlassungsantrag (Antrag IV.1.): 750.000,- Euro (die teilweise einseitige Erledigung führt nicht zu einer kostenrelevanten Reduzierung des Streitwertes)
 Rechnungslegung und Auskunft (Antrag I.2. und 3.): 125.000,- Euro
 Feststellung der Schadenersatzverpflichtung (Antrag II.): 250.000,- Euro
 Vernichtung (Antrag zu III.): 125.000,- Euro

Danach beträgt der Streitwert 1.250.000,- Euro.

Soweit die Klägerin die Klage im Hinblick auf den Antrag zu III. sowie die Rechnungslegung in Bezug auf die Benutzungshandlung des Herstellens mit Zustimmung der Beklagten zurückgenommen hat, erfolgt keine kostenrelevante Reduzierung des Streitwertes, da diese teilweise Klagerücknahme erst in der letzten mündlichen Verhandlung erfolgt ist.

Einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gemäß § 156 ZPO im Hinblick auf die Ausführungen der Klägerin im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 23. Dezember 2009 bedurfte es nicht, da ein Wiedereröffnungsgrund nicht vorliegt. Die vom Berufungssenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf in der mündlichen Verhandlung vom 14. und 21. Dezember 2009 geäußerte möglicherweise geänderte Rechtsauffassung zur Frage der Aktivlegitimation stellt keinen Wiedereröffnungsgrund im Sinne des § 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO dar.