I- 2 U 30/16 – Rollschneidevorrichtung | Düsseldorfer Entscheidungen

Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2842

Oberlandesgericht Düsseldorf

Urteil vom 25. Oktober 2018, Az. I- 2 U 30/16

Vorinstanz: 4b O 108/14

A.
Auf die Berufung der Beklagten zu 4. wird – unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels – das am 21.01.2016 verkündete Schlussurteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und
insgesamt wie folgt neu gefasst:
I.
Die Beklagte zu 4. wird verurteilt,
1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht
festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten zu 4. an ihren gesetzlichen Vertretern zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
Vorrichtungen zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, mit einem Gehäuse, einer Einrichtung, die an dem Gehäuse befestigt ist, um die Rolle zu empfangen, und
einer Einrichtung, die an dem Gehäuse befestigt ist, zum Schneiden der
Rolle, wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer Position mit dem Ende voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen, und wobei die an dem Gehäuse befestigte Einrichtung zum Schneiden der Rolle eine Querschneiderbaugruppe aufweist, welche Querschneiderbaugruppe (a) einen Querschneiderturm, der sich von dem Gehäuse aus
erstreckt, (b) einen Querschneiderarm, der an dem Querschneiderturm
befestigt ist, (c) ein drehbares Sägeblatt, das an dem Querschneiderarm befestigt ist, und (d) eine Einrichtung, die ermöglicht, das Sägeblatt einwärts dem Zentrum einer zu schneidenden Rolle zu bewegen, aufweist, und wobei der Querschneiderarm an dem Querschneiderturm drehbar befestigt ist,
in der K zu gebrauchen oder zu diesem Zweck einzuführen oder zu besitzen;
2.
den Klägerinnen Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie – die Beklagte zu 4. – in der Zeit vom 07.11.2001 bis 04.06.2018
die zu Ziffer I.1. bezeichneten Vorrichtungen
in der K angeboten, in Verkehr gebracht oder
gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,
und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer oder der gewerblichen Nutzer der Dienstleistungen in Form des Gebrauchens der in Ziff. I. 1. genannten Vorrichtungen, insbesondere in Form von Schneidearbeiten,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der
Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse
oder die in a) benannten Dienstleistungen bezahlt wurden;
wobei
– die Verkaufsstellen, Einkaufspreise und Verkaufspreise und die für die in a) benannten Dienstleistungen gezahlten Preise nur für die Zeit seit dem 30.04.2006 anzugeben sind;
– zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) und Rechnungen über die in a) benannten erbrachten Dienstleistungen in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3.
den Klägerinnen darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie – die Beklagte zu 4. – die zu Ziffer I.1. bezeichneten Vorrichtungen in der Zeit 07.12.2001 vom bis 04.06.2018
in der K gebraucht oder zu diesem Zweck
besessen oder eingeführt hat,
und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Gebrauchshandlungen und des Umfangs des Gebrauchs der in Ziffer I. 1. genannten Vorrichtungen für eigene Zwecke und für Zwecke Dritter, aufgeschlüsselt nach der Menge des mit der Vorrichtung bearbeiteten Materials in Tonnen, den Zeiten der Bearbeitung und den dafür in Rechnung gestellten Preisen, sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Empfänger der Leistungen,
b) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;
4.
die unter Ziffer I.1. bezeichneten Vorrichtungen, die sich spätestens seit dem 04.06.2018 in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem
Eigentum befinden, zu vernichten oder an einen von den Klägerinnen zu
benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten zu 4. – Kosten herauszugeben.
II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 4. verpflichtet ist, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin zu 1. sowie der Klägerin zu 2. und der A UK Ltd. durch die in Ziffer I. 1. bezeichneten und in der Zeit vom 07.12.2001 bis zum 03.01.2018 begangenen Handlungen
entstanden ist und noch entstehen wird, wobei Ersatz an beide Klägerinnen gemeinsam zu leisten ist.
III.
Die weitergehende Klage gegen die Beklagte zu 4. wird abgewiesen.
B.
Die Kosten des Rechtsstreits werden wie folgt verteilt:
Hinsichtlich der Kosten des ersten Rechtszuges gilt Folgendes: Von den Gerichtskosten haben die Klägerin zu 1. 56 %, die Klägerin zu 2. 6 % und die Beklagte zu 4. 38 % zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1. werden dieser zu 75 % und der Beklagten zu 4. zu 25 % auferlegt. Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 2. haben diese 25 % und die Beklagte zu 4. 75 % zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 4. trägt diese selbst zu 75 % und die Klägerinnen zu jeweils 12,5 %. Von den außergerichtlichen Kosten der Streithelferin der Beklagten zu 4. haben die Klägerinnen jeweils 12,5 % zu tragen; im Übrigen trägt die Streithelferin ihre Kosten selbst. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1., 2. und 3. trägt die Klägerin zu 1.
Die Kosten des Berufungsverfahrens werden wie folgt verteilt: Von den
Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 4.
haben die Klägerinnen zu 1. und 2. jeweils 12,5 % und die Beklagte zu 4. 75 % zu tragen. Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1. haben die Beklagte zu 4. 75 % und die Klägerin zu 1. selbst 25 % zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 2. tragen die Beklagte zu 4. zu 75 % und die Klägerin zu 2. selbst zu 25 %. Von den außergerichtlichen
Kosten der Streithelferin der Beklagten zu 4. haben die Klägerinnen zu 1. und 2. jeweils 12,5 % zu tragen; im Übrigen trägt die Streithelferin ihre
Kosten selbst.
C.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagten zu 4. wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der
Klägerinnen durch Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,00 EUR abzuwenden, falls nicht die Klägerinnen zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leisten. Der Klägerinnen wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten zu 4. sowie ihrer Streithelferin wegen ihrer Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund dieses Urteils jeweils beizutreibenden
Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagte zu 4. bzw. deren Streithelferin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leisten.
D.
Die Revision wird nicht zugelassen.
E.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 400.000,00 EUR festgesetzt, wovon auf die Klägerinnen jeweils 200.000,00 EUR entfallen.
Gründe:
I.
Die Klägerin zu 1. ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die K erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 887 XXX (Klagepatent, Anlage AR 1; deutsche Übersetzung [DE 698 020 XXX], Anlage AR 2). Aus diesem Schutzrecht nimmt sie noch die
Beklagte zu 4. auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung und Rückruf der als patentverletzend angegriffenen Gegenstände sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.
Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung wurde am 04.06.1998 unter
Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 25.06.1997 eingereicht. Die Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 07.11.2001. Der deutsche Teil des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 698 020 XXA geführt. Das Klagepatent ist im Verlaufe des Berufungsverfahrens mit Ablauf des 04.06.2018 erloschen.
Patentanmelder war der Erfinder Marcus T. Wallace. Dieser übertrug die Patentanmeldung auf die B Inc. Dieses Unternehmen wurde am 28.01.2003 auf die B Holdings Inc. verschmolzen, welche ihrerseits am 31.01.2003 auf die Klägerin zu 1. verschmolzen wurde. Seit dem 01.06.2004 ist die Klägerin zu 1. als Inhaberin des Klagepatents im Patentregister eingetragen.
Die B Inc. schloss am 09.02.1999 unter Beteiligung der Klägerin zu 1. mit der A UK Ltd., bei der es sich um die Muttergesellschaft der Klägerin zu 2. handelt, einen schriftlichen Lizenzvertrag (Anlage AR 20; deutsche Übersetzung 20a). Durch diesen wurde „A“ für das Vereinigte Königreich die exklusive Lizenz eingeräumt, die „Maschine“ (Zuschneidemaschine) zu nutzen und die „Maschine gemäß den Patenten zu erwerben und zu nutzen“ (Ziff. 2.1 LV). Der Begriff „Patente“ ist im Lizenzvertrag (Ziff. 1.1) definiert; er umfasst Patente und Anmeldungen, die in einer Anlage A zum Lizenzvertrag angeführt sind. In dieser Anlage ist u.a. die dem Klagepatent zugrundeliegende Patentanmeldung aufgeführt. Außerdem gewährte die Lizenzgeberin „A“ als Gegenleistung für die Zahlung einer Optionsgebühr die Option auf Gewährung bestimmter weiterer, im Lizenzvertrag aufgeführter Rechte (Ziff. 3.1 LV), wobei diese Option durch schriftliche Mitteilung ausgeübt werden sollte (Ziff. 3.2). Nach Erhalt der Ausübungsmitteilung sollte die A UK Ltd. eine exklusive Lizenz im „Gebiet“ erhalten, die es ihr u.a. gestattet, die „Maschine gemäß den Patenten zu erwerben und zu nutzen“ (Ziff. 3.4 LV). Das betreffende „Gebiet“ wird in einer Anlage D zum Lizenzvertrag definiert; es umfasst u.a. Deutschland. Die letztgenannte Lizenz sollte nicht nur zu Gunsten der Muttergesellschaft der Klägerin zu 2., sondern auf deren Wunsch auch zu Gunsten weiterer Unternehmen, die in der Anlage D zum Lizenzvertrag angeführt sind, gelten. Die Klägerin zu 2. ist in dieser Anlage für Deutschland aufgeführt. In dem Lizenzvertrag heißt es, dass die eingeräumten Rechte sowie alle Rechte, die nach Ausübung der Option einzuräumen sind, exklusive Rechte zu Gunsten von „A“ sind (Ziff. 4.1; vgl. auch Ziff. 3.4). Nach dem Lizenzvertrag ist „A“ zur Zahlung einer Mindestlizenzgebühr (Ziff. 14.4) und zur Zahlung einer laufenden Lizenz, die sich als Prozentsatz des Arbeitsvolumens, der im vorangehenden Quartal erwirtschaftet wurde, berechnet (Ziff. 14.3 LV), verpflichtet. Wegen des genauen Wortlauts und der weiteren Einzelheiten des Lizenzvertrages wird auf die zu den Akten gereichte Vertragsablichtung verwiesen.
Die Klägerinnen haben in erster Instanz vorgetragen, dass die A UK Ltd. zum 31.03.2000 von ihrem ihr durch den Lizenzvertrag eingeräumten Optionsrecht Gebrauch machte. Sie haben als Anlage AR 17 eine „Lizenzbestätigungsvereinbarung“ von Juli 2015 und als Anlage AR 19 eine „Ergänzung zur Lizenzbestätigungsvereinbarung“ von November/Dezember 2015 vorgelegt, mit der die Klägerinnen und die A UK Ltd. die Gültigkeit und den Fortbestand der am 09.02.1999 getroffenen Lizenzvereinbarung bestätigen. Mit Abtretungsvereinbarung vom 10.07.2015 (Anlage AR 18) trat die A UK Ltd. alle Schadensersatzansprüche aus einer Verletzung des Klagepatents an die Klägerin zu 2. ab und ermächtigte diese zugleich, alle aus einer Patentverletzung resultierenden Ansprüche im eigenen Namen geltend zu machen.
Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle, und insbesondere einer Papierrolle. Die erteilten Patentansprüche 1, 5, 6 und 10 lauten in der Verfahrenssprache wie folgt:
„1. A device for cutting a roll in a direction substantially perpendicular to the axis of the roll, comprising:
a. housing (12)
b. means (26) attached to said housing for recelving said roll;
and
c. means (48) attached to said housing for cutting said roll, characterised in that the roll is received by said means for receiving it in an end-on and substantially upright position.”
„5. A device according to Claim 1, wherein said means attached to said housing for cutting said roll comprises a cutter assembly.”
“6. A device according to Claim 5, wherein said cutter assembly comprises:
a. a cutter tower extending from said housing;
b. a cutter arm attached to said cutter tower;
c. a rotatable saw blade attached to said cutter arm,
and
d. means to enable the saws blade to move inwardly towards the centre of a roll to be cut.”
„10. A device according to Claim 6, wherein said cutter arm is rotatably attached to said cutter tower.”
Die in der Klagepatentschrift angegebene deutsche Übersetzung dieser Patentansprüche lautet folgendermaßen:
„1. Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der Rolle im wesentlichen rechtwinklig ist, mit:
a. einem Gehäuse (12),
b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehäuse befestigt ist, um die Rolle zu empfangen; und
c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehäuse befestigt ist, zum Schneiden der Rolle,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer Position mit dem Ende voran und im wesentlichen aufrecht zu empfangen.“
„.5. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die an dem Gehäuse befestigte Einrichtung zum Schneiden der Rolle eine Querschneiderbaugruppe aufweist.“
„6. Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei die Querschneiderbaugruppe aufweist:
a. einen Querschneiderturm, der sich von dem Gehäuse aus erstreckt;
b. einen Querschneiderarm, der an dem Querschneiderturm befestigt ist;
c. ein drehbares Sägeblatt, dass an dem Querschneiderarm befestigt ist; und
d. eine Einrichtung, die ermöglicht, das Sägeblatt einwärts dem Zentrum einer zu schneidenden Rolle zu bewegen.“
„10. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei der Querschneiderarm an dem Querschneiderturm drehbar befestigt ist.“
Auf eine von der Streithelferin der Beklagten zu 4. erhobene Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht den deutschen Teil des Klagepatents im Verlaufe des vorliegenden Berufungsverfahrens durch Urteil vom 27.06.2017 (Az.: 1 Ni 5/15 (EP), Anlage AR 27 a) im eingeschränkten Umfang mit folgendem Patentanspruch 5 aufrechterhalten:
„Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, mit
a. einem Gehäuse (12),
b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehäuse befestigt ist, um die Rolle zu empfangen; und
c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehäuse befestigt ist, zum Schneiden der Rolle,
wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer Position mit dem Ende voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen,
wobei die an dem Gehäuse befestigte Einrichtung zum Schneiden der Rolle eine Querschneiderbaugruppe aufweist,
wobei die Querschneiderbaugruppe aufweist:
a. einen Querschneiderturm, der sich von dem Gehäuse aus erstreckt;
b. einen Querschneiderarm, der an dem Querschneiderturm befestigt ist;
c. ein drehbares Sägeblatt, das an dem Querschneiderarm befestigt ist; und
d. eine Einrichtung, die ermöglicht, das Sägeblatt einwärts dem Zentrum einer zu schneidenden Rolle zu bewegen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Querschneiderarm an dem Querschneiderturm drehbar befestigt ist.“
Gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts hat die Streithelferin der Beklagten zu 4. Berufung eingelegt, über die der Bundesgerichtshof noch nicht entschieden hat.
Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 der Klagepatentschrift erläutern die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels, wobei Figur 1 eine perspektivische Ansicht des Rollenschneiders zeigt. Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des Rollenschneiders, der eine Rolle von einer unteren Sägebefestigung aus schneidet.
Die Beklagte zu 4. ist ein zur Bertelsmann- bzw. Axel-Springer-Gruppe gehörendes Druckunternehmen. In ihren Betriebsstätten in Ahrensburg und Dresden benutzt sie von ihrer Streithelferin hergestellte Papierrollensägen (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform), wobei sie auch Dritten die Durchführung von Papiersägearbeiten mittels dieser Vorrichtungen anbietet. Unter anderem bot sie Sägearbeiten für 200,00 EUR pro Schnitt/pro Rolle an (Anlage AR 14). Die generelle Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aus einer von der Klägerin als Anlagen AR 6 a, b und c vorgelegten Bedienungsanleitung, deren technischer Beschreibung (Anlage AR 6c) die nachfolgend wiedergegebenen Abbildungen entnommen sind. Die erste Abbildung zeigt die Papierrollensäge mit ihren Hauptbaugruppen, die zweite Abbildung zeigt den Drehteller nebst Antrieb der Vorrichtung, die dritte Abbildung zeigt den Werkzeugträger der Vorrichtung und die vierte Darstellung zeigt den Tragarm mit Säge:
Die am Berufungsverfahren nicht beteiligte Beklagte zu 1., deren Geschäftsführer die am Rechtsmittelverfahren ebenfalls nicht beteiligten Beklagten zu 2. und 3. sind, ist in die Herstellung der angegriffenen Ausführungsform involviert und bot unabhängig davon einem Dritten eine Papierrollensäge an.
Mit der ursprünglich allein von ihr erhobenen Klage hat die Klägerin zu 1. die Beklagten zu 1. bis 4. wegen Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform in Anspruch genommen. Mit Schriftsatz vom 13.08.2015 ist die Klägerin zu 2. der Klage gegen die Beklagte zu 4. auf Seiten der Klägerin zu 1. beigetreten.
Die Klägerinnen haben in erster Instanz geltend gemacht, dass die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 wortsinngemäß verwirkliche. Insbesondere weise die angegriffene Papierrollensäge eine Einrichtung auf, die an dem Gehäuse befestigt sei, um die Rolle zu empfangen. Von der klagepatentgemäßen Lehre seien insoweit alle Einrichtungen erfasst, die die Rolle im Wesentlichen senkrecht stehend empfangen könnten.
Die Beklagten zu 1. bis 3. haben die gegen sie gerichteten Klageansprüche in erster Instanz anerkannt, woraufhin sie vom Landgericht durch Teil-Anerkenntnisurteil vom 16.12.2015 gemäß ihren Anerkenntnissen gegenüber der Klägerin zu 1. verurteilt worden sind.
Die Beklagte zu 4. und ihre Streithelferin haben um Klageabweisung und hilfsweise um Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Erledigung des Nichtigkeitsverfahrens
gebeten.
Die Beklagte zu 4. hat vor dem Landgericht geltend gemacht: Die Klägerinnen seien nicht aktivlegitimiert. Es sei nicht ersichtlich, dass der Lizenzvertrag zwischen den Klägerinnen noch in Kraft stehe. Darüber hinaus mache die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Es fehle an einer Einrichtung, die an dem Gehäuse befestigt sei, um die Rolle zu empfangen. Richtigerweise sei der englische Begriff „means“ nicht mit „Einrichtung“, sondern mit „Mittel“ zu übersetzen. Ein solches Mittel liege nach der patentgemäßen Lehre nur bei einer Ausbildung von sich von der Plattform erstreckender und jeweils durch ein Verstrebungs- und Aussteifungselement gestützter Arme vor.
Außerdem haben die Beklagte zu 4. und ihre Streithelferin eingewandt, dass das Klagepatent nicht rechtsbeständig sei, weshalb die Verhandlung jedenfalls bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage auszusetzen sei.
Durch Schlussurteil vom 21.01.2016 hat das Landgericht dem die Beklagte zu 4. betreffenden Klagebegehren entsprochen und in der Sache wie folgt erkannt:
„I.
Die Beklagte zu 4. wird verurteilt,
1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten zu 4. an ihren Geschäftsführern zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
Vorrichtungen zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, mit einem Gehäuse, einer Einrichtung, die an dem Gehäuse befestigt ist, um die Rolle zu empfangen, und einer Einrichtung, die an dem Gehäuse befestigt ist, zum Schneiden der Rolle, dadurch gekennzeichnet, dass die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer Position mit dem
Ende voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen,
in der K anzubieten oder anbieten zu lassen, in Verkehr zu bringen oder in den Verkehr bringen zu lassen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
2.
den Klägerinnen Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie – die Beklagte zu 4. – die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 07.11.2001 begangen hat und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufs-stellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
wobei
– die Verkaufsstellen, Einkaufspreise und Verkaufspreise nur für die Zeit seit dem 30.04.2006 anzugeben sind;
– zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3.
den Klägerinnen darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie – die Beklagte zu 4. – die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 07.12.2001 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten,
-preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der
gewerblichen Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten zu 4. vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt den Klägerinnen einem von den Klägerinnen zu bezeichnenden, ihnen gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte zu 4. dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt, den Klägerinnen auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
4.
die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Ziffer I.1. bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder an einen von den Klägerinnen zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten zu 4. – Kosten herauszugeben und
5.
die unter Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 30.04.2006 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und das Urteil mit Datum und Aktenzeichen und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundende Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 4. verpflichtet ist, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der ihnen und der A UK Ltd. durch die in Ziffer II.1. bezeichneten und seit dem 07.12.2001 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei Ersatz an beide Klägerinnen gemeinsam zu leisten ist.“
Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:
Die Klägerinnen seien beide prozessführungsbefugt und aktivlegitimiert. Die Klägerin zu 1. sei als Patentinhaberin trotz des mit der A UK Ltd. und der Klägerin zu 2. geschlossenen Lizenzvertrages klagebefugt, weil sie durch die Verletzungshandlungen „betroffen“ sei. Die ausschließlichen Lizenznehmerinnen hätten im Gegenzug zur Lizenzgewährung die Verpflichtung zur Zahlung einer Mindestlizenz pro Quartalsjahr sowie einer laufenden Lizenz, die sich als Prozentsatz des Arbeitsvolumens berechne, übernommen. Dadurch erziele die Klägerin zu 1. eine laufende Vergütung. Als Folge der Verletzungshandlungen seien daher unmittelbar die Klägerin zu 1. treffende Umsatzeinbußen wahrscheinlich. Die Klägerin zu 2. sei als ausschließliche Lizenznehmerin aktivlegitimiert. Sie habe mit dem Lizenzvertrag wirksam eine das Klagepatent betreffende ausschließliche Lizenz von der Klägerin zu 1. erhalten. Von der Fortgeltung des Lizenzvertrags sei auszugehen; die Beklagte habe keinerlei Anhaltspunkte dafür aufgezeigt, dass der Lizenzvertrag keinen Bestand mehr habe. Der Umstand, dass die ausschließliche Lizenz der Klägerin zu 2. zusammen mit der A UK Ltd. eingeräumt worden sei, stehe der Aktivlegitimation der Klägerin zu 2. nicht entgegen. Denn die A UK Ltd. habe der Klägerin zu 2. sämtliche aus dem Klagepatent resultierenden Rechte abgetreten. Hinsichtlich dieser Rechte könne die Klägerin zu 2. als materiell Berechtigte allein im eigenen Namen vorgehen. Aufgrund der Ermächtigung könne sie auch Leistung an sich selbst verlangen. Darüber hinaus könnten mehrere Klägerinnen gemeinsam Leistung an sich verlangen und anschließend eine interne Aufteilung vornehmen.
Die angegriffene Ausführungsform mache von der Lehre des Klagepatents Gebrauch. Die unter Schutz gestellte Vorrichtung müsse zum Schneiden von Rollen geeignet sein, wobei mit Rolle ein Element gemeint sei, welches aus aufgewickeltem Material bestehe. Das Gehäuse der Vorrichtung müsse räumlich-körperlich so ausgestaltet sein, dass es eine Vorrichtung zum Empfangen der Rolle sowie eine Schneidevorrichtung aufnehmen könne. Funktional komme dem Gehäuse die Bedeutung zu, als Basis der gesamten Vorrichtung zu dienen. Im Hinblick auf die Ausbildung eines Gehäuses im Sinne der patentgemäßen Lehre seien alle Formen von Podesten, Tischen, Ständern und ähnlichem, an oder auf denen die übrigen Vorrichtungsbestandteile befestigt seien, denkbar. Anspruchsgemäß enthalte die Vorrichtung eine Einrichtung, die an dem Gehäuse befestigt sei, um die Rolle zu empfangen. Die Funktion dieser Einrichtung bestehe darin, die Rolle so zu empfangen, dass sie eine im Wesentlichen senkrechte Position einnehme und ein Schneiden der Rolle ermögliche. Der erteilte Patentanspruch 1 treffe keine weiteren Festlegungen dazu, wie die besagte Einrichtung im Einzelnen beschaffen sein solle. Eine Vorrichtung in Form einer drehbaren Plattform mit an ihr befestigten Armen verlange erst der erteilte Unteranspruch 4. Hiervon ausgehend entspreche die angegriffene Ausführungsform den Vorgaben des erteilten Patentanspruchs 1. Sie weise insbesondere eine Einrichtung zum Empfangen einer Rolle auf. Denn sie sei mit einem Drehteller ausgestattet, welcher auf dem Gestell horizontal angebracht sei, wobei der Drehteller zur Aufnahme der Papierrolle bestimmt sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten der Begründung wird auf das landgerichtliche Urteil Bezug genommen.
Gegen dieses Urteil haben die Beklagte zu 4. und ihre Streithelferin Berufung eingelegt.
Die Beklagte zu 4. macht unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens geltend, dass weder die Klägerin zu 2. prozessführungsbefugt sei noch die Klägerinnen aktivlegitimiert seien. Die Klägerin zu 1. habe kein Interesse an der Unterlassung einer angeblichen Benutzung des Klagepatents, sondern an der Erzielung von Lizenzgebühren. Mit der Klägerin zu 1. habe die Klägerin zu 2. offensichtlich keine Lizenzvereinbarung geschlossen. Auch bestehe offensichtlich der von der Klägerseite behauptete Lizenzvertrag so nicht bzw. nicht mehr. Es werde weiterhin bestritten, dass der vorgelegte Lizenzvertrag noch der zwischen den Vertragsparteien gültige Vertrag sei.
Außerdem machen die Beklagte zu 4. und ihre Streithelferin geltend, dass es an einer Patentbenutzung fehle. Der englische Begriff „means“ sei nicht mit „Einrichtung“, sondern mit „Mittel“ zu übersetzen. Ein solches „Mittel“ weise die angegriffene Ausführungsform, wie bereits in erster Instanz ausgeführt, nicht auf.
Jedenfalls sei das Klagepatent nicht rechtsbeständig, weshalb das Verfahren zumindest bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitsklage auszusetzen sei.
Die Beklagte zu 4. und ihre Streithelferin beantragen,
das Urteil des Landgerichts abzuändern und die Klage abzuweisen,
hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die von der Streithelferin erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen.
Die Klägerin beantragt sinngemäß (Bl. 410/410a, 501-502, 573/574, 787 GA),
die Berufung der Beklagten und der Streithelferin zurückzuweisen mit der Maßgabe, dass in den Tenor zu I. 1. des landgerichtlichen Urteils, auf welchen die weiteren Urteilsaussprüche rückbezogen sind, zusätzlich die Merkmale der erteilten Ansprüche 5, 6 und 10 bzw. die Merkmale des aufrechterhaltenen Patentanspruchs 5 des Klagepatents aufgenommen werden sollen, und mit der weiteren Maßgabe, dass die Klageanträge auf die Zeit bis zum Erlöschen des Klagepatents am 04.06.2018 beschränkt werden und dass die Urteilsaussprüche zu I. 2. und I. 3. a) wie folgt gefasst werden sollen (Änderungen durch Unterstreichungen hervorgehoben):
2.
den Klägerinnen Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie – die Beklagte zu 4. – die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen in der Zeit vom 07.11.2001 bis zum 04.06.2018 begangen hat und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer oder der gewerblichen Nutzer der Dienstleistungen in Form des Gebrauchens der in Ziff. I. 1. genannten Vorrichtungen, insbesondere in Form von Schneidearbeiten,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder die in a) benannten Dienstleistungen bezahlt wurden;
wobei
– die Verkaufsstellen, Einkaufspreise und Verkaufspreise und die für die in a) benannten Dienstleistungen gezahlten Preise nur für die Zeit seit dem 30.04.2006 anzugeben sind;
– zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) und Rechnungen über die in a) benannten erbrachten Dienstleistungen in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3.
den Klägerinnen darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie – die Beklagte zu 4. – die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen in der Zeit vom 07.12.2001 bis zum 04.06.2018 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen und Gebrauchshandlungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen, und des Umfangs des Gebrauchs der in ZifferI.1. genannten Vorrichtungen für eigene Zwecke und für Zwecke Dritter, aufgeschlüsselt nach der Menge des mit der Vorrichtung bearbeiteten Materials in Tonnen, den Zeiten der Bearbeitung und den dafür in Rechnung gestellten Preisen, sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer, und der gewerblichen Empfänger der Leistungen,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten,
-preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten zu 4. vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer/Leistungsempfänger und der Angebotsempfänger statt den Klägerinnen einem von den Klägerinnen zu bezeichnenden, ihnen gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte zu 4. dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt, den Klägerinnen auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer/Leistungsempfänger oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
Sie verteidigen das landgerichtliche Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags, wobei sie nunmehr den im Nichtigkeitsverfahren aufrechterhaltenen Patentanspruch 5 geltend machen und wobei sie ihre Anträge auf Auskunft und Rechnungslegung in Bezug auf die der Beklagten zu 4. vorgeworfene Patentbenutzung präzisieren. Die Klägerinnen tragen vor, dass die angegriffene Ausführungsform auch sämtliche neu hinzugekommenen Merkmale des aufrechterhaltenen Patentanspruchs 5 verwirkliche.
Die Beklagte zu 4. und ihre Streithelferin sind der Auffassung, dass in der Geltendmachung dieser Merkmalskombination eine Klageänderung liegt. Einer solchen widersprechen sie.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.
II.
Die zulässige Berufung der Beklagten zu 4. und ihrer Streithelferin ist teilweise begründet. Die angegriffene Ausführungsform macht von der technischen Lehre des Klagepatents, auch in der nunmehr geltend gemachten eingeschränkten Fassung, wortsinngemäß Gebrauch. Durch die Verwendung der angegriffenen Papierrollensäge in ihren Betriebsstätten zum Schneiden von Papierrollen hat die Beklagte zu 4. damit § 9 Nr. 1 PatG zuwider gehandelt. Die Klägerin zu 2. ist – anders als die Klägerin zu 1. – allerdings nur zum Teil klagebefugt, nämlich insoweit, als sie noch Ansprüche wegen des Gebrauchens der angegriffenen Ausführungsform sowie wegen deren Besitzes und deren Einfuhr zum Zwecke des Gebrauchens geltend macht. Auch stand den Klägerinnen gegen die Beklagte zu 4. in der Sache nur ein diese Benutzungshandlungen betreffender Unterlassungsanspruch zu. Ebenso besteht nur ein entsprechend eingeschränkter Schadensersatzanspruch sowie ein entsprechend beschränkter Rechnungslegungsanspruch. Zudem steht den Klägerinnen mangels einer Vertriebshandlung der Beklagten zu 4. ein Rückrufanspruch nicht zu. Im Hinblick auf die Einschränkung, die das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren erfahren hat, sowie mit Rücksicht darauf, dass den Klägerinnen gegen die Beklagte zu 4. Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz und Rechnungslegung nur im nunmehr zuerkannten Umfange zustehen, dass die Klägerinnen ihre Auskunfts- und Rechnungslegungsanträge in zweiter Instanz modifiziert haben und dass ein Rückrufanspruch nicht besteht, hat der Senat das landgerichtliche Urteil aus Gründen der
besseren Übersichtlichkeit insgesamt neu gefasst.
A.
Soweit die Klägerinnen ihre Klageanträge in der Berufungsinstanz neu gefasst und modifiziert haben, bestehen hiergegen keine durchgreifenden Bedenken.
1.
Die Klage richtet sich weiterhin gegen die von Anfang an streitbefangenen Papierrollensägen (angegriffene Ausführungsform). In der Berufungsinstanz machen die Klägerinnen das Klagepatent bloß – mit Rücksicht auf dessen Teil-Vernichtung im Nichtigkeitsverfahren – in einem eingeschränkten Umfang geltend, nämlich in der
Fassung des vom Bundespatentgericht aufrechterhaltenen nebengeordneten
Patentanspruchs 5, dessen Fassung einer Kombination der erteilten Ansprüche 1, 5, 6 und 10 entspricht. In der Aufnahme der zusätzlichen Merkmale dieses Patentanspruchs in den Klageantrag liegt keine Klageänderung (§ 263 ZPO), sondern bloß eine Beschränkung des Klageantrags nach § 264 Nr. 2 ZPO (vgl. Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 10. Aufl., Kap. E Rn. 75). Selbst wenn man dies anders
sehen wollte, ist der Übergang zu einer beschränkten Anspruchsfassung hier gemäß § 533 ZPO zulässig. Die Sachdienlichkeit nach § 533 Nr. 1 ZPO folgt daraus, dass mit ihrer Zulassung der Streitstoff im Rahmen des anhängigen Prozesses ausgeräumt werden kann und ein weiterer Rechtsstreit vermieden wird sowie für die Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, kein völlig neuer Streitstoff zu beurteilen ist. Im Berufungsrechtszug ist zwar nunmehr die Verwirklichung auch der neu hinzugekommenen Merkmale zu prüfen. Die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform, gegen deren Benutzung sich die Klägerinnen mit ihrer Klage wenden, ist
zwischen den Parteien jedoch unstreitig, weshalb die Patentverletzung nicht auf neue Tatsachen gestützt wird, § 533 Nr. 2 ZPO. Darüber hinaus hat die Beklagte zu 4. (ebenso wie ihre Streithelferin) die Verwirklichung der neu hinzugekommenen
Anspruchsmerkmale nicht bestritten. Auch der Verlust einer Tatsacheninstanz steht der Zulässigkeit der etwaigen Klageänderung nicht entgegen. Denn das Gesetz
mutet einer beklagten Partei zu, dass ihr Verteidigungsvorbringen nur in einer Tat-sacheninstanz überprüft wird (BGH, NJW 1985, 1784; NJW 1984, 1552, 1555; NJW 1992, 2996, 2997). Ob die Parteien eine Tatsacheninstanz verlieren, ist daher grundsätzlich unerheblich (Zöller/Heßler, ZPO, 31. Aufl., § 533 Rn. 6; Kühnen, a.a.O., Kap. E Rn. 75).
2.
Soweit die Klägerinnen in zweiter Instanz ihre Anträge auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung modifiziert haben, ist hierin lediglich eine Präzisierung ihres bisherigen Klagebegehrens zu sehen, auf welche bereits das Landgericht zur Vermeidung eines Streits im Vollstreckungsverfahren über das Verständnis und die Reichweite der Klageanträge und der hierauf beruhenden Urteilsaussprüche hätte hinwirken müssen. In Bezug auf die Beklagte zu 4. richtete sich die Klage von Anfang an dagegen, dass diese die angegriffene Papierrollensäge in ihren Betriebsstätten zum Schneiden von Papierrollen benutzt (gebraucht), indem sie die Vorrichtung sowohl zum Schneiden eigener Papierrollen einsetzt als auch Dritten die Durchführung von Schneide- bzw. Sägearbeiten mittels dieser Vorrichtungen anbietet (vgl. Klageschrift, S. 11 [Bl. 11 GA]). Demgemäß ging es den Klägerinnen im Rahmen ihrer Auskunfts- und Rechnungslegungsanträge auch und gerade um die Erlangung diesbezüglicher Informationen durch die Beklagte zu 4., welche ihr insbesondere eine Bezifferung ihrer Schadensersatzansprüche wegen der als patentverletzend beanstandeten
Gebrauchshandlungen der Beklagten ermöglichen sollte.
B.
Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle, insbesondere einer Papierrolle.
Wie die Klagepatentschrift in ihrer Einleitung ausführt, sind Papierrollen im Allgemeinen sehr groß, schwer und sperrig, so dass sie sich nicht leicht bewegen und handhaben lassen (vgl. Abs. [0002]; die nachfolgenden Bezugnahmen beziehen sich jeweils auf die deutsche Übersetzung der Klagepatentschrift, Anlage AR 2 [DE 698 02 XXX]). Außerdem werden solche Rollen nach den Angaben der Klagepatentschrift oft an ihren Enden beschädigt (vgl. Abs. [0002]). Die Klagepatentschrift führt weiter aus, dass die Rollen auch zu breit sein könnten, um zur Erzeugung des gewünschten Produktmaßes in eine Presse eingeführt zu werden. So könne sich ein Benutzer z.B. einen 800 mm breiten Bogen wünschen, obwohl die einzige erhältliche Rollenbreite 1 Meter sei. Infolge dessen werde das Ende von vielen Rollen vergeudet und könne nicht anderweitig verwendet werden (Abs. [0003]).
Der Klagepatentschrift zufolge wurden solche Papierrollen zum Anmeldezeitpunkt des Klagepatents der Länge nach auf eine Bandsäge gelegt. Da die Bandsäge sich langsam durch die Rolle hindurchsägt, liegt die Rolle längere Zeit auf einer Seite. Dies kann nach den Angaben der Klagepatentschrift dazu führen, dass sich die Rolle im Querschnitt verformt (Abs. [0004]).
Als Stand der Technik erwähnt die Klagepatentschrift die DE-C-44 39 XXB (Anlage ES 2), deren Figuren 1 und 2 nachfolgend eingeblendet werden. Diese Druckschrift beschreibt eine Vorrichtung, bei der die Papierrolle (16) durch Walzen (14) auf ihrer Seite in einer horizontalen Position gehalten und bei der eine Kreissäge (22) verwendet wird (Abs. [0005]).
Die Klagepatentschrift gibt an, dass eine Vorrichtung erforderlich sei, die Rollen sehr effizient und leicht schneidet (Abs. [0006]). Die Vorrichtung solle auch sperrige und schwere Papierrollen aufnehmen können und dabei nicht nur breite Rollen zu schmalen Rollen verarbeiten, sondern auch die Endseite der Rolle schleifen oder endbearbeiten können (Abs. [0006]).
Das Klagepatent hat es sich vor diesem Hintergrund zur Aufgabe gemacht, eine Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle zur Verfügung zu stellen, die eine Rolle einfach aufnehmen kann (Abs. [0008]). Darüber hinaus soll die Vorrichtung auf die gewünschte Weite der Rolle angepasst werden können (Abs. [0010]) und dabei wirtschaftlich sowie leicht zu benutzen und herzustellen sein (Abs. [0011]).
Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt der nunmehr geltend gemachte Patentanspruch 5 des Klagepatents in der Fassung des Nichtigkeitsurteils des Bundespatentgerichts vom 27.06.2017 (Anlage AR 27a [nachfolgend: NU]) eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:
(1) Vorrichtung (10) zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist.
(2) Die Vorrichtung (10) weist auf:
(2.1) ein Gehäuse (12),
(2.2) eine Einrichtung (26) zum Empfangen der Rolle, die
(2.2.1) an dem Gehäuse befestigt ist;
(2.3) eine Einrichtung (48) zum Schneiden der Rolle, die
(2.3.1) an dem Gehäuse (12) befestigt ist.
(3) Die Rolle wird durch besagte Einrichtung (26) zum Empfangen der Rolle
empfangen, um sie in einer Position mit dem Ende voran im Wesentlichen
aufrecht zu empfangen.
(4) Die an dem Gehäuse (12) befestigte Einrichtung (48) zum Schneiden der Rolle weist eine Querschneiderbaugruppe (16) auf.
(5) Die Querschneiderbaugruppe (16) weist auf:
(5.1) einen Querschneiderturm (30), der sich von dem Gehäuse (12) aus erstreckt;
(5.2) einen Querschneiderarm (32), der an dem Querschneiderturm (30) befestigt ist;
(5.3) ein drehbares Sägeblatt (48), das an dem Querschneiderarm (32) befestigt ist; und
(5.4) eine Einrichtung, um das Sägeblatt (48) einwärts dem Zentrum einer zu schneidenden Rolle zu bewegen.
(6) Der Querschneiderarm (32) ist an dem Querschneiderturm (30) drehbar befestigt.
Entsprechend der vom Bundespatentgericht aufrechterhaltenen deutschsprachigen Fassung des Patentanspruchs 5 werden in der vorstehenden Merkmalsgliederung die Formulierungen „Einrichtung zum Empfangen der Rolle“ und „Einrichtung zum Schneiden der Rolle“ verwendet. Daraus, dass in dem vom Bundespatentgericht aufrechterhaltenen Patentanspruch 5 nunmehr jeweils von „Einrichtung“ die Rede ist, folgt zwar nicht, dass die Bedeutung des englischen Begriffs „means“ für die Auslegung des Klagepatents unerheblich ist. Auch wenn es – wie hier geschehen – möglich ist, ein europäisches Patent im Nichtigkeitsverfahren vor deutschen Gerichten auch dann durch eine in deutscher Sprache gehaltene Fassung der Patentansprüche beschränkt zu verteidigen, wenn Deutsch nicht die Verfahrenssprache des Erteilungsverfahrens war (BGHZ 118, 221 = GRUR 1992, 839, 840 – Linsenschleifmaschine; BGHZ 133, 79, 81 = GRUR 1996, 862 f. – Bogensegment; BGHZ 147, 306, 314 = GRUR 2001, 813, 816 – Taxol; BGH, GRUR 2004, 407, 410 – Fahrzeugleitsystem; GRUR 2009, 1039 Rn. 29 – Fischbissanzeiger; GRUR 2010, 414 Rn. 8 – Thermoplastische Zusammensetzung), ändert dies nichts daran, dass zur Auslegung der Patentansprüche der übrige Inhalt der Patentschrift in der nach Art. 70 EPÜ maßgeblichen Verfahrenssprache heranzuziehen ist (BGH, GRUR 2010, 904 Rn. 51 – Maschinensatz; Benkard/Scharen, EPÜ, 2. Aufl., Art. 69 Rn. 4). Der Bundesgerichtshof hat deshalb einen Sprachwechsel bei der Formulierung beschränkter Patentansprüche bereits mehrfach als zwar zulässig, aber zur Vermeidung zusätzlicher Auslegungsprobleme unzweckmäßig angesehen (vgl. nur BGH, GRUR 2010, 414 Rn. 8 – Thermoplastische Zusammensetzung; GRUR 2010, 904 Rn. 51 – Maschinensatz). Auch wenn das englische Wort „means“ richtig mit „Mittel“ zu übersetzen sein sollte, ist mit dem Begriff „Einrichtung“ eine Änderung des sachlichen Inhalts der betreffenden Merkmale, wie sogleich noch näher ausgeführt wird, nicht verbunden. Die deutsche Übersetzung gibt die sachliche Bedeutung der betreffenden Merkmale zutreffend wieder. Insbesondere folgt aus dem englischen Begriff „means“ nicht, dass es sich bei dem jeweiligen Mittel um mehrere Mittel (Plural) handeln muss. Entsprechend der vom Bundespatentgericht aufrechterhaltenen deutschen Anspruchsfassung ist in der vorstehenden Merkmalsgliederung ferner von „Querschneiderbaugruppe“ und – in Bezug auf deren Komponenten – von „Querschneiderturm“ und „Querschneiderarm“ die Rede. Das Präfix „Quer“ ist in den englischen Begriffen „cutting assembly“, „cutter tower“ und „cutter arm“ zwar nicht enthalten. Durch diesen Zusatz ändert sich aber auch an der sachlichen Bedeutung dieser Begriffe nichts. Der betreffende Zusatz bringt nur zum Ausdruck, dass (im Wesentlichen) quer zur Achse der Rolle geschnitten wird.
Dieses vorausgeschickt, bedürfen einige Merkmale und Begriffe näherer Erläuterung:
1.
Das Klagepatent beansprucht Schutz für eine Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle. Der Klagepatentanspruch bezieht sich hierbei nur auf eine entsprechende Schneidevorrichtung und nicht auf die Kombination einer solchen Vorrichtung mit einer passenden Rolle. Bei der Formulierung „zum Schneiden einer Rolle …“ handelt es sich – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – um eine Zweckangabe (vgl. auch BPatG, NU, S. 15). Zweckangaben in einem Sachanspruch beschränken als solche dessen Gegenstand regelmäßig nicht (BGHZ 112, 140 = GRUR 1991, 436, 441 f. – Befestigungsvorrichtung II). Die Zweckangabe ist damit aber nicht bedeutungslos. Sie hat vielmehr regelmäßig die Aufgabe, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die räumlich-körperlichen Merkmale des Anspruchs erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (vgl. BGHZ 112, 140 = GRUR 1991, 436, 441 f. – Befestigungsvorrichtung II; GRUR 1981, 259, 260 – Heuwerbungsmaschine II; GRUR 2006, 923 Rn. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; GRUR 2008, 896 Rn. 17 – Tintenpatrone; GRUR 2009, 837 Rn. 15 – Bauschalungsstütze, GRUR 2012, 475 Rn. 17 – Elektronenstrahltherapiesystem). Dies bedeutet im Streitfall, dass die Vorrichtung so ausgestaltet sein muss, dass mit ihr eine Rolle „geschnitten“ werden kann, und zwar in einer Richtung, die zu der Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist.
In Bezug auf den mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung zu schneidenden Gegenstand spricht der Patentanspruch allgemein von einer „Rolle“ („roll“). Wie der Fachmann – als solcher kann hier im Anschluss an die von den Parteien hingenommene Definition des Bundespatentgerichts (NU, S. 15) ein Maschinenbauingenieur (FH) mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Schnittvorrichtungen für rollenartiges Material angesehen werden – der Klagepatentbeschreibung entnimmt, hat das Klagepatent hierbei insbesondere „Papierrollen“ im Auge (vgl. [0001], [0002] [0003], [0004], [0006]). Der aufrechterhaltene Patentanspruch 5 ist allerdings nicht auf eine Vorrichtung zum Schneiden einer „Papierrolle“, sondern – allgemeiner – auf eine Vorrichtung zum Schneiden einer „Rolle“ gerichtet. Ob hierunter ausschließlich gerolltes Material oder auch der Kern eines solchen Materials oder sogar jegliches zylindrische Material zu verstehen ist, bedarf vorliegend mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform, mittels derer Papierrollen geschnitten werden können, keiner Entscheidung.
Der Begriff „Schneiden“ („cutting“) mag nach dem erteilten Patentanspruch 1 sowohl spanloses (wie z.B. mit einem Messer) als auch spanabhebendes Trennen (wie z.B. mit einer Säge) umfasst haben (BPatG, NU, S. 15). Im Rahmen des nunmehr geltend gemachten Patentanspruchs 5 ist hiermit allerdings nur ein spanabhebendes Trennen mittels eines Sägeblattes gemeint. Der Fachmann versteht unter „Schneiden“ zwar üblicherweise vor allem ein spanloses Trennen. Die Klagepatentschrift erwähnt jedoch nur spanabhebende Verfahren bzw. Trennmittel. So gibt die Klagepatentbeschreibung einleitend in Bezug auf den Stand der Technik an, dass bei diesem eine „Bandsäge“ (Abs. [0004]) bzw. „Kreissäge“ (Abs. [0004]) verwendet wird. Die aus der DE-C-44 39 XXB (Anlage ES2) bekannte Vorrichtung mit ihrer Kreissäge beschreibt die Klagepatentschrift hierbei ausdrücklich als Vorrichtung entsprechend dem Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 (Abs. [0005]), mithin als Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle. Ferner erwähnt die Klagepatentschrift in ihrer die Erfindung erläuternden allgemeinen Beschreibung eine Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle mit einer „Säge“ bzw. einem „Sägeblatt“ (Abs. [0007]). Das Ausführungsbeispiel des Klagepatents weist ebenfalls eine „Säge“ (34) mit einem „Sägeblatt“ (48) auf (vgl. insb. Abs. [0018]). Der vorliegend geltend gemachte, aufrechterhaltene Patentanspruch 5 verlangt nunmehr ausdrücklich ein (drehbares) „Sägeblatt“ (Merkmale (5.3) und (5.4)), so dass jetzt mit „Schneiden“ ein spanabhebendes Trennen mit einem Sägeblatt gemeint ist.
Aus der Formulierung „… in einer Richtung, die zu der Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist“ (Merkmal (1)), folgt, dass die Vorrichtung geeignet sein muss, die in Merkmal 1 angesprochene Rolle im Wesentlichen senkrecht zu ihrer Achse zu schneiden. Die vorangestellte Angabe „im Wesentlichen“ signalisiert dem Fachmann, dass die Rolle nicht mathematisch exakt senkrecht zu ihrer Rollenachse geschnitten werden muss, sondern gewisse Ungenauigkeiten einer Verwirklichung des betreffenden Merkmals nicht entgegenstehen (vgl. auch BPatG, NU, S. 15). Ob dies nur für Ungenauigkeiten im Rahmen von technischen Toleranzen gilt (BPatG, NU, S. 15) oder ob darüber hinaus gewisse weitergehende Abweichungen zulässig sind, kann vorliegend mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform dahinstehen.
2.
Bei dem in Merkmal (2.1) angesprochenen „Gehäuse“ („housing“) der Vorrichtung muss es sich nicht um eine Umhausung oder eine feste Hülle, die die Bestandteile der Vorrichtung und/oder die zu schneidende Rolle schützend umgibt, handeln. Mit „Gehäuse“ ist bei dem in der Patentbeschreibung beschriebenen und in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispiel nämlich eine Grundplattform bzw. ein Grundrahmen bezeichnet (vgl. auch BPatG, NU, S. 16), die/der bevorzugt am Boden befestigt oder platziert ist (vgl. Abs. [0015]). Auch ein solcher Grundrahmen stellt demgemäß ein „Gehäuse“ im Sinne des Klagepatents dar. Die Klagepatentschrift ist nämlich aus sich selbst auszulegen. Sie stellt im Hinblick auf die dort verwendeten Begriffe gleichsam ihr „eigenes Lexikon“ dar. Weichen diese vom allgemeinen (technischen) Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der sich aus der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgebend (vgl. BGH, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; GRUR 2002, 515, 517 – Schneidmesser I; GRUR 2005, 754 – werkstoffstückig; GRUR 2015, 868 Rn. 26 – Polymerschaum II; GRUR 2015, 972 Rn. 22 – Kreuzgestänge; GRUR 2016, 1031 Rn. 23 – Wärmetauscher).
3.
Gemäß Merkmal (2.2) enthält die Vorrichtung eine „Einrichtung“, um die Rolle zu empfangen. Wie diese Einrichtung konstruktiv ausgestaltet ist, lässt der Klagepatentanspruch offen. Das betreffende Merkmal ist denkbar weit formuliert und funktional in dem Sinne zu interpretieren, dass es sich um irgendeine Einrichtung handeln kann, die an dem Gehäuse angebracht oder befestigt ist und die zu schneidende Rolle aufnehmen kann, und zwar – wie sich aus Merkmal (3) ergibt – so, dass die Rolle eine im Wesentlichen senkrechte Position einnimmt.
Soweit in der Klagepatentschrift von „means“ die Rede ist, bedeutet dies nicht, dass mehr als ein Mittel zum Empfangen der Rolle vorhanden sein bzw. die Einrichtung mehr als ein Mittel umfassen muss. Das englische Wort „means“ kann sowohl für den Singular als auch für den Plural stehen (vgl. Anlage B 11). Der Fachmann versteht die Angabe „means“ hier funktional und als Gattungsbezeichnung, d.h. in dem Sinne, dass es sich um ein Empfangsmittel oder auch um mehrere Empfangsmittel, die zusammen eine Empfangseinrichtung bilden, handeln kann. Es muss mithin nur ein entsprechendes „means“ vorhanden sein. Wie sich aus dem erteilten Unteranspruch 3 bzw. dem aufrechterhaltenen Patentanspruch 1 sowie der Klagepatentbeschreibung (Abs. [0007] und [0008]) ergibt, kann es sich bei der Einrichtung zum Empfangen der Rolle z.B. um einen – am Gehäuse befestigten – „Ständer“ handeln, wobei dieser eine an dem Gehäuse (12) befestigte Säule (20), eine an der Säule (22) befestigte drehbare Plattform (20), an der Plattform (20) befestigte Arme (26) und an den Armen befestigte Stützen aufweisen kann. Der hier geltend gemachte (aufrechterhaltene) Patentanspruch 5 verlangt eine derartige Ausgestaltung aber nicht.
Dass bei der in den Figuren der Klagepatentschrift gezeigten Vorrichtung eine über eine Säule (22) an dem Gehäuse (12) angebrachte Plattform (20) vorgesehen ist, von welcher durch Verstrebungsglieder (28) gestützte Arme (26) herausragen, auf welchen die Rolle derart aufgenommen wird, dass sie mit einer ihrer Endflächen auf den Armen steht, rechtfertigt – wie bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – keine anderweitige Auslegung. Denn bei der in den Figuren der Klagepatentschrift gezeigten Ausführungsform mit ihren Armen (26) handelt es sich – worauf die Klagepatentschrift in Absatz [0007] ausdrücklich hinweist – lediglich um ein Ausführungsbeispiel. Ausführungsbeispiele dienen grundsätzlich der Beschreibung von Möglichkeiten der Verwirklichung des Erfindungsgedankens. Sie erlauben daher regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (BGHZ 160, 204, 210 = GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGH, GRUR 2007, 778 Rn. 14, 21 – Ziehmaschinenzugeinheit; GRUR 2008, 779 Rn. 34 – Mehrgangnabe; GRUR 2016, 1031 Rn. 23 – Wärmetauscher). Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt, dass nur bei Befolgung einer solchen engeren technischen Lehre derjenige technische Erfolg erzielt wird, der erfindungsgemäß mit den im Anspruch bezeichneten Mitteln erreicht werden soll (BGH, GRUR 2008, 779 Rn. 37 – Mehrgangnabe). Das ist hier indes offensichtlich nicht der Fall. Schließlich schränken auch Bezugszeichen im Patentanspruch (hier: Bezugsziffer 26 für die Einrichtung zum Empfangen einer Rolle) den Schutz nicht auf ein Ausführungsbeispiel ein (BGH, GRUR 2006, 316, 317 – Koksofentür, m. w. Nachw.; BGH, Urt. v. 06.05.2010 – Xa ZR 16/07, BeckRS 2010, XXX21 Rn. 45).
4.
Dahinstehen kann an dieser Stelle mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform, ob die Vorgabe des Merkmals (3), wonach die Rolle durch die Mittel empfangen wird, um sie – die Rolle – in einer Position mit dem Ende voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen, dahin zu verstehen ist, dass die Rolle im Wesentlichen aufrecht auf einer ihrer Endflächen, d.h. Deckflächen steht (vgl. BPatG, NU, S. 16). Eine Ausführungsform, bei der die Rolle (im Wesentlichen) senkrecht mit einer ihrer Endflächen auf der Empfangseinrichtung steht, entspricht jedenfalls den Vorgaben des Merkmals (3).
5.
Gemäß dem Merkmal (4) weist die – am Gehäuse befestigte – Einrichtung zum Schneiden der Rolle eine so genannte Querschneiderbaugruppe bzw. Querschneidbaugruppe [„cutting assembly“] auf. Die besagte (Quer-)Schneiderbaugruppe dient – wie sich bereits aus ihrer Bezeichnung als „(Quer-)Schneiderbaugruppe“ ergibt – zum Schneiden der Rolle. Sie soll mithin den Schneidvorgang ermöglichen. Gemäß Merkmal (5) weist die betreffende Einrichtung mehrere Bestandteile auf. So umfasst sie einen (Quer-)Schneiderturm bzw. (Quer-)Schneidturm [„cutter tower“], der sich von dem Gehäuse der Vorrichtung aus erstreckt (Merkmal (5.1)). An dem (Quer-)Schneiderturm ist ein Querschneiderarm bzw. (Quer-)Schneidarm [„cutter arm“] befestigt (Merkmal (5.2), an welchem wiederum ein drehbares (rotierbares) Sägeblatt befestigt ist (Merkmal (5.3)). Außerdem weist die (Quer-)Schneiderbaugruppe eine Einrichtung bzw. Mittel [„means“] auf, durch das/die das Sägeblatt einwärts dem Zentrum der zu schneidenden Rolle bewegt werden kann/können. (Merkmal (5.4)). Merkmal (6) gibt in Bezug auf den (Quer-)Schneiderarm schließlich vor, dass dieser drehbar an dem (Quer-)Schneiderturm befestigt ist. Im Zusammenhang mit dem Merkmal (5.3) ergibt sich hieraus, dass die Bewegung, durch die das Sägeblatt in Richtung des Zentrums der zu schneidenden Rolle bewegt werden kann, eine Drehbewegung des (Quer-)Schneiderarms gegenüber dem (Quer-)Schneiderturm ist.
C.
Die angegriffene Ausführungsform macht von der technischen Lehre des Patentanspruchs 5 des Klagepatents in der Fassung des Nichtigkeitsurteils des Bundespatentgerichts wortsinngemäß Gebrauch.
1.
Dass die angegriffene Ausführungsform unter Zugrundelegung der oben dargetanen Patentauslegung den Vorgaben des erteilten Patentanspruchs 1 (Merkmale (1) bis (3)) entspricht, hat das Landgericht zutreffend festgestellt. Insbesondere verwirklicht die angegriffene Ausführungsform die Merkmale (2.2) und (3) der vorstehend wiedergegebenen Merkmalsgliederung. Wie sich aus der die angegriffene Ausführungsform betreffenden Bedienungsanleitung ergibt, weist die angegriffene Papierrollensäge einen Drehteller mit Antrieb auf (vgl. Anlage AR 6c, S. 6). Auf dem Drehteller sind mehrere Auflagen angeordnet. Außerdem ist eine aufgesteckte Zentrierhülse vorgesehen, unter der sich ein Zentrierdorn befindet. Der Zentrierdorn und die Zentrierhülse dienen der Zentrierung des Kerns einer Papierrolle. Bei dem Drehteller mit seinen Auflagen und Zentriermitteln handelt es sich um eine Einrichtung zum Empfang einer Papierrolle, wobei diese Einrichtung auch an dem Gehäuse in Gestalt des Gestells angebracht ist. Die angegriffene Ausführungsform entspricht damit wortsinngemäß den Vorgaben des Merkmals (2.3). Sie verwirklicht ferner das Merkmal (3). Denn die zu „schneidende“ Papierrolle wird von ihr so aufgenommen, dass sie senkrecht mit einer ihrer Endflächen (Deckflächen) auf dem mit Auflagen versehenen Drehteller steht. In wortsinngemäßer Verwirklichung des Merkmals (3) wird die zu bearbeitende Papierrolle damit durch die Empfangseinrichtung in Gestalt des mit Auflagen und Zentrierelementen ausgestatteten Drehtellers dergestalt aufgenommen („empfangen“), dass sie in einer Position mit dem Ende voran aufrecht aufgenommen wird.
2.
Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht unstreitig auch die neu hinzugekommenen Merkmale des Patentanspruchs 5 wortsinngemäß. Dass die angegriffene Ausführungsform die Merkmale (4) bis (6) wortsinngemäß verwirklicht, hat die Klägerin im Einzelnen schlüssig dargetan. Dem ist weder die Beklagte zu 4. noch ihre Streithelferin entgegengetreten.
D.
Beide Klägerinnen sind prozessführungsbefugt und aktivlegitimiert, die Klägerin zu 2. allerdings nur insoweit, als sie sich gegen das Gebrauchen der patentverletzenden Vorrichtungen (sowie deren Besitz und deren Einfuhr zum Zwecke des Gebrauchens) wendet.
1.
Die Klägerin zu 1. ist unstreitig eingetragene Inhaberin des Klagepatents. Zwar hat sie – wie sogleich noch näher ausgeführt wird – der A UK Ltd. gemeinsam mit der Klägerin zu 2. durch Erstreckung des Lizenzvertrages vom 09.02.1999 auf das Gebiet der K eine ausschließliche Lizenz an dem Gegenstand des Klagepatents erteilt. Diese Lizenzvergabe steht ihrer Klagebefugnis aber nicht entgegen.
a)
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone I; BGHZ 189, 112 = GRUR 2011, 711 – Cinch-Stecker; GRUR 2013, 1269 Rn. 12 – Wundverband) verliert der Patentinhaber mit der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz nicht notwendigerweise seine materiellen Ansprüche aus dem lizenzierten Schutzrecht. Unterlassungsansprüche (sowie Auskunfts-, Vernichtungs- und Rückrufansprüche) stehen dem Patentinhaber jedenfalls dann zu, wenn er sich mit der Lizenzierung nicht sämtlicher Rechte aus dem Schutzrecht begeben hat (BGHZ 176, 311 Rn. 24 – Tintenpatrone I; BGHZ 189, 112 Rn. 13 – Cinch-Stecker). Dem Patentinhaber stehen ferner auch dann eigene Ansprüche zu, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen (BGHZ 189, 112 Rn. 13 – Cinch-Stecker; BGH, GRUR 2013, 1269 Rn. 12 – Wundverband).
Letzteres ist bejaht worden, wenn der Patentinhaber vom Lizenznehmer die Zahlung von Lizenzgebühren verlangen kann, deren Höhe vom Umsatz abhängig ist (BGHZ 118, 394, 399 = GRUR 1992, 697 – ALF; BGHZ 189, 112 Rn. 13 – Cinch-Stecker), oder wenn als Gegenleistung für die Lizenzvergabe eine Warenbezugsverpflichtung vereinbart worden ist (BGHZ 176, 311 Rn. 26 ff. – Tintenpatrone I; BGHZ 189, 112 Rn. 13 – Cinch-Stecker; BGHZ 192, 245 Rn. 15 – Tintenpatrone II) oder wenn der Patentinhaber als alleiniger Gesellschafter des Lizenznehmers an dessen Gewinn partizipiert (BGHZ 189, 112 Rn. 16 ff. – Cinch-Stecker). Allgemein lässt sich insoweit sagen, dass der Schutzrechtsinhaber, der eine ausschließliche Lizenz vergeben hat, eigene Unterlassungsansprüche (sowie Auskunfts-, Vernichtungs- und Rückrufansprüche) gegen den Verletzer geltend machen kann, soweit er durch die Verletzung „betroffen” ist (BGHZ 189, 112 Rn. 15 – Cinch-Stecker m. w. Nachw.; Senat, Urteil v. 07.02.2013 – I-2 U 8/09, BeckRS 2013, 12505; Urt. v. 12.06.2014 – I- 2 U 86/09, BeckRS 2014, 14418; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 10. Aufl., Kap. D Rn. 147). Ihm steht außerdem ein eigener Schadensersatzanspruch (sowie ein entsprechender vorbereitender Rechnungslegungsanspruch) zu, wenn er geltend machen kann, selbst geschädigt zu sein (vgl. BGHZ 189, 112 Rn. 14 – Cinch-Stecker; BGHZ 192, 245 Rn. 15 – Tintenpatrone II; Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 157). Dies ist regelmäßig der Fall, wenn der Schutzrechtsinhaber in einer der vorgenannten Weisen an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (BGHZ 176, 311 Rn. 27 – Tintenpatrone I; BGHZ 189, 112 Rn. 14 – Cinch-Stecker; BGHZ 192, 245 Rn. 15 – Tintenpatrone II). Anders als bei der Veräußerung des Patents verliert der Patentinhaber unter den vorgenannten Voraussetzungen damit nicht seine Sachlegitimation, wenn er einem Lizenznehmer am Patent eine ausschließliche Lizenz einräumt, sondern bleibt neben diesem zur Geltendmachung der in §§ 139 ff. PatG vorgesehenen Ansprüche befugt (BGH, GRUR 2013, 1269 Rn. 12 – Wundverband). Patentinhaber und Inhaber der ausschließlichen Lizenz sind – auch was den
Schadensersatzanspruch anbelangt – nicht Mitgläubiger i.S. von § 432 BGB,
sondern können ihre Ansprüche unabhängig voneinander geltend machen. Um zu gewährleisten, dass der Verletzer insgesamt nicht mehr als eine angemessene
Lizenzgebühr zahlen bzw. nicht mehr als den von ihm erzielten Gewinn herausgeben muss, haben die Geschädigten bei getrennter Geltendmachung nur darzulegen,
welcher Teil des Gesamtschadens jeweils auf sie entfällt. Alternativ steht es ihnen frei, gemeinsam den gesamten Schaden geltend zu machen und intern aufzuteilen, sei es – wie hier – durch gemeinsame Klage, sei es durch Abtretung der Ansprüche an einen der Berechtigten (BGHZ 176, 311 Rn. 39 – Tintenpatrone I).
b)
Nach diesen Rechtsgrundsätzen ist im Streitfall die Klägerin zu 1. insgesamt klagebefugt und anspruchsberechtigt. Zum einen hat die Klägerin zu 1., wie sogleich noch näher ausgeführt wird, die von ihr bzw. ihrer Rechtsvorgängerin vergebene ausschließliche Lizenz sachlich auf den Gebrauch der patentgeschützten Vorrichtung beschränkt, so dass sie sich nicht sämtlicher Rechte aus dem Klagepatent begeben hat. Zum anderen partizipiert die Klägerin zu 1. wirtschaftlich an der Ausübung der Lizenz durch ihre Lizenznehmerin, weil diese nach Ziffer 14.3 LV eine laufende Lizenzgebühr zu zahlen hat, deren Höhe sich als Prozentsatz des Arbeitsvolumens berechnet. Die Höhe der zu entrichtenden laufenden Lizenzgebühr hängt damit vom Umfang der Nutzung der patentgeschützten Vorrichtungen ab. Auch bei einer solchen nutzungsabhängigen Lizenz stellt es eine nicht nur entfernt liegende Möglichkeit dar, dass mit der Schädigung des Lizenznehmers auch eine Schädigung des Patentinhabers verbunden ist, welche ihre Ursache darin hat, dass er ohne die Verletzungshandlungen vom Lizenznehmer höhere Lizenzeinnahmen erhalten hätte. Sofern die Beklagte zu 4. die von ihr für ihre eigenen Zwecke sowie für Dritte mit den angegriffenen Vorrichtungen durchgeführten Schneidearbeiten nicht mit ihren Vorrichtungen durchgeführt hätte, hätte sie diese Arbeiten möglicherweise von der Klägerin zu 2. ausführen lassen und/oder hätten sich – was die von der Beklagten zu 4. für Dritte vorgenommenen Arbeiten anbelangt – ihre Auftraggeber an die Klägerin zu 2. gewandt und diese mit der Durchführung der Schneidearbeiten beauftragt. In diesen Fällen wäre das nach dem Lizenzvertrag für die Höhe der laufenden Lizenzgebühr maßgebliche Arbeitsvolumen bei der Klägerin zu 2. entsprechend höher ausgefallen, wodurch sich die an die Klägerin zu 1. nach dem Lizenzvertrag zu zahlende Lizenzgebühr erhöht hätte. Es besteht damit die nicht entfernt liegende Möglichkeit, dass die Klägerin zu 1. von ihrem Lizenznehmer höhere Lizenzeinnahmen erhalten hätte, wenn bei diesem wegen des Fehlens der patentverletzenden Tätigkeit der
Beklagten zu 4. ein höheres Arbeitsvolumen angefallen wäre. Ein hierauf beruhender Rückgang der Lizenzeinnahmen stellt einen ersatzfähigen Schaden des Lizenzgebers dar.
2.
Die Klägerin zu 2. ist ebenfalls klagebefugt und aktivlegitimiert, allerdings nur, soweit es um den Gebrauch, d.h. die bestimmungsgemäße Benutzung der angegriffenen Vorrichtungen geht.
a)
Dass zwischen der B Inc. – die später auf die B Holdings Inc. verschmolzen wurde, welche in der Folge ihrerseits auf die Klägerin zu 1. verschmolzen wurde – und der Klägerin zu 1. sowie der A UK Ltd. der als Anlage AR 20 zu den Akten gereichte Lizenzvertrag vom 09.02.1999 (deutsche Übersetzung Anlage AR 20a) geschlossen worden ist, hat die Beklagte zu 4. in erster Instanz nicht konkret bestritten. Ein bestreitender Sachvortrag ist ihr damit insoweit auch in zweiter Instanz versagt. Unabhängig davon haben die Klägerinnen den Abschluss dieses Lizenzvertrages in zweiter Instanz auch durch Vorlage des Originallizenzvertrages belegt (vgl. Bl. 588R GA).
b)
Ursprüngliche Vertragspartnerin dieses Lizenzvertrages war die A UK Ltd. Durch den Lizenzvertrag ist diesem Unternehmen für das Gebiet Ls eine exklusive Lizenz eingeräumt worden, die es ihm u.a. gestattet, die erfindungsgemäße Zuschneidemaschine gemäß den Patenten zu erwerben und zu nutzen“ (Ziff. 2.1 LV). Der Begriff „Patente“ ist im Lizenzvertrag definiert (Ziff. 1.1). Er umfasst hiernach Patente und Patentanmeldungen, die in der Anlage A zum Lizenzvertrag aufgelistet sind. In dieser Anlage ist u.a. die dem EP 0 887 XXX zugrundeliegende Patentanmeldung angeführt.
c)
Die ursprünglich nur für L und allein zu Gunsten der Muttergesellschaft der Klägerin zu 2., der A UK Ltd., erteilte Lizenz ist in der Folge auf das
Gebiet der K und auf die Klägerin zu 2. erstreckt worden.
aa)
In dem Lizenzvertrag vom 09.02.1999 hat die Lizenzgeberin (B Inc.) der A UK Ltd. als Gegenleistung für die Zahlung einer Optionsgebühr die Option auf Gewährung bestimmter weiterer, im Lizenzvertrag aufgeführter Rechte eingeräumt (Ziff. 3.1 LV). Gemäß Ziffer 3.2 des Lizenzvertrages konnte die A UK Ltd. die Option während eines Optionszeitraums durch schriftliche Mitteilung („Ausübungsmitteilung“) ausüben. Der „Optionszeitraum“ ist einleitend im Lizenzvertrag (Ziff. 1) als „der Zeitraum vom ersten Maschineneinsatzdatum bis 17 Uhr GMT des Tages, der sechs Kalendermonate danach folgt“, definiert. In Ziffer 3.4 des Lizenzvertrages heißt es, dass die Lizenzgeberin nach Erhalt der Ausübungsmitteilung eine exklusive Lizenz im Gebiet einräumen wird, die es A u.a. gestattet, die „Maschine gemäß den Patenten zu erwerben und zu nutzen“ (Ziff. 3.4 LV). Das betreffende „Gebiet“ ist in der Anlage D zum Lizenzvertrag definiert. Es umfasst u.a. die K. In Ziffer 3.4 des Lizenzvertrages ist geregelt, dass die Lizenz nicht nur zu Gunsten der A UK Ltd., sondern auf deren Wunsch auch zu Gunsten weiterer Unternehmen, die in der Anlage D zum Lizenzvertrag angeführt sind, gilt. In der besagten Anlage D 2 ist die Klägerin zu 2. für das Gebiet Deutschlands benannt. Ziffer 3.5 des Lizenzvertrages sieht vor, dass die Vertragsparteien nach Zugang der Ausübungsmitteilung unverzüglich Lizenzverträge im Wesentlichen in der Form gemäß der Anlage B zum Lizenzvertrag vom 09.02.1999 ausfertigen, um die gemäß Ziffer 3.4 LV gewährte Lizenz einzutragen. Außerdem bestimmt Ziffer 3.7 des Lizenzvertrages, dass der Lizenzgeber auf eigene Kosten für eine Eintragung der geschlossenen Verträge sorgen wird.
bb)
Es kann zwar nicht festgestellt werden, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin zu 1. und die A UK Ltd. das im Lizenzvertrag vereinbarte Prozedere in allen Einzelheiten eingehalten haben. Die Beklagte zu 4. hat in erster Instanz zwar nicht in Abrede gestellt, dass die A UK Ltd. das ihr eingeräumte Optionsrecht zum 31.03.2000 ausgeübt hat. Soweit sie nunmehr offenbar erstmals mit ihrer Streithelferin in tatsächlicher Hinsicht bestreiten will, dass die Option am 31.03.2000 ausgeübt wurde, kann sie mit diesem Bestreiten im Berufungsrechtszug nicht mehr gehört werden (§ 531 Abs. 2 ZPO). Aus dem eigenen zweitinstanzlichen Vortrag der Klägerinnen ergibt sich allerdings, dass die A UK Ltd. die Option innerhalb der nach ihren Angaben bis zum 31.03.2000 verlängerten Optionsfrist (Anlage AR 30) am 31.03.2000 bloß mündlich im Rahmen eines Telefongesprächs ausgeübt hat. Ein Telefax-Schreiben, in dem die A UK Ltd. auf eine entsprechende mündliche Abrede vom 31.03.2000 und die Billigung der Optionsausübung hinwies, hat die A UK Ltd. erst am 03.04.2000 – mithin nach Ablauf der verlängerten Optionsfrist – an die Lizenzgeberin übermittelt (Anlage AR 31). Der Lizenzvertrag sieht in Ziffer 3.4 allerdings eine schriftliche Ausübungsmitteilung vor. Außerdem vollzieht sich die Erstreckung der Lizenz nach dieser Vertragsbestimmung im Falle einer
Optionsausübung nicht von selbst. In Ziffer 3.4 heißt es nämlich (Unterstreichungen hinzugefügt):
„Nach Erhalt der Ausübungsmitteilung wird der Lizenzgeber A eine exklusive Lizenz einräumen … .
Der Klarheit halber sei gesagt, dass diese exklusive Lizenz auf Wunsch von A auch den Unternehmen eingeräumt wird, die in Anlage D aufgeführt sind.“
Hiernach vollzieht sich die Lizenzerstreckung auf weitere Gebiete und weitere Konzernunternehmen nicht von selbst, sondern bedarf nach Erhalt der Ausübungsmitteilung einer entsprechenden Vertragserklärung der Lizenzgeberin. Dass eine solche Vertragserklärung von der Lizenzgeberin nach dem Zugang des Schreibens der
A UK Ltd. vom 03.04.2000 ausdrücklich abgegeben worden ist, zeigen die Klägerinnen nicht auf.
cc)
Dahinstehen kann, ob die Vertragsparteien das in Ziffer 3.2 des Lizenzvertrages in Bezug auf die Ausübungsmitteilung vereinbarte Schriftformerfordernis trotz der Änderungsklausel in Ziffer 19.3 des Lizenzvertrages formlos und konkludent abbedingen konnten und auch abbedungen haben, was sich im Hinblick auf die in Ziffer 21.1 des Lizenzvertrages von den Vertragsparteien getroffene Rechtswahl nach englischem Recht richtet. Offenbleiben kann auch, wann genau die ursprüngliche Optionsfrist ablief, ob diese Frist im Zeitpunkt des Zugangs des Schreibens der Lizenzgeberin an die A UK Ltd. vom 14.12.1999 (Anlage AR 30) noch lief und damit wirksam verlängert werden konnte oder ob die Vertragsparteien ggf. nach Ablauf des
ursprünglichen Optionszeitraums rechtswirksam eine neue Optionsfrist vereinbart haben. Ebenso kann dahinstehen, ob die Lizenzgeberin die nach dem Lizenzvertrag erforderliche Vertragserklärung bereits anlässlich des von den Klägerinnen bekundeten Telefongesprächs am 31.03.2000 wirksam abgegeben hat. Auf alles dies kommt es nicht an.
dd)
Sofern die Rechtsvorgängerin der Klägerin zu 1. der A UK Ltd. und der Klägerin zu 2. nämlich nicht bereits am 31.03.2000 eine Lizenz an dem Klagepatent bzw. der diesem zugrundeliegenden Anmeldung erteilt hat, ist eine solche Lizenzerteilung jedenfalls in der Folgezeit stillschweigend erfolgt.
(1)
Für die Einräumung eines ausschließlichen Lizenzrechts an einem deutschen Patent oder dem deutschen Teil eines europäischen Patents gilt nach dem sog. Schutzlandprinzip deutsches Recht. Das Schutzlandprinzip (lex fori protectionis) gilt nicht nur für die Voraussetzungen und Folgen einer Schutzrechtsverletzung, sondern ebenso für die Entstehung, die Rechteinhaberschaft, den Bestand und die Übertragung eines Patents (Senat, Urt. v. 12.06.2014 – I- 2 U 86/09, BeckRS 2014, 14418; Urt. v. 24.09.2015 – I-2 U 30/15, BeckRS 2015, 18754; Urt. v. 17.12.2015 – I- 2 U 54/04, BeckRS 2016, 03307; Kühnen, GRUR 2014, 137, 142; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 10. Aufl., Kap. D Rn. 112). Die Anknüpfung an das Schutzlandprinzip ist insoweit zwingend und einer abweichenden Rechtswahl der Parteien nicht zugänglich. Sie bedeutet, dass für die Anforderungen an die Übertragung eines Patents das Recht desjenigen Staats heranzuziehen ist, in dem das Patent seinen territorialen Schutz entfaltet. Bei deutschen Patenten und deutschen Teilen europäischer Patente ist dies Deutschland. Die lex fori protectionis gilt uneingeschränkt auch dann, wenn in demselben Vertragswerk neben dem deutschen Patent noch weitere ausländische Schutzrechte übertragen werden (Senat, Urt. v. 12.06.2014 – I- 2 U 86/09; Urt. v. 24.09.2015 – I-2 U 30/15; Urt. v. 17.12.2015 – I- 2 U 54/04; OLG München, GRUR-RR 2006, 130; Kühnen, GRUR 2014, 137, 142). Für die – hier in Rede stehende – Einräumung einer ausschließlichen Lizenz an dem Patent gilt nichts anderes. Da die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz als dinglicher Rechtsakt im Sinne einer beschränkten Übertragung bzw. Teilrechtsabspaltung vom Mutterrecht zu verstehen ist, ist auf die Einräumung einer solchen Lizenz wie bei einer Vollübertragung zwingend das Schutzlandprinzip anzuwenden (Senat, Urt. v. 12.06.2014 – I- 2 U 86/09; Urt. v. 24.09.2015 – I-2 U 30/15; Urt. v. 20.12.2017 – I-2 U 39/16, BeckRS 2017, 137480; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 10. Aufl., Kap. D Rn. 134). Für die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz an einem deutschen Patent oder an dem deutschen Teil eines europäischen Patents gilt damit deutsches Recht. Entsprechendes gilt für die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz an einer europäischen Patentanmeldung (Art. 73 EPÜ) mit Deutschland als benanntem Vertragsstaat. Denn gemäß Art. 74 EPÜ unterliegt die europäische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermögens, soweit im EPÜ nichts anderes bestimmt ist, in jedem benannten
Vertragsstaat und mit Wirkung für diesen Staat dem Recht, das in diesem Staat für nationale Patentanmeldungen gilt.
Das deutsche Recht sieht – abgesehen vom Vorliegen übereinstimmender Willenserklärungen von Lizenzgeber und Lizenznehmer – für den Abschluss eines Lizenzvertrages keine besondere Form vor (Senat, Urt. v. 20.12.2017 – I-2 U 39/16; Benkard/Ullmann/Deichfuss, PatG, 10. Aufl., § 15 Rn 75). Entsprechendes gilt für das – zum nationalen Recht gehörende – europäische Patentrecht. Das Schriftformerfordernis des Art. 72 EPÜ bezieht sich allein auf die rechtsgeschäftliche Übertragung von europäischen Patentanmeldungen (Benkard/Ullmann/Deichfuss, a.a.O., § 15 Rn. 75). Das deutsche Recht kennt auch keine sonstigen Beschränkungen (Senat, Urt. v. 20.12.2017 – I-2 U 39/16). Die nach § 30 Abs. 4 PatG mögliche Eintragung der ausschließlichen Lizenz in das Patentregister ist für die Gültigkeit des Erwerbs der Lizenz nicht erforderlich. Die Eintragung der Lizenz in das Patentregister hat für die Rechtsbeziehungen der Vertragspartner – wie auch diejenigen des Lizenznehmers gegenüber Dritten – keine materiell-rechtliche Bedeutung (Benkard/Ullmann/Deichfuss, a.a.O., § 15 Rn. 78). Die Eintragung der Lizenz an einer europäischen Patentanmeldung (Art. 73 EPÜ) in das europäische Patentregister ist ebenfalls nicht Voraussetzung für eine wirksame Lizenzeinräumung; sie hat nur eine Legitimationswirkung (Benkard/Ullmann/Deichfuss, a.a.O., § 15 Rn. 78). Nach dem maßgeblichen deutschen Recht kann ein Lizenzvertrag damit auch formlos abgeschlossen werden. Möglich ist hierbei auch eine stillschweigende Lizenzerteilung (vgl. Benkard/Ullmann/Deichfuss, a.a.O., § 15 Rn. 78).
(2)
Im Streitfall ist der A UK Ltd. zusammen mit der Klägerin zu 2. zumindest dergestalt eine Lizenz für das Gebiet der K von der Rechtsvorgängerin der Klägerin zu 1. (B Inc.) erteilt worden. Dies ergibt sich daraus, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin zu 1. nicht nur dem „Bestätigungsschreiben“ der A UK Ltd. vom 03.04.2000 nicht widersprochen hat, sondern die A UK Ltd. nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerinnen für die Erstreckung der Lizenz u.a. auf Deutschland im Anschluss an dieses Schreiben auch einen Betrag von 133.000,00 USD an die Rechtsvorgängerin der Klägerin zu 1. gezahlt hat, den diese entgegengenommen und vereinnahmt hat. Durch die Zahlung dieses Betrages seitens A UK Ltd. sowie dessen vorbehaltlose Entgegennahme seitens der Lizenzgeberin haben die Lizenzvertragsparteien unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass die ursprünglich allein der A UK Ltd. für L erteilte Lizenz u.a. auf das Gebiet der K erstreckt werden soll. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte sollte dies zu den Bedingungen des Lizenzvertrages vom 09.02.1999 geschehen, so dass die Lizenz auch der Klägerin zu 2. als in der Anlage D zum Lizenzvertrag benannten A-Unternehmen eingeräumt werden sollte. Die Klägerinnen haben zwar nicht dargetan, wann der in Rede stehende Betrag an die Rechtsvorgängerin der Klägerin zu 1. in ihrer Eigenschaft als Lizenzgeberin gezahlt worden ist. Aus ihrem Vortrag ergibt sich nur, dass die Klägerin zu 2. eine auf den 19.09.2000 datierte Rechnung (Anlage AR 34) von der A UK Ltd. erhalten und die Klägerin zu 2. den Rechnungsbetrag am 03.10.2000 an die A UK Ltd. gezahlt hat. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte ist jedoch davon auszugehen, dass die Weiterleitung dieses Betrages von der A UK Ltd. an die Lizenzgeberin lange vor dem 07.12.2001 erfolgte, ab welchem Stichtag die Klägerin zu 2. die Beklagte wegen Verletzung des Klagepatents in Anspruch nimmt. Dafür, dass die Lizenz unter Einbeziehung der Klägerin zu 2. einvernehmlich auf die K erstreckt wurde, spricht auch die Tatsache, dass die Klägerin zu 2. nach dem klägerischen Vortrag laufende Lizenzgebühren an die Rechtsvorgängerin der Klägerin zu 1. gezahlt hat. Belegt sind solche Zahlungen für die Jahre 2007 (Anlage AR 35) und 2015 (Anlage AR 36). Dass eine entsprechende Erstreckung der Lizenz auf das Gebiet der K und die Klägerin zu 2. gewollt war, wird schließlich durch die von den Klägerinnen als Anlage AR 17 (deutsche Übersetzung Anlage AR 17a ) zu den Akten gereichte – im ersten Verhandlungstermin im Original vorgelegte – „Lizenzbestätigungsvereinbarung“ belegt, in der die Klägerin zu 1, die Klägerin zu 2. und die A UK Ltd. erklären, dass die A UK Ltd. ihre Option ausgeübt und die Rechtsvorgängerin der Klägerin (B Inc.) der A UK Ltd. und der Klägerin zu 2. eine exklusive Lizenz eingeräumt hat (vgl. Anlage AK 17a Ziff. 3).
(3)
Die im ursprünglichen Lizenzvertrag getroffenen Regelungen stehen der Annahme einer zumindest stillschweigenden Lizenzerteilung nicht entgegen. Denn der Lizenzvertrag vom 09.02.1999 sieht für die Lizenzerklärung gemäß Ziffer 3.4 keine Schriftform vor. In dieser Vertragsklausel ist von einer schriftlichen Lizenzeinräumung nicht die Rede. Ein entsprechendes Formerfordernis ergibt sich auch weder aus Ziffer 3.5 noch aus Ziffer 3.7 des Lizenzvertrages. Soweit die erstgenannte Vertragsbestimmung vorsieht, dass die Vertragsparteien nach Zugang der Ausübungsmitteilung unverzüglich Lizenzverträge im Wesentlichen in der Form gemäß der Anlage B zum Lizenzvertrag ausfertigen, um die gemäß Ziffer 3.4 gewährte Lizenz einzutragen, knüpft diese Klausel an eine „gewährte Lizenz“ an und setzt damit eine bereits erteilte Lizenz voraus. Die vereinbarte Ausfertigung von Lizenzverträgen in der Form gemäß der Anlage B zum Lizenzvertrag dient offensichtlich nur dem formellen Nachweis einer Lizenzerteilung gegenüber dem Patentamt bzw. der Registerstelle und soll lediglich eine Registereintragung der bereits erteilten Lizenz ermöglichen. Die in Bezug genommene Anlage B ist dementsprechend auch mit den Worten „Formale Patentlizenz zur Eintragung“ überschrieben. Ziffer 3.7 des Lizenzvertrages regelt lediglich, wer für die Eintragung zu sorgen und wer die Kosten hierfür zu tragen hat. Aus den erwähnten Vertragsbestimmungen des Lizenzvertrages vom 09.02.1999 ergibt sich daher weder, dass die Erstreckung der Lizenz nach Ziffer 3 des Lizenzvertrages auf weitere Gebiete und weitere Konzernunternehmen den Abschluss eines förmlichen Lizenzvertrages erfordert, noch dass die Lizenzerteilung seitens der Lizenzgeberin schriftlich zu erfolgen hat. Dass es für die Wirksamkeit der Lizenz nach dem Willen der Vertragsparteien auf die Ausfertigung eines gesonderten Lizenzvertrages ankam, lässt sich schließlich auch nicht aus dem Telefax-Schreiben der A UK Ltd. vom 03.04.2000 (Anlage AR 31) an die Rechtsvorgängerin der Klägerin zu 1. herleiten. Denn in diesem Schreiben wird lediglich unter Bezugnahme auf die Vertragsbestimmung des Lizenzvertrages (Ziff. 3.4) die Bitte ausgesprochen, nunmehr den Lizenzvertrag gemäß dieser Vertragsbestimmung zwecks Registrierung der „erteilten“ Lizenz gemäß Anlage B zum Lizenzvertrag auszufertigen. Auch die A UK Ltd. ist damit ersichtlich davon ausgegangen, dass die Lizenzerteilung nicht von der Ausfertigung eines formellen Vertrages abhängt.
d)
Die der A UK Ltd. und der Klägerin zu 2. von der Patentinhaberin für das Gebiet der K gewährte Lizenz hat ausschließlichen
Charakter.
aa)
Die Lizenz wird in Ziffer 3.4 des Lizenzvertrages vom 09.02.1999 ausdrücklich als „exklusive“ Lizenz bezeichnet. In Ziffer 3.3 des Lizenzvertrages versichert die Lizenzgeberin, keiner anderen Person, Firma oder Gesellschaft Rechte einzuräumen, die einem oder allen Rechten ähneln oder entsprechen, die A gemäß der Option eingeräumt wurden oder die A gemäß Ziffer 3 des Lizenzvertrages eingeräumt werden können. Ferner heißt es in Ziffer 4.1 des Lizenzvertrages, dass die gemäß Ziffern 2 und 3 eingeräumten Rechte sowie alle Rechte, die gemäß Ziffer 3.4 nach Ausübung der Option einzuräumen sind, „exklusive Rechte“ zu Gunsten von A sind. Zwar ist – wie ausgeführt – bei der Erstreckung der Lizenz auf das Gebiet Deutschland und die Klägerin zu 2. das im ursprünglichen Lizenzvertrag vereinbarte Prozedere nicht exakt eingehalten worden. Es sollte aber nach dem Willen der Vertragsparteien ersichtlich die im Lizenzvertrag geregelte Lizenz eingeräumt werden, mithin eine exklusive Lizenz. Hiervon gehen die Vertragsparteien auch in der als Anlage AR 17 vorgelegten „Lizenzbestätigungsvereinbarung“ übereinstimmend aus.
bb)
Die ausschließliche Lizenz ist – wovon das Landgericht mit Recht ausgegangen ist – der A UK Ltd. und der mit ihr verbundenen Klägerin zu 2. gemeinsam erteilt worden.
(1)
Ausschließlicher Lizenznehmer ist zwar grundsätzlich nur ein solcher, der das Patent „ausschließlich“, d.h. unter Ausschluss jeglicher Dritter benutzen darf (Senat, Urt. v. 24.09.2015 – I-2 U 30/15, BeckRS 2015, 18754; Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 121). Eine ausschließliche Lizenz kann daher nicht mehreren Unternehmen unabhängig voneinander in einer sich in räumlicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht deckenden Weise verliehen werden (Benkard/Ullmann/Deichfuß, a.a.O., § 15 Rn. 94). Sie kann aber auch mehreren, sich zu diesem Zweck zusammenschließenden Unternehmen gemeinsam erteilt werden (Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 121; Benkard/Ullmann/Deichfuß, a.a.O., § 15 Rn. 94). Eine weitere Ausnahme stellt die so genannte Konzernlizenz dar, d.h. die Konstellation, dass die Lizenz einem ganzen Unternehmensverbund mit allen oder mehreren seiner Einzelgesellschaften zugewandt wird. Das Benutzungsrecht steht im Falle einer solchen Lizenz den Einzelnen ebenfalls nicht unabhängig voneinander, sondern nur in und aufgrund ihrer konzernmäßigen Verbundenheit zu, was die für die Exklusivlizenz charakteristische Einmaligkeit der Benutzungsgestattung sichert (Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 123).
(2)
Im Streitfall handelt es sich um eine derartige Lizenz. Denn es sollte hier nicht mehreren Unternehmen unabhängig voneinander eine ausschließliche Lizenz erteilt werden. Vielmehr wollte die Lizenzgeberin eine Exklusivlizenz erteilen, in deren Genuss außer der A UK Ltd. als Lizenzvertragspartei auch die in der Anlage D benannten, mit der A UK Ltd. verbundenen Unternehmen kommen sollten. In Ziffer 3.4 des Lizenzvertrages heißt es nämlich, dass die Lizenzgeberin der A UK Ltd. eine exklusive Lizenz in dem Gebiet einräumt. Außerdem heißt es dort, dass diese exklusive Lizenz auf Wunsch der A UK Ltd. auch den Unternehmen eingeräumt wird, die in Anlage D aufgeführt sind. Es sollten damit nicht mehrere selbstständige Lizenzen an verschiedene Unternehmen unabhängig voneinander erteilt werden, sondern es sollte jeweils – bezogen auf ein bestimmtes Territorium (hier: u.a. Deutschland) – nur eine einzige Lizenz an die A UK Ltd. und ein mit dieser verbundenes Unternehmen (hier: die Klägerin zu 2.) vergeben werden. Der Lizenzvertrag ist auf Lizenznehmerseite zwar allein von der A UK Ltd. abgeschlossen worden, jedoch sollten auch die mit dieser verbundenen, in der Anlage D zum Lizenzvertrag aufgeführten Unternehmen unmittelbar in den Genuss der Lizenz kommen. Der Wortlaut der Vertragsbestimmung (Ziff. 3.4 LV) spricht hierbei dafür, dass die ausschließliche Lizenz für das jeweilige Vertragsgebiet der A UK Ltd. gemeinsam mit dem in der Anlage D jeweils für dieses Territorium benannten Unternehmen eingeräumt werden sollte.
(3)
Damit sind die A UK Ltd. und die Klägerin zu 2., letztere als in der Anlage D für das Gebiet der K benanntes Unternehmen, gemeinsam Inhaber einer ausschließlichen Lizenz an dem Gegenstand des Klagepatents.
e)
Die der Klägerin zu 2. – zusammen mit der A UK Ltd. – erteilte ausschließliche Lizenz ist weiterhin in Kraft. Dafür spricht schon, dass die Klägerin zu 2. hier gemeinsam mit der Patentinhaberin klagt und beide übereinstimmend vortragen, dass die Klägerin zu 2. (weiterhin) ausschließliche Lizenznehmerin ist. Außerdem haben die Klägerinnen eine auch von der A UK Ltd. unterzeichnete „Lizenzbestätigungsvereinbarung“ vorgelegt, in der die Beteiligten übereinstimmend erklären, dass die Lizenz noch immer in Kraft ist, insbesondere keine Vertragspartei eine Kündigungserklärung abgegeben hat. Anhaltspunkte dafür, dass der Lizenzvertrag entgegen dem Vortrag der Klägerinnen gekündigt oder anderweitig beendet worden ist, sind weder dargetan noch ersichtlich.
f)
Als ausschließliche Lizenznehmerin ist die Klägerin zu 2. – neben der Klägerin zu 1. – klagebefugt.
(1)
Der ausschließliche Lizenznehmer hat ein eigenes Klagerecht. Er hat selbstständig gegen einen Verletzer des Patents wegen der Beeinträchtigung seines ausschließlichen Benutzungsrechts die Ansprüche aus §§ 139 ff. PatG (vgl. z.B. BGH, GRUR 1995, XXA, 340 – Kleiderbügel; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 PatG Rn. 17; Benkard/Ullmann/Deichfuß, a.a.O., § 15 PatG Rn. 97 m. w. Nachw.). Der ausschließliche Lizenznehmer ist damit nicht auf eine Abtretung von Ansprüchen angewiesen und kann Ersatz seines eigenen, durch die Verletzungshandlungen entstandenen Schadens verlangen (BGH, GRUR 2004, 758, 763 – Flügelradzähler; BGHZ 176, 311 Rn. 35 – Tintenpatrone I).
(2)
Zwar ist die ausschließliche Lizenz – wie ausgeführt – der Klägerin zu 2. gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft (A UK Ltd.) erteilt worden. Das hat aber nicht zur Folge, dass die Klägerin zu 2. hier gemeinsam mit dieser klagen muss. Hinsichtlich der Rechtsverfolgung gilt für mehrere gemeinschaftliche Exklusivlizenznehmer dasselbe, was für mehrere Patentinhaber gilt (Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 128). Sind mehrere Personen Inhaber des Patents, bilden sie regelmäßig eine Bruchteilsgemeinschaft (§ 741 BGB) und ist – in entsprechender Anwendung des § 1011 BGB – jeder von ihnen befugt, die Ansprüche aus dem Patent geltend zu machen (Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 Rn. 16; Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 106), weswegen sie Gesamtgläubiger (§ 428 BGB) sind (Senat, Urt. v. 26.04.2012 – I-2 U 39/09, BeckRS 2013, 02736; Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 114). Dementsprechend kann die Klägerin zu 2. vorliegend als gemeinschaftliche Exklusivlizenznehmerin die ganze Leistung fordern. Das Ergebnis ist jedoch kein anderes, wenn man davon ausgehen wollte, dass ein Patentmitinhaber – und damit auch ein Mitexklusivlizenznehmer – die Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung – anders als den Unterlassungsanspruch – gemäß § 432 Abs. 1 BGB nur zur Leistung an die Gemeinschaft geltend machen kann (BGH, GRUR 2000, 2028, 2030 – Ballermann [Markensache]; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 139 Rn. 20 m. w. Nachw.). Denn die A UK Ltd. hat die auf sie entfallenden Schadensersatzansprüche durch die als Anlage AR 18 zu den Akten gereichte Abtretungsvereinbarung, die die Klägerinnen im ersten Verhandlungstermin im Original vorgelegt haben, an die Klägerin zu 2. abgetreten und diese außerdem dazu ermächtigt hat, alle übrigen Verletzungsansprüche im eigenen Namen geltend zu machen. Die Klägerin zu 2. muss hier daher nicht Leistung an sich und die A UK Ltd. verlangen.
g)
Die der Klägerin zu 2. zusammen mit ihrer Muttergesellschaft erteilte ausschließliche Lizenz ist allerdings – was das Landgericht übersehen hat – sachlich auf die Benutzungsart des Gebrauchens der patentgeschützten Vorrichtung beschränkt.
aa)
Nach Ziffer 3.4 des Lizenzvertrages ist es der Lizenznehmerin lediglich gestattet, „die Maschine zu nutzen“ und „die Maschine gemäß den Patenten zu erwerben und zu nutzen“. Eine entsprechende Regelung enthält der Lizenzvertrag in Ziffer 2 auch für die der A UK Ltd. zunächst hinsichtlich des Vereinigten Königreichs eingeräumte Exklusivlizenz. Dafür, dass sich die Lizenz sachlich auf den Gebrauch des Gegenstands des Klagepatents bezieht, spricht neben dem Wortlaut der vorgenannten Vertragsbestimmung auch die in Ziffer 14.4 des Lizenzvertrages vereinbarte Verpflichtung zur Zahlung einer laufenden Lizenzgebühr, die sich als Prozentsatz des „Arbeitswerts“ berechnet. Diese Lizenzgebühr ist für den Gebrauch bzw. – wie es in Ziffer 14.10.1 LV heißt – „für den Betrieb der Maschine“ zu entrichten.
Dieses Verständnis wird durch die Präambel des Lizenzvertrages vom 09.02.1999 bestätigt. Gemäß lit. (B) der Präambel des dreiseitigen Lizenzvertrages wollte die A UK Ltd. von der Rechtsvorgängerin der Klägerin zu 1. (Norcol/Fibercore Inc.) eine Lizenz zur Nutzung technischer Informationen über die Zuschneidemaschine („Maschine“) und „zur Arbeit gemäß den Patenten zwecks Nutzung der Maschine“ erhalten. Aus lit. (C) der Präambel des Lizenzvertrages geht ferner hervor, dass der Klägerin zu 1. von ihrer Rechtsvorgängerin selbst das Recht eingeräumt worden ist, die (patentgemäße) Maschine herzustellen, zu verkaufen und mit ihr zu handeln. Ausweislich lit. (D) der Präambel wollte die in L ansässige A UK Ltd. solche Maschinen von der in den USA geschäftsansässigen Klägerin zu 1. erwerben. Während die Klägerin zu 1. von ihrer Rechtsvorgängerin ermächtigt worden ist, die Maschine „herzustellen, zu verkaufen und mit ihr anderweitig zu handeln“, ist hinsichtlich der A UK Ltd. lediglich vom Erwerb einer Lizenz „zur Arbeit gemäß den Patenten zwecks Nutzung der Maschine“ die Rede. Der Begriff „Nutzung“ ist im Lizenzvertrag zwar nicht definiert. Zutreffend ist auch, dass dieser Begriff – insbesondere unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten – prinzipiell auch in einem weiteren Sinne interpretiert werden kann, der sämtliche in § 9 Abs. 1 Nr. 1 PatG genannten Benutzungsarten umfasst. Richtig ist schließlich auch, dass sich in Ziffer 2.1 des Lizenzvertrages in Bezug auf die ursprünglich erteilte, das Vereinigte Königreich betreffende Exklusivlizenz der klarstellende Hinweis findet, dass „A“ nicht berechtigt ist, Maschinen „herzustellen“. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber nicht, dass es der Lizenznehmerin nicht nur erlaubt ist, die Maschine zu nutzen (im Sinne von Gebrauchen), sondern sie diese auch anbieten und in den Verkehr bringen darf. Abgesehen vom Inhalt der Präambel, nach dem es A um den Gebrauch einer aus lizenzierter Quelle bezogenen Schneidevorrichtung ging, zu deren Erwerb Ziffer 2.1.3 des Lizenzvertrages dementsprechend ausdrücklich berechtigt, ist von Belang, dass der Lizenzvertrag in Bezug auf die A erteilte Lizenz ausdrücklich nur von „zu nutzen“ spricht (Präambel lit. (B); Ziff. 2.1.3; Ziff. 3.4.3), wohingegen er in Bezug auf die Berechtigung der Rechtsvorgängerin der Klägerin zu 1. (B Inc.) von einer Ermächtigung spricht, die Maschine „herzustellen, zu verkaufen und mit ihr anderweitig zu handeln“. Im Lizenzvertrag wird damit zwischen der „Nutzung“ der Maschine einerseits und der „Herstellung“, dem „Verkauf“ sowie dem „Handel“ andererseits differenziert. Dem ist zu entnehmen, dass A die Maschine bloß bestimmungsgemäß nutzen (gebrauchen) darf, was durch die vereinbarte, laufende Lizenzgebühr, die sich nach dem Arbeitsvolumen bemisst, bestätigt wird.
bb)
Bei der der Klägerin zu 2. gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft erteilten Exklusivlizenz handelt es sich vor diesem Hintergrund sachlich um eine (exklusive) Gebrauchslizenz. Auch wenn hier nur eine konkludente Lizenzerteilung erfolgt ist, sollte nach dem übereinstimmenden Willen der Lizenzvertragsparteien der Lizenzvertrag vom 09.02.1999 für den Inhalt der Lizenz maßgebend sein, d.h. es sollte die in diesem Vertrag vorgesehene Lizenz erteilt werden. Eine entsprechend beschränkte
Lizenzvergabe ist möglich. Die dem Lizenznehmer eingeräumte Benutzungsbefugnis kann und darf beschränkt sein und muss nicht sämtliche, dem Patentinhaber gesetzlich vorbehaltenen Benutzungsarten umfassen (Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 218). Die Lizenz kann demgemäß insbesondere auf einzelne Benutzungsarten des § 9 PatG beschränkt sein (vgl. nur Benkard/Ullmann/Deichfuß, a.a.O., § 15 PatG Rn. 69; Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 218). So kann dem Lizenznehmer z.B. nur eine Gebrauchslizenz eingeräumt werden. Eine solche gestattet dem Lizenznehmer die Nutzung der überlassenen patentgeschützten Vorrichtungen (Benkard/Ullmann/Deichfuß, a.a.O., § 15 PatG Rn. 69).
cc)
Dass die Vertragsparteien seinerzeit übereinstimmend von einem anderen Lizenzinhalt ausgegangen sind, zeigen die Klägerinnen nicht schlüssig auf und stellen sie auch nicht unter Beweis. Ebenso legen sie nicht dar und stellen sie gleichfalls nicht unter Beweis, dass die ausschließliche Gebrauchslizenz später, etwa nach der Verschmelzung der B Holdings Inc. auf die Klägerin zu 1., inhaltlich erweitert worden ist. Dies lässt sich auch der von ihnen zu den Akten gereichten
„Lizenzbestätigungsvereinbarung“ nicht entnehmen. Vielmehr heißt es in dieser
Unterlage nur, dass die A UK Ltd. das exklusive Recht zur „Nutzung“ der patentierten Vorrichtung erhalten hat und dass der A UK Ltd. und der Klägerin zu 2. nach Ausübung der im Lizenzvertrag vorgesehenen Option eine exklusive Lizenz an dem Klagepatent eingeräumt worden ist, durch welche die A UK Ltd. und die Klägerin zu 2. das exklusive Recht zur „Nutzung“ der patentierten Vorrichtung erhalten haben. Außerdem wird in der „Lizenzbestätigungsvereinbarung“ darauf hingewiesen, dass die A UK Ltd. und die Klägerin zu 2. als Gegenleistung für die Lizenzerteilung auch eine laufende Lizenzgebühr zahlen müssen, die sich als Prozentsatz des Arbeitswertes bemisst, was – wie ausgeführt – gerade für das Vorliegen einer bloßen Gebrauchslizenz spricht.
h)
Handelt es sich bei der der Klägerin zu 2. erteilten Exklusivlizenz nur um eine ausschließliche Gebrauchslizenz, ist die Klägerin zu 2. nur insoweit klagebefugt, als sie sich gegen den Gebrauch, d.h. die Verwendung (Benutzung) der angegriffenen Ausführungsform, sowie gegen deren Besitz und deren Einfuhr zum Zwecke des Gebrauchs wendet.
Die ausschließliche Lizenz gewährt dem Lizenznehmer die Befugnis, selbständig die Rechte aus dem Patent geltend zu machen, soweit das ihm eingeräumte Benutzungsrecht reicht (Benkard/Ullmann/Deichfuß, a.a.O., § 15 PatG Rn. 97). Entsprechendes bringt der Bundesgerichtshof mit der Formulierung zum Ausdruck, dass der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz eine eigenständige Aktivlegitimation hat, soweit seine Rechte berührt werden (BGH, GRUR 1995, XXA, 340 – Kleiderbügel; vgl. auch Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 129). Das der dinglichen Rechtsposition des ausschließlich Lizenznehmers zugeordnete Verbietungsrecht gemäß § 139 PatG wird grundsätzlich durch den Inhalt der eingeräumten Nutzung des Patents bestimmt. Das Verbietungsrecht findet seine Grenze in der jeweils eingeräumten Benutzungsart. Ist das patentrechtliche Benutzungsrecht in der Art der Benutzung des Patents in rechtlich verbindlicher Weise beschränkt, so stehen dem Lizenznehmer als Berechtigten gesetzliche Verbietungsansprüche gegen einen Dritten wegen einer anderen Art der Benutzung daher nicht zu (vgl. BGH, GRUR 1992, 310 – Taschenbuch-Lizenz zum UrhG). Der Klageangriff muss sich damit gegen solche Handlungen richten, deren Vornahme dem Lizenznehmer vom Patentinhaber ausschließlich übertragen worden ist (Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 129). Dies sind hier nur der Gebrauch patentgemäßer Vorrichtungen sowie die Einfuhr und der Besitz solcher Vorrichtungen zu diesem Zweck. Auf ein eigenes Recht, Dritten das Anbieten und Inverkehrbringen patentgemäßer Vorrichtungen zu verbieten, kann sich die Klägerin zu 2. als Inhaberin einer Gebrauchslizenz hingegen nicht berufen. Ihre Rechte werden entgegen ihrer Auffassung nicht schon dadurch beeinträchtigt („berührt“), dass ein Dritter patentgemäße Vorrichtungen anbietet und in den Verkehr bringt, sondern erst dadurch, dass diese Vorrichtungen später von dem Dritten bestimmungsgemäß verwendet, d.h. gebraucht werden. Erst hierdurch wird in ihr ausschließliches Benutzungsrecht eingegriffen.
E.
Dass die Beklagte zu 4. im Hinblick auf die oben dargelegte Schutzrechtsverletzung bzw. –benutzung zur Unterlassung, Auskunftserteilung, zur Vernichtung sowie zum Rückruf der patentverletzenden Papierrollensägen und, weil sie das Klagepatent schuldhaft verletzt hat, auch zum Schadenersatz verpflichtet ist und der Klägerin, um ihr die Berechnung ihres Anspruches auf Schadenersatz zu ermöglichen, über den Umfang ihrer Verletzungshandlungen Rechnung zu legen hat, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil im Wesentlichen zutreffend dargelegt; auf diese Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen, allerdings mit folgenden Maßgaben:
1.
Im Hinblick auf den zwischenzeitlichen Zeitablauf des Klagepatents bestand für die Klägerinnen kein Zwang, den Rechtsstreit für erledigt zu erklären. Das Klagepatent ist erst im Berufungsverfahren und damit in der Rechtsmittelinstanz durch Zeitablauf erloschen. Das in der Vorinstanz erwirkte Unterlassungsurteil kann daher noch als Grundlage der Zwangsvollstreckung von Bedeutung sein und ist damit nicht gegenstandslos geworden, weshalb das Erlöschen des Klagepatents ausnahmsweise nicht zu einer Erledigung des Rechtsstreits geführt hat (BGH, GRUR 1990, 997, 1001 – Ethofumesat; GRUR 2010, 996 Rn. 15 – Bordako; Senat, Urt. v. 01.02.2018 – I-2 U 33/15; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 Rn. 33).
2.
Den Klägerinnen steht bzw. stand bis zum Erlöschen des Klagepatents wegen Ablaufs der Höchstschutzdauer allerdings nur ein eingeschränkter Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu 4. zu.
a)
Da die Beklagte zu 4. entgegen § 9 Nr. 1 PatG eine patentierte Erfindung gebraucht und zu diesem Zweck besessen hat, können bzw. konnten die Klägerinnen sie jeweils bis zum Erlöschen des Klagepatents nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG auf Unterlassung des Gebrauchs und des Besitzes zum Zwecke des Gebrauchs der angegriffenen Ausführungsform in Anspruch nehmen. Die Gefahr weiterer künftiger Rechtsverletzungen ergab sich daraus, dass die Beklagte zu 4. im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit diese Benutzungsarten bereits vorgenommen hatte und deshalb vermutet wurde, dass sie dieses Verhalten auch in Zukunft wiederholen wird. Ebenso bestand aufgrund des bisherigen Verhaltens der Beklagten zu 4. die hinreichende Gefahr, dass sie entsprechende Vorrichtungen zum Zwecke des inländischen Gebrauchs in die K einführt.
b)
Die Klägerin zu 2. konnte aus den bereits angeführten Gründen als Inhaberin einer (ausschließlichen) Gebrauchslizenz von vornherein lediglich Unterlassung des Gebrauchs patentgemäßer Vorrichtungen sowie der Einfuhr und des Besitzes solcher Vorrichtungen zum Zwecke des Gebrauchs von der Beklagten zu 4. verlangen, weil ihr ausschließliches Nutzungsrecht allein insoweit berührt ist. Zwar können – wie sogleich noch näher ausgeführt wird – nach Lage des Falles die gerichtlichen Verbote (etwa unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr) auch über die als verletzt festgestellte Benutzungsart hinausreichen, z.B. auch solche Handlungsalternativen umfassen, deren Verletzung nicht nachgewiesen ist. Keinesfalls kann das gerichtliche Verbot aber auf Handlungsformen ausgedehnt werden, die überhaupt nicht in das ausschließliche Nutzungsrecht des Lizenzinhabers fallen. Berechtigt z.B. – wie hier – die ausschließliche Lizenz nur zum Gebrauch des Patentgegenstandes, scheidet daher ein auf das Unterlassen des Angebots und des Inverkehrbringens patentgemäßer Vorrichtungen gerichtetes Verbot aus. Der Gegenstand und die Reichweite der Lizenz limitieren die möglichen gerichtlichen Sanktionen (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 129)
c)
Ein weitergehender Unterlassungsanspruch stand aber auch der Klägerin zu 1. nicht zu. Nach dem Vorbringen der Klägerinnen lässt sich tatrichterlich allein feststellen, dass die Beklagte zu 4. bis zum Erlöschen des Klagepatents eine patentgemäße Schneidevorrichtung in ihrem Geschäftsbetrieb in Gebrauch genommen (und zu diesem Zweck besessen) hat, um für ihr eigenes Druckunternehmen Papierrollen zu schneiden sowie entsprechende Lohnaufträge für Dritte durchzuführen. Demgegenüber besteht kein irgendwie belastbarer Anhaltspunkt dafür, dass die Beklagte zu 4. eine derartige Schneidevorrichtung bis zum Zeitablauf des Klagepatents veräußert (und damit angeboten und in Verkehr gebracht) hat oder dies bis dahin zu erwarten gewesen ist.
aa)
Ob Gegenstand eines Unterlassungsanspruchs auch Benutzungsarten sein können, derer sich der Verletzer nicht bedient hat, hängt nach der Rechtsprechung des Senats von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der Ausrichtung des Geschäftsbetriebs des Verletzungsbeklagten, ab. Es ist danach prinzipiell zwischen Herstellungsbetrieben und reinen Vertriebsunternehmen zu unterscheiden. Ist es (im Inland) zu Herstellungshandlungen gekommen, besteht im Allgemeinen eine Begehungsgefahr auch für nachfolgende Angebots- und Vertriebshandlungen, weil die Herstellung eines Produktes typischerweise ihrem anschließenden Verkauf dient. Ein Hersteller ist daher regelmäßig wegen sämtlicher Benutzungshandlungen des § 9 Nr. 1 PatG zu verurteilen. Ist der Beklagte demgegenüber ein reines Handelsunternehmen, so schafft jede Angebotshandlung eine Begehungsgefahr für das Inverkehrbringen, Gebrauchen, Besitzen und Einführen (vgl. Senat, Urt. v. 23.03.2017 – I-2 U 58/16, BeckRS 2017, 109832; Urt. v. 06.04.2017 – I– 2 U 51/16, BeckRS 2017, 109833; Urt. v. 05.07.2018 – I – 2 U 41/17; Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 249; a.A: LG München, Urt. v. 21.04.2016, 7 O 16945/15, BeckRS 2016, 07657). Grund hierfür ist, dass der Geschäftsbetrieb eines Handelsunternehmens auch auf diese Benutzungsarten ausgerichtet ist bzw. diese Benutzungsarten vom üblichen Geschäftsbetrieb eines solchen Unternehmens umfasst sind, so dass regelmäßig auch mit diesen zu rechnen ist. Eine Verurteilung wegen der Handlungsalternative des Herstellens kommt dagegen wegen der klaren Ausrichtung des Unternehmens auf den Vertrieb nicht in Betracht (Senat, Urt. v. 23.03.2017 – I-2 U 58/16; Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 249).
bb)
Hat ein Unternehmen – wie hier die Beklagte zu 4. – eine patentverletzende Vorrichtung im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs bislang allein bestimmungsgemäß verwendet (gebraucht) und ist sein Geschäftsbetrieb auch nur hierauf ausgerichtet, kann regelmäßig eine Begehungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Wiederholungsgefahr nur für die Benutzungsart des Gebrauchens sowie des Besitzens zum Gebrauch angenommen werden. Darüber hinaus kann in einem solchen Fall regelmäßig unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr auch ein Verbot der Einfuhr patentgemäßer Vorrichtungen zum Zwecke des Gebrauchens ausgesprochen werden, sofern derartige Vorrichtungen nicht nur im Inland erworben werden können, wofür hier nichts ersichtlich ist. Ein weitergehendes Verbot kann hingegen nur verhängt werden, wenn auch andere Benutzungsarten (Anbieten; Inverkehrbringen) innerhalb der verbleibenden Restlaufzeit des Klagepatents konkret zu besorgen sind. Für eine entsprechende Ausweitung des Unterlassungstenors sind hierfür greifbare Tatsachen erforderlich, die in naher Zukunft eine entsprechende Handlung des Beklagten erwarten ließen und dementsprechend die Grundlage für eine Erstbegehungsgefahr liefern könnten. Daran fehlt es hier. Die Klägerinnen tragen zwar vor, dass die angegriffene Ausführungsform auch gebraucht angeboten und vertrieben wird. Nach ihren Angaben hat die Streithelferin der Beklagten zu 4. ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Es ist jedoch nichts dafür dargetan, dass bis zum Zeitablauf des Klagepatents mit einem entsprechenden Handeln der Beklagten zu 4. zu rechnen gewesen ist. Soweit die Klägerinnen geltend gemacht haben, es sei zu erwarten, dass die Beklagte zu 4. die von ihr benutzten angegriffenen Ausführungsformen bei Bedarf weiterveräußere, wenn sie diese nicht mehr benötige oder sie ersetzen wolle, ist dies zwar denkbar. Insoweit bestand hier aber nur eine – für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr nicht ausreichende – bloße Möglichkeit. Konkrete Umstände, die darauf schließen lassen, dass ein entsprechender Entschluss von der Beklagten zu 4. bereits gefasst gewesen ist, zeigen die Klägerinnen nicht auf und solche sind auch nicht ersichtlich. Hinzu kommt, dass die Klägerinnen nichts dazu vorgetragen haben, wie lange Vorrichtungen der in Rede stehenden Art üblicherweise eingesetzt und ob und in welchen Intervallen sie gewöhnlich durch neue Vorrichtungen ersetzt werden. Es lässt sich daher nicht feststellen, dass hier konkret und ernsthaft damit zu rechnen war, dass die Beklagte zu 4. die von ihr benutzten patentverletzenden Papierrollensägen bis zum Zeitablauf des Klagepatents nicht mehr benötigt bzw. diese durch neue Vorrichtungen ersetzt und die in Rede stehenden Papierrollensägen daher bis zum Ablauf des Klagepatents im gebrauchten Zustand Dritten anbietet oder überlässt.
2.
Mangels des Vorliegens eines die Überlassung der angegriffenen Schneidevorrichtung betreffenden Angebots und/oder einer Lieferhandlung scheiden auch diesbezügliche Schadensersatzansprüche der Klägerinnen gegen die Beklagte zu 4. aus. In Bezug auf die Rechnungslegungsansprüche der Klägerinnen, die der Bezifferung ihrer Schadensersatzansprüche dienen, kann nichts anderes gelten.
Zwar genügt es für die Feststellung der Schadensersatzpflicht aus § 139 Abs. 2 PatG und die Verurteilung zur RechnungsIegung in der Regel bereits, wenn nachgewiesen wird, dass der Beklagte während der Schutzdauer des Klagepatents überhaupt irgendwelche schuldhaft rechtswidrigen Verletzungshandlungen begangen hat (vgl. BGH, GRUR 1956, 265, 269 – Rheinmetall-Borsig I; GRUR 1960, 423, 424 – Kreuzbodenventilsäcke). Geht der Streit, wie zumeist in Patentverletzungssachen, darum, ob die von dem Beklagten hergestellten oder vertriebenen Gegenstände von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machen, und ist es daneben zwischen den Parteien nicht streitig, durch was für eine der in § 9 PatG genannten Benutzungsarten der Beklagte das Patent verletzt haben soll, so bestehen in der Regel – sofern die betreffenden Benutzungsformen nach der Ausrichtung des beklagten Unternehmens als möglich in Betracht kommen – keine Bedenken, auf einen entsprechenden Klagantrag hin die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Rechnungslegung auf alle in § 9 Nr. 1 PatG genannten Benutzungsarten zu erstrecken, auch wenn für sie kein konkreter Vortrag geleistet und/oder Nachweis erbracht ist (vgl. BGH, GRUR 1960, 423, 424 – Kreuzbodenventilsäcke; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 Rn. 32). Eine festgestellte Benutzungsform (z.B. ein Angebot) rechtfertigt insoweit die Verurteilung wegen aller weiteren Handlungsalternativen (Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen, Besitzen), auch wenn für sie kein konkreter Vortrag geleistet und/oder Nachweis erbracht werden kann, sofern die betreffenden Benutzungsformen nach der Ausrichtung des Unternehmens als möglich in Betracht kommen und es lediglich dem Zufall geschuldet ist, dass der Verletzte bisher lediglich eine Angebotshandlung ermittelt hat (Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 376). Etwas anderes gilt jedoch, wenn unstreitig ist, dass die angegriffene Ausführungsform in den Schutzbereich des Klagepatents fällt, und der Streit der Parteien nur und gerade darum geht, ob das, was der Beklagte in Bezug auf diese Ausführungsform getan haben soll, unter eine der nach § 9 PatG allein dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungsarten fällt (BGH, GRUR 1960, 423, 424 – Kreuzbodenventilsäcke; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 Rn. 32). Anderes hat ebenso zu gelten, wenn die Parteien – wie im Streitfall – sowohl darüber streiten, ob die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents Gebrauch macht, und zwischen den Parteien darüber hinaus streitig ist, ob der Beklagte eine ihm auch zur Last gelegte Benutzungsart (z.B. Inverkehrbringen) vorgenommen hat, was dieser plausibel in Abrede stellt. Auch in einem solchen Fall kommt eine Feststellung der Schadensersatzpflicht und eine Verurteilung zur Rechnungslegung grundsätzlich nur für diejenigen Benutzungsarten des § 9 PatG in Betracht, für die eine Verletzungshandlung vom Kläger nachgewiesen wird (Senat, Urt. v. 23.03.2017 – I-2 U 58/16, BeckRS 2017, 109832; Urt. v. 06.04.2017 – I-2 U 51/16, Mitt. 2017, 454 = BeckRS 2017, 109833; Urt. v. 05.07.2018 – I – 2 U 41/17; Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 376). Selbst wenn man hiervon zumindest im Hinblick auf den Rechnungslegungsanspruch Ausnahmen zulassen wollte, soweit es um nach dem Zuschnitt des Geschäftsbetriebs des Beklagten in Betracht kommende Benutzungshandlungen geht, ist das Ergebnis im Streitfall kein anderes. Der Inhalt und Umfang des Rechnungslegungsanspruchs wird durch das Angewiesensein des Gläubigers und die Zumutbarkeit der Informationserteilung auf Seiten des Schuldners bestimmt. Benutzungshandlungen, die – wie hier – nicht vorgenommen worden sind und die – wie dies vorliegend ebenfalls der Fall ist – nach dem Zuschnitt des Geschäftsbetriebs auch nicht zu besorgen sind, können deshalb nicht rechnungslegungspflichtig sein.
Für den Streitfall bedeutet dies, dass die Beklagte zu 4. sich nur darüber zu erklären hat, welche Gebrauchshandlungen sie mit den patentverletzenden Schneidevorrichtungen durchgeführt hat und welche wirtschaftlichen Vorteile ihr daraus zugeflossen sind. Insoweit hat der Senat den Rechnungslegungsausspruch zugleich entsprechend konkretisiert. Über die Überlassung der angegriffenen Ausführungsform betreffende Angebots- und Vertriebshandlungen muss die Beklagte zu 4. hingegen keine Rechnung legen (vgl. auch Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 564); insoweit ist der landgerichtliche Rechnungslegungsausspruch durch Streichen der diesbezüglichen Angaben zu beschränken gewesen. Nicht Rechnung zu legen hat die Beklagte zu 4. auch über von ihr unterbreitete Dienstleistungsangebote, d.h. Angebote zur Durchführung von Schneidarbeiten. Denn das Angebot zur Durchführung von eigenen Schneidarbeiten mittels der angegriffenen Ausführungsform stellt (noch) keine patentverletzende Benutzungshandlung im Sinne des § 9 Nr. 1 PatG dar. Entsprechendes gilt in Bezug auf für die in Rede stehende Dienstleistung betriebene Werbung. Dass die Klägerinnen die diesbezüglichen Informationen zur Überprüfung der Richtigkeit und/oder Plausibilität der die Gebrauchshandlungen betreffenden Rechnungslegungsangaben der Beklagten zu 4. benötigen, ist weder dargetan noch ersichtlich.
3.
Anders verhält es sich hingegen in Bezug auf den Auskunftsanspruch nach § 140b PatG. Diese Bestimmung knüpft die Auskunftspflicht an das Vorliegen irgendeiner widerrechtlichen Benutzungshandlung. Sobald sie vorliegt, ist über die Herkunft und den Vertriebsweg des Verletzungsproduktes Auskunft zu erteilen. Die vollständige Auskunftspflicht trifft deswegen auch denjenigen, der das Patent lediglich in einer einzelnen Handlungsalternative (z.B. durch Gebrauchen) verletzt hat. Sämtliche Daten sind mithin auch dann (notfalls im Wege der Nullauskunft) zu offenbaren, wenn das Klagepatent in irgendeiner Weise widerrechtlich benutzt wurde, weswegen auch derjenige, der das Verletzungserzeugnissen nur besessen oder gebraucht hat, in vollem Umfang auskunftspflichtig ist (Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 429 u. Rn. 564; vgl. auch Senat, Urt. v. 05.07.2018 – I – 2 U 41/17).
Den Auskunftstenor hat der Senat im Hinblick auf die von der Beklagten zu 4. begangenen Gebrauchshandlungen ebenfalls präzisiert und zudem auf bis zum Zeitablauf des Klagepatents begangene Benutzungshandlungen beschränkt. Letzteres gilt auch für den Ausspruch zur Feststellung der Schadensersatzpflicht und den Rechnungslegungstenor.
4.
Der vom Landgericht der Beklagten zu 4. (nur) im Rahmen des Rechnungslegungsausspruchs in Bezug auf nichtgewerbliche Abnehmer und Angebotsempfänger
eingeräumte Wirtschaftsprüfervorbehalt konnte entfallen, da die Beklagte zu 4. im Rahmen der ausgeurteilten Rechnungslegung ohnehin nur die gewerblichen Empfänger der Leistungen mitzuteilen hat.
5.
Der Vernichtungsausspruch ist im Hinblick auf das Erlöschen des Klagepatents auf solche Vorrichtungen zu beschränken gewesen, die sich spätestens am 04.06.2018 (Tag des Erlöschens des Klagepatents) im Besitz oder Eigentum der Beklagten zu 4. befunden haben.
6.
Die Voraussetzungen eines Rückrufanspruchs aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 3 PatG liegen nicht vor. § 140a Abs. 3 PatG knüpft nach der Gesetzesformulierung an eine Benutzungshandlung i.S.d. §§ 9 bis 13 PatG an, wobei es sich bei dieser Benutzungshandlung, da es um den Rückruf der patentverletzenden Erzeugnisse aus den „Vertriebswegen“ geht, um eine Vertriebshandlung handeln muss. Die Zuerkennung eines Rückrufanspruchs setzt demgemäß voraus, dass mindestens ein Lieferfall vorgetragen ist (vgl. Senat, Urt. v. 06.10.2016 – I-2 U 19/16, BeckRS 2016, 21218; Urt. v. 23.03.2017 – I-2 U 58/16, BeckRS 2017, 109832; Urt. v. 06.04.2017 – I– 2 U 51/16, BeckRS 2017, 109833; Urt. v. 05.07.2018 – I – 2 U 41/17; Kühnen, a.a.O., Kap. D, Rn. 618).
F.
Zu einer (weiteren) Aussetzung der Verhandlung im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit (§ 148 ZPO) bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über die von der Streithelferin der Beklagten zu 4. gegen den deutschen Teil des Klagepatents erhobenen Nichtigkeitsklage besteht keine Veranlassung, nachdem das Bundespatentgericht das Klagepatent durch Urteil vom 27.06.2017 mit dem hier geltend gemachten
Patentanspruch 5 aufrechterhalten hat.
1.
Wenn das Klagepatent – wie hier – mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; andernfalls hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist (BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten). Denn eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Beklagten zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung sowie Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff gegen den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung bzw. durch Erhebung eines Einspruchs führen zu können, sondern auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein – und gegebenenfalls das einzige – Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem erhobenen Einspruch nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten).
2.
Davon, dass die Nichtigkeitsberufung der Streithelferin gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts wahrscheinlich zu einer Vernichtung des aufrechterhaltenen Anspruchs 5 des Klagepatents führen wird, kann im Streitfall nicht ausgegangen werden.
Das sachkundige Bundespatentgericht hat den Gegenstand des hier geltend gemachten Patentanspruchs 5 gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik für patentfähig erachtet und dies im Einzelnen begründet.
Grund, die parallele Rechtsbestandsentscheidung des für diese zuständigen Patentgerichts in Zweifel zu ziehen und von einer Verurteilung vorerst abzusehen, besteht regelmäßig nur dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der Angriff auf den Rechtsbestand nunmehr auf (z. B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben (Senat, Urt. v. 6.12.2012 – I – 2 U 46/12, BeckRS 2013, 13744; Urt. v. 31.08.2017 – I-2 U 71/16; Kühnen, a.a.O., Kap. E Rn. 613). Im Regelfall ist es nicht angängig, den Verletzungsrechtsstreit trotz der erstinstanzlichen Aufrechterhaltung des Schutzrechts auszusetzen und von einer Verurteilung (vorerst) abzusehen, weil das Verletzungsgericht seine eigene Bewertung des technischen Sachverhaltes an die Stelle der ebenso gut vertretbaren Beurteilung durch die zuständige Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz setzt (zum Verfügungsverfahren: Senat, Urt. v. 19.02.2016 – I-2 U 55/15, BeckRS 2016, 06345; Urt. v. 18.12.2014 – I-2 U 60/14, BeckRS 2015, 01029; Urt. v. 10.11.2011 – I-2 U 41/11; zum Hauptsacheverfahren: Senat, Urt. v. 05.07.2018 – I – 2 U 41/17; Urt. v. 31.08.2017 – I-2 U 71/16; Urt. v. 14.01.2016 – I-2 U 77/14). Geht es nicht darum, dass z.B. Passagen einer Entgegenhaltung von der Einspruchsabteilung oder dem Bundespatentgericht übersehen und deshalb bei seiner Entscheidungsfindung überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden sind, sondern dreht sich der Streit der Parteien darum, welche technische Information dem im Bestandsverfahren gewürdigten Text aus fachmännischer Sicht zu entnehmen ist und welche Schlussfolgerungen der Durchschnittsfachmann hieraus aufgrund seines allgemeinen Wissens zu ziehen imstande gewesen ist, sind die Rechtsbestandsinstanzen aufgrund der technischen Vorbildung und der auf dem speziellen Fachgebiet gegebenen beruflichen Erfahrung ihrer Mitglieder eindeutig in der besseren Position, um hierüber ein Urteil abzugeben. Es ist daher prinzipiell ausgeschlossen, dass sich das Verletzungsgericht mit (notwendigerweise laienhaften) eigenen Erwägungen über das Votum der technischen Fachleute hinwegsetzt. Soweit der Nichtigkeitskläger seinen Angriff auf das Klagepatent nicht, ohne dass der Nachlässigkeitsvorwurf angebracht ist, auf neue, von den mit der Sache befassten Stellen bisher unberücksichtigte und erfolgversprechende Gesichtspunkte stützt, ist an eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zum Abschluss des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens lediglich dann zu denken, wenn das Verletzungsgericht zu der Überzeugung gelangt, dass die im Rechtsbestandsverfahren ergangene Entscheidung ersichtlich unrichtig ist und das Verletzungsgericht diese Unrichtigkeit verlässlich erkennen kann, weil ihm die auftretenden technischen Fragen zugänglich sind und von ihm auf der Grundlage ausreichender Erfahrung in der Beurteilung technischer und patentrechtlicher Sachverhalte abschließend beantwortet werden können (Senat, GRUR-RR 2008, 329, 331; Senat, Urt. v. 31.08.2017 – I-2 U 71/16).
Ein derartiger (Ausnahme-)Sachverhalt liegt hier nicht vor. Das Bundespatentgericht hat die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des aufrechterhaltenen Patentanspruchs 5 ausgehend von der NK8 (JP 08155948 A) weder durch Fachwissen noch durch eine der Entgegenhaltungen NK 23 bis NK 26, mithin auch nicht durch die von der Beklagten zu 4. vor allem in Bezug genommene NK 26 (US 3,752,024), nahegelegt ist. Es hat ferner angenommen, dass eine umgekehrte Übertragung der senkrechten Aufstellung gemäß der Entgegenhaltung NK8 auf die von der NK 26 vorgeschlagene Vorrichtung nicht naheliegend gewesen ist. Dass diese Beurteilung ersichtlich unrichtig bzw. unvertretbar ist, vermag der Senat aus eigener Sachkunde nicht sicher festzustellen.
G.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Ab. 1, 97 Abs. 1 und § 101 Abs. 1 ZPO.
Das Rechtsmittel eines einfachen Streithelfers ist stets ein Rechtsmittel für die Hauptpartei, ohne dass er dabei selbst in eine Parteirolle gelangt; vielmehr liegt in seiner Rechtsmitteleinlegung nur die Erklärung, das Rechtsmittel der von ihm bei seinem Beitritt bezeichneten Partei unterstützen zu wollen (BGH, NJOZ 2017, 568 Rn. 15. m.w.N.). Haben – wie hier – sowohl die Hauptpartei als auch ihr Streithelfer Berufung eingelegt, so handelt es sich gleichwohl nur um ein einheitliches Rechtsmittel (vgl. BGH, NJW 1993, 2944; NJW-RR 2006, 644 Rn. 7 m. w. N.; BGH, NJOZ 2017, 568 Rn. 18). Die Kostenentscheidung ergeht in einem solchen Fall gemäß §§ 91 ff. ZPO gegenüber der Hauptpartei, und über die Kosten der Nebenintervention ist nach § 101 zu entscheiden (vgl. MünchKommZPO/Schulz, 5. Aufl., § 101 Rn. 26 u. 21; BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf/Jaspersen, 27. Edition, § 101 Rn. 10).
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO.
Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

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