Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 2. Februar 2010, Az. 4b O 250/09

I.
Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.

II.
Die Verfügungsklägerin hat die Verfahrenskosten zu tragen.

III.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Verfügungsklägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Verfügungsbeklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

IV.
Der Streitwert wird auf 250.000 € festgesetzt.

T a t b e s t a n d :

Die Verfügungsklägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters DE 20 2005 021 XXX.9 („Verfügungsgebrauchsmuster“, Anlage Ast 5), das am 21.08.2009 unter Inanspruchnahme des Anmeldetages 03.03.2005 aus der europäischen Patentanmeldung mit der Anmeldenummer 07012XXX.8 (Anlage Ast 3, deutsche Übersetzung in Anlage Ast 4) angemeldet und am 12.11.2009 eingetragen wurde.

Mit Schriftsatz vom 08.01.2010 reichten die Verfügungsbeklagten den aus der Anlage B 11 ersichtlichen Löschungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt ein.

Der im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierende Anspruch 1 des Verfügungsgebrauchsmusters hat folgenden Wortlaut:

„Tintenpatrone mit: einem ersten Erfassungsabschnitt, der auf der Tintenpatrone so positioniert ist, dass er von einem Detektor eines Bilderzeugungsgerätes erfassbar ist, wenn die Tintenpatrone in dem Bilderzeugungsgerät eingebaut ist; gekennzeichnet durch: einen zweiten Erfassungsabschnitt, der auf der Tintenpatrone so positioniert ist, dass er von dem Detektor während des Einbauens und des Entfernens der Tintenpatrone in das/aus dem Bilderzeugungsgerät erfassbar ist; worin der zweite Erfassungsabschnitt getrennt von dem ersten Erfassungsabschnitt in einer Richtung vorgesehen ist, in der die Tintenpa-trone in das Bilderzeugungsgerät während des Einbauens der Tintenpatrone in das Bilderzeugungsgerät eingeführt wird.“

Die nachstehend wiedergegebenen Abbildungen aus der Verfügungsgebrauchsmusterschrift erläutern die technische Lehre des Verfügungsgebrauchsmusters anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele, wobei die Figur 2A eine Draufsicht einer entsprechenden Tintenpatrone und Figur 2B eine Seitenansicht einer entsprechenden Tintenpatrone enthält.

Die Verfügungsbeklagten vertreiben Tintenpatronen für Drucker und Multifunktionsgeräte der Verfügungsklägerin, z.B. mit den Bezeichnungen A und B (Muster gemäß Anlagen Ast 8a (Patrone der Verfügungsbeklagten zu 1), Ast 8b (Patrone der Verfügungsbeklagten zu 2)). Die angegriffene Ausführungsform der Verfügungsbeklagten zu 1) erwarb die Verfügungsklägerin erstmals am 19.11.2009, diejenige der Verfügungsbeklagten zu 2) erstmals am 09.12.2009.

Nachfolgend findet sich eine vergrößerte Abbildung einer Seitenansicht eines der zur Akte gereichten Muster der angegriffenen Ausführungsformen:

Die Verfügungsklägerin ist der Auffassung, dass die angegriffenen Ausführungsformen den Anspruch 1 des Verfügungsgebrauchsmusters in wortsinngemäßer Weise verwirklichten; hierzu nimmt sie insbesondere Bezug auf die Merkmalstabelle gemäß Anlage Ast 9. Bei den angegriffenen Ausführungsformen sei ein zweiter Erfassungsabschnitt auf der Tintenpatrone so positioniert, dass er von dem Detektor während des Einbauens und des Entfernens der Tintenpatrone in das/aus dem Bilderzeugungsgerät erfassbar sei (vgl. Anlage Ast 11). Auch sei der zweite Erfassungsabschnitt in einer Richtung vorgesehen, in der die Tintenpatrone in das Bilderzeugungsgerät während des Einbauens der Tintenpatrone eingeführt werde. Sie behauptet, die Tintenpatronen der Verfügungsbeklagten seien identisch. Das Verfügungsgebrauchsmuster sei – so die Ansicht der Verfügungsklägerin – auch schutzfähig; es nehme wirksam die Prioriäten vom 04.03.2004 und vom 15.03.2004 der aus den Anlagen Ast 27 und Ast 28 ersichtlichen japanischen Druckschriften in Anspruch. Das Verfügungsgebrauchsmuster sei nicht unzulässig erweitert; seine technische Lehre sei neu und beruhe auch auf einem erfinderischen Schritt. Sie behauptet, sie habe entsprechend dem Verfügungsgebrauchsmuster hergestellte Tintenpatronen erstmals im August 2004 in Deutschland vertrieben.

Die Verfügungsklägerin beantragt sinngemäß,

es den Verfügungsbeklagten im Wege der einstweiligen Verfügung bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu € 250.000, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, jeweils zu vollziehen an ihren Geschäftsführern, zu untersagen,

Tintenpatronen mit einem ersten Erfassungsabschnitt, der auf der Tintenpa-trone so positioniert ist, dass er von einem Detektor eines Bilderzeugungsgerätes erfassbar ist, wenn die Tintenpatrone in dem Bilderzeugungsgerät eingebaut ist,

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

die einen zweiten Erfassungsabschnitt aufweisen, der auf der Tintenpatrone so positioniert ist, dass er von dem Detektor während des Einbauens und des Entfernens der Tintenpatrone in das/aus dem Bilderzeugungsgerät erfassbar ist, worin der zweite Erfassungsabschnitt getrennt von dem ersten Erfassungsabschnitt in einer Richtung vorgesehen ist, in der die Tintenpatrone in das Bilderzeugungsgerät während des Einbauens der Tintenpatrone in das Bilderzeugungsgerät eingeführt wird.

Die Verfügungsbeklagten beantragen,

wie erkannt.
.

Die Verfügungsbeklagten sind der Auffassung, das Verfügungsgebrauchsmuster sei gegenüber der europäischen Patentanmeldung unzulässig erweitert. Seine technische Lehre sei zum einen durch druckschriftlichen Stand der Technik (Benutzerhandbuch gemäß Anlage B 6; EP 1 177 094, Anlage B 7; JP 102 306 16 A, Anlage Ast 22; JP 10-128998, Anlage Ast 24), zum anderen aber auch infolge einer offenkundigen Vorbenutzung neuheitsschädlich vorweggenommen. Sie behaupten, die Verfügungsklägerin habe Tintenpatronen gemäß dem Verfügungsgebrauchsmuster schon deutlich vor August 2004 in Deutschland vertrieben. Sie meint, aufgrund der vorgenannten Entgegenhaltungen fehle es der technischen Lehre des Verfügungsgebrauchsmusters jedenfalls an einem erfinderischen Schritt. Abgesehen von der fehlenden Schutzfähigkeit des Verfügungsgebrauchsmusters machten sie aber auch keinen Gebrauch von dessen technischer Lehre.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung hat keinen Erfolg, weil die Schutzfähigkeit des Verfügungsgebrauchsmusters nicht in der in einem einstweiligen Verfügungsverfahren erforderlichen Weise gesichert ist.

I.

Das Verfügungsgebrauchsmuster betrifft Tintenpatronen. Nach dem einleitend geschilderten Stand der Technik enthält ein Tintenstrahldrucker, in dem eine durchsichtige, mit Tinte befüllte Tintenpatrone eingebaut ist, einen Resttintenbetragserfassungssensor zum Erfassen eines Betrages von Tinte, die in der Tintenpatrone verbleibt, mittels eines optischen Sensors mit einem Lichtemitter und einem Lichtempfänger. Als nachteilig erwähnt das Verfügungsgebrauchsmuster, dass dieser optische Sensor nicht das Entfernen einer Tintenpatrone erfasse, was zu Fehlfunktionen des Druckers führen könne. Zwar könne dieses Problem so gelöst werden, dass man einen getrennten Sensor dafür vorsehe, welcher erfasst, ob eine Tintenpatrone im Drucker eingebaut ist. Jedoch würde dies zu einer unmäßigen Erhöhung der Herstellungskosten führen.

Vor diesem technischen Hintergrund liegt dem Verfügungsgebrauchsmuster das technische Problem zugrunde, eine Tintenpatrone und einen Tintenstrahldrucker vorzusehen, bei denen mit einem Detektor erfasst werden kann, ob ein Restbetrag an Tinte in der Tintenpatrone vorhanden ist und ob überhaupt eine Tintenpatrone im Drucker eingebaut ist.

Zur Lösung dieses technischen Problems sieht der Anspruch 1 des Verfügungsgebrauchsmusters eine Tintenpatrone mit folgenden Merkmalen vor:

1. Tintenpatrone (3) mit:

1.1 einem ersten Erfassungsabschnitt (60),

1.1.1 der auf der Tintenpatrone (3) so positioniert ist, dass er von einem Detektor (14) eines Bilderzeugungsgerätes (1) erfassbar ist, wenn die Tintenpatrone (3) in dem Bilderzeugungsgerät (1) eingebaut ist;

1.2 und einem zweiten Erfassungsabschnitt (66, 76, 93),

1.2.1 der auf der Tintenpatrone (3) so positioniert ist, dass er von dem Detektor (14) während des Einbauens und des Entfernens der Tintenpatrone (3) in das/aus dem Bilderzeugungsgerät (1) erfassbar ist.

2. Der zweite Erfassungsabschnitt (66, 76, 93) ist getrennt von dem ersten Erfassungsabschnitt in einer Richtung vorgesehen, in der die Tintenpatrone (3) in das Bilderzeugungsgerät (1) während des Einbauens der Tintenpatrone (3) in das Bilderzeugungsgerät (1) eingeführt wird.

II.

Dem Erlass der einstweiligen Verfügung steht entgegen, dass die Schutzfähigkeit des Verfügungsgebrauchsmusters nicht in der für ein einstweiliges Verfügungsverfahren erforderlichen Weise glaubhaft gemacht ist.

1)
An die Glaubhaftmachung der Schutzfähigkeit des Verfügungsgebrauchsmusters sind vorliegend schon deshalb besonders hohe Anforderungen zu stellen, weil es erst am 12.11.2009 – also nur zwei Monate vor Durchführung der hiesigen mündlichen Verhandlung – eingetragen wurde und es sich demnach um ein „druckfrisches“ Schutzrecht handelt. Das Anlegen eines strengen Maßstabes gebietet zudem ein Vergleich mit den Anforderungen an die Rechtsbeständigkeit von Patenten in einstweiligen Verfügungsverfahren: Für den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung wegen Patentverletzung muss die Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatentes hinlänglich gesichert sein. Zweifel an der grundsätzlich zu respektierenden Schutzfähigkeit des Verfügungspatentes können das Vorliegen eines Verfügungsgrundes anerkanntermaßen ausschließen; sie spielen eine wesentliche Rolle im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung (vgl. nur OLG Düsseldorf, Urt. v. 04.08.2009, I-2U 87/08). Auch wenn es keine festen Anforderungen an die Rechtsbeständigkeit gibt, kann sie im Allgemeinen nur dann als ausreichend gesichert angesehen werden, wenn die Patentfähigkeit des Verfügungspatentes bereits in einem kontradiktorischen Verfahren zumindest durch eine erstinstanzliche Entscheidung anerkannt worden ist, oder aber – unabhängig davon – der Bestand des Verfügungspatentes bereits jetzt so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten ist, dass eine fehlerhafte Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist, zumindest aber unwahrscheinlich ist. Maßgeblich ist also, ob eine Situation gegeben ist, in welcher der Rechtsbestand des Verfügungspatentes derart gesichert ist, dass ein in der erforderlichen Rechtssicherheit ausgesprochenes, die Hauptsache praktisch vorwegnehmendes Vertriebsverbot ausgesprochen werden kann (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 18.05.2009 – I-2 U 140/08). Voraussetzung hierfür ist, dass das Verletzungsgericht die technische Lehre des Verfügungsschutzrechts und den entgegengehaltenen Stand der Technik im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Verfügungspatents hinreichend sicher beurteilen kann, sei es weil es sich um eine verhältnismäßig einfache, überschaubare Technik handelt, sei es weil das Gericht hierzu aufgrund entsprechender Erläuterungen des Antragstellers, ggf. auch durch Vorlage von Privatgutachten, in die Lage versetzt wird. Dabei liegt die Darlegungslast für die Frage des hinreichend gesicherten Rechtsbestandes beim jeweiligen Verfügungskläger; ebenso obliegt es dem jeweiligen Verfügungskläger, deutsche Übersetzungen zu relevanten fremdsprachigen Unterlagen vorzulegen. Diese für Verfügungspatente entwickelte Rechtsprechung muss selbstverständlich erst recht für ein ungeprüftes Verfügungsgebrauchsmuster gelten, dessen Schutzfähigkeit vom Verletzungsgericht ja auch in einem Hauptsacheverfahren positiv festgestellt werden müsste.

2)
In Anwendung dieses Prüfungsmaßstabes kann dem Verfügungsgebrauchsmuster kein gesicherter Rechtsbestand attestiert werden. Zumindest ist es der Verfügungsklägerin nicht gelungen, den Einwand der Verfügungsbeklagten, wonach die technische Lehre des Verfügungsgebrauchsmusters infolge einer offenkundigen Vorbenutzung neuheitsschädlich vorweggenommen sei, zu entkräften.

Wie die Verfügungsklägerin im Termin zur mündlichen Verhandlung selbst eingeräumt hat, vertrieb sie Tintenpatronen entsprechend der technischen Lehre des Verfügungsgebrauchsmusters jedenfalls ab August 2004 in Deutschland. Es kann offen bleiben, ob dieser – ohnehin nicht glaubhaft gemachte Vortrag – zutrifft, oder ob mit den Verfügungsbeklagten davon auszugehen ist, dass – im Hinblick auf den Inhalt des Benutzerhandbuchs gemäß Anlage B 6 – bereits einige Zeit vor August 2004 derartige Tintenpatronen in Deutschland vertrieben wurden. Denn selbst auf der Basis des Vorbringens der Verfügungsklägerin zum zeitlichen Ablauf nach dem Sach- und Streitstand zum Schluss der mündlichen Verhandlung ist eine offenkundige Vorbenutzung zumindest nicht auszuschließen.

Ohne Erfolg beruft sich die Verfügungsklägerin insoweit nämlich auf die Neuheitsschonfrist gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 GbmG. Nach dieser Regelung bleibt eine innerhalb von sechs Monaten vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Benutzung außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht. Diese 6-Monats-Frist beginnt mit dem Tage der Neuheitsschädlichkeit einer Druckschrift oder Vorbenutzung, wobei die Fristberechnung nach §§ 187, 188 BGB erfolgt (Bühring, GbmG, 7. Auflage, § 3 Rn 59). Vorbenutzungen vor der 6-Monats-Frist sind auch dann neuheitsschädlich, wenn sie auf den Inhaber des Gebrauchsmusters zurückgehen (Bühring, a.a.O., § 3 Rn 59). Die Neuheitsschonfrist kann auch für ein abgezweigtes Gebrauchsmuster in Anspruch genommen werden, wobei sie sich dann auf den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung bzw. deren Prioritätstag bezieht (Bühring, a.a.O., 7. Auflage, § 3 Rn 57).

Da das dem Verfügungsgebrauchsmuster zugrunde liegende EP mit der Anmeldenummer 07012XXX.8 erst am 03.03.2005 angemeldet wurde, spielten sich die jedenfalls für den Monat August 2004 vorgenommenen, von der Verfügungsklägerin eingeräumten Benutzungshandlungen nicht mehr in einem Zeitraum von sechs Monaten vor dieser Anmeldung ab. Allein bezogen auf den Anmeldetag wären nämlich nur Benutzungshandlungen bis einschließlich zum 03.09.2004 von der Neuheitsschonfrist erfasst.

Etwas anderes ergibt sich hier auch nicht daraus, dass § 3 Abs. 1 S. 3 GbmG auf den Zeitrang der Anmeldung abstellt. Die Verfügungsklägerin hat nämlich nicht glaubhaft machen können, dass das Verfügungsgebrauchsmuster die Prioritäten der aus Anlagen Ast 26 und Ast 27 ersichtlichen japanischen Druckschriften vom 03.04. bzw. vom 15.03.2004 wirksam nach §§ 6 Abs. 2 GbmG, 41 Abs. 2 PatG in Anspruch nehmen kann. Auch für sog. ausländische Prioritäten gilt natürlich das Erfordernis der sachlichen Identität (Bühring, a.a.O., § 6 Rn 55 i.V.m. Rn 7): Die Erfindungsgegenstände eines (abgezweigten) Gebrauchsmusters und ausländischer Prioritäten sind identisch in diesem Sinne, wenn der Offenbarungsgehalt derselbe ist. Das ist hinsichtlich der älteren Anmeldung nach dem Offenbarungsgehalt der – gesamten – Anmeldeunterlagen zu beurteilen unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Könnens eines Fachmanns (vgl. BPatG GRUR Int. 1995, 338). Es muss zumindest sachliche Kongruenz bestehen, d.h. der Erfindungsgedanke darf nicht in seiner Substanz verändert werden (BGH, GRUR 2002, 146 – Luftverteiler).

Die Verfügungsklägerin hat die Kammer nicht in die Lage versetzt, die – von den Verfügungsbeklagten in zulässiger Weise mit Nichtwissen in Abrede gestellten – vorgenannten Voraussetzungen feststellen zu können. Beide vermeintlich eine Priorität begründenden Druckschriften liegen nur in japanischer Sprache vor, so dass die Kammer sich schlechthin kein Urteil zu deren Offenbarungsgehalt bilden kann. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die jeweiligen Figuren übereinstimmen. Der letztgenannte Gesichtspunkt kann in Anbetracht der strengen Anforderungen an die Bejahung der Schutzfähigkeit im einstweiligen Verfügungsverfahren nicht genügen, weil sich gleichwohl aufgrund der Beschreibung des Verfügungsgebrauchsmusters Abweichungen ergeben könnten, die der sachlichen Identität der Offenbarungsinhalte ggf. entgegen stünden. Deutsche Übersetzungen vermochte die Verfügungsklägerin im Termin auf Befragung durch die Vorsitzende im Termin zur mündlichen Verhandlung nicht vorzulegen.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 S. 1, Hs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO.