4b O 399/04 – Schwangerschaftstestgerät IX

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Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 1373

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 21. Januar 2010, Az. 4b O 399/04

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtstreits trägt die Klägerin.

III. Das Urteil ist für die Beklagten vorläufig vollstreckbar ohne Sicherheitsleistung wegen der zu vollstreckenden Kosten in Höhe von 9.000,- Euro und im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch die unwiderrufliche und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Bundesrepublik Deutschland als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

T a t b e s t a n d :

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung u.a. für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 560 XXX (Anlage K 13, deutsche Übersetzung K 14, nachfolgend Klagepatent), welches aus einer Teilanmeldung zu der europäischen Patentanmeldung Nr. 88 303 XXX.2, die als EP 291 XXX (nachfolgend Stammpatent) erteilt wurde, hervorgegangen ist. Die europäische Teilanmeldung ist unter dem Aktenzeichen EP 93 108 XXX.7 registriert. Die Anmeldung des Klagepatentes erfolgte am 26. April 1988, die Veröffentlichung der Erteilung beim Europäischen Patentamt am 26. Juli 2000 und beim Deutschen Patent- und Markenamt am 14. Dezember 2000. Das Klagepatent ist am 26. April 2008 wegen Zeitablaufs erloschen.
Das Klagepatent, welches spezifische Bindungstestverfahren betrifft und dessen Verfahrenssprache Englisch ist, wurde durch Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 25. April 2006 aufrechterhalten. Nach Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung hat diese mit Entscheidung vom 8. September 2008 die gegen das Klagepatent erhobenen Einsprüche zurückgewiesen. Das Stammpatent, aus dessen europäischer Teilanmeldung das Klagepatent stammt, wurde in einem beim Bundespatentgericht geführten Nichtigkeitsverfahren am 7. Juni 2005 für nichtig erklärt. Auf die gegen die Entscheidung beim Bundesgerichtshof durchgeführte Berufung wurde das Stammpatent mit Urteil vom 4. November 2008 eingeschränkt aufrechterhalten.

Der für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Patentanspruch 1 lautete in englischer Verfahrenssprache:

„A specific binding assay involving the use of a labelled reagent specific for an analyte which labelled reagent is free to migrate through a porous carrier (206) moistened by the application thereto of an aqueous sample suspected of containing the analyte, there being a detection zone (209) on the porous carrier, in which detection zone an unlabelled specific binding agent for the analyte is permanently immobilized and is therefore not mobile in the moist state, which unlabelled specific binding agent can participate in a sandwich-format reaction with the analyte and the labelled reagent, the porous carrier comprising part of an analytical test device, characterized in that
a) the label is a particulate direct label;
b) there is a control zone (210) on the porous carrier downstream from the detection zone, which control zone contains immobilized antibody that can bind to the labelled reagent or immobilized analyte that can bind to the labelled reagent; and
c) the labelled reagent is picked up from the dry state within the analytical test device by the aqueous sample and migrates therewith through the detection zone and control zone, whereby a positive assay result is revealed by visible binding of the same labelled reagent in both the detection zone and the control zone, and a negative assay result is revealed by visible binding of the labeled reagent in the control zone only.”

Der ursprünglich geltende Patentanspruch lautet in deutscher Übersetzung in der Klagepatentschrift wie folgt wiedergegeben:

„Spezifisches Bindungsassay, umfassend die Verwendung eines für einen Analyt spezifischen markierten Reagenz, wobei das markierte Reagenz durch einen porösen Träger (206) frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyt enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone (209) gibt, in der Detektionszone ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyt permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyt und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann, und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
a) die Markierung eine partikelförmige Direktmarkierung ist;
b) es auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone (210) gibt, wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz oder den immobilisierten Analyt, der an das markierte Reagenz binden kann, binden kann, und
c) das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assayergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch der Kontrollzone zeigt und sich ein negatives Assayergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenz nur in der Kontrollzone zeigt.“

Die Figuren 6 und 7 der Klagepatentschrift verdeutlichen – wie nachstehend verkleinert abgebildet – den Gegenstand der Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels.

Die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, stellt her und vertreibt Schwangerschaftsfrühtestgeräte. Mit solchen Testgeräten belieferte die Beklagte zu 1) u.a. die A GmbH & Co. KG und die B GmbH, welche Beklagte weiterer Rechtsstreitigkeiten sind. Von einem Muster eines Testgerätes mit der Bezeichnung „C“, mit welchem die Beklagte zu 1) die B GmbH belieferte, wurde von der Klägerin als Anlage K-C 5 und 5a die Gebrauchsinformation sowie eine Kopie der Verpackung überreicht.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass der streitbefangene Schwangerschaftstest wortsinngemäß, hilfsweise äquivalent von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht hat. Es handele sich nicht um ein Verfahrenspatent, so dass eine unmittelbare Patentverletzung, hilfsweise mittelbare Patentverletzung vorgelegen habe. Sie sei im Hinblick auf sämtliche geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert, da ihr sämtliche sich aus dem Klagepatent ergebenden Ansprüche übertragen worden seien. Wegen des tatsächlichen Vorbringens der Klägerin zur Aktivlegitimation wird auf die Entscheidungsgründe verwiesen. Vorliegend nimmt sie die Beklagten deshalb, nachdem sie den Rechtsstreit im Hinblick auf den Ablauf der Schutzdauer für das Klagepatent für teilweise erledigt erklärt hat und die Beklagten sich der Erledigungserklärung vorliegend angeschlossen haben, auf Rechnungslegung und Schadenersatzfeststellung in Anspruch, wobei eine Verurteilung in Bezug auf die Benutzungshandlung des Herstellens sowie ein Anspruch auf Vernichtung nicht mehr geltend gemacht wird.

Die Klägerin beantragt nunmehr,

I. die Beklagten zu 1) und 2) zu verurteilen, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 26. August 2000 bis zum 26. April 2008

in der Bundesrepublik Deutschland

spezifische Bindungsassays mit einem für einen Analyten spezifischen markierten Reagenz, das durch einen porösen Träger frei wandern kann, der der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyten enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone gibt, in der ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyten permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyten und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, bei denen die Markierung eine Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen und bei denen auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone vorhanden ist; wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, oder wobei die Kontrollzone immobilisierten Analyten enthält, der an das Reagenz binden kann, und bei denen das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assayergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch der Kontrollzone zeigt, und sich ein negatives Assayergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenz nur in der Kontrollzone zeigt,

angeboten haben, in Verkehr gebracht haben oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen haben, und zwar unter Angabe

(a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,

(b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen (gegebenenfalls der Marken- und/oder Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

(c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen (gegebenenfalls der Marken- und/oder Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

(d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

(e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten den unter Ziffer I.1. bezeichneten Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden,

wobei die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu (a) und (b) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen oder Lieferscheine) in Kopie vorzulegen haben,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten gesamtschuldnerisch tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

II. festzustellen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu Ziffer I. bezeichneten, seit dem 02. November 2002 bis zum 26. April 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch zukünftig entstehen wird.

sowie hilfsweise zu I.

die Beklagten zu 1) und 2) zu verurteilen, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 26. August 2000 bis zum 26. April 2008

in der Bundesrepublik Deutschland

analytische Testgeräte, die geeignet sind zur Verwendung eines für einen Analyt spezifischen markierten Reagenz, das durch einen porösen Träger frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyten enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone gibt, in der ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyten permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyten und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, bei denen die Markierung eine Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen und bei denen auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone vorhanden ist; wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, oder wobei die Kontrollzone immobilisierten Analyten enthält, der an das Reagenz binden kann, und bei denen das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assayergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch der Kontrollzone zeigt, und sich ein negatives Assayergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenz nur in der Kontrollzone zeigte,

Abnehmern angeboten und/oder an solche geliefert haben, ohne darauf hingewiesen zu haben, dass diese analytischen Testgeräte nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Europäischen Patentes 0 560 XXX für nicht im privaten Bereich zu gewerblichen Zwecken zum Einsatz eines Verfahrens gemäß den vorerwähnten Merkmalen, für die diese analytischen Testgeräte sich eignen, verwendet werden dürfen,

und zwar unter Angabe:

(a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen (gegebenenfalls der Marken- und/oder Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

(b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen (gegebenenfalls der Marken- und/oder Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

(c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

(d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten den unter Ziffer I.1. bezeichneten Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten gesamtschuldnerisch tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Sie stellen die Aktivlegitimation der Klägerin in Abrede und bestreiten den gegen sie erhobenen Verletzungsvorwurf. Die angegriffene Ausführungsform weise kein spezifisches Bindungsreagenz im Sinne des Klagepatentes auf. Danach sei kein für das β-Epitop des hCG spezifischer Antikörper in dem Testgerät vorhanden. Eine Kreuzreaktion mit LH und FSH werde vielmehr dadurch ausgeschlossen, dass im Bereich der Startzone Abfangantikörper vorhanden seien, die wenigstens LH und FSH, nicht aber hCG binden können. Die Abfangantikörper, die sich im befeuchteten Zustand frei bewegen können, lägen in hohem Überschuss über die physiologischen Konzentrationen der Störhormone im Urin vor. Dies habe zur Folge, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Störhormon an einen Abfangantikörper binde, extrem viel höher sei als die Wahrscheinlichkeit, dass es an den hCG-Antikörper binde. Dieses Verfahren sei für die Beklagte zu 1) in dem Deutschen Patent 103 41 XXX B4 (Anlage B 5) geschützt. Im Übrigen verhalte es sich so, dass wenn im Klagepatent davon die Rede sei, dass das markierte Reagenz und das unmarkierte Bindungsagens „spezifisch“ für die Nachweissubstanz zu sein hätten, dies für den Durchschnittsfachmann besage, dass das Reagenz und das Bindungsagens nur mit der Nachweissubstanz (und mit keinem anderen Stoff) eine Bindung eingehen könne. Bei der angegriffenen Ausführungsform liege eine derartige Spezifität nicht vor, weil der in der Detektionszone immobilisierte Antikörper nicht nur mit dem hCG-Hormon, sondern gleichermaßen mit LH, FSH und TSH reagieren könne. Auch sei Erschöpfung eingetreten, da die Beklagten mit Testgeräten über die D Inc., XXX-B E Street, F, G 92XXX (nachfolgend I) beliefert worden seien. Diese Gesellschaft sei eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der H Inc., die wiederum in einem Konzernverbund mit der Klägerin zusammen stehe. Die Klägerin sei im Konzernverbund lediglich mit dem Geschäftszweck tätig, Inhaberin von Patentrechten zu sein. Sie räume den mit ihr im Konzernverbund stehenden Gesellschaften das Recht ein, unter Zugrundelegung der von ihr gehaltenen Patente die geschützten Produkte herzustellen und zu vertreiben. Die Klägerin habe I das Recht zur Herstellung und zum Vertrieb des streitgegenständlichen Schwangerschaftstestgerätes erteilt. Die Beklagte zu 1) habe bei I das Testgerät erworben und nach einer Konfektionierung dann weiterverkauft.
Aus diesem Grund sei auch Verwirkung eingetreten. Bis in das Jahr 2006 hätten sich die Beklagten mit I in einer intensiven Geschäftsbeziehung befunden. Die Beklagten hätten gemeinsam mit der I im Jahre 1993 das streitgegenständliche Testgerät entwickelt. Nachdem die I im Jahre 2001 in den Konzernverbund der H Inc. aufgenommen worden sei, hätte die Klägerin Kenntnis von etwaigen Patentverletzungen der Beklagten erhalten. Der Beklagte zu 2) habe nicht schuldhaft gehandelt. Er sei lediglich kaufmännischer Leiter und für die Beantwortung technischer Fragen nicht kompetent.
Im Übrigen erheben sie die Einrede der Verjährung.

Die Klägerin tritt diesem Vorbringen entgegen.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die zulässige Klage ist unbegründet. Unabhängig von der Frage der Aktivlegitimation der Klägerin für die mit der Klage beanspruchten Ansprüche kann nicht festgestellt werden, dass die Beklagten mit dem Vertrieb der streitbefangenen Schwangerschaftstests widerrechtlich – unmittelbar oder mittelbar – von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht haben.

I.
Das Klagepatent betrifft Assays, wie sie insbesondere für die Durchführung von Schwangerschaftstests gebraucht werden. Derartige Test-Kits, die sich auch für eine Anwendung im häuslichen Bereich eignen, sind aus dem Stand der Technik vielfach bekannt. Sie alle verlangen dem Benutzer eine Reihe von nacheinander vorzunehmenden Handlungen ab, bevor das Testergebnis ablesbar ist. Die Klagepatentschrift kritisiert hieran nicht nur den Zeitaufwand, sondern außerdem die Tatsache, dass die Handhabungsschritte, sofern sie nicht korrekt durchgeführt werden, zu Messfehlern führen können.

Aufgabe der Erfindung soll es deshalb sein, eine Testvorrichtung zur Verfügung zu stellen, die ohne weiteres auch von einem Laien bedient werden kann, schnell und bequem in der Handhabung ist und dennoch zuverlässige Testergebnisse liefert.

Patentanspruch 1 des Klagepatents sah hierzu die Kombination folgender Merkmale vor, wie sie von der Klägerin nach Beschränkung des Stammpatentes beansprucht wurden:

(1) Spezifisches Bindungsassay umfassend die Verwendung eines Reagenz, welches für einen Analyt (Nachweissubstanz) spezifisch markiert ist.

(2) Die Markierung ist eine partikelförmige Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen.

(3) Das markierte Reagenz (208) kann durch einen porösen Träger (206) frei wandern.

(4) Der poröse Träger (206) umfasst einen Teil einer analytischen Testvorrichtung.

(5) Der Träger (206) wird durch Aufbringen einer wässrigen Probe befeuchtet, die vermutlich den Analyt (Nachweissubstanz) enthält.

(6) Auf dem porösen Träger (206) gibt es

(a) eine Detektionszone (209) und
(b) – stromabwärts der Detektionszone (209) – eine Kontrollzone (210).

(7) Das markierte Reagenz (208) wird aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen und wandert mit dieser durch die Detektionszone (209) und die Kontrollzone (210).

(8) In der Detektionszone (209) ist ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyt (Nachweissubstanz) permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich.

(9) Das unmarkierte spezifische Bindungsagens kann mit dem Analyt (Nachweissubstanz) und dem markierten Reagenz (208) an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen.

(10) Die Kontrollzone (210) enthält

(a) immobilisierten Antikörper, welcher an das markierte Reagenz binden kann, oder
(b) immobilisierten Analyt, welcher an das markierte Reagenz binden kann.

(11) Ein positives Assay-Ergebnis zeigt sich durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone (209) als auch in der Kontrollzone (210).

(12) Ein negatives Assay-Ergebnis zeigt sich durch sichtbares Binden des markierten Reagenz nur in der Kontrollzone (210).

II.
Dass die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre nach dem Klagepatent mittelbaren Gebrauch gemacht hat, vermag die Kammer anhand des klägerischen Vorbringens nicht festzustellen.

1.
Vorweggeschickt werden kann, dass es sich bei dem Klagepatent entgegen der Auffassung der Klägerin um ein Verfahrenspatent handelt, so dass ausschließlich eine mittelbare Patentverletzung in Betracht zu ziehen wäre.

Hierfür spricht bereits die Bezeichnung des Klagepatentes als „Spezifische Bindungsverfahren“. Auch die Verwendung des Begriffs eines „Assays“ lässt den Schluss auf das Vorliegen eines Verfahrenspatentes zu, da es sich bei einem Assay nach dem Verständnis eines Durchschnittsfachmanns um ein Nachweisverfahren handelt. Entsprechend verwendet auch das Klagepatent den Begriff des Assays. So zeigt die Formulierung im Patentanspruch 1: „Bindungsassay, umfassend die Verwendung eines…“, dass hiermit eine bestimmte Handlung beschrieben wird. Auch aus der Beschreibung der Erfindung ergibt sich nichts anderes. So heißt es auf Seite 5 Zeilen 26 f. der deutschen Übersetzung des Klagepatentes:

„Üblicherweise kann das Assay der Erfindung unter Verwendung einer analytischen Testvorrichtung durchgeführt werden…“.

Auf Seite 6 Zeilen 18 f. heißt es weiter:

„In einer Ausführungsform der Erfindung wird der Assay unter Verwendung einer Vorrichtung durchgeführt, die ein poröses Festphasenmaterial umfasst…“.

Auf Seite 19 Zeilen 11 f., wo eine Ausführungsform der Erfindung beschrieben wird, heißt es:

„Die Figuren 1 und 2 stellen einen typischen Streifen porösen Festphasenmaterials zur Verwendung in einem Assaytest dar…“.

Auf Seite 43 Zeilen 17 f. wird ausgeführt:

„Mit Direktmarkern können Assays durchgeführt werden, in denen Urinproben direkt vom Urinstrahl oder durch Freisetzung eines geeigneten Volumens …. auf den Absorptionsdocht der Testvorrichtung aufgebracht werden.“

Das Klagepatent stellte daher eine Erfindung unter Schutz, die sich mit einem Nachweisverfahren befasst und nicht lediglich eine Vorrichtung zur Durchführung eines entsprechenden Verfahrens. Die hiergegen gerichteten Argumente der Klägerin gehen fehl. So verweist sie auf Seite 10 Zeilen 13 und 14 der Klagepatentschrift, wo von einer Schwangerschaftstestvorrichtung die Rede sei. Dieser Einwand überzeugt jedoch nicht, da sich aus der Formulierung des maßgeblichen Patentanspruches 1 etwas anderes ergibt, nämlich „spezifisches Bindungsassay, umfassend die Verwendung …“. Dass in der Beschreibung der Erfindung von einem Testgerät die Rede ist, mag daher herrühren, dass das Klagepatent eine Teilanmeldung des Stammpatentes ist und die Beschreibung nicht auf die vorliegende Erfindung angepasst wurde. Auch die zeichnerischen Darstellungen in den Figuren 1 bis 12 sprechen nicht notwendigerweise für die Klägerin, da auch mit der Darstellung einer Vorrichtung ein Verfahren beschrieben werden kann.

2.
Eine Verletzung des Klagepatentes durch die angegriffenen Schwangerschaftstestgeräte kann nicht festgestellt werden, da sich anhand des Vorbringens der Klägerin nicht ergibt, dass die angegriffenen Testvorrichtungen, welche zur Durchführung der Erfindung bestimmt und geeignet gewesen sein sollen, spezifische Bindungsreagenzien im Sinne des Klagepatentes aufgewiesen haben. Die für die Patentverletzung darlegungs- und beweisbelastete Klägerin hat in der Klageschrift vorgetragen, dass die angegriffene Testvorrichtung ausgestaltet sei, wie dies in den Rechtsstreitigkeiten gegen Abnehmer der Beklagten vorgetragen worden sei. Danach umfasse die angegriffene Ausführungsform einen Träger aus Polyethylen, auf den eine trockene poröse Membran aufgebracht sei. Auf der porösen Membran befinde sich ein Glasfaserkissen mit goldmarkiertem Maus-Anti-hCG-Antikörper, welcher an das β-Epitop des hCG-Schwangerschaftshormons binde. Die angegriffene Ausführungsform weise des Weiteren eine stromabwärts vom Glasfaserkissen gelegene Detektionszone auf. In dieser Detektionszone liege ein immobilisierter monoklonaler Anti-Maus-Antikörper, der an die α-Kette des Schwangerschaftshormons binde. Stromabwärts der Detektionszone befinde sich die Kontrollzone, in der ein Anti-Maus-Antikörper vorliege. Außer dem goldmarkierten hCG-spezifischen Antikörper würden auf dem Glasfaserkissen weitere unmarkierte Antikörper vorliegen, die spezifisch seien für das hCG-verwandte Hormon LH. Die Anordnung aus Polyethylenträger, Membran und Glasfaserkissen sei in eine Umhüllung aus Pappe eingebettet. Die äußere Umhüllung auf Seiten der Anwendungsoberfläche sei mit einer Kunststoffbeschichtung versehen.

Die Beklagten haben demgegenüber vorgetragen, dass kein für das β-Epitop des hCG spezifischer Antikörper in dem Testgerät vorhanden sei. Eine Kreuzreaktion mit LH und FSH werde vielmehr dadurch ausgeschlossen, dass im Bereich der Startzone Abfangantikörper vorhanden seien, die wenigstens mit LH und FSH, nicht aber mit hCG binden können. Die Abfangantikörper, die sich im befeuchteten Zustand frei bewegen können, würden in hohem Überschuss über die physiologischen Konzentrationen der Störhormone im Urin vorliegen. Dies habe zur Folge, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Störhormon an einen Abfangantikörper binde, extrem viel höher sei als die Wahrscheinlichkeit, dass es an den hCG-Antikörper binde. Dieses Verfahren sei für die Beklagte zu 1) in dem Deutschen Patent 103 41 XXX B4 (Anlage B 5) geschützt.

Dem hat die Klägerin nichts Substantielles entgegen gesetzt. Sie hat für den von ihr vorgetragenen Aufbau weder eine eigene Untersuchung noch eine privatgutachterliche Stellungnahme vorgelegt. Sie hat lediglich erwidert, dass die Ausführungen der Beklagten unbeachtlich seien, da selbst für den Fall, dass die Ausführungen der Beklagten zutreffen würden, eine Verletzung des Klagepatentes vorliege.

Dem kann nicht zugestimmt werden. Denn mit der Verwendung zweier für das hCG „unspezifischer“ Antikörper wurde von der Lehre nach dem Klagepatent kein wortsinngemäßer Gebrauch gemacht.

Bei den von den Beklagten in dem streitgegenständlichen Schwangerschaftstestgerät verwendeten Antikörpern handelt es sich nicht um spezifische Bindungsreagenzien im Sinne der Merkmale (1) und (8) des Klagepatentes. So lässt sich zwar der Begriff „spezifisch“, wie er in dem Patentanspruch 1 verwendet wird, bei verständiger Würdigung des Patentes nicht einheitlich bestimmen, so dass auch Antikörper die zum einen an das α-Epitop des hCG und zum anderen an das β-Epitop des hCG binden von der Erfindung nach dem Klagepatent umfasst sind. Im Rahmen der unter Heranziehung des Beschreibungstextes gebotenen funktionsorientierten Auslegung ist der Begriff des spezifischen Bindungsreagenz jedoch so zu deuten, wie dies angesichts der nach dem offenbarten Erfindungsgedanken zugedachten technischen Funktion angemessen ist. Danach kann der Begriff „spezifisch“ in den Merkmalen (1) und (8) des Patentanspruchs 1 nicht einheitlich bestimmt werden, sondern hängt maßgeblich davon ab, welchen Grad an Spezifität der Antikörper in der jeweils anderen Zone besitzt. Wird im Reaktionsbereich ein hochspezifischer markierter Antikörper verwendet, so verlangt die Spezifität des in der Nachweiszone immobilisierten Antikörpers lediglich, dass er auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Umgekehrt gilt dasselbe. Wird die Nachweiszone mit einem für die Nachweissubstanz hochspezifischen Antikörper versehen, so genügt für die Reaktionszone eine Spezifität in dem Sinne, dass der markierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Eine derartige wechselwirkende – Interpretation des Begriffs „spezifisch“ ist rechtlich ohne Weiteres möglich und vorliegend sogar geboten, um der durch das Klagepatent geschützten technischen Lehre gerecht zu werden.

Dieses Verständnis entnimmt der Durchschnittsfachmann dem Beschreibungstext, wenn dort beschrieben wird, dass es lediglich eine bevorzugte Ausführungsvariante der Erfindung darstellt, als markiertes Reagenz einen „hochspezifischen Anti-hCG-Antikörper“ und als Bindungsagens einen „hochspezifischen unmarkierten Anti-hCG-Antikörper“ zu verwenden. Auf Seite 14, 3. Absatz der Patentschrift (Anlage K-C 3) heißt es in diesem Sinne:

„Das immobilisierte spezifische Bindungsreagenz in der zweiten Zone ist bevorzugt ein hochspezifischer Antikörper und besonders bevorzugt ein monoklonaler Antikörper. Das markierte Reagenz ist ebenfalls bevorzugt ein hochspezifischer Antikörper und besonders bevorzugt ein monoklonaler Antikörper“

Dass diese Begriffsbildung für Schwangerschaftstestgeräte nicht gelten soll, ist nicht zu erkennen. Derartiges gibt insbesondere der Beschreibungstext auf den Seiten 10 nicht her. So wird ausgeführt:

„Eine wichtige Ausführungsform der Erfindung ist ein Schwangerschaftstestgerät, umfassend ein hohles längliches Hohlgehäuse, enthaltend einen trockenen porösen Nitrocelluloseträger, der mit dem Äußeren des Gehäuses über ein saugfähiges Urinaufnahmeelement indirekt in Verbindung steht, das vom Gehäuse hervorsteht und als Reservoir dienen kann, von dem Urin in den porösen Träger freigesetzt wird, wobei der Träger eine erste Zone eines einen gefärbten „Direkt“-Marker tragenden hochspezifischen Anti-hCG-Antikörper enthält, wobei der markierte Antikörper, wenn er sich im feuchtem Zustand befindet, im porösen Träger frei beweglich ist und in einer von der ersten Zone räumlich getrennten zweiten Zone einen hochspezifischen unmarkierten Anti-hCG-Antikörper enthält, der auf dem Trägermaterial permanent immobilisiert ist und daher im feuchtem Zustand nicht beweglich ist, wobei die markierten und unmarkierten Antikörper für verschiedene hCG-Epitope spezifisch sind, und die beiden Zonen derart angeordnet sind, dass eine auf dem porösen Träger aufgebrachte Urinprobe über die erste Zone in die zweite Zone eindringen kann und das Gehäuse aus opakem oder durchscheinendem Material aufgebaut ist und mindestens eine Öffnung aufweist, durch die das analytische Ergebnis beobachtet werden kann, zusammen mit einem entfernbaren wiederaufbringbaren Deckel für das vorstehende saugfähigen Urinaufnahmeelement.“

Die vorstehende Passage lässt sich dahin begreifen, dass nicht nur die Umsetzung der patentierten Lehre in Form eines Schwangerschaftstestgerätes als solche eine bevorzugte Variante der Erfindung darstellt, sondern dass es gleichermaßen bevorzugt ist, hierbei hochspezifische Anti-hCG-Antikörper zu verwenden. Der Fachmann erkennt, dass der in der Patentbeschreibung verwendete Begriff eines „hochspezifischen Antikörpers“ eine ganz spezielle Ausführungsform der Erfindung betrifft, nämlich diejenige, bei der der als Markierungsreagenz oder Fängersubstanz eingesetzte Antikörper eine besonders ausgeprägte Spezifität für die in Rede stehende Nachweissubstanz besitzt, indem der Antikörper einzig und allein an den nachzuweisenden Analyten, aber an kein anderes Antigen binden kann. Bereits anhand der der Klagepatentschrift eigenen Begrifflichkeit „hochspezifischer Antikörper“ wird dem Fachmann deutlich, dass die von Patentanspruch 1 vorausgesetzte „Spezifität für den Analyten“ ein Weniger beinhaltet und nicht – wie die Beklagten geltend machen – dahin verstanden werden kann, dass als „spezifisch“ nur ein solcher Antikörper betrachtet werden kann, der ausschließlich an die eine, bestimmte Nachweissubstanz binden kann.

Auch aus technischer Sicht hat der Fachmann keine Veranlassung, das Wort „spezifisch“ ausschließlich im Sinne von „hochspezifisch“ zu begreifen. Der Fachmann versteht, dass es für die Erfindung wesentlich ist, zunächst in einer ersten Zone einen eingefärbten Antikörper vorzusehen, der eine Bindungsreaktion mit dem zu detektierenden Analyten (z.B. hCG) eingehen kann. Dem Fachmann ist klar, dass sich hierzu in besonderer Weise ein Epitop auf der ß-Kette des hCG-Hormons eignet und anbietet, weil die ß-Kette zwei Epitope besitzt, die einzigartig sind und – anders als die Epitope auf der α-Kette – bei keinem anderem im Test-Urin vorkommenden Hormon (z.B. LH, FSH und TSH) vorhanden sind. Verwendet der Fachmann einen solchen (für eines der beiden singulären ß-Ketten-Epitope) spezifischen Antikörper, kann er sicher sein, dass ausschließlich hCG-Hormone eingefärbt werden. Um diese in der Testanordnung sichtbar zu machen, sieht die Erfindung vor, in der stromabwärts gelegenen Nachweiszone einen Antikörper als Fänger zu immobilisieren, der spezifisch für den betrachteten Analyten (z.B. das hCG-Hormon) ist. Sinn dieser Anweisung ist es ersichtlich, eine Antigen-Antikörper-Reaktion herbeizuführen, in der sich das (zuvor eingefärbte) hCG Hormon an den in der Nachweiszone immobilisierten Antikörper anlagert, infolgedessen in der Nachweiszone fixiert wird und durch die dort eintretende Färbung das Vorhandensein des hCG-Hormons anzeigt. Vor dem Hintergrund des geschilderten erfindungsgemäßen Ablaufs ersieht der Fachmann, dass als Fänger (Antikörper) prinzipiell jedes Agens in Betracht kommt, welches das eingefärbte hCG-Hormon binden und damit fixieren kann. Die Möglichkeit zur Bindung und Fixierung besteht dabei gleichermaßen im Hinblick auf die hochspezifischen ß-Ketten-Epitope wie auch im Hinblick auf die bei anderen Substanzen im Test-Urin identisch vorkommende α-Kette des hCG-Hormons. Vorausgesetzt ist lediglich, dass der Fänger-Antikörper eine Spezifität für ein anderes Epitop der Nachweissubstanz besitzt als dasjenige, welches bereits für das Markierungsreagenz „verbraucht“ ist (Seite 7, 2. Abs. a.E.). Entscheidet sich der Fachmann für einen Antikörper, der räumlich komplementär zur α-Kette ist, so besteht lediglich das Problem, dass die betreffenden Antikörper von anderen Hormonen im Test-Urin mit identischer α-Kette (LH, FSH, TSH) blockiert werden können. Der Fachmann wird hieraus jedoch nicht den Schluss ziehen, dass sich ein für die α-Kette des hCG-Hormons spezifischer Antikörper für die Zwecke der Erfindung nicht eignet. Er ist sich vielmehr darüber im Klaren, dass er z.B. durch einen hinreichenden Überschuss an Antikörpern in der Nachweiszone dafür sorgen kann, dass trotz des Vorhandenseins von LH, FSH und TSH ausreichend Bindungspartner für das hCG-Hormon verbleiben. Umgekehrt gilt – für den Fachmann erkennbar – dasselbe. Setzt er in der Reaktionszone einen markierten Antikörper ein, der nicht nur an die fragliche Nachweissubstanz (z.B. hCG), sondern auch an LH, FSH und TSH binden kann, so ist zwar voraussehbar, dass nicht allein der nachzuweisende Analyt (hCG) eingefärbt wird, sondern gleichermaßen die mit derselben, räumlich komplementären α-Kette versehenen Hormone LH, FSH und TSH. Die gegebene Spezifität reicht jedoch für die Zwecke der Erfindung vollständig aus, wenn auf der Nachweiszone ein für die Nachweissubstanz hochspezifischer Antikörper immobilisiert wird, der ausschließlich die Nachweissubstanz (z.B. hCG) einfangen kann, die übrigen, ebenfalls eingefärbten Substanzen (z.B. LH, FSH und TSH) hingegen passieren lässt. Auch unter solchen Umständen ist nämlich gewährleistet, dass es in der Nachweiszone nur dann zu einem Farbsignal kommen kann, wenn in der Probe diejenige Substanz (z.B. hCG) vorhanden ist, deren Nachweis der Test dienen soll.

In diesem Verständnis wird der Fachmann bestärkt insbesondere durch die Beschreibung der Herstellung des markierten Bindungsreagenz, d.h. des Anti-hCG-Farbsols auf Seite 40, Absatz 1, wo es heißt:

In der angegebenen Textstelle wird die Herstellung eines mit Farbsol markierten Bindungsreagenz auf Grundlage des Antikörpers α-hCG, d.h. eines nicht allein für das hCG-Antigen spezifischen Antikörpers beschrieben. Die Beschreibung dieses Herstellungsbeispiels auf Basis eines Antikörpers gegen α-hCG wäre ohne Bedeutung, wenn unter den Begriff des spezifischen Bindungsreagenz nicht auch – wie hier – Antikörper gefasst werden könnten, welche nicht ausschließlich spezifisch für das hCG-Hormon sind. Der insoweit von den Beklagten aufgestellten Behauptung, dass dieses Beispiel fehlerhaft Eingang in die Patentschrift gefunden habe, vermag die Kammer nicht zu folgen.

Das vorstehend beschriebene Verständnis zugrundelegend haben die angegriffenen Ausführungsformen, wie sie von den Beklagten beschrieben wurden, von der Lehre nach dem Klagepatent keinen mittelbaren Gebrauch gemacht. Denn nach dem oben beschriebenen Verständnis des Klagepatentes muss jedenfalls ein Antikörper erfindungsgemäß verwendet werden, der „hochspezifisch“ für hCG ist, mithin an das β-Epitop des hCG bindet. Ansonsten wäre ein ordnungsgemäßer Testablauf nebst Testergebnis nicht gewährleistet, da die Wahrscheinlichkeit einer Kreuzreaktion eines spezifischen Antikörpers, der sowohl an hCG als auch an LH und TSH bindet, sehr hoch wäre. Ein positives Testergebnis könnte dann auch auf einer Bindung der Antikörper an LH oder TSH beruhen. Der angegriffene Assay verwendet zwar einen Störantikörper um eine solche Kreuzreaktion auszuschließen, der in hohem Überschuss eingesetzt wird und nur an TSH und LH binden soll. Nach dem Verständnis der Lehre nach dem Klagepatent soll jedoch die erfolgreiche Durchführung eines Tests nicht ausschließlich durch einen „Störantikörper“ gewährleistet werden, sondern durch die Verwendung eines Antikörpers, der spezifisch für den Analyten ist. Zusätzliche Maßnahmen schließt das Klagepatent zwar auch nicht aus; das alleinige Funktionieren des Testverfahrens soll hiervon jedoch nicht abhängig sein.
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Eine wortsinngemäße Verwirklichung scheidet daher aus. Eine äquivalente Verwirklichung hat die Klägerin nicht geltend gemacht.

II.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 91a, 296 Abs. 3 ZPO. Im Rahmen der nach Billigkeitserwägungen zu treffenden Kostenentscheidung nach § 91a ZPO waren der Klägerin die Kosten aufzuerlegen, da die Klage auf Unterlassung daher abgewiesen worden wäre, wenn der Rechtsstreit wegen des Ablaufs der Schutzdauer des Klagepatentes nicht übereinstimmend für erledigt erklärt worden wäre.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 794 Nr. 3 i.V.m. § 91a Abs. 2 Satz 1, 709 ZPO:

Der Streitwert wird entsprechend der Anträge in der Klageschrift vom 6. August 2004 wie folgt festgesetzt:

 Unterlassungsantrag (Antrag I.1.) bis zum 26. November 2009: 500.000,- Euro
 Rechnungslegung und Auskunft (Antrag I.2. und 3.): 75.000,- Euro
 Feststellung der Schadenersatzverpflichtung (Antrag II.): 100.000,- Euro
 Vernichtung (Antrag zu III.): 75.000,- Euro

Danach beträgt der Streitwert bis zum 26. November 2009 750.000,- Euro, danach 250.000,- Euro.

Soweit die Klägerin die Klage im Hinblick auf den ursprünglichen Antrag zu III. sowie die Rechnungslegung in Bezug auf die Benutzungshandlung des Herstellens zurückgenommen hat, erfolgt keine kostenrelevante Reduzierung des Streitwertes, da diese teilweisen Klagerücknahmen erst in der letzten mündlichen Verhandlung erfolgt sind.

Einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gemäß § 156 ZPO im Hinblick auf die Ausführungen der Klägerin im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 23. Dezember 2009 bedurfte es nicht, da eine Wiedereröffnungsgrund nicht vorliegt. Die vom Berufungssenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf in der mündlichen Verhandlung vom 14. und 21. Dezember 2009 geäußerte möglicherweise geänderte Rechtsauffassung zur Frage der Aktivlegitimation stellt keinen Wiedereröffnungsgrund im Sinne des § 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO dar.