I-2 U 5/21 – Atmungsaktive Schuhsohle

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Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3172

Oberlandesgericht Düsseldorf

Urteil vom 21. Oktober 2021, I-2 U 5/21

Vorinstanz: Az. 4b O 3/20

  1. I. Die Berufung der Beklagten gegen das am 18. Februar 2021 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.
    II. Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen.
  2. III. Das Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.
  3. Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 250.000,- € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
  4. IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
  5. V. Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 250.000,- € festgesetzt.
  6. Gründe
  7. I.
  8. Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 2 21XXA(nachfolgend: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.
  9. Das Klagepatent, dessen eingetragene Inhaberin die Klägerin ist, wurde am 18. September 2003 unter Inanspruchnahme der Priorität der IT PD 2002XXB vom 24. September 2002 in englischer Verfahrenssprache angemeldet. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 11. August 2010. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 15. September 2012 veröffentlicht. Das Klagepatent ist in Kraft. Es hat ein europäisches Einspruchsverfahren durchlaufen, in welchem es beschränkt aufrechterhalten wurde. Hinsichtlich des vollständigen Inhalts der Einspruchsentscheidung wird auf die Anlage LSG-19 Bezug genommen.
  10. Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „A“ („A“). Sein Patentanspruch 1 ist wie folgt gefasst:
  11. „A waterproof and breathable sole for shoes having a structure that is characterized in that it comprises:
  12.  a supporting layer (110) that is completely made of net or felt, which accordingly constitutes a single large macroportion (111);
  13.  a membrane (113) that is made of a material that is impermeable to water and permeable to water vapor and is associated above said supporting layer (110) at least in said macroportion (111) which it covers;
  14.  a tread (115) made of plastic material, which at least one through macroperforation (116) at said macroportion (111),
  15. said tread (115) having a ground contact surface formed by a perimeter (115a) and protrusions (115b) extending through said at least one through macroperforation (116),
  16. said threat (115) being joined hermetically to said membrane (113) and to said supporting layer (110) at least at the perimeter of said macroportion (111), wherein said tread (115) is injected directly into a mold onto said supporting layer (110) with at least perimetric penetration through the meshes of said net or of the felt, which is bordered with net, so as to reach and join hermetically said membrane (113).”
  17. Und in deutscher Übersetzung:
  18. „Wasserdichte und atmungsaktive Sohle für Schuhe mit einer Struktur, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie Folgendes umfasst:
  19.  eine tragende Schicht (110), welche vollständig aus Maschenwerk oder Filz besteht, die demzufolge einen einzelnen großflächigen Makroabschnitt (111) ausbildet;
  20.  eine Membran (113), die aus einem Material besteht, das wasserundurchlässig und wasserdampfdurchlässig ist und oberhalb der tragenden Schicht (110) zumindest in dem Makroabschnitt (111), den sie bedeckt, verbunden ist;
  21.  die Laufsohle (115) aus Kunststoffmaterial, mit zumindest einer durchgängigen Makroperforation (116) in dem Makroabschnitt (111),
  22. bei der die Laufsohle (115) eine Bodenkontaktfläche aufweist, die aus einem Umfang (115a) und Vorsprüngen (115b) ausgebildet ist, die sich durch die zumindest eine durchgängige Makroperforation (116) erstrecken,
  23. bei der die Laufsohle (115) hermetisch mit der Membran (113) und zumindest am Umfang der Makroperforation (111) mit der tragenden Schicht (110) verbunden ist,
  24. wobei die Laufsohle (115) direkt in eine Form auf die tragende Schicht (110) eingespritzt wird, wobei zumindest das Maschengewebe des Maschenwerks oder der Filz perimetrisch durchdrungen wird, welche durch Maschenwerk begrenzt sind, um die Membran (113) zu erreichen und sich hermetisch mit ihr zu verbinden.“
  25. Die nachfolgend verkleinert wiedergegebenen Figuren 6 bis 9 der Klagepatentschrift erläutern die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Figur 6 ist eine vergrößerte Schnittansicht entlang einer Längsebene einer wasserdichten und atmungsaktiven Sohle.
  26. In Figur 7 ist die vorstehend eingeblendete Sohle im zusammengebauten Zustand gezeigt.
  27. Bei Figur 8 handelt es sich um eine perspektivische Unteransicht eines Schuhs, der mit der Sohle gemäß Figuren 6 und 7 ausgestattet ist.
  28. Figur 9 ist eine vergrößerte Schnittansicht eines Details in Figur 7.
  29. Die zur B-Gruppe gehörende Beklagte bietet an und vertreibt deutschlandweit unter den Bezeichnungen „C“ mit den Modellnummern IAN 309XXC und IAN 313XXD, „D“ mit den Modellnummern IAN 30XXE, IAN 30XXF, IAN 30XXF, IAN 313XXG und IAN 31XXH, „E“ mit den Modellnummern IAN 30XXI, IAN 30XXJ, IAN 31XXK und IAN 31XXL sowie mit der Bezeichnung „F“ mit den Modellnummern IAN 30XXM und IAN 31XXN Freizeitschuhe mit atmungsaktiver Sohle für Damen, Herren, Kinder und Kleinkinder (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform), wie sie aus den nachfolgenden Abbildungen ersichtlich sind:
  30. Auf der Unterseite der Laufsohle erkennbar sind graue Lüftungseinsätze im Bereich der Ferse und des Fußballens. Führt man an diesen Stellen einen Querschnitt durch die Laufsohle durch, ergibt sich folgendes Bild (entnommen aus Anlage LSG KE 5-10):
  31. Ausgehend von der Unterseite der Laufsohle ist zunächst der Lüftungseinsatz (braun) angeordnet. Darüber befindet sich eine Lage eines Maschengewebes, in die eine Membranschicht (weiß) eingebettet ist. Darauf ist die Innensohle des Schuhs angeordnet. In einer Nahaufnahme stellt sich dieser Schichtaufbau wie folgt dar (entnommen aus Anlage LSG KE 5-10):
  32. Die Klägerin sieht im Angebot und im Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents.
  33. Die Beklagte, die um Klageabweisung gebeten hat, hat bereits erstinstanzlich eine Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform in Abrede gestellt.
  34. Mit Urteil vom 18. Februar 2021 hat das Landgericht Düsseldorf eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents bejaht und wie folgt erkannt:
  35. I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei eine Ordnungshaft am jeweiligen gesetzlichen Vertreter der Beklagten zu vollziehen ist,
  36. zu unterlassen
  37. Schuhe mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Sohle
  38. anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,
  39. wenn die Sohle eine Struktur aufweist, die Folgendes umfasst:
  40.  eine tragende Schicht, welche vollständig aus Maschenwerk oder Filz besteht, die demzufolge einen einzelnen großflächigen Makroabschnitt ausbildet;
  41.  eine Membran, die aus einem Material besteht, das wasserundurchlässig und wasserdampfdurchlässig ist und oberhalb der tragenden Schicht zumindest in dem Makroabschnitt, den sie bedeckt, verbunden ist;
  42.  die Laufsohle aus Kunststoffmaterial, mit zumindest einer durchgängigen Makroperforation in dem Makroabschnitt
  43. bei der die Laufsohle eine Bodenkontaktfläche aufweist, die aus einem Umfang und Vorsprüngen ausgebildet ist, die sich durch die zumindest eine durchgängige Makroperforation erstrecken,
  44. bei der die Laufsohle hermetisch mit der Membran und zumindest am Umfang der Makroperforation mit der tragenden Schicht verbunden ist,
  45. wobei die Laufsohle direkt in eine Form auf die tragende Schicht eingespritzt wird, wobei zumindest das Maschengewebe des Maschenwerks oder der Filz perimetrisch durchdrungen wird, welche durch Maschenwerk begrenzt sind, um die Membran zu erreichen und sich hermetisch mit ihr zu verbinden.
  46. II. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin für die Zeit ab dem 15. März 2012 Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der vorstehend unter Ziffer I. bezeichneten Erzeugnisse zu erteilen, unter Angabe
  47. a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und/oder anderer Vorbesitzer sowie der gewerblichen Abnehmer und der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
  48. b) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellen Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
  49. wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.
  50. III. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin über den Umfang der vorstehend unter Ziffer I. bezeichneten und seit dem 15. März 2012 begangenen Handlungen Rechnung zu legen, und zwar unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten, nach Kalendervierteljahren aufgeschlüsselten Verzeichnisses, unter Angabe
  51. a) der Menge der erhaltenen und bestellten Erzeugnisse, jeweils aufgeschlüsselt nach Modellbezeichnungen, sowie im Hinblick auf erhaltene Lieferungen der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
  52. b) der einzelnen Lieferungen, unter Einschluss der Liefermengen und
    -preise, aufgeschlüsselt nach Lieferzeiten und Modellbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
  53. c) der einzelnen Angebote, unter Einschluss der Angebotsmengen und
    -preise, aufgeschlüsselt nach Angebotszeiten und Modellbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
  54. d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, unter Einschluss von Verbreitungszeitraum, Verbreitungsgebiet und (bei Printwerbung) Auflagenhöhe sowie (bei Internetwerbung) Anzahl der Seitenaufrufe,
  55. e) der nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
  56. wobei
  57. der Beklagten vorbehalten bleiben mag, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,
  58. IV. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziffer I. bezeichneten, seit dem 15. März 2012 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
  59. V. Die Beklagte wird verurteilt, die im Inland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse entsprechend vorstehender Ziffer I. nach ihrer Wahl auf ihre Kosten zu vernichten oder an einen von der Klägerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.
  60. VI. Die Beklagte wird verurteilt, die unter Ziffer I. beschriebenen, frühestens seit dem 15. März 2012 im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen in Deutschland zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents EP 2 215 XXO erkannt wurde, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rücknahme zugesagt wird, sowie endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst.
  61. Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:
  62. Aufgabe der tragenden Schicht sei es, die über ihr angeordnete Membran zu tragen. Eine darüber hinausgehende, auf die gesamte Sohlenfläche bezogene Stützfunktion ergebe sich weder aus dem Anspruchswortlaut noch aus der Klagepatentbeschreibung. Um den Austausch von Wasserdampf mit der Membran und der Außenfläche zu bewerkstelligen, sei die tragende Schicht vollständig aus Maschenwerk oder Filz ausgebildet, wobei es nicht ausgeschlossen sei, dass sie auch aus feinem Maschengewebe oder „Tricot“ bestehe. Soweit die tragende Schicht erfindungsgemäß einen großflächigen Makroabschnitt ausbilden solle, müsse sie bezogen auf die Sohlenfläche eines Schuhs in zumindest einem Abschnitt dieser Fläche ausgebildet sein. Patentanspruch 1 verlange weder, dass die tragende Schicht die gesamte Sohlenfläche des Schuhs erfassen solle, noch, dass sie dabei einen einzigen großen Makroabschnitt bilden müsse. Vielmehr könne es auch mehrere Abschnitte der Sohlenfläche geben, in denen die tragende Schicht mit jeweils einem Makroabschnitt ausgebildet sei.
  63. Die erfindungsgemäß weiterhin vorgesehene Laufsohle bestehe aus Kunststoffmaterial mit zumindest einer durchgängigen Makroperforation. Mit dem Begriff „Makroperforation“ beschreibe das Klagepatent die Abschnitte der Laufsohle, die Durchbrechungen oder Löcher aufweisen, um dadurch den Wasserdampf aus dem Innenbereich des Schuhs nach außen durchleiten zu können. Das Klagepatent grenze sich mit diesem Begriff vom Stand der Technik ab, wonach lediglich Strukturen aus mikroperforiertem Kunststoffmaterial bekannt gewesen seien. Die Makroperforationen seien durchgängig zumindest in dem von der tragenden Schicht ausgebildeten Makroabschnitt vorhanden. Nicht erforderlich sei deren Erstreckung über die gesamte Fläche der Laufsohle.
  64. Darüber hinaus weise die Laufsohle eine Bodenkontaktfläche auf, die aus einem Umfang und Vorsprüngen ausgebildet sei, die sich durch die zumindest eine durchgängige Makroperforation erstrecken. Damit beschreibe Patentanspruch 1 den Aufbau der Laufsohle bzw. ihrer Bodenkontaktfläche abschließend. Da sich die Vorsprünge innerhalb der Makroperforation befänden, stelle der Umfang der Bodenkontaktfläche den übrigen Bereich der Laufsohle und mithin den gesamten Bereich der Makroperforation dar. Damit beschreibe der Umfang der Bodenkontaktfläche jedenfalls den äußeren Rand der Laufsohle. Aus Figur 8 des Klagepatents sei ersichtlich, dass ein solcher Umfang der Bodenkontaktfläche zugleich den Umfang der Makroperforation bilde.
  65. Um eine wasserdichte Sohle bereitzustellen, sei die Laufsohle zumindest im Umfang der Makroperforation mit der Membran und mit der tragenden Schicht hermetisch verbunden. Im Ergebnis werde mit der Erfindung eine Sohle mit einer Laufsohle aus einem Kunststoffmaterial bereitgestellt, das Durchbrechungen im Sinne der Makroperforationen aufweise, wobei diese in den Makroabschnitten befindlichen Makroperforationen von der wasserundurchlässigen und wasserdampfdurchlässigen Membran überspannt seien. Die hermetische Verbindung zwischen der Laufsohle und der Membran mit ihrer tragenden Schicht im Umfang der Makroperforation sorge dafür, dass auch im Bereich der Makroperforation kein Wasser zwischen der Laufsohle und der Membran hindurchtreten könne.
  66. Zur Bereitstellung der hermetischen Verbindung werde die Laufsohle nach der Erfindung direkt in eine Form auf die tragende Schicht eingespritzt, wobei die Maschen des Maschenwerks perimetrisch, d.h. an ihrem Umfang, durchdrungen würden. Der Filz sei zu diesem Zweck an seinem Rand mit einem Maschengewebe versehen, um so die Membran zu erreichen und sich hermetisch zu verbinden. Da es sich bei dem Klagepatentanspruch um einen auf eine wasserdichte und atmungsaktive Sohle für Schuhe gerichteten Sachanspruch handele, müsse der Vorrichtungsbestandteil – die Laufsohle – die Eigenschaften aufweisen, die sich bei Anwendung des beschriebenen Verfahrens ergeben. Danach entnehme der Fachmann dem ein Verfahren umschreibenden Merkmal die Forderung, dass die Schichten der erfindungsgemäßen atmungsaktiven und wasserundurchlässigen Sohle wasserdicht verbunden sein sollen. Dies erfolge durch das perimetrische Durchdringen der an sich wasserdurchlässigen und atmungsaktiven tragenden Schicht bis hin zur Membran selbst. Hierdurch werde das Merkmal der hermetischen Verbindung strukturell qualifiziert.
  67. Ausgehend von einem solchen Verständnis mache die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Sie verfüge im Bereich der Lüftungseinsätze über folgende Sohlenstruktur:
  68. Erkennbar sei über dem Lüftungseinsatz (in grau) eine aus Tricot bestehende Schicht (110‘) angeordnet, über der sich die atmungsaktive und wasserundurchlässige Membran (113‘) befinde. Die Tricot-Schicht bestehe vollständig aus Maschenwerk und sei daher eine tragende Schicht. Sie sei im Bereich des Lüftungseinsatzes unter der Membran angeordnet und bilde einen einzigen großflächigen, ausschließlich aus Tricot-Material bestehenden Makroabschnitt aus. Dass es in der Schuhsohle noch eine weitere tragende Schicht mit einem Makroabschnitt gebe und sich die tragende Schicht mit dem Makroabschnitt nicht über die gesamte Fläche der Schuhsohle erstrecke, sei unschädlich.
  69. Weiterhin bedecke die Membran den Makroabschnitt oberhalb der tragenden Schicht und sei mit dieser in Gestalt einer Auflaminierung der tragenden Schicht von unten auf die Membran verbunden.
  70. Darüber hinaus verfüge die Laufsohle im Bereich des grauen Lüftungseinsatzes über eine Durchbrechung, in der sich der Lüftungseinsatz („plug“) befinde. Die tragende Schicht mit der Membran sei an ihrem Rand in den Plug eingegossen. Der Plug sei seinerseits in das weiße Kunststoffmaterial der übrigen Sohle eingelassen. Das weiße Kunststoffmaterial der Laufsohle mit dem Rand des Plugs, in den die tragende Schicht mit der Membran eingelassen sei, bilde im Bereich des übrigen Plugs eine Durchbrechung, die eine durchgängige Makroperforation in dem Makroabschnitt darstelle. Die konzentrischen Kreise mit den aufgebrachten Ventilatorflügeln des Plugs seien nicht auf die tragende Schicht aufgebracht. Vielmehr könnten Luft und Wasserdampf durch den Makroabschnitt und die Öffnungen des Plugs diffundieren.
  71. Ferner weise die Laufsohle auch eine Bodenkontaktfläche auf, die aus einem Umfang und Vorsprüngen gebildet werde, die sich durch die zumindest eine durchgängige Makroperforation erstrecken. Der Umfang der Bodenkontaktfläche werde durch den außerhalb der Makroperforation liegenden Bereich der Laufsohle und den äußeren Rand des Plugs gebildet, soweit er in das weiße Kunststoffmaterial eingelassen sei. Die Vorsprünge innerhalb der Makroperforation würden durch die konzentrischen Kreise mit den Ventilatorflügeln gebildet. Da der Klagepatentanspruch die Form der Vorsprünge offenlasse, genüge jede der Bodenkontaktfläche zuzuordnende Erhebung über die tragende Schicht, die ausreichend Freiraum für den Luftaustausch durch den Makroabschnitt lasse. Dies sei bei der Gestaltung des Innenbereichs des Plugs der Fall.
  72. Die Laufsohle sei darüber hinaus zumindest im Umfang der Makroperforation hermetisch mit der Membran und der tragenden Schicht verbunden, indem die tragende Schicht mit der Membran an ihrem Rand in den Rand des Plugs eingelassen sei. Der Rand des Plugs sei als Teil der Laufsohle anzusehen. Die hermetische Verbindung erfolge dadurch, dass die tragende Schicht mit der Membran der angegriffenen Ausführungsform von dem Kunststoffmaterial des Plugs umspritzt und so eine Wasserdichtigkeit erreicht werde, welche die Beklagte so auch in der Werbung für die angegriffene Ausführungsform herausstelle. Dass die als Vorsprünge identifizierten Plugs im Innenbereich nicht mit der tragenden Schicht und der Membran verbunden seien, sei unbeachtlich. Erforderlich sei lediglich eine Verbindung am Umfang der Makroperforation.
  73. Schließlich sei bei der angegriffenen Ausführungsform auch das verfahrensmäßig formulierte Merkmal verwirklicht. Unstreitig werde die Laufsohle der angegriffenen Ausführungsform in einem sogenannten „Injection-Molding-Verfahren“ direkt an den Schuh angespritzt. Dafür würden zunächst die Plugs hergestellt, indem die tragende Schicht und die Membran mit Kunststoff umspritzt werden. Dann werde der Plug als fertig montierte Baugruppe eingelegt und das übrige Sohlenmaterial in die Form eingespritzt, so dass auch der Plug eingespritzt sei. Dass die Herstellung der Laufsohle in zwei getrennten Verfahrensabschnitten erfolge, führe nicht aus der Verletzung heraus. Zum einen gebe die Lehre des Klagepatents nicht vor, die Laufsohle in einem einzigen Verfahrensschritt zu spritzen. Zum anderen komme es für die geschützte erfindungsgemäße Sohle nicht auf die Art und Weise ihrer Herstellung, sondern darauf an, ob sie die mit der Herstellung verbundenen erfindungswesentlichen räumlich-körperlichen Merkmale aufweise. Das sei der Fall, weil auch mit dem die angegriffene Ausführungsform betreffenden Herstellungsverfahren die perimetrische Durchdringung der tragenden Schicht und die hermetische Verbindung mit der Membran zur Herstellung einer wasserdichten und atmungsaktiven Sohle erzielt werden könne. Denn das Material des Plugs reiche bis an das weiße Kunststoffmaterial der Laufsohle heran, sei ohne Übergang hermetisch mit dieser verbunden und somit Teil der Laufsohle. Im Plug selbst zeige sich (am Rand links), dass das Maschengewebe von dem Material des Plugs, der damit Teil der Laufsohle sei, perimetrisch durchdrungen werde und die Membran erreiche:
  74. Auch hier sei unbeachtlich, dass die Vorsprünge, also die konzentrischen Kreise des Plugs, nicht direkt auf die tragende Schicht eingespritzt würden. Es reiche aus, wenn nur („zumindest“) das Maschengewebe oder der Filz, der durch das Maschenwerk begrenzt sei, perimetrisch, d.h. an ihrem Umfang, durchdrungen werde. Da die Vorsprünge nicht den Umfang („Perimeter“) der Makroperforation bildeten, müssten sie auch nicht direkt auf die tragende Schicht aufgespritzt werden. Es genüge, wenn sie durch anderweitige Verbindungen mit dem Sohlenmaterial gehalten würden.
  75. Gegen dieses, ihren Prozessbevollmächtigten am 19. Februar 2021 zugestellte Urteil hat die Beklagte mit anwaltlichem Schriftsatz vom 4. März 2021 Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Begehren auf Klageabweisung weiterverfolgt, welches sie um einen hilfsweise gestellten Aussetzungsantrag erweitert hat.
  76. Sie wiederholt und ergänzt ihr erstinstanzliches Vorbringen und macht insbesondere geltend:
  77. Die Kammer habe die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs nacheinander und jeweils für sich abgehandelt, nicht aber zueinander ins Verhältnis gesetzt, wodurch der für den Schutzbereich maßgebliche Gesamtzusammenhang Schaden genommen habe.
  78. Erfindungsgemäß müsse sich die tragende Schicht im Wesentlichen über die gesamte Sohlenfläche erstrecken. Soweit das Landgericht in Bezug auf das Material der tragenden Schicht ein Maschenwerk und ein feines Maschengewebe für funktional austauschbar erachtet habe, lasse sich ein solches Verständnis nicht mit der Klagepatentbeschreibung in Einklang bringen und habe auch Auswirkungen auf die Bewertung des Standes der Technik. Wenn die übliche und von dem Fachmann für die Verarbeitung einer Membran vorausgesetzte Beschichtung eine tragende Schicht darstelle, lese der Fachmann in jedem vorveröffentlichten Dokument, das eine solche wasserundurchlässige und wasserdampfdurchlässige Membran offenbare, automatisch die tragende Schicht mit.
  79. Des Weiteren bedecke die Membran erfindungsgemäß den Makroabschnitt. Da ein Makroabschnitt die ganze Sohlenfläche bis auf den Umfang der Laufsohle erfasse, gelte das Gleiche wie für die Membran.
  80. Überdies lege die Kammer den Begriff der „Makroperforation“ falsch aus. Indem sie diesen auf einen Laufsohlenabschnitt mit Durchbrechungen unbestimmter Größe beziehe, missachte sie die Abgrenzung der Erfindung zum Stand der Technik. Der Begriff der „Makroperforation“ sei von der „Mikroperforation“ abzugrenzen. Letztere sei nach der Klagepatentbeschreibung eine Durchbrechung der Laufsohle mit einem Durchmesser von bis zu 2 Millimetern. Eine durchgängige Makroperforation sei demgegenüber im Ausgangspunkt eine Durchbrechung der Laufsohle, die bis zu der tragenden Schicht reiche und eine ununterbrochene Fläche von mindestens einem Quadratzentimeter aufweise. Ununterbrochen bedeute, dass kein Vorsprung oder Querelement die Durchgängigkeit der Makroperforation aufhebe. Durch Vorsprünge oder Querelemente verbaute Flächen zählten nicht zu der Fläche einer durchgängigen Makroperforation, da die Makroperforation insoweit gerade nicht durchgängig sei. Unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs des Patentanspruchs existiere nur eine großflächige Makroperforation. Sie sei als der Bereich innerhalb des Umfangs, also des äußeren Rands der Laufsohle, definiert und liege gleichzeitig innerhalb des einen einzelnen großflächigen Makroabschnitts, den die tragende Schicht ausbilde. Die tragende Schicht erstrecke sich notwendigerweise über die gesamte Fläche innerhalb des Umfangs, denn andernfalls könnte die Makroperforation nicht in dem Makrobereich liegen.
  81. Darüber hinaus habe das Landgericht die Bedeutung des Begriffs „Umfang“ verkannt. Dessen Wortsinn begrenze die Breite eines Umfangs der Bodenkontaktfläche, denn ein „Umfang“ sei nach dem natürlichen und technischen Wortsinn ein Randbereich. Der Begriff des „Umfangs“ bezeichne im engsten Verständnis ein logisches, nahezu mathematisches Phänomen, den kleinsten denkbaren alleräußersten Punkt bzw. die schmalste denkbare alleräußerste Linie. Der Schluss, jede Durchbrechung einer Sohlenfläche mache die komplette Sohlenfläche zu einem Umfang der Bodenkontaktfläche, sei fehlerhaft. Der Umfang der Bodenkontaktfläche definiere den Umfang der Makroperforation. Demgegenüber definiere der Umfang einer nicht qualifizierten Durchbrechung nicht den Umfang der Bodenkontaktfläche.
  82. Soweit sich die Vorsprünge erfindungsgemäß durch die Makroperforation erstrecken sollen, werde der Begriff der „Erstreckung durch die Makroperforation“ vom Fachmann im Zusammenhang mit der Charakterisierung der (i) Makroperforation als durchgängig und (ii) des Vorsprungs als Teil der Bodenkontaktfläche verstanden. Eine Makroperforation sei durchgängig, wenn sie die vollständige Höhe der Laufsohle durchmesse. Andernfalls werde der Zweck, die von der Membran bedeckte tragende Schicht der Umgebungsluft auszusetzen, nicht erreicht. Ein Vorsprung erstrecke sich durch die Makroperforation, wenn er ebenfalls ihre vollständige Höhe durchmesse. Die Vorsprünge seien Teil der Bodenkontaktfläche der Laufsohle. Strukturen, die nicht das Gewicht des Trägers auf den Boden bringen, sondern nur zum Schutz der tragenden Schicht über eine Perforation gelegt seien, schließe der Fachmann aus dem Begriff des „Vorsprungs“ aus.
  83. Außerdem habe die Kammer auch den als Verfahren beschriebenen Teil des Patentanspruchs unzutreffend ausgelegt. Die betreffende Merkmalsgruppe lasse sich nicht auf die Wasserdichtigkeit des Erzeugnisses und das Vorhandensein einer wasserdichten perimetrischen Verbindung von Membran, tragender Schicht und Laufsohle reduzieren. Die Wasserdichtigkeit eines klagepatentgemäßen Schuhs sei bereits durch die Präambel und die hermetische perimetrische Verbindung von Membran, tragender Schicht und Laufsohle beansprucht. Die Reduzierung des Bedeutungsgehalts der Merkmalsgruppe auf die Wasserdichtigkeit bedeute daher ihre vollständige und ersatzlose inhaltliche Aufgabe. Dem Fachmann sei daher klar, dass es der Kunststoff der Laufsohle selbst sein müsse, der die perimetrische Durchdringung der tragenden Schicht bewirke und nicht das Material anderer, insbesondere vorgefertigter Bauteile, auch wenn es sich dabei um einen Kunststoff handele. Abgesehen davon sei die Entscheidung der Kammer, „mehrschrittige“ Verfahren zu einem „direkten Spritzen der Laufsohle auf die tragende Schicht“ zusammenzufassen, weder am Wortlaut des Patentanspruchs noch an der Aufgabe des Klagepatents orientiert. Die Herstellung des Lüftungseinsatzes sei nicht das Einspritzen der Laufsohle. Das im Anspruch beschriebene Einspritzen der Laufsohle direkt auf die tragende Schicht äußere sich in der körperlichen Eigenschaft des Erzeugnisses, dass der Kunststoff, der die tragende Schicht durchdringe, derselbe sei, der den Rest der Laufsohle bilde. Schließlich seien die Vorsprünge Teil der Laufsohle, die nach dem Anspruchswortlaut insgesamt direkt an die tragende Schicht gespritzt werde. Ein merkmalsgemäßer Vorsprung sei deshalb als Teil der direkt an die tragende Schicht eingespritzten Laufsohle direkt mit der tragenden Schicht verbunden. Es handele sich bei der direkten Verbindung des Vorsprungs mit der tragenden Schicht um eine zwingende körperliche Eigenschaft eines merkmalsgemäßen Erzeugnisses.
  84. Bei zutreffender Auslegung mache die angegriffene Ausführungsform von der durch das Klagepatent unter Schutz gestellten technischen Lehre keinen Gebrauch. Sie verfüge bereits nicht über eine merkmalsgemäß erstreckte oder zusammengesetzte tragende Schicht. Zudem fehle es an einer sich merkmalsgemäß erstreckenden Membran. Überdies sei auch die Bodenkontaktfläche der Laufsohle nicht erfindungsgemäß ausgestaltet und verfüge auch nicht über die Eigenschaften, die ein Erzeugnis als merkmalsgemäß im Sinne der „product-by-process“-Merkmalsgruppe charakterisierten. Insbesondere handele es sich bei den konzentrischen Kreisen mit den Ventilatorflügeln mangels Bodenkontakt um keinen Teil der Bodenkontaktfläche und deshalb auch nicht um Vorsprünge. Die Ventilatorflügel seien jeweils Teil desselben Bauelements und könnten deshalb allenfalls einen einzelnen Vorsprung und nicht mehrere darstellen. Zudem sei es nicht der die Laufsohle formende Kunststoff, der die tragende Schicht durchdringe. Vielmehr handele es sich um unterschiedliche Kunststofflagen, die mit bloßem Auge unterscheidbar seien.
  85. Abgesehen davon habe die Beklagte erstinstanzlich ein Gutachten des Prüf- und Forschungsinstituts G e.V. (GFI) vorgelegt, welches im Urteil der Kammer keine Berücksichtigung gefunden habe. Der durch die Beklagte beauftragte Gutachter habe zu der Tricot-Beschichtung der Membran der angegriffenen Ausführungsform festgestellt, dass es sich hierbei nach fachmännischer Auffassung in der Terminologie des Klagepatents um ein feines Maschengewebe und nicht um eine tragende Schicht handele. Die Tricot-Beschichtung stelle bei der angegriffenen Ausführungsform ein bloßes Substrat dar und sei mangels Zugspannung nicht in der Lage, eine tragende Wirkung zu entfalten.
  86. Schließlich werde sich das Klagepatent in dem durch die Beklagte nunmehr angestrengten Nichtigkeitsverfahren sowohl unter dem Gesichtspunkt der fehlenden Neuheit als auch im Hinblick auf eine unzulässige Erweiterung als nicht rechtsbeständig erweisen.
  87. Die Beklagte beantragt,
  88. das Urteil des Landgerichts Düsseldorf (4b O 3/20) vom 18. Februar 2021 aufzuheben und die Klage abzuweisen;
  89. hilfsweise:
    das Berufungsverfahren bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über das anhängige Nichtigkeitsverfahren gegen das Klagepatent auszusetzen.
  90. Die Klägerin beantragt,
  91. die Berufung und den hilfsweise gestellten Aussetzungsantrag zurückzuweisen.
  92. Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens entgegen.
  93. Die tragende Schicht müsse sich nicht im Wesentlichen über die gesamte Sohlenfläche erstrecken. Der im Zusammenhang mit der aus Maschenwerk oder Filz bestehenden tragenden Schicht geforderte „einzelne großflächige Makroabschnitt“ sei eine Angabe zur Materialeinheitlichkeit. Indem die Beklagte bei ihrer Auslegung an Merkmale anknüpfe, die im Patentanspruch nicht enthalten seien, übergehe sie den Grundsatz des Primats des Patentanspruchs. Eine dahingehende Vorgabe, dass der einzelne großflächige Makroabschnitt die „gesamte Sohlenfläche“ abdecken solle, finde sich in Patentanspruch 1 nicht. Nachdem dieser explizit das Vorhandensein mehrerer Makroperforationen zulasse („zumindest eine durchgängige Makroperforation“), sei klar, dass in der Folge auch mehrere Makroabschnitte möglich seien. Die durch die Beklagte weiterhin vorgenommene Abgrenzung eines „Maschenwerks“ von einem „feinen Maschengewebe“ finde im Klagepatent keine Stütze. Gleichwohl bilde gerade eine solche Unterscheidung den Ausgangspunkt des durch die Beklagte vorgelegten Parteigutachtens.
  94. Erfindungsgemäß werde der Begriff des „Umfangs“ in Bezug auf die Bodenkontaktflächen über die Makroperforation definiert. Die Makroperforation teile die Bodenkontaktflächen in zwei Bereiche in Gestalt von Umfangsbereichen außerhalb der Makroperforation(en) und Vorsprüngen innerhalb der Makroperforation(en). Die im Anspruch angesprochenen „Makroperforationen“ verstehe der Fachmann als Gegensatz zu den im Stand der Technik bekannten Mikroperforationen mit einem Durchmesser von 1 bis 2 Millimetern. Makroskopische Flächen seien nach der Klagepatentbeschreibung Flächen in der Größenordnung von mindestens 1 cm2 bzw. 100 mm2. Unter den Umfangsbereichen verstehe der Fachmann daher Flächenbereiche, die sich außerhalb derartiger Perforationen in einer Größenordnung von ca. 100 mm2 befänden, während Vorsprünge innerhalb derartiger Perforationen lägen. Nach dem Verständnis des Fachmanns sei ersichtlich entscheidend, in der Sohlenfläche zumindest eine Makroperforation auszubilden, die in der Terminologie des Klagepatents makroskopischen Charakter habe und dementsprechend eine Fläche in der Größenordnung von 100 mm2 aufweise. Vor diesem Hintergrund sehe er die in Bezug auf die Bodenkontaktflächen angesprochene Aufteilung in Umfangsbereiche außerhalb und Vorsprünge innerhalb dieser Makroperforationen. Für eine weiter verengende Auslegung des Begriffs „Umfang“ fehle es an Raum.
  95. Die Kammer habe auch den Begriff der „Vorsprünge“ zutreffend ausgelegt. Nach der Erfindung müssten diese gegenüber der tragenden Schicht „vorspringen“, um einen Teil der Bodenkontaktflächen zu bilden und sich insoweit durch die Makroperforation erstrecken. Eines direkten Einspritzens auf die tragende Schicht bedürfe es nicht. Entscheidend sei allein, dass sie gegenüber der tragenden Schicht in Richtung Boden vorspringen und bei bestimmungsgemäßem Gebrauch einen Teil der Bodenkontaktfläche bilden. Dafür, dass die Vorsprünge wie von der Beklagten gefordert „das Gewicht des Trägers auf den Boden bringen“ müssten, biete Patentanspruch 1 keinen Anhaltspunkt. Ausreichend, aber auch erforderlich sei die Erstreckung von der tragenden Schicht aus bis hin zum Bodenkontaktbereich. Darüber hinaus müssten die Vorsprünge als Teil der Laufsohle durch direktes Einspritzen in eine Form, in der sich die tragende Schicht befinde, hergestellt werden. Die Durchdringung des Maschenwerks mit dem Kunststoffmaterial der Laufsohle sei allerdings nur perimetrisch, also in den Randbereichen der Makroperforation, erforderlich, um dort eine hermetische Verbindung herzustellen. Einer Durchdringung der Laufsohle im Bereich der Vorsprünge bedürfe es nicht.
  96. In Bezug auf das im Patentanspruch genannte Verfahren bedürfe es keines einstufigen Einspritzvorgangs. Das Herstellen der Laufsohle in einem zweistufigen Spritzvorgang sei merkmalsgemäß, solange in beiden Stufen Kunststoffmaterial der Laufsohle eingespritzt werde bzw. die hergestellte Sohle eine Struktur habe, wie sie aus einem derartigen, ggf. mehrstufigen Herstellungsverfahren hervorgehe. Dass die gesamte Laufsohle monolithisch exakt aus demselben Kunststoff mit einer einzigen Spritzung hergestellt sei, verlange Patentanspruch 1 nicht. Insbesondere sei das Herstellen eines Lüftungseinsatzes in einem ersten Einspritzschritt merkmalsgemäß, wenn dieser Lüftungseinsatz einen Teil der Laufsohle bilde, die in einem zweiten Einspritzschritt vervollständigt werde. Als Teil der Laufsohle müssten auch die Vorsprünge über eine Struktur verfügen, wie sie durch das merkmalsgemäße Einspritzen entstehe. Nicht erforderlich sei allerdings, dass die Vorsprünge das Maschenwerk der tragenden Schicht durchdringen.
  97. Von der so umschriebenen technischen Lehre mache die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß Gebrauch. Unstreitig verfüge sie über eine wasserdichte und atmungsaktive Sohle, die eine Laufsohle, eine Membran und unter der Membran eine Maschenwerkschicht als tragende Schicht aufweise. Die tragende Schicht unter der Membran bestehe vollständig aus Maschenwerk und bilde einen einzelnen großflächigen Makroabschnitt, weil sie einheitlich aus dem besagten Maschenwerk bestehe und eine Fläche von deutlich mehr als 1 cm2 einnehme. Weiter sei die Membran wasserundurchlässig und wasserdampfdurchlässig und oberhalb der tragenden Schicht in dem Makroabschnitt, den sie bedecke, verbunden. Einer Erstreckung über die gesamte Sohlenfläche bedürfe es weder in Bezug auf die tragende Schicht noch hinsichtlich der Membran.
  98. Außerdem verfüge die angegriffene Ausführungsform auch über eine erfindungsgemäße Laufsohle aus Kunststoff und habe in ihren Makroabschnitten, also im Bereich der tragenden Schicht, eine durchgängige Makroperforation mit einer Querschnittsfläche von deutlich mehr als 1 cm2. Zudem weise die Laufsohle eine Bodenkontaktfläche auf und bilde einen Umfang um die beiden Makroperforationen aus, innerhalb dessen sich Vorsprünge befänden. Bei dem Umfang handele es sich um den äußersten Ring des Lüftungseinsatzes sowie die umgebende weitere Sohlenfläche. Die Vorsprünge würden durch das Ventilatorgitter gebildet, das aus den Ventilatorflügeln und den beiden inneren konzentrischen Ringen bestehe. Die konzentrischen Ringe seien Teil der Bodenkontaktfläche. Der Boden weise regelmäßig gewisse Unregelmäßigkeiten auf, die dazu führten, dass auch die etwas weniger erhabenen konzentrischen Ringe beim erfindungsgemäßen Gebrauch mit dem Boden in Kontakt kämen, zumal der Laufsohlenkunststoff kompressibel sei. Überdies bildeten sowohl die drei Ventilatorflügel als auch die sich zwischen ihnen erstreckenden konzentrischen Ringelemente mehrere Vorsprünge aus, die sich durch die Makroperforation erstrecken. Schließlich sei die Herstellung eines Lüftungseinsatzes Teil der Herstellung der Laufsohle, wenn der Lüftungseinsatz wie bei der angegriffenen Ausführungsform einen Teil der Laufsohle bilde. Der Kunststoff, der bei der Herstellung des Lüftungseinsatzes direkt auf die tragende Schicht aufgespritzt werde und diese durchdringe, sei Laufsohlenkunststoff. Das spätere Anspritzen von weiterem Laufsohlenkunststoff an den Lüftungseinsatz der angegriffenen Ausführungsform ändere nichts daran, dass bereits der Lüftungseinsatz Teil der Laufsohle sei, auch wenn der Kunststoff des Lüftungseinsatzes mit bloßem Auge von dem übrigen Laufsohlenkunststoff unterscheidbar sei.
  99. Für eine Aussetzung bestehe kein Anlass. Bei der erst nach Abschluss der ersten Instanz erhobenen Nichtigkeitsklage handele es sich um ein neues, verspätetes und daher zurückzuweisendes Verteidigungsmittel. Abgesehen davon sei die durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte technische Leere neu. Zudem greife auch der durch die Beklagte erhobene Einwand der unzulässigen Erweiterung nicht durch.
  100. Diesem Vorbringen ist die Beklagte entgegengetreten.
  101. Die durch die Klägerin im Verfahren 4b O 75/19 bei dem Landgericht Düsseldorf als Anlagen LSG 18 und LSG 19 vorgelegten Muster hat der Senat beigezogen. Sie waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung.
  102. Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.
  103. II.
  104. Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht in dem Angebot und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatents gesehen und die Beklagte wegen unmittelbarer Patentverletzung zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Vernichtung sowie zum Rückruf und zum Schadenersatz verurteilt. Der Klägerin stehen entsprechende Ansprüche aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB zu.
  105. 1.
    Das Klagepatent betrifft unter anderem eine verbesserte und atmungsaktive Sohle für Schuhe.
  106. Wasserdichte und atmungsaktive Schuhe aus Kunststoff sind bereits im Stand der Technik bekannt. So offenbart die WO 97/1XXV, deren Figur 3 nachfolgend zu Veranschaulichungszwecken eingeblendet ist, eine Sohle, die eine Zwischen- und eine Laufsohle umfasst.
  107. Die Zwischensohle umfasst ihrerseits eine Membran aus einem wasserundurchlässigen und wasserdampfdurchlässigen Material, die mit einer unteren Schutzschicht aus einem hydroylseresistenten, wasserabweisenden, atmungsaktiven und/oder perforierten Material verbunden ist. Demgegenüber ist die perimetrisch und hermetisch mit der Zwischensohle verbundene Laufsohle aus perforiertem Elastomer hergestellt (Abs. [0003] f.).
  108. Die aus der WO 98/5XXP bekannte wasserdichte und atmungsaktive Sohle umfasst, wie die nachfolgend beispielhaft eingeblendete Figur 1 dieser Schrift verdeutlicht, eine vormontierte Einlage, in der sich eine wasserundurchlässige und wasserdampfdurchlässige Membran befindet.
  109. Diese ist mit einer unteren Schutzschicht verbunden, die aus einem hydrolyseresistenten, wasserabweisenden, atmungsaktiven und/oder perforierten Material besteht. Die Einlage wird durch ein Element vervollständigt, das darüber gespritzt oder gefügt ist, die Membran und die Schutzschicht umgibt und hermetisch mit ihnen verbunden ist. Sie ist Teil einer Zwischensohle und gemeinsam mit der Zwischensohle mit einer Laufsohle verbunden, die aus perforiertem, darüber gespritztem oder darüber gefügtem Kunststoffmaterial hergestellt ist (Abs. [0005] – [0007]).
  110. In beiden Fällen dient die unter der Membran angeordnete Schutzschicht dazu, sie vor dem Durchdringen durch Fremdkörper zu schützen. Die Schutzschicht besteht normalerweise aus Filz und ist mit der Membran auf atmungsaktive Art durch Punkte von thermoplastischem Klebstoff verbunden, um den Dampfdurchlass von der Innenseite des Schuhs zur Außenseite durch die Löcher zu ermöglichen, die in der Laufsohle bereitgestellt sind (Abs. [0008] f.).
  111. Auch aus der USSN 09/XXQ sowie der EPA Nr. 01XXR sind atmungsaktive und wasserdichte Sohlen für Schuhe bekannt, die zumindest entlang eines Teils ihrer Ausdehnung eine untere wasserdichte Komponente umfassen, welche die Laufsohle bildet. Weiterhin umfassen die Sohlen eine obere Komponente mit einer tragenden Struktur, die mit Löchern versehen ist, verbunden mit Auslässen an mindestens der oberen und seitlichen Oberflächen, und einer wasserdichten, dampfdurchlässigen Membran, die extern mindestens die nach außen weisenden Bereiche der oberen Komponente umgibt. Die untere Komponente und die Membran sind in den Bereichen, in denen Wasser eindringen kann, hermetisch verbunden (Abs. [0010] f.).
  112. Die vorbekannten Sohlen haben zumindest im unteren Bereich Schichten aus einem mikroperforierten Kunststoffmaterial, dessen Löcher über einen Durchmesser von 1 bis 2 Millimetern verfügen. Die Gesamtfläche der Mikroperforationen begrenzt auf jeden Fall die Fläche der Membran, die tatsächlich von dem Austausch von Wärme und Dampf beeinflusst wird (Abs. [0013]).
  113. Obwohl die vorstehend beschriebenen Sohlen einen Austausch von Wärme und Wasserdampf zwischen dem Kleinklima im Schuh und dem externen Kleinklima erzeugen können, reicht ihre Atmungsaktivität unter bestimmten Bedingungen nicht aus, um den erzeugten Dampf vollständig abzuführen und für das richtige Klima im Schuh zu sorgen (Abs. [0012]).
  114. Ausweislich der Klagepatentbeschreibung offenbart die WO 021XXS eine Sohle, die als Grundlage für die Ansprüche 1 und 12 des Klagepatents dient. Schließlich ist aus der WO 97XXT eine atmungsaktive und wasserdichte Laufsohle mit einer zweischichtigen Struktur bekannt, die aus einer elastischen und wasserdampfdurchlässigen Innenschicht und einer, die Innenschicht weniger als 70 % bedeckenden Außenschicht besteht. Dabei ist oberhalb der Innenschicht eine Funktionsschicht angeordnet (Abs. [0014]).
  115. Der Erfindung liegt davon ausgehend unter anderem die Aufgabe zu Grunde, ohne besondere Konstruktionsschwierigkeiten und unter Kostengesichtspunkten wettbewerbsfähig eine wasserdichte und atmungsaktive Sohle für Schuhe bereitzustellen, die in der Lage ist, die Atmungsaktivität der wasserundurchlässigen und wasserdampfdurchlässigen Membran im höchstmöglichen Ausmaß zu nutzen. Dabei soll es die Struktur der Sohle ermöglichen, die Fläche der Membran zu vergrößern, bis sie im Wesentlichen auf die gesamte Fußsohle wirkt (Abs. [0015] bis [0018]).
  116. Zur Lösung dieser Problemstellung sieht Patentanspruch 1 eine Kombination der folgenden Merkmale vor:
  117. 1. Wasserdichte und atmungsaktive Sohle für Schuhe, wobei die Sohle eine Struktur hat, die Folgendes umfasst:
  118. 1.1. eine tragende Schicht (110);
  119. 1.2. eine Membran (113);
  120. 1.3. eine Laufsohle (115).
  121. 2. Die tragende Schicht (110)
  122. 2.1. besteht vollständig aus Maschenwerk oder aus Filz
  123. und
  124. 2.2. bildet demzufolge einen einzelnen großflächigen Makroabschnitt (111) aus.
  125. 3. Die Membran (113)
  126. 3.1. besteht aus Material, das wasserundurchlässig und wasserdampfdurchlässig ist;
  127. 3.2. ist oberhalb der tragenden Schicht (110) zumindest in dem Makroabschnitt (111), den sie bedeckt, verbunden.
  128. 4. Die Laufsohle (115)
  129. 4.1. besteht aus Kunststoffmaterial mit zumindest einer durchgängigen Makroperforation (116) in dem Makroabschnitt (111);
  130. 4.2. weist eine Bodenkontaktfläche auf, die aus einem Umfang (115a) und Vorsprüngen (115b) ausgebildet ist;
  131. 4.2.1. Die Vorsprünge erstrecken sich durch die zumindest eine durchgängige Makroperforation (116).
  132. 4.3. ist zumindest am Umfang der Makroperforation (111) hermetisch mit der Membran (113) und mit der tragenden Schicht (110) verbunden,
  133. 4.4 wird direkt in eine Form auf die tragende Schicht (110) eingespritzt, wobei zumindest das Maschengewebe des Maschenwerks oder der Filz, welcher durch Maschenwerk begrenzt ist, perimetrisch durchdrungen wird, um die Membran (113) zu erreichen und sich hermetisch mit ihr zu verbinden.
  134. 2.
    Vor dem Hintergrund des Vorbringens der Parteien bedarf die technische Lehre des Klagepatents näherer Erläuterung.
  135. a)
    Um die angestrebte Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit der Sohle zu erreichen, ist patentgemäß ein – mindestens – dreischichtiger Aufbau vorgesehen, der von innen nach außen aus einer Membran (Merkmal 1.2. und Merkmalsgruppe 3.), einer tragenden Schicht (Merkmale 1.1. und Merkmalsgruppe 2.) sowie einer Laufsohle (Merkmal 1.3. sowie Merkmalsgruppe 4.) besteht.
  136. b)
    Die tragende Schicht zeichnet sich dadurch aus, dass sie vollständig aus Maschenwerk oder Filz besteht (Merkmal 2.1.). Auch wenn sich die Klagepatentbeschreibung lediglich am Rande mit der näheren Ausgestaltung der tragenden Schicht und insbesondere mit der ihr patentgemäß zugedachten Funktion befasst, ist dem Fachmann mit Blick auf das Material und die vorgesehene Schichtenfolge klar, dass der tragenden Schicht eine Funktion zukommt, wie sie im Zusammenhang mit dem beschriebenen Stand der Technik der ebenfalls aus Filz bestehenden Schutzschicht erläutert wird: Sie dient dazu, die darüber angeordnete Membran vor dem Durchdringen durch Fremdkörper zu schützen, die durch die Öffnungen in der Laufsohle eingedrungen sind (Abs. [0008]). Daneben trägt die tragende Schicht die über ihr angeordnete Membran. Sie bildet mit anderen Worten deren Grundlage. Anhaltspunkte dafür, dass der tragenden Schicht darüber hinaus auch eine „stützende Funktion“ zukommen soll, sucht der Fachmann in der Klagepatentbeschreibung vergebens. Dass der Fachmann den Begriff der „tragenden Schicht“ zwingend mit einer solchen Stützfunktion verbindet, ist nicht ersichtlich. Insbesondere ist das durch die Beklagte als Anlage B 4 vorgelegte Privatgutachten insoweit unergiebig. Der Sachverständige beschäftigt sich allein mit der Frage, ob das bei der angegriffenen Ausführungsform zu findende feine Maschengewebe aus Polyamidfasern eine stützende Funktion hat, ohne zuvor die Bedeutung des Begriffs der „tragenden Schicht“ anhand des Patentanspruchs und der Klagepatentbeschreibung zu klären.
  137. Soweit die tragende Schicht darüber hinaus einen einzelnen großflächigen Makroabschnitt ausbilden soll, lässt dies entgegen der Auffassung der Beklagten nicht den Schluss zu, die tragende Schicht müsse sich über die gesamte Sohle erstrecken.
  138. Für die der tragenden Schicht zukommende Trage- und Schutzfunktion der Membran ist entscheidend, dass sich die tragende Schicht im Bereich der Membran und der Makroperforation befindet. Einer Erstreckung der tragenden Schicht über diesen Bereich hinaus bedarf es dafür nicht.
  139. Abgesehen davon gibt auch der für die Reichweite des Schutzbereichs maßgebliche Patentanspruch für ein solch enges Verständnis nichts her. Danach besteht die tragende Schicht vollständig aus Maschenwerk oder Filz und bildet demzufolge einen einzelnen großflächigen Makroabschnitt („a single large macroportion“; Merkmalsgruppe 2., Hervorhebung hinzugefügt). Dieser ist dementsprechend die Folge der vollständigen Ausbildung der tragenden Schicht aus Maschenwerk oder Filz, aus welcher der eine einzelne Makroabschnitt resultiert. Nichts gesagt ist damit zur Größe der tragenden Schicht. Diese kann die gesamte Sohle einnehmen. Zwingend ist dies jedoch nicht. Macht die tragende Schicht von dieser Möglichkeit Gebrauch, muss sie – anders als in dem durch die Klagepatentbeschreibung als nicht erfindungsgemäß bezeichneten ersten Ausführungsbeispiel (vgl. Abs. [0021]) – vollständig aus Maschenwerk oder Filz bestehen und infolgedessen einen einzelnen großflächigen Makroabschnitt bilden. Nicht in den Schutzbereich fällt somit eine Gestaltung, bei der die tragende Schicht Abschnitte aus weiteren Materialien enthält, wie dies beispielhaft in Figur 1 in Gestalt der Abschnitte (12) gezeigt ist (vgl. Abs. [0024]). Ebenso erfindungsgemäß ist jedoch auch eine Gestaltung, bei welcher sich die tragende Schicht lediglich auf einen Teilbereich der Sohle erstreckt, solange sie gleichwohl nur aus Maschenwerk oder Filz besteht und demzufolge einen einzelnen großflächigen Makroabschnitt ausbildet. Dass in den Figuren 6 bis 9 lediglich eine Gestaltung mit einer die gesamte Sohle ausfüllenden tragenden Schicht gezeigt ist, rechtfertigt schon deshalb keine andere Bewertung, weil es sich hierbei lediglich um ein Ausführungsbeispiel handelt, auf das die Erfindung nicht reduziert werden darf. Es dient der Veranschaulichung der Erfindung, schränkt jedoch den Schutzbereich nicht ein (BGHZ 160, 204, 210 = GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGH, GRUR 2007, 778, 779, 780 – Ziehmaschinenzugeinheit; GRUR 2008, 779, 783 – Mehrgangnabe; OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.08.2020, Az.: I-2 U 25/19, GRUR-RS 2020, 21040 – Schnellspannvorrichtung; Urt. v. 08.04.2021, Az.: I-2 U 13/20, GRUR-RS 2021, 8206 – Halterahmen II; Urt. v. 22.07.2021, Az.: I-2 U 58/20, GRUR-RS 2021, 21448 – Schwellenelement). Vergleichbares gilt im Hinblick auf Unteranspruch 5, wonach sich die in dem Makroabschnitt zu findende durchgehende Makroperforation im Wesentlichen über die gesamte Fußsohle erstrecken soll. Ebenso wie Ausführungsbeispiele können Unteransprüche zur Auslegung des Hauptanspruchs beitragen. Sie engen dessen Gegenstand jedoch nicht ein, sondern zeigen lediglich, gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Vorteil verbundene Möglichkeiten seiner Ausgestaltung auf. Es ist grundsätzlich unzulässig, den Hauptanspruch im Wege der Auslegung um Merkmale zu ergänzen, die nur in einem Unteranspruch enthalten sind, und ihn dadurch einzuschränken (BGH, GRUR 2016, 1031, 1033 – Wärmetauscher; OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2017, Az.: I-15 U 88/16, GRUR-RS 2017, 147787, Rz. 35 – Flüssigkeitssprüheinrichtung; Urt. v. 17.10.2019, Az.: I-2 U 11/18).
  140. c)
    Die oberhalb der tragenden Schicht angeordnete Membran zeichnet sich dadurch aus, dass sie aus einem wasserundurchlässigen, aber wasserdampfdurchlässigen Material besteht (Merkmal 1.2., Merkmalsgruppe 3.). Sie bildet somit das zentrale Element, um die angestrebte Wasserdampfdurchlässigkeit bei gleichzeitiger Wasserdichtigkeit der Sohle zu gewährleisten. Über die angesprochenen Materialeigenschaften hinaus überlässt das Klagepatent die nähere Gestaltung der Membran dem Fachmann, solange sie nur oberhalb der tragenden Schicht angeordnet ist, den Makroabschnitt bedeckt und dort mit der tragenden Schicht verbunden ist. Nachdem die Membran den Makroabschnitt bedecken soll, ist klar, dass sie nicht kleiner als der Makroabschnitt sein darf. Dieser gibt damit faktisch eine Mindestgröße der Membran vor. Im Übrigen steht es im Belieben des Fachmanns, ob er es hierbei belässt oder ob er die Membran auf die gesamte Fußsohle erstreckt. Eine dahingehende Vorgabe, dass sich die Membran auf die gesamte Fußsohle erstrecken muss, findet sich in dem für die Reichweite des Schutzbereichs maßgeblichen Patentanspruch nicht. Ein solches Erfordernis lässt sich vor diesem Hintergrund auch nicht daraus ableiten, dass Abs. [0016] der Klagepatentbeschreibung als eine Aufgabe die Bereitstellung einer wasserdichten und atmungsaktiven Sohle mit einer Struktur nennt, die es ermöglicht, die Fläche der Membran zu vergrößern, bis sie im Wesentlichen auf die gesamte Fußsohle wirkt. Eine solche, in der Beschreibung des Klagepatents enthaltende Angabe zur „Aufgabe“ der Erfindung kann zwar einen Hinweis auf das richtige Verständnis des Patentanspruchs enthalten. Auch für solche Angaben gilt jedoch – wie für den gesamten übrigen Inhalt der Patentschrift – der Vorrang des Patentanspruchs (BGH, GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung; BGH, GRUR 2016, 921 f. – Pemetrexed). Abgesehen davon lässt sich eine solche angestrebte Wirkung der Membran auch nicht ohne Weiteres mit einer damit korrespondierenden Erstreckung derselben auf die gesamte Fußsohle gleichsetzen. Dass es sich bei der in den Figuren 6 bis 9 gezeigten Gestaltung lediglich um ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel handelt, hat der Senat bereits im Rahmen der Erörterung der Größe der tragenden Schicht ausgeführt. Auf die diesbezüglichen Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.
  141. d)
    Damit die wasserdicht, aber wasserdampfdurchlässig gestaltete Membran ihre Wirkung entfalten kann, bedarf es einer Gestaltung der den Schuh nach unten abschließenden Laufsohle, die einerseits den Durchtritt von Wasser verhindert, andererseits jedoch gleichwohl den Durchtritt von Wasserdampf erlaubt.
  142. aa)
    Letzterem trägt Merkmal 4.1. Rechnung, wonach die aus Kunststoffmaterial bestehende Laufsohle über zumindest eine durchgängige Makroperforation in dem Makroabschnitt verfügen soll.
  143. Was unter einer solchen Makroperforation zu verstehen ist, erläutert das Klagepatent nicht ausdrücklich, nachdem sich die in Abs. [0023] zu findende Definition auf die nicht mehr patentgemäßen Figuren 1 bis 4 bezieht. Dem Fachmann ist jedoch klar, dass es sich hierbei um eine Abgrenzung zu der aus dem Stand der Technik bekannten Mikroperforation handelt, deren Löcher einen Durchmesser in der Größenordnung von 1 bis 2 Millimetern haben (Abs. [0013]). Eine „Makroperforation“ ist daher eine flächenmäßige Lücke in der Laufsohle, über deren Ausdehnung hinweg die tragende Schicht (mit der darauf liegenden Membran) freiliegt. Da die tragende Schicht erfindungsgemäß aus Maschenwerk oder Filz besteht und die Membran wasserdampfdurchlässig ist, bedeutet dies, dass im Bereich der Lücke in der Laufsohle (= Makroperforation) ein ungehinderter Dampfaustausch vom Schuhinneren über die Membran, die tragende Schicht und die Makroperforation (= Lücke in der Laufsohle) stattfinden kann (vgl. Abs. [0015]).
  144. Wie der Fachmann der allgemeinen Beschreibung des Klagepatents entnimmt (vgl. Abs. [0015] – [0019]), geht es der Erfindung darum, für die Schuhsohle eine neue Struktur vorzuschlagen. Es soll mithin ein neuartiges strukturell-konstruktives Konzept für den Sohlenaufbau bereitgestellt werden, das es erlaubt, den Dampfaustausch gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern. Dieses innovative Sohlenaufbaukonzept beruht auf zwei miteinander im Zusammenhang stehenden Überlegungen: Zum einen kommen vergleichsweise groß dimensionierte Makroperforationen in der Laufsohle zum Einsatz, die den Dampfdurchsatz dank ihrer Größe erleichtern und erhöhen. Zum anderen werden die besagten Makroperforationen überall dort angeordnet, wo sich in der Sohle eine Membran befindet. Mit der letztgenannten Maßnahme eines flächenmäßigen Gleichklangs von Membran und Makroperforationen ist sichergestellt, dass die Laufsohle keinen limitierenden Faktor für den membranbedingten Dampfaustausch mehr markiert, es also keine Bereiche der Sohle gibt, in denen die Laufsohle einen dank der an der jeweiligen Position vorhandenen Membran an sich möglichen Dampfaustausch verhindert. Dieses Konzept einer Kombination von besonderen Perforationen in der Laufsohle und ihrer Anordnung im Ausdehnungsbereich der Membran ermöglicht es im Optimalfall, praktisch die gesamte Sohlenfläche als durchgehend atmungsaktive Fläche auszustatten, indem – wie dies die Figur 8 beispielhaft verdeutlicht – eine Membran über die gesamte Sohlenfläche vorgesehen wird und unterhalb der gesamten Membran eine Makroperforation (116) in der Laufsohle ausgebildet wird, so dass sich innerhalb des umlaufenden Sohlenumfangs (115a) zwischen den für das Gehen und Laufen unverzichtbaren Vorsprüngen (115b) mit der darüber liegenden Membran korrespondierende „Atmungskanäle“ ergeben.
  145. Die Möglichkeit, das patentgemäße Strukturkonzept in der geschilderten, optimal wirksamen Weise umzusetzen, bedeutet allerdings noch nicht umgekehrt, dass von der technischen Lehre des Klagepatents nur dort und nur dann Gebrauch gemacht würde, wenn eine auf das Höchste optimierte Ausgestaltung, wie in Figur 8 gezeigt, gewählt wird. Richtigerweise verhält es sich gerade nicht so. Für die Frage der Patentbenutzung kommt es vielmehr allein darauf an, ob die strukturelle Lehre befolgt wird, in der Laufsohle dort, wo sich im Sohlenaufbau eine Membran befindet (was nach dem Belieben des Fachmanns in Bezug auf die Sohlenfläche partiell, aber auch vollflächig geschehen kann), eine Makroperforation vorzusehen.
  146. Wie in Figur 8 gezeigt, kann die Lücke (= Makroperforation) im Extremfall die gesamte Sohlenfläche ausmachen, so dass abgesehen vom Sohlenumfang die ganze übrige Fläche der Sohle von der Laufsohle unbedeckt ist. Da jedoch ein Gehen oder Laufen ausschließlich auf dem Umfangsrand der Sohle nicht möglich ist, muss es verteilt über die Makroperforation Vorsprünge geben, die bezogen auf die eigentliche Lauffläche der Sohle einen das Gehen oder Laufen ermöglichenden Bodenkontakt herstellen. Hiermit befasst sich Merkmal 4.2.1. näher, wonach sich die Vorsprünge durch die zumindest eine durchgängige Makroperforation erstrecken sollen. Der Fachmann entnimmt dem den Hinweis, dass es nicht unbedingt eine einzige über die gesamte Sohlenfläche durchgehende Makroperforation sein muss (Figur 8), sondern dass die Laufsohle auch mit mehreren, voneinander getrennten und beabstandeten Makroperforationen (= Lücken in der Laufsohle) ausgestattet sein kann. Denn die (Lauf-)Vorsprünge sollen sich, im Vertikalschnitt durch die Sohle betrachtet, das heißt von oben nach unten, durch die „zumindest eine“ durchgängige Makroperforation (bis zum Boden, d.h. zum Niveau des Umfangsrandes der Sohle) erstrecken.
  147. Dass dem so ist, machen die Anspruchsmerkmale hinreichend deutlich: Wenn das Klagepatent vorsieht, dass die Membran zumindest in dem Makroabschnitt, den sie bedeckt, mit der tragenden Schicht verbunden ist, so folgt daraus unmittelbar, dass die Membran sich in ihrer flächenmäßigen Ausdehnung nicht vollständig mit der tragenden Schicht decken muss, d.h. kleiner als sie sein kann. Die Membran darf – mit anderen Worten – eine nur partielle Fläche der tragenden Schicht ausmachen. Bestätigt wird dieses Verständnis nachdrücklich durch Unteranspruch 4, der es als eben bloß bevorzugte Ausführungsvariante der Erfindung beschreibt, über die gesamte Sohle hinweg eine einzige, durchgehende tragende Schicht vorzusehen, die oben (= deckungsgleich) von der Membran bedeckt ist. Das Erfordernis einer – erst im Unteranspruch 4 angesprochenen – vollflächigen Membran kann deswegen schon aus systematischen Gründen nicht zum Gegenstand der allgemeinen Lehre des Hauptanspruchs 1 gerechnet werden.
  148. Kann sich aber die dampfdurchlässige Membran auf einen Teilbereich der tragenden Schicht beschränken, so muss gleiches notwendigerweise auch für die Makroperforation gelten. Denn eine Makroperforation in der Untersohle macht technisch überhaupt nur dort einen Sinn, wo sich oberhalb von ihr eine Membran befindet. Zwar besitzt auch die aus Maschenwerk oder Filz gebildete tragende Schicht derartige Eigenschaften; allerdings sieht Merkmal 4.3 vor, dass die Laufsohle am Umfang der Makroperforation hermetisch mit der Membran und der tragenden Schicht verbunden ist. Jenseits einer Makroperforation (= Lücke in der Laufsohle) wird die Laufsohle mithin fest an die tragende Schicht angeschlossen, so dass es in diesem Bereich – trotz atmungsaktiver tragender Schicht – allein deswegen keinerlei Dampfaustausch geben kann. Makroperforationen jenseits der Membran sind daher offensichtlich unnütz.
  149. Aus den geschilderten technischen Zusammenhängen folgt umgekehrt aber zugleich, dass sich auch die tragende Schicht – wie ausgeführt – nicht notwendigerweise über die vollständige Sohlenfläche erstrecken muss. Sie kann sich vielmehr auch auf Teile derselben beschränken. Patentgemäße Aufgabe der tragenden Schicht ist es, – erstens – die Membran zu halten und – zweitens – Schutz gegen das Eindringen von äußeren Fremdkörpern in die Membran zu bieten. Beide Aufgaben kann die tragende Schicht nur dort erfüllen, wo sich eine Membran befindet und eine Makroperforation in der Laufsohle die Gefahr eines Eindringens von Fremdkörpern mit sich bringt. Wo sich keine Membran befindet und deshalb auch keine Lücke in der Laufsohle (= Makroperforation), besteht keine technische Notwendigkeit für eine tragende Schicht, die deswegen auch nicht gefordert werden kann. Patentanspruch 1 bringt dies auch selbst dadurch zum Ausdruck, dass die tragende Schicht einen einzelnen großflächigen Makroabschnitt bilden soll. Die Kennzeichnung als „einzeln“ und „großflächig“ trägt insoweit lediglich dem Umstand Rechnung, dass unter Berücksichtigung der das Gehen und Laufen ermöglichenden (die gebildete Lücke wieder zum Teil verschließende) Vorsprünge in der Makroperforation letztlich in der Laufsohle ausreichend große „Atmungskanäle“ entstehen müssen, die einen Dampfaustausch im Bereich der Membran gestatten. Wären die durch tragende Schicht bereitgestellten Makroabschnitte beliebig klein (und nicht zusammenhängend großflächig), ließen sich keine ausreichend großen Membrane darauf halten, die in der Laufsohle eine korrespondierende, patentgemäß wirksame Makroperforation zulassen würden.
  150. bb)
    Die Merkmalsgruppe 4.2. befasst sich mit der technischen Ausgestaltung der Bodenkontaktfläche.
  151. Dem Fachmann, der sich den Bedeutungsgehalt dieser Merkmalsgruppe zu erschließen versucht, fällt auf, dass die Laufsohle aus Kunststoffmaterial bestehen (Merkmal 4.1.) und eine, aus einem Umfang und Vorsprüngen ausgebildete Bodenkontaktfläche aufweisen soll (Merkmal 4.2.). Bereits die nicht abschließende Formulierung „weist auf“ führt dem Fachmann vor Augen, dass es sich bei der aus Umfang und Vorsprüngen gebildeten Bodenkontaktfläche um eine Mindestkonfiguration der Laufsohle handelt, die weitere, ggf. auch mit dem Boden in Kontakt stehende Bereiche nicht von vornherein ausschließt.
  152. Wollte man dies anders sehen, finden sich jedenfalls weder in Patentanspruch 1 noch in der Klagepatentbeschreibung Hinweise auf die zulässige Größe des „Umfangs“ der Laufsohle. Soweit die Beklagte den Begriff des Umfangs auf die schmalste denkbare alleräußerste Linie reduzieren will, korrespondiert ein solches enges Verständnis allenfalls mit dem in den Figuren 6 bis 9 gezeigten Ausführungsbeispiel. Hierauf lässt sich der Schutzbereich jedoch – wie ausgeführt – nicht reduzieren. Eine entsprechende, den Umfang und damit letztlich den die Makroperforation umgebenden Bereich auf die alleräußerste Linie der Sohle beschränkende Vorgabe lässt sich Patentanspruch 1 nicht entnehmen. Ihre Grenze findet die Größe des „Umfangs“ im Sinne des Klagepatents, das hinsichtlich der dort verwendeten Begriffe sein eigenes Lexikon darstellt (BGH, GRUR 1999, 909, 911 – Spannschraube; GRUR 2016, 361 – Fugenband; GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher; OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.04.2021, Az.: I-2 U 13/20, GRUR-RS 2021, 8206 – Halterahmen II), in der Makroperforation, die sich ihrerseits in dem Makroabschnitt befindet. Der die Makroperforation umgebende Bereich der Laufsohle ist der in Merkmal 4.2. angesprochene Umfang der Bodenkontaktfläche. Die sich durch die Makroperforation erstreckenden Abschnitte der Bodenkontaktfläche sind die Vorsprünge.
  153. Auch die nähere technische Gestaltung der Vorsprünge überlässt das Klagepatent weitgehend dem Fachmann, solange sich diese durch die Makroperforation (und damit nicht durch einen Bereich des Umfangs) erstrecken. Diese können dementsprechend nicht nur eine beliebige Form aufweisen. Ebenso wenig schließt Patentanspruch 1 eine Verbindung der einzelnen Vorsprünge untereinander aus, solange nur genügend Freiraum verbleibt, um den angestrebten Luftaustausch zu gewährleisten. Letzteres findet zwar im Patentanspruch keine ausdrückliche Erwähnung, versteht sich aber bei der stets gebotenen funktionsorientierten Betrachtung von selbst: Trotz der Vorsprünge muss – auch in Abgrenzung zu der im Stand der Technik bekannten Mikroperforation – die Makroperforation erhalten bleiben, mit welcher die Atmungsaktivität der Sohle gewährleistet werden soll. Daran fehlt es, wenn die Vorsprünge so gestaltet sind, dass sie die Makroperforation derart ausfüllen, dass der angestrebte Luftaustausch nicht mehr realisiert werden kann. Soweit die Beklagte Strukturen, die nicht das Gewicht des Trägers auf den Boden bringen, sondern nur zum Schutz der tragenden Schicht über eine Perforation gelegt seien, nicht unter den Begriff des „Vorsprungs“ fassen will, kennt das Klagepatent eine solche Differenzierung zwischen (tragenden) Vorsprüngen und (nicht tragenden) Abdeckungen nicht. Jedes Teil der Bodenkontaktfläche, das sich durch die Makroperforation erstreckt, ist – in Abgrenzung zum Umfang – ein Vorsprung im Sinne des Klagepatents.
  154. cc)
    Um die neben der Atmungsaktivität angestrebte Wasserdichtigkeit der Sohle sicherzustellen, ist die Laufsohle am Umfang der Makroperforation hermetisch mit der
    Membran und der tragenden Schicht verbunden (Merkmal 4.3.). Ergänzend hierzu verlangt Merkmal 4.4., dass die Laufsohle direkt in eine Form auf die tragende Schicht eingespritzt wird, wobei zumindest das Maschengewebe des Maschenwerks oder der Filz, der durch das Maschenwerk begrenzt ist, perimetrisch durchdrungen wird, um die Membran zu erreichen und sich hermetisch mit ihr zu verbinden.
  155. (1)
    Merkmal 4.4. ist ein product-by-process-Merkmal, für dessen Verwirklichung es nicht unbedingt auf die Einhaltung des im Anspruch beschriebenen Herstellungsweges ankommt, sondern darauf, dass die betreffende Sohle diejenigen Sacheigenschaften aufweist, die mit dem in den Anspruch aufgenommenen Herstellungsweg verbunden und deshalb durch ihn „verschlüsselt“ sind. Wird ein Erzeugnis derart durch ein Herstellungsverfahren definiert, ist Gegenstand des Patentanspruchs trotz der Umschreibung durch das Herstellungsverfahren das Erzeugnis als solches. In dieser Art der Umschreibung liegt nicht zwangsläufig eine Bestimmung des Schutzes für das Erzeugnis durch den zu seiner Kennzeichnung angegebenen Verfahrensweg (BGH, GRUR 1993, 651, 655 – Tetraploide Kamille; BGH, Urt. v. 29.09.2016, Az.: X ZR 58/14, BeckRS 2016, 117599 Rz. 8; vgl. ferner BGH, LMuR 2010, 153 Rz. 23 = BeckRS 2010, 18946; BGH, GRUR 2015, 361 Rz. 9 – Kochgefäß; OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.03.2018, Az.: I-2 U 24/17, GRUR-RS 2018, 7207, Rz. 57 – Dauerbackware; GRUR-RR 2020, 137, Rz. 112 – Bakterienkultivierung). Vielmehr ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, ob und inwieweit sich aus dem angegebenen Herstellungsweg durch diesen bedingte Merkmale des daraus erhaltenen Erzeugnisses ergeben, die das Erzeugnis als anspruchsgemäß qualifizieren (BGH, GRUR 2001, 1129, 1133 – Zipfelfreies Stahlband; BGH, GRUR 2005, 749 750 f. – Aufzeichnungsträger; BGH, Urt. v. 29.09.2016, Az.: X ZR 58/14, BeckRS 2016, 117599 Rz. 8; Benkard/Scharen, PatG, 11. Aufl., § 14 Rz. 46). Maßgebend ist dabei – wie stets – wie der angesprochene Fachmann die Angaben zum Herstellungsweg versteht und welche Schlussfolgerungen er hieraus für die erfindungsgemäße Beschaffenheit der auf diesem Wege herstellbaren Sache zieht (BGH, GRUR 2001, 1129, 1133 – Zipfelfreies Stahlband; OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.03.2018, Az.: I-2 U 24/17, GRUR-RS 2018, 7207, Rz. 57 – Dauerbackware).
  156. Hiervon ausgehend ist dem Fachmann klar, dass sich die Bedeutung von Merkmal 4.4. nicht allein auf die Bereitstellung einer hermetischen Verbindung der Laufsohle mit der Membran und der tragenden Schicht beschränken kann. Andernfalls liefe dieses Merkmal im Lichte von Merkmal 4.3. leer. Während Merkmal 4.3. die Verbindung lediglich von ihrer Wirkung her charakterisiert – hermetisch und damit wasserdicht – legt Merkmal 4.4. in Ergänzung hierzu die Art der Verbindung fest: Diese soll dadurch bereitgestellt werden, dass der Kunststoff das (gegebenenfalls den Filz begrenzende) Maschengewebe der tragenden Schicht perimetrisch (d.h. in den Randbereichen) durchdringt und dadurch die Membran erreicht, mit der er sich hermetisch verbindet. Erfindungsgemäß erfolgt die Verbindung der Schichten somit über den sich erhärtenden Kunststoff der Laufsohle, der damit zugleich das Bindemittel darstellt.
  157. 3.
    Ausgehend von einem solchen Verständnis ist das Landgericht zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß von der technischen Lehre von Patentanspruch 1 des Klagepatents Gebrauch macht.
  158. a)
    Zu Recht steht zwischen den Parteien auch in zweiter Instanz nicht in Streit, dass die angegriffene Ausführungsform über eine wasserdichte und atmungsaktive Sohle verfügt (Merkmal 1.). Zudem umfasst die Struktur der Sohle unstreitig eine Membran aus einem wasserundurchlässigen und wasserdampfdurchlässigen Material (Merkmal 3.) sowie eine Laufsohle aus Kunststoffmaterial (Merkmal 4.1.).
  159. b)
    Darüber hinaus verfügt die angegriffene Ausführungsform auch über eine tragende Schicht im Sinne des Klagepatents (Merkmale 1.2., Merkmalsgruppe 2.).
  160. aa)
    Nach den unbeanstandet gebliebenen Feststellungen des Landgerichts befinden sich innerhalb der Sohle der angegriffenen Ausführungsform zwei Lüftungsschlitze, wobei sich die Sohlenstruktur im Bereich dieser Lüftungseinsätze aus der nachfolgend nochmals eingeblendeten Abbildung erkennen lässt (Beschriftung von der Klägerin):
  161. Über dem Lüftungseinsatz (in grau) befindet sich eine aus Tricot bestehende Schicht (110‘), über der die atmungsaktive und wasserundurchlässige Membran (113‘) angeordnet ist. Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit dieser entscheidungserheblichen Feststellungen begründen könnten, sind nicht ersichtlich, weshalb der Senat diese Tatsachen seiner Entscheidung ebenfalls zugrunde zu legen hat (§ 529 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO).
  162. bb)
    Bei der unterhalb der Membran angeordneten „Tricot-Schicht“ handelt es sich um eine tragende Schicht im Sinne des Klagepatents. Sie befindet sich unterhalb der Membran und trägt diese damit im Sinne des Klagepatents. Dass die Schicht darüber hinaus auch aus einem Maschengewebe besteht, hat die Beklagte nicht erheblich in Abrede gestellt. Die durch die Beklagte in diesem Zusammenhang angesprochene Differenzierung zwischen einem „Maschengewebe“ und einem „feinen Maschengewebe“ (vgl. Privatgutachten, Anlage B 4, S. 27 unten) hat in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden. Ausreichend, aber auch erforderlich ist nur, dass die unterhalb der Membran angeordnete tragende Schicht aus einem „Maschengewebe“ besteht, worunter in Ermanglung gegenteiliger Anhaltspunkte auch ein „feines Maschengewebe“ fällt. Einer „stützenden Funktion“ der tragenden Schicht bedarf es – wie ausgeführt – nicht. Daraus, dass Unteranspruch 2 im Gegensatz zu Patentanspruch 1 von einem „feinen Maschengewebe“ spricht, folgt nichts anderes. Die dort angesprochene Schicht aus „feinem Maschengewebe“ ist oberhalb der wasserdichten und dampfdurchlässigen Schicht der Membran angeordnet und trägt diese. Dass diese, in einem anderen Bereich abgeordnete Schicht zwingend aus einem „feinen Maschengewebe“ bestehen muss, lässt nicht den Schluss zu, die tragende Schicht dürfe keinesfalls aus einem solchen Material bestehen. Im Gegenteil weist der Unteranspruch 2 auch einem solchen Material eine tragende Funktion zu („zum Tragen desselben“). Ein abweichendes Verständnis ist auch nicht mit Blick auf das Rechtsbestandsverfahren gerechtfertigt. Es ist unerheblich, ob der Fachmann in jedem vorveröffentlichten Dokument, das eine wasserdichte und wasserdampfdurchlässige Schicht offenbart, unter Zugrundelegung eines solchen Verständnisses die tragende Schicht mitliest. Ein Patentanspruch darf grundsätzlich nicht nach Maßgabe dessen ausgelegt werden, was sich nach Prüfung des Standes der Technik als patentfähig erweist. Grundlage der Auslegung ist vielmehr allein die Patentschrift (BGHZ 156, 179, 186 = GRUR 2004, 47 – blasenfreie Gummibahn I; GRUR 2012, 1124, 1126, Rz. 28 – Polymerschaum; OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.10.2019, Az.: I-2 U 11/18).
  163. cc)
    Dass sich die tragende Schicht nicht über die gesamte Sohlenfläche erstreckt, führt unter Zugrundelegung des bereits im Einzelnen erläuterten Verständnisses der Erfindung ebenso wenig aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus wie die Anordnung einer weiteren tragenden Schicht in einem anderen Bereich der Sohle. Patentgemäß umfasst die Sohle eine tragende Schicht, eine Membran und eine Laufsohle. Bereits aus der Formulierung des Patentanspruchs geht daher klar hervor, dass es sich hierbei um Mindestanforderungen an die Gestaltung der Sohle handele. Diese kann daher auch weitere Schichten enthalten, soweit dadurch der patentgemäße Schichtaufbau (insbes. Membran oberhalb des Makroabschnitts der tragenden Schicht; Laufsohle mit einer Makroperforation innerhalb des Makroabschnitts) nicht beeinträchtigt wird. Dementsprechend steht es einer Verwirklichung der Lehre auch nicht entgegen, wenn sich in der Sohle ein weiterer, ggf. ebenfalls den Anforderungen des Klagepatents entsprechender Schichtaufbau findet.
  164. c)
    Des Weiteren bedeckt die Membran den Makroabschnitt der tragenden Schicht, auf die sie auflaminiert und daher mit ihr verbunden ist. Gründe, weshalb es sich bei einem solchen Auflaminieren nicht um eine den Vorgaben des Patentanspruchs entsprechende Verbindung handeln soll, sind nicht ersichtlich. Patentanspruch 1 enthält keinerlei Vorgaben zur Art der Verbindung beider Schichten. Erfindungsgemäß ist dementsprechend jede Verbindung im Bereich des Makroabschnitts. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts wird Bezug genommen.
  165. d)
    Schließlich verfügt die angegriffene Ausführungsform auch über eine erfindungsgemäße Laufsohle (Merkmal 1.3., Merkmalsgruppe 4).
  166. aa)
    Nach den unbeanstandet gebliebenen und dementsprechend auch im Berufungsverfahren zugrundezulegenden tatsächlichen Feststellungen des Landgerichts weist die aus Kunststoff bestehende Laufsohle im Bereich des Lüftungseinsatzes eine Durchbrechung auf, in der sich der Lüftungseinsatz („Plug“) befindet, wie dies aus der nachfolgend eingeblendeten Abbildung ersichtlich ist:
  167. Die tragende Schicht mit der Membran ist an ihrem Rand in den Plug eingegossen. Wie die nachfolgende Einblendung verdeutlicht, ist der Plug seinerseits in das weiße Kunststoffmaterial der übrigen Sohle eingelassen:
  168. Dabei sind die konzentrischen Kreise mit den aufgebrachten Ventilatorflügeln nicht auf die tragende Schicht aufgebracht. Vielmehr können Luft und Wasserdampf durch den Makroabschnitt und die Öffnungen diffundieren.
  169. bb)
    Ausgehend von einem solchen Aufbau der Sohle bildet das weiße Kunststoffmaterial der Laufsohle mit dem Rand des Plugs im Bereich des übrigen Plugs eine Durchbrechung, die eine durchgängige Makroperforation in dem Makroabschnitt darstellt. Dies veranschaulichen die nachfolgend eingeblendete Abbildungen, in welchen der Makroabschnitt mit der Bezugsziffer 111‘ und die Makroperforation mit dem Bezugszeichen 116‘ gekennzeichnet sind:
  170. cc)
    Des Weiteren weist die angegriffene Ausführungsform auch eine aus einem Umfang und Vorsprüngen im Sinne des Klagepatents ausgebildete Bodenkontaktfläche auf (Merkmale 4.2. und 4.2.1.). Dabei werden die Vorsprünge durch das Ventilatorgitter gebildet, das aus den Ventilatorflügeln und den konzentrischen Kreisen besteht. Dass Letztere etwas weniger erhaben sind als die Ventilatorflügel, steht ihrer Einordnung als Bestandteil der Bodenkontaktfläche nicht entgegen. Zu Recht weist die Klägerin darauf hin, dass der Boden regelmäßig gewisse Unebenheiten aufweist, die dazu führen, dass auch die etwas weniger erhabenen konzentrischen Ringe beim bestimmungsgemäßen Gebrauch mit dem Boden in Kontakt kommen. Wie sich insbesondere auch anhand der durch die Parteien vorgelegten Muster erkennen lässt, entspricht die Erhabenheit der Ventilatorflügel derjenigen typischer Profiltiefen, wobei der Bodenkontakt unterschiedlicher Profiltiefen, zumal dann, wenn der Laufsohlenkunststoff wie hier kompressibel ist, auch dem mit technischen Laien besetzten Senat hinlänglich bekannt ist. Dass es sich trotz ihrer Verbindung auch um mehrere Vorsprünge handelt, hat der Senat bereits im Rahmen der Auslegung des Klagepatents im Einzelnen erläutert. Patentanspruch 1 schließt eine Verbindung der einzelnen Vorsprünge nicht aus. Dementsprechend bilden die drei Ventilatorflügel wie auch die sich zwischen ihnen erstreckenden konzentrischen Ringelemente Vorsprünge im Sinne des Klagepatents aus, wobei das Ventilatorgitter auch in vertikaler Richtung von der tragenden Schicht bis zum Boden reicht, so dass sich die Ventilatorflügel auch durch die Makroperforation erstrecken.
  171. dd)
    Dass die Laufsohle darüber hinaus zumindest im Umfang der Makroperforation hermetisch mit der Membran und der tragenden Schicht verbunden ist (Merkmal 4.3.), hat bereits die Kammer im Einzelnen zutreffend dargelegt. Die Beklagte hat dem im Berufungsverfahren nichts Erhebliches entgegenzusetzen vermocht, so dass auf die diesbezüglichen Ausführungen im erstinstanzlichen Urteil (dort S. 30 oben) Bezug genommen werden kann.
  172. ee)
    Schließlich macht die angegriffene Ausführungsform auch von dem product-by-process-Merkmal 4.4. wortsinngemäß Gebrauch.
  173. Nach den unbeanstandet gebliebenen Feststellungen im erstinstanzlichen Urteil wird die Laufsohle der angegriffenen Ausführungsform in einem „Injection-Molding-Verfahren“ direkt an den Schuh angespritzt. Dafür werden zunächst die Plugs hergestellt, indem die tragende Schicht und die Membran mit Kunststoff umspritzt werden. Hierbei wird das Maschengewebe von dem Material des Plugs hermetrisch durchdrungen und erreicht die Membran (Urteil, S. 30 f.). Damit ist die durch Merkmal 4.4. geforderte hermetische Verbindung der Schichten über den Kunststoff der Laufsohle gegeben. Mehr verlangt Patentanspruch 1 in diesem Zusammenhang nicht. Dass sich das Material des Plugs von demjenigen der übrigen Laufsohle unterscheidet, kann schon deshalb nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents herausführen, weil Patentanspruch 1 an keiner Stelle die Ausgestaltung der Laufsohle aus einem einzigen Kunststoffmaterial fordert. Die Zugehörigkeit des Plugs zur Bodenkontaktfläche hat der Senat bereits im Einzelnen begründet. Darüber hinaus steht es einer Verwirklichung der technischen Lehre des Klagepatents auch nicht entgegen, dass die Herstellung des Plugs und der Laufsohle in zwei getrennten Verfahrensabschnitten erfolgt: Auch wenn Merkmal 4.4. ein Verfahren beschreibt, handelt es sich hierbei um ein product-by-process-Merkmal, welches einen Sachschutz gewährt. Abgesehen davon, dass bereits Merkmal 4.4. keinen Herstellungsvorgang beschreibt, bei dem die gesamte Laufsohle zwingend aus einem einheitlichen Kunststoffmaterial in genau einem Verfahrensschritt gegossen werden muss, ist Gegenstand des Patentschutzes trotz der Umschreibung durch das Herstellungsverfahren das Erzeugnis als Solches. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass das Maschengewebe bzw. der Filz der tragenden Schicht durch das Kunststoffmaterial der Laufsohle bis zur Membran perimetrisch durchdrungen und so eine hermetische Verbindung dieser drei Schichten hergestellt wird. Genau eine solche Verbindung findet sich bei der angegriffenen Ausführungsform.
  174. 3.
    Ausgehend von diesen Überlegungen hat das Landgericht im Angebot und im Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland zutreffend eine unmittelbare wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG gesehen. Dass die Beklagte im Hinblick auf die vorstehend dargelegte Schutzrechtsverletzung zur Unterlassung, Auskunftserteilung sowie zum Rückruf und zur Vernichtung verpflichtet ist, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend dargelegt. Ebenso richtig und mit tragfähiger Begründung ist die Kammer von einer Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz sowie zur Rechnungslegung ausgegangen. Auf die diesbezüglichen Ausführungen kann zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden.
  175. 4.
    Die durch die Beklagte nunmehr parallel zum Berufungsverfahren erhobene Nichtigkeitsklage bietet für eine Aussetzung der Verhandlung keinen Anlass, § 148 ZPO.
  176. a)
    Wenn das Klagepatent mit einem Einspruch oder mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; andernfalls hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten). Denn eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Beklagten zur Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, zum Rückruf sowie zur Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet es, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff auf den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung bzw. durch Erhebung eines Einspruchs führen zu können, sondern auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein – und gegebenenfalls das einzige – Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem erhobenen Einspruch/der anhängigen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten).
  177. b)
    Wurde das Klagepatent bereits in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestätigt, so hat das Verletzungsgericht grundsätzlich die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Klagepatents hinzunehmen. Grund, die parallele Rechtsbestandsentscheidung in Zweifel zu ziehen und von einer Verurteilung vorerst abzusehen, besteht nur dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der Angriff auf den Rechtsbestand nunmehr auf (z. B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben (st. Rspr., vgl. OLG Düsseldorf, Urt. vom 06.12.2012, Az.: I – 2 U 46/12, BeckRS 2013, 13744; Urt. v. 17.10.2019, Az.: I-2 U 11/18, BeckRS 2019, 31342; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl., Abschn. E, Rz. XXG).
  178. c)
    Ausgehend von diesen Grundsätzen bietet die durch die Beklagte nunmehr erhobene Nichtigkeitsklage keinen Anlass, die Verhandlung im Verletzungsverfahren auszusetzen und die Entscheidung des Bundespatentgerichts abzuwarten.
  179. aa)
    Die Einspruchsabteilung hat das Klagepatent in der streitgegenständlichen Fassung für schutzfähig erachtet (vgl. Anlage LSG 19). Dieses fachkundige Votum hat der Senat bei seiner Aussetzungsentscheidung zu berücksichtigen. Das gilt umso mehr, da sämtliche durch die Beklagte nunmehr unter dem Gesichtspunkt der fehlenden Neuheit angesprochenen Schriften auch bereits Gegenstand des Einspruchsverfahrens waren. Hinzu kommt, dass es sich hierbei überwiegend auch um bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigten und in der Klagepatentbeschreibung gewürdigten Stand der Technik handelt.
  180. bb)
    Abgesehen davon trägt die erstmals im Berufungsverfahren erhobene Nichtigkeitsklage das Aussetzungsbegehren der Beklagten auch im Übrigen nicht.
  181. (1)
    Entgegen der Auffassung der Klägerin lässt sich der Aussetzungsantrag allerdings nicht bereits aus prozessualen Gründen zurückweisen. Zwar stellt dieser ein neues Verteidigungsmittel dar, das im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen der §§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 ZPO Berücksichtigung finden kann. Die dem Aussetzungsantrag zugrundeliegende Nichtigkeitsklage war jedoch erstinstanzlich noch nicht erhoben, so dass sie als nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung in der Vorinstanz entstandenes Verteidigungsmittel gemäß § 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen ist (BGH NJW-RR 2005, 1687 f.; GRUR 2011, 853, 854 – Treppenlift; Musielak/Voit/Ball, 18. Aufl., § 513 Rz. 19; MüKo ZPO/Rimmelspacher, 6. Aufl., § 531 Rz. 26).
  182. (2)
    Das bedeutet allerdings nicht, dass die verzögerte Erhebung der Nichtigkeitsklage für die Beklagte folgenlos wäre. Diese führt zu einer deutlich späteren Entscheidung des Bundespatentgerichts, wodurch sich bei einer Aussetzung auch das Verletzungsverfahren entsprechend verlängert. Nachdem die Laufzeit des Klagepatents begrenzt ist, führt jedes Hinausschieben der Entscheidung im Verletzungsverfahren zu einer Beeinträchtigung der Rechte des Patentinhabers. Für den Fall des erstinstanzlichen Unterliegens des Klägers liegt dies auf der Hand. In einem solchen Fall hindert die Aussetzung die zeitnahe Titulierung seines Unterlassungsanspruchs, was zu dessen vollständigen Leerlaufen führen kann (vgl. zu dieser Problematik im Zusammenhang mit der Einstellung der Zwangsvollstreckung: BGH, GRUR 2000, 862 – Spannvorrichtung; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 16.04.2020, Az.: I-2 U 11/20; Beschl. v. 05.08.2019, Az.: I-2 U 35/19, BeckRS 2019, 24918; Beschl. v. 05.08.2019, Az.: I-2 U 28/19; Beschl. v. 14.07.2021, Az.: I-2 U 13/21; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 326 – Mobiltelefone; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 50 – Leiterbahnstrukturen; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 09.04.2015, Az. 6 U 168/14, BeckRS 2015, 18619, jew. m.w.N.). Aber auch im Fall seines erstinstanzlichen Obsiegens ist die Aussetzung für den Kläger mit Nachteilen verbunden, da er die Zwangsvollstreckung auch weiterhin nur gegen Sicherheitsleistung betreiben kann und dem aus § 717 Abs. 2 ZPO erwachsenden Schadenersatzrisiko unterliegt. Daher ist es an der Beklagten, beizeiten klare Verhältnisse zu schaffen.
  183. Verlässt sie sich erstinstanzlich auf ihre Argumentation zur vermeintlichen Nichtverletzung und entscheidet sich erst in zweiter Instanz zu einem Angriff auf den Rechtsbestand des Klagepatents, ist dem durch eine restriktive Aussetzungspraxis Rechnung zu tragen. Eine Aussetzung kommt in einem solchen Fall nur dann in Betracht, wenn es in hohem Maße wahrscheinlich erscheint, dass das Klagepatent aufgrund der Nichtigkeitsklage widerrufen oder vernichtet wird.
  184. (3)
    Davon kann im Hinblick auf den durch die Beklagte entgegengehaltenen Stand der Technik keine Rede sein.
  185. (a)
    Die WO 98/5XXP (Anlagen BK 12/BK 12a) verhilft dem Aussetzungsbegehren der Beklagten schon deshalb nicht zum Erfolg, weil es sich hierbei um ausdrücklich in der Klagepatentbeschreibung gewürdigten und damit im Erteilungsverfahren berücksichtigten Stand der Technik handelt (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl., Abschn. E, Rz. 815). Abgesehen davon ist die Erfindung in der Entgegenhaltung auch nicht neuheitsschädlich offenbart (Art. 54 EPÜ). Es fehlt bereits an der Offenbarung einer Makroperforation im Sinne des Merkmals 4.1. Anders als die Beklagte durch die schriftsätzlich gewählte Kolorierung zu suggerieren versucht, hat der Fachmann in Ermanglung einer weitergehenden Offenbarung keinen Anlass, die in Figur 1 der Entgegenhaltung gezeigten Kanäle als Makro- und nicht als die bereits im Stand der Technik bekannte Mikroperforation zu begreifen. Abgesehen davon zeigt die Entgegenhaltung auch nicht die durch das product-by-process-Merkmal 4.4. beschriebene Verbindung. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass das Kunststoffmaterial der Laufsohle das Maschengewebe des Maschenwerks oder den durch Maschenwerk begrenzten Filz perimetrisch durchdringt, um die Membran zu erreichen. Die Offenbarung einer solchen Verbindung hat die Beklagte anhand der entgegen der prozessleitenden Verfügung lediglich in englischer Sprache und bruchstückhaft übersetzten WO-Schrift nicht aufzuzeigen vermocht.
  186. (b)
    Auch die WO 97/2XXU (Anlage BK 13) gibt für eine Aussetzung keinen Anlass. Hierbei handelt es sich um die zentrale Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren. Die fachkundig besetzte Einspruchsabteilung hat sich ausführlich mit dieser Entgegenhaltung auseinandergesetzt und Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrages 1, die dem nunmehr streitgegenständlichen Patentanspruch entspricht, aufrechterhalten (Anlage LSG 19). Zwar musste sich die Einspruchsabteilung aufgrund des zwischenzeitlich zurückgenommenen Einspruchs nicht mehr mit möglichen Einwänden gegen diesen Hilfsantrag beschäftigen. Gleichwohl hat sie das Verfahren trotz der Einspruchsrücknahme von Amts wegen fortgeführt (Anlage LSG 19, Ziff. 1.9.) und sich intensiv mit dem Offenbarungsgehalt der vorgenannten Schrift beschäftigt (Anlage LSG 19, Ziff. 2.2.2. ff.). Bedenken hatte die Einspruchsabteilung in Bezug auf den Hilfsantrag, der sich von dem zuvor beanstandeten Hauptantrag insbesondere durch das Merkmal 4.4. unterscheidet, gleichwohl nicht (Anlage LSG 19, Ziff. 2.3.1.), weshalb sie den Einspruch insoweit zurückwies (Anlage LSG 19, Ziff. 2.4.2.). Dass entgegen dem Votum der Einspruchsabteilung in der Entgegenhaltung gleichwohl die Durchdringung der tragenden Schicht mit eingespritztem Kunststoff, perimetrisch durch das Maschenwerk bis hin zur Membran zur Herstellung einer perimetrischen Verbindung offenbart wäre, hat die Beklagte nicht aufzuzeigen vermocht und ist auch nicht ersichtlich.
  187. (c)
    Auch bei der WO 97/1XXV (Anlagen BK 16/16a) handelt es sich um schon im Erteilungsverfahren berücksichtigten und ausführlich in der Klagepatentbeschreibung gewürdigten Stand der Technik, so dass auch sie von vornherein nicht geeignet ist, dem Aussetzungsantrag der Beklagten zum Erfolg zu verhelfen. Abgesehen davon gelten die Ausführungen zur WO `7 auch im Hinblick auf diese Schrift sinngemäß. Weder offenbart die Entgegenhaltung – in Abgrenzung zu den im Stand der Technik bekannten Mikroperforationen – eine Makroperforation, noch hat die Beklagte schlüssig darzulegen vermocht, dass der Fachmann der ebenfalls nur in englischer Sprache vorgelegten Schrift die durch Merkmal 4.4. geforderte spezifische Verbindung zwischen (eingespritzter) Laufsohle, tragender Schicht und Membran entnimmt. Die bereits durch Merkmal 4.3. geforderte hermetische Verbindung genügt hierfür nicht.
  188. (4)
    Eine Aussetzung ist schließlich auch nicht unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung gerechtfertigt.
  189. (a)
    Soweit die Beklagte eine unzulässige Erweiterung in der Forderung nach „zumindest einer durchgängigen Makroperforation“ (Merkmale 4.1. und 4.2.1.) sehen will, geht dieser Angriff bereits deshalb ins Leere, weil der durch sie in diesem Zusammenhang in Bezug genommene Abs. [0044] ausdrücklich mehrere Makroperforationen vorsieht und eine Gestaltung mit einer einzelnen, die gesamte Fußfläche einnehmenden Makroperforation nur als bevorzugte Gestaltung erwähnt („macroperforations 116, for
    example a single large through macroportion 116 that effects substantially all the sole of the foot…“; Hervorhebung hinzugefügt).
  190. (b)
    Überdies beruht Patentanspruch 1 auch nicht im Hinblick auf die sich nach Merkmal 4.2.1. durch die zumindest eine durchgängige Makroperforation erstreckenden Vorsprünge auf einer unzulässigen Erweiterung. Erfindungsgemäß erstrecken sich Vorsprünge stets durch die Makroperforation; sie können lediglich miteinander verbunden sein. Einzelne Abschnitte einer Oberflächenstruktur, welche die Makroperforation überlagern, sind für sich genommen schon keine Vorsprünge. Dem diesbezüglichen Einwand fehlt daher von vornherein die Grundlage.
  191. III.
  192. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
  193. Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.
  194. Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).

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