4a O 39/20 – Unterlegkeil

Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3165

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 16. Dezember 2021, Az. 4a O 39/20

  1. I. Die Klage wird abgewiesen
  2. II. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.
  3. III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
  4. Tatbestand
  5. Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen unmittelbarer sowie mittelbarer Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Schadenersatzfeststellung sowie Vernichtung und Rückruf in Anspruch.
  6. Die Klägerin ist seit dem 17.03.2020 als Inhaberin des deutschen Teils des Europäischen Patents EP 2 XXX 541 (im Folgenden: Klagepatent, vorgelegt als Anlage LSG1, die deutsche Übersetzung als Anlage LSG3) im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen (vgl. Anlage LSG2). Das in französischer Verfahrenssprache erteilte Klagepatent wurde am 25.11.2009 angemeldet.
    Das Europäische Patentamt veröffentlichte am 07.05.2014 den Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents.
    Das Klagepatent steht in Kraft. Die Beklagte hat unter dem 30.10.2020 Nichtigkeitsklage erhoben (Anlage KAP 5). Eine Entscheidung ist bislang nicht ergangen.
    Die geltend gemachten Ansprüche 1, 6 und 7 des Klagepatents lauten in der deutschen Übersetzung wie folgt:
    „1. Unterlegkeil (20, 30, 40), der mehrere Metallschichten (1,2,4,4,5) umfasst, die durch einen Harzfilm (21, 22, 23, 24, 25) voneinander getrennt sind, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, der hat:
    – ein Modul, der größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene,
    – eine lotrechte Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und
    – mindestens eine Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert,
    dadurch gekennzeichnet, dass er mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes (13, 14, 15) hervortritt.“
    „6. Verkeilungsverfahren eines zweiten Teils (32), das eine zweite, nicht waagerechte Fläche (18) auf einem ersten Teil (31) aufweist, das eine erste, nicht horizontale Fläche (17) aufweist, das die Schritte umfasst, die darin bestehen:
    – Bereitstellen eines Unterlegkeils (20, 30, 40), der mehrere Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5, 6) umfasst, die durch einen Harzfilm voneinander getrennt sind, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, mit einem Modul, das größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene und einer lotrechten Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, wobei der Unterlegekeil mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes (13) hervortritt,
    – schrittweises Entfernen einer oder mehrerer Schichten (6, 5, 4) auf einer Seite (9) bis zum Erhalt einer Keildicke, die der Verkeilung entspricht,
    – Platzieren des Unterlegkeils (20, 30, 40) auf die erste Fläche (17) derart, dass der Fuß (13) den Unterlegkeil (20) auf dem ersten Teil (31) hält,
    – Annähern des zweiten Teils (32) an den ersten Teil (31) gegen den Unterlegkeil (20).“
    „7. Herstellungsverfahren eines Unterlegkeils (20, 30, 40), das die Schritte umfasst, bei denen:
    – eine flüssige Lösung zubereitet wird, die ein nicht polymerisiertes Harz und Lösungsmittel im Überfluss umfasst,
    – mehrere Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5) mit der flüssigen Lösung derart beschichtet werden, dass auf mindestens einer Schichtseite ein Harzfilm gebildet wird,
    – die Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5) derart gestapelt werden, dass die voneinander von dem Harzfilm getrennt sind, und
    – das Harz in einen Polymerisationszustand geführt wird, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht mit einem Modul, das größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene, einer lotrechten Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als einer erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und mindestens einer Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren nach Erhalt der Kohäsionskraft zwischen den Schichten einen Schritt umfasst, bei dem mindestens eine Ende (43) des Keils in ein Werkzeug (41, 42) geklemmt wird, ohne es zu spannen, und auf den Keil (20, 30, 40) eine Scherkraft ausgeübt wird, die bewirkt, dass die Schichten übereinander derart gleiten, dass aus der Ebene das Ende in Form eines Klemmfußes (13) heraustritt.“
    Zur Veranschaulichung der beanspruchten Lehre wird weiter nachfolgend Figur 1 verkleinert eingeblendet, welche nach Abs. [0024] eine perspektivische Ansicht eines Mehrschichtprodukts gemäß der Erfindung zeigt:
    Zur Veranschaulichung der beanspruchten Lehre wird weiter nachfolgend Figur 5 eingeblendet, welche nach Abs. [0024] ein erfindungsgemäßes Verwendungsbeispiel eines Abstandsstücks/Unterlegkeil zeigt:
    Unter dem 30.04.2015 wurde zwischen dem ursprünglich im Register als Patentinhaber ausgewiesenen Herrn A und der Klägerin, vertreten durch Herrn B, eine Patentüberlassungsvereinbarung (Anlage LSG4/4a) getroffen.
    Diese lautet in der Übersetzung aus dem Französischen auszugsweise wie folgt:
    (…)
  7. Die Beklagte ist ein Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH mit Sitz in Deutschland, welches auf dem Gebiet der Stanztechnik tätig ist und u.a. Passscheiben aus Metall- und Kunststofffolien fertigt.
    Die Beklagte stellt in Deutschland Unterlegkeile mit der Bezeichnung „M Tech L mit Klemmfuß“ (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform) her (vgl. den Internetauftritt der Beklagten XXX, auszugsweise als Anlage LSG6 vorgelegt) und vertreibt diese über ihre in deutscher Sprache abrufbare Internetseite (vgl. S. 2 der Anlage LSG15).
    Zur Veranschaulichung der angegriffenen Ausführungsform wird nachfolgend die Abbildung der angegriffenen Ausführungsform aus der Klageschrift eingeblendet:
    Die angegriffene Ausführungsform besteht aus schälbaren Schichtblechen, d.h. aus einzelnen Metallfolien, die mit Polymerharzen zu einer Tafel verleimt werden. Dies geschieht durch lagenweises Aufbringen von Laminierharzen auf einzelnen Folien. Es ist möglich, durch Schälen die Folienschichten manuell zu entfernen und so die Dicke des Folienverbandes zu reduzieren (vgl. Glossar der Internetseite der Beklagten, auszugsweise vorgelegt als Anlage LSG8; Anlage LSG7).
    Zudem wird eine, durch die Beklagte in der Klageerwiderung vorgelegte Abbildung der angegriffenen Ausführungsform eingeblendet. Die farbigen Pfeile stammen von der Beklagten. Auf dieser Abbildung ist erkennbar, dass sich am Ende des Keils zwischen den Schichten Stufen bilden (gelbe Pfeile). Die violetten Pfeile kennzeichnen Abstände zwischen den Schichten im Inneren des Unterlegkeils, insbesondere im Knickpunkt.
  8. Zudem werden die Abbildungen der angegriffenen Ausführungsformen aus der Quadruplik der Beklagten, welche zugleich der Anlage LSG 22 (2. und 5. Abbildung) entstammen, eingeblendet (die Markierungen wurden durch die Beklagte eingefügt):
    Die Klägerin mahnte die Beklagte erfolglos ab (vgl. als Anlagen LSG 9, 10).
    Die Klägerin ist der Auffassung, sie sei hinsichtlich sämtlicher Klageanträge aktivlegitimiert. Für zukunftsgerichtete Ansprüche, insbesondere den Unterlassungsantrag sowie für vergangenheitsbezogene Ansprüche seit dem 17.03.2020 ergebe sich dies schon aus dem Registerstand, der die Klägerin seit diesem Datum als eingetragene Inhaberin ausweise. Für vergangenheitsbezogene Ansprüche vor dem 17.03.2020 ergebe sich die Aktivlegitimation aus dem Übertragungsvertrag vom 30.04.2015 (vorgelegt als Anlage LSG4). Dieser sei wirksam, insbesondere habe der Verwaltungsrat den Patentübertragungsvertrag genehmigt (Anlage LSG20/20a). Für den Zeitraum ab dem 30.04.2015 sei die Klägerin ausweislich des Vertrages materielle Inhaberin des Klagepatents geworden, insbesondere von dessen deutschem Teil. Hinsichtlich des Verfügungsgeschäfts sei deutsches Recht maßgeblich, das zugrundeliegende Verpflichtungsgeschäft sei insoweit irrelevant. Aber selbst, wenn französisches Recht anwendbar sein sollte, so ergäbe sich gleichermaßen die Übertragung des Klagepatents auf die Klägerin mit Wirkung vom 30.04.2015, was durch das Kurzgutachten zum französischen Recht (Anlage LSG11) bestätigt würde. Der Vertrag sei im Übrigen auch wirksam. Insbesondere sei der Unterzeichner – Herr A– auf Seiten der Klägerin wirksam hierzu bevollmächtigt gewesen. Dieser sei seit dem Jahr 2008 bis heute „(…)“ (Verwaltungsratsvorsitzender und Generaldirektor) der Klägerin. Als solcher sei er zur umfassenden Vertretung der Klägerin berechtigt und sei daher auch zum Abschluss des Übertragungsvertrages berechtigt gewesen. Der Verwaltungsrat habe den Patentübertragungsvertrag auch genehmigt (Sitzungsprotokoll des Verwaltungsrates vom 30.04.2015, vorgelegt als Anlage LSG 20/20a). Hinsichtlich der Ansprüche, die den Zeitraum 07.06.2014-29.04.2015 beträfen gehe die Klägerin aus abgetretenem Recht vor (Art. 3 Abs. 3 des Übertragungsvertrages). Die Vertragsklausel Art. 3 Abs. 3 beziehe sich nicht nur auf die Ermächtigung zur Rechtverfolgung, sondern auch auf die Abtretung der Ansprüche wegen eventueller Verletzungshandlungen. Dies ergebe sich daraus, dass nach Artikel 3 alle Rechte zur Verfolgung von Verletzungshandlungen übertragen würden sowie aus Artikel 2, wonach sämtliche Rechte in Bezug auf die genannten Patente auf die Klägerin übergingen.
    Die Klägerin ist der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform verwirkliche Anspruch 1 des Klagepatents wortsinngemäß und sei mittels eines Verfahrens gemäß Anspruch 7 des Klagepatents hergestellt worden, so dass auch insoweit eine unmittelbare Verletzung vorliege. Die angegriffene Ausführungsform bilde weiter ein wesentliches Element der durch Anspruch 6 geschützten Erfindung, so dass auch eine mittelbare Klagepatentverletzung vorliege.
    Das Merkmal nach Anspruch 1, wonach ein Wert [der Kohäsionskraft] verlangt sei, der größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Unterlegkeils (Merkmal 1.2.1), sei verwirklicht. Ein Auffächern bzw. Delaminieren im Bereich des Knicks bzw. des Klemmfußes führe nicht aus dem Klagepatent hinaus. Die Funktion dieses Merkmals – den Unterlegkeil durch die Kohäsionskraft in einer Ebene zu halten – werde hiervon nicht beeinträchtigt. Entscheidend sei allein der Zusammenhalt des Unterlegkeils insgesamt sowie der Erhalt der starren Ebene im ebenen Teil des Unterlegkeils. Insoweit komme es für das Merkmal 1.2.1 allein auf das Beabstandungsteil an, es fordere aber nicht, dass der Klemmfuß zusammen bleibe. Im Übrigen ergebe sich auch nicht aus Abs. [0036], dass ständig alle Schichten haften müssten, da anderenfalls die Erfindung gar nicht funktionieren könne, was der Fachmann auch erkenne.
    Merkmal 1.2.3. des Anspruchs 1, wonach mindestens eine Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert, werde ebenfalls durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht. Das Merkmal erfordere insoweit nur, dass ein Gleiten möglich sei, nicht aber dass alle Schichten tatsächlich glitten. Irrelevant sei, ob sich die Schichten im Bereich des Klemmfußes bzw. des Knicks zu einem gewissen Grade lösten. Weder der Merkmalswortlaut noch die Funktionalität stünden dieser Auslegung entgegen. Maßgeblich sei alleine, dass der ebene Teil starr in einer Ebene verbleibe und der hervortretende Klemmfuß eine Festhakfunktion bereitstellen könne.
    Das Merkmal von Anspruch 1, wonach der Unterlegkeil nach Anspruch 1 mindestens ein Ende umfasse, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes hervortritt (1.3.), verlange, dass es sich um einen Endabschnitt eines Unterlegkeils bzw. Abstandsstücks handele und das dieser aus der Ebene des Abstandsstücks heraustrete. Diese sei durch die Festhakfunktion charakterisiert. Weder dem Wortlaut noch der Funktionalität sei indes zu entnehmen, dass die Schichten im Bereich des Klemmfußes nicht auffächern dürften. Die Figuren des Klagepatents seien nur beispielhafte Prinzipiendarstellungen, so dass sich aus diesen ebenfalls kein Verbot des Auffächerns ergäbe.
    Entsprechendes gelte für die diesen Merkmalen nachgebildeten Merkmale des Verfahrensanspruchs 7 (Merkmal 7.4.3 und 7.5). Unabhängig von der gesetzlichen Vermutung des § 139 Abs. 3 PatG könne der Klemmfuß in wirtschaftlich effizienter Weise schlechterdings nicht anders ausgebildet werden als nach Merkmal 7.5 des Anspruchs 7 des Klagepatents, welches ein Einklemmen des fußbildenden Endes in ein Werkzeug ohne es einzuspannen (um das Gleiten zu erlauben) beinhalte und die Ausübung einer Biegekraft zur Erzeugung der Scherkraft, die das Gleiten derart bewirke, dass aus der Ebene das eingeklemmte Ende in Form eines Klemmfußes heraustrete. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem Patent EP XXX B1 (KAP11/11a), da dieses Patent nicht die Herstellung von Unterlegkeilen mit Klemmfuß der dem Festhaken diene, betreffe.
    Merkmal 6.1.3., welches verlange, dass der Unterlegkeil mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes hervortritt, werde ebenfalls verwirklicht. So verlange dies insbesondere nicht, dass der Klemmfuß durch ein Gleiten der Schichten aus der Ebene herausgetreten sei. Mithin erfasse der Anspruch jeden Klemmfuß.
    Die angegriffene Ausführungsform verwirkliche Merkmal 1.2.1, da diese einen starren, ebenen Beabstandungsteil aufweise, in dem die einzelnen Schichten fest miteinander verhaftet seien. Im Übrigen räume die Beklagte selbst ein, dass es Exemplare der angegriffenen Ausführungsform gebe, die nicht auffächerten bzw. delaminierten. Auch sei Merkmal 1.2.3 verwirklicht. Vor dem Knicken der angegriffenen Ausführungsform sei der Unterlegkeil – insoweit unstreitig – vollständig eben und die Metallschichten schlössen auch am Ende des späteren Klemmfußes bündig ab. Beim Knicken entstehe dann – insoweit ebenfalls unstreitig – die Stufung. Deren Ausbildung sei wiederum mit einem Übereinander-Gleiten der Schichten verbunden- dies zeige die gestufte Struktur. Demgemäß sei die angegriffene Ausführungsform auch durch ein Verfahren hergestellt worden, welches das insoweit parallel zur Merkmal 1.2.3 aufgebaute Merkmal 7.4.3 verwirkliche. Schließlich sei auch Merkmal 1.3 verwirklicht, da bei der angegriffenen Ausführungsform am Ende des Unterlegkeils aus der Ebene ein Klemmfuß heraustrete. Insoweit sei unschädlich, dass dieser delaminiere bzw. sich Stufen ausbildeten. Hieraus folge zugleich, dass die angegriffene Ausführungsform nur durch ein Verfahren hergestellt worden sein könne, welches das parallel zu Merkmal 1.3. ausgebildete Merkmal 7.5 verwirkliche. Ein Klemmfuß im Sinne von Merkmal 1.3. könne in wirtschaftlich effizienter Weise schlechterdings nicht anders ausgebildet werden als nach einem Verfahren, welches Merkmal 7.5 des Klagepatents verwirkliche.
    Eine mittelbare Verletzung des Anspruchs 6 sei ebenfalls zu bejahen. Die angegriffene Ausführungsform verfüge jedenfalls über ein Ende, das aus der Ebene herausgetreten sei und die zugedachte Festhakfunktion erfüllen könne, so dass Merkmal 6.1.3. in jedem Fall verwirklicht sei. Weiter liege der doppelte Inlandbezug vor. Über ihre Internetseite biete – insoweit unstreitig – die Beklagte im Inland an, und liefere auch im Inland, z.B. an in Deutschland befindliche Airbus Werke. An diese liefere sie – insoweit ebenfalls unstreitig- zur Benutzung der Erfindung im Inland, weil die Unterlegkeile in den dortigen Werken verbaut würden. Nach den Umständen sei es offensichtlich, dass die angegriffenen Unterlegkeile zur Verwendung eines Verkeilungsverfahrens gemäß Anspruch 6 geeignet und bestimmt seien, da die angegriffene Ausführungsform gerade zu einer solchen Verkeilung eingesetzt würden. Anspruch 6 verlange im Übrigen kein Gleiten, so dass allein entscheidend sei, ob ein Klemmfuß vorliege- unabhängig davon wie dieser hergestellt worden sei.
    Ein Vorbenutzungsrecht stehe der Beklagten demgegenüber nicht zu. Insoweit bestreitet die Klägerin den Vortrag der Beklagten zum Erfindungsbesitz mit Nichtwissen. Insbesondere ergebe sich weder aus den Fotos noch aus der Email vom 12.10.2009 (vorgelegt als Anlage KAP3), dass es sich bei der Bindeschicht zwischen den Metallschichten um einen Harzfilm handele. Es sei auch nicht hieraus erkennbar, dass die vom Harz erzeugte Kohäsionskraft eine Komponente in der Ebene des Unterlegkeils habe, die ein Übereinander-Gleiten der Schichten erlaube. Allein aus der Biegung der Metallteile sei ein Gleiten nicht zu entnehmen. Eine Ausbildung von Stufen bzw. eine gestaffelte Anordnung der Metallschichten am Ende bzw. Rand der Produkte sei nicht erkennbar, so dass es an einem Beleg dafür fehle, dass die Metallschichten geglitten seien. Weiter sei kein Klemmfuß im Sinne des Klagepatents erkennbar, da ein solcher verlange, dass dieser einen kleinen Bereich am Ende des Abstandsstücks ausmache und nicht etwa die Hälfte des Gesamtstücks. Es sei zudem nicht ersichtlich, dass es sich überhaupt um Abstandsstücke handele. Aus dem Vortrag der Beklagten ergebe sich weiter keine Bestätigung des Erfindungsbesitzes. So sei in der Email vom 12.10.2009 (vorgelegt als Anlage KAP3) lediglich davon die Rede, dass in der Zukunft ein Vorschlag gemacht werden solle für die Lieferung eines Prototypen zur Bewertung und Genehmigung durch Airbus. Die Herstellung eines Prototypen stelle indes keine Benutzungsaufnahme dar, die ein Vorbenutzungsrecht begründen könne. Hinzu komme, dass ausweislich der Email eine weitere Genehmigung von Airbus hinsichtlich der Lieferung von Erstteilen erforderlich gewesen sei. Es könne auch nicht von einem festen und endgültigen Entschluss zur gewerblichen Benutzung die Rede sein, da ausweislich der genannten Email explizit noch eine „Bewertung und Genehmigung“ durch Airbus erforderlich gewesen sei.
    Die Klägerin bestreitet weiter mit Nichtwissen, dass die Email vom 29.09.2009, vorgelegt als Anlage KAP4, klagepatentgemäße Unterlegkeile bzw. die in den Fotos Anlage KAP2 gezeigten Produkte betreffe.
    Der Rechtsstreit sei schließlich nicht im Hinblick auf die Nichtigkeitsklage auszusetzen, da sich das Klagepatent als rechtsbeständig erweisen werde.
    Das Klagepatent sei ausführbar. Dem Fachmann – ein Werkstoffingenieur mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Herstellung von schälbaren Abstandsstücken bzw. Unterlegkeilen- sei es ohne weiteres möglich, anhand des Gesamtinhalts der Patentschrift den Erfindungsgegenstand auszuführen. Das seitens der Beklagten in Bezug genommene französische Urteil (Anlage KAP1/1a) bestimme den maßgeblichen Fachmann bereits unzutreffend und könne daher im hiesigen Verfahren keine Berücksichtigung finden. Schließlich spreche schon die Patenterteilung als solche durch die technisch sachkundig besetzte Prüfungsabteilung des EPA für die Ausführbarkeit und begründe eine entsprechende Vermutungswirkung. Insbesondere ergebe sich aus Absatz [0031] des Klagepatents, wonach zur Zubereitung des Harzes „Lösungsmittel im Überfluss“ enthalten sein solle, für den maßgeblichen Fachmann, dass eine Lösungsmittelmenge von 20 bis 40 Volumenprozent zugegeben werden solle. Entsprechendes gelte für die Ausführbarkeit des Anspruchs 7 und 6.
    Das Klagepatent sei zudem neu. Die seitens der Beklagten behauptete Vorbenutzung sei nicht offenkundig. Der Versand einer vertraulichen E-Mail sei nicht geeignet, einem unbegrenzten Personenkreis Zugang zu verschaffen.
    Das Klagepatent sei auch erfinderisch. Insbesondere offenbare die Entgegenhaltung EP 0 XXX 233 A1 (Anlage Kap6/6A) das Merkmal 1.2.3 nicht, welches mindestens eine Komponente in der Ebene verlange, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert. Insbesondere habe die Klägerin nichts dergleichen im Nichtigkeitsverfahren zugegeben. Im Übrigen bewegten sich die Entgegenhaltung EP 0 XXX 233 sowie die US 2007/XXX (Anlage KAP8/8A) in einem anderen technischen Gebiet, nämlich in dem Gebiet der Schließvorrichtungen und nicht im Bereich der schälbaren Zwischenlagen. Der Fachmann würde die Entgegenhaltung EP 0 XXX 233 und US 2007/XXX daher nicht kombinieren.
    Die Klägerin beantragt – nachdem sie mit Schriftsatz vom 07.04.2021 und 05.08.2021 den Klageantrag zu IV abgeändert hat – nunmehr
    I. die Beklagte zu verurteilen,
  9. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei eine Ordnungshaft am jeweiligen gesetzlichen Vertreter der Beklagten zu vollziehen ist,
  10. zu unterlassen,
  11. a) Unterlegkeile, die mehrere Metallschichten umfassen, die durch einen Harzfilm voneinander getrennt sind, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, die hat:
    – ein Modul, das größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene,
    – eine lotrechte Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und
    – mindestens eine Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert,
    in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,
    wenn diese mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes hervortritt;
    b) ein Herstellungsverfahren eines Unterlegekeils, das die Schritte umfasst, bei denen:
    – eine flüssige Lösung zubereitet wird, die ein nicht polymerisiertes Harz und Lösungsmittel im Überfluss umfasst
    – mehrere Metallschichten mit der flüssigen Lösung derart beschichtet werden, dass auf mindestens einer Schichtseite ein Harzfilm gebildet wird,
    – die Metallschichten derart gestapelt werden, dass die voneinander von dem Harzfilm getrennt sind, und
    – das Harz in einen Polymerisationszustand geführt wird, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht mit einem Modul, das größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene, einer lotrechten Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und mindestens einer Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert,
    in der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden,
    wenn das Verfahren nach Erhalt der Kohäsionskraft zwischen den Schichten einen Schritt umfasst, bei dem mindestens ein Ende des Keils in ein Werkzeug geklemmt wird, ohne es zu spannen, und auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die bewirkt, dass die Schichten übereinander derart gleiten, dass aus der Ebene das Ende in Form eines Klemmfußes heraustritt;
    c) Unterlegkeile in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, die mittels eines Verfahrens zur Herstellung eines Unterlegkeils hergestellt worden sind, das die Schritte umfasst, bei denen:
    – eine flüssige Lösung zubereitet wird, die ein nicht polymerisiertes Harz und Lösungsmittel im Überfluss umfasst;
    – mehrere Metallschichten mit der flüssigen Lösung derart beschichtet werden, dass auf mindestens einer Schichtseite ein Harzfilm gebildet wird,
    – die Metallschichten derart gestapelt werden, dass die voneinander von dem Harzfilm getrennt sind, und
    – das Harz in einen Polymerisationszustand geführt wird, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht mit einem Modul, das größer ist als ein maximaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene, einer lotrechten Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert, und mindestens einer Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert,
    in der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden,
    wenn das Verfahren nach Erhalt der Kohäsionskraft zwischen den Schichten einen Schritt umfasst, bei dem mindestens ein Ende des Keils in ein Werkzeug geklemmt wird, ohne es zu spannen, und auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die bewirkt, dass die Schichten übereinander derart gleiten, dass aus der Ebene das Ende in Form eines Klemmfußes heraustritt;
    d) Unterlegkeile, die mehrere Metallschichten umfassen, die durch einen Harzfilm voneinander getrennt sind, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, mit einem Modul, das größer ist als ein minimaler Haltwert des starren Keils in einer Ebene und einer lotrechten Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, wobei der Unterlegkeil mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes hervortritt,
  12. Dritten zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern,
  13. wenn die Unterlegkeile dazu bestimmt und geeignet sind, für ein Verkeilungsverfahren eines zweiten Teiles, das eine zweite nicht waagerechte Fläche auf einem ersten Teil aufweist, das eine erste nicht horizontale Fläche aufweist, verwendet zu werden, wobei das Verfahren die Schritte umfasst, die darin bestehen:
    – Bereitstellen des Unterlegkeils,
    – schrittweises Entfernen einer oder mehrerer Schichten auf einer Seite bis zum Erhalt einer Keildicke, die der Verkeilung entspricht,
    – Platzieren des Unterlegekeils auf die erste Fläche derart, dass der Fuß den Unterlegekeil auf dem ersten Teil hält,
    – Annähern des zweiten Teils an den ersten Teil gegen den Unterlegekeil.
  14. II. Die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin für die Zeit ab dem 07.06.2014 Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der vorstehend unter Ziffer I. bezeichneten Erzeugnisse zu erteilen, unter Angabe
  15. a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und/oder anderer Vorbesitzer sowie der gewerblichen Abnehmer und der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren;
  16. b) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
    wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.
    III. Die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin über den Umfang der vorstehend unter Ziffer I. bezeichneten und seit dem 07.06.2014 begangenen Handlungen Rechnung zu legen, und zwar unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten, nach Kalendervierteljahren aufgeschlüsselten Verzeichnisses, unter Angabe
  17. a) der Herstellungsmengen und -zeiten, der Menge der erhaltenen und bestellten Erzeugnisse, jeweils aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, sowie im Hinblick auf erhaltene Lieferungen der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
  18. b) der einzelnen Lieferungen, unter Einschluss der Liefermengen und -preise, aufgeschlüsselt nach Lieferzeiten und Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
  19. c) der Art und des Umfangs verübter Verfahrensbenutzungshandlungen unter Einschluss der Menge der durch die Verfahrensbenutzung hergestellten Erzeugnisse
  20. d) der einzelnen Angebote, unter Einschluss der Angebotsmengen und -preise, aufgeschlüsselt nach Angebotszeiten und Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
  21. e) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, unter Einschluss von Verbreitungszeitraum, Verbreitungsgebiet und (bei Printwerbung) Auflagenhöhe sowie (bei Internetwerbung) Anzahl der Seitenaufrufe,
    f) der nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
  22. wobei
    – der Beklagten vorbehalten bleiben mag, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
  23. IV. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser seit dem 30.04.2015 und dem vorherigen Inhaber des Klagepatents, Herrn A, seit dem 07.06.2014 bis zum 29.04.2015 durch die unter Ziffer I. bezeichneten, seit dem 07.06.2014 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei hinsichtlich des vorbezeichneten, dem vorherigen Inhaber des Klagepatents, Herrn A, entstandenen Schadens hilfsweise beantragt wird, die Ersatzpflicht an diesen (statt an die Klägerin) festzustellen;
  24. V. die Beklagte zu verurteilen, die im Inland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse entsprechend vorstehender Ziffer I. an einen von der Klägerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben, wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die genannten Erzeugnisse selbst zu vernichten und der Klägerin die Vernichtung nachzuweisen;
  25. VI. die Beklagte zu verurteilen, die unter Ziffer I. beschriebenen, frühestens seit dem 07.06.2014 im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen in Deutschland zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents EP 2 XXX 541 B1 erkannt wurde, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rücknahme zugesagt wird.
  26. Die Beklagte beantragt,
    I. die Klage kostenpflichtig abzuweisen;
    II. hilfsweise den Verletzungsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss des vor dem Bundespatentgericht gegen den deutschen Teil des europäischen Patents EP 2 XXX 541 anhängigen Nichtigkeitsverfahren auszusetzen.
    Die Beklagte trägt vor, die Klägerin sei bereits nicht aktivlegitimiert. Die Übertragung des Klagepatents auf die Klägerin bestreitet sie mit Nichtwissen. Weiter bestreitet sie mit Nichtwissen, dass Herr A bevollmächtigt war, die Abtretungsvereinbarung für die Klägerin zu unterzeichnen. Die seitens der Klägerin vorgetragene Genehmigung der Erklärung von Herrn A durch den Verwaltungsrat bestreitet die Beklagte ebenfalls mit Nichtwissen. Art. 2 des Vertrages beziehe sich weiter nicht auf den Zeitraum vor dem 30.04.2015. Art. 3 des Übertragungsvertrages ermächtige die Klägerin lediglich dazu, Rechte des früheren Inhabers geltend zu machen, regele aber nicht deren Übertragung. Die Klägerin könne daher nicht Leistung an sich verlangen.
    Eine unmittelbare Verletzung von Anspruch 1 und 7 des Klagepatents scheide aus.
    Merkmal 1.2.1 wonach ein Wert der Kohäsionskraft verlangt werde, der größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Unterlegkeils in einer Ebene, sei so auszulegen, dass dieses das gesamte Abstandsstück beträfe. Lösten sich beim Biegevorgang einzelne Schichten, so führe dies aus der Lehre des Klagepatents hinaus, da in einem solchen Fall nicht an allen Stellen des Abstandsstücks eine Kohäsionskraft bestehe, die größer sei als ein minimaler Haltewert.
    Das Teilmerkmal „erlaubt zu gleiten“ in Merkmal 1.2.3 sei dahin zu verstehen, dass bei einer Anwendung einer Scherkraft auf den Unterlegkeil die Schichten derart übereinander gleiten, dass die einzelnen Schichten nicht aufbrechen oder auffächern. So sei ein „übereinander gleiten“ im Sinne des Klagepatents nur möglich, wenn einerseits der innere Zusammenhalt des Harzes stark genug sei, die Verbindung zwischen den Metallschichten während des Biegevorgangs zu halten, da sich diese andernfalls voneinander lösten (delaminierten). Andererseits dürfe der innere Zusammenhalt des Harzes nicht so stark sein, um ein Gleiten zu ermöglichen.
    Schließlich verlange ein Klemmfuß gemäß Merkmal 1.3., dass dessen Enden nicht auffächerten, da ansonsten die Haltefunktion des Klemmfußes nicht gewährleistet werden könne. Das Abstandsstück verhalte sich dann nicht mehr wie ein „Abstandsstück aus Stahl“ wie dies in Absatz [0029] des Klagepatents verlangt werde. Einzelne Teile könnten so in den Motorraum bspw. eines Flugzeugs fallen, was gerade ausweislich Abs. [0007] des Klagepatents verhindert werden solle. Die Figuren 5-7 zeigten im Übrigen stets einen Klemmfuß, der sich auch am Ende nicht auffächere.
    Die angegriffene Ausführungsform verwirkliche bereits nicht das Merkmal 1.2.1, da sich bei dieser beim Biegevorgang die einzelnen Schichten – insoweit unstreitig – voneinander lösten. Damit weise das bei der angegriffenen Ausführungsform verwendete Harz nicht die patentgemäßen Eigenschaften auf. Selbst, wenn es angegriffene Ausführungsformen gäbe, bei denen die Balance zwischen Adhäsionskraft und Kohäsionskraft gegeben sei, so dass die Schichten im Knick zusammen halten und insoweit Merkmal 1.2.1. verwirklicht werde, sei der Beklagten die Auskunftserteilung jedenfalls unmöglich. Die einzelnen Ausführungsformen seien beim Kunden Airbus in Tausende von Flugzeugen verbaut, wobei nur durch deren Ausbau und anschließende Analyse im Labor feststellbar sei, welche Eigenschaften die jeweiligen Abstandsstücke im Auslieferungszustand ausgewiesen hätten.
    Zudem fehle es an einer Verwirklichung des Merkmals 1.2.3, da ein Delaminieren bei der angegriffenen Ausführungsform zu beobachten sei. Hätte das Harz die Eigenschaften, die die Klägerin diesem zuweise, würden sich bei der plastischen Verformung des Stücks gerade keine Stufen ausbilden. Dann müsse sich vielmehr eine gleichmäßige schräge Ebene ausbilden.
  27. Merkmal 1.3. werde ebenfalls nicht durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht, da sich am Ende des Keils die Schichten voneinander lösten.
    Hinsichtlich des Verfahrensanspruchs 7 gelte hinsichtlich der insoweit dem Anspruch 1 nachgebildeten Merkmale (7.4.3. und 7.5.) Entsprechendes.
    Aufgrund des Delaminierens sei die angegriffene Ausführungsform auch nicht durch ein Verfahren hergestellt worden, welche die Merkmale 7.4.2. und 7.5 verwirklichten. Im Übrigen verwende die Beklagte ein anderes Herstellungsverfahren, da sie etwa Lösungsmittel in einem anderen Verhältnis verwende, das weniger als 20 Volumenprozent der Lösung betrage. Mithin sei kein Überfluss des Lösungsmittels vorhanden. Anders als die Klägerin vorträgt, sei es sehr wohl möglich, einen Klemmfuß in wirtschaftlich effizienter Weise anders als nach Merkmal 7.5. auszubilden. Die Klägerin selbst halte diesbezüglich ein Patent (EP 3 XXX 894, vorgelegt als Anlage KAP11/KAP11a) über ein Verfahren zur Herstellung eines nicht-planaren abziehbaren Unterlegkeils, welches den Unterlegkeil gerade nicht durch Einklemmen nach Merkmal 7.5. verforme.
    Eine mittelbare Verletzung des Anspruchs 6 scheide mangels einer Verwirklichung des Merkmals 6.1.3. aus, da es an einem Klemmfuß im Sinne von Merkmal 1.3. fehle, da dieser delaminiere. Insoweit nehme Anspruch 6 ein Abstandsstück nach Anspruch 1 in Bezug. Es fehle an Anhaltspunkten dafür, dass Anspruch 6 einen anderen Klemmfuß als einen nach Anspruch 1 beträfe. Da im Übrigen keine Verletzung von Anspruch 1 durch die angegriffene Ausführungsform vorliege, greife auch keine Beweislastumkehr bzgl. des Verfahrens.
    Lasse man demgegenüber für die Verwirklichung des Klagepatents ausreichen, dass irgendeine Art von Krümmung als Klemmfuß vorliege und ein Auffächern auftrete, stehe der Beklagten jedenfalls ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 12 S. 2 PatG zu, da diese vor dem 25.11.2009 in Besitz der Lehre des Klagepatents gewesen sei und Veranstaltungen getroffen habe, die Erfindung in Benutzung zu nehmen. Der Erfindungsbesitz ergebe sich aus Fotos (vorgelegt als Anlagenkonvolut KAP2), welche der Geschäftsführer der Beklagten am 12.10.2009 in einer E-Mail an den Kunden Airbus im Rahmen eines Bieterverfahrens gesendet habe (E-Mail vorgelegt als Anlage KAP3/KAP3A). Erkennbar sei insoweit ein Abstandsstück aus Metall, welches schälbar sei. Anhand der Fotos seien Harzreste erkennbar, welche auf einem Harzfilm auf den Metallschichten basierten. Der Harzfilm ermögliche ein erfindungsgemäßes Gleiten. Ausweislich der E-Mail vom 12.10.2009 (Anlage KAP3) habe die Beklagte auch erkannt, dass das entwickelte Abstandsstück es erlaube, durch Biegen einen Klemmfuß auszubilden sowie dass dieser Klemmfuß es ermögliche, das ganze Abstandsstück nach dessen Ausbildung zu schälen. Wie sich aus Anlage KAP 3 sowie einer entsprechenden Bestätigung ergebe (vorgelegt als Anlage KAP4/4A), habe die Beklagte an diesem Bieterverfahren auch teilgenommen. Insbesondere habe die Beklagte Airbus fertige Produkte angeboten. Das Angebot in der Email vom 12.10.XXXX (KAP3) habe sich nicht auf Prototypen bezogen, sondern auf Muster bzw. eine Probe.
  28. Jedenfalls sei der Rechtsstreit im Hinblick auf das anhängige Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht auszusetzen. Es mangele den Ansprüchen 1 ,6 und 7 bereits an der Ausführbarkeit. Aus den Angaben in der Klagepatentschrift ergebe sich insbesondere nicht, wie das Harz herzustellen wäre, damit die flachen ebenen Flachmaterialbögen aufgrund ihrer Duktilität nicht brechen und sich wie gewünscht dauerhaft plastisch verformten. Dies gelte auch für die übrigen erforderlichen Herstellungsschritte. Insbesondere die Angaben zum Anteil des Lösungsmittels oder der Temperaturführung seien ungenügend. Entsprechendes gelte für den Verfahrensanspruch 7 sowie Patentanspruch 6. Das in einem französischen Parallelverfahren mit dem französischen Teil des Europäischen Patents befasste Gericht habe daher zum Rechtsbestand festgestellt, dass die Angaben nicht ausreichten, um einen Fachmann in die Lage zu versetzen, ein Harz herzustellen, das genau die patentgemäßen Eigenschaften hat. Im Hinblick auf diese Entscheidung müsse ein deutsches Gericht begründen, warum es von einer solchen Entscheidung abweichen wolle.
    Sofern ein Delaminieren der Schichten einer Verwirklichung der Lehre des Klagepatents nicht entgegenstehe, sei das Klagepatent durch das Bieterverfahren auch öffentlich vorbenutzt und damit nicht neu. Die Bezeichnung der Email vom 12.10.2009 – vorgelegt als Anlage KAP3 – als „vertraulich“ begründe noch keine Vereinbarung der Vertraulichkeit, die im juristischen Sinne einer Weitergabe verböte. Dies ergebe sich im Übrigen aus dem Text des Vertraulichkeitshinweises selbst. Insbesondere enthalte diese kein Verbot der Verbreitung. Hieraus folge, dass die E-Mail einer Vielzahl von Personen zugänglich gewesen sei.
    Schließlich beruhe das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. So nehme eine Kombination der Entgegenhaltung EP 0 XXX A1 (Anlage Kap6/6A), welche sämtliche Merkmale nach Anspruch 1 bis auf den Klemmfuß (Merkmal 1.3) offenbare mit der US 2007/XXX (Anlage KAP8/8A), welche einen Klemmfuß offenbare, die technische Lehre des Klagepatents vorweg. Der Fachmann habe Anlass die beiden Entgegenhaltungen zu kombinieren, da dem Fachmann für Feinmechanik auch Schließanlagen bekannt seien und in der Entgegenhaltung US 2007/XXX (Anlage KAP8) ein schälbares Abstandsstück offenbart sei.
    Das Gericht hat den Parteien und den Prozessbevollmächtigten von Amts wegen gestattet, sich während der mündlichen Verhandlung an einem anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen über den von der Justiz des Landes NRW zur Verfügung gestellten Virtuellen Meetingraum (VMR) vorzunehmen. Davon haben die Prozessbevollmächtigten Gebrauch gemacht.
    Für die Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die ausgetauschten Schrift-sätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12.10.2021 verwiesen.
  29. Entscheidungsgründe
  30. Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist die Klägerin prozessführungsbefugt (dazu unter I). Die Klage ist indes nicht begründet. Die Klägerin hat gegen die Beklagte keine Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und Schadenersatzfeststellung wegen unmittelbarer Verletzung des Klagepatents sowie mittelbarer Verletzung des Klagepatents gem. Art. 64 Abs.1, 3 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1, 2; 140a Abs. 1, 3; 140b Abs. 1 und 3 PatG i. V. m. §§ 242, 259 BGB (hierzu unter II.), da die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht verletzt.
  31. I.
    Als eingetragene Inhaberin ist die Klägerin prozessführungsbefugt (§ 30 Abs. 3 PatG). Dies gilt auch soweit die Klägerin Ansprüche des ursprünglichen Patentinhabers auf Schadenersatzfeststellung geltend macht (§ 30 Abs. 3 S. 2 PatG).
  32. II.
    Die Kammer kann weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform feststellen.
  33. 1.
    Ob die Klägerin aktivlegitimiert ist, kann vorliegend dahinstehen, weil die Kammer keine Verletzung des Klagepatents feststellen kann.
  34. 2.
    Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht nicht die Lehre des Klagepatents.
    Das Klagepatent (nachfolgend entstammen Absätze ohne Quellenangaben dem Klagepatent) betrifft Unterlegkeile bzw. Abstandsstücke (Abs. [0001]), die aus mehreren Schichten aufgebaut sind und durch Abziehen einzelner Schichten in der Dicke variierbar sind (Absatz [0002]).
    Produkte dieser Art seien im Patent XXX offenbart und würden als Einstellscheiben für mechanische Konstruktionen offenbart. So wiesen diese mechanischen Konstruktionen im Allgemeinen an bestimmten Punkten aufgrund der jeweiligen Fertigungstoleranzen erhebliches Spiel auf. Dieses werde durch Einfügen von Abstandsstücken kompensiert (Absatz [0003]).
    Weiter seien aus dem Stand der Technik nach der XXX abziehbare Verbundstoffe offenbart sowie deren Verwendung bei der Herstellung von Ausgleichsscheiben. Hiernach hafteten abziehbare Lamellen mittels einer Bindungsmaterialschicht so aneinander, dass sie voneinander getrennt werden könnten (Absatz [0004]).
    Die Druckschrift US 2008/XXX offenbare ein Produkt, das aus einem Stapel von Blättern bestehe, die sich mit Schichten aus adhäsivem Material abwechselten. Jedes Blatt habe einen inneren Zerreißwiderstand und jede Schicht verbinde zwei anliegende Blätter miteinander mit einer Bindekraft, die geringer sei als der Zerreißwiderstand, so dass es möglich sei, die Blätter vom Stapel zu trennen, ohne sie zu zerreißen (Absatz [0005]). Die Dicke dieser Abstandsstücke werde durch blattweises Abziehen der vorderen oder hinteren Blätter, bis die gewünschte Dicke erzielt ist, eingestellt (Absatz [0006]).
    Diese Abstandsstücke würden insbesondere in Industriezweigen verwendet, in denen ein Verlieren eines Abstandsstücks in der mechanischen Konstruktion aus Sicherheitsgründen oder wegen der Gütesicherung nicht tolerierbar sei. Sofern eine Montage nicht horizontal erfolge, sei es nützlich, das Festhalten des Abstandsstücks bis zum Festziehen bzw. Lösen zu erleichtern (Absatz [0008]).
    Aus dem Stand der Technik seien Mittel zum Festhalten des Abstandsstücks bekannt. So lehre etwa die Druckschrift WO2007/XXX auf das Abstandsstück ein Klebeband zu kleben und dieses wieder anschließend zu entfernen. Diese Technik sei jedoch nicht stets geeignet, etwa weil die Dicke des Klebebandes oder dessen Wärmebeständigkeit einer Verwendung entgegenstünde. Ebenfalls nachteilig sei, dass das Klebeband entfernt werden müsse und damit auch das Abstandsstück, so dass dieses herunterfallen könne (Absatz [0008]).
    In anderen technologischen Bereichen, etwa dem Bausektor, sei in der Druckschrift XX ein Abstandsstück offenbart, das von der Oberseite eines Fensterrahmens aus durch eine einstückig mit dem Abstandsstück gefertigte winkelige Befestigung senkrecht gehalten werde. Dies eigne sich allerdings nicht für den Bereich der Feinmechanik, da man hier von waagerecht bis senkrecht einen breiten Fächer von schrägen Oberflächen antreffen könne. Das Material des Abstandsstücks nach dem Stand der Technik sei dazu geeignet, durch Biegen eine plastische Verformung zu erfahren, um die winkelige Befestigung zu erzeugen. Für sehr genaue Abstandstoleranzen sei jedoch ein Bogenmaterial besser geeignet. Bogenmaterialien wiesen jedoch das Problem des Biegewiderstands auf, welcher zu einem Bruch führe, wenn man die Grenzen der elastischen Biegung überschreite. Das Aneinanderhalten der Blätter untereinander erlaube nämlich nicht, in den Bereich der plastischen Verformung einzutreten (Absatz [0009]).
    Das Klagepatent nennt es daher als seine Aufgabe, diese durch den Stand der Technik gestellten Probleme zu lösen (Absatz [0010]) und konkretisiert dies in Absatz [0029] dahin, dass es Aufgabe der Erfindung sei, ein Umbiegen zu erhalten, das mit jenem vergleichbar sei, das bei einem Abstandsstück aus Stahl möglich sei.
    Zur Lösung schlägt das Klagepatent einen Unterlegkeil nach Maßgabe von Anspruch 1, ein Verfahren zur Herstellung eines Unterlegkeils nach Anspruch 7 sowie ein Verfahren zur Verkeilung eines zweiten Teils nach Maßgabe von Anspruch 6 vor, die sich wie folgt gliedern lassen:
    Anspruch 1 in deutscher Übersetzung:
    1. Unterlegkeil (20, 30, 40)
    1.1 der mehrere Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5) umfasst,
    1.2. die durch einen Harzfilm (21, 22, 23, 24, 25) voneinander getrennt sind,
    der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht,
    die hat:
    1.2.1 einen Betrag, der größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene,
    1.2.2. eine lotrechte Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und
    1.2.3. mindestens eine Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert,
    1.3 der mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes (13, 14, 15) hervortritt.
  35. Anspruch 7 in deutscher Übersetzung:
    7. Herstellungsverfahren eines Unterlegkeils (20, 30, 40), das die Schritte umfasst, bei denen:
    7.1 eine flüssige Lösung zubereitet wird, die ein nicht polymerisiertes Harz und Lösungsmittel im Überfluss umfasst,
    7.2. mehrere Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5) mit der flüssigen Lösung derart beschichtet werden, dass auf mindestens einer Schichtseite ein Harzfilm gebildet wird,
    7.3 die Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5) derart gestapelt werden, dass sie voneinander von dem Harzfilm getrennt sind, und
    7.4 das Harz in einen Polymerisationszustand geführt wird, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht
    7.4.1. mit einem Betrag, der größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in der Ebene
    7.4.2. einer lotrechten Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und
    7.4.3 mindestens einer Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert.
    7.5 Das Verfahren umfasst nach Erhalt der Kohäsionskraft zwischen den Schichten einen Schritt, bei dem mindestens ein Ende (43) des Keils in ein Werkzeug (41, 42) geklemmt wird, ohne es zu spannen, und auf den Keil (20, 30, 40) wird eine Scherkraft ausgeübt, die bewirkt, dass die Schichten übereinander derart gleiten, dass aus der Ebene das Ende in Form eines Klemmfußes (13) heraustritt.
  36. Anspruch 6 in deutscher Übersetzung:
    6. Verkeilungsverfahren eines zweiten Teils (32), das eine zweite, nicht waagerechte Fläche (18) auf einem ersten Teil (31) aufweist, das eine erste, nicht horizontale Fläche (17) aufweist, das die Schritte umfasst, die darin bestehen:
    6.1 Bereitstellen eines Unterlegkeils (20, 30, 40), der mehrere Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5, 6) umfasst, die durch einen Harzfilm voneinander getrennt sind, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht,
    6.1.1. mit einem Betrag, der größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene und
    6.1.2 einer lotrechten Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt einer der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert,
    6.1.3 wobei der Unterlegkeil mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes (13) hervortritt,
    6.2 schrittweises Entfernen einer oder mehrerer Schichten ( 6, 5, 4) auf einer Seite (9) bis zum Erhalt einer Keildicke, die der Verkeilung entspricht,
    6.3. Platzieren des Unterlegkeils (20, 30, 40) auf die erste Fläche (17) derart, dass der Fuß (13) den Unterlegkeil (20) auf dem ersten Teil (31) hält,
    6.4. Annähern des zweiten Teils (32) an den ersten Teil (31) gegen den Unterlegekeil (20).
  37. 3.
    Die angegriffene Ausführungsform macht von der klagepatentgemäßen Lehre keinen Gebrauch. Weder werden die Merkmale 1.2.1, 1.2.3 und 1.3 des Anspruchs 1 verwirklicht, noch Merkmal 7.4.3 des Anspruchs 7 noch Merkmal 6.1.3 des Anspruchs 6.
    a)
    Merkmal 1.2.1, wonach
    „[die Kohäsionskraft] einen Betrag [hat], der größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene“
    wird von der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht.
    aa)
    Merkmal 1.2.1 setzt voraus, dass zwischen den Metallschichten, welche den Unterlegkeil ausbilden, eine derartig hohe Kohäsionskraft besteht, dass diese Schichten in einer Ebene zu einem Keil zusammengehalten werden. Damit erfordert das Merkmal, dass sämtliche Schichten des gesamten Keils dauerhaft aneinander haften. Es führt demnach aus der Lehre des Klagepatents hinaus, wenn einzelne Schichten, etwa am Klemmfluß, delaminieren. Als Harz kann nach dem beanspruchten Harzfilm auch ein Duroplast verwendet werden.
    Funktional soll die Kraft die Metallschichten so zusammenhalten, dass der Unterlegkeil passgenau in die mechanische Konstruktion eingesetzt werden kann.
    Neben Merkmal 1.2.1 beschreiben die Merkmale 1.2.2. und 1.2.3. weitere Anforderungen an die klagepatentgemäße Kohäsionskraft, die sich aufgrund des zwischen den Metallschichten verteilten Harzfilmes ausbildet.
    Der Wortlaut von Merkmal 1.2.1. verlangt, dass die Kohäsionskraft einen Betrag aufweist, welcher größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene. Der Wortlaut setzt demnach voraus, dass die Kohäsionskraft so groß sein muss, dass die Metallschichten aufeinander halten und den klagepatentgemäßen Keil bilden. Der Wortlaut von Merkmal 1.2.1 schließt es daher aus, wenn sich Schichten voneinander lösen (Delaminieren). Der Wortlaut enthält weiter keine Einschränkung dahin, dass die Haltefunktion des Harzes nur an bestimmten Abschnitten des Abstandsstücks gewährleistet sein muss oder dass diese nur vorübergehend vorliegen muss. Merkmal 1.2.1 betrifft somit den gesamten Keil und die Anforderungen an die Kohäsionskraft müssen dauerhaft vorliegen.
    Diese Auslegung wird zunächst durch die Beschreibung des Klagepatents gestützt. Gem. Absatz [0026] wird die ausreichende Kohäsion des Harzes, welche die Metallschichten aneinander gebunden hält, als ein erster von insgesamt zwei erwünschten technischen Effekten beschrieben.
    Weiter ergibt sich dies aus der Zusammenschau mit den Merkmalen 1.2.2. und 1.2.3. Aus diesen folgt, dass der Betrag der Kohäsionskraft in Merkmal 1.2.1 eine Abschälbarkeit der Schichten erlauben muss sowie ein Übereinandergleiten der Schichten. So fordert das Merkmal 1.2.2. ausweislich dessen Wortlaut eine Komponente der Kohäsionskraft, die dafür sorgt, dass sich einzelne Schichten bei gezielter Einwirkung einer Trennkraft ablösen bzw. abschälen lassen. Dies wird in Absatz [0026], der den zweiten technischen Effekt des Harzes schildert, bestätigt. Hiernach ergibt sich ein gewolltes bogenweises Abziehen jedes einzelnen Metallschichtbogens in seiner Gesamtheit ohne zu zerreißen. Hierdurch soll eine Ebenheit des Abstandsstücks auch nach dem Abschälen gesichert werden (vgl. Absatz [0028]). Das Ablösen von Schichten und ein damit verbundenes Aufklappen steht dieser Funktion entgegen.
    Merkmal 1.2.3. fordert wiederum eine Komponente, die erlaubt die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird. Auch hierfür wird in Absatz [0026] zunächst ein technischer Effekt benannt, nämlich eine gewisse Scherfestigkeit, die sich dem Aufeinandergleiten der Bogen gerade widersetzt, um eine perfekte Ebenheit zu garantieren. Der Keil soll beim Einsatz in der mechanischen Konstruktion keine Unebenheiten zulassen (Absatz [0028]). Nach dem Wortlaut des Merkmal 1.2.3 soll die Komponente aber gerade ein Gleiten bei Ausübung einer Scherkraft erlauben. Dies steht zwar in einem gewissen Gegensatz zu dem technischen Effekt. Der Fachmann erkennt jedoch in Zusammenhang mit Merkmal 1.3 und Absatz [0029], was dieses Gleiten ermöglichen soll, nämlich die Konstruktion eines Haltefußes, der eine Festhakfunktion erfüllen kann. Der Fachmann erfährt zudem in Absatz [0036] Näheres zum Gleiten. Das erwünschte Gleiten ist jenes, das einer plastischen Verformung in einem stetigen Medium gleichkommt, das einer Scherkraft ausgesetzt ist, d.h. außerhalb des elastischen Bereichs. Dies versteht der Fachmann dergestalt, dass es sich um eine dauerhafte Verschiebung der übereinander liegenden Schichten handeln muss, ohne dass der Zusammenhalt verloren geht. Das Klagepatent vergleicht insoweit in Absatz [0029] die plastische Verformung des Unterlegkeils mit dem Umbiegen von Stahl. Lösen sich demnach die Schichten voneinander fehlt es an einem Gleiten im oben genannten Sinne.
    Diese Auslegung von Merkmal 1.2.1 wird im Übrigen durch die Figuren gestützt, bei denen glatte Kanten zu erkennen sind und insbesondere kein Auffächern der einzelnen Schichten. Zwar ist richtig dass es sich bei den Figuren nur um Ausführungsbeispiele und Skizzen handelt. In Kombination mit der Beschreibung sind es jedoch die einzigen Anhaltspunkte für den Fachmann, um zu erfahren, wie der erfindungsgemäße Keil, bei dem ein Harz mit den beanspruchten Eigenschaften zwischen den Schichten verwendet wird, ausgestaltet ist. Dass ein gewisses Ausfransen bzw. eine auftretende Unebenheit der Schichten am Ende des Unterlegkeils nach der Lehre des Klagepatents erlaubt sein soll, entnimmt der Fachmann der Klagepatentschrift gerade nicht. Vielmehr erkennt der Fachmann, dass sämtliche Schichten dauerhaft aneinander haften bleiben müssen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Fachmann der Beschreibung entnimmt, dass der Keil durch Abschälen von einzelnen Metallschichten auf die passende Stärke gebracht werden soll. Der Fachmann erwartet demnach, dass beim Abziehen einer Schicht, auch nur die gewünschte Schicht abgelöst werden kann, und gerade nicht weitere Schichten sich ebenfalls voneinander lösen, so dass nicht gewünschte Abstände und/oder Krümmungen entstehen.
    Dass der Harzfilm zur Erlangung der Kohäsionskraft auch ein duroplastisches Harz enthalten kann, ergibt sich aus Absatz [0021].
  38. bb)
    Nach Maßgabe des vorstehend erläuterten Verständnisses von Merkmal 1.2.1. lässt sich dessen Verwirklichung durch die angegriffene Ausführungsform nicht feststellen. Bei der angegriffenen Ausführungsform ist die Kohäsionskraft, die durch den Harzfilm auf den Metallschichten entstanden ist, nur auf der steifen Seite (dem Abstandsteil) so groß, dass die einzelnen Schichten zusammenhalten und den Keil ausbilden. Die Schichten lösen sich jedoch beim Biegen des Keils am hinteren Ende des Keils voneinander (siehe die Abbildungen auf S. 5/6 der Quadruplik), so dass an dieser Stelle des Keils, die Kohäsionskraft im Sinne von Merkmal 1.2.1 nicht groß genug ist. Das Ablösen beginnt bereits kurz vor dem Biegeknick, der zur Ausbildung des Klemmfußes führt.
  39. b)
    Merkmal 1.2.3, wonach die Kohäsionskraft
    „mindestens eine Komponente in der Ebene [hat], die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert,
    wird von der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht.
  40. aa)
    Nach Merkmal 1.2.3 setzt eine klagepatentgemäße Kohäsionskraft zwischen den Metallschichten voraus, dass diese so ausgestaltet ist, dass die Metallschichten übereinander gleiten können, sobald eine Scherkraft auf diese einwirkt, die größer ist als die Kohäsionskraft. Ein Gleiten der Metallschichten im Sinne des Merkmals verlangt, dass die Metallschichten ihre horizontale Position zueinander verändern, ohne aber dass sich die Metallschichten voneinander lösen. Demgemäß liegt kein Gleiten vor, wenn sich die einzelnen Schichten voneinander lösen (delaminieren). Nicht ausreichend ist es, wenn nur einzelnen Schichten ein Gleiten erlaubt wird.
    Der Wortlaut des Merkmals verlangt insoweit, dass ein Gleiten der Schichten ermöglicht werden muss, sobald eine größere Scherkraft hierauf einwirkt. Aus dem in der französischen Originalfassung verwendeten Begriff „glissé“ lässt sich insoweit nicht entnehmen, dass es ausreicht, wenn nur einzelnen Schichten ein Gleiten erlaubt wird. Soweit die Klägerin insoweit ausführt, dass der Begriff „glissé“ darauf hinweise, dass keine ständige Haftung erforderlich sei, da dieser mit „rutschen“ oder „verschieben“ zu übersetzen sei, stehen diesem Verständnis die Absätze [0016] und [0039] entgegen, welche sich mit dem Herstellungsverfahren befassen. Hieraus erfährt der Fachmann, dass ein Gleiten im Sinne der Lehre des Klagepatents nicht gleichgesetzt wird mit einem Lösen der Schichten voneinander. Erforderlich ist also, dass die Schichten am Ende des Gleitprozesses weiter eine Verbindung zueinander aufweisen. Das Gleiten ermöglicht lediglich das Hervortreten des Endes in Form eines Klemmfußes.
    Zwar steht das Delaminieren nicht zwingend der Festhakfunktion (vgl. Abs. [0029]) entgegen. Führt die Verformung zu einem voneinander Ablösen der Schichten fehlt es jedoch an der durch das Klagepatent beabsichtigten Vergleichbarkeit zur plastischen Verformung. Nach Abs. [0029] ist es Aufgabe der Erfindung ein Umbiegen zu erhalten, das mit jenem vergleichbar ist, das bei einem Abstandsstück aus Stahl möglich ist. Wie dargestellt, setzt eine plastische Verformung voraus, dass die Stoffteile sich verschieben, ohne dass der Zusammenhalt verloren geht.
    Auch wenn der Anspruch das Delaminieren nicht wörtlich nennt, erkennt der Fachmann in der Zusammenschau der Merkmale 1.2.1 und 1.2.3, dass neben dem akuraten Ablösen der Schichten zwingend die passgenaue Dicke des Unterlegkeils ohne Krümmung und Abstände beibehalten werden soll. Bei einem etwaigen Delaminieren ist diese zwingende Passgenauigkeit nicht mehr gewährleistet. Insofern liegt keine anspruchsgemäße Komponente der Kohäsionskraft vor, die ein Gleiten erlaubt, wenn der Harzfilm zwischen den Schichten reißt. Ein Reißen des Harzes beseitigt die Gewissheit, dass der Unterlegkeil noch passgenau verwendet werden kann, weil Krümmungen und Abstände nicht ausgeschlossen sind. Gerade vor dem Hintergrund, dass das Klagepatent die Verwendung von duroplastischen Harzen erlaubt, die nur schwer zur Ausbildung eines Klemmfußes verformbar sein können und somit eine größere Gefahr des Reißens in sich bergen, wird der Fachmann darauf Wert legen, ein Delaminieren gänzlich zu vermeiden. Im Übrigen lässt sich dem Anspruch ebenfalls nicht entnehmen, dass nur einigen und nicht allen Schichten das Gleiten erlaubt wird.
  41. bb)
    Nach Maßgaben des vorstehend erläuterten Verständnisses von Merkmal 1.2.3 lässt sich keine Verwirklichung dieses Merkmals durch die angegriffene Ausführungsform feststellen. Unstreitig sind die Enden des Fußes der angegriffenen Ausführungsform delaminiert und bilden Stufen aus. Da nur ein solches Gleiten anspruchsgemäß ist, bei dem Zusammenhalt der Schichten nicht verloren geht, steht dies einer Verwirklichung des Merkmals 1.2.3 entgegen. Wie ausgeführt, reicht es nicht aus, wenn nur einzelnen Schichten ein Gleiten erlaubt wird. Demgemäß führt es aus der Lehre des Klagepatents hinaus, wenn einzelne Schichten sich voneinander lösen, selbst wenn daneben Schichten existieren, die geglitten sind. Entsprechendes gilt für die Stufenbildung, die auf den Abbildungen der Quadruplik (S. 5/6) erkennbar ist, da dies ebenfalls darauf hinweist, dass die übrigen Schichten sich voneinander gelöst haben. Bei einem Gleiten wäre eine gleichmäßig, schräge Ebene und keine Stufen erwartbar, zumal die Stufenbildung auch durch die Duktilität des Metalls selbst erklärbar ist. Die angegriffene Ausführungsform verwendet ein Harz, das reißt an den Stellen, an denen sich das Metall nicht mehr dehnen kann.
  42. c)
    Merkmal 1.3, wonach der Unterlegkeil dadurch gekennzeichnet ist, dass
    „er mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes (13, 14, 15) hervortritt“,
    wird von der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht.
  43. Merkmal 1.3 verlangt ein Ende des Unterlegkeils, welches in Form eines Klemmfußes hervortritt. Erforderlich ist, dass dieser Klemmfuß aus mehreren Metallschichten besteht, welche zueinander verschoben sind, ohne dass deren Verbindung mittels der Kohäsionskraft des Harzfilmes zueinander aufgehoben wurde. Haben sich die Metallschichten also voneinander gelöst, handelt es sich nicht mehr um einen Klemmfuß nach Merkmal 1.3.
    Merkmal 1.3. konkretisiert die Anforderungen an das Ende des klagepatentgemäßen Unterlegkeils und bestimmt insoweit, dass es sich um einen Klemmfuß handeln muss.
    Der Begriff des Klemmfußes ist im Klagepatent nicht näher definiert. Allerdings ergibt sich aus der Anforderungen des „Klemmens“, dass insoweit dem Ende des Unterlegkeils eine bestimmte Funktion zugeordnet sein soll, im Sinne eines Festklemmens bzw. Festhaltens. Weiter beschreibt der Wortlaut von Merkmal 1.3. das Hervortreten aus der „Ebene“, die auch in den Merkmalen 1.2.1 bis 1.2.3, welche bestimmte Eigenschaften der Kohäsionskraft konkretisieren, den Bezugspunkt bildet. Hieraus und der eindeutigen Bezeichnung als Ende des Keils wird deutlich, dass dem Klemmfuß jedenfalls dieselben Eigenschaften zukommen sollen, wie dem übrigen Teil des Unterlegkeils.
    bb)
    Nach Maßgaben des vorstehend erläuterten Verständnisses von Merkmal 1.3 lässt sich dessen Verwirklichung durch die angegriffene Ausführungsform nicht feststellen. Die angegriffene Ausführungsform enthält ausweislich der dargestellten Abbildungen einen Fuß. Dieser besteht jedoch, wie sich aus der oben gezeigten Abbildung ergibt, welche die Beklagte im Rahmen der Klageerwiderung sowie der Quadruplik vorgelegt hat, und seitens der Kläger nicht bestritten wird – aus voneinander gelösten Schichten. Dies wird anhand der violetten Pfeile verdeutlicht. Insbesondere im Knickpunkt ist erkennbar, dass sich zwischen den einzelnen Schichten Lücken gebildet haben. Das duroplastische Harz, das den Schichten der angegriffenen Ausführungsform eine Kohäsionskraft verleiht, weist offensichtlich in Bereichen des Haltefußes nicht die gleiche Kohäsionskraft auf, wie im Bereich des Abstandsstücks.
  44. d)
    Die Merkmale 7.4.1, 7.4.3 und 7.5. werden nicht durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht. Die Kammer kann weder die Anwendung des in Anspruch 7 geschützten Verfahrens feststellen noch, dass es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um ein anspruchsgemäßes Verfahrenserzeugnis handelt.
  45. aa)
    Anspruch 7 betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Unterlegkeils nach Anspruch 1. Im Vordergrund des Anspruchs 7 steht das verwendete Harz, und zwar die Art und Weise dessen Einsatzes sowie dessen konkrete Eigenschaften. So beschreibt Merkmal 7.1 zunächst die Herstellung einer Lösung, die das Harz und Lösungsmittel im Überfluss umfasst. Die Merkmale 7.2 bis 7.3. beschäftigen sich damit, wie das Harz zusammen mit den Metallschichten räumlich-körperlich in Verbindung gebracht wird. Die Merkmalsgruppe 7.4. befasst sich mit dem Polymerationszustand des Harzes, das dem Unterlegkeil die Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, die im Ergebnis den Verfahrensschritt nach Merkmal 7.5 und die entsprechende Ausbildung eines Klemmfußes ermöglicht.
    Die Merkmale 7.4.1. und 7.4.3 sind insoweit identisch aufgebaut zu den Merkmalen 1.2.1 und 1.2.3. Dies gilt auch für das Merkmal 7.5 und das Merkmal 1.3, so dass auf die Ausführungen zu den Merkmalen 1.2.1, 1.2.3 und 1.3. verwiesen werden kann.
    bb)
    Die angegriffene Ausführungsform weist an ihrem Ende Schichten auf, die sich insbesondere im Knick voneinander lösen. Mithin bewirkt die Scherkraft nicht, dass die Schichten übereinander gleiten und so den erfindungsgemäßen Klemmfuß ausbilden. Insofern kann nicht festgestellt werden, dass die angegriffene Ausführungsform mit einem Harz im Sinne des Anspruchs 7 hergestellt wird bzw. dass die Beklagte das anspruchsgemäße Herstellungsverfahren anwendet.
  46. f)
    Schließlich scheidet auch eine mittelbare Verletzung i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG des Anspruchs 6 aus, da es sich bei der angegriffenen Ausführungsform nicht um ein Mittel handelt, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. Ein Mittel bezieht sich auf ein Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem solchen bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGH, GRUR 2004, 758 (761) – Flügelradzähler). Da der Patentanspruch maßgeblich für den Umfang der geschützten Lehre ist, sind regelmäßig alle im Patentanspruch benannten Merkmale wesentliche Elemente der Erfindung (a. a. O.), soweit sie nicht ausnahmsweise zum erfindungsgemäßen Leistungsergebnis nichts beitragen (BGH, GRUR 2007, 769 – Pipettensystem).
    Vorliegend fehlt es der angegriffenen Ausführungsform an einer Verwirklichung von Merkmal 6.1.3., wonach
    „der Unterlegkeil mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes hervortritt“.
  47. aa)
    Merkmal 6.1.3. erfasst nur solche Klemmfüße, die aus mehreren Metallschichten bestehen, welche zueinander verschoben sind, ohne dass deren Verbindung mittels der Kohäsionskraft des Harzfilmes zueinander aufgehoben wurde. Erforderlich ist insoweit, dass sämtliche Metallschichten aneinander haften. Haben sich demnach einzelne Metallschichten voneinander gelöst, führt dies aus der Lehre des Anspruchs 6 heraus.
  48. Merkmal 6.1.3. konkretisiert die Ausgestaltung eines Unterlegkeils, welcher im Rahmen des Verkeilungsverfahrens nach Anspruch 6 Verwendung findet. Danach muss der Unterlegkeil mindestens ein Ende umfassen, das einen Klemmfuß bildet. Der Fuß erfüllt eine Festhakfunktion, um beim Platzieren den Unterlegkeil auf dem ersten Teil zu halten (Merkmal 6.3). Merkmal 6.1.3 verlangt weiter, dass der Klemmfuß aus der „Ebene“ hervortritt. Dieser Bezugspunkt wird auch in den Merkmalen 6.1.1. und 6.1.2. verwendet. Diese Merkmale konkretisieren die näheren Anforderungen an den Unterlegkeil, welcher im Rahmen des Verkeilungsverfahrens nach Anspruch 6 zu verwenden ist. Die Kammer verkennt nicht, dass die näher charakterisierte Kohäsionskraft nach Anspruch 6 kein Gleiten mehr ermöglichen muss. Dennoch erkennt der Fachmann aus dem Gleichlauf der Begrifflichkeit „Ebene“ und dem eindeutigen Wortlaut, wonach „der Unterlegkeil“ ein Ende in Form eines Klemmfußes aufweist, dass dem Klemmfuß nach Merkmal 6.1.3. dieselben Eigenschaften zukommt wie dem übrigen Unterlegkeil, nämlich dass die ihn bildenden Metallschichten aneinander haften (Merkmal 6.1.1) und die Metallschichten sich bogenweise voneinander trennen lassen (Merkmal 6.1.2), damit sie ein schrittweises Entfernen auf einer Seite bis zum Erhalt der entsprechenden Keildicke ermöglichen (Merkmal 6.2).
    Dies wird gestützt durch das Ausführungsbeispiel in den Absätzen [0043] ff., welches die Verwendung des Abstandsstücks beschreibt. In Absatz [0044] wird klargestellt, dass der Haltefuß die gesamte Dicke eines Standardabstandsstücks nachbildet. Der Haltefuß hat eine Dicke, die der Zahl der (Metall-)Bogen des Abstandsstücks entspricht. Bei der Verwendung des Unterlegkeils zieht man nacheinander einen oder mehrere Bogen auf einer Seite ab, bis eine Dicke des Unterlegkeils erhalten wird, die für eine Anordnung geeignet ist (vgl. Absatz [0045]).
    Funktional bedeutet dies gleichzeitig, dass auch bei dem Klemmfuß sämtliche Metallschichten aufeinander halten müssen, ohne sich nur teilweise voneinander zu lösen. Denn nur so kann ein akurates bogenweises Ablösen, wie es für eine erfindungsgemäße Anordnung nach Abs. [0045] notwendig ist, gewährleistet werden. So zeigt schließlich auch die Figur 5 – die als Verwendungsbeispiel das Verkeilungsverfahren des Anspruchs 6 betrifft – ein Abstandsstück gemäß der Erfindung (vgl. Absatz [0024]), das kein Auffächern der Metallschichten erkennen lässt.
    bb)
    Die angegriffene Ausführungsform delaminiert, mit der Folge, dass kein anspruchsgemäßer Klemmfuß nach Merkmal 6.1.3. vorliegt.
    III.
    Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.
    Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO
  49. IV.
    Der Streitwert wird auf EUR 500.000,00 festgesetzt.

Schreibe einen Kommentar